侵害商標權有關財產權爭議等

智慧財產及商業法院民事判決 113年度民商訴字第31號 原 告 尤泰棻 送達代收人 楊璧如 訴訟代理人 陳豐裕律師 複 代理 人 湯其瑋律師 被 告 陳志平即展鷹批發商行 訴訟代理人 彭若鈞律師 上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於民國11 4年2月26日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 被告應給付原告新臺幣貳仟捌佰肆拾元，及自民國一百一十三年 四月二日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用由被告負擔百分之一，餘由原告負擔。 本判決第一項得假執行，但被告如以新臺幣貳仟捌佰肆拾元為原 告供擔保，得免為假執行。 原告其餘假執行之聲請駁回。 事實及理由 壹、程序方面： 按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一者，不在此限；原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，但被告已為本案言詞辯論者，應得其同意，民事訴訟法第255條第2款、第262條定有明文。經查，本件原告訴之聲明原為：㈠、被告應給付原告新台幣100萬元並自起訴狀送達翌日起至清償日止按年利率百分之五計算之利息；㈡、由被告負擔費用，將本件判決書之法院名稱、案號及主文，以5號字體刊載自由時報第一版面報頭邊1日；㈢、訴訟費用由被告負擔（本院卷第11頁）。嗣於民國113年11月14日本院準備程序時追加假執行之聲請，並捨棄請求權基礎商標法第69條第1項（本院卷第287至288頁），復於同年12月26日審理程序時撤回前開訴之聲明第2項部分（本院卷第395頁），原告前開所為之撤回請求權基礎及訴之追加等，其基礎事實均為同一，另撤回前開聲明部分，經被告當庭同意（本院卷第395頁），與前開規定核無不合，均應予准許。 貳、實體方面：　　 一、原告主張略以：原告於100年2月1日註冊取得第01451995號 「如意金箍棒及圖」商標權（如附圖一所示，下稱系爭商標），指定使用於第28類之釣魚用浮標、釣竿、釣鉤等商品，專用期限至120年1月31日。原告於101年3月1日以系爭商標及另向大陸地區註冊第7979571號商標專屬授權予世界著名的日本釣具大廠(株式会社シマノ/Shimano/禧瑪諾）使用，系爭商標在我國已為釣具高知名度之商標並為業界釣友所指定之釣具品牌。詎原告竟於112年10月間在網路平台之釣魚用具商品類別發現有賣家販售被告生產、銷售，使用近似系爭商標之產品(如附圖二所示，下稱系爭產品)，致相關消費者混淆誤認之虞，進而影響原告系爭商標之權益，經原告委請律師發函通知前開網路平台業者，該網路平台之賣家理應通知被告，惟被告並未停止侵害系爭商標之行為，爰依商標法第68條第3款、第69條第3項、第71條第1項第2款，請求判決如上開變更後訴之聲明。 二、被告答辯略以：系爭商標由中文篆書「如意金箍棒」所構成 ，系爭產品上「金箍棒」之字體與系爭商標採用字體並不相同，字數亦不相同，二者讀音、觀念意涵有別，系爭產品與系爭商標並不近似，亦無混淆誤認之虞，被告未侵害原告系爭商標之權利，況且原告使用系爭商標生產之產品（下稱原告產品），已久未販售，市面上十分少見，消費者對於系爭商標並不熟悉，被告縱使用「金箍棒」之文字，也不會產生混淆誤認之情形。被告在市場上未見有標示系爭商標之原告產品販售，無從知悉系爭商標之存在，主觀上並無侵害系爭商標之故意或過失。再者，被告並未在網路平台上販售系爭產品，亦未收到網路平台任何告知，被告將「金箍棒」文字用於系爭產品，實屬自己之創意，並無侵害原告系爭商標之故意過失等語置辯，並聲明：㈠、原告之訴及假執行之聲請均駁回；㈡、訴訟費用由原告負擔；㈢、如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。 三、兩造不爭執事項（本院卷第294頁）： ㈠、原告為系爭商標之商標權人，系爭商標註冊日期為100年2月1 日，專用期限至120年1月31日，並指定使用於附圖一所示之商品名稱。 ㈡、被告陳志平為展鷹批發商行負責人。 ㈢、甲證4、15所顯示上有「金箍棒」文字之系爭產品為被告所生 產銷售。 ㈣、甲證16為被告委請代理人申請商標註冊案，嗣經經濟部智慧 財產局（下稱智慧局）發文通知補正之公文。 ㈤、甲證20為被告申請經智慧局於95年3月1日註冊公告之商標， 專用期限至115年2月28日指定使用於第28類。 四、原告主張被告未經其同意或授權，竟於其販售之系爭產品上 使用近似系爭商標之文字，已侵害原告系爭商標之權利等語，惟為被告所否認，並以前開情詞置辯，是本件經兩造協議簡化爭點後（本院卷第294頁），本院應審酌者為：㈠、被告於系爭產品使用「金箍棒」之文字是否為商標之使用，而構成商標法第68條第3款侵害商標權之行為？㈡、被告是否有侵害系爭商標之過失？㈢、原告請求被告賠償100萬元及法定利息有無理由？茲分別說明如下： ㈠、被告使用「金箍棒」之文字於系爭產品，符合商標法第5條規 定商標之使用，且構成商標法第68條第3款規定之侵害商標權： １、按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足 以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品，商標法第5條第1項第1款、第2款定有明文。其中商標法第5條所規定之商標使用，可歸納為三要件：⑴使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用；⑵需有使用商標之行為；⑶需足以使相關消費者認識其為商標。所稱「需足以使相關消費者認識其為商標」，意指客觀上均足以使相關消費者認識其為商標，才具有商標的識別功能，達到商標使用之目的。次按未經商標權人同意，為行銷目的而於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權，商標法第68條第3款亦有明定。又所謂商標構成相同或近似者，係指以具有通常知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以通常之注意，就兩商標整體之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。所謂有致相關消費者混淆誤認之虞者，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者，誤認兩商標為同一商標；或雖不致誤認兩商標為同一商標，而極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務；或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言(最高行政法院103年度判字第99號判決意旨參照)。 ２、原告為系爭商標之商標權人，業據其提出系爭商標之商標註 冊簿附卷可參（甲證1，本院卷第21頁），被告雖辯稱其在市面上未曾購得有標示系爭商標之原告產品，系爭商標沒有使用之情形云云，查被告係於原告提起本件訴訟後始向智慧局提出系爭商標廢止之申請，尚在審查中，有智慧局113年11月7日（113）智商6087字第11380791890號函在卷可參（本院卷第283頁），復經本院向智慧局調卷核閱無訛（本院證物袋），惟系爭商標既尚未經廢止，為有效之商標，且現仍在商標專用期限內，原告為系爭商標之商標權人，自得依法主張其商標權。復觀諸系爭產品包裝盒正面（甲證4、甲證15，本院卷第26至27頁、131、135、139頁），均以明顯之中文字體由左至右排列標示「蝦標穩定器」、「金箍棒」之文字，「蝦標穩定器」，字體較小且為白色，而「金箍棒」字體較大，其中「箍」字置中，相較於其他二字之字體為大，且均為黑色粗體，層次位置依序由高至低，「金箍棒」三字明顯放大而最為顯著，「蝦標穩定器」則代表產品之種類，不具識別性，系爭產品包裝盒正面，在最上方特別顯著之位置標示有黑色粗體之「金箍棒」文字，且字體遠大於上方之產品名稱標示，可知被告有基於行銷系爭產品之目的而以「金箍棒」作為商標使用之行為，且該等標示已足使相關消費者認識其為商標，應屬商標之使用。 ３、又系爭商標係由中文字「如意金箍棒」及圖由左至右排列組 合而成（「如意金箍棒」下方則有較小之中文字一萬三千五百斤長六米，且不在專用之列），字體大小並無明顯差異(如附圖一)，而「如意金箍棒」為中國古典神魔小說「西遊記」中孫悟空所使用的兵器，為國人所熟知，為予人主要印象顯著之識別部分，而系爭產品之品名外包裝上使用之「金箍棒」中文字樣，與系爭商標主要部分之文字、讀音完全相同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且近似程度高。又依系爭產品外包裝上所標示「蝦標穩定器」之名稱，可知系爭產品為釣蝦用之產品，與系爭商標所指定使用於第28類之釣魚用浮標；釣竿；釣鉤；漁線輪；釣魚線；釣竿伸縮掛架；人造釣餌；狩獵或釣魚用誘餌；釣魚捲線器；魚竿固定架；釣魚用撒餌柄杓；釣具袋；釣魚用鉛錘；釣魚用沉子；釣魚用具；釣魚用撈網；釣具收納箱等，具有共同或關聯之處，自屬同一或類似之商品，堪認系爭產品上標示「金箍棒」之商標，確有使具有普通知識經驗之相關消費者誤認系爭產品來源與原告系爭商標相同，或二者間有授權、加盟或關係企業等類似關係存在，而有致相關消費者混淆誤認之虞，自應構成商標法第68條第3款之商標侵權行為。 ４、被告雖辯稱其使用「金箍棒」與系爭商標因字數不同、讀音 有別，不構成相同近似而無混淆誤認之虞，復辯稱蝦標穩定器非屬系爭商標所指定使用第28類之商品，並非類似商品云云，惟系爭商標與被告使用之「金箍棒」相較，二者均為「金箍棒」之中文字所組成之文字商標，文字均完全相同，系爭商標僅在「金箍棒」之前增加「如意」二字，二者外觀上已極為相近；再將之以中文發音於一般實際交易過程連貫唱呼之際，整體發音亦極相彷彿。是以，二商標無論外觀、字體及讀音均無明顯可資區別之差異，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認兩商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且近似程度高。又系爭產品為蝦標穩定器，依拍賣網站分類為釣魚裝備用具項下之其他釣魚裝備（甲證4，本院卷第25頁），或為釣魚及釣蝦類別（本院卷第135、139頁），亦與系爭商標所指定使用第28類之釣魚用等商品相同或類似，堪認被告於系爭產品標示「金箍棒」之商標，確有使具有普通知識經驗之相關消費者誤認被告所提供之商品來源與原告相同，或二者間有授權、加盟或關係企業等類似關係存在，而有致相關消費者混淆誤認之虞，是被告前開所辯， 　　均不足採。　 ５、再者，被告前曾分別以「展鷹金箍棒」、「水蛇腰金箍棒」 、「鑽水龍金箍棒」申請商標註冊，經智慧局以前開申請案與系爭商標均有相同之「金箍棒」構成之識別部分，僅起首文字有別，商標應屬近似，且前開申請案指定使用於「釣魚用浮標；釣竿；釣鉤；釣魚線；釣竿伸縮掛架；人造釣餌；釣魚用誘餌；釣魚捲線器；魚竿固定架；浮標用發光棒；釣魚用撒餌柄杓；魚類上鉤感應器；魚類上鉤指示器；釣具袋；釣魚用鉛錘；釣魚用具；釣具；釣魚用撈網；釣具收納箱；釣魚搭鉤」商品，與系爭商標指定使用於「釣魚用浮標；釣竿；釣鉤；漁線輪；釣魚線；釣竿伸縮掛架；人造釣餌；狩獵或釣魚用誘餌；釣魚捲線器；魚竿固定架；釣魚用撒餌柄杓；釣具袋；釣魚用鉛錘；釣魚用沉子；釣魚用具；釣魚用撈網；釣具收納箱；釣具」商品相較，其性質、功能、用途、材料、產製者、行銷管道或場所、消費族群或其他因素上具有共同或關聯之虞，應屬同一或類似商品，如標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，有致相關消費者混淆誤認之虞為核駁理由通知被告，與本院前開認定相同，此有原告提出之智慧局商標資料檢索服務公文函查詢結果明細三份在卷可參（甲證16，本院卷第185至187頁），足證被告辯稱其使用「金箍棒」與系爭商標不近似，不構成混淆誤認之虞，亦非類似商品云云，應屬無據。 ㈡、被告有侵害原告系爭商標之過失，原告請求被告應負損害賠 償責任，為有理由： １、按商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害 賠償，商標法第69條第3項定有明文，上開規定為民法第184條第1項前段之特別規定，應優先適用。又商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之，亦有商標法第71條第1項第2款、第2項明文規定。次按商標權人依商標法第69條第3項規定請求損害賠償，倘仍須依一般侵權行為之法則，證明侵害人所得之利益或商標權人所受之損害，舉證頗為困難，致不易獲致實益，不足以發揮抑制仿冒效果，同法第71條第1項各款乃特別列舉其損害賠償金額之計算方式，並於同條第2項賦予法院就該法定賠償額有酌減之權限，以符合衡平原則。此為民法損害賠償之特別規定，且將民事訴訟法第222條第2項法院應審酌之情況予以具體化，自應優先適用（最高法院109年度台上字第2159號民事判決意旨參照）。又參以商標法第71條第1項第2款規定，本即為解決商標權人難以舉證其所受損害額所設，商標權人無需證明自己所受損害或侵權人所得利益，只需證明侵權人侵害商標權行為之全部收入即可。 ２、經查，系爭商標100年2月1日經註冊公告在案，被告於103年3 月25日設立，有經濟部商工登記公示資料查詢服務在卷可參（本院卷第143頁），系爭商標使用在釣魚用具等商品，被告為漁具批發業者，對於同為釣魚用具業者之原告所註冊之商標及相關品牌，應較一般消費者有更高之認識並有注意及查證之能力，故被告使用如「金箍棒」文字在蝦標穩定器上，致侵害原告就系爭商標之商標權，主觀上應有過失甚明。次查，原告主張本件侵權行為期間為起訴前回溯2年起迄今（本院卷第292、397頁），本件為113年3月18日繫屬本院，有本院收狀章在卷可參（本院卷第11頁），是原告請求之侵權行為期間為111年3月19日起迄今，經本院依原告聲請分別函詢新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司臺灣分公司（下稱蝦皮臺灣分公司）、露天市集國際資訊股份有限公司（下稱露天公司），依露天公司回函觀之，上開期間系爭產品並無售出紀錄，有該公司114年1月17日114法字第3號函及銷售資料在卷可參（本院卷第429至431頁）；另依蝦皮臺灣分公司回函可知，系爭產品於111年3月19日迄今為止，共售出2,840元（230＋205×8＋110＋215×4＝2,840元），有該公司114年1月8日蝦皮電商字第0205108001S號函及銷售資料附卷可考（本院卷第425至426頁），是被告於前開侵權期間依上開方式計算所得之利益應即為2,840元，原告逾此範圍之請求，即屬無據。至於被告雖主張商標法第71條第2項酌減損害賠償，惟本院審酌前開金額並無顯不相當之情形，是被告前開請求，尚難准許。 ３、原告另以蝦皮臺灣分公司回函及銷售資料顯示有4筆訂單係於 被告提出民事答辯㈠狀即113年4月18日之後成立，認被告於原告提起本件民事訴訟後仍有持續販售系爭產品之行為云云，惟查，原告提出網路平台賣家所販售之系爭產品，被告固不爭執係向其進貨，惟否認其為上開網路平台賣家，原告對此部分亦於本院審理時稱無意見（本院卷第290至291頁），則蝦皮臺灣分公司回函檢附銷售資料雖顯示上開賣家於113年4月18日之後就系爭產品尚有售出之4筆交易，因上開賣家並非被告，原告復未提出其他證據方法證明上開賣家有於原告起訴後向被告進貨系爭產品之事實，是以前開銷售資料至多僅能證明上開賣家於113年4月18日之後有販售系爭產品之事實，無從據以推論被告於113年4月18日之後尚有販售系爭產品予上開賣家，而有故意侵權之情形。原告另以發現系爭產品有使用系爭商標後曾委任律師發函通知被告，請其停止使用，經被告於112年9月18日收受後仍有販售系爭產品之事實，並提出該律師函及回執（甲證28，本院卷第441至446頁），惟前開銷售資料不能證明被告出售系爭產品之時間點，業如前述，且原告就被告於收受前開律師函後有繼續販賣系爭產品之證據方法，原告迄至本件言詞辯論終結前均未提出供本院審酌，自難認原告前開主張為可採。 五、再者，按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時 ，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力，民法第229條第2項定有明文。而遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請求依法定利率計算之遲延利息；應負利息之債務，其利率未經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，亦為民法第233條第1項本文、第203條所明定。查原告請求被告賠償之金額，並未定有給付期限，依前述規定，該起訴狀繕本係於113年4月1日送達被告，此有本院送達證書在卷可參（本院卷第155頁），是原告請求上開賠償金額自起訴狀繕本送達翌日即113年4月2日起至清償日止，按週年利率百分之5計算法定遲延利息，為有理由，應予准許。 六、綜上所述，原告主張被告有商標法第68條第3款之侵害系爭 商標行為，核屬有據，從而，原告依商標法第69條第3項及第71條第1項第2款之規定，訴請如主文第1項所示之金額，為有理由，應予准許，至於原告逾此範圍之請求，則無理由，應予駁回。 七、本件判決原告勝訴部分，所命給付金額未逾50萬元，爰依民 事訴訟法第389條第1項第5款規定，依職權宣告假執行，被告陳明願供擔保准予宣告免為假執行，於法有據，爰酌定相當之擔保金額宣告供擔保後得免為假執行；至原告敗訴部分，原告此部分之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。 八、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法，經本院斟 酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。 九、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 智慧財產第二庭 法 官　林惠君 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上 訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但 書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附 具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所 定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上 訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　114 　年 　 3　 月　 21　 日 　　　　　　　　　　　　　 書記官　余巧瑄 附註： 智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項 　 附圖一： 商標名稱：如意金箍棒及圖 註冊/審定號：01451995 商標權人：尤泰棻 註冊日期：100/02/01 專用期限：120/01/31 商品類別：028 商品(服務)名稱：釣魚用浮標；釣竿；釣鉤；漁線輪；釣魚線；釣竿伸縮掛架；人造釣餌；狩獵或釣魚用誘餌；釣魚捲線器；魚竿固定架；釣魚用撒餌柄杓；釣具袋；釣魚用鉛錘；釣魚用沉子；釣魚用具；釣魚用撈網；釣具收納箱；釣具。 附圖二： 編號 系爭產品 備註 1 本院卷第26頁(同第25頁) 甲證4 2 本院卷第27頁 甲證4 3 本院卷第131頁 甲證15 4 本院卷第135頁 甲證15 5 本院卷第139頁 甲證15