排除侵害專利權等

智慧財產及商業法院民事判決 113年度民專上字第13號 上 訴 人 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 法定代理人 陳穆寬 訴訟代理人 許富雄律師 被 上訴 人 貝斯美德股份有限公司 兼 上一 人 法定代理人 熊道存 共 同 訴訟代理人 黃世瑋律師 高國峻律師 王國旭 上列當事人間排除侵害專利權等事件，上訴人對於中華民國113 年5月6日本院112年度民專訴字第60號第一審民事判決提起上訴 ，本院於114年1月9日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 一、上訴駁回。 二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。 　　事實及理由 一、本件係智慧財產案件審理法修正施行（民國112年1月12日修 正、同年8月30日施行）前繫屬於本院，依同法第75條第1項前段，自應適用修正前智慧財產案件審理法之規定。 二、上訴人主張： 　　伊為中華民國第I438014號「兩截式鼻胃管」發明專利（如 附表一，下稱系爭專利1）、第M462606號「鼻胃管結構」新型專利（如附表二，下稱系爭專利2，並與系爭專利1合稱系爭專利）之專利權人。被上訴人貝斯美德股份有限公司（下稱貝斯公司）未經伊同意或授權，自民國110年2月起，製造 　　、銷售衛署醫器製字第001717號貝斯美德矽質胃管產品（規 格為兩截式，下稱系爭產品，如附表四），並於各大藥局販售以營利。經伊進行專利侵權分析比對結果，認系爭產品已落入系爭專利1請求項1至4之均等範圍，且落入系爭專利2請求項1、4、5、7、8之文義範圍及請求項2、6之均等範圍。嗣於110年8月12日寄發存證信函請其停止侵權行為，然貝斯公司於110年8月19日函覆上訴人後，至112年2月14日與上訴人洽談期間均否認有侵權情事，迄今仍持續透過藥局、醫材行進行販售系爭產品，應為故意侵害專利權並致上訴人受有損害，爰依專利法第96條第1項、第3項、第120條準用同法第96條第1項、第3項規定，請求排除、防止貝斯公司之侵害 　　，復依同法第96條第2項、第120條準用第96條第2項規定， 請求貝斯公司給付新臺幣（下同）1,000萬元損害賠償。又因貝斯公司前述侵權行為屬其法定代理人及負責人即被上訴人熊道存（下稱熊道存）之執行業務範圍，故依公司法第23條第2項規定，請求熊道存與貝斯公司負連帶賠償責任等語 　　。 三、被上訴人均抗辯： 　　系爭產品欠缺系爭專利1請求項1之固定部、通氣孔，並不需 執行通氣功能，不符合文義讀取，且上訴人曾於系爭專利1申請過程中修正專利範圍，即排除「螺接結合」之技術特徵 　　，引發申請歷史禁反言的效果而有限制均等論之適用，限縮 系爭專利1之專利範圍，是系爭產品未落入系爭專利1請求項1至4之均等範圍。又系爭產品欠缺系爭專利2請求項1之定位套筒「卡掣」技術特徵（即技術特徵1E、1F、1G），未落入系爭專利2請求項1、4、5、7、8之文義範圍，不符合全要件原則，應判斷不適用均等論，亦未落入請求項2、6之均等範圍，並未侵害系爭專利2。另依附表三所示證據，其中乙證13-1、13-2之組合，足以證明系爭專利1請求項1至4不具進步性；乙證13-1、14-2之組合，足以證明系爭專利2請求項1、2、4至8不具進步性，且系爭專利2於上訴人申請時明知卻虛構先前技術不存在之缺點，具有行政程序法第111條第7款之重大明顯瑕疵，依同法第119條第2款規定，其信賴不值得保護，應屬無效，故系爭專利有應撤銷事由存在。再者，上訴人於110年8月12日寄發存證信函之內容並無系爭產品如何侵害系爭專利1之說明，並無提及系爭專利2，被上訴人並無故意或過失，上訴人亦無實施系爭專利1、2，應無損害等語，資為抗辯。 四、原審判決駁回上訴人之訴及假執行聲請，上訴人提起上訴並 聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應連帶給付上訴人1,000萬元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息。㈢貝斯公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用系爭產品，或其他侵害系爭專利1之物品 　　。㈣貝斯公司應將系爭產品或其他侵害系爭專利1之物品及從 事侵害行為之原料或器具銷毀。㈤上開連帶給付部分，上訴人願以現金或同額之可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。被上訴人均為答辯：㈠上訴駁回。㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。 五、兩造不爭執事項： (一)上訴人為系爭專利1、2之專利權人，專利權期間分別自103 年5月21日至117年9月9日止、102年10月1日至112年3月17日 　　。 (二)貝斯公司於110年2月起有製造、販售系爭產品，熊道存為其 法定代理人。 (三)上訴人於110年8月12日以侵害系爭專利1為由寄發甲證6之存 證信函予貝斯公司，貝斯公司於同年月13日收受後，另於同年8月19日寄發甲證7之存證信函回覆上訴人。 六、本院判斷： (一)系爭產品未落入系爭專利1請求項1至4之均等範圍： 　⒈解析系爭專利1請求項1之技術內容可分5個要件（element） 　　，分別為： 　　1A：一種兩截式鼻胃管，其包括有： 　　1B：一第一管體，該第一管體一端設有一固定部，該固定部一側設有一接合端；以及 　　1C：一第二管體，該第二管體一端設有一連接部，該連接部一側設有一套接端，該套接端為可連結於前述第一管體之接合端上， 　　1D：其中該固定部更開設有一通氣孔，且該固定部之構造設計係配合鼻前庭內部形狀，供置於鼻前庭內並與鼻前庭內壁相貼合，且其體面積大於鼻腔之鼻閎及其氣管， 　　1E：而該固定部之接合端與該連接部之套接端兩接合部位，為開設成相互套接之扣環設計，以供卡扣結合。 　⒉就系爭產品與系爭專利1請求項1之各要件文義比對後，可知 未落入系爭專利1請求項1要件1D、1E之文義範圍： 　　⑴依附表四之系爭產品照片可知，系爭產品之固定部僅設有 凸肋，並未設計通氣孔（上訴人於附表四編號7標示之通氣設計並非通氣孔），且依該固定部之凸耳構造，其作用為止擋（stopper），以防止該固定部之凸耳構造進入患者的鼻部，此與系爭專利1請求項1所界定之1D技術特徵即固定部（圖式代號11）更開設有一通氣孔（圖式代號112 　　　）不同。故系爭產品未為系爭專利1請求項1之1D「其中該 固定部更開設有一通氣孔，且該固定部之構造設計係配合鼻前庭內部形狀，供置於鼻前庭內並與鼻前庭內壁相貼合 　　　，且其體面積大於鼻腔之鼻閎及其氣管」文義讀取。 　　⑵依附表四之系爭產品照片可知，系爭產品該固定部之接合 端與該連接部之套接端，係以螺接方式結合，此與系爭專利1請求項1所界定之1E技術特徵為相互套接之扣環設計， 以供卡扣結合，並不相同。故系爭產品未為系爭專利1請 求項1之1E「而該固定部之接合端與該連接部之套接端兩接合部位，為開設成相互套接之扣環設計，以供卡扣結合 　　　」文義讀取。 　　⑶依上，系爭產品未為系爭專利1請求項1要件1D、1E所文義 讀取，並未落入系爭專利1請求項1之文義範圍。⒊系爭產品並未落入系爭專利1請求項1之均等範圍，亦未落入請求項2至4之均等範圍： 　　⑴系爭專利1之固定部內更開設有一通氣孔，該固定部之構造 設計係配合鼻前庭內部形狀，對照系爭產品該固定部外側增設一凸肋，該固定部之凸肋構造設計是作為止擋，兩者為不同的方式（way）；又系爭專利1具有供固定部（含通氣孔）置入鼻前庭後以提供鼻腔內更多的通氣管道，且供置於鼻前庭內並與鼻前庭內壁相貼合的功能，系爭產品則無任何固定部（含通氣孔）置入鼻前庭後提供鼻腔內更多的通氣管道，且設有凸耳以止擋，防止該凸耳進入患者鼻部的功能，兩者為不同的功能（function）。縱使系爭專利1與系爭產品以上開不同的技術特徵，均可達到避免重複穿置鼻胃管而造成不適感之相同結果（result），然兩者既係以不同之技術方式，執行不同的功能，系爭產品與系爭專利1請求項1要件1D並未構成均等。 　　⑵按「申請歷史禁反言」又稱「申請檔案禁反言」（file 　　　wrapper estoppel），指專利權人於專利申請過程維護專 利過程中所為之修正、更正或申復，若導致限縮專利權範圍，則不得再藉由均等論而重為主張其已放棄之專利權。因此「申請歷史禁反言」為均等論的限制事項之一，於專利申請或專利權維護過程，專利權人對於系爭專利之請求項進行修正或更正，無論是主動提出或是為了克服專利審查人員之審查意見而被動提出者，只要修正或更正之結果導致限縮專利權範圍將引發申請歷史禁反言。查依上訴人101年1月10日專利申復理由書、專利再審查理由書（參乙證7-1至7-3），可知其於申復中曾修正系爭專利1請求項1 　　　，於請求項1加入「該固定部之接合端與該連接部之套接 端兩接合部位，為開設成相互套接之扣環設計，以供卡叩結合」之技術特徵（原請求項7），以符合進步性之規定 　　　。據此，上訴人藉由修正已將該固定部之接合端與該連接 部之套接端兩接合部位，限縮為開設成相互套接之扣環設計，依前所述，關於相互套接之扣環設計已無法藉由均等論再予擴張，自不允許上訴人就系爭專利1請求項1要件1E主張均等論擴大涵蓋至系爭產品採取「該固定部之接合端與該連接部之套接端分別設有相互連接之螺紋，以供螺接結合」之技術手段。 　　⑶承上，系爭產品並未為系爭專利1請求項1要件1D、1E之均 等範圍涵蓋，故未落入系爭專利1請求項1之均等範圍。而系爭產品既未落入系爭專利1請求項1之均等範圍，則系爭產品自然未落入直接或間接依附於系爭專利1請求項1之請求項2至4的均等範圍。 　⒋上訴人雖主張系爭產品透過固定部凸肋間開孔（通氣設計） 或透過凸肋與鼻孔接觸時所產生「孔隙」，以達到與系爭專利1要件1D「通氣孔」實質相同「製造孔洞」之方法，執行相同之通氣功能，進而得到與系爭專利1實質相同「避免患者因該固定部抵靠鼻孔時發生呼吸不順」結果；又「貼合」應包含部分抵靠或接觸，而鼻前庭係位於前鼻孔內長鼻毛的地方，再往內才是真正的鼻腔，系爭產品相對於系爭專利1固定部11之「插座20（如圖7）」，也是有以「插座尾端22（如圖7）」配合鼻前庭內部形狀，插入且置於鼻前庭內並與鼻前庭內壁貼合云云。惟查，由上訴人所提專利侵權判斷比對分析意見書（甲證1-2）第18頁圖面（原審卷一第188頁 　　）可知，系爭產品之固定部僅有凸肋設計，並無通氣孔，且 系爭產品之凸肋係為高低起伏之突起設置於系爭產品之定位套筒外圍表面上，核與系爭專利1之固定部開設的通氣孔並不相同。又系爭產品之固定部具有凸耳構造，該凸耳設計是作為止擋，以防止該凸耳進入患者的鼻部，已如前述，參酌上訴人對於系爭專利1之固定部係如何與鼻前庭內壁貼合，依其於系爭專利1舉發案所提答辯理由書（乙證19）第11頁第8至9行記載「第一管體可利用該固定部穩固設置在人體內 　　，不致脫出鼻孔、也不會移入鼻閎及氣管」（本院二審卷第 284頁），可知與系爭產品之固定部不需與鼻前庭內腔表面貼合或抵靠即可正常操作使用之手段，明顯不同，即系爭產品不具有「固定部與鼻前庭內壁貼合」之技術特徵，故上訴人上開主張，並不可採。⒌上訴人又主張於申請系爭專利1過程中雖曾修改系爭專利1請求項1之內容，但其真意係認要件1E之技術可包含系爭專利1說明書實施方式所載之兩種較佳實施例設計，亦即包含「圖三及圖四所示以螺鎖接合之方式（原審卷一第52、53頁）」與「圖五及圖六所示扣合之方式（同上卷第54、55頁）」，此觀專利說明書仍載明上開2種技術均是本發明較佳實施例設計，最終僅係因應初審，將上開2種實施例合而為一，真意並非捨棄其一等等。惟查：⑴上訴人藉由修正已將該固定部之接合端與該連接部之套接端兩接合部位，限縮為開設成相互套接之扣環設計，因此依申請歷史禁反言原則，關於相互套接之扣環設計已無法藉由均等論再予擴張，已如前述。而解釋請求項應以請求項記載之內容為依據，雖得參酌說明書及圖式，惟不得將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容引入請求項。上訴人依系爭專利1圖式第三、四圖所示「螺鎖接合」之方式，用以解釋系爭專利1請求項1要件1E技術特徵「其中該固定部之接合端與該連接部之套接端兩接合部位，為開設成相互套接之扣環設計，以供卡扣結合」仍包含上開2種實施例，明顯違反禁止讀入原則。⑵觀諸系爭專利1之說明書中雖記載有螺桿設計、扣環設計二種技術手段 　　，但系爭專利1請求項1中僅記載相互套接之扣環設計，而未 記載相互套接之螺紋設計，縱使相互套接之螺紋設計與相互套接之扣環設計為均等，但因相互套接之螺紋設計並未記載於系爭專利1請求項1中，則上訴人不得以均等論重為主張其原可於系爭專利1之請求項1中申請卻未申請之技術手段，自應適用貢獻原則，即上訴人不得再以相互套接之扣環設計主張均等論而擴大涵蓋相互套接之螺紋設計。故上訴人上開主張，並不足採。 (二)系爭產品並未落入系爭專利2請求項1、4、5、7、8之文義範 圍，亦未落入請求項2、6之均等範圍： 　⒈解析系爭專利2請求項1技術內容可分為7個要件，分別為： 　　1A：一種鼻胃管結構，其包括有： 　　1B：一第一管體； 　　1C：一第二管體，其一端設有一結合部； 　　1D：一連接件，其具有一第一連接端及一第二連接端，該二連接端間貫設有一流道， 　　1E：其中該第一連接端與該第一管體連接，該第二連接端設有一定位套筒，該定位套筒中自該流道延伸出一連接部，該連接部可與該第二管體之結合部結合； 　　1F：其中該連接件乃供置入人體鼻腔且以該定位套筒卡掣於鼻孔中，而該定位套筒伸出一部分於鼻孔外， 　　1G：該定位套筒自該連接件之第二連接端朝外呈漸擴之錐狀 　　，其中該定位套筒靠近該第二連接端處之外徑小於鼻孔，而 遠離該第二連接端處之外徑大於鼻孔。 　⒉就系爭產品與系爭專利2請求項1之各要件文義比對後，並未 落入系爭專利2請求項1之文義範圍，亦未落入請求項4、5、7、8之文義範圍： 　　⑴依附表四之系爭產品照片可知，系爭產品之其中該連接件 乃供置入人體鼻腔，一凸耳作為連接件之止擋，但連接件並無卡掣於鼻孔中，且系爭產品之該定位套筒自該連接件之第二連接端朝外呈漸擴之錐狀，該凸耳之外徑大於鼻孔 　　　，該定位套筒之外徑小於凸耳，惟系爭產品之連接件雖可 供置入人體鼻腔，但無法得知患者的鼻孔大小，即無法得知系爭產品之連接件可否卡掣於患者鼻孔中，且系爭產品設計凸耳作為止擋（stopper)，以防止該固定部之凸耳構造進入患者的鼻部，核與系爭專利2請求項1所界定之1F、1G技術特徵，並不相同。因此，系爭產品均未為系爭專利2請求項1要件1F「其中該連接件乃供置入人體鼻腔且以該定位套筒卡掣於鼻孔中，而該定位套筒伸出一部分於鼻孔外」、1G「該定位套筒自該連接件之第二連接端朝外呈漸擴之錐狀，其中該定位套筒靠近該第二連接端處之外徑小於鼻孔，而遠離該第二連接端處之外徑大於鼻孔」文義讀取。 　　⑵系爭產品既未為系爭專利2請求項1要件1F、1G之文義所讀 取，故系爭產品未落入系爭專利2請求項1之文義範圍。又系爭產品既未落入系爭專利2請求項1之文義範圍，則系爭產品自然亦未落入直接或間接依附於請求項1之請求項4、5、7、8之文義範圍。 　⒊系爭產品並未落入系爭專利2請求項2、6之均等範圍： ⑴系爭專利2請求項2、6均直接依附請求項1，是系爭專利2請求項2、6均包含系爭專利2請求項1之全部技術特徵，則判斷系爭産品是否落入系爭專利2請求項2或6之均等範圍 　　　，應先判斷系爭産品是否已落入系爭專利2請求項1之均等 範圍。又系爭産品未為系爭專利2請求項1要件1F、1G之文義所讀取，已如前述，是就上開無法文義讀取部分另為均等比對。 　　⑵系爭專利2之利用定位套筒將連接件卡掣於鼻孔中，對照系 爭產品利用凸耳之外徑大於鼻孔，該凸耳作為止擋，兩者為不同的方式（way）。又系爭專利2具有連接件，乃供置入人體鼻腔且以該定位套筒卡掣於鼻孔中的功能，而系爭產品以凸耳止擋且位於鼻孔外，以防止該凸耳進入患者鼻部的功能，兩者為不同的功能（function）。縱使系爭產品對照於系爭專利2，均具有提升使用上的便利性和安全性之相同結果（result），然系爭產品與系爭專利2係以不同之技術手段，執行不同之功能，故系爭產品與系爭專利2請求項1要件1F之技術未構成均等。 　　⑶系爭專利2之其中該定位套筒靠近該第二連接端處之外徑小 於鼻孔，而遠離該第二連接端處之外徑大於鼻孔，對照系爭產品該凸耳之外徑大於鼻孔，且該凸耳作為止擋，兩者為不同的方式（way）。又系爭專利2具有該連接件乃供置入人體鼻腔且以該定位套筒卡掣於鼻孔中的功能，而系爭產品以凸耳止擋且位於鼻孔外，以防止該凸耳進入患者鼻部的功能，兩者為不同的功能（function）。縱使系爭產品對照於系爭專利2，均具有提升使用上的便利性和安全性之相同結果（result），然系爭產品與系爭專利2係以不同之技術手段，執行不同之功能，故系爭產品與系爭專利2請求項1要件1G未構成均等。 　　⑷綜上，系爭產品與系爭專利2請求項1要件1F、1G未構成均 等，故系爭產品未落入系爭專利2請求項1之均等範圍。又系爭產品既未落入系爭專利2請求項1之均等範圍，則系爭產品自然未落入依附於系爭專利2請求項1之請求項2、6的均等範圍。 　⒋上訴人雖主張系爭產品相對於系爭專利2連接件3之「插座20 　　」，也是有以「插座尾端22」卡掣於患者鼻孔中（見本院二 審卷第225、379頁圖式），並藉由插座凸耳23阻擋插座20繼續深入鼻孔，亦即該凸耳作為止擋實際上亦運用到「以定位套筒卡掣於鼻孔中」之技術；又系爭產品之連接件雖有凸耳設計，但與相當系爭專利2之第二連接端間之相對位置，仍是呈現「自該連接件之第二連接端朝外呈漸擴之錐狀，其中該定位套筒靠近該第二連接端處之外徑小於鼻孔，而遠離該第二連接端處之外徑大於鼻孔」之技術特徵等等。然查，系爭專利2之定位套筒之一端之外徑小於鼻孔，另一端之外徑大於鼻孔之設計，其目的除了可以將定位套筒卡掣於鼻孔中外，尚可適用於不同鼻孔大小尺寸（參說明書第〔0016〕段說明，原審卷一第65頁），此與系爭產品之定位套筒設有一凸耳作為止擋且位於鼻孔外，明顯不同，並未運用到「以定位套筒卡掣於鼻孔中」之技術；又系爭產品之定位套筒左側設有一凸耳（參附表四編號3之圖式），可知系爭產品之凸耳明顯大於鼻孔大小，且系爭產品之定位套筒（第二連接端 　　）明顯小於鼻孔大小，系爭產品之凸耳係作為系爭產品連接 件之止擋，以防止該凸耳及連接件進入患者的鼻部，是以系爭產品之連接件並不需要卡掣於鼻孔中即可正常操作使用，故系爭產品不具有請求項1要件1F「其中該連接件乃供置入人體鼻腔且以該定位套筒卡掣於鼻孔中，而該定位套筒伸出一部分於鼻孔外」、1G「其中該定位套筒靠近該第二連接端處之外徑小於鼻孔，而遠離該第二連接端處之外徑大於鼻孔 　　」之技術特徵，並不符合文義讀取或均等範圍，故上訴人之 主張顯不可採。 (三)基上所述，系爭產品並未落入系爭專利1請求項1至4之均等 範圍，亦未落入系爭專利2請求項1、4、5、7、8之文義範圍及請求項2、6之均等範圍，系爭產品自不構成侵害上訴人之系爭專利權。準此，上訴人依專利法第96條第1至3項、同法第120條準用第96條第1至3項規定，請求排除、防止貝斯公司之侵害，以及熊道存應依公司法第23條第2項與貝斯公司連帶賠償1,000萬元本息，洵屬無據，即無可採。至於被上訴人以附表三之有效性證據，抗辯系爭專利1、2具有不具進步性之事由之爭點，即無審究之必要，併此敘明。 七、綜上所述，本件被上訴人之系爭產品並未落入上訴人所有系 爭專利1請求項1至4之均等範圍，亦未落入系爭專利2請求項1、4、5、7、8之文義範圍及請求項2、6之均等範圍，不構成侵害上訴人之專利權，則上訴人依前揭規定，請求判命如上訴聲明，均無理由。從而，原審駁回上訴人之訴及假執行之聲請，核無違誤，上訴意旨仍指摘原判決求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。 八、本件判決基礎明確，兩造其餘主張及攻擊防禦方法，經本院 斟酌後認對於判決結果不生影響，爰不逐一論述。 九、結論：本件上訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理法第 1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日 智慧財產第一庭 審判長法 官　汪漢卿 　 法 官　曾啓謀 法 官　吳俊龍 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或 具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師 資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項 但書或第2項（詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日 　　　　　　　　　　　　　 書記官　蔣淑君 附註： 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。