確認專利權等

智慧財產及商業法院民事判決 113年度民專上字第7號 上訴人即 被上訴人 四方自動化機械股份有限公司 法定代理人 闕石男 訴訟代理人 徐偉峯律師 尤彰澤律師（兼送達代收人） 輔 佐 人 周建松 被上訴人即 上訴人 謝德風 訴訟代理人 黃耀霆律師（兼送達代收人） 朱芳儀律師 上列當事人間請求確認專利權等事件，兩造各自對於中華民國11 3年3月20日本院112年度民專訴字第40號第一審判決，提起上訴 ，本院於114年1月9日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 兩造上訴均駁回。 第二審訴訟費用由兩造各自負擔。 事實及理由 壹、程序事項： 一、依現行智慧財產案件審理法（民國112年1月12日修正、同年 8月30日施行）第75條第1項前段規定：本法112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定。本件係智慧財產案件審理法修正施行前繫屬於本院第一審，應適用修正前之規定，合先敘明。 二、按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者 ，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256條定有明文。上訴人即被上訴人四方自動化機械股份有限公司(下稱四方公司)原上訴聲明第二項為「㈡先位聲明：確認中華民國第I695440號『旋動式模組化檢測設備』專利（下稱系爭專利，詳後述）之專利申請權及專利權皆為四方公司所有。備位聲明：確認系爭專利之專利申請權及專利權為四方公司與謝德風人共有。」（見本院卷第36頁），嗣於113年9月16日準備程序期日，受命法官當庭諭知上訴聲明第二項備位聲明，系爭專利申請權部分為原審勝訴並非不利於四方公司，四方公司遂當庭更正上訴聲明為：「㈡先位聲明：確認系爭專利之專利申請權及專利權皆為四方公司所有。備位聲明：確認系爭專利之專利權為四方公司與謝德風共有。」（見本院卷第227頁），係屬補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，自應准許。 貳、實體事項： 一、四方公司主張： 四方公司為半導體自動化設備廠商，主要營運內容為封裝測試設備機台製造，於98年間就半導體晶片測試系統開發多軸多轉向測試設備機台申請發明專利，經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）核准為第I382180號「多軸多轉向測試設備」發明專利。嗣於107年間開發單軸單轉向測試設備機台時，於有旋轉測試機台的設計圖（下稱系爭設計）中，將旗下冷凍頭系統對外採購，便與鼎捷冷卻科技有限公司（下稱鼎捷公司）聯繫，而謝德風為鼎捷公司之負責人，負責接洽並應四方公司要求，提供客製化的冷凍頭系統及管線配置，最終四方公司於108年1月間完成機台加入冷凍系統的設計，後並向鼎捷公司下單採購客製化的冷凍系統。詎料，謝德風未經四方公司同意，於108年2月間將系爭設計向智慧局提出「旋動式模組化檢測設備」專利申請，並於109年6月1日獲准公告為第I695440號發明專利（即系爭專利）。惟自四方公司於107年11月至108年1月間，與鼎捷公司接洽中之電子郵件可知，該設計圖之構想、客製化之要求、包括系爭設計及冷凍系統修改與機台功能性組合等，皆係由四方公司員工周建松所發想，故四方公司應為系爭專利之專利申請權人，而系爭專利既經智慧局核准公告，則四方公司應實為系爭專利之專利權人。謝德風擅自以四方公司之系爭設計申請專利，後於112年3月1日以存證信函，主張四方公司侵害系爭專利之事，顯屬法律上地位不安之狀態，得以確認之訴除去。又謝德風無法律上原因，而取得系爭專利之發明專利權，為不當得利，亦類似無權代理人未經授權而以本人名義為法律行為，屬不法侵害四方公司為真正專利申請權人的權利，爰依民法第179條、第184條第1項前段、後段規定，提起本件訴訟。㈡四方公司在西元2014年的舊機型已有轉盤及轉盤由DD馬達帶動旋轉的設計，周建松改良舊機型，將轉盤尺寸變大，及裝設冷凍頭，在寄出原證7圖面時已規劃轉盤位置在外側，當時僅是為避免將轉盤繪製在圖面會遮住DD馬達及中空軸的圖示，始未繪製轉盤。又被證9圖面未顯示轉盤應如何結合於機台主體，然謝德風卻提出「轉盤最好改至機台背面」的錯誤建議，系爭專利要件1E實為周建松所單獨發想。四方公司2014年的舊機型已有在轉盤上設計孔洞，使管線沿轉盤的軸向方向穿設該轉盤，原證7圖面顯示周建松已設計連接冷凍頭的管線，並設計管線走中空軸到外側，第一連接段即是穿設中空軸的一段，第二連接段即是管線從中空軸穿出到轉盤上，第二連接段只是達成「管線走中空軸到外側」的手段，只要發想出「管線走中空軸到外側」的設計，該手段應為相關領域之通常知識者所能輕易思及，系爭專利要件1G為周建松之發想。而原證12舊機型影片顯示「盤繞在轉盤上的管線為複數管線，且該管線位於整線槽內」，此技術特徵為四方公司早已有的設計，周建松係改良該舊機型並加裝冷卻頭，以達控制溫度之功效，連接管從中空軸穿出後與轉盤上的管線連接是相關領域通常知識者所能輕易思及，系爭專利要件1H為周建松之發想。另被證9所示轉盤為四方公司舊機型已存在之構件，系爭專利說明書第7頁記載與四方公司舊機型轉盤作動方式及捲線收放過程相同，可證謝德風有看過四方公司舊機型，系爭專利說明書關於馬達停留在22.5度、45度之記載雖不同於舊機型，謝德風為了避免被發現抄襲而增加。鼎捷公司刻意在112年3月1日發函警告四方公司侵害系爭專利，明顯係為規避專利法第35條的二年期限，致四方公司無從依法提出舉發，只得轉而尋求司法救濟，此時司法機關基於補充地位，應於個案中實現個案正義，並無違反權力分立之問題，故本件依民法第181條第1項本文規定，謝德風自應返還系爭專利申請權及所有權予四方公司。 二、謝德風抗辯則以： 原證5至8電子郵件為謝德風與周建松間「先後發生」之聯繫紀錄，周建松於前開過程中多次請求謝德風提供系爭專利技術之發想，隨後周建松再據之繪製成3D立體圖向謝德風確認其有無理解錯誤，惟原審未查，逕以原證8第3頁圖係周建松提出為由遽認周建松對系爭專利1A「一種旋動式模組化檢測設備，適用於同時測試複數晶片」、1B「並與一溫控設備相配合，該旋動式模組化檢測設備包含」、1D「一驅動模組，用於帶動該轉盤旋轉」、1F「複數治具，設置於該冷卻頭之該等設置面上，並適用於固定該等晶片」全部技術；1E「一冷卻頭，固定於該轉盤上而可被該轉盤帶動旋轉，該冷卻頭包括複數彼此相互連接的設置面」、1G「複數連接管，每一連接管包括一連接該冷卻頭並沿該轉盤的軸向方向穿設該轉盤而伸置於該空間內的第一連接段，及一連接該第一連接段且沿該轉盤的徑向方向延伸的第二連接段」部分技術特徵具有實質貢獻，顯然有誤。且謝德風為解決習知檢測晶片溫度變化耐受度之設備無法同時進行旋轉測試、無法同時檢測多個晶片，以及缺少整線設計之問題，早已於107年間將技術發想製作成測試機構實物，可證系爭專利1A、1B、1C、1D、1E(全部)、1G(全部)、1H皆為謝德風之發想。又謝德風早在被證5、6、7中即已提出系爭專利1F技術，是謝德風至遲於107年12月7日即已發想出系爭專利全部技術，嗣周建松於溝通過程中屢次要求謝德風提供「能配合旋轉之冷卻系統及整體機構配置構想」、「管路如何出線的相關資料」及「機構實驗照片」，惟因是時謝德風尚未與專利事務所接洽討論專利申請事宜，為防止四方公司將謝德風之技術發想據為己有並申請專利，謝德風只得先提供部分技術圖檔予周建松參考，並輔以客製化問題確定四方公司之需求，迄至108年1月8日謝德風將系爭專利技術揭露予專利事務所進行專利申請後，謝德風始提供包含系爭專利完整技術之被證9圖面予周建松參考，在在足證系爭專利技術確實謝德風提出之發想，與周建松無涉。綜上，系爭專利範圍所記載的發明都是源自謝德風一人的構想，周建松在108年1月間後陸續以原證5至8電子郵件提到使用DD馬達、走中空軸、轉盤要在哪一側等等之零星想法，不是跟系爭專利範圍所記載的發明全然無涉，就是早在謝德風107年12月7日上證4模擬機構中就已經存在的技術，周建松與四方公司對系爭專利毫無貢獻可言。 三、原審判決為四方公司一部勝訴，一部敗訴之判決，兩造就對 其不利部分各自提起上訴，四方公司上訴聲明：㈠原判決不利於四方公司之部分應予廢棄。㈡先位聲明：確認系爭專利之專利申請權及專利權皆為四方公司所有。備位聲明：確認系爭專利之專利權為四方公司與謝德風共有。㈢先位聲明：謝德風應移轉登記系爭專利之專利權予四方公司。備位聲明：謝德風應移轉登記系爭專利權為四方公司與謝德風共有。㈣第一審及第二審訴訟費用由謝德風負擔。謝德風則答辯聲明：㈠四方公司之上訴駁回。㈡第二審訴訟費用由四方公司負擔。另謝德風上訴聲明：㈠原判決不利於謝德風部分廢棄。㈡上開廢棄部分，四方公司在第一審之訴駁回。㈢第一、二審訴訟費用由四方公司負擔；四方公司答辯聲明：㈠謝德風之上訴駁回。㈡第二審訴訟費用由謝德風負擔。 四、本件法官依民事訴訟法第463條準用同法第270條之1第1項第 3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下： 　㈠不爭執事項(同原審卷一第378頁，原審判決並依論述與妥適 調整文句)： 　⒈四方公司為中華民國第I382180號「多軸多轉向測試設備」發 明專利之專利權人。 　⒉謝德風為鼎捷公司之負責人。 　⒊謝德風於108年2月13日提出「旋動式模組化檢測設備」之專 利申請，並於109年6月1日獲准公告為中華民國第I695440號發明專利(即系爭專利)，專利權期間自109年6月1日至128年2月12日。 　⒋謝德風於112年3月1日寄發原證4存證信函與四方公司。 ⒌周建松曾寄發原證5、7、8電子郵件與謝德風，謝德風曾寄 　　發原證6、10電子郵件與周建松。 ㈡本件爭點(同原審卷一第444頁，原審判決並依論述與妥適調整文句): 　⒈先位部分： ⑴周建松是否就系爭專利請求項1至7單獨有全部實質貢獻?⑵四方公司是否就其受僱人周建松於職務上之發明享有系爭 　　　專利之專利申請權及專利權而應為系爭專利之專利申請權 　　　人及專利權人？ 　　⑶四方公司請求謝德風應移轉登記系爭專利之專利權予四方 　　　公司，有無理由？ ⒉備位部分:⑴周建松是否為系爭專利之共同發明人？⑵四方公司是否就其受僱人周建松於職務上之發明享有系爭 　　　專利之專利申請權及專利權而應為系爭專利之共同專利申 　　　請權人及專利權共有人？ ⑶四方公司請求謝德風應將系爭專利之專利權移轉登記予四 　　　方公司與謝德風共有，是否有理由? 五、本院得心證之理由： ㈠四方公司就本件確認之訴部分有即受確認判決之法律上利益：按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，為民事訴訟法第247條第1項前段所明定。而所謂即受確認判決之法律上利益，係指因法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以對於被告之確認判決予以除去者而言（最高法院42年台上字第1031號判決先例參照）。本件謝德風向智慧局申請取得系爭專利之專利權，然四方公司主張其為系爭專利申請權人，為謝德風否認，顯然兩造就系爭專利之權利歸屬有所爭執，四方公司認其在法律上之地位有不安狀態存在，而此種不安之狀態，能以本件確認判決將之除去，則四方公司提起本件確認專利申請權之訴，堪認有確認利益。㈡專利申請權歸屬之判斷： ⒈⒈按專利申請權指得依專利法申請專利之權利。專利申請權人 ，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人，專利法第5條定有明文。由上開規定可知，專利申請權人係指發明人或創作人，所謂「發明人」係指實際進行研究發明之人，「創作人」係指實際進行研究創作新型之人，發明人或創作人均須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。⒉專利權人非屬真正專利申請權人，應就被控行為人是否接觸主張為真正申請權之人（下稱主張者）的技術、被控行為人所申請之發明或創作是否和主張者之技術實質相同等予以探究；若為雇傭關係中職務上之創作或非職務上之創作的歸屬判斷，主要是就受雇人之職務是否與其創作有關、該創作完成之時間點是否於雇傭之期間內、受雇人之創作與系爭專利是否實質相同、雙方當事人間有無契約約定專利申請權及專利權之權利歸屬等予以探究；若為前述情形之出資受聘關係下的歸屬判斷，主要是就雙方當事人間契約約定內容及是否依契約執行、出資研究開發工作內容與系爭專利是否實質相同等予以探究。至於「實質相同」之判斷，於理解技術內容時，不應侷限於系爭專利權和主張者所提之技術內容間形式上的文字記載或表達上是否相同為斷，若發明/新型所屬技術領域中具有通常知識者能判斷為二者均是敘述同一事項，或者差異未逸脫主張者已擁有之針對解決技術問題或達成功效所提出技術手段的內容，仍應認定為「實質相同」，其情況包括新穎性、擬制喪失新穎性之態樣，亦包括基於普遍使用或眾所周知技術的使用或基於普通技能的選擇，而對於所欲解決之問題或達成功效之技術手段沒有造成實質影響的情況，但不包括進步性之態樣。又是否構成實質相同，於判斷時必須仔細探求、逐項認定主張者所擁有之技術內容與系爭專利申請專利範圍所載之技術之異同，以資認定。㈢系爭專利技術分析：⒈系爭專利所欲解決的問題： 　　隨著電子裝置的運用環境逐漸廣泛，該晶片14除了要能耐受 　　特定溫度變化之外，還要能承受位移或旋轉所帶來的衝擊， 　　以確保在動態環境下仍可運作。但該晶片檢測設備1並無法 　　帶動晶片14旋轉以進行檢測，導致檢測不夠全面，且該吸取 　　頭12每次僅能吸附一個晶片14，造成檢測的效率低落。此外 　　，該移動臂11為可移動式設計，但並未有整線的相關設計， 　　這容易造成管線的拉扯及糾纏，造成管線扯斷或扯裂（參系 　　爭專利說明書第[0004]段落）。 　⒉系爭專利之技術手段： 　　系爭專利旋動式模組化檢測設備，適用於同時測試複數晶片 　　，並與一溫控設備相配合。該旋動式模組化檢測設備包含一 　　界定出一圍繞形成一空間的轉盤、一用於帶動該轉盤旋轉的 　　驅動模組、一固定於該轉盤上而可被該轉盤帶動旋轉的冷卻 　　頭、複數設置於該冷卻頭上且適用於固定該等晶片的治具、 　　複數連接管，及複數分別連接該等連接管的軟管（參系爭專 　　利說明書第[0006]段落）。 　⒊系爭專利之功效： 　　系爭專利該冷卻頭可透過溫度控制而對設置於其上的多個治 　　具內的晶片進行溫度測試，且透過該轉盤帶動該冷卻頭旋轉 　　，而可對該等晶片進行旋動測試，泛用性高且可一次對所需 　　數量的多個晶片進行測試，不僅能提高檢測效率，還有利於 　　模組化。該轉盤可收捲該等軟管，達到整線及收納之功效， 　　可避免管線紊亂並減少所占用的空間，並可避免管線因拉扯 　　而發生扯斷或扯裂之情形。（參系爭專利說明書第[0008]段 　　落）。 　⒋系爭專利主要圖式如本判決附圖一所示。 　⒌系爭專利申請專利範圍共7項，其中第1項為獨立項，其餘為 附屬項。前開請求項內容如下： 　　請求項1：一種旋動式模組化檢測設備，適用於同時測試複 　　　　　　 數晶片，並與一溫控設備相配合，該旋動式模組 　 化檢測設備包含：一轉盤，圍繞形成一空間，並 　 　　 形成一由外周面向內凹陷且環繞該空間的整線槽 　 ；一驅動模組，用於帶動該轉盤旋轉；一冷卻頭 　 ，固定於該轉盤上而可被該轉盤帶動旋轉，該冷 　 卻頭包括複數彼此相互連接的設置面；複數治具 　 ，設置於該冷卻頭之該等設置面上，並適用於固 　 定該等晶片；複數連接管，每一連接管包括一連 　 接該冷卻頭並沿該轉盤的軸向方向穿設該轉盤而 　 伸置於該空間內的第一連接段，及一連接該第一 　 連接段且沿該轉盤的徑向方向延伸的第二連接段 　 ；及複數軟管，分別連接該等連接管，每一軟管 　 的一端連接相對應連接管之該第二連接段，而另 　 一端適用於連接該溫控設備，該軟管盤繞於該轉 　 盤上而位於該整線槽內。 請求項2：如請求項1所述的旋動式模組化檢測設備，其中， 　　　　　　 該轉盤包括二沿自身軸向方向彼此相間隔的擋板 　 ，及一連接該等擋板且直徑小於該等擋板的盤軸 　 ，該等擋板及該盤軸相配合界定出該整線槽，該 　 盤軸圍繞形成該空間，該等軟管是盤繞於該盤軸 　 上，並位於該等擋板之間。 請求項3:如請求項2所述的旋動式模組化檢測設備，還包含 　 一固定於該轉盤的其中一擋板上並連接該冷卻頭的 　 固定軸，該固定軸供該等連接管之第一連接段穿設 　 。 請求項4:如請求項1所述的旋動式模組化檢測設備，其中， 　 該驅動模組包括一用於帶動該轉盤旋轉的馬達。 請求項5：如請求項1所述的旋動式模組化檢測設備，其中， 　 該驅動模組包括一馬達，及一用於傳遞該馬達之 　 動力以帶動該轉盤旋轉的傳動機構。 請求項6：如請求項5所述的旋動式模組化檢測設備，其中， 　 該傳動機構選自傳動齒輪組、皮帶輪機構及鏈條 　 齒盤機構其中之一。 請求項7：如請求項1所述的旋動式模組化檢測設備，其中， 　 每一連接管之第一連接段為軟質管線及硬質管線 　 其中之一，該第二連接段為軟質管線及硬質管線 　 其中之一。 ㈣兩造證據之技術分析:⒈原證8 (包含原證5至7)為四方公司之受雇人周建松與謝德風之鼎捷公司之受雇人謝誠中自107年11月28日至108年1月9日往來之電子郵件內容及附件，其發送日期均早於系爭專利申請日（108年2月13日），可為系爭專利申請權歸屬之適格證據，該些電子郵件內附圖面如本判決附圖二所示。 　⒉原證9為四方公司之受雇人周建松、闕石男與Kevin Chen自10 8年1月4日至108年1月9日往來之電子郵件內容，早於系爭專利申請日（108年2月13日），可為系爭專利申請權歸屬之適格證據，其內附圖面如本判決附圖三所示。 　⒊原證10為鼎捷公司三溫機報價單及周建松於鼎捷公司提供冷 凍頭尺寸後所繪製轉盤設計圖，如本判決附圖四所示。 　⒋原證12為四方公司gyro42舊機台2013年機型及2014年機型的 影片檔，其日期早於系爭專利申請日（108年2月13日），故原證12可為系爭專利申請權歸屬之適格證據，原證12之內容如本判決附圖五所示。 　⒌被證8為鼎捷公司108年1月6日可旋轉冷凍頭及冷媒出入管示 意圖，日期早於系爭專利申請日（108年2月13日），故被證8可為系爭專利申請權歸屬之適格證據，被證8第1頁之內容如本判決附圖六所示。⒍被證9為鼎捷公司108年1月8日冷凍機旋轉盤圖說，日期早於系爭專利申請日（106年5月2日），可為系爭專利申請權歸屬之適格證據，被證9第1頁之內容如本判決附圖七所示。 　⒎上證1為鼎捷公司107年12月5日向訴外人三發木材行購買木材 之統一發票(JB01604862)，如本判決附圖八所示。 　⒏上證2為三發木材行113年5月7日出具之聲明書，聲明鼎捷公 司員工謝誠中，向三發木材行購置木材一批，並請三發木材行加工成圓形轉盤、轉盤中心鑽孔及鎖上安裝冷凍頭之鐵架，如本判決附圖九所示。⒐上證3為謝德風107年12月7日所製「測試機構」實物照片，如本判決附圖十所示。 　⒑上證4為謝德風所製單軸旋轉測試設備之模擬機構運作影片暨 手機檔案截圖，如本判決附圖十一所示。 　⒒被上證5為周建松與謝誠中108年3月29日就「轉盤請購」之相 關郵件內容，如本判決附圖十二所示。㈤先位部分： 　⒈周建松未就系爭專利請求項1至7有全部實質貢獻: ⑴系爭專利請求項1可分為以下技術特徵：①要件編號1A：「一種旋動式模組化檢測設備，適用於同時測 　 試複數晶片」； ②要件編號1B：「並與一溫控設備相配合，該旋動式模組化檢 　 測設備包含」； ③要件編號1C：「一轉盤，圍繞形成一空間，並形成一由外周 　 面向內凹陷且環繞該空間的整線槽」； ④要件編號1D：「一驅動模組，用於帶動該轉盤旋轉」；⑤要件編號1E：「一冷卻頭，固定於該轉盤上而可被該轉盤帶 　 動旋轉，該冷卻頭包括複數彼此相互連接的設置面」； ⑥要件編號1F：「複數治具，設置於該冷卻頭之該等設置面，並適用於固定該等晶片」；⑦要件編號1G：「複數連接管，每一連接管包括一連接該冷卻頭並沿該轉盤的軸向方向穿設該轉盤而伸置於該空間內的第一連接段，及一連接該第一連接段且沿該轉盤的徑向方向延伸的第二連接段」；⑧要件編號1H：「複數軟管，分別連接該等連接管，每一軟管的一端連接相對應連接管之該第二連接段，而另一端適用於連接該溫控設備，該軟管盤繞於該轉盤上而位於該整線槽內」。⑵周建松對系爭專利請求項1要件編號1A、1B、1D、1F有實質貢獻，對要件編號1C、1E、1G及1H未具有實質貢獻： 　①就要件編號1A、1B而言，依原證8第7頁(同原證5)四方公司之 受雇人周建松(詳如後述)寄給謝德風的電子郵件標題為「冷凍機旋轉走線評估」，同時提出上機台配置示意圖(原審卷一第99頁)，該機台示意圖旋動式模組化檢測設備(相當系爭專利要件編號1A)，示意圖雖未配置溫控設備，惟該電子郵件標題即實質隱含具有冷凍機之溫控設備(相當系爭專利要件編號1B)，且由原證8第8頁內容揭示四方公司於107年11月28日即告知謝德風，已收到鼎捷公司的三溫機報價單，並預計「在(107年)12月初~月中會下單」，請幫四方公司先備料(原審卷一第100頁)，是以四方公司於107年11月間即提出旋轉式模組化檢測設備結合三溫機溫控設備之構想；又原證8第3頁(原審卷一第95頁)亦揭示該檢測模組同時檢測複數晶片之技術內容，是以原證8已實質揭露系爭專利請求項1要 　　件編號1A、1B之技術特徵。原證8第5至7頁(原審卷一第97至 99頁)之內容為四方公司之受雇人周建松寄給鼎捷公司之受雇人謝誠中，原證8第7頁(同原證5)所揭露技術特徵1A、1B應視為四方公司之受雇人周建松之創作，亦即四方公司之受雇人周建松對系爭專利請求項1要件編號1A、1B「一種旋動式模組化檢測設備，適用於同時測試複數晶片，並與一溫控設備相配合，該旋動式模組化檢測設備包含」之技術特徵具有實質貢獻。②就要件編號1D而言，原證8第3頁(同原證7第2頁，原審卷一 　 第84、95頁)電子郵件內容與圖面可看出，該圖面係為一旋 　 動式模組化檢測設備，標註由一中空走線之DD馬達控制旋轉 　 ，用於驅動檢測設備旋轉，原證8第3頁(同原證7第2頁)所示 　 DD馬達即為一驅動模組，已實質揭露要件編號1D「一驅動模 　 組，用於帶動該轉盤旋轉」，因原證8第3頁(同原證7第2頁) 　 電子郵件內容與圖面係四方公司之受雇人周建松寄給鼎捷公 司之受雇人謝誠中，所揭露要件編號1D應視為四方公司之受雇人周建松之創作，亦即四方公司之受雇人周建松對系爭專利請求項1要件編號1D「一驅動模組，用於帶動該轉盤旋轉」之技術特徵具有實質貢獻。③就要件編號1F而言，原證8第3頁(同原證7第2頁，原審卷一 　 第84、95頁)電子郵件內容與圖面可看出，該圖面係為一旋 　 動式模組化檢測設備，包含相當系爭專利之複數治具，設置 　 於該冷卻頭之該等設置面上，並適用於固定該等晶片，已實 　 質揭露要件編號1F，因原證8第3頁(同原證7第2頁)電子郵件 　 內容與圖面係四方公司之受雇人周建松寄給鼎捷公司之受雇 人謝誠中，原證8第3頁(同原證7第2頁)所揭露技術特徵1F應視為四方公司之受雇人周建松之創作，亦即四方公司之受雇人周建松對系爭專利請求項1要件編號1F「複數治具，設置於該冷卻頭之該等設置面上，並適用於固定該等晶片」之技術特徵具有實質貢獻。④就要件編號1C、1E、1G及1H而言，要件編號1C、1E、1G及1H 　 主要技術特徵為一轉盤、冷卻頭及複數連接管之配置關係， 　 原審判決書第14頁中雖敘明原證12已揭示要件編號1C(本院 　 卷第27頁)，惟查： ⓵原證12(原審卷一第461頁)為四方公司2013及2014年所提gyr 　 o42舊機型影像，該機型僅揭示「轉盤」及「收線槽」之技 　 術結構，由原證12尚難認定該轉盤具「圍繞形成一空間」( 　 原審卷一第65頁圖式元件210)之特徵，且系爭專利之圓盤用 　 於固定冷凍頭(要件編號1E)，該轉盤之空間穿設該連接管( 　 要件編號1G)及該轉盤用於盤繞軟管(要件編號1H)等關聯技 術特徵未為gyro42舊機型所揭示，更無結合溫控設備、冷卻頭等相關技術特徵。⓶四方公司於原審112年10月26日民事準備一狀敘明「被證9( 　 原審卷一第301頁)所示的轉盤，並非謝德風所發想，而是四 　 方公司舊款機器已存在的構件，該舊款機型為gyro42，早在 　 2012年已存在於四方公司。」(原審卷一第382頁)，惟四方 　 公司之受雇人周建松至四方公司公司之任職日為2012年12月 　 18日(原證11，見原審卷一第459頁)，gyro42舊機型與四方 　 公司受雇人周建松到職為相同年份，gyro42舊機型之轉盤結 　 構難謂為四方公司受雇人周建松所貢獻，亦即該要件編號1C 　 之特徵難謂為上訴人受雇人周建松所實質貢獻。 ⓷四方公司於原審113年1月3日民事準備二狀敘明「由原證12 　 中2013年機型的影片第00:03〜00:26，可清楚的看到驅動馬 　 達帶動轉盤以90度、180度，依序轉動至360度往復旋轉，而 　 轉盤上的管線，隨轉盤之盤軸的轉動，在整線槽内被捲收或 　 拉伸，此與系爭專利公告說明書笫7頁所述、發明圖示之圖 　 6，測試晶片時驅動馬達帶動轉盤的方式，及轉盤上的管線 　 隨轉盤之盤軸的捲動，在整線槽内被捲收或拉伸，技術特徵 　 完全相同。」(原審卷一第449頁) ⓸四方公司於113年10月28日於準備程序陳明「轉盤在舊有機 　 型(指 gyro42舊機型)上就有，為了要使直徑較粗，就將轉 　 盤放大到可以容納較粗的冷媒管，舊的機型沒有冷凍頭的溫 　 控設計，故舊機型轉盤上纏繞的就是控制及連接訊號的管線 　 。…新機型因為多了冷媒管，所以將轉盤尺寸放大到可以容 　 納冷媒管，此外其他的設(計)都一樣」(本院卷第303頁)。 ⓹綜上，原證12之gyro42舊機型所捲收為傳遞控制訊號之「可 　 撓性排線」(原審卷一第383至385頁)，與系爭專利應用於捲 　 收連接冷卻頭與溫控設備之冷媒管之技術特徵有別，縱將gy 　 ro42舊機型之轉盤放大後具有與系爭專利要件編號1C轉盤捲 　 收撓性材料之功能，仍未揭示系爭專利要件編號1C「一轉盤 　 ，圍繞形成一空間」之部分技術特徵，且未揭示結合溫控設 　 備與要件編號1E「一冷卻頭，固定於該轉盤上而可被該轉盤 　 帶動旋轉，該冷卻頭包括複數彼此相互連接的設置面」、要 　 件編號1G「複數連接管，每一連接管包括一連接該冷卻頭並 　 沿該轉盤的軸向方向穿設該轉盤而伸置於該空間內的第一連 　 接段，及一連接該第一連接段且沿該轉盤的徑向方向延伸的 　 第二連接段」及要件編號1H「複數軟管，分別連接該等連接 　 管，每一軟管的一端連接相對應連接管之該第二連接段，而 　 另一端適用於連接該溫控設備，該軟管盤繞於該轉盤上而位 　 於該整線槽內」之連接關係。是以，四方公司受雇人周建松 　 對系爭專利要件編號1C、1E、1G及1H未具有實質貢獻。 ⑤謝德風辯稱原證5僅係周建松初步繪製之「晶片旋轉測試設備」需求示意圖，未見冷卻頭及轉盤等相關配置資訊，又翻轉晶片之驅動模組技術特徵經被證1、2、3所揭露，為所屬技術領域中早已公開之習知技術，是原證5僅係四方公司向謝德風說明需求，請求謝德風提供能配合旋轉之冷卻系統及整體機構配置構想云云。然查，原證1為四方公司所有之多軸多轉向測試設備之專利，與被證1、2、3所揭露之可翻轉晶片之驅動模組均為所屬技術領域中早已公開之先前技術，然前開先前技術均未揭露冷卻頭相關配置之技術特徵，而原證8第3頁（原審卷一第95頁）為周建松告知謝德風關於冷卻頭放置位置與中空走線之方式，足認周建松提供將冷卻頭設置於可翻轉晶片之驅動模組及中空走線之構想，再請謝德風提供能配合旋轉之冷卻頭及整體機構配置，故縱使可翻轉晶片之驅動模組為所屬技術領域中早已公開之先前技術，亦不影響周建松提供將冷卻頭設置於可翻轉晶片之驅動模組及中空走線之構想之實質貢獻，謝德風所辯顯不可採。⑥謝德風復辯稱其長年從事冷凍設備相關業務，於104年即陸續申請諸多關於晶片測試用冷卻頭及其冷媒管路相關專利，被證5、6、7已揭露冷卻頭包含設置面、治具設於冷卻頭設置面並適用於固定晶片之云云。惟查，由原證8可證周建松提供將冷卻頭設置於可翻轉晶片之驅動模組及中空走線之構想，謝德風係應四方公司要求將冷卻頭設置於可翻轉晶片之驅動模組上，而該要求依謝德風長年從事冷凍設備相關業務之技術能力係可達成，又被證5、6、7所揭露之技術並不影響周建松提供將冷卻頭設置於可翻轉晶片之驅動模組及中空走線之構想之實質貢獻，故謝德風所辯不可採。⑦謝德風又辯稱周建松於原證8電子郵件中指出「走線還是希望走中空軸到外側」，足認周建松對於走線之方式認知有誤，自無可能就管線走法提出構想云云。經查，依原證8第4頁(本院卷一第96頁)為周建松於108年1月4日回覆謝德風員工之電子郵件提及「剛你跟我們闕總說明的是可以在管路出來直接接旋轉頭出線嗎，如下圖一(原證8第5頁)」等語，足證周建松當時對管線走中空軸已提出構想，另依108年1月7日周建松寄送之電子郵件（原證8第3頁，見原審卷一第95頁）已告知謝德風關於冷卻頭放置位置與中空走線的方式，前開信件日期均早於被證9第2頁謝德風所繪製之冷媒軟管走中空軸(108年1月8日)的日期，足證謝德風的冷媒軟管走中空軸之方式是依照四方公司所提之構想後才附加上，是謝德風就此部分不具實質貢獻，而周建松所回覆之「走線還是希望走中空軸到外側」僅是與謝德風確定管線之走線方式，並不改變管線走中空軸構想，故謝德風所辯仍不足採。⑧謝德風再辯稱其於108年1月6日已完成被證8圖示，已完成「可旋轉冷卻頭」之技術特徵，早於原證8之時間，故周建松對系爭專利1、4至6無實質貢獻云云。但查，原證8第4至5頁（本院卷一第96至97頁）係周建松於108年1月4日提供加旋轉接頭之構想，而謝德風於108年1月6日才完成被證8之圖示，故周建松提出上開構想之時間早於謝德風，是謝德風所辯亦不足採。⑨謝德風另辯稱依原證6第1頁(原審卷一第77頁)其曾詢問周建松關於冷卻頭尺寸、安裝在機器何處、哪一機構帶動旋轉等問題，可知謝德風當時已有冷卻頭有複數個治具設置面之發想及帶動旋轉驅動模組之通常知識云云。惟查，觀之原證7第2頁周建松回復謝德風問題所提供之圖面(原審卷一第84頁)，圖面中具有冷凍頭放置位置，冷凍頭上方設有治具，且亦有說明係利用DD馬達控制旋轉，並規劃馬達旋轉+90度~-180度，可知關於冷卻頭安裝位置與帶動驅動的機構均為周建松所提供，而非謝德風，故謝德風此部分所辯亦不足採。 　⑩原證8第1、2頁(原審卷一第93頁)四方公司受雇人周建松於1 　 08年1月9日電子郵件第1、2圖雖揭露相當要件編號1C轉盤、 　 整線槽及圍繞形成一空間之技術特徵，然查： ⓵由原證8第2頁末可知，鼎捷公司受雇人謝誠中108年1月8日 　 先以電子郵件附檔提供「冷凍機旋轉盤構造圖」(被證9，見 　 原審卷一第301頁)，四方公司受雇人周建松接獲前開構造圖 　 後於108年1月9日回信給被上訴人之受雇人謝誠中謂:「Dear 　　謝先生，依你示意圖，配置如下，請確認是否同你規劃」等 語，是以原證8第1、2頁所示之轉盤結構為鼎捷公司受雇人謝誠中提供被證9之示意圖後，由四方公司受雇人周建松繪製成原證8第1、2頁包含轉盤細部特徵之圖面(原審卷一第141、465頁)。⓶次查，由原證8郵件歷程內容可知，於108年1月8日謝誠中提 　 供「冷凍機旋轉盤構造圖附檔」(被證9)前，周建松所提之 　 結構(原證8第5、6、7頁，見原審卷一第97、98、99頁)皆未 　 包含系爭專利「圓盤」之技術特徵，並不斷請謝誠中提供意 　 見，如：原證8第7頁107年12月21日「旋轉部分你現在的配 　 置再請提供給我參考」、第4頁108年1月4日「如有相關資料 　 再請提供給我」、第3頁108年1月7日「所以現況還沒有你們 　 做的機構實驗照片可參考嗎」；謝誠中於108年1月8日提供 　 被證9後，周建松始於原證8第1、2頁(108年1月9日)繪製包 　 含「轉盤」結構之示意圖，並於繪製後請謝誠中確認是否正 　 確。 ⓷謝德風於113年5月29日所提上訴理由(二)狀第7頁理由一陳 　 稱「上訴人為解決習知檢測晶片溫度變化耐受度之設備無法 　 同時進行旋轉、測試無法同時檢測多個晶片，以及缺少整線 　 設計之問題，已於107年間將技術發想製作成測試機構實物 　 ，可證系爭專利1A、1B、lC、1D、lE(全部)、1G(全部)、1H 　 皆為謝德風之發想」(本院卷第108頁)，並提出上證3至4之 　 影像佐證(本院卷第118至128頁)，上證3、4為謝德風於107 　 年12月7日以木材模擬實物作成轉盤、冷卻頭、軟管等元件 　 結合溫控設備進行系爭專利要件編號1C、1E、1G及1H之模擬 　 ，上證3、4木材模擬實物之日期早於原證8第7頁(同原證5) 　 周建松提出「機台配置示意圖」之日期。 ⓸綜上，原證8第1、2頁(原審卷一第93、94頁)冷凍機旋轉走 　 線示意圖係依鼎捷公司受雇人謝誠中提供上證3、4(本院卷 　 一第118至126頁)之實驗作成被證8、9(原審卷一第299至304 　 頁)「冷凍機旋轉盤構造圖」後提供給周建松繪製成原證8第 　 1、2頁之冷凍機旋轉走線示意圖；被證9之構造圖最後修改 　 日為108年1月8日，早於原證8寄件日108年1月9日，又被證9 　 及上證3至4之內容已揭露系爭專利請求項1要件編號1C、1E 　 、1G及1H之技術特徵，是以系爭專利請求項要件編號1C、1E 　 、1G及1H之技術特徵為謝德風之發想，足證四方公司受雇人 　 周建松就系爭專利要件編號1C、1E、1G及1H之技術特徵未具 　 有實質貢獻。 ⑪由以上所述，足認四方公司受雇人周建松就系爭專利請求項 　 1要件編號1A、1B、1D及1F之技術特徵具實質貢獻，對要件 　 編號1C、1E、1G及1H之技術特徵未具有實質貢獻。系爭專利 　 請求項2至7係間接或直接依附請求項1，包含系爭專利請求 　 項1之全部技術特徵，四方公司受雇人周建松未就系爭專利 　 請求項1有全部實質貢獻，故周建松亦未就系爭專利請求項2 　 至7有全部實質貢獻。依以上說明，四方公司所為舉證不足 　 以證明周建松對於系爭專利單獨有全部實質貢獻。 ⑶周建松為四方公司受雇之員工： 　　四方公司於原審民事準備二狀(原審卷一第448頁)提出四方 　　公司受雇人周建松勞保投保資料(原證11，見原審卷一第459 　　頁)，原證11為101年12月18日周建松於四方公司勞保加保文 　　件，是以原證11足以證明周建松為四方公司受雇之員工。 ⑷因周建松對系爭專利請求項1至7並非單獨有全部實質貢獻，業如前述，則無庸再討論先位之訴之其他爭點。㈥備位部分：⒈專利法第7條第1項規定：受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。又同法第12條第1項規定：專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請。專利申請權，指得依專利法申請專利之權利；專利申請權人，除專利法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人；專利申請權得讓與或繼承，專利法第5條、第6條第1項分別定有明文。故專利申請權係屬私法上之權利，關於專利申請權之歸屬，即生私權誰屬之爭執，專利專責機關不得就事涉私權爭執之專利申請權人誰屬予以裁斷。因此，有關專利申請權之歸屬發生爭執時，應先經由民事法院加以判斷後，再由權利人檢附確定判決書向智慧局申請變更權利人名義。⒉系爭專利為四方公司受雇人周建松於職務上之發明，四方公司享有系爭專利之專利申請權，而應為系爭專利之共同專利申請權人: 　⑴按共同發明人必須以明確清楚且令人信服的證據，證明其對 於申請專利範圍的概念，有實質的貢獻。倘僅係簡單提供發明者通常知識或係解釋相關技術，而未對專利申請之整體組合有具體想法，或僅係將發明者之想法落實之通常技術者，甚至在發明過程中，僅提出設想或對課題進行指導或提出啟發性意見、只負責組織工作、領導工作、準備工作，並不構成發明創造具體內容的人，均非得認為發明人或係共同發明人（最高法院104年度台上字第2077號裁定參照）。⑵經查，四方公司受雇人周建松與謝德風為法定代理人之鼎捷公司之受雇人謝誠中就「冷卻機旋轉走線」一事，以原證5至原證8之電子郵件進行聯繫，如前述理由，原證8第7頁(同原證5)內容足以證明四方公司受雇人周建松對系爭專利部分要件編號1A、1B、1D及1F之技術特徵具實質貢獻，就系爭專利旋動式模組化檢測設備結合冷卻頭之整體組合有具體想法，對系爭專利請求項1部分技術特徵具有實質貢獻，依前開最高法院判決得認定為系爭專利之共同發明人。系爭專利請求項2至7係間接或直接依附請求項1，包含系爭專利請求項1之全部技術特徵，上訴人對系爭專利請求項1之部分技術特徵具有實質貢獻，故上訴人對系爭專利請求項2至7之部分技術特徵亦具有實質貢獻，因此，足以證明系爭專利請求項1至7之發明構思部分源自於四方公司受雇人周建松，周建松應為系爭專利之共同發明人。 　⑶四方公司已提出勞保投保資料(原證11)，證明周建松自101年 12月18日起迄今為其受雇人，依專利法第7條之規定若受雇人周建松於職務上所完成之發明，其專利申請權屬於雇用人四方公司。系爭專利共同發明人為四方公司受雇人周建松已如前述，且系爭專利於周建松受雇於四方公司期間所為之發明，故系爭專利部分技術特徵屬周建松於職務上之發明，依專利法第7條第1項規定除另有約定，其共有之專利申請權屬於雇用人，因此，四方公司得為系爭專利之共同專利申請權人。綜上，四方公司請求確認系爭專利之專利申請權為兩造共有，為有理由，應予准許。⒊四方公司請求謝德風將系爭專利權移轉登記為兩造共有，無理由： 　⑴按「新型專利權，為專利專責機關本於行政權作用所核准。 審理智慧財產事件之民事法院對於行政權之行使，僅得為適法之監督，而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。故民事法院縱依智慧財產案件審理細則第2條第2款規定，得於專利權權利歸屬或其申請權歸屬爭議事件，自為判斷專利權有無應撤銷或廢止之原因，該自為判斷仍應居於補充地位，無權就專利權逕行予以撤銷或廢止。當真正創作人與新型專利權人發生新型專利權權利歸屬爭執時，除雇用人與受雇人間得依專利法第10條規定，向專利專責機關申請變更權利人，或當事人間達成讓與新型專利權之協議外，僅得依專利法第120條準用同法第35條之規定，由真正創作人於該專利案公告後2年內，以違反專利權人為非專利申請人之規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後2個月內就相同創作申請新型專利，以該經撤銷確定之新型專利權之申請日為其申請日。又不當得利係指無法律上原因受有利益，致他人受損害而言，受益人所受利益與受害人所受損害間，須有因果關係存在。潛稱專利申請權人取得之新型專利權係專利專責機關所給予，真正創作人未經專利專責機關依法公告給予新型專利權之前，可否認其所受損害即為該新型專利權，而請求返還該新型專利權？亦均非無進一步推究之餘地」（最高法院109年度台上字第2155號民事判決意旨參照）。 　⑵經查，系爭專利係謝德風向智慧局提出申請，經智慧局核准 審定而取得專利權，四方公司既未經智慧局依法公告給予專利權，尚未取得系爭專利權，四方公司既非系爭專利之專利權人，自無從認定其所受損害為系爭專利權，從而得依民法第179條、第184條第1項前段、後段之規定請求返還系爭專利權，故四方公司直接訴請謝德風移轉登記系爭專利為兩造共有，並無依據，不應准許。 六、綜上所述，四方公司請求確認其與謝德風為系爭專利之共同 申請權人，為有理由，應予准許。至其餘部分，四方公司之請求為無理由，不應准許。原審為確認系爭專利之專利申請權為兩造共有之判決，理由與本院雖稍有不同，惟結論並無二致，仍應予維持，兩造上訴意旨均指摘原判決不利於其部分不當，求予廢棄改判，為無理由，均應予駁回。 七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證 　　據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不 　　逐一論列，併此敘明。 八、據上論結，本件兩造上訴均為無理由，依修正前智慧財產案 件審理法第1條，民事訴訟法第449條第2項、第78條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日 智慧財產第一庭 審判長法 官　汪漢卿 法 官　吳俊龍 法 官　曾啓謀 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或 具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師 資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　 3 　日 　　　　　　　　　　　　　 書記官　丘若瑤 附註： 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。