發明專利舉發

最 高 行 政 法 院 判 決 112年度上字第229號 上 訴 人 日商迪愛生股份有限公司（ DIC Corporation） 代 表 人 猪野 薫 訴訟代理人 蔣文正 律師 江郁仁 律師 何娜瑩 律師 被 上訴 人 經濟部智慧財產局 代 表 人 廖承威 參 加 人 德商馬克專利公司(Merck Patent GmbH) 代 表 人 Sabine Schoen Martin Schmidt住同上 訴訟代理人 張哲倫 律師 蔡昀廷 律師 李協書 專利師 上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國112年1月 12日智慧財產及商業法院111年度行專訴字第26號行政判決，提 起上訴，本院判決如下： 　　主 文 一、上訴駁回。 二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。 　　理 由 一、本件於民國112年2月15日修正公布智慧財產案件審理法施行 前已繫屬於法院，依智慧財產案件審理法第75條第3項規定，應依修正施行前智慧財產案件審理法(下稱修正前智慧財產案件審理法)規定審理。 二、上訴人於103年2月17日以「向列型液晶組成物及使用其之液 晶顯示元件」向被上訴人申請發明專利，同時主張優先權(受理國家：日本，申請日：西元2013年3月6日)，申請專利範圍共8項，經被上訴人准予專利(公告號第0000000號，下稱系爭專利)。嗣參加人以系爭專利違反核准時專利法第26條第1項、第2項、第31條第1項及第22條第2項規定提起舉發，上訴人乃於107年12月26日(第1次)、108年11月26日(第2次)、110年5月10日(第3次)提出系爭專利申請專利範圍更正本，被上訴人認系爭專利第3次更正本(以下提及「更正」或「更正本」，如未特別標明日期即為該次更正本)不符專利法第67條第2項規定，不准更正，而依原公告時申請專利範圍審查，認系爭專利公告時請求項1至8項對應之說明書違反核准時專利法第26條第1項、系爭專利請求項1至8項違反同法第26條第2項及第22條第2項規定，於110年8月20日以(110)智專三(五)01103字第11020813640號專利舉發審定書為「請求項1至8舉發成立，應予撤銷」處分(下稱原處分)。上訴人不服，循序提起行政訴訟，聲明撤銷訴願決定及原處分。經原審判決駁回，提起本件上訴。 三、上訴人起訴主張及被上訴人、參加人於原審之答辯，均引用 原判決之記載。 四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠更正本請求 項2已非單純僅將公告本請求項2所界定之式(III)化合物群組進行更正，而係自公告本請求項1及2界定之式(I)、(II)及式(III)化合物群組中，分別選擇特定化合物，並增加式(II-c-1)化合物所構成之新組合。因系爭專利申請時說明書等文件並未特定揭露含有「式(I-a-1)或式(I-c-1)」、「式(II-d-1)及式(II-d-2)」、「式（II-c-1）」及「一種或兩種之式(III-1)、(III-2)、(III-3)所表示之化合物作為第三成分」之液晶組成物，故所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書或申請專利範圍，難謂能直接且無歧異得知更正本請求項2所界定具有前揭特定組成之液晶組成物，是請求項2之更正已超出申請時說明書等文件所揭露範圍，違反專利法第67條第2項規定。更正本之請求項4、6依附於請求項2、更正本請求項7則引用請求項2所有技術特徵，亦有違反專利法第67條第2項規定之情形。由於更正本請求項2、4、6、7違反專利法第67條第2項規定，應不准更正，本件自應依公告本申請專利範圍進行審理。㈡系爭專利公告本請求項1至8(下逕稱系爭專利請求項)違反核准時專利法第26條第2項之規定：系爭專利請求項2、5記載有不明確之情事。又系爭專利請求項1至5、7所界定範圍涵蓋如該證據2比較例2所揭露之組成物(LCM-2)，系爭專利請求項6與8所界定之範圍涵蓋如該證據2比較例4所揭露之組成物(CLCM-3)。證據2之表5揭示前述液晶組成物LCM-2滴加痕評價結果為「△」(有殘像且無法容許之等級)、表13揭示該CLCM-3滴加痕評價結果為「×」(有殘像且相當惡劣)且烙印評價為「△」(有殘像且無法容許之等級)，可證明系爭專利請求項1至8包含有「滴下痕評價」或「烙印評價」無法容許之液晶組成物，即該等請求項中包含了無法達成系爭專利說明書所載「難以產生殘像或滴下痕跡」之液晶組成物，是系爭專利請求項1至8均無法為其說明書所支持。㈢系爭專利說明書並未包含關於該等無法達成所欲功效液晶組成物之明確說明或記載(如排除該等組成物之方式等)，是系爭專利說明書(對應於公告本請求項1至8)之記載，違反核准時專利法第26條第1項之規定。㈣證據4、7、8、11、12、14、15均足以證明系爭專利請求項1至8不具進步性；證據6、9、10、13均足以證明系爭專利請求項1至3、5至8不具進步性；及證據4、6至15之任一與證據5之組合，均足以證明系爭專利請求項1至8不具進步性。是被上訴人不准上訴人之更正而依系爭專利公告本審查，認系爭專利請求項1至8項舉發成立，應予撤銷之原處分，並無違誤等語，判決駁回上訴人在原審之訴。 五、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴意旨論斷如下：　 ㈠按「(第1項)發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不明瞭記載之釋明。(第2項)更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。(第3項)依第25條第3項規定，說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出者，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。(第4項)更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。」專利法第67條定有明文。準此，專利申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就申請專利範圍及說明書請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯事項之訂正、不明瞭記載之釋明等事項為之，且申請更正專利說明書或申請專利範圍，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書或申請專利範圍所揭露之範圍。所謂申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，係指申請當日已明確記載(明顯呈現)於申請時說明書、申請專利範圍或圖式(不包括優先權證明文件)中之全部事項，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者。又該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者，係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項，若能明確得知(或不懷疑)其已經單獨隱含或整體隱含更正後之說明書、申請專利範圍或圖式所記載之固有的特定事項，而沒有隱含其他事項，則該固有的特定事項(例如單一技術特徵、複數技術特徵、功效或實施例等)係能直接且無歧異得知者。 　㈡查更正本請求項2係依附於該更正本請求項1，並將公告本請 求項2所界定「其含有一種或兩種以上之通式(III)……所表示之化合物作為第三成分」，更正為「其含有一種或兩種以上之式(III-1)、(III-2)、(III-3)……所表示之化合物作為第三成分」，而該更正本請求項1係將公告本請求項1所界定「通式(I)化合物」具體限定為「式(I-a-1)或式(I-c-1)」、「通式(II-d)化合物」具體限定為「式(II-d-1)及式(II-d-2)」，並新增進一步含有「式(II-c-1)所表示之化合物」之技術特徵。是更正本請求項2乃自公告本請求項1及2界定之式(I)、(II)及式(III)化合物群組中，分別選擇特定化合物(即自式(I)之R1、M1群組選出特定項目而成第一成分、自式(II)之R21~R22、X21~X24群組選出特定項目而成第二成分、自式(III)之R31~R32、M31、L31、n31群組選出特定項目而成第三成分)，並增加式(II-c-1)化合物所構成之新組合， 　　此種自多重群組中選出之特定組合選項，倘非申請時說明書 或申請專利範圍有特定揭露者，實難認所屬技術領域中具有通常知識者可自該說明書或申請專利範圍直接且無歧異得知，惟系爭專利申請時說明書、申請專利範圍或圖式，並未提及或揭露特定含有「式(I-a-1)或式(I-c-1)」、「式(II-d-1)及式(II-d-2)」、「式（II-c-1）」及「一種或兩種之式(III-1)、(III-2)、(III-3)所表示之化合物作為第三成分」之液晶組成物，故所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式，難謂能直接且無歧異得知更正本請求項2所界定具有前揭特定組成之液晶組成物。原審據此認定請求項2之更正本質上等同於在擇一形式的申請專利範圍中增加新的特定組合，而引進申請時說明書等文件並未特定揭露之組合選項，自非所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書或申請專利範圍能直接無歧異得知，該更正係引進新事項，已超出申請時說明書等文件所揭露範圍，而有違反專利法第67條第2項規定之情形等語。原審以該發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點，認定請求項2之更正已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，依前開規定及說明，經核並無違誤，亦無違反論理法則、經驗法則或理由不備、理由矛盾情事。又原審敘明更正本請求項2難謂符合關於馬庫西記載形式允許增加已揭露該特定組合之相關規定（發明專利審查基準第六章第2-6-9頁(5)參照）等語，僅在重申以擇一形式記載之請求項，如自多重群組中選擇特定組合，若非申請時說明書或申請專利範圍有記載者，即非該發明所屬技術領域中具有通常知識者能直接且無歧異得知者。是無論系爭專利所請之化合物是否為上開基準所稱之「化學物質」，均並不影響本件更正本請求項2不符合專利法第67條第2項規定之認定。上訴意旨主張更正本請求項2所為更正，乃申請時之說明書或申請專利範圍所揭露之範圍，並未引進新事項，符合專利法第67條第2項規定，原審之判斷未基於發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點；專利審查基準第六章第2-6-9頁(5)係適用於馬庫西形式記載之化學物質，自不適用於系爭專利之組成物，縱有適用然其更正亦符合該規定，原判決援引與系爭專利無關之該規定為不利上訴人認定，就更正合法與否之判斷有違背法令之處，原判決有違反論理法則、經驗法則及理由不備、理由矛盾情事云云，並無可採。 　㈢上訴意旨復主張：專利審查基準關於更正是否超出申請時範 圍之判斷，強調不得侷限於逐字逐句解釋申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之文字意思，原判決既引專利審查基準，卻未於理由項下記載採用逐字逐句解釋申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之文字意思之理由，有違背法令之處；原審認所屬技術領域中具有通常知識者不會任意調整、變更系爭專利說明書所載實施例所示特定組合，或無從自該等實施例推衍出直接且無歧異得知的其他組合等，無非係僅以實施例作為認定更正合法性之依據，增加專利法第67條第2項所無限制云云。然原判決已以所屬技術領域中具通常知識者之觀點，審酌申請時說明書、申請專利範圍等文件之內容，認定所屬技術領域中具通常知識者，自申請時說明書或申請專利範圍，難謂能直接且無歧異得知更正本請求項2所界定具有前揭特定組合之液晶組合物等語，並無上訴人所稱係以逐字逐句認定更正合法性。又原判決上開有關實施例之論述，係在論駁上訴人主張更正本請求項2所載，乃由原請求項2記載與系爭專利說明書複數實施例揭露液晶組成物而可直接且無歧異得知云云，不足採取之理由(原判決第28頁第11至22行)，並無上訴人所指僅以實施例作為認定更正合法性之情形。至上訴人所舉0000000000專利之修正，係屬另案，基於專利之個案審查原則，自不得執為本案之論據，原判決據此論明無法比附援引該專利案之處理方式逕認本件有何差別待遇之情形，經核亦無違誤，上訴意旨猶執詞主張被上訴人准許該案修正，卻不准本案更正，被上訴人之審查顯存有差別待遇，原判決違背法令云云，並無可採。 　㈣又按說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具 有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。為核准時專利法第26條第1項、第2項所明定。是說明書應明確且充分記載申請專利之發明，記載之用語亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效。而請求項之記載須符合明確、簡潔與(為說明書所)支持等要件。每一請求項之記載應明確，且所有請求項整體之記載亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。至於請求項須為說明書所支持，係要求每一請求項記載之申請標的必須根據說明書揭露之內容為基礎，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌申請時之通常知識，利用例行之實驗或分析方法，即可由說明書揭露的內容合理預測或延伸至請求項之範圍時，可認定請求項為說明書所支持。 　㈤查系爭專利請求項2所載用語「該伸苯基」之前文中並無記載 「伸苯基」；請求項5所載用語「通式(II)所表示之化合物」，亦未記載於請求項5及其所依附之請求項1或2中，導致所屬技術領域中具有通常知識者無法確定該等用語之意義而對請求項2、5之範圍產生疑義，故系爭專利請求項2、5記載有不明確之情事，不符合核准時專利法第26條第2項關於請求項記載須明確之規定。又依專利審查基準第二篇第一章第1.3.2點、第2.4.3.1點，可知為證明請求項所載發明涵蓋無法據以實現之事實者，仍得援引申請後始公開之專利或非專利文獻，而「據以實現」及「支持性」要件有相依關係，則於審查「支持性」要件時，亦應得援引申請後公開之專利或非專利文獻。證據2可證明系爭專利請求項1至8包含有「滴下痕評價」或「烙印評價」無法容許之液晶組成物，即該等請求項中包含了無法達成系爭專利說明書所載「難以產生殘像或滴下痕跡」之液晶組成物，自難謂可由系爭專利說明書揭露的內容合理預測或延伸至該等請求項之(全部)範圍，是系爭專利請求項1至8均無法為其說明書所支持。由於系爭專利請求項2、5未以明確方式記載，且請求項1至8無法為其說明書所支持，故系爭專利請求項1至8確有違反核准時專利法第26條第2項規定之情形。又系爭專利說明書並未包含關於該等無法達成所欲功效液晶組成物之明確說明或記載(如排除該等組成物之方式等)，所屬技術領域中具有通常知識者無法基於系爭專利說明書之記載，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能將該等液晶組成物應用於解決殘像或滴下痕跡之問題並達成所欲功效，是系爭專利說明書(對應於公告本請求項1至8)之記載，違反核准時專利法第26條第1項之規定等情，業據原審詳述判斷之依據及得心證之理由，經核並無違反論理法則、經驗法則及理由不備、理由矛盾情事。上訴意旨主張請求項2之記載係微小瑕疵，另通常知識者只要審酌說明書關於通式(II)之說明自可理解請求項5之意義，該請求項2、5之記載已明確；系爭專利說明書已明確記載其發明可達成所要求之效果，已受到系爭專利說明書的支持，是系爭專利說明書及請求項1至8並未違反核准時專利法第26條第1項、第2項規定云云，無非以其一己主觀見解，復執陳詞為爭議，暨就原審認定事實、證據取捨之職權行使，指摘原判決有違背法令情事，所述自無可採。又原判決所引之專利審查基準第二篇第一章第1.3.2點記載：「……上述文獻原則上僅限於申請時已公開的專利或非專利文獻，但為了指出說明書的記載內容，違反該發明所屬技術領域中具有通常知識者認為正確之『技術事實』，故違反本要件而引用之文獻，亦包含申請後公開之專利或非專利文獻。」是說明書記載的內容是否違反通常知識者認為正確之技術事實，可援引申請後公開之專利或非專利文獻為證明，以判斷是否違反據以實現及支持性要件，自不以該等技術事實屬廣為人知的一般知識或普通技能為限。上訴意旨主張依專利審查基準上開規定，該技術事實係指長久以來已廣為人知的一般知識或普通技能，原審未說明證明證據2為長久以來廣為人知的一般知識或普通技能，故不應以其判斷系爭專利是否符合支持要件云云，亦無可取。 　㈥又按發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具 有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利，核准時專利法第22條第2項定有明文。證據4至15之公開日或公告日均早於系爭專利優先權日，可為主張系爭專利不具進步性之適格證據。原審已斟酌全辯論意旨及調查證據結果，適用前揭規定，就證據4、7、8、11、12、14、15均足以證明系爭專利請求項1至8不具進步性；證據6、9、10、13均足以證明系爭專利請求項1至3、5至8不具進步性；及證據4、6至15之任一與證據5之組合，均足以證明系爭專利請求項1至8不具進步性等情，詳述得心證之理由。又系爭專利請求項中包含了無法達成系爭專利說明書所載「難以產生殘像或滴下痕跡」之液晶組成物，違反專利法第26條第1、2項規定，已如前述，則原審認定系爭專利請求項所界定液晶組成物難謂確均能達成上訴人所稱如較佳之VHR穩定性、殘像、滴下痕跡評價結果等進步之功效(下稱系爭功效)，自無法以此遽認系爭專利相較於先前技術具進步性等語，尚無不合。上訴意旨主張證據4至15均未揭示系爭專利請求項1至15所請組合物之特定組成，且均未記載或暗示可同時達成系爭功效，原審係根據證據2來說明系爭專利之請求項包含效果不佳者，然證據2公開日晚於系爭專利優先權日，無法成為進步性爭執事項中所用的證據云云，無非重述其在原審業經主張而為原判決不採之陳詞，或就原審認定事實、證據取捨之職權行使，指摘違背法令，自無可採。 　㈦綜上所述，本件並無上訴人所指違背法令情事，上訴論旨指 摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。 六、據上論結，本件上訴為無理由。依修正前智慧財產案件審理 法第1條，行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　113　 年　　11 月　 28 日 最高行政法院第二庭 審判長法官 陳 國 成 　　　　　　　　　　　　 法官 簡 慧 娟 　　　　　　　　　　　　　　　法官 高 愈 杰 　　　　　　　　　　　　　　　法官 林 麗 真 　　　　　　　　　　　　　　　法官　蔡 如 琪 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28 　 日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林　郁　芳