請求確認專利權等（勞動）

最高法院民事判決 113年度台上字第1981號 上 訴 人 翁榮財 蔡政達 方敏郎 陳金川 共 同 訴訟代理人 呂 光律師 湯舒涵律師 曾鈺珺律師 被 上訴 人 冠榮科技股份有限公司 法定代理人 王冠宇 訴訟代理人 吳尚昆律師 葉思慧律師 上列當事人間請求確認專利權等（勞動）事件，上訴人對於中華 民國113年6月13日智慧財產及商業法院第二審更審判決（112年 度民專上更一字第4號），提起上訴，本院判決如下： 主 文 原判決關於命上訴人移轉專利權，及該訴訟費用部分廢棄，發回 智慧財產及商業法院。 其他上訴駁回。 第三審訴訟費用，關於駁回其他上訴部分，由上訴人負擔。 理 由 一、被上訴人主張： 　㈠上訴人翁榮財、方敏郎、蔡政達（下稱翁榮財3人）原為伊之 員工，於民國105年3月至6月間陸續離職後，與上訴人陳金川於同年6月30日、7月4日共同擅自將伊已有之真空離子蒸鍍生產流程與機器設備相關技術，向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請取得發明第I595110號「以真空離子蒸鍍法製備多元合金反應性鍍膜製程」專利（下稱專利1），及新型第M530826號「真空離子蒸鍍材料結構」專利（下稱專利2，與專利1合稱為系爭專利）。系爭專利技術內容來自伊之生產流程與機器設備，上訴人無實質貢獻，伊始為該專利之申請權人，且取得專利權等情。爰請求確認系爭專利之專利申請權為伊所有，並依民法第179條、第184條第1項前段等規定，求為命上訴人移轉系爭專利之專利權予伊之判決（下合稱先位聲明）。 　㈡嗣於原審另主張：如認兩造對於系爭專利均有實質貢獻，應 共有該專利申請權及專利權，則追加備位聲明，求為確認系爭專利之專利申請權為兩造共有；上訴人將系爭專利之專利權登記為兩造共有之判決（其餘未繫屬本院者，不予贅敘)。 二、上訴人則以：被上訴人所有型號CIP-801之HCD真空離子蒸鍍 設備及其製程、多元合金靶材及型號DASH-800D2SH設備（下合稱系爭設備）及其製程等，早已公開而為業界習知技術，非其所發明、創作，復未揭露系爭專利之特徵，無從證明為其所發明、創作，而得主張專利權等語，資為抗辯。 三、原審廢棄第一審所為駁回被上訴人先位聲明之判決，改判如 其聲明，理由如下： 　㈠翁榮財3人原為被上訴人之員工，於105年3月至6月間陸續離 職後，與陳金川於同年6月30日及7月4日向智慧局申請專利1、2，依序於106年8月11日、105年10月21日公告，為兩造所不爭執。又蔡政達於93年1月起擔任被上訴人之設備部經理，翁榮財於99年9月起擔任薄一廠廠長，方敏郎於98年12月起擔任研發部經理，於受雇期間，知悉且接觸系爭設備及相關製程技術。 　㈡依被上訴人所提「CIP-801操作手冊」、「TiCrAlN初步測試 結果報告」、生產操作紀錄、工作日誌、收據、說明書等件，可以勾稽為被上訴人系爭設備及其製程，堪認係系爭專利申請前被上訴人已有之技術，且系爭專利請求項與被上訴人已有之技術，為實質相同創作，被上訴人對系爭專利始有獨立且完全實質貢獻，系爭專利之申請權，應為被上訴人所有。 　㈢專利法修正草案已刪除專利權歸屬得為舉發事由之規定，而 應循民事途徑解決爭議，並增訂相關配套規定，可見修法方向係循民事訴訟解決專利權歸屬之爭議。基此，真正專利申請權人，得依不當得利之規定，請求冒充申請人移轉專利權，以解決專利權歸屬之爭議。系爭專利之專利申請權既歸被上訴人所有，則上訴人冒充申請人取得系爭專利，自屬不當得利。被上訴人先位聲明既為有理由，其追加之備位聲明即無庸審究。 　㈣從而，被上訴人先位聲明，請求確認系爭專利之專利申請權 為其所有，及依民法第179條規定，請求上訴人移轉系爭專利之專利權，均有理由，應予准許。 四、本院之判斷： 　㈠廢棄發回（即命移轉系爭專利之專利權）部分： 　⒈申請專利之發明、新型，經核准審定者，申請人應於審定書 送達後3個月內，繳納證書費及第1年專利年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告；申請專利之發明、新型，自公告之日起給予發明、新型專利權，並發證書，此觀諸專利法第52條第1項、第2項、第120條規定自明。基此，發明或新型專利權，為專利專責機關就專利申請權人之申請，本於行政權作用所核准，未經該專責機關核准給予發明或新型專利權者，真正發明人尚不因創作特定技術思想而當然取得專利權。 　⒉受雇人於職務上所完成之發明或新型，依專利法第7條規定， 其專利申請權及專利權原則屬於雇用人，倘由受雇人提出專利申請，並取得專利權，致當事人間就該專利權之歸屬發生爭執者，除依專利法第10條規定，向專利專責機關申請變更權利人，或當事人間達成讓與新型專利權之協議外，主張權利之雇用人，僅得依專利法第35條第1項規定，於該專利案公告後2年內，依同法第71條第1項第3款「發明專利權人為非發明專利申請權人」規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後2個月內就相同發明、新型申請專利。否則，即無從以真正申請權人之資格再行申請專利，進而取得專利權。又民法第179條規定之不當得利，係指無法律上原因受有利益，致他人受損害而言，受益人所受利益與受害人所受損害間，須有因果關係存在。 　⒊上訴人取得之系爭專利權，係專利專責機關所給予，倘被上 訴人未經該專責機關依法公告給予專利權，可否認其所受損害即為系爭專利權，而得請求返還該專利權？尚有進一步斟酌之必要。原審見未及此，遽憑未經立法院審議通過之專利法部分條文修正草案，即以前揭理由，為不利上訴人之判斷，自有適用上開規定及說明意旨不當之違背法令。 　⒋上訴人另依侵權行為請求部分，相關事實未經原審審究論斷 ，本院尚無從併為法律上之判斷。上訴論旨，指摘原判決此部分違背法令，求予廢棄，即有理由。又原判決就被上訴人先位聲明請求移轉系爭專利之專利權部分，既因上訴有理由而廢棄，則其備位聲明請求移轉系爭專利之專利權為共有部分，自應併予發回。 ㈡駁回其他上訴（即確認專利申請權）部分：　　 　⒈專利申請權，係指得依專利法申請專利之權利；發明、新型 專利權之申請權人，除專利法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人或其受讓人、繼承人，揆諸專利法第5條規定即明。基此，發明人、新型創作人，為發明、新型專利之申請權人。而申請發明或新型專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及圖式，向專利專責機關申請之，專利法第25條第1項、第106條第1項亦有明文。由是而論，所謂專利申請權，於申請前為申請專利之權利；申請後、公告前則為專利申請權。 　⒉雇用人對於受雇人於職務上所完成發明或新型專利權之歸屬 有爭執，無法依專利法第10條規定，向專利專責機關申請變更權利人，或當事人間達成讓與專利權之協議；亦未依同法第35條第1項規定，於該專利案公告後2年內提起舉發，雖無從以真正申請權人之資格再行申請專利，惟既為發明或新型專利之發明人、創作人，則其享有申請專利之權利，倘因此被侵害，仍得請求損害賠償，即有確認之法律上利益。 　⒊原審本於取捨證據、認定事實及適用法律之職權行使，綜合 相關事證，並斟酌全辯論意旨，以上述理由認定：翁榮財3人原為被上訴人之員工，於105年3月至6月間陸續離職後，與陳金川將被上訴人有專利申請權之系爭專利，向智慧局申請系爭專利獲核准公告，被上訴人請求確認系爭專利之專利申請權為其所有，為有理由等情，因而廢棄第一審所為被上訴人關此部分敗訴之判決，改判為其勝訴之判決，依上開規定及說明意旨，於法並無違誤。上訴論旨，指摘原判決此部分違背法令，求予廢棄，即無理由。末查，本院110年度台上字第585號判決之事實與本件不同，無從比附援引，併此敘明。 五、據上論結，本件上訴一部為有理由，一部為無理由。依民事 訴訟法第477條第1項、第478條第2項、第481條、第449條第1項、第78條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日 最高法院智慧財產民事第二庭 　　　　 審判長法官 鍾 任 賜 法官 黃 明 發 法官 呂 淑 玲 法官 陶 亞 琴 法官 陳 麗 玲 本件正本證明與原本無異 書　記　官　郭　金　勝 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　2 　　日