請求營業秘密損害賠償等（商標）

最高法院民事判決 113年度台上字第274號 上 訴 人 奈司特技術股份有限公司（下稱奈司特公司） 兼法定代理人 黃永欽 共 同 訴 訟代理 人 苗繼業律師 吳世敏律師 被 上訴 人 美商藍姆研究公司（LAM RESEARCH CORPORATIO N） 法 定代理 人 Craig P. Opperman 訴 訟代理 人 馮博生律師 郭懿萱律師 沈宗原律師 黃紫旻律師 上列當事人間請求營業秘密損害賠償等（商標）事件，上訴人對 於中華民國112年10月26日智慧財產及商業法院第二審判決（111 年度民營上字第6號），提起上訴，本院於113年12月17日言詞辯 論終結，判決如下： 主 文 原判決關於命上訴人連帶給付，及連帶負擔費用登載新聞紙，暨 各該部分訴訟費用負擔均廢棄，發回智慧財產及商業法院更為審 理。 其他上訴駁回。 第三審訴訟費用，關於駁回其他上訴部分，由上訴人負擔。 理 由 一、被上訴人主張： 　㈠伊於民國101年6月間與訴外人Novellus System Inc.(下稱 　　Novellus公司)合併，為存續公司，上訴人黃永欽於89年間 受僱於Novellus公司，離職後，於102年2月8日創立上訴人奈司特公司，將其所販賣非伊生產之料號00-000000-00、00-000000-00電路板（下合稱零件），標註為伊之原廠機具系統，並將第一審卷㈢377至380頁附表3-1所示之7個系統（下稱系統）進行改裝、翻新、重建。 　㈡伊為我國註冊第01935113號「LAM」商標、第00778230號「SE QUEL」商標、第00778229號「ALTUS」商標(下合稱系爭商標)之商標權人，上訴人未經伊之同意或授權，於改裝、翻新及重建之相同或同一商品，擅自使用系爭商標；且於報價單及系統上使用Novellus表徵，致他人誤認為伊之原廠產品，並使用虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵，足以影響交易決定，違反公平交易法（下稱公平法）之不正競爭。 　㈢依商標法第69條第1項及第2項、第71條第1項第2款、第3款、 公平法第21條第1項、第3項、第29條、第30條、第31條、第33條、民法第177條第2項、第179條、第195條第1項後段、公司法第23條、第28條等規定，求為判命：⒈上訴人不得並應停止使用相同或近似系爭商標於其所改裝、翻新、重建之半導體設備商品、服務、廣告或任何媒介上，亦不得以廣告或其他任何使公眾得知之方法，於其所改裝、翻新、重建之半導體設備商品或服務上標示、傳播系爭商標、字樣、Novellus及其他與被上訴人有任何關聯之消息，例如不得標示或傳播關於系統及零件之訊息；並應將其所改裝、翻新、重建而使用系爭商標或字樣或Novellus表徵之商品(系統與零件)回收並銷毀（下合稱第1項聲明）。⒉上訴人應連帶給付被上訴人新臺幣（下除另有標示外均同) 2,408萬0,486元本息（下稱第2項聲明，其中逾150萬元部分係於原審所補充，下稱補充聲明部分）。⒊上訴人應連帶負擔費用將本件最後事實審民事判決書內容(包括案號、當事人、主文、事實欄)，以不小於20號字體登載於工商時報及經濟日報各1日（下稱第3項聲明，其餘未繫屬本院者，不予贅述）。 二、上訴人則以：伊之廠區內告示牌印有Novellus Altus Syste m字樣，係標示工作區機台名稱，供廠務管理，非為商標使用。原證30照片之標籤雖載有Altus文字，僅管理目的，機台上標示之商標，係Novellus銷售予客戶後，伊收購舊機台所留存，非伊所製作。又香港商中檢實業有限公司臺灣分公司函覆該公司所檢驗之機台，亦無Novellus、Altus或Sequel等標誌或文字。伊公司網頁標示之Sequel、Altus及LAM等文字，係為提供商品名稱或協助客戶代尋所需商品之說明，非為侵犯系爭商標權使用，而出口報單上相關記載係依據法規，並依買受人大陸經銷商及最終使用者之指示所為，乃作為對系統5名稱及用途說明，均非商標，自無違反商標法，亦不構成不正競爭行為。另被上訴人於原審始為擴張請求，已罹於時效等語。 三、原審廢棄第一審所為駁回被上訴人第1項、第3項及第2項聲 明（除補充聲明部分）之判決，改判如其聲明及補充聲明部分，理由如下： 　㈠被上訴人於101年6月間與訴外人Novellus公司合併，為存續 公司，並取得系爭商標之商標權。兩造均不否認上訴人所銷售之機台（下通稱為機台），係Novellus公司前所銷售之舊機台，黃永欽於公司合併前，即自Novellus公司離職。故上訴人所改裝、銷售之機台，確係Novellus公司先前出售之真品舊機台。 　㈡上訴人就系統1係修改真品Sequel/Large系統之框架，將原本 2個Sequel/Large製程腔室模組，置換為Sequel-X製程腔室模組，並另裝設與之相配合，但非原廠之遠端電漿清潔(RPC)、氣體盒、局部電源供應盒(LPB)、模組控制器(MC)等零組件；就系統2係修改真品Sequel-X系統之框架，並置換非原廠之遠端電漿清潔、氣體盒及局部電源供應盒等零件；就系統3係修改真品Sequel/Shrink系統之框架，將原本兩個Sequel/Shrink製程腔室模組，置換為Sequel-X製程腔室模組，且前述框架經改造後，可容納原系統所無、配合Sequel-X製程腔室模組之遠端電漿清潔，並另裝設與真品系統不同之氣體盒、模組控制器等零組件；就系統4係修改真品Altus/Large系統之框架，將原本兩個Altus/Large製程腔室模組，變更為Altus/Shrink製程腔室模組，並另裝設與之相配合，但非原廠之氣體盒、局部電源供應盒(LPB)、模組控制器(MC)等零組件，且前述零組件之裝設位置與尺寸大小均經變更；就系統5係修改真品Altus/Large系統之框架，將原本兩個Altus/Large製程腔室模組，變更為Altus/Shrink製程腔室模組，並另裝設與之相配合，但非原廠之氣體盒、局部電源供應盒(LPB)、模組控制器(MC)等零組件，且前述零組件之裝設位置與尺寸大小均經變更。另依保全證據程序之現場勘驗結果，足認上訴人就系爭機台為改裝，已與被上訴人先前出售之機台喪失同一性。 　㈢上開機台經上訴人改裝、翻新、重建後，已非被上訴人所出 售之標準規格產品，不得繼續使用系爭商標。詎上訴人於改裝完成出廠前，未將機台上之系爭商標抹除或移除，仍標示為該商標之商品及Novellus之表徵，且於出口文件上標註產品商標為系爭商標及表徵，而非標示無商標，自足以使一般及相關消費者，誤認該機台為被上訴人生產銷售之產品；且將非被上訴人生產之零件標註為原廠產品，均侵害系爭商標權，並違反公平法第21條第1項至第3項規定，被上訴人依商標法第69條第1項、第2項、公平法第21條第1項、第3項、第29條規定，請求判命第1項聲明所示，於法有據。 　㈣審酌上訴人於110年2月19日申報出口Novellus C2 Altus系統 沉積設備一套之出口報價為美金85萬元，離岸價格為2,408萬0,486元，其提出之進口報單就相關費用部分均已遮蔽，無法知悉機台之進貨成本，亦不能證明上訴人另出售其他機台，而依商標法第71條第1項第2款規定，以銷售機台之離岸價格為上訴人所得利益。另黃永欽為奈司特公司之法定代理人，親身參與侵權行為，依公司法第23條第2項、民法第28條規定，應與奈司特公司負連帶賠償責任。 　㈤被上訴人於起訴時，表明依民事訴訟法第244條第4項規定， 為全部請求之最低金額，並保留擴張聲明權利，則損害賠償請求時點以起訴時為準，其於112年5月29日為補充聲明部分，並未罹於時效。 　㈥依民法第195條第1項後段、公平法第33條規定，被上訴人得 請求上訴人連負擔費用，將本件判決書內容登載新聞紙，其請求判命如第3項聲明所示，亦有理由。 四、本院判斷： 　㈠關於廢棄發回（即判命上訴人連帶給付第2項、第3項聲明） 部分： 　1.起訴狀所記載應受判決事項之聲明，於請求金錢賠償損害之 訴，原告得在民事訴訟法第244條第1項第2款之原因事實範圍內，僅表明其全部請求之最低金額，而於第一審言詞辯論終結前補充其聲明，此觀同法條第4項規定自明。是乃因損害賠償之訴，涉及損害原因、過失比例、損害範圍等認定，常須經專業鑑定及法院斟酌裁量，始能定其數額，為緩和減輕金錢賠償損害原告之表明、特定聲明責任，避免於起訴時難以預估損害之具體數額，致受程序或實體之不利益，而許其就該原因事實範圍之全部請求為之。另原告於請求金錢賠償損害之訴，起訴時已表明其全部請求之最低金額，係就原因事實範圍為全部請求，並非一部請求，就其餘請求部分不得另行起訴請求。倘原告於第二審始為補充聲明，因該補充未逾全部請求之範圍，揆諸如上所示相關法條之規範意旨，制定各該法條之價值判斷暨欲實踐之目的，及於第二審為補充聲明之性質，與於第一審為補充者相近，且日後不得再行起訴請求各節以考，足見依民事訴訟法第463條準用第244條第4項規定，應准許原告於第二審為補充聲明。又依民法第129條第1項第3款規定，請求權消滅時效因起訴而中斷。以故，原告依民事訴訟法第244條第4項規定為全部請求之表明，則其全部請求均因起訴而中斷時效，不因係於第一審或第二審為補充聲明而異。至原告未於第一審言詞辯論終結前補充聲明，僅法院不得就其未聲明之事項為判決，與因起訴而中斷時效之效力無涉。本件被上訴人於起訴時，既已表明係全部請求之最低金額，嗣於原審審理時為補充聲明部分，該請求權時效於起訴時，已生中斷效力。原審認為補充聲明部分之請求權未罹於時效，核屬正確。 　⒉商標權人請求損害賠償時，得選擇依侵害商標權行為所得利 益計算其損害；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益，此觀商標法第71條第1項第2款規定即明。是乃為減輕商標專用權人就計算損害之舉證責任，即由商標專用權人證明侵害人所得之銷售金額，侵害人則須證明其成本或必要費用。而依民事訴訟法第286條規定，當事人聲明之證據，法院應為調查。但就其聲明之證據中認為不必要者，不在此限。所謂不必要者，係指聲明之證據中，依當事人聲明之意旨與待證之事實毫無關聯，或法院就某事項已得心證，而當事人仍聲明關於該事項之證據方法等情形而言。故某證據方法依當事人聲明之意旨，苟與待證之事實有關聯性者，不得預斷認無必要，而不予調查。 　⒊上訴人侵害系爭商標權，應負連帶損害賠償責任；其申報出 口Novellus C2 Altus系統沉積設備一套之出口報價為美金85萬元，離岸價格為2,408萬0,486元等情，為原審認定之事實。惟上訴人抗辯：其收購系統5舊機台時，支出費用合計為980萬0,638元，另交付系統5機台予SGS公司前，就機台為相關零件替換及檢整等支出費用，合計為1,694萬9,867元，並提出相關單據為佐證（分見原審卷三22、41至93頁），攸關上訴人支出之成本或必要費用能否扣除，且與待證事實顯非毫無關聯，自應調查審認。原審逕以上訴人申報出口設備之離岸價格為損害賠償計算基礎，進而為其不利之判斷，即有適用上開規定及說明意旨不當之違背法令。 　⒋本件損害賠償數額部分之事實，尚未明確，本院就此部分無 法為法律上判斷；另第3項聲明係請求上訴人連帶負擔費用，將本件最後事實審判決刊登於新聞紙，因原判決前揭部分廢棄，發回更審，致最後事實審判決未明，此部分亦應一併發回。上訴意旨，指摘原判決上開部分違背法令，求為廢棄，為有理由。 　㈡關於駁回上訴（即判命上訴人為第1項聲明）部分： 　　原審以上開理由，認定上訴人侵害系爭商標權，並違反公平 法第21條第1項至第3項規定，被上訴人依商標法第69條第1項、第2項、公平法第21條第1項、第3項、第29條規定，請求判命第1項聲明所示。經核於法並無違誤。上訴意旨，指摘原判決此部分不當，求為廢棄，非有理由。 五、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴 訟法第477條第1項、第478條第2項、第481條、第449條第1項、第78條，判決如主文。 中　　華　　民　　國 113 年 12 月 24 日 最高法院智慧財產民事第二庭 　　　　 審判長法官 鍾 任 賜 法官 陳 麗 玲 法官 黃 明 發 法官 陶 亞 琴 法官 呂 淑 玲 本件正本證明與原本無異 書　記　官　郭 金 勝 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日