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民專訴
智慧財產及商業法院

侵害專利權有關財產權爭議

智慧財產及商業法院民事裁定 112年度民專訴字第32號 上 訴 人 即 原 告 曾月麗 上列上訴人與被上訴人小林鐘錶眼鏡股份有限公司、陳義展、金 碧輝煌眼鏡股份有限公司、謝錫棠間侵害專利權有關財産權爭議 事件，上訴人對於中華民國113年9月3日本院112年度民專訴字第 32號民事判決不服，提起上訴，本院裁定如下: 主 文 上訴人應於本裁定送達後五日内，補繳上訴裁判費新臺幣玖仟柒 佰伍拾元，逾期未繳，即駁回上訴。 上訴人應於本裁定送達後十日内，具狀補正上訴理由。　　 　　理 由 一、按提起第二審上訴，應依訴訟標的金額或價額繳納裁判費， 並以上訴狀表明上訴理由。民事訴訟法第77條之16、第441 條第1項第4款分別定有明文。又上訴不合程式或有其他不合 法情形而可以補正者，原第一審法院應定期間命其補正，如 不於期間内補正，應以裁定駁回之，同法第442條第2項亦有 明定。 二、兩造間侵害專利權有關財産權爭議事件，上訴人不服本院民 國113年9月3日之112年度民專訴字第32號第一審判決，提起 第二審上訴，惟上訴人未繳納上訴費用。查本件上訴第二審 訴訟標的金額為新臺幣（下同）60萬元，應徵第二審裁判費 9,750元，茲依民事訴訟法第442條第2項規定，定送達後5日 內命上訴人補繳第二審裁判費如主文所示，逾期未繳納，即 駁回上訴。又上訴人所提出之上訴書狀，亦未具上訴理由， 併依法裁定補正。　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　11 　日 智慧財產第二庭 法 官 李維心 以上正本係照原本作成。 本件不得抗告。　　　　　　　　　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　11　　日 　　　　　　　　　　　　　 書記官　林佳蘋

2024-10-11

IPCV-112-民專訴-32-20241011-3

民專上
智慧財產及商業法院

排除侵害專利權

智慧財產及商業法院民事判決 112年度民專上字第1號 上 訴 人 美時化學製藥股份有限公司 法定代理人 Vilhelm Robert Wessman 訴訟代理人 呂紹凡律師 劉仁傑 劉青青律師 被 上訴 人 瑞士商諾華公司（NOVARTIS AG） 法定代理人 Jernej Kristl、Agnieszka Sadlej-Dolega 被 上訴 人 美商達納-法伯癌症協會 (DANA-FARBER CANCER INSTITUTE INC.) 法定代理人 Steven P. Caltrider 共 同 訴訟代理人 牛豫燕律師 莊郁沁律師 黃柏維律師 朱淑尹 黃裕煦 上列當事人間請求排除侵害專利權事件，上訴人對於中華民國11 1年11月17日本院111年度民專訴字第32號第一審判決提起上訴， 本院於113年9月18日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 一、上訴駁回。 二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。　 事實及理由 甲、程序方面 壹、被上訴人瑞士商諾華公司（下稱諾華公司）法定代理人變更 為Jernej Kristl、Agnieszka Sadlej-Dolega，具狀聲明承 受訴訟並提出陳報狀及委任書為證（卷一第431頁、第93至9 5頁），核無不合，予以准許。　 貳、按第二審當事人不得提出新攻擊或防禦方法。但如不許其提 出顯失公平者，不在此限，民事訴訟法第447條第1項第6款 定有明文。上訴人於二審提出新攻擊防禦方法，認中華民國 第I324604號發明專利「星形孢菌素衍生物之新穎用途」（ 下稱系爭專利1）、第I302836號發明專利「作為FLT3受體酪 胺酸激酶活性抑制劑之星狀孢素(STAUROSPORINE)衍生物」 （下稱系爭專利2，與系爭專利1統稱系爭專利）違反核准時 專利法第26條第2、3項規定而有應撤銷之事由，被上訴人雖 表示不同意（卷二第353頁、卷三第334至338頁），然上訴 人是在本院行爭點整理前即第一、二次準備程序前提出上開 主張（卷一第260頁、卷二第344頁），依訴訟進行之程度， 難認有逾時提出之情形，上訴人並已釋明前揭攻擊防禦方法 對被上訴人是否得對其主張專利權具有重要性，如不許其提 出將致顯失公平，是依民事訴訟法第447條第1項第6款規定 ，應許其提出。 乙、實體方面 壹、被上訴人主張：諾華公司係系爭專利1之專利權人，且與被 上訴人美商達納-法伯癌症協會（下稱法伯癌症協會）同為 系爭專利2之專利權人。台灣諾華股份有限公司（下稱台灣 諾華公司）所進口及銷售之製劑即衛部藥輸字第027426號「 療德妥軟膠囊25毫克」（下稱專利藥品）所包含之藥學組成 物為系爭專利所保護。上訴人於民國110年12月17日以書面 通知被上訴人方，聲明依藥事法第48條之9規定系爭專利均 應撤銷，顯見上訴人擬以爭執系爭專利之有效性，遂其於藥 品許可證經核准後即開展製造、販售「彌多妥軟膠囊25毫克 」學名藥品（查驗登記申請號1106022022，下稱系爭藥品） 之行為，上訴人顯有直接或間接、自行或委請他人製造、為 販賣之要約、販賣、使用該侵害系爭專利之學名藥的意圖， 爰依專利法第96條第1項規定，聲明請求上訴人不得直接或 間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用任 何依照上訴人查驗登記申請號1106022022所申請之藥品（下 稱本件聲明）等情。 貳、上訴人則以：系爭藥品雖落入系爭專利1請求項1至3、5至12 ；系爭專利2請求項1至6之權利範圍，然如本件爭點所示系 爭專利違反核准時專利法第26條第2、3項規定，所列證據組 合足以證明系爭專利前揭請求項不具進步性，系爭專利具有 應撤銷之原因，不得對上訴人主張權利等語置辯。 參、原審判決如本件聲明所示，上訴人不服敗訴，提起上訴並聲 明：原判決廢棄。被上訴人於第一審之訴駁回。被上訴人 答辯聲明：上訴駁回。 肆、實體事項爭點如附表一所示（卷二第354至356頁）。 伍、本院得心證理由：　　 一、系爭專利1技術分析：　 ㈠系爭專利1技術內容： 　　系爭專利1係關於自由態或醫藥上可接受的鹽的星形孢菌素 衍生物(後稱"星形孢菌素衍生物")在製造醫藥組合物供治癒 、減輕或預防性治療過敏性鼻炎、過敏性皮膚炎、藥物過敏 或食物過敏、血管性水腫、蕁蔴疹、突發性嬰兒死亡病徵、 氣管肺曲霉病、多發性硬化或肥大細胞增多症上的用途及關 於溫血動物，較佳是人的治療方法，其中是將治療有效劑量 的星形孢菌素衍生物給予患上述一種疾病或情況的溫血動物 （系爭專利1說明書之[發明所屬之技術領域]，原審卷一第3 6頁）。 ㈡系爭專利1申請專利範圍： 　　系爭專利1申請專利範圍共計12項，其中請求項1、3為獨立 項，其餘為附屬項。被上訴人於112年4月28日向經濟部智慧 財產局（下稱智慧局）提出申請更正申請專利範圍(更正系 爭專利1請求項1至3)，業經該局於112年10月20日以(112)智 專議(四)01155字第11221050310號函之專利更正核准審定書 「准予更正」在案（卷二第315至316頁），更正後系爭專利 1之請求項1至12內容如附表二所示（以下系爭專利1請求項 均指更正後內容）。 二、系爭專利2技術分析： ㈠系爭專利2技術內容： 系爭專利2係關於式A,B,C,D,I,II,III,IV,V,VI及VII之星狀 孢素衍生物(後文稱為："星狀孢素衍生物")於藥物製備上之 用途，該藥物係用於治療涉及失調FLT3受體酪胺酸激酶活性 之疾病，尤其是治療及/或預防治療白血病與脊髓發育不良 徵候簇，及一種用於治療涉及失調FLT3受體酪胺酸激酶活性 疾病之方法（系爭專利2說明書之[發明說明]，原審卷一第1 24頁）。 ㈡系爭專利2申請專利範圍： 系爭專利2申請專利範圍共計6項，其中請求項1、4為獨立項 ，其餘為附屬項，內容如附表三所示。 三、系爭藥品： 　　上訴人依據我國西藥專利連結制度規定，於系爭藥品申請藥 品許可證時，根據藥事法第48-9條規定，就專利藥品許可證 所有人已核准專利藥品所登載之系爭專利專利權，向中央衛 生主管機關為專利藥品對應之專利權應撤銷之聲明，並於衛 生福利部通知學名藥查驗登記之資料齊備後，於110年12月1 7日書面通知專利藥品許可證所有人及專利權人即被上訴人 方（原審卷一第198至662頁），卷內並無系爭藥品資訊。 四、有效性證據如附表四所示。　 五、110年12月10日公布施行之智慧財產案件審理法第16條規定 ：（第1項）當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止 之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適 用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及 種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。（第2項）前 項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該 民事訴訟中不得對於他造主張權利。上訴人抗辯系爭專利1 請求項1至3、5至12及系爭專利2請求項1至6有應撤銷原因， 本院就此抗辯應自為判斷。系爭專利1係於93年6月16日提出 申請，經實體審查於99年1月28日審定准予專利，並於同年5 月11日公告，系爭專利2係於91年10月29日提出申請，經實 體審查於97年7月25日審定准予專利，並於同年11月11日公 告，是否有應撤銷之原因，應以系爭專利核准審定時所適用 之92年2月6日修正公布，93年7月1日施行之專利法（下稱核 准時專利法）為斷。 六、爭點分析： 　㈠系爭專利1請求項1至12並無違反核准時專利法第26條第2、3 項規定之情事： ⒈核准時專利法第26條第2項規定部分 核准時專利法第26條第2項規定：發明說明應明確且充分揭 露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內 容，並可據以實施。經查： ⑴在系爭專利1優先權日之前，與肥大細胞增多症相關之KIT突 變為已知，例如乙證3(第1741頁緒論)揭露已知有兩類KIT活 化突變，第一類突變的特徵是c-KIT原癌基因（編碼KIT蛋白 的DNA)中與酶口袋(enzymatic pocket)相關部分的殘基經替 換引起的點突變，使密碼子816處的胺基酸天冬胺酸(D)被替 換，第二類突變是在犬肥大細胞腫瘤及人類胃腸道間質瘤中 發現，其特徵是在近膜區域中的殘基被替換、缺失或插入， 上述兩類KIT突變都是「功能獲得(gain-of-function)」型 突變，會造成KIT激酶「結構性(constitutive)」活化。乙 證3(圖1)亦描述一般在人類肥大細胞增多症所見之D816V突 變對STI571(即衣麻廷尼)有抗性，亦即在系爭專利1優先權 日之前，對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症係為已知。 ⑵系爭專利1實例3及4描述評估PKC412(即midostaurin)對與犬 肥大細胞腫瘤有關的結構性活化KIT激酶之功效的活體外研 究，其中所使用之BR及C2細胞即具有如前述之KIT突變位於 近膜區的第二類突變，實例3揭示「使用10及1.0μM劑量時可 觀察到完全抑制。使用0.1μM劑量時觀察到近完全抑制。使 用0.001-0.01μM劑量的PKC412時見到c-kit有限度的自體磷 酸化，而且較野型c-kit受體為更有效的此種突變受體的抑 制劑」，實例4揭示對c-kit突變陽性的相同細胞株進行的類 似活體外研究，結果顯示PKC412能有效抑制細胞增殖。實例 6揭示臨床試驗，顯示用100mg劑量，每天二次口服的PKC412 治療兩個月後，具有D816V KIT突變之患者獲得明顯的部分 反應，並且該部分反應的結論為「此化合物對系統性肥大細 胞增多症有活性」。 ⑶由於系爭專利1已揭露midostaurin可以抑制上開兩類不同之K IT結構性(constitutive)活化突變的實例，足以證實midost aurin對系爭專利1請求項1所載「對衣麻廷尼有抗性的肥大 細胞增多症」、請求項2所載「其中該對衣麻廷尼有抗性的 肥大細胞增多症為具有D816V突變之受體酪胺酸激酶KIT的肥 大細胞增多症」、請求項3所載「受體酪胺酸激酶KIT之結構 性(constitutive)活化的肥大細胞增多症」以及請求項4至1 2所載投藥方式、劑量等的治療功效，該發明所屬技術領域 中具有通常知識者確實能夠將midostaurin用於治療對衣麻 廷尼有抗性的肥大細胞增多症如具有D816V突變者及歸因於 受體酪胺酸激酶KIT之結構性(constitutive)活化的肥大細 胞增多症，因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者在 無須過度實驗的情況下，即能瞭解申請專利之發明內容，並 可據以實施系爭專利1請求項1至12的發明，故系爭專利1請 求項1至12對應之發明說明未有違反核准時專利法第26條第2 項規定之情事。 ⑷上訴人雖稱系爭專利1並未揭露任何具體實例證明式VII化合 物之醫藥用途例如對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症、未 揭露除D816V突變以外之其他對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞 增多症類型、未揭露除D816V突變以外之其他受體酪胺酸激 酶KIT之結構性(constitutive)活化的肥大細胞增多症類型 如乙證28、乙證29揭露者等而認系爭專利1違反核准時專利 法第26條第2項之規定云云(卷二第327至331頁、卷三第70至 71頁)，惟如前述，系爭專利1之實例3、4及6已揭露midosta urin可以抑制兩類不同之KIT結構性(constitutive)活化突 變(近膜區域突變以及D816V突變)的實例，且在系爭專利1優 先權日之前，對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症具D816V 突變亦屬習知，亦即系爭專利1已揭露具體實例證明式VII化 合物(即PKC412或midostaurin)之醫藥用途例如可治療對衣 麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症、抑制除D816V突變以外之 其他結構性(constitutive)活化受體酪胺酸激酶KIT等，且 由於已知D816V KIT突變是對衣麻廷尼產生抗性的代表性突 變，可導致受體酪胺酸激酶KIT之結構性活化，在審閱系爭 專利1之發明說明揭示内容及實例說明與相關結論後，該發 明所屬技術領域中具有通常知識者確實能夠預期可將midost aurin用於治療除D816V突變以外之其他對衣麻廷尼有抗性及 受體酪胺酸激酶KIT之結構性活化的肥大細胞增多症類型， 且上訴人所引用之乙證28及乙證29係在系爭專利1優先權日 後始公開，被上訴人自不可能於系爭專利1之發明說明中記 載於系爭專利1優先權日後始發現的突變，況上訴人並未提 呈任何證據證明midostaurin無法治療除D816V以外之突變的 肥大細胞增多症，至於上訴人所舉美國最高法院Amgen. v. Sanofi案判決(卷三第326至327頁)係關於以功能性用語界定 之抗體的可據以實現要件判斷，與本件案情不同，專利權採 屬地主義，各國專利法制不同，審查基準互異，自難比附援 引，執為本件有利之論據，上訴人上開主張並不可採。　 ⒉核准時專利法第26條第3項規定部分： 核准時專利法第26條第3項規定：申請專利範圍應明確記載 申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為 發明說明及圖式所支持。經查： ⑴如前所述，在系爭專利1優先權日之前，與肥大細胞增多症相 關之KIT突變以及對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症為已 知，例如乙證3揭露兩類不同之KIT結構性(constitutive)活 化突變(近膜區域突變以及D816V突變)與肥大細胞增多症相 關，乙證3亦描述一般在人類肥大細胞增多症所見之D816V突 變對STI571(即衣麻廷尼)有抗性，且系爭專利1之發明說明 已有描述kit基因突變肥大細胞增多症及其對衣麻廷尼抗性 ，如第52至53頁的連接段落揭示：「此處所謂〝肥大細胞增 多症〞係關於系統性肥大細胞增多症，例如肥大細胞瘤，也 關於犬肥大細胞腫瘤……肥大細胞增多症的病原一般歸因於受 體酪胺酸激酶的結構性活化KIT。於多數肥大細胞增多症病 人，KIT酪胺酸激酶活性的失控是由於蛋白質密碼子816(D81 6V)之突變，此也於活體外或活體内導致對衣麻廷尼或衣麻 廷尼甲基磺胺酸鹽的抗藥性」、第44至45頁的連接段落揭示 ：「現已令人驚奇地發現MIDOSTAURIN具有治療性質，此性 質使其特別適用於治療……肥大細胞增多症……MIDOSTAURIN在 預防或治療上述疾病及情況已對衣麻廷尼(imatinib)或其醫 藥上可接受的鹽已發展成抗性的情形」等，故該發明所屬技 術領域中具有通常知識者基於先前技術以及系爭專利1之發 明說明內容，可理解midostaurin用於系爭專利1請求項3所 載「治癒性，舒緩性或預防性治療受體酪胺酸激酶KIT之結 構性(constitutive)活化的肥大細胞增多症」及用於請求項 1所載「治癒性，舒緩性或預防性治療對衣麻廷尼有抗性的 肥大細胞增多症」所能治療之具體疾病，系爭專利1請求項1 及3並無上訴人所稱有不明確之情事，由於上訴人並未具體 指明其餘請求項有何其他不明確之處，故系爭專利1請求項2 、4至12亦符合明確要件。 ⑵如前所述，在系爭專利1優先權日之前，與肥大細胞增多症相 關之KIT突變以及對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症為已 知，例如乙證3揭露一般在人類肥大細胞增多症所見之D816V 突變對STI571(即衣麻廷尼)有抗性，且系爭專利1已揭露mid ostaurin可以抑制其優先權日之前已知兩類不同之KIT結構 性(constitutive)活化突變的實例(實例3、4係關於近膜區 域突變以及實例6係關於D816V突變)，足以證實midostaurin 對系爭專利1請求項1所載「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增 多症」及請求項3所載「受體酪胺酸激酶KIT之結構性(const itutive)活化的肥大細胞增多症」的治療功效，故系爭專利 1請求項1及3確實可為發明說明及圖式所支持，並無上訴人 所稱有無法支持之情事，由於上訴人並未具體指明其餘請求 項有何其他無法為發明說明及圖式所支持之處，故系爭專利 1請求項2、4至12亦符合支持要件。　 ⑶上訴人雖稱所屬技術領域中具有通常知識者顯然「無法」僅 從發明說明所揭露之式VII化合物可用於犬肥大細胞腫瘤， 或帶有D816V KIT突變及野生型FLT-3雜合性的系統性肥大細 胞增多症，而總括得到式VII化合物可用於治療所有對衣麻 廷尼有抗性的肥大細胞增多症(系爭專利1請求項1)或是所有 受體酪胺酸激酶KIT之結構性(constitutive)活化的肥大細 胞增多症(系爭專利1請求項3)而認系爭專利1違反核准時專 利法第26條第3項規定云云(卷二第331至333頁)。惟如前述 ，系爭專利1之實例3、4及6已揭露midostaurin可以抑制兩 類不同之KIT結構性(constitutive)活化突變(近膜區域突變 以及D816V突變)的實例，亦即系爭專利1已揭露具體實例證 明式VII化合物(即PKC412或midostaurin)之醫藥用途例如可 治療對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症、抑制除D816V突 變以外之其他結構性(constitutive)活化受體酪胺酸激酶KI T等，且由於已知D816V KIT突變是對衣麻廷尼產生抗性的代 表性突變，可導致受體酪胺酸激酶KIT之結構性活化，在審 閱系爭專利1之發明說明揭示内容及實例說明與相關結論後 ，該發明所屬技術領域中具有通常知識者確實能夠總括得到 midostaurin可用於治療除D816V突變以外之其他對衣麻廷尼 有抗性及受體酪胺酸激酶KIT之結構性活化的肥大細胞增多 症類型，上訴人主張並不可採。 ㈡乙證1、2之組合、乙證1至3之組合、乙證1、2、4之組合、乙 證1至4之組合不足以證明系爭專利1請求項1不具進步性： ⒈系爭專利1請求項1內容如附表二所示。⑴乙證1摘要揭露midos taurin（PKC-412，CGP41251）等化合物為protein kinas e C（PKC）抑制劑，midostaurin即相同於系爭專利1請求 項1中「式(VII)化合物」，而該摘要亦揭露「……瞭解PKC 亞型在涉及癌症的信號轉導途徑中的複雜、經常相互矛盾 的作用對於解釋具『不同選擇性』之PKC抑制劑觀察到的臨 床結果非常重要，……在目前階段中，PKC抑制劑治療癌症 的潛力尚未被實現」，乙證1揭露內容與系爭專利1請求項 1之差異在於，乙證1並未揭露midostaurin可用於治療對 衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症。⑵乙證1（第2123頁， 右欄「3.Agents in development (開發中的藥劑）」一 節第9至13行）雖揭露第一世代的星形孢菌素衍生物（包 含CGP41251，即midostaurin)可達成較好的激酶選擇效果 ，但該節指出其他化合物Ro 31-8220及Ro 32-0432則展現 出更高的激酶選擇性及PKC同功酶選擇性，即該發明所屬 技術領域中具有通常知識者依激酶選擇性效果，不會有合 理動機選擇以midostaurin為研究目標。⑶乙證1〈第2124頁 第3.1節「Broad range kinase inhibitors」(廣效性磷 酸酶抑制劑)〉雖揭露midostaurin（PKC-412，CGP41251） 為一種廣效性激酶抑制劑，且最初開發作為PKC選擇性抑 制劑，其中表1列舉22種midostaurin可抑制之激酶或受體 ，其中包含幹細胞因子受體c-kit，然該midostaurin對於 c-kit的IC50為600nM，相較於c-PKC＇s-α、-β、-γ（IC50 為22-32nM）、Phk（phosphorylase kinase，IC50為38nM ）、PDGFR-β（platelet derived growth factor-β，IC5 0為50nM）、Syk（非受體之酪胺酸激酶，IC50為95nM）等 之IC50，顯然midostaurin對c-kit的IC50相較於midostau rin對前述激酶之IC50高6倍以上，代表midostaurin對於c -kit的活性遠低於對c-PKC＇s-α、-β、-γ、Phk、PDGFR-β 、Syk等的活性，是以，該發明所屬技術領域中具有通常 知識者當可理解該midostaurin對於c-kit雖具有抑制效果 ，但相較於c-PKC＇s-α、-β、-γ等的抑制效果並不顯著， 且無法確認其是否可抑制肥大細胞「突變」之c-kit表現 ，縱使乙證1（第2125頁右欄最後一段）揭露使用1-100毫 克劑量之midostaurin，僅有少數的副作用，惟基於前述 ，midostaurin對於c-kit之抑制效果較其他激酶之抑制效 果差，就該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，並 不會有動機將midostaurin應用於抑制kit表現如抑制「肥 大細胞之D816V突變kit表現」以治療「對衣麻廷尼有抗性 的肥大細胞增多症」。⑷依乙證2（第690頁「Rational fo r use of kit inhibitors」一節，第691頁「Preliminar y Feasibility Studies」第7至10行）雖揭露肥大細胞增 多症患者中常發現讓c-kit持續活化的突變(包括Asp816突 變)，其會使肥大細胞增殖及轉化，故抑制活化的c-kit可 能對肥大細胞增多症的治療是有效的，乙證2(第691頁倒 數第7行至第693頁第2行)揭露具有對應人類D816V突變之D 814Y突變的鼠P815細胞株，所測試之5種可抑制野生型kit 磷酸化的吲哚酮（indolinones）化合物中，僅有SU6577 於40μM濃度下可以顯著「減少」P815細胞株中突變之kit 磷酸化及抑制該細胞生長（參圖1及圖2B），亦即縱使是 結構相近的吲哚酮化合物亦難以預期是否可抑制D816V突 變kit磷酸化，況且SU6577之結構與midostaurin有顯著不 同（參卷一第408頁兩者之結構式），該發明所屬技術領 域中具有通常知識者當無法合理預期midostaurin具有與S U6577相似之抑制D816V突變kit磷酸化的功效。⑸乙證2（ 第693頁「Therapeutic considerations」一節）揭露初 步體外試驗結果顯示kit激酶抑制劑可有效殺死肥大細胞 增多症之腫瘤肥大細胞，也許最終可以作為治療肥大細胞 增多症基礎，但活體內具有kit激酶表現，尚存在於其他 細胞，如：黑色素細胞、Cajal間質細胞、生殖細胞、造 血幹細胞及中樞神經系統等，然造血幹細胞係為一最大隱 憂，抑制該kit激酶表現，可能會導致致命性貧血，故kit 抑制劑針對應用於患有肥大細胞增多症「動物模型」應詳 細研究，方能嘗試應用於治療人體。⑹如前所述，基於乙 證1教示midostaurin對於c-kit之抑制效果較其他激酶之 抑制效果差，又乙證2教示即使是結構相近的吲哚酮化合 物亦難以預期是否可抑制D816V突變kit磷酸化，且給予選 擇性不好之kit抑制劑可能會導致致命性貧血等副作用， 該發明所屬技術領域中具有通常知識者縱使參酌乙證1及 乙證2之技術內容，亦不會有動機將結構與吲哚酮迥異之m idostaurin應用於抑制「肥大細胞之D816V突變kit表現」 以治療「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」，遑論可 合理預期midostaurin可以達成如系爭專利1發明說明所示 之治療對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症之功效，故乙 證1及乙證2之組合，不足以證明系爭專利1請求項1不具進 步性。 　⒉乙證3（第1741頁摘要左欄第5至9行、第1741頁摘要左欄第14 行至中欄第1行）揭露c-KIT蛋白上可包含Asp816Val的「酶 促位點（enzymatic site)」突變，且STI571(即衣麻廷尼（ imatinib))無法抑制成人型肥大細胞增多症患者中具Asp816 Val酶促位點突變的c-KIT蛋白活化，惟乙證3並未對於應以 何種化合物取代衣麻廷尼以治療對衣麻廷尼有抗性的肥大細 胞增多症提出任何指引，尚難謂本領域具有通常知識者有動 機將midostaurin取代衣麻廷尼以治療對衣麻廷尼有抗性的 肥大細胞增多症，乙證3並無法彌補乙證1及乙證2之不足， 故乙證1至3之組合不足以證明系爭專利1請求項1不具進步性 。 　⒊乙證4（第2欄第14至28行）揭露對星形孢菌素進行取代，則 所得的N-取代衍生物可保持對抗蛋白激酶C的抑制活性，但 減少對其他蛋白激酶的抑制作用，由於選擇性的增加，星形 孢菌素衍生物可符合在治療方面的重要需求，特別是對細胞 增殖的影響。又乙證4（第28欄例18）揭露N-benzoyl-staur osporine即為midostaurin，乙證4（第23欄第21至29行）揭 露一種醫藥組合物，特別是口服給藥劑型（如錠片或膠囊） ，包含5至500mg的活性成分，較佳包含10至100mg的活性成 分，惟乙證4仍未教示midostaurin可用於治療肥大細胞增多 症，遑論用於治療對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症，故 乙證4亦無法彌補乙證1及乙證2之不足，因此，乙證1、2、4 之組合不足以證明系爭專利1請求項1不具進步性。 ⒋承上所述，既然乙證3及乙證4均無法彌補乙證1及乙證2之不 足，是以，乙證1至4之組合自不足以證明系爭專利1請求項1 不具進步性。 ⒌上訴人所述不可採之理由： ⑴上訴人稱「原審判決第28頁第29行至第29頁第30行，認為引 證文件需具體揭露『對於腫瘤肥大細胞的突變c-kit之表現是 否有抑制作用』，且須明確記載midostaurin於體内試驗治療 肥大細胞增多症或腫瘤之效果，始得證明604專利請求項1不 具進步性」，以致原審判決就進步性之判斷標準與審定時審 查基準之教示有所牴觸而有違誤云云(卷一第112頁），惟原 審判決係基於乙證1教示midostaurin對於c-kit之抑制效果 較其他激酶之抑制效果差，以及乙證2教示即使是結構相近 的吲哚酮化合物亦難以預期是否可抑制D816V突變kit磷酸化 ，且給予選擇性不好之kit抑制劑可能會導致致命性貧血等 副作用，故kit抑制劑針對應用於患有肥大細胞增多症「動 物模型」應詳細研究，方能嘗試應用於治療人體(原審判決 第28、29頁)，才作出「該發明所屬技術領域中具有通常知 識者無法預期midostaurin是否具有抑制腫瘤肥大細胞「突 變」之kit表現，亦無法獲致midostaurin是否具有『特異性 地專一作用』在腫瘤肥大細胞，且由於體外細胞試驗環境與 體內試驗（人體或動物）差異甚大，並未考量體內吸收、分 布、代謝及排泄之作用，故體內試驗具有高度不可預測性」 (原審判決第29頁第21至27行)之論述，亦即原審判決已詳盡 說明基於上訴人提呈之證據所揭露之內容並無法推論出mido staurin與治療肥大細胞增多症間之關連性的具體理由，原 審判決並未與專利審查基準有所牴觸，上訴人所述並不可採 。 ⑵上訴人稱乙證2及乙證1皆已明確揭露midostaurin與SU6577具 備相似藥理功效而有動機嘗試將其他kit抑制劑用於治療肥 大細胞增多症；因知悉c-kit抑制劑可能對野生型或具有突 變之肥大細胞增多症的治療是有效的而有動機自現有的c-ki t抑制劑中尋找合適的化合物作為藥物開發的前導化合物； 乙證30的研究目的為找出可抑制突變型KIT功能的受體酪胺 酸激酶抑制劑，且其表2中將PKC412(即midostaurin)與其他 吲哚酮化合物並列比較等，並提出專家意見書(第5頁「通常 知識者有動機利用Midostaurin治療肥大細胞增多症」段落1 5及16)作為佐證而認系爭專利1不具進步性云云(卷一第117 頁、卷二第17頁、卷三第75至76頁)，並引用美國PTAB上訴 決定(乙證25)稱所有吲哚酮化合物皆有抑制P815細胞生長之 效果而可合理預期作為c-kit抑制劑之midostaurin可用於治 療肥大細胞增多症(卷三第325頁)。惟如前述，乙證2揭露5 個測試吲哚酮化合物中僅有1個可顯著減少D816V突變kit磷 酸化及抑制P815細胞生長，亦即乙證2已然教示即使是結構 相近的吲哚酮化合物，亦難以預期是否可有效抑制D816V突 變kit磷酸化，此代表藉由抑制kit之活性以治療肥大細胞增 多症係具有高度之不可預測性，縱認乙證2中所有吲哚酮化 合物或多或少有抑制P815細胞生長之效果，然而該發明所屬 技術領域中具有通常知識者欲嘗試將其他kit抑制劑用於治 療肥大細胞增多症，亦僅有動機去選擇與吲哚酮化合物結構 較為相近之化合物，幾無可能在缺乏任何指引的狀態下改嘗 試去選擇與吲哚酮之結構迥異之星形孢菌素衍生物如midost aurin，且專利權採屬地主義，各國專利法制不同，審查基 準互異，例如系爭專利1之歐洲對應案即未見採相似見解， 實無法僅依上開美國PTAB上訴決定即遽認系爭專利1請求項1 不具進步性。上訴人雖另提出乙證30稱其於表2中將可用於 抑制野生型KIT之PKC412(即midostaurin)與其他吲哚酮化合 物並列而有動機嘗試將PKC412測試用於抑制突變型KIT，然 如前述，乙證1已然揭示midostaurin雖可抑制野生型KIT， 惟其抑制效果並不顯著，且乙證30中關於表2的說明係記載 「與其他酪胺酸激酶抑制劑相比，多標靶吲哚酮SU11652、S U11654與SU11655是野生型與突變型KIT的有效抑制劑，其藥 物濃度在體內很容易達到」(第592頁右欄第1至5行)，亦即 乙證30之表2雖將PKC412與其他吲哚酮化合物並列，然乙證3 0明確教示吲哚酮化合物相較於其他酪胺酸激酶抑制劑係為 較佳之kit抑制劑，故所屬領域具有通常知識者根據乙證30 揭示之內容，亦僅會進一步選擇將吲哚酮化合物應用於治療 與突變型KIT相關之疾病，而無動機去選擇已被認為效果相 對較差之其他酪胺酸激酶抑制劑如PKC412(即midostaurin) ，上訴人所述並不可採。 ⑶上訴人稱由於midostaurin可抑制c-kit且其IC50 600nM遠低 於乙證2中所測試的劑量，通常知識者有合理動機選擇乙 證1揭露之非毒性、具高選擇性且可作為c-kit抑制劑的mi dostaurin，測試其對於肥大細胞增多症的治療效果而不 具進步性云云(卷一第118頁)。惟乙證1表1中的測試樣本 是「蛋白質本身」而非「細胞」，因此表1中對「c-kit蛋 白質」之IC50值不能直接與加到「C2細胞」及「P-815細 胞」試驗中所使用之試劑濃度進行比較，更何況乙證2給 予C2細胞「5 μM」以及給予P-815細胞「40 μM」根本不是 IC50值，且相較於c-PKC(midostaurin原即是針對抑制PKC 所開發的化合物)以及表1中的大多數其他激酶，midostau rin對c-kit之600nM的IC50並非顯著，因此，該發明所屬 技術領域中具有通常知識者不會認為midostaurin是抑制c -kit的良好候選物，更何況是抑制突變之c-kit，故上訴 人所述不可採。 ⑷上訴人稱乙證1並未揭露化合物Ro 31-8220及Ro 32-0432具有 kit抑制劑活性，然midostaurin不但具有較好的激酶選擇性 、潛在性的治療指數及顯著地非毒性，亦具有c-kit抑制劑 活性而有動機選擇以midostaurin為研究目標等並提出專家 意見書(第5至6頁「通常知識者有動機利用Midostaurin治療 肥大細胞增多症」段落17)作為佐證(卷一第119頁、卷二第1 7至19頁)。惟乙證1主要介紹當時開發之PKC抑制劑以作為抗 癌藥物，係根據選擇性從低到高描述PKC抑制劑，首先提到 ：相較於非選擇性吲哚并咔唑星形孢菌素，CGP41251(即mid ostaurin)被稱為「第一代星形孢菌素類似物」，具有較高 的激酶選擇性及潛在治療指數；隨後再提到：Ro 31-8220及 Ro 32-0432除了PKC同功酶選擇性外，表現出更高的激酶選 擇性；而LY-333531、LY-317615及LY-379196亦展現其他程 度的激酶及PKC同功酶選擇性（第2123頁右欄「3.Agents in development(開發中的藥劑）」一節第9至19行），基於前 述乙證1所教示之選擇性順序，該發明所屬技術領域中具有 通常知識者當然會傾向選擇具更佳激酶及PKC選擇性的新化 合物(例如Ro 31-8220、Ro 32-0432、LY-333531、LY-31761 5及LY-379196)，而非CGP41251(即midostaurin)作為潛在的 發展目標，以研究各該化合物如何以其PKC抑制能力達成潛 在之抗癌效果，縱使選擇了midostaurin作為進一步研究目 標，亦僅會根據乙證1之研究主題針對midostaurin之PCK抑 制能力及其抗癌效果進行研究，幾無可能偏離乙證1之研究 主題而特意去選擇抑制效果較其他激酶之抑制效果差的c-ki t以將midostaurin用於治療乙證1所未提及之肥大細胞增多 症，更無可能用於治療對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症 ，上訴人特意擷取乙證1第2123頁右欄「3.Agents in devel opment (開發中的藥劑）」一節第9至13行之文字敘述，刻 意忽略同一節第13至19行關於其他化合物如Ro 31-8220等表 現出更高的激酶選擇性的文字敘述，顯與乙證1所教示之內 容不一致，所述並不可採。 ⑸上訴人稱「若依照原審判決之邏輯，乙證1中midostaurin對 於c-kit的IC50為600nM，低於n-PKC＇s-ε、a-PKC-ζ的IC50 (分別為2,000及465,000 nM)等，是該發明所屬技術領域 中具有通常知識者當可理解該midostaurin對於幹細胞因 子受體c-kit具有抑制效果，且相較於n-PKC＇s-ε及a-PKC- ζ抑制效果較為顯著（IC50值濃度相對較低），就該發明 所屬技術領域中具有通常知識者而言，有動機將midostau rin應用於抑制『腫瘤肥大細胞之kit表現』」而不具進步性 云云(卷一第119至120頁)。惟n-PKC＇s-ε、a-PKC-ζ是n-PK C同功型，而非c-PKC同功型，由乙證1之表1可知，midost aurin對c-kit的IC50(600nM)顯著高於其開發的c-PKC同功 型(22-32nM)，代表midostaurin對c-kit的活性遠低於對c -PKC的活性，且midostaurin對於PKA、cdk1/cyclin B、c -kit、c-Src、c-Fgr及VEGF-R1之抑制同被歸類於在約微 莫耳濃度(第2124頁右欄第1段)，該發明所屬技術領域中 具有通常知識者實無動機從前述6種抑制效果並非較佳的 激酶中，特意去選擇c-kit以將midostaurin用於治療乙證 1所未提及之肥大細胞增多症，更無可能用於治療對衣麻 廷尼有抗性的肥大細胞增多症，故上訴人所述不可採。 ㈢乙證1至3之組合、乙證1至4之組合不足以證明系爭專利1請求 項2不具進步性： 系爭專利1請求項2係為依附於請求項1之附屬項，包含請求 項1之全部技術特徵，其進一步界定之內容如附表二所示。 同前所述，既然乙證1至3或乙證1至4之組合均不足以證明系 爭專利1請求項1不具進步性，亦即前述證據組合均不足以使 該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機將midostauri n應用於治療「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」，而 已知具有D816V突變之受體酪胺酸激酶KIT會使肥大細胞增多 症患者對衣麻廷尼具有抗性(乙證3摘要)，故該發明所屬技 術領域中具有通常知識者自亦無動機將midostaurin應用於 治療「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症為具有D816V突 變之受體酪胺酸激酶KIT的肥大細胞增多症」，因此，乙證1 至3或乙證1至4之組合亦不足以證明系爭專利1請求項2不具 進步性。 ㈣乙證1、2之組合、乙證1至3之組合、乙證1、2、4之組合、乙 證1至4之組合不足以證明系爭專利1請求項3不具進步性： ⒈系爭專利1請求項3內容如附表二所示。同前所述，既然乙證1 、2、乙證1至3、乙證1、2、4或乙證1至4之組合均不足以證 明系爭專利1請求項2不具進步性，亦即前述證據組合均不足 以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機將midost aurin應用於抑制「肥大細胞之D816V突變kit表現」以治療 「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」，而已知肥大細胞 之D816V突變KIT表現會導致受體酪胺酸激酶KIT之結構性(co nstitutive)活化(乙證3第1741頁「Introduction」左欄第1 段)，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者自亦無動機 將midostaurin應用於治療受體酪胺酸激酶KIT之結構性(con stitutive)活化的肥大細胞增多症，因此，乙證1、2、乙證 1至3、乙證1、2、4或乙證1至4之組合亦不足以證明系爭專 利1請求項3不具進步性。 ⒉上訴人稱「原審判決第26頁第3點……『系爭專利之發明所欲治 療之肥大細胞增多症，當是因蛋白質密碼子816（D816V） 之突變造成KIT酪胺酸激酶活性的失控所導致者』」、「請 求項2所請發明始為因蛋白質密碼子816(D816V)之突變造 成KIT酪胺酸激酶活性的失控所導致者，而604專利請求項 1、3不應解釋為因蛋白質密碼子816(D816V)之突變造成的 『肥大細胞增多症』」等違反禁止讀入原則及請求項差異原 則云云（卷一第109至111頁），並提出系爭專利1之美國 對應案相關決定(乙證25至27)為佐。惟上訴人上開關於原 審判決之質疑內容並不影響系爭專利1之進步性認定，且 原審判決第28頁第3至13行記載：「發明所屬技術領域中 具有通常知識者當可理解該Midostaurin對於幹細胞因子 受體c-kit雖具有抑制效果，但相較於c-PKC’s-α、-β、-γ 抑制效果並不顯著（IC50值濃度相對較高），更未揭露是 否可抑制腫瘤肥大細胞『突變』之c-kit表現……就該發明所 屬技術領域中具有通常知識者而言，不會有動機將midost aurin應用於抑制『腫瘤肥大細胞突變之kit表現』，且無法 預期具有抑制效果」，亦即原審判決僅是例示說明具有D8 16V突變的肥大細胞增多症為可由midostaurin治療的肥大 細胞增多症的一種具體類型實例，且原審判決第31頁第18 至21行亦明確記載：「該發明所屬技術領域中具有通常知 識者參酌乙證1、2之內容，並不會有動機使用midostauri n治療肥大細胞增多症，且不會有應用midostaurin治療肥 大細胞增多症會獲得治療成功之合理預期」，依上所述， 原審判決應無意將系爭專利1請求項1、3的肥大細胞增多 症限定為僅具有D816V突變的肥大細胞增多症，並未違反 禁止讀入原則及請求項差異原則，上訴人所述不可採。 ㈤乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4 、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、 乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2、3、4 、6之組合不足以證明系爭專利1請求項5不具進步性： ⒈系爭專利1請求項5係依附於請求項1或2之附屬項，包含請求 項1或2之全部技術特徵，其進一步界定之內容如附表二所示 。乙證5（第41頁第4段）揭露Midostaurin（第34頁，式VII ）可以與一種或多種可藥用載體和任選的一種或多種其它常 規藥用助劑聯用等，乙證5（第43頁倒數第2段至第44頁第1 段）揭露式VII化合物有效的日劑量為100至300mg，較佳為1 25mg至250mg，最佳為220至230mg，優選225mg。式VII的化 合物最佳一天給藥一次、兩次或三次，每日總劑量為100至3 00mg。在一個實施方案中，式VII的化合物是一天三次地進 行給藥，每日總劑量為220至230mg，較佳為225mg，並且每 次給藥劑量較佳為70至80mg，優選75mg。惟乙證5係針對治 療「涉及FLT3受體酪胺酸激酶活性失調之白血病及骨髓增生 異常綜合症」，非「肥大細胞增多症」，且如前述，乙證1 、2、乙證1至3、乙證1、2、4或乙證1至4之組合均不足以使 該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機將midostauri n應用於治療「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」，故 該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌乙證1、2、5之 組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4、5之組合、乙 證1至5之組合，並無法有合理動機經一般例行性試驗而完成 系爭專利1請求項5之發明，故前述證據之組合不足以證明系 爭專利1請求項5不具進步性。 ⒉乙證6（第6頁第0078段）揭露一種包含N-benzoyl-Stauropor ine（即midostaurin）的醫藥組合物，對75公斤哺乳動物 （如成人），所使用劑量為每日25 mg至300 mg、較佳為 每日100 mg至225 mg、例如：120 mg至225 mg，例如：15 0 mg活性試劑，乙證6（第6頁第0082段）揭露藥物組合物 是單位劑型的情況下，每個單位劑型將適宜含有25至100m g活性成分，較佳為25至72mg活性成分，這樣的單位劑型 適合每天給藥1至5次，取決於特定的治療目的、治療組分 等，惟由於乙證6係揭露投服包含midostaurin之醫藥組成 物後，midostaurin所呈現之相關藥物動力學參數（如：C max、AUC），且上開劑量並非用於治療「肥大細胞增多症 」、「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」之劑量，故 乙證6並未揭露Midostaurin用於治療「肥大細胞增多症」 及「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」之劑量。且如 前述，乙證1、2、乙證1至3、乙證1、2、4或乙證1至4之 組合均不足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者有 動機將midostaurin應用於治療「對衣麻廷尼有抗性的肥 大細胞增多症」，故該發明所屬技術領域中具有通常知識 者參酌乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、乙 證1、2、4、6之組合、乙證1、2、3、4、6之組合並無法 有合理動機經一般例行性試驗而完成系爭專利1請求項5之 發明，因此，前述證據之組合不足以證明系爭專利1請求 項5不具進步性。 　㈥乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4 、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、 乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2、3、4 、6之組合不足以證明系爭專利1請求項6不具進步性： 系爭專利1請求項6係依附於請求項5之附屬項，包含請求項5 之全部技術特徵，其進一步界定之內容如附表二所示。承上 所述，乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1 、2、4、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之 組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2 、3、4、6之組合，不足以使該發明所屬技術領域中具有通 常知識者有合理動機，經一般例行性試驗而完成請求項5之M idostaurin用於治療「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症 」之每日有效量100至300毫克，遑論Midostaurin（即式VII ）用於治療前開疾病之每日有效量220至230毫克，故該發明 所屬技術領域中具有通常知識者參酌乙證1、2、5之組合、 乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4、5之組合、乙證1、2 、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、乙證1、2、4、6之組 合、乙證1至5之組合、乙證1、2、3、4、6之組合，並無法 有合理動機經一般例行性試驗而完成系爭專利1請求項6之發 明，故前述證據之組合不足以證明系爭專利1請求項6不具進 步性。 ㈦乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4 、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、 乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2、3、4 、6之組合不足以證明系爭專利1請求項7不具進步性： 系爭專利1請求項7係依附於請求項6之附屬項，包含請求項6 之全部技術特徵，其進一步界定之內容如附表二所示。承上 所述，乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1 、2、4、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之 組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2 、3、4、6之組合，不足以使該發明所屬技術領域中具有通 常知識者有合理動機，經一般例行性試驗而完成請求項6之M idostaurin用於治療「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症 」之每日有效量220至230毫克，遑論Midostaurin（即式VII ）用於治療前開疾病之每日有效量225毫克，故該發明所屬 技術領域中具有通常知識者，參酌乙證1、2、5之組合、乙 證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4、5之組合、乙證1、2、 6之組合、乙證1、2、3、6之組合、乙證1、2、4、6之組合 、乙證1至5之組合、乙證1、2、3、4、6之組合，並無法有 合理動機經一般例行性試驗而完成系爭專利1請求項7之發明 ，故前述證據之組合不足以證明系爭專利1請求項7不具進步 性。 ㈧乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4 、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、 乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2、3、4 、6之組合不足以證明系爭專利1請求項8不具進步性： 系爭專利1請求項8係依附於請求項1或2之附屬項，包含請求 項1或2之全部技術特徵，其進一步界定之內容如附表二所示 。承上所述，乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合 、乙證1、2、4、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2 、3、6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、 乙證1、2、3、4、6之組合，不足以使該發明所屬技術領域 中具有通常知識者有合理動機，經一般例行性試驗而完成Mi dostaurin用於治療「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症 」之每日有效量100至300毫克的發明，更無法完成Midostau rin（即式VII）用於治療前開疾病之劑量及給藥頻率為「每 天給予一、二或三次，總劑量是每天100至300毫克」的發明 ，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌乙證1、2 、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4、5之組 合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、乙證1、 2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2、3、4、6之組 合，並無法有合理動機經一般例行性試驗而完成系爭專利1 請求項8之發明，故前述證據之組合不足以證明系爭專利1請 求項8不具進步性。 ㈨乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4 、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、 乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2、3、4 、6之組合不足以證明系爭專利1請求項9不具進步性： 系爭專利1請求項9係依附於請求項8之附屬項，包含請求項8 之全部技術特徵，其進一步界定之內容如附表二所示。承上 所述，乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1 、2、4、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之 組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2 、3、4、6之組合，不足以使該發明所屬技術領域中具有通常 知識者有合理動機，經一般例行性試驗而完成請求項8之Mido staurin用於治療「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」是 「每天給予一、二或三次，總劑量是每天100至300毫克」， 遑論Midostaurin（即式VII）用於治療前開疾病之總劑量是 每天220至230毫克，故該發明所屬技術領域中具有通常知識 者，參酌乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證 1、2、4、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之 組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2 、3、4、6之組合，並無法有合理動機經一般例行性試驗而完 成系爭專利1請求項9之發明，故前述證據之組合不足以證明 系爭專利1請求項9不具進步性。 ㈩乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4 、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、 乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2、3、4 、6之組合不足以證明系爭專利1請求項10不具進步性： 系爭專利1請求項10係依附於請求項9之附屬項，包含請求項 9之全部技術特徵，其進一步界定之內容如附表二所示。承 上所述，乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙 證1、2、4、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、 6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1 、2、3、4、6之組合，不足以使該發明所屬技術領域中具有 通常知識者有合理動機，經一般例行性試驗而完成請求項9 之Midostaurin用於治療「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增 多症」是「每天給予一、二或三次，總劑量是每天220至230 毫克」，何況Midostaurin（即式VII）用於治療前開疾病之 總劑量是每天225毫克，故該發明所屬技術領域中具有通常 知識者參酌乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、 乙證1、2、4、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3 、6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙 證1、2、3、4、6之組合，並無法有合理動機經一般例行性 試驗而完成系爭專利1請求項10之發明，故前述證據之組合 不足以證明系爭專利1請求項10不具進步性。 乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4 、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、 乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2、3、4 、6之組合不足以證明系爭專利1請求項11不具進步性： 系爭專利1請求項11係依附於請求項1或2之附屬項，包含請 求項1或2之全部技術特徵，其進一步界定之內容如附表二所 示。承上所述，乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組 合、乙證1、2、4、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、 2、3、6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合 、乙證1、2、3、4、6之組合不足以使該發明所屬技術領域 中具有通常知識者有合理動機，經一般例行性試驗而完成Mi dostaurin用於治療「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症 」是「每天給予三次，總劑量是每天100至300毫克」之發明 ，更無法完成Midostaurin（即式VII）用於治療前開疾病之 劑量及給藥頻率為「每天給予三次，總劑量是220至230毫克 ，且每次給予70至80毫克劑量」的發明，故該發明所屬技術 領域中具有通常知識者參酌乙證1、2、5之組合、乙證1、2 、3、5之組合、乙證1、2、4、5之組合、乙證1、2、6之組 合、乙證1、2、3、6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證 1至5之組合、乙證1、2、3、4、6之組合，並無法有合理動 機經一般例行性試驗而完成系爭專利1請求項11之發明，故 前述證據之組合不足以證明系爭專利1請求項11不具進步性 。 乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4 、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、 乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2、3、4 、6之組合不足以證明系爭專利1請求項12不具進步性： ⒈系爭專利1請求項12係依附於請求項11之附屬項，包含請求項 11之全部技術特徵，其進一步界定之內容如附表二所示。承 上所述，乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙 證1、2、4、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、 6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1 、2、3、4、6之組合，不足以使該發明所屬技術領域中具有 通常知識者有合理動機，經一般例行性試驗而完成請求項11 之Midostaurin用於治療「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增 多症」是「每天給予三次，總劑量是220至230毫克，且每次 給予70至80毫克劑量」，遑論Midostaurin（即式VII）用於 治療前開疾病之劑量為「總劑量是225毫克，且每次給予75 毫克劑量」，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌 乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4 、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、 乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2、3、4 、6之組合，並無法有合理動機經一般例行性試驗而完成系 爭專利1請求項12之發明，故前述證據之組合不足以證明系 爭專利1請求項12不具進步性。 ⒉上訴人稱「由於上開證據組合係用於證明604專利不具進步性 而非新穎性，故乙證5或乙證6本無需單獨揭露midostaurin 用於治療『肥大細胞增多症』、『對衣麻廷尼有抗性的肥大細 胞增多症』之劑量」，認原審判決稱上開證據不足證明系爭 專利1請求項5至12不具進步性殊不足採云云（卷一第129頁 ）。惟查原審判決係基於乙證1、2、乙證1至3、乙證1、2、 4或乙證1至4之組合，均不足以使該發明所屬技術領域中具 有通常知識者，有動機將midostaurin應用於治療「對衣麻 廷尼有抗性的肥大細胞增多症」，縱使乙證5或乙證6揭露了 midostaurin治療其他疾病之劑量，然乙證5或乙證6亦未揭 露midostaurin用於治療與「肥大細胞增多症」、「對衣麻 廷尼有抗性的肥大細胞增多症」等相關疾病之劑量，故該發 明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌乙證1、2、5、乙 證1、2、3、5、乙證1、2、4、5、乙證1、2、3、6、乙證1 、2、4、6、乙證1至5或乙證1、2、3、4、6之組合，仍無法 有合理動機經一般例行性試驗而完成系爭專利1請求項5至12 之發明，亦即原審判決已綜合考量上開證據之組合並不足以 使系爭專利1請求項5至12之發明不具進步性，而非僅依據乙 證5或乙證6未揭露midostaurin用於治療與「肥大細胞增多 症」、「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」之劑量即認 定系爭專利不具進步性，上訴人所述不可採。 系爭專利2請求項1至6並無違反核准時專利法第26條第2、3項 規定之情事： ⒈核准時專利法第26條第2項規定部分： ⑴系爭專利2之實例2使用表現兩種不同FLT3突變類型之Ba/F3細 胞(即Ba/F3-FLT3-ITD細胞及Ba/F3-FLT3-D835Y細胞)，證 實midostaurin在IC50<10nM下抑制Ba/F3-FLT3-ITD及Ba/F 3-FLT3-D835Y兩者細胞之增生，並在24至72小時内導致G1 細胞循環停止與細胞凋零，而在濃度達到500 nM下，不會 抑制未經轉變Ba/F3細胞之生長，且對數種非失調/非突變 型FLT3受體之人類白血病與淋巴瘤細胞不具細胞毒性，亦 即系爭專利2之發明說明中的實例已證明midostaurin可有 效抑制或殺死失調/突變的FLT3細胞，但對非失調/突變型 的細胞不具毒性，具有高度專一性，故可佐證midostauri n對於涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病的治療 功效。且在系爭專利2優先權日之前，已知涉及失調之FLT 3受體酪胺酸激酶活性之具體疾病種類，例如乙證8、甲證 22等揭示涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之多種白血 病如急性骨髓白血病(AML)等及脊髓發育不良徵候簇(MDS) ，系爭專利2說明書第50至51頁亦有相關記載：「FLT3基 因之迷行表現已被記載於成人與童年白血病中，包括急性 骨髓白血病(AML)、具有三家系脊髓發育不良之AML(AML/T MDS)、急性淋巴胚細胞白血病(ALL)及脊髓發育不良徵候 簇(MDS)……FLT3受體之活化突變已被發現於約35%患有急性 骨髓胚細胞白血病(AML)之病患中，且係與不良預後有關 聯。最常見之突變係涉及近細胞膜功能部位中之架構內複 製，其中另外5-10%病患具有在天冬素835處之單點突變。 此兩種突變係與FLT3之酪胺酸激酶活性之構成活化作用有 關聯」。另外，在系爭專利2優先權日之前，已知midosta urin可作為蛋白質激酶C(PKC)之抑制劑，故其化學結構及 其製備、藥物動力學(PK)曲線輪廓及劑量範圍皆屬已知如 甲證20所示，系爭專利2說明書第50、55及56頁亦已揭示 投藥劑量、投藥途徑等資訊。依上所述，該發明所屬技術 領域中具有通常知識者確實能夠將midostaurin用於治療 涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病，亦能理解該 疾病所涵蓋的具體病症，因此，該發明所屬技術領域中具 有通常知識者在無須過度實驗的情況下，即能瞭解申請專 利之發明的內容，並可據以實施系爭專利2請求項1至6的 發明，故系爭專利2請求項1至6對應之發明說明並無違反 核准時專利法第26條第2項規定之情事。 ⑵上訴人稱系爭專利2實例1及2僅揭露米多星孢素可用於抑制野 生型FLT3或是突變型FLT3酶活性，未揭任何具體實例證明米 多星孢素之醫藥用途、Ba/F3細胞並非疾病模式、藥物開發 需經過藥物探索、臨床前實驗(動物實驗)及臨床實驗(人體 實驗)等步驟始得確認該藥物是否具有療效；並非所有白血 病皆具有失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性而皆可使用米多星 孢素進行治療；系爭專利2之美國對應案的審查委員亦認為 僅根據發明說明中所提供之FLT3受體的抑制，無法使通常知 識者能據以實施所請發明(乙證23)，認系爭專利2違反核准 時專利法第26條第2項規定云云(卷一第262至265頁)，經查 ： ①如前所述，系爭專利2之發明說明中的實例2已然證明midosta urin可有效抑制或殺死失調/突變的FLT3細胞，但對非失調/ 突變型的細胞不具毒性，具有高度專一性，故上訴人稱系爭 專利2實例1及2「揭露米多星孢素可用於抑制野生型FLT3」 顯然有誤，且基於midostaurin對於失調/突變的FLT3細胞之 高度專一性以及已知涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之 具體疾病種類，亦足以證實midostaurin對於涉及失調之FLT 3受體酪胺酸激酶活性之疾病的治療功效，該發明所屬技術 領域中具有通常知識者確實能夠將midostaurin用於治療涉 及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病，故上訴人稱系爭 專利2未揭任何具體實例證明米多星孢素之醫藥用途云云， 並不可採。 ②由上訴人所提乙證21文獻第59頁左欄第22至27行記載：「在 由不同臨床相關的致癌性酪激酶轉形之擴展平台Ba/F3細胞 上使用該技術，對於生成預測性抗藥輪廓並指導未來激酶抑 制劑的設計、開發及臨床應用決策非常有用」，可得知Ba/F 3細胞模型是廣泛應用於蛋白激酶癌症研究的良好工具，顯 示出Ba/F3細胞突變與致癌基因癌症之間的密切關係，故系 爭專利2實例2例示之突變Ba/F3細胞模型確實能夠說明在涉 及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病中的治療應用，因 此，上訴人以乙證21稱抑制Ba/F3細胞生長並非表示治療涉 及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病云云，並不可採。 ③核准時之93年專利審查基準第二篇第十章第3.1.1.1.3節記載 ：「藥理試驗應採用該發明所屬技術領域中具有通常知識者 普遍採用的科學方法，例如體外試驗、動物實驗或臨床試驗 」(卷一第330頁)，亦即專利審查實務從未強制要求專利申 請人必須提呈動物試驗或臨床數據來證明所請發明之功效， 並例示體外試驗亦為一種可接受的科學證明方法。再者，如 前所述，系爭專利2之發明說明業已充分揭露而使該發明所 屬技術領域中具有通常知識者能夠據以實施系爭專利2之發 明，上訴人稱藥物開發需經藥物探索、臨床前實驗(動物實 驗)及臨床實驗(人體實驗)等始得確認該藥物是否具有療效 ，實屬藥品為取得上市許可證所需進行之臨床前研究及臨床 實驗，而非醫藥相關發明之專利的發明說明是否符合可據以 實施要件所要求符合之條件，上訴人所述不可採。 ④系爭專利2請求項2為「根據申請專利範圍第1項之用途，其係 用於治療白血病與脊髓發育不良徵候簇」，由於請求項2依 附請求項1，自包含請求項1的所有技術特徵，故請求項2的 白血病係指涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之白血病， 而非其他成因之白血病，亦即系爭專利2請求項2並未請求治 療所有白血病，同理，請求項5亦然，因此，上訴人稱並非 所有白血病皆可使用米多星孢素進行治療等，實無法用以證 明系爭專利2之發明說明不符可據以實施要件，上訴人所引 用之乙證22亦僅為白血病類型基礎知識介紹之網頁，亦不能 用以證明系爭專利2之發明說明不符可據以實施要件，上訴 人所述不可採。 ⑤上訴人雖稱系爭專利2之美國對應案亦曾在審查過程中被認為 無法使通常知識者能據以實施所請發明(乙證23)，惟專利權 採屬地主義，各國專利法制不同，審查基準互異，自難比附 援引，執為本件上訴人有利之論據。 ⒉核准時專利法第26條第3項規定部分： ⑴如前所述，在系爭專利2優先權日之前，已知涉及失調之FLT3 受體酪胺酸激酶活性之具體疾病種類，例如乙證8、甲證22 等揭示涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之多種白血病如 急性骨髓白血病(AML)等及脊髓發育不良徵候簇(MDS)，系爭 專利2說明書第50至53頁亦已充分描述涉及失調之FLT3受體 酪胺酸激酶活性之疾病，故該發明所屬技術領域中具有通常 知識者基於先前技術以及系爭專利2之發明說明內容，可理 解midostaurin用於系爭專利2請求項1所載「治療涉及失調 之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病」及用於請求項4所載「 治療患有涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性疾病」所能治 療之具體疾病，系爭專利2請求項1及4並無上訴人所稱不明 確之瑕疵，由於上訴人並未具體指明其餘請求項有何其他不 明確之處，故系爭專利2請求項2、3、5、6亦符合明確要件 。 ⑵如前所述，基於系爭專利2之發明說明中的實例2已證明midos taurin對於失調/突變的FLT3細胞之高度專一性，以及已知 涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之具體疾病種類，足以 證實midostaurin對於涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性 之疾病的治療功效，故該發明所屬技術領域中具有通常知識 者確實能從系爭專利2之發明說明所揭露的內容，總括得到m idostaurin可用於治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性 之疾病(請求項1、4)、(涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活 性之)白血病(請求項2、5)與脊髓發育不良徵候簇(請求項2) ，以及(涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之)急性骨髓胚 細胞白血病與高危險脊髓發育不良徵候簇(請求項3、6)，故 系爭專利2請求項1至6可為發明說明及圖式所支持。 ⑶上訴人雖稱系爭專利2實例1、實例2中僅提供米多星孢素可用 於抑制野生型FLT3或是突變型FLT3酶活性的實施例，無法總 括得到米多星孢素可用於治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激 酶活性之疾病，認系爭專利2違反核准時專利法第26條第3項 規定云云(卷一第265至267頁)。惟如前述，系爭專利2發明 說明中之實例2已證明midostaurin對於失調/突變的FLT3細 胞之高度專一性以及已知涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活 性之具體疾病種類，在審閱系爭專利2之發明說明揭示内容 及實例說明與相關結論後，該發明所屬技術領域中具有通常 知識者確實能夠總括得到midostaurin可用於治療系爭專利2 請求項1至6所記載的涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之 疾病，上訴人所述不可採。 乙證7至9之組合、乙證7、10、11之組合、乙證7、11、12之 組合、乙證11、14之組合、乙證7、14、15之組合、乙證7、 8、16、17之組合不足以證明系爭專利2請求項1不具進步性 ： ⒈系爭專利2請求項1內容如附表三所示。⑴乙證7第92頁右欄「A ction」(作用)、「Synonyms」(同義詞)揭露midostaurin藥 物及其化學結構(亦可名為benzoylstaurosporine;CGP-4125 1;PKC-412;STI-412)，相同於系爭專利2請求項1中式VII化 合物，其為Protein kinase C(PKC)抑制劑。又乙證7第93頁 左欄「Pharmacology」一節第2段第2至7行揭露midostaurin 可抑制配體所引發之VEGF受體KDR/flk-1、PDGF受體以及c-K it之自磷酸化，並揭露對於其他酪胺酸激酶沒有作用，乙證 7第92頁左欄摘要第1、2段揭露midostaurin亦可用於治療多 種腫瘤，包括大腸癌、乳癌、慢性淋巴細胞性白血病（chro nic lymphocytic leukemia，CLL）及非何杰金氏淋巴癌（n on-Hodgkin’s lymphoma，NHL），乙證7揭露內容與系爭專 利2請求項1之差異在於，乙證7並未揭露midostaurin可用於 治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病。⑵乙證8第 155頁左欄第1至6行揭露Fms-like tyrosine kinase 3（FLT 3）為第三型酪胺酸激酶受體的家族成員之一，其成員還包 括幹細胞因子（KIT）酪胺酸激酶、巨噬細胞集落刺激因子- 1（FMS）及血小板衍生生長因子（PDGF）受體，乙證8第156 頁左欄第3段揭露近年來，在大約17-20%的成人急性骨髓白 血病（AML）、3%的成人脊髓發育不良徴候簇（myelodyspla stic syndrome；MDS）、15%的成人急性骨髓白血病（AML） 伴隨脊髓發育不良和20.3%的急性早幼骨髓性白血病（APL） 患者中，發現FLT3基因JM/TK-1結構域內的內部串聯重複（i nternal tandem duplication, ITD）之體細胞突變。⑶乙證 9第374頁右欄第6至8行揭露突變之FLT3內部串聯重複（ITD ）導致受體的持續活化，因此蛋白質二聚化和自磷酸化不需 要結合FLT3配體（ligand-independently），乙證9第375頁 左欄「Results」以下第10至12行、右欄第1至2行和圖lb揭 露多種酪胺酸激酶抑制劑在微莫耳濃度（μM）下抑制FLT3突 變之32D細胞及32D母細胞的生長，其中以Herbimycin A最有 效，相對於32D母細胞，Herbimycin A顯著抑制FLT3突變之3 2D細胞的生長（特別是0.1至1.0微莫耳濃度之Herbimycin A ），乙證9第374頁摘要第20至22行揭露突變的FLT3酪胺酸激 酶抑制劑為治療白血病的有前景的靶點。⑷基上，乙證7係揭 露midostaurin對於PKC之抑制作用而具有治療多種癌症之潛 力，但未揭露midostaurin對於突變型FLT3受體酪胺酸激酶 活性之影響以用於治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性 之疾病，而乙證8雖揭露於如約17-20%的成人急性骨髓白血 病（AML）等患者中，發現FLT3基因JM/TK-1結構域內的內部 串聯重複之體細胞突變，乙證9雖揭露Herbimycin A（酪胺 酸激酶抑制劑）可抑制FLT3突變之32D細胞的生長，惟由於 乙證7已然明確教示midostaurin對除了VEGF受體、PDGF受體 以及c-Kit以外的其他酪胺酸激酶沒有作用，而乙證8及乙證 9係為關於FLT3基因突變之文獻而未提及midostaurin，且乙 證9揭露之Herbimycin A與midostaurin的結構截然不同(參 卷一第482頁兩者之結構式)，況乙證9第377頁右欄最末兩行 亦教示以Herbimycin A做為開發的起始化合物，該發明所屬 技術領域中具有通常知識者，當無合理動機將與Herbimycin A結構顯著不同之midostaurin應用於治療涉及失調之FLT3 受體酪胺酸激酶活性之疾病，準此，該發明所屬技術領域中 具有通常知識者參酌乙證7至9，無合理動機經一般例行性試 驗而輕易完成系爭專利2請求項1之發明，故乙證7至9之組合 不足以證明系爭專利2請求項1不具進步性。 ⒉⑴乙證7揭露之內容除前述外，乙證7第92頁左欄第4段另揭露m idostaurin是一種芐基星形孢菌素衍生物（benzoyl-stauro sporine），可選擇性抑制蛋白激酶C同功型，並逆轉P醣蛋 白（P-glycoprotein，Pgp）介導的多藥耐藥性，乙證7第96 頁「Biology」一節最後一項揭露體外（in vitro）實驗顯 示，midostaurin可逆轉表現P醣蛋白（Pgp）的抗藥性白血 病細胞株HL-60/VCR及HL-60/ADR，乙證7第93頁右欄第3段第 3至8行揭露在親代人類急性早幼骨髓性白血病（human prom yelocytic leukemia，APL）細胞以及這些表達mdr1和mrp（ 分別編碼P醣蛋白Pgp/pl70和非Pgp/pl90）的亞系中，在利 用AraC（阿糖胞苷）與PK抑制劑（staurosporine、midosta urin和genistein）誘導後，誘發細胞凋亡，乙證7揭露內容 與系爭專利2請求項1之差異在於，乙證7並未揭露midostaur in可用於治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病。 ⑵乙證10第449頁摘要第1至7行揭露檢測蛋白激酶抑制劑（Pr otein kinase inhibitor）誘導的人類多重抗藥（Pgp和MRP ）早幼骨髓性白血病（APL）細胞-HL-60細胞中藥物攝取、 細胞週期和表面抗原表現的改變，實驗結果顯示CGP41251（ 即midostaurin）逆轉具有P醣蛋白（Pgp）介導抗藥性的HL- 60/VCR細胞對rhodamine 123（羅丹明123）攝取的減少（表 示CGP41251可降低具抗藥性的HL-60/VCR細胞的活性），乙 證10第456頁左欄第21至25行揭露CGP41251（即midostaurin ）單獨使用時，對於抗藥性的細胞株並無作用，但當DM（即 daunomycin，屬蔥環類藥物）合併使用時，則增加了HL-60/ VCR細胞株中處於G2/M細胞的比例(表示細胞無法順利在M期 進行分裂過程，而走向細胞凋亡)。⑶乙證11第291頁右欄第7 至11行揭露星形孢菌素衍生物CGP41251（即midostaurin） 具較好效果的蛋白激酶C之選擇性，能更有效率地逆轉人類 多藥抗藥性卵巢癌和早幼骨髓性白血病（promyelocytic le ukemia）細胞對於蔥環類藥物（anthracycline）攝取減少 的情況，乙證11第292頁右欄「Results」第8至20行揭露在 體外（in vitro）實驗，CGP41251（即midostaurin）單獨 使用時，僅能於HL-60細胞株中引發微量的（少於10%）或根 本無法測量的細胞凋亡，然而，當midostaurin與AraC（阿 糖胞苷，即Cytarabine）合併作用時，可提高於HL-60細胞 株中對AraC（阿糖胞苷）作用下僅20-25%的細胞凋亡，至30 -56%的細胞凋亡。⑷基上，乙證7第93頁右欄第4段雖揭露mid ostaurin在體外(in vitro)顯示抑制人類早幼骨髓性白血病 (APL)細胞HL-60的增殖作用，惟乙證7並未揭露應用midosta urin於涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病，且事實 上HL-60細胞株為FLT3野生型的細胞株，無法作為測試midos taurin對於抑制失調的FLT3(例如FLT3突變)之效果的模型， 故乙證10及乙證11所用的HL-60細胞株並無法用於測試對抑 制FLT3突變及/或失調的效果，何況如前述，乙證10揭露CGP 41251（即midostaurin）單獨使用對於抗藥性的細胞株並無 作用，乙證11亦揭露CGP41251（即midostaurin）單獨使用 僅能於HL-60細胞株中引發微量的（少於10%）或根本無法測 量的細胞凋亡，是以，該發明所屬技術領域中具有通常知識 者參酌乙證7、10、11揭露內容，並無合理動機將midostaur in應用於治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病， 遑論可合理預期其治療效果，故乙證7、10、11之組合不足 以證明系爭專利2請求項1不具進步性。 　⒊乙證7及乙證11揭露內容已如前述，乙證12第4271頁摘要第1 至12行及第4276頁圖4揭露acute myelogenous leukemia（A ML，急性骨髓白血病）所表現的PKC活性高於慢性淋巴細胞 性白血病（CLL）與acute lymphocytic leukemia （ALL， 急性淋巴細胞性白血病），惟乙證12並未提及midostaurin 或FLT3，而是專注在PKC活性之研究，故乙證12揭露內容仍 無法彌補前述乙證7及乙證11之不足，因此，乙證7、11、12 之組合不足以證明系爭專利2請求項1不具進步性。 　⒋乙證11揭露內容已如前述，乙證11僅揭露CGP41251（即midos taurin）單獨使用僅能於HL-60細胞株(FLT3野生型)中引發 微量的（少於10%）或根本無法測量的細胞凋亡，故乙證11 揭露內容與系爭專利2請求項1之差異在於，乙證11並未揭露 midostaurin可用於治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活 性之疾病，乙證14第1429頁摘要右欄第12至15行揭露強化化 學療法以高劑量的cytarabine和daunorubicin治療，對成人 急性骨髓性白血病（AML）具有實質上的抗白血病活性，惟 乙證14並未提及midostaurin或FLT3，是以該發明所屬技術 領域中具有通常知識者參酌乙證11、14揭露內容，並無合理 動機將midostaurin應用於治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸 激酶活性之疾病，遑論可合理預期其治療效果，故乙證11、 14之組合不足以證明系爭專利2請求項1不具進步性。 　⒌乙證7及乙證14揭露內容已如前述，乙證15第441頁左欄第3段 第4至16行及右欄表6揭露阿糖胞苷（cytarabine）和蔥環類 藥物（如daunorubicin）對治療急性早幼骨髓性白血病（AP L）和急性骨髓性白血病（AML）均有效，惟乙證15並未使用 midostaurin治療APL患者，亦未提及midostaurin、FLT3或F LT3抑制劑，故乙證15揭露內容亦無法彌補前述乙證7及14之 不足，因此，乙證7、14、15之組合不足以證明系爭專利2請 求項1不具進步性。 　⒍乙證7及乙證8揭露內容已如前述，乙證16第190頁左欄第1至5 行及乙證17第89頁左欄「Introduction」第1至2行揭露Fms- like tyrosine kinase 3（FLT3）為第三型酪胺酸激酶受體 的家族成員之一，其還包括幹細胞因子（KIT）酪胺酸激酶 、巨噬細胞集落刺激因子-1（FMS）及血小板衍生生長因子 （PDGF）受體，又乙證16摘要揭露在106個AML中發現有14個 患者(13.2%)具有FLT3/ITD突變。乙證17第93頁左欄第1至6 行揭露AML兒科患者的骨髓樣本中有16.5%顯示存在FLT3/ITD 突變，並且這種突變是導致不良結果的一個強大的獨立風險 因素，乙證17第93頁右欄第3段第1至15行揭露「鑑於具有FL T3/ITD的AML的侵襲性以及這些患者目前治療的極差結果， 考慮替代療法可能是適當的。……針對對主要誘導治療無效的 具有FLT3/ITD的AML患者，或那些疾病復發的患者，更新穎 的療法，如酪胺酸激酶抑制劑，可能被證明是有用的」，惟 如前述，由於乙證7已明確教示midostaurin對除了VEGF受體 、PDGF受體以及c-Kit以外的其他酪胺酸激酶沒有作用，故 縱使乙證17概略提及酪胺酸激酶抑制劑可能對FLT3/ITD的AM L患者治療有用，該發明所屬技術領域中具有通常知識者仍 未有合理動機，選擇將midostaurin應用於涉及失調之FLT3 受體酪胺酸激酶活性之疾病，遑論可合理預期其治療效果， 準此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌乙證7、8 、16、17無法有合理動機且經一般例行性試驗而輕易完成系 爭專利2請求項1之發明，故乙證7、8、16、17之組合不足以 證明系爭專利2請求項1不具進步性。 　⒎上訴人所述不可採之理由：　　　　　 ⑴上訴人稱原審判決第41頁第19行至第43頁第20行似認為引證 文件需具體揭露midostaurin具有抑制FLT3受體酪胺酸激酶 活性始得證明系爭專利2請求項1不具進步性以致原審判決就 進步性之判斷標準與審定時審查基準之教示自有未合而有違 誤云云(卷一第156頁）。惟查原審判決係基於乙證7教示mid ostaurin對除了VEGF受體、PDGF受體以及c-Kit以外的其他 酪胺酸激酶沒有作用，乙證8揭露於如約「17-20%」的成人 急性骨髓白血病（AML）等患者中發現突變FLT3基因，以及 乙證9揭露酪胺酸激酶抑制劑Herbimycin A可抑制FLT3突變 之32D細胞的生長，然乙證9所教示之Herbimycin A與midost aurin的結構截然不同，才作出該發明所屬技術領域中具有 通常知識者參酌乙證7至9無合理動機經一般例行性試驗而輕 易完成系爭專利2請求項1之發明的結論，亦即原審判決已詳 盡說明基於上訴人提呈之證據所揭露之內容並無法推論出mi dostaurin與治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾 病的關連性之具體理由，因此原審判決並未與專利審查基準 有所牴觸，上訴人所述不可採。 ⑵上訴人稱只要先前技術揭露可治療「白血病」或「急性骨髓 白血病(AML)」，即已揭露系爭專利2欲治療之「涉及失調之 FLT3受體酪胺酸激酶活性疾病」，不須限縮於「關於涉及FT L受體突變之疾病之白血病及急性骨髓白血病(AML)」云云( 卷一第160頁)。惟如上訴人所肯認「……解釋請求項應以請求 項記載内容為依據，雖得參酌說明書及圖式，惟不得將說明 書或圖式有揭露但請求項未記載之内容引入請求項……」(卷 一第109頁)，系爭專利2請求項1所治療之疾病即應如其所記 載之「涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病」，而非 上訴人指稱只要先前技術揭露可治療白血病或AML即已揭露 系爭專利2欲治療之「涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性 疾病」，且並非所有白血病或AML皆涉及失調之FLT3受體酪 胺酸激酶活性，例如乙證8第156頁左欄第3段揭露僅約17-20 %的成人AML患者中發現FLT3基因JM/TK-1結構域內的內部串 聯重複之體細胞突變，故上訴人稱白血病及AML為「涉及失 調之FLT3受體酪胺酸激酶活性疾病」之下位概念顯與該技術 領域之通常知識不符，關於系爭專利2說明書第51頁第3段記 載之內容「於本文中使用之"涉及失調之FLT3受體酪胺酸激 酶活性之疾病”一詞，係包括但不限於白血病，包括急性骨 髓白血病(AML)、具有三家系脊髓發育不良之AML(AML/TMDS) 、急性淋巴胚細胞白血病(ALL)及脊髓發育不良徵候簇(MDS) 。此術語亦特別地包括由於FLT3受體突變所造成之疾病」， 其中之各特定疾病應依前後文解釋為「涉及失調之FLT3受體 酪胺酸激酶活性之白血病」、「涉及失調之FLT3受體酪胺酸 激酶活性之AML」等，始與系爭專利2之發明目的以及該技術 領域之認知一致，故上訴人稱只要先前技術揭露可治療白血 病或AML即已揭露系爭專利2欲治療之疾病云云並不可採。 　⑶上訴人稱從乙證7第93頁左欄「Pharmacology」一節第14至18 行所引用之三篇文章(即乙證18至20)無法推導出midostauri n對於c-Fgr及CSK二種酪胺酸激酶以外之酪胺酸激酶之效用 云云(原審卷四第70至71頁)。縱如上訴人所稱從乙證18至20 無法推導出midostaurin對於其他酪胺酸激酶之效用，然如 上訴人所述目前已知人類約有90種酪胺酸激酶基因，其中有 59個基因會轉譯受體酪胺酸激酶(原審卷四第70頁)，是乙證 9僅以幾個酪胺酸激酶抑制劑(CGP52411、genistein、tryph ostinA9、erbsatin、Herbimycin A)進行試驗發現具有抑制 突變型FLT3活性，且乙證9第376頁左欄第1至5行揭露除Herb imycin A外之抑制劑並未觀察到選擇性細胞毒性，依上訴人 之邏輯，尚難獲致任意之酪胺酸激酶抑制劑均能抑制突變型 FLT3活性且具有選擇性細胞毒性之結論，故上訴人引用乙證 18至20亦不足以證明系爭專利2請求項1不具進步性。　　　 　⑷上訴人另引用乙證24稱在系爭專利2優先權日時已可透過高通 量篩選(high-throughput screening，HTS)的方式開發藥物 而不具進步性云云(卷三第12頁)。惟查乙證24僅係關於用於 篩選藥物的高通量篩選（HTS）技術，與系爭專利2之發明毫 不相干，且所謂「透過高通量篩選的方式開發藥物」實際上 僅為「擬定」研究計劃，有鑑於「擬定」研究計劃來尋找合 適的候選物並不代表確認任何一種（若有的話）化合物可能 起作用的明確方向，不代表發明所屬技術領域中具有通常知 識者經由高通量篩選方法能夠篩選成功，故上訴人引用乙證 24亦無法證明系爭專利2請求項1不具進步性。　 　⑸上訴人提出專家意見書(第7頁「通常知識者有動機利用Midos taurin治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病」 段落24及25)作為佐證稱通常知識者了解酪胺酸激酶抑制 劑可抑制野生型或突變型FLT3活性而有動機嘗試將可抑制 c-kit、PKC、PDGF受體、VEGF受體等的酪胺酸激酶抑制劑 midostaurin用於抑制突變型FLT3活性，認系爭專利2不具 進步性云云(卷二第21頁)。惟查乙證9第375及376頁連接 段落所揭示之CGP52411、genistein、tyrphostin A9及er bstatin，彼等分別具有8 μM、3 μM、0.5 μM及13 μM的IC 50，然由於其IC50濃度太高且未觀察到如Herbimycin A的 選擇性細胞毒性，因此這幾種酪胺酸抑制劑均為失敗的案 例，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者會認同並非 所有的酪胺酸激酶抑制劑均為突變FLT3之有效抑制劑，且 如前述，乙證7已明確教示midostaurin對除了VEGF受體、 PDGF受體以及c-Kit以外的其他酪胺酸激酶沒有作用，乙 證9第377頁右欄最末兩行亦教示以Herbimycin A做為開發 的起始化合物，該發明所屬技術領域中具有通常知識者當 無合理動機，將與Herbimycin A結構顯著不同之midostau rin應用於治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾 病，上訴人所述不可採。　 　⑹上訴人提出專家意見書(第7至8頁「通常知識者有動機利用Mi dostaurin治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病 」段落26及27)作為佐證稱「Grosios等人(乙證7)揭露midos taurin可逆轉P醣蛋白（P-glycoprotein，Pgp）介導的多藥 耐藥性……所屬技術領域中具有通常知識者當有動機將可逆轉 APL細胞抗藥性之midostaurin，應用於治療涉及失調之FLT3 受體酪胺酸激酶活性之疾病(如AML)」，認系爭專利2不具進 步性云云(卷二第21至23頁)。惟乙證7雖揭示midostaurin可 以逆轉表現Pgp的HL-60細胞株的多重抗藥性，但midostauri n的多重抗藥性活性是不可預測的，也無法推及至其它功效 ，且如前述，乙證7第93頁右欄第4段雖揭露midostaurin在 體外(in vitro)顯示抑制APL細胞HL-60的增殖作用，然HL-6 0細胞株為FLT3野生型的細胞株，無法作為測試midostaurin 對於抑制失調的FLT3(例如FLT3突變)之效果的模型，故發明 所屬技術領域中具有通常知識者並不會有動機進一步使用mi dostaurin來治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾 病，上訴人所述不可採。 乙證7至9之組合、乙證7、10、11之組合、乙證7、11、12之 組合、乙證11、14之組合、乙證7、14、15之組合、乙證7、 8、16、17之組合不足以證明系爭專利2請求項2不具進步性 ： 　⒈系爭專利2請求項2係屬請求項1之附屬項，包含請求項1之全 部技術特徵，並進一步限定「涉及失調之FLT3受體酪胺酸激 酶活性之疾病」為「白血病與脊髓發育不良徵候簇」，該疾 病自應解釋為「涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之白血 病與脊髓發育不良徵候簇」。　 　⒉承前揭所述，既然該發明所屬技術領域中具有通常知識者參 酌乙證7至9之組合、乙證7、10、11之組合、乙證7、11、12 之組合、乙證11、14之組合、乙證7、14、15之組合、乙證7 、8、16、17之組合，均未有合理動機將midostaurin應用於 涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病，並具有治療成 功之合理預期，何況論及治療由失調之FLT3受體酪胺酸激酶 活性所介導之白血病與脊髓發育不良徵候簇且有治療成功之 預期，故前述證據之組合當不足以證明系爭專利2請求項2不 具進步性。 乙證7至9、13之組合、乙證7、10、11、13之組合、乙證7、1 1、12、13之組合、乙證11、13、14之組合、乙證7、13、14 、15之組合、乙證7、8、13、16、17之組合不足以證明系爭 專利2請求項3不具進步性： 　⒈系爭專利2請求項3係為請求項1之附屬項，包含請求項1之全 部技術特徵，並進一步界定「涉及失調之FLT3受體酪胺酸激 酶活性之疾病」為「急性骨髓胚細胞白血病與高危險脊髓發 育不良徵候簇」，該疾病自應解釋為「涉及失調之FLT3受體 酪胺酸激酶活性之急性骨髓胚細胞白血病與高危險脊髓發育 不良徵候簇」。 　⒉乙證13第242頁左欄第1至7行揭露人類白血病細胞系HL-60來 自一名在M.D.Anderson醫院診斷和治療的35歲女性，雖然該 患者當時被認為患有急性早幼骨髓性白血病（acute progra nulocytic leukemia,APL,又稱FAB-M3），但據報導來源患 者表現出非典型APL的臨床特徵，並且她的細胞缺乏APL應有 的型態學發現，並且有非典型的細胞遺學異常，乙證13第24 2頁右欄第3至7行揭露產生HL-60細胞的白血病不符合目前公 認的FAB-M3，更恰當地歸類為一種成熟的急性骨髓性白血病 ，惟乙證13完全未提及midostaurin、FLT3或FLT3抑制劑， 故乙證13並無法彌補前述乙證7至12、14至17之不足，因此 ，該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌乙證7至9、13 之組合、乙證7、10、11、13之組合、乙證7、11、12、13之 組合、乙證11、13、14之組合、乙證7、13、14、15之組合 、乙證7、8、13、16、17之組合，均未有合理動機將midost aurin應用於涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病， 並具有治療成功之合理預期，何況論及治療由失調之FLT3受 體酪胺酸激酶活性所介導之急性骨髓胚細胞白血病與高危險 脊髓發育不良徵候簇且有治療成功之預期，是以，前述證據 組合不足以證明系爭專利2請求項3不具進步性。 乙證7至9之組合、乙證7、10、11之組合、乙證7、11、12之 組合、乙證11、14之組合、乙證7、14、15之組合、乙證7、 8、16、17之組合不足以證明系爭專利2請求項4不具進步性 ： 　 系爭專利2請求項4內容如附表三所示，為治療用途界定物之 請求項，該用途「治療患有涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶 活性疾病」對所請組合物具有限定作用，而組合物包含有式 (VII)化合物，承前揭所述，該發明所屬技術領域中具有通 常知識者參酌乙證7至9之組合、乙證7、10、11之組合、乙 證7、11、12之組合、乙證11、14之組合、乙證7、14、15之 組合、乙證7、8、16、17之組合，均未有合理動機將midost aurin應用於涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病， 並具有治療成功之合理預期，是以，前述證據之組合不足以 證明系爭專利2請求項4不具進步性。 乙證7至9之組合、乙證7、10、11之組合、乙證7、11、12之 組合、乙證11、14之組合、乙證7、14、15之組合、乙證7、 8、16、17之組合不足以證明系爭專利2請求項5不具進步性 ： 　⒈系爭專利2請求項5為請求項4之附屬項，包含請求項4全部技 術特徵，並進一步界定「涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活 性之疾病」為「白血病」，該疾病自應解釋為「涉及失調之 FLT3受體酪胺酸激酶活性之白血病」。 　⒉承前揭所述，既然該發明所屬技術領域中具有通常知識者參 酌乙證7至9之組合、乙證7、10、11之組合、乙證7、11、12 之組合、乙證11、14之組合、乙證7、14、15之組合、乙證7 、8、16、17之組合，均未有合理動機將midostaurin應用於 涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病，並具有治療成 功之合理預期，遑論治療由失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性 所介導之白血病且有治療成功之預期，故前述證據之組合不 足以證明系爭專利2請求項5不具進步性。 乙證7至9、13之組合、乙證7、10、11、13之組合、乙證7、11、12、13之組合、乙證11、13、14之組合、乙證7、13、14、15之組合、乙證7、8、13、16、17之組合不足以證明系爭專利2請求項6不具進步性： 　⒈系爭專利2請求項6為請求項4之附屬項，包含請求項4全部技 術特徵，其進一步界定「涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活 性之疾病」為「急性骨髓胚細胞白血病與高危險脊髓發育不 良徵候簇」，該疾病自應解釋為「涉及失調之FLT3受體酪胺 酸激酶活性之急性骨髓胚細胞白血病與高危險脊髓發育不良 徵候簇」。 　⒉承前揭所述，該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌乙 證7至9、13之組合、乙證7、10、11、13之組合、乙證7、11 、12、13之組合、乙證11、13、14之組合、乙證7、13、14 、15之組合、乙證7、8、13、16、17之組合，均未有合理動 機將midostaurin用於治療由失調之FLT3受體酪胺酸激酶活 性所介導之急性骨髓胚細胞白血病與高危險脊髓發育不良徵 候簇且有治療成功之預期，故前述證據之組合不足以證明系 爭專利2請求項6不具進步性。 由於系爭專利1之原專利權期間自99年5月11日至113年6月15 日，經智慧局准予延長專利至118年6月13日，故系爭專利1 現在仍有效之專利權範圍應為系爭專利1核准延長之專利權 範圍，核准延長之範圍為：「用於『治療侵犯性全身性肥大 細胞增生症(aggressive systemic mastocytosis; ASM)、 伴隨血液腫瘤之全身性肥大細胞增生症(systemic mastocyt osis with associated hematological neoplasm; SM-AHN) 或肥大細胞白血病(mast cell leukemia; MCL)成人病人』之 Midostaurin、Midostaurin於前述適應症之用途」（卷二第 379頁）。系爭專利2之原專利權期間自97年11月11日至111 年10月28日，經智慧局准予延長專利至116年10月28日，故 系爭專利2現在仍有效之專利權範圍應為系爭專利2核准延長 之專利權範圍，核准延長之範圍為：「用於新確診為FLT3突 變陽性的急性骨髓性白血病（AML）成人病患之標準前導(da unorubicin併用cytarabine)與鞏固性化療(高劑量cytarabi ne)時合併使用Rydapt及Midostaurin；Midostaurin於新確 診為FLT3突變陽性的急性骨髓性白血病(AML)成人病患之標 準前導(daunorubicin併用cytarabine)與鞏固性化療(高劑 量cytarabine)時合併使用Rydapt之用途」（卷二第383至38 4頁），基於系爭專利1、2之請求項均為有效，且上訴人並 未爭執系爭專利1、2之專利權期間延長是否合法，因此，系 爭專利1、2核准延長之專利權範圍亦均為有效，上訴人系爭 藥品仍有侵害系爭專利1、2情形，並此敘明。 七、專利法第96條第1項規定：發明專利權人對於侵害其專利權 者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。上訴人 不爭執系爭藥品落入系爭專利前揭請求項專利權範圍，基於 系爭專利1、2之請求項均為有效，系爭專利並無上訴人所指 如爭點所示之應撤銷事由，系爭專利核准延長之專利權範圍 亦均為有效，系爭藥品有侵害系爭專利情形，被上訴人依專 利法第96條第1項規定，請求排除、防止侵害如本件聲明所 示，自屬有據，應予准許。 八、上訴人聲請傳喚林炯森醫師到庭就系爭專利前揭請求項不具 進步性及組合動機部分為說明等情（卷二第4頁、第357頁） 。惟上訴人所提林炯森醫師出具之專家意見書已就系爭專利 之進步性表述見解，被上訴人亦已提出蔡承宏醫師之專家意 見書陳述看法（卷二第9至23頁、第51至312頁），兩造所提 書面專家意見論述明確，足供本院審酌，並無傳喚林炯森醫 師到庭說明必要。　　　　　　 陸、綜上所述，被上訴人依專利法第96條第1項規定請求如本件 聲明所示，為有理由，應予准許。原審為上訴人敗訴之判決 ，核無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為 無理由，應駁回其上訴。 柒、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證 據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不 逐一論列，附此敘明。　　 捌、據上論結，本件上訴為無理由，依110年12月10日修正施行 之智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、 第78條，判決如主文。　　　 　　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　9 　　日 　　 智慧財產第一庭 　　 審判長法 官　汪漢卿 　　 法 官　蔡惠如 　　 法 官　陳端宜 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具 有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資 格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項 但書或第2 項(詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　9 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　吳祉瑩 附註： 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

2024-10-09

IPCV-112-民專上-1-20241009-2

民專上
智慧財產及商業法院

侵害專利權有關財產權爭議等

智慧財產及商業法院民事裁定 110年度民專上字第6號 上 訴 人 巨大機械工業股份有限公司 法定代理人 杜綉珍 訴訟代理人 陳群顯律師 柯凱繼律師 被 上訴 人 凱薩克科技股份有限公司 兼 法 定 代 理 人 許榮裕 共 同 訴訟代理人 宋皇佑律師 林容以律師 複 代理 人 劉育年律師 被 上訴 人 昇陽自行車國際股份有限公司 兼 法 定 代 理 人 施和鋐 上列二人共同 訴訟代理人 洪佩君律師 上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院裁定如下 ： 主 文 被上訴人凱薩克科技股份有限公司、昇陽自行車國際股份有限公 司應於民國113年11月20日前，提出所持有如附表所示產品各年 度銷售總額及供核算產品製造量、銷售數量、銷售金額、成本與 必要費用之商業帳簿及文件。 　　理 由 一、民事訴訟法第342條第1項規定：「聲明書證，係使用他造所 執之文書者，應聲請法院命他造提出」；同法第343條規定 ：「法院認應證之事實重要，且舉證人之聲請正當者，應以 裁定命他造提出文書」；同法第344條第1項第4、5款規定： 「下列各款文書，當事人有提出之義務：……商業帳簿。就 與本件訴訟有關之事項所作者」；同法第345條第1項規定： 「當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形 認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實」； 同法第282條之1第1項規定：「當事人因妨礙他造使用，故 意將證據滅失、隱匿或致礙難使用者，法院得審酌情形認他 造關於該證據之主張或依該證據應證之事實為真實」。 二、上訴人主張本件計算損害賠償數額，有就被上訴人凱薩克科 技股份有限公司（下稱凱薩克公司）、昇陽自行車國際股份 有限公司（下稱昇陽公司，兩公司合稱被上訴人公司）於國 內銷售產品之收入及利益為調查必要，因產品銷售資料均屬 被上訴人公司內部資料，上訴人自民國112年7月20日、同年 9月6日具狀聲請命被上訴人公司提出國內銷售資料迄今均未 提出（卷七第27至31頁、第142至144頁），而由訴外人楊麗 琴記帳士回函「……每年年度結算申報完成後，即歸回公司所 有帳冊憑證報表，由公司自行保管存放」等語；昇陽公司稱 紙本發票商品項目至多記載「座管」等情；凱薩克公司同年 10月27日書狀所附被上證18至21之發票及統計表內容（卷七 第169頁、第175頁、第219至387頁），可知被上訴人公司持 有產品國內銷售資料，為確認上訴人得請求損害賠償金額， 請求命被上訴人公司提出所持有如附表所示銷售產品會計憑 證文件（如發票、出貨單、訂單等）、會計帳簿及財務報表 （如日記帳、分類帳、銷貨簿等）、生產報表、銷售報表， 及各年度產品銷售總額，與其他足以供調查及計算產品製造 量、銷售數量、銷售金額、成本與必要費用之商業帳簿及文 件等語。 三、本院審酌上訴人聲請被上訴人公司提出之商業帳簿及文件， 係與本件訴訟有關之事項所作，攸關本件損害賠償計算之認 定，其應證事實重要，屬被上訴人公司依法應提出之文書， 而該些商業帳簿及文件由被上訴人公司持有保管，有證據偏 在之情形，上訴人無從取得，堪認上訴人聲請命被上訴人公 司提出，有正當理由，應予准許。又如被上訴人公司無正當 理由不提出，本院得審酌情形認上訴人關於該文書之主張， 或依該文書應證之事實為真實，併予敘明。　　 四、爰裁定如主文。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　7 　　日 　　 智慧財產第一庭 　　 審判長法 官　汪漢卿 　　 法 官　蔡惠如 　　 法 官　陳端宜 以上正本係照原本作成。 不得抗告。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　7 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　吳祉瑩 附表： 提出內容 卷證位置 上訴人113年8月12日民事陳報㈦狀之附表6-a以紅字標示部分 秘保限閱卷 第203至208頁

2024-10-07

IPCV-110-民專上-6-20241007-4

民專上
智慧財產及商業法院

侵害專利權有關財產權爭議等

智慧財產及商業法院民事判決 112年度民專上字第30號 上 訴 人 徐顯琛 徐鈺景 上二人共同 訴訟代理人 何星磊律師 複 代理 人 謝秉霖 被 上訴 人 坤霖實業股份有限公司 兼法定代理人 李琦璿 上二人共同 訴訟代理人 黃苙荌律師 複代理人 黃俊凱律師 訴訟代理人 陳啟桐律師 上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中 華民國112年10月18日本院111年度民專訴字第55號第一審判決提 起上訴，本院於113年9月19日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 上訴駁回。 第二審訴訟費用由上訴人負擔。 事實及理由 壹、程序事項： 一、依現行智慧財產案件審理法（民國112年1月12日修正、同年 8月30日施行）第75條第1項前段規定：本法中華民國112年1 月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事 件，適用本法修正施行前之規定。本件係智慧財產案件審理 法修正施行前繫屬於本院，應適用修正前之規定，合先敘明 。 二、次按，不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳 述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256條定有明文 。上訴人原上訴聲明為「㈠原判決不利於上訴人之部分，應 予廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人應連帶賠償新臺幣（下 同）774萬3,186元本息及排除侵害。㈢願供擔保請准宣告假 執行。㈣第一審、第二審訴訟費用均由被上訴人負擔。」（ 見本院卷第26頁），嗣上訴人分別於113年1月8日、113年1 月10日以民事陳報狀更正排除及防止侵害部分之聲明（分別 見本院卷第58、60頁）、113年4月22日準備程序期日，受命 法官當庭諭知排除及防止侵害不適合假執行，又於113年6月 13日言詞辯論期日，當庭更正上訴聲明為：「㈠原判決廢棄 。㈡上開廢棄部分，被上訴人應連帶賠償774萬3,186元，自 起訴狀繕本送達被上訴人翌日起至清償日止按年息百分之五 計算之利息。㈢被上訴人不得自行或使他人製造、為販賣之 要約、販賣，使用或為上述目的而進口侵害中華民國第M483 262號新型專利（下稱系爭專利）之物品, 並應將其已製造 、販賣，為販賣之要約、使用或基於上述目的而進口之物品 、生產模具全數回收並銷毀。㈣第二項部分願供擔保請准宣 告假執行。㈤第一審、第二審訴訟費用均由被上訴人負擔。 」（分別見本院卷第157、158、201頁），係屬補充或更正 事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，自應准許 。 三、又系爭專利之專利權已於112年12月12日到期，上訴人關於 上訴聲明第3項排除及防止侵害之請求，已無實益，經審判 長於言詞辯論時諭知後，上訴人撤回上訴聲明第3項排除及 防止侵害之請求(見本院卷第377頁)，核屬上訴聲明之減縮 ，無須被上訴人之同意，應予准許。　　 貳、實體事項： 一、上訴人主張： ㈠上訴人為系爭專利之專利權人，專利期間自103年8月1日至11 2年12月12日止。上訴人將系爭專利授權予由上訴人徐顯琛 擔任負責人之鴻豐機械工業有限公司（下稱鴻豐公司）生產 刮刀架產品銷售。被上訴人坤霖實業股份有限公司（下稱坤 霖公司）於104年至108年間曾向鴻豐公司購買刮刀架產品， 再銷售予訴外人中國鋼鐵股份有限公司（下稱中鋼公司）及 臺灣塑膠股份有限公司等使用大型輸送帶之廠商，嗣因契約 屆期，被上訴人坤霖公司自109年度起即停止向鴻豐公司購 買使用系爭專利之刮刀架產品。上訴人竟於110年10月間在 中鋼公司倉庫內發現被上訴人坤霖公司所銷售之QL-BW-1200 、QL-BW-900等「刮刀架」（下稱系爭產品，型號、規格如 原審判決附表刮刀組產品之規格欄所示），經比對分析，系 爭產品與系爭專利範圍請求項1、2、4、5特徵相同，有110 年12月1日之專利比對分析報告可稽，是系爭產品已落入系 爭專利請求項1、2、4、5之文義範圍。上訴人遂於110年12 月6日發函予被上訴人坤霖公司要求立即停止侵害系爭專利 之行為，被上訴人坤霖公司回函未否認其侵害之事實，足見 被上訴人知悉侵害系爭專利，上訴人自得請求自109年起至1 10年間之損害賠償。又被上訴人李琦璿為被上訴人坤霖公司 之負責人，依公司法第23條第2項規定，應與被上訴人坤霖 公司負連帶賠償責任。爰依專利法第120條準用第96條第1至 3項、第97條第1項第2款及公司法第23條第2項等規定，提起 本件訴訟。 　㈡參照104、105年鴻豐公司及被上訴人過往之買賣契約，其中 所列載之商品項目如「BW900第一道正壓式清潔器刮刀組」 其規格為「PSW-090」、「BW1400第一道正壓式清潔器刮刀 組」其規格為「PSW-140」、「BW1200第二道皮帶清潔器刮 刀組」其規格為「SSV-120」，恰可與原審判決附表編號1「 QL-90-PSW」、編號4「QL-120-PSW」、編號9「QL-120-SSV 」中除「QL」字樣外之編號相互對照，難謂被上訴人銷售予 中鋼公司之產品型號，與被上訴人過去向鴻豐公司買受之商 品不具關聯性。產品編碼僅係公司為利於分辨不同供應商所 為之標示，且觀諸被上訴人廠房內所拍攝之設備照片，其差 異僅存在於所適用之刀架長度、高度及規格，但就刮刀架之 核心設計皆屬相同，即包括可拆卸鎖合之刮刀座，以便利刮 刀體拆卸或組合入固定槽內，而與系爭專利之範圍相仿。被 上訴人已實質上使用上訴人刮刀架側邊鎖上之專利內容，自 不應僅囿於型號，而以編號所指之商品未列於專利比對報告 或產品型錄內，即逕主張被上訴人之設備未構成侵權。另上 訴人欲證明被上訴人坤霖公司確有販售系爭產品，於原審聲 請傳喚證人蘇聖容、劉紹程，兩人既有接觸相關產品之待證 事實，即難謂毫無關聯，上訴人因上開2證人待證事實同一 而於原審捨棄證人劉紹程，且未聲請傳喚更關鍵之證人張智 閔，上訴人於第二審聲請傳喚證人張智閔出庭作證，應能即 刻認定上訴人所爭執之事實是否為真及證人之陳述與上訴人 所言是否相符。 二、被上訴人抗辯則以： ㈠上訴人已於原審特定侵害系爭專利的產品為原審起訴狀附件 、原證三附件二、附件三、甲證16之「QL-BW-1200」、「QL -BW-900」、「PCASU」型號產品。上訴人雖主張其於110年1 0月間在中鋼公司倉庫內發現被上訴人坤霖公司銷售之「QL- BW-1200」系爭產品，惟依據中鋼公司之112年1月7日中鋼C1 字第00000000000號回函，於109年1月1日後中鋼公司向被上 訴人坤霖公司購買之皮帶清潔器並無上開「QL-BW-1200」」 型號。 　㈡上訴人於原審提出之原證三之專利比對分析報告係以照片與 系爭專利進行比對，上訴人並未舉證照片所示之系爭產品確 實為被上訴人坤霖公司所售予中鋼公司之「刮刀架」產品， 　　系爭專利請求項1、2、4及5技術特徵繁多，而原證三之照片 模糊不清，實無從由照片比對出系爭產品是否落入系爭專利 請求項1、2、4及5之權利範圍。又乙證1、2之組合足以證明 系爭專利請求項1、2、4、5不具進步性；乙證1、乙證2及乙 證4之組合足以證明系爭專利請求項5不具進步性，系爭專利 請求項1、2、4、5項具有應撤銷之原因。　　 　㈢又上訴人已於原審捨棄傳喚劉紹程，上訴人雖主張證人蘇聖 容可證明被上訴人坤霖公司確有販售系爭產品予中鋼公司云 云，惟上訴人可就中鋼公司之中鋼C1字第00000000000號回 函所列產品進行攻防，且系爭產品是否侵害系爭專利屬專業 領域之技術，如依上訴人主張證人蘇聖容為儲區管理員，並 無足夠之專業知識可以判斷系爭產品是否落入系爭專利範圍 ，即使傳喚證人蘇聖容到庭作證亦無法證明被上訴人坤霖公 司確有侵害系爭專利。至於證人張智閔之證詞無法證明被上 訴人坤霖公司於109年1月之後有銷售系爭產品予中鋼公司。 此外，系爭專利已於112年12月12日到期，故上訴人關於排 除侵害請求無所附麗。 三、原審判決上訴人之訴及其假執行之聲請均駁回。上訴人不服 ，提起上訴，並聲明：㈠原判決關於駁回上訴聲明第2項之部 分廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人應連帶賠償774萬3186元 ，及自起訴狀繕本送達被上訴人翌日起至清償日止按年息百 分之五計算之利息。㈢第二項部分願供擔保請准宣告假執行 。㈣第一審、第二審訴訟費用均由被上訴人負擔。被上訴人 答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡訴訟費用由上訴人負擔。㈢如受不 利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。 　　 四、本件法官依民事訴訟法第463條準用同法第270條之1第1項第 3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下 ： ㈠兩造不爭執事項（原審卷二第148頁）： ⒈上訴人為系爭專利之專利權人。 ⒉上訴人將系爭專利授權予由上訴人徐顯琛為負責人之鴻豐公 　 司生產銷售。 ⒊被上訴人李琦璿為被上訴人坤霖公司之法定代理人。 ⒋上訴人曾於110年12月6日寄發律師函通知被上訴人，被上訴 　人亦於111年2月14日以律師函回覆上訴人。 ⒌中鋼公司於112年1月7日以中鋼C1字第00000000000號函回覆 　 該公司自109年1月1日起至今向被上訴人坤霖公司訂購皮帶 　 （刮刀）清潔器，名稱及規格如原審判決附表。 ㈡本件兩造爭點（原審卷二第184頁，其中上訴聲明第3項排除 及防止侵害之請求已撤回，不列為爭點）： ⒈專利侵權部分： ⑴本件上訴人主張侵害系爭專利之系爭產品究竟何所指？上 　　 訴人是否能證明109年1月1日後，被上訴人坤霖公司有生 　　 產銷售系爭產品予中鋼公司？ ⑵系爭產品是否落入系爭專利請求項1、2、4、5之文義範圍 　　 ？ 　 ⑶上訴人依專利法第120條準用第96條第2項、公司法第23條 　 　第2項等規定，請求被上訴人連帶賠償774萬3,186元及法 　　 定遲延利息，有無理由？ ⒉專利有效性部分： ⑴乙證1、2之組合是否足以證明系爭專利請求項1、2、4、5 　　 不具進步性？ 　 ⑵乙證1、2、4之組合是否足以證明系爭專利請求項5不具進 　　 步性？ 五、得心證之理由： 　㈠依上訴人提出之證據不能證明被上訴人坤霖公司於109年1月1 日後有生產銷售系爭產品予中鋼公司： ⒈按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證責任，民 事訴訟法第277條第1項定有明文。主張法律關係存在之當事 人，須就該法律關係發生所須具備之特別要件，負舉證之責 任。而此特別要件之具備，苟能證明間接事實並據此推認要 件事實雖無不可，並不以直接證明者為限，惟此經證明之間 接事實與要件事實間，須依經驗法則足以推認其因果關係存 在者，始克當之。倘負舉證責任之一方所證明之間接事實， 尚不足以推認要件事實，縱不負舉證責任之一方就其主張之 事實不能證明或陳述不明、或其舉證猶有疵累，仍難認負舉 證責任之一方已盡其舉證責任，即不得為其有利之認定（最 高法院91年度台上字第1613號民事判決意旨參照）。是依舉 證責任之分配，上訴人須證明被上訴人坤霖公司於109年1月 1日後有未經上訴人同意而實施系爭專利，並銷售、販賣系 爭產品予中鋼公司之行為。 ⒉上訴人係以原審起訴狀附件之刮刀架照片及原證三附件二之 刮刀架照片上有紅色噴漆「QL-BW-1200」字樣（原審卷一第 25、99頁），甲證16之刮刀架照片上亦有紅色噴漆「QL-BW- 900」字樣（原審卷一第399頁），原證三附件三設計圖為被 上訴人坤霖公司之設計圖其MODELNO.皆為「PCASU」英文字 樣，且經中鋼公司回函稱於109年1月1日迄今與被上訴人坤 霖公司有交易之品項名稱如原審判決附表所示之型號，有中 鋼公司112年1月7日中鋼C1字第00000000000號函及檢附之交 易資料在卷可參（原審卷二第73頁、證物袋）等為其論據。 經查： ⑴以產業界對產品型號的編列方式，係以不同型號代表不同 　　 產品，惟觀諸中鋼公司檢附之交易資料，其於109年1月1 　　 日後迄今，向被上訴人坤霖公司購買原審判決附表所示型 　　 號之皮帶清潔器，均無「QL-BW-1200」、「QL-BW-900」 　　 或「PCASU」等型號，則中鋼公司於109年1月1日後向被上 　　 訴人坤霖公司購買原審判決附表所示之型號產品，是否與 　　 上訴人主張之原審起訴狀附件、原證三附件二、甲證16， 　　 原證三附件三之系爭產品相同，已非無疑。又原審起訴狀 　　 附件、原證三附件二及甲證16之部分，原審起訴狀附件及 　　 原證三附件二之產品上有「QL-BW-1200」紅色字樣噴漆， 　　 甲證16之產品上有「QL-BW-900」紅色字樣噴漆，上訴人 　　 以被上訴人坤霖公司產品型錄即甲證12主張具有「QL」字 　　 樣之產品即為被上訴人坤霖公司之產品等語，惟觀諸甲證 　　 12其中並無「QL-BW-1200」型號，況上訴人於原審111年1 　　 0月27日準備程序筆錄亦稱不主張甲證12之型號為侵害系 　　 爭專利的產品等語（原審卷一第446頁），是上訴人前開 　　 所舉證據彼此間自無從勾稽比對，實難據此推認「QL-BW- 　　 1200」、「QL-BW-900」為被上訴人坤霖公司於109年1月1 　　 日後售予中鋼公司之產品。 ⑵上訴人復以鴻豐公司生產之皮帶清潔器（下稱系爭專利品 　　 ）與系爭產品不同，系爭產品上印有QL字樣即為被上訴人 　　 坤霖公司所生產，被上訴人坤霖公司自109年1月1日起已 　　 不再向鴻豐公司購買皮帶清潔器產品，110年中鋼公司應 　　 已無由被上訴人向鴻豐公司訂購之皮帶清潔器產品，故系 　　 爭產品為被上訴人坤霖公司實施並侵害系爭專利之產品等 　　 語為其論據，惟查上訴人雖提出照片說明系爭專利品與系 　　 爭產品有多處差異（原審卷一第474至479頁），然觀諸上 　　 開照片，除系爭產品固定件之第一插銷及第二插銷完全凸 　　 起延伸在固定元件外表面、系爭產品固定件之第一插銷及 　　 第二插銷相背端由頂部弧形相切於固定元件外表面等兩處 　　 特徵可以辨識外，其餘所列舉系爭產品之第一刮刀座止擋 　　 部的端角、止擋部與第一側壁的轉折角、第二刮刀座的端 　　 邊、第二刮刀座的下部底端內側、固定元件表面等特徵均 　　 無法清楚看出，實難以比對系爭專利品與系爭產品是否確 　　 有上訴人所稱之差異。上訴人再主張系爭專利品之A、B、 　　 C、D四處與系爭QL-BW-1200產品a’、b’、c’、d’四處 　　 及系爭QL-BW-900產品a”、b”、c”、d”4處有所差異各 　　 節（原審卷卷二第154至158頁），然查上訴人所提出系爭 　　 專利品為剖面之正攝影照片，而系爭產品則均為端面之側 　　 攝影照片，其等拍攝之位置及角度顯然不同，二者拍攝之 　　 基礎不同，當無法互相比對。況上訴人亦自承其所稱110 　　 年間中鋼公司應已無庫存由被上訴人坤霖公司向鴻豐公司 　　 訂購之皮帶清潔器乙節，為上訴人按照使用期限所為之推 　　 測，並沒有支持之證據方法等語(原審卷卷二第144頁)， 　　 互核上情，自難認上訴人提出之證據已證明被上訴人坤霖 　　 公司於109年1月1日後有生產銷售系爭產品予中鋼公司。 ⑶再就原審判決附表刮刀組產品規格欄觀之，均非上訴人所 　　 主張之「QL-BW-1200」、「QL-BW-900」等型號，而其中 　　 編號3「QL-120-C1-MPC」、編號7「QL-90-C1-MPC」、編 號10「QL-120-C2-MSC」等型號雖可見於甲證12之型錄， 惟上訴人於原審111年10月27日準備程序筆錄已稱不主張 　　　甲證12之型號為侵害系爭專利的產品（原審卷卷一第446 　　　頁），業如前述，至於其餘原審判決附表之編號1「QL-90 -PSW」、編號2「QL-120-C1-PCFSW」、編號4「QL-120-PS W」、編號5「QL-120-PSU」、編號6「QL-120-C2-SCDSV」 、編號8「QL-90-C1-PCFSW」、編號9「QL-120-SSV」等型 號，上訴人迄至本件言詞辯論終結前均無法提出其他佐證 以供本院審酌，尚難僅以中鋼公司與被上訴人坤霖公司於 109年1月1日後有交易情形，即認上開產品為上訴人所主 張侵害系爭專利之系爭產品。復依上訴人所提出之原證17 即被上訴人坤霖公司之產品目錄，雖有被上訴人坤霖公司 如原審判決附圖所示之商標，然此僅可證明該產品目錄所 標示之產品為被上訴人坤霖公司所販售，況該目錄所載「 QL-BW-1200」、「QL-BW-900」為「皮帶寬」（原審卷一 第501頁），此由證人張智閔於第二審到庭證述明確(本院 卷第380至381頁)，並非產品型號，而該目錄所載之型號 ，亦無如原審判決附表所示之各該型號，是以原證17之產 品目錄亦無法勾稽證明上訴人主張系爭產品為被上訴人坤 霖公司於109年1月1日後所製造或販賣予中鋼公司，且由 證人張智閔之證述觀之(本院卷第379至382頁)亦無法證明 「QL-BW-1200」、「QL-BW-900」為被上訴人坤霖公司於1 09年1月1日後售予中鋼公司之產品，自難認上訴人前開主 張為有理由。 ⑷又上訴人將系爭專利授權予由上訴人徐顯琛為負責人之鴻 　　 豐公司生產銷售，被上訴人坤霖公司於104年至108年間曾 　　 向鴻豐公司購買刮刀架產品，亦有被上訴人坤霖公司與鴻 　　 豐公司分別於104年11月10日及同年11月18日所簽訂之買 　　 賣合約附卷可稽（原審卷一第389至391頁），上訴人亦自 　　 承被上訴人坤霖公司自109年後始未向鴻豐公司購買（原 　　 審卷一第474頁），足見被上訴人坤霖公司確曾長期向上 　　 訴人授權之鴻豐公司購買系爭專利品，自109年後始未向 　　 鴻豐公司購買，而被上訴人坤霖公司於104年至108年間購 　　 買鴻豐公司所生產銷售應用系爭專利品，之後再銷售之行 　　 為，參照專利法第59條第1項第6款：「發明專利權之效力 　　 ，不及於下列各款情事：…六、專利權人所製造或經其同 　　 意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者。上述製造 　　 、販賣，不以國內為限」之規定，是被上訴人坤霖公司銷 　　 售上開向鴻豐公司所購得之產品，當屬系爭專利權效力所 　　 不及之款項。另依上訴人輔佐人李明基於原審審理時稱上 　　 訴人以廠商名義帶其進中鋼公司之倉庫，於現場拍原審起 　　 訴狀附件之照片，倉庫內的刮刀只有二個廠商提供，一個 　　 是坤霖，一個是駿維，且倉庫的員工蘇聖容稱這個不好用 　　 ，有問題，他就沒有再交給中鋼等語（原審卷二第190至1 　　 94頁），可見除被上訴人之外，尚有駿維公司銷售系爭產 　　 品予中鋼公司，是以中鋼公司倉庫內縱有系爭產品，惟上 　　 訴人亦無法證明該庫存是否為被上訴人坤霖公司於104年 　　 至108年間向鴻豐公司購買後再銷售予中鋼公司者，或為 　　 訴外人駿維公司所銷售予中鋼公司之產品，從而上訴人徒 　　 以中鋼公司之倉庫內有庫存系爭產品，即逕認為被上訴人 　　 坤霖公司於109年1月1日後有製造進而販賣予中鋼公司而 　　 侵害上訴人之系爭專利權，實難採憑。 ㈡上訴人於第二審言詞辯論時雖將被控侵權產品特定為原審判 決附表一編號4之PSW-120之刮刀架(見本院卷第385頁言詞辯 論筆錄第10頁)，並提出「就被控侵權物『QL-BW-1200』、『QL -BW-900』與系爭專利產品的分辨比較」報告(下稱系爭比較 報告，本院卷第358至364頁)，主張其在中鋼公司所發現之 刮刀架型號為原審判決附表一編號4之PSW-120之刮刀架侵害 系爭專利云云。然查，被上訴人否認系爭比較報告中照片之 真正，因此上訴人無法證明該些照片來源、為何項產品、是 否為被上訴人坤霖公司交付予中綱公司。又專利侵權比對應 以系爭專利請求項所揭露之技術特徵與系爭產品為比對，惟 系爭比較報告所標示之被控侵權物為「QL-BW-1200」、「QL -BW-900」，是否為上訴人於第二審所特定之原審判決附表 一編號4之PSW-120之刮刀架已有疑問，況且系爭比較報告係 以被控侵權物照片比對系爭專利產品，而不是以被控侵權物 與系爭專利請求項作比對，而上訴人就所改用之PSW-120型 號被控侵權物，亦未提出與系爭專利請求項之比對，是以， 上訴人此部分之主張並無理由。 　㈢上訴人聲請傳喚證人蘇聖容無調查之必要： 　⒈上訴人於原審聲請傳喚證人蘇聖容即訴外人中宇環保工程股 　　份有限公司（下稱中宇環保公司）員工及證人劉紹程即訴外 　　人紹程企業有限公司（下稱紹程公司）員工，其理由為中宇 　　環保公司承攬中鋼公司皮帶（刮刀）清潔器之管理及拆卸、 　　更換等工作，中宇環保公司又將拆卸、更換等工作由紹程公 　　司為中宇環保公司之次承攬人，證人蘇聖容擔任上開W163儲 　　區之管理員，而證人劉紹程則擔任刮刀組拆卸、更換等工作 　　，欲證明被上訴人坤霖公司確有販售中鋼公司侵害系爭專利 　　之系爭產品，嗣因蘇聖容、劉紹程待證事實同一而捨棄傳喚 　　劉紹程（原審卷二第182頁）。惟查，上訴人並未提出證據 　　釋明中鋼公司有將該公司於W163儲區管理及系爭產品之拆卸 　　、更換等工作由訴外人中宇環保公司所承攬，亦未釋明證人 　　蘇聖容是否為中宇環保公司之員工及在上開期間確實有任職 　　之情況，況原審法院已於111年12月12日函詢中鋼公司與被 　　上訴人坤霖公司交易情形，業經中鋼公司於112年1月7日以 　　中鋼C1字第00000000000號函覆交易相關資料，足資證明中 　　鋼公司在109至111年度向被上訴人坤霖公司採購之皮帶（刮 　　刀）清潔器之交易情形，業如前述。至於系爭產品是否侵害 　　系爭專利此屬專業領域之技術，縱認證人蘇聖容擔任中鋼公 　　司之儲區管理員，至多只能釋明證人蘇聖容知悉有系爭產品 　　之存放，尚難認有足夠之專業知識判斷系爭產品是否有落入 系爭專利之權利範圍，故原審就不必傳喚證人蘇聖容已敘明 理由。 　⒉上訴人於第二審再度聲請傳喚證人蘇聖容，然由證人張智閔 證稱:「(上訴人共同訴訟代理人問：坤霖公司自109年1月1 日起已不再向鴻豐公司購買皮帶清潔器產品，兩造停止合作 關係後，坤霖公司是否仍自行或委託第三人生產原審判決附 表一中編號1「QL-90-PSW」、編號2「Q-120-C1-PCFSW」、 編號4「QL-120-PSW」、編號5「QL-120-PSU」、編號6「QL- 120-C2-SCDSV」、編號8「QL-90-C1-PCFSW」、編號9「QL-1 20-SSV」之產品而可能涉嫌侵害上訴人之專利權？(提示原 審判決附表一)這我不清楚。(上訴人共同訴訟代理人問：除 你之外，是否還有其他員工或管理階層參與中鋼公司與坤霖 公司間刮刀架產品之訂購、產品點交及結算等？）點交基本 上都是司機過去，送貨到單位的倉庫。(上訴人共同訴訟代 理人問：中鋼公司有無人來點交？）中鋼公司會算數量，型 號會有人去看是否是訂購的東西。（上訴人共同訴訟代理人 問：何人去判斷型號跟訂購的東西？）說不上判斷，只是去 看外型是否符合要求。（上訴人共同訴訟代理人問：何人負 責？）人員不一定是同一人，有時是包商師傅去看。（上訴 人共同訴訟代理人問：你交付的刮刀架是何人檢查判斷是否 符合規格並點交？）是蘇聖容。（上訴人共同訴訟代理人問 ：蘇聖容有無判斷的專業能力？）我們都是拿圖片出來看而 已」等語(本院卷第381至382頁)，是以可知，即使傳喚證人 蘇聖容到庭作證亦無法證明本件被上訴人坤霖公司於109年1 月1日後有生產、販售侵害系爭專利之系爭產品，且蘇聖容 亦無法由系爭比較報告判斷上訴人主張之被控侵權物是否侵 害系爭專利，從而，本院認為證人蘇聖容仍無傳喚之必要。 ㈣承上所述，上訴人迄至本件言詞辯論終結前，未能舉證證明 系爭產品為被上訴人坤霖公司於109年1月1日後製造、銷售 予中鋼公司，且有侵害系爭專利，則上訴人主張被上訴人侵 害系爭專利，即屬無據。準此，本院就其餘爭點即系爭專利 請求項1、2、4、5是否不具進步性、系爭產品是否落入系爭 專利請求項1、2、4、5之文義範圍及上訴人請求被上訴人連 帶賠償等，即無逐一論駁之必要，附此敘明。 六、綜上所述，本件依上訴人所提證據，尚不能證明系爭產品為 被上訴人告坤霖公司於109年1月1日後製造、販賣予中鋼公 司，亦無法證明被上訴人有何侵權事實，本件上訴人就其有 利於己之事實既不能舉證以實其說，從而，上訴人依專利法 第120條準用第96條第2項、公司法第23條第2項等規定，請 求被上訴人連帶賠償774萬3,186元本息，難認有據。本件上 訴人之訴(除確定部分外)，即無理由，應予駁回。又上訴人 之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回。 原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不 合。上訴意旨指摘原判決(除確定部分外)不當，求予廢棄改 判，為無理由，應予駁回。 七、本件事證已臻明確，兩造其餘之主張及攻擊防禦方法及相關 　　證據，經審酌後認為均不影響結果，爰不予一一論列，附此 　　敘明。 八、據上論結，本件上訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理 法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文 。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　 4　　日 智慧財產第一庭 審判長法 官　汪漢卿 法 官　吳俊龍 法 官　曾啓謀 (原定113年10月3日宣判，因颱風假順延至同年月4日宣判) 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或 具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師 資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10 　　月　 11　　日 　　　 　　　　　　　　　　 書記官　丘若瑤 附註： 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

2024-10-04

IPCV-112-民專上-30-20241004-3

民專訴
智慧財產及商業法院

排除侵害專利權等

智慧財產及商業法院民事判決 112年度民專訴字第58號 原 告 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH ＆ Co. KG. （德商百靈佳殷格翰製藥公司） Boehringer Ingelheim International GmbH （德商百靈佳殷格翰國際股份有限公司） 上二人共同 法定代理人 Jan-Christian Redel、Dr. Jan-Wilhelm Bolt 上二人共同 訴訟代理人 張哲倫律師 張雅雯 李瑞涵律師 複 代 理人 陳佳菁律師 被 告 美時化學製藥股份有限公司 法定代理人 Vilhelm Robert Wessman 訴訟代理人 呂紹凡律師 馬鈺婷律師 劉仁傑 上列當事人間請求排除侵害專利權等事件，本院於民國113年8月 27日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 　　事實及理由 壹、程序方面 一、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國 法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定 或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律 （即準據法）（最高法院98年度台上字第2259號民事判決意 旨參照）。又法院就涉外民事事件有無國際審判管轄權，應 依法庭地國之國內法規定。倘法庭地國就訟爭事件之國際審 判管轄尚乏明文規定，則應綜合考量法院慎重而正確認定事 實以發現真實、迅速而經濟進行程序以促進訴訟，兼顧當事 人間之實質公平，及個案所涉國際民事訴訟利益與法庭地之 關連性等因素，並參酌民事訴訟法有關管轄規定及國際民事 審判管轄規則之法理，妥適決定之（最高法院110年度台抗 字第693號民事裁定意旨參照）。查原告係依外國法律註冊 登記之外國法人，被告則為依本國公司法成立之法人（本院 卷二第23頁）；而原告係主張被告申請查驗登記之學名藥「 尼肺纖達軟膠囊100毫克」及「尼肺纖達軟膠囊150毫克」( 下稱系爭藥品）有侵害原告德商百靈佳殷格翰製藥公司（下 稱百靈佳製藥公司）所有中華民國第I268922號「6-位取代 之吲哚啉酮，其製備及其作為醫藥組合物之用途」發明專利 （下稱922專利）、第I285635號「3-Z-［1-(4-(N-(（４—甲基 —六氫吡𠯤 -1-基)- 甲羰基)-N -甲基- 胺基)-苯胺基)-1- 苯基-亞甲基］-6-甲氧羰基-2-吲哚啉酮-單乙烷磺酸塩及其 作為醫藥組合物之用途」發明專利（下稱635專利）及原告 德商百靈佳殷格翰國際股份有限公司（下稱百靈佳殷格翰公 司）所有之第I418351號「用於治療或預防纖維化疾病之藥 劑」發明專利（下稱351專利，與前開二專利合稱系爭專利 ）經核准延長專利權期間之範圍之虞等語。是被告之營業所 所在地設在本國境內，且原告所主張被告有侵害其專利權之 虞之行為地亦在本國境內，可知本件係屬於涉外侵權行為關 於專利法所生之民事事件，自得類推適用民事訴訟法第2條 第2項、第15條第1項規定，由本國法院管轄而有國際管轄權 。 二、次按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律 ，涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。本件原告主 張其依本國專利法規定取得之專利權有受被告侵害之虞，是 本件自應以權利應受保護地之本國法律為準據法。 三、復按依專利法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審 民事訴訟事件，專屬智慧財產及商業法院管轄，智慧財產及 商業法院組織法第3條第1款及智慧財產案件審理法第9條第1 項分別定有明文。查本件係專利法所生之民事事件，符合上 開規定，本院就本件侵害專利權所生之第一審民事訴訟事件 ，具有國內管轄權。　 四、另按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求 之基礎事實同一者、擴張或減縮應受判決事項之聲明者、不 甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第 255條第1項第2、3、7款定有明文。原告原訴之聲明為「被 告不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、 販賣、使用或為上述目的而進口系爭藥品及其他侵害原告之 系爭專利之產品。」，嗣於訴訟中，將原聲明變更為即先位 聲明並修改（刪除原訴之聲明第一項被告等之「等」字）， 另追加備位聲明為「被告不得直接或間接、自行或委請他人 製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口可用 於治療特發性肺纖維化（IPF）或與全身性硬化症有關之間 質性肺病（SSc-ILD）之系爭藥品及其他侵害原告之系爭專 利之產品。」。查原告變更及追加聲明，係基於被告就系爭 藥品申請查驗登記及侵害系爭專利之事實，且修正之先位聲 明、備位聲明僅是限縮關於系爭藥品應受排除侵害之範圍， 並不影響雙方當事人實質攻擊防禦及訴訟之終結，符合民事 訴訟法第255條第1項規定，應予准許。　　 貳、實體方面 一、原告主張： 　㈠原告百靈佳製藥公司及原告百靈佳殷格翰公司為全球具領導 地位之新藥研發廠商，均致力於具開創性新藥研發，包括治 療腫瘤、呼吸道療法等疾病之各種新藥與療法。原告百靈佳 製藥公司為922專利及635專利之專利權人。922專利於95年1 2月21日公告，原專利權期間於109年10月11日屆滿，自同年 10月12日進入五年之延長專利權期間，核准延長之範圍為「 用於特發性肺纖維化治療之有效成分Nintedanib ethanesul fonate，有效成分Nintedanib ethanesulfonate用於特發性 肺纖維化治療，用於特發性纖維化治療之有效成分Nintedan ib ethanesulfonate的製法」。635專利原專利權期間已於1 12年7月22日屆滿，自同年7月23日進入1367日之延長期間， 其核准延長之範圍為「用於『與全身性硬化症有關之間質性 肺病；適用於減緩與全身性硬化症有之間質性肺病(SSc-ILD )病人的肺功能下降速度』之Nintedanib ethanesulfonate、 Nintedanib ethanesulfonate用於前述適應症之用途」。 ㈡藥事法第四章之一「西藥之專利連結」於108年8月20日施行 ，第三人台灣百靈佳殷格翰股份有限公司於登載專利資訊期 限內，依藥事法第48條之3及第48條之4就其進口販售且取得 許可證之衛署藥輸字第026569號「抑肺纖軟膠囊100毫克Ofe v Soft Capsules 100mg」及衛署藥輸字第026568號「抑肺 纖軟膠囊150毫克Ofev Soft Capsules 150mg」藥品（下合 稱專利藥品），登載系爭專利相關專利資訊，因此受系爭專 利權所保護。 　㈢被告為藥商，主要業務為西藥製、零售等。原告於112年8月2 5日收受被告來函，被告稱其以專利藥品為對照新藥，申請 系爭藥品查驗登記，業已受衛生福利部（下稱衛福部）之資 料齊備通知，並依藥事法第48之9條第4款所定「申請藥品許 可證之學名藥未侵害該新藥對應之專利權」聲明（下稱P4聲 明）系爭藥品未侵害系爭專利權云云。原告爰依藥事法第48 條之13第1項規定，於接獲P4聲明之次日起45日內提起本件 訴訟。 　㈣被告未否認系爭藥品含有與專利藥品相同之有效成分，然其P 4聲明僅檢具系爭藥品之查驗登記案藥品專利狀態聲明表， 即稱系爭藥品未文義侵害系爭專利，其主張不侵權之唯一理 由，無非以：系爭專利經核准延長專利權期間之適用範圍不 及於系爭藥品云云，為其論據。然此等主張與證據顯不足以 供原告充分且翔實地確認被告之主張有無理由。按藥品查驗 登記審查準則第4條第2款之規定，學名藥意指「與國内已核 准之藥品具同成分、同劑型、同劑量、同療效之製劑」，因 此，被告雖稱系爭藥品限定為治療慢性漸進性纖維化間質 性肺病（PF-ILD )，系爭藥品既為專利藥品之學名藥，必然 與該專利藥品具相同成分、相同劑型、相同劑量，且具相同 療效，況且系爭藥品所包含之活性成分Nintedanib ethanes ulfonate業經證實可用於治療「特發性肺纖維化」（下稱IP F，或適應症1)及「與全身性硬化症有關之間質性肺病」（ 下稱SSc-ILD，或適應症2)，故系爭藥品得用於治療IPF及SS c-ILD，即已落入系爭專利所界定治療IPF及SSc-ILD之範圍 。又被告主張，適應症1及適應症2與「慢性漸進性纖維化間 質性肺病（下稱PF-ILD，或適應症3）」不論在藥物臨床試 驗上或者臨床診斷治療實務上，均能予以區隔，故系爭藥品 未落入922專利與635專利核准延長範圍及351專利核准範圍 云云。然被告所提出證據已證明三適應症非得明顯區隔。 　㈤原告依專利法第96條第1項規定，為本件訴訟請求權基礎。按 專利法第96條第1項規定，發明專利權人對於侵害其專利權 者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之。所謂有 侵害之虞，係侵害雖未發生，就現在既存之危險狀況加以判 斷，其專用權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要， 但不以侵害曾一度發生，而有繼續被侵害之虞為必要；有無 侵害之虞，須就現在既存之危險狀況加以判斷。故學名藥廠 申請學名藥藥品許可證階段，尚未發生專利權遭侵害之情況 ，然若已有專利權受侵害之可能，而有事先加以防範之必要 ，專利權人或專屬被授權人認專利權有受侵害之虞，自得以 專利法第96條第1項後段規定為請求權基礎。被告為製造、 為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭藥品之 行為，已向衛生福利部食品藥物管理署申請查驗登記，被告 雖宣稱系爭藥品未侵害系爭專利云云，然原告根據被告提供 之資料等，合理認為系爭藥品落入系爭專利延長範圍。原告 已可預見，若被告實際製造、為販賣之要約、販賣、使用或 進口系爭藥品，將構成對原告系爭專利權之侵害，故被告申 請查驗登記並為P4聲明等一連串行為，至少已有侵害系爭專 利之虞。故原告得本於專利法第96條第1項之規定，要求被 告不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、 販賣、使用或進口系爭藥品及其他侵害系爭專利權之產品， 以達排除及防止侵害系爭專利。 　㈥原告另依民法第767條第1項為本件訴訟請求權基礎，該規定 內容為「所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得請求返 還之。對於妨害其所有權者，得請求除去之。有妨害其所有 權之虞者，得請求防止之。前項規定，於所有權以外之物權 ，準用之。」由於實務見解均肯認專利法第96條第1項排除 侵害及防止侵害規定之權能，性質同於民法第767條第1 項 規定，因此民法第767條第1項亦可作為命侵權人排除 及防 止侵害之依據。又專利權有排他性之性質，係準物權 ，專 利權人於專利權受侵害，賦予排他妨害之禁止請求權，具有 事先迅速制止侵害行為及防範侵害行為於未然之功能，可減 免專利權人損害之發生或擴大。專利權為無體財產權，其既 屬「準物權」，自應有民法第767條第1項物上請求權之適用 ，因此，原告亦得依民法第767條第1項規定請求。 　㈦又判斷系爭藥品是否落入系爭專利經核准延長之專利權之範 圍時，並非單就系爭藥品適應症之字面記載進行審酌，而須 併予考量系爭藥品仿單之記載内容及系爭藥品用於系爭專利 經核准延長範圍所載適應症。被告所為不侵權抗辯，刻意將 本件審理之客體侷限於行政申請的書面文字，置專利法授予 專利權人之排除或防止侵害權能（例如製造、銷售）於不論 。原告於本件係訴請防止侵害系爭專利，應予區辨。行政機 關所審核之仿單或許可證，均係本於藥事法之其他行政目的 所為，與法院就專利侵權之判斷未盡相同，尚難等同視之。 仿單或可作為理解被告系爭藥品之參考之一，然無論如何， 該等行政許可均無法取代專利侵權係評估：系爭專利與系爭 藥品（「物」本身）之間，該「物」在實際的使用情境上， 是否落入請求項範圍之本質關係。此所以德國聯邦最高法院 一再強調：a.「侵權判斷核心應在於『符合專利用途藥品之 客觀狀況』（die objective Eignung des betreffenden Ar zneimittels für die patentgemäße Verwendung）」（甲 證24號專家意見書第20點）。b.「不能僅依『所治療的疾病』 （behandelnde Krankheit）…來認定；…『促成藥品被施用結 果』（für den Eintritt des mit der Anwendung angestre bten Erflogs）…，同樣具有不可或缺的重要性」（甲證24 號專家意見書第21點）。c.「特定藥品是否用於專利適應症 之用途目的，個案探究之核心在於『藥品製造或銷售人的責 任』（eine Haftung des Präparatvertriebers）」（甲證2 4號專家意見書第22點）。d.「改採客觀判斷，由『受領者』 （即藥品採購者及使用者之醫療院所）觀點去探究（aus de r Perspektive des Abnehmers zu ermitteln）」（甲證24 號專家意見書第23點）。　 　㈧被告之系爭藥品係醫師處方藥品，依法必需透過醫生之處方 行為，方能完成市場交易之經濟目的，即投遞系爭藥品予病 患，並由國家健保給付或病患自費支付。原告至少有三項證 據，證明被告明知醫師確實會將被告之系爭藥品，處方予系 爭專利延長範圍適應症之病患，系爭藥品確有專利侵權之危 險甚明。 　　⒈原告證據一：行政院衛生署91年2月8日衛署醫字第0910014 830號函明揭：「目前坊間所用減肥藥品，包括瀉藥、麻 黃素、PPA、利尿劑、降血糖藥、降血脂藥、甲狀腺素、 纖維等藥，上述藥品，除PPA外，其主要用途及適應症， 並非用來減肥。但因有醫學文獻及研究報告記載類似的療 效，故若干醫師乃利用該等藥品使用於減肥，此屬於藥品 『仿單核准適應症外的使用』（Off Label Use）。但如將 上述藥物全部合併使用，恐有不良交互作用及副作用。」 （下稱830號函）。其證明「仿單外使用」確係常見之醫 師處方行為，遑論處方系爭藥品於第一及第二適應症之病 患，係完全符合醫學常規而具正當性，核與一般「仿單外 使用」係指將治療A疾病之藥品用於治療完全無關的B疾病 ，截然有別。舉重明輕，被告定當成立侵權無疑。 　　⒉原告證據二：藥害救濟法之立法院議案關係文書院總第115 6號，政府、委員提案第12165、9759號之1（甲證39號） 明稽：「鑑於國內仿單標示外使用藥物（off-label use ）情形普遍，且醫師開立仿單標示外使用藥物之處方，屬 醫療處置之一部，為合法使用藥物。然藥害救濟法第十三 條第八款規定未依藥物許可證所載之適應症或效能而為藥 物之使用不得申請藥害救濟，導致民眾依醫師處方使用藥 物，發生藥害時卻無救濟管道，顯不合理。」。故現行藥 害救濟法第13條第8項乃修正為：「有下列各款情事之一 者，不得申請藥害救濟：…八、未依藥物許可證所載之適 應症或效能而為藥物之使用。但符合當時醫學原理及用藥 適當性者，不在此限。」。 　　⒊原告證據三：財團法人藥害救濟基金會公布之88年至113年 7月間之藥害救濟統計資料（甲證40）顯示，藥害救濟審 議委員會審定結果不予救濟之理由為「未依藥物許可證所 載之適應症或效能而為藥物之使用」合計285件，即高達1 7.52%。此亦可反向說明，醫療實務上仿單外使用情形甚 為普遍，應遠高於此否准救濟申請比例。 　　⒋上開三項原告證據（二份公文書、一份藥害救濟統計資訊 ），均得證明：藥品「仿單核准適應症外使用」，「情形 普遍」，至為明灼；遑論將被告之系爭藥品處方予第一及 第二適應症之病患，其適應症差異之跨幅遠小於830號函 之示例。被告身為合格藥商，不能諉為不知。又本件涉及 三種適應症，三者之間之差異性，與上開830號函「瀉藥 、減肥」或「利尿、減肥」相較，遠遠不及。以胸腔內科 專科醫師之角度，被告切割適應症以規避專利侵權之意圖 ，實與醫療行為係為治療疾病，基於科學資料追求病患最 大利益之用藥考量完全無關。舉輕明重，根據830號函， 衛福部既肯認：醫生得合法將利尿劑（適應症：利尿）處 方於減肥，則殊難想像：胸腔內科專科醫師不會將被告系 爭藥品處方予第一適應症及第二適應症之病患。由此可證 ，被告之不侵權抗辯，事實上根本不可能成立。 　㈨根據台灣胸腔暨重症加護醫學會、臺東馬偕醫院胸腔內科等 醫師等表示，特發性肺纖維化（IPF，即適應症1），目前原 因不明確，然主要因肺部結構持續性疤痕形成，導致肺部不 可逆僵硬，是致死率相當高的疾病。依以上事實及經驗法則 ，肺纖維化之病患：⒈存活期約0.9年，極短；⒉病況不可逆 ；⒊死亡率高達5成；⒋健保給付標準嚴格。則已確診但病況 尚非嚴重、不符合健保給付之病患，絕對有動機自費用藥。 此際，根據衛生福利部推行之「醫病共享決策」，醫師有義 務告知病患有同成分但價格較低的學名藥，可治療適應症1 、2，此恰係德國聯邦最高法院所稱之「符合專利用途藥品 之客觀狀況」。被告之系爭藥品有可能經醫師處方予病患數 占肺纖維化近九成之第一及第二適應症之病患。以上可證原 告防止侵害之虞之主張，信而有徵。 　㈩關於系爭藥品涉侵害系爭專利之虞情形，原告提出德國實務 見解，參酌最高法院101年度台上字第1454號民事判決參考 美國法院深石原則建立揭穿公司面紗原則，以解釋我國公司 法第369條之7規定意旨之法理，本件可借鏡德國法院對於其 專利法有關物及方法專利以外之用途專利權（Verwendungsp atent），擴大認定醫療用途專利權之侵害行為，即第三人 擬將藥品使用於治療專利適應症行為，使專利權人對前端藥 品供應行為主張權利。本件宜參考李素華專家意見書介紹援 引德國學說及實務見解，亦即就德國專利法第9(1)條規定（ 相同於我國專利法第58條第2項）之解釋，以比較法解釋之 方法論，解釋我國專利法第58條第2項之規範意旨，亦即 在德國聯邦最高法院（BGH）上開見解影響下，2017年德國 杜塞道夫邦高等法院Östrogenblocker案之裁定及判決揭示 ，個案即便未有「明顯的準備行為」（sinnfällig Herrich tung），只要能滿足如下三要件，藥品銷售人即可能有侵權 責任，醫療適應症專利權人即能主張排他權，不問該物是否 該當專利權之全部技術特徵：⒈該藥品適合用於專利權所保 護之醫療適應症；⒉行為人搭便車地利用客觀環境，以類似 或相近於「明顯的準備行為」，使其所要約或銷售的藥品能 被用於該醫療適應症；⒊依據專利狀態，藥品在一定範圍內 會被用到該醫療適應症，而非零星個案。依上開判決闡釋意 旨，在「跨仿單（仿單外）使用」之情形中，若學名藥藥廠 知悉其所銷售的藥品根本或基本上就是要用於專利用途，而 只要法官確認一定蓋然性會發生專利用途之使用狀況，則即 便學名藥藥廠無準備行為，學名藥藥廠仍應負擔侵權責任。 　並聲明：　 　　⒈先位聲明 ⑴被告不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之 要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭藥品及其他 侵害原告之系爭專利之產品。 ⑵就前項聲明，原告願以現金或同額之可轉讓定期存單供 擔保，請准宣告假執行。 ⒉備位聲明 ⑴被告不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之 要約、販賣、使用或為上述目的而進口可用於治療特發 性肺纖維化(IPF）或與全身性硬化症有關之間質性肺病 (SSc-ILD)之系爭藥品及其他侵害原告之系爭專利之產 品。 ⑵就前項聲明，原告願以現金或同額之可轉讓定期存單供 擔保，請准宣告假執行。 二、被告答辯： 　㈠系爭藥品之適應症為「慢性漸進性纖維化間質性肺病」： 　　⒈依系爭藥品查驗登記案仿單資料（下稱系爭藥品仿單擬稿 ）記載，系爭藥品之適應症為「慢性漸進性纖維化間質性 肺病（PF-ILD) 」（見乙證1之系爭藥品仿單擬稿），其 有效成分分別為100毫克與150毫克的nintedanib (見乙證 1）；即系爭藥品僅係用於治療PF-ILD。 　　⒉PF-ILD的臨床診斷標準： 　　　⑴依據112年11月15日公告，並自同年12月1日生效之全民 民健康保險「藥品給付規定」第6節呼吸道藥物修訂對 照表（乙證2），Nintedanib用於PF-ILD給付標準為： 　　　　①需檢附肺部高解析電腦斷層（high resolution compu ted tomography，HRCT) 影像及檢查報告，證實具有 肺部纖維化且侵犯至少10%肺野（lung field)，並符 合間質性肺病之診斷。 　　　　②經胸腔或風濕免疫專科醫師確認符合PF-ILD之疾病進 展定義（請檢附過去一年内可證明疾病進展之病歷及 相關檢查報告）。須符合肺功能惡化，且伴隨呼吸症 狀惡化或HRCT肺部影響檢查有纖維化增加的證據。肺 功能惡化可以為以下任一條件(a) FVC預測值之絕對 值降低≧5%或(b)DLCO (Diffusing capacity of the lung for carbon monoxide) 預測值之絕對值降低≧1 0%。 ③系爭藥品之對照專利藥品仿單（曱證14號）第20頁中 ，Ofev對 PF-ILD臨床療效係在一項雙盲、隨機分配 、安慰劑對照、第三期試驗（INBUILD) 中 ，對患有 PF-ILD病人進行研究。 ④在該INBU1LD 試驗中，病人收案標準為：在篩選前24 個月内，用力呼氣肺活量（forced vital capacity ，FVC) 相對降幅210%的預測值、或FVC相對下降25〜< 10%預測值加上HRCT上的纖維化程度增加、或FVC相對 降幅>5〜<10%的預測值加上11 乎吸症狀惡化、或僅呼 吸道症狀惡化與在HRCT上的纖維化程度增加等標準， 根據病程評估和疾病惡化狀況，篩選出參與試驗資格 （乙證3）。 　 　 ⑤因此雖PF-ILD定義目前並無一個絕對的標準，然依據 上開臨床實驗收案標準及全民健保藥品給付規定，大 致就是以FVC的年下降率5至10%，加上影像學上HRCT 觀察到有尋常性間質性肺炎（usual interstitial p neumonia，UIP) 型態的纖維化表現（乙證3）來診斷 。 　㈡系爭藥品未落入922專利核准延長範圍： ⒈原告自承922專利之原專利權期間已於109年10月11日屆滿 ，延長專利權期間至114年10月11日止，經核准專利延長 範圍，僅限「用於特發性肺纖維化治療之有效分Nintedan ib ethanesulfonate，有效成分Nintedanib ethanesulfo nate 用於特發性肺纖維化之治療，用於特發性肺纖維化 治療之有效成分Nintedanib ethanesulfonate的製法。」 亦即922專利核准延長範圍為特發性纖維化（IPF）。 　　⒉依據全民健康保險「藥品給付規定」第6節呼吸道藥物一節 ，Nintedanib 用於IPF，相較於Nintedanib用於PF-ILD給 付標準，健保給付Nintedanib用於IPF給付標準並不相同 ，例如Nintedanib 用於IPF時毋須具備：⑴證實具有肺部 纖維化且侵犯至少10%肺野，並符合間質性肺病之診斷； 及 ⑵肺功能惡化，且伴隨呼吸症狀惡化或HRCT肺部影響檢 查有纖維化增加的證據，因此，在臨床醫師診斷、治療上 ，確實能將PF-ILD與IPF區隔。 　　⒊系爭藥品之適應症清楚明確特定於PF-ILD患者，且臨床上 得輕易區辨PF-ILD及IPF。基此可知系爭藥品未具有922專 利核准延長範圍之所有技術特徵，依全要件原則，系爭藥 品並未落入922專利核准延長範圍。 　㈢系爭藥品未落入635專利核准延長範圍 ⒈同理，635專利亦如原告自承於112年7月22日屆滿，延長專 利權期間至116年4月19日屆滿，其僅限「用於『與全身性 硬化症有關之間質性肺病：適用於減緩與全身性硬化症有 關之間質性肺病（SSc-ILD )病人的肺功能下降速度』之Ni ntedanib ethanesulfonate、 Nintedanib ethanesulfon ate 用於前述適應症之用途。」亦即635專利核准延長範 圍為全身性硬化症有關之間質性肺病(SSc-ILD)。 　　⒉依據全民健康保險「藥品給付規定」第6節呼吸道藥物一節 ，Nintedanib 用於SSc-ILD，相較於Nintedanib用於PF-I LD給付標準，健保給付Nintedanib用於SSc-ILD給付標準 並不相同，例如Nintedanib用於SSc-ILD時必須具備：經 免疫風濕專科醫師確診為全身性硬化症、毋須具備:肺功 能惡化，且伴隨呼吸症狀惡化或HRCT肺部影響檢查有纖維 化增加的證據。因此，在臨床醫師診斷治療上，確實能將 PF-ILD輿 SSc-ILD區隔。 　　⒊系爭藥品之適應症清楚明確特定於PF-ILD患者，且臨床上 得輕易區辨PF-ILD及SSc-ILD。由此可知，系爭藥品未具 有635專利核准延長範圍之所有技術特徵，依全要件原則 ，系爭藥品並未落入635專利核准延長範圍。 　㈣系爭藥品未落入351專利權範圍　 ⒈351專利之專利權經智慧局核准請求項1專利權範圍為「一 種3-Z-[l-(4-(N-((4•甲基-哌𠯤-1-基)-甲基羰基)-N-甲 基-胺基)-苯胺基)-1-苯基-亞甲基]-6-甲氧基羰基-2-吲 哚啉酮或其鹽之用途，其選擇性與一或多種醫藥可接受之 載劑或賦形劑一起用以製備用於治療自發性肺纖維化之藥 物。」，亦即351專利權範圍將3-Z-[l-(4-(N((4-甲基-RH 哌𠯤-1-基)-甲基羰基)-N-甲基-胺基)-苯胺基)-1-苯基- 亞甲基]-6-甲氧基羰基-2-吲哚啉酮或其鹽（即nintedani b) 用於治療自發性肺纖維化（即IPF)。同上述，在臨床 醫師的診斷、治療上確實能將PF-ILD與IPF區隔。 　　⒉系爭藥品適應症清楚明確特定於PF-ILD患者，且臨床上得 輕易區辨PF-ILD及IPF。由此可知，基於全要件原則，系 爭藥品並未落入351專利。 　㈤系爭藥品仿單擬稿具有重要參考價值 　　⒈按判斷系爭藥品是否落入系爭專利請求項文義範圍之適應 症依據，應以「系爭藥品完整仿單所引用之人體臨床試驗 結果而賦予系爭藥品本身的療效」為準，並非完全以「系 爭藥品之修正仿單」為據；臨床醫事或藥事人員係為藥品 使用指引，該發明所屬技術領域中具有通常知識者可理解 系爭藥品之仿單記載内容通常可以代表系爭藥品本身包含 之有效成分及賦形劑與系爭藥品之用法、用量及適應症等 ，故在判斷系爭藥品是否落入系爭專利請求項，系爭藥品 之仿單即具有重要參考償值，有本院110年度民專訴字第9 號民事判決見解可資參考。 　　⒉系爭藥品仿單擬稿自申請查驗登記起至今並未曾修改，且 系爭藥品仿單擬稿所載之適應症，得為系爭藥品仿單擬稿 所引用之人體臨床試驗結果所支持，可確知系爭藥品臨床 試驗所招募之病人皆具有663名慢性纖維化ILD臨床診斷， 且系爭藥品對於該些病人具有相當治療作用，並可降低死 亡風險。因此，系爭藥品之臨床試驗係針對PF-ILD 病人 ，其結果確實可證明系爭藥品具有治療「慢性漸進性纖維 化間質性肺病(PF-ILD)」之療效，且該發明所屬技術領域 中具有通常知識者可理解系爭藥品之適應症得為系爭藥品 仿單擬稿所引用之人體臨床試驗結果所支持。按本院上開 見解，系爭藥品仿單擬稿得為其引用臨床試驗結果所支持 ，且未臨訟編撰，應具重要參考價值且具有醫療合理性； 在判斷系爭藥品是否落入系爭專利核准延長範圍或專利權 範圍上，實具有重要參考價值。 ㈥系爭藥品係用於治療PF-ILD，922專利核准延長範圍與 351專 利權範圍是用於治療IPF，635專利核准延長範圍是用於治療 SSc-ILD，不論係在藥物臨床試驗上或是臨床治療實務上，P F-ILD輿IPF或SSc-ILD均係應予分辨且得輕易區分者，此亦 有專利藥品之仿單（甲證14）及全民健保藥品給付規定（乙 證2、4）可稽。是以本件無本院110年度民專訴字第9號民事 判決所謂無法鑑別適應症患者、或難以用於實際患者治療之 不具醫療合理性等情。由「抑肺纖軟膠囊100毫克」之藥品 許可證（乙證5 號）可知，專利藥品之適應症略為「...3、 慢性漸進性纖維化間質性肺病(PF-ILD)。」即該專利藥品所 載之適應症，與系爭藥品仿單擬稿上記載之適應症「慢性漸 進性纖維化間質性肺病(PF-ILD)」（乙證1號）實質相同。 而原告亦謂Boehringer Ingelheim 集團係具全球領導地位 之新藥研發藥廠，更列名為全球第16名製藥企業（甲證1） ，其旗下企業所研發及申請許可證之專利藥品難謂不符合臨 床治療實務，故以專利藥品為對照新藥藥品、且與專利藥品 適應症實質相同的系爭藥品，亦難謂不符臨床治療實務。 　㈦本件應考量專利連結制度為美國首先創設，德國未有相應制 度，且與我國醫藥政策實務鼓勵學名藥之發展有別，故不應 逕予援用德國學說及判決： 　　⒈各國為處理新藥專利權和學名藥間爭議有不同作法，我國 於107年1月31日公告施行之西藥專利連結制度，其立法歷 程可知，該制度主要係參考美國專利連結制度並因應我國 醫藥實務發展而制定。 　　⒉藥事法第48之20條第2項係學名藥廠在申請學名藥藥品許可 證時，可於申請文件中排除醫藥用途專利權所對應的適應 症，從而不需適用暫停核發學名藥藥品許可證的相關規定 ，此即所謂適應症排除機制（carve-out，經適應症排除 仿單又可稱為skinny label），目的是鼓勵學名藥廠儘早 進入市場，保障民眾的用藥安全，促進病患之近藥權。 　　⒊被告提出乙證7號研究亦指出，美國國會和FDA應確保「ski nny labeling」對學名藥廠是具吸引力的商業途徑，尤其 此可避免專利藥廠利用延長用途專利而阻礙競爭。 　　⒋本件922專利、635專利為「用法限定物」專利，用法為該 二專利之專利權延長範圍之限定特徵（亦即有效成分Nint edanib僅能用於適應症1及適應症2），實際上保護範疇等 同於351專利之醫療用途專利。原告顯刻意濫用922專利63 5專利，欲不當擴張其專利權延長範圍，以阻擋未落入該 專利權延長範圍包括系爭藥品在內之所有藥品上市與其專 利藥品競爭，原告甚至援引醫藥制度、政策背景及實務發 展均與我國不同之德國學說和判決，進一步顛覆專利侵害 和侵權行為之法理，實不可取。　　 　㈧縱認該等德國學說及判決得於本件援引參考（被告鄭重否認 之），系爭藥品仍不構成侵權之虞： ⒈杜塞道夫邦高等法院判決所指出的醫療適應症（醫療用途 ）專利權人可擴大主張專利法上排他權之三要件，原告應 係承認延長後之系爭專利實際上與醫療用途專利相同而認 為得予以援用，即使如此，被告並不會符合第二要件及第 三要件。 ⒉被告係依藥事法第75條第1項規定，於系爭藥品仿單上僅得 註記所核定之適應症3而不得註記未核定之適應症1或適應 症2，再依其施行細則第45條第1項藥物廣告相關法令，亦 不得宣傳將系爭藥品處方用於未核定之適應症1或適應症2 。再者，從經濟上分析，若病患被診斷患有適應症1或適 應症2，病患使用系爭專利藥品可獲得健保給付，不可能 反而願意自費負擔仿單外使用系爭藥品。故本件不存在搭 便車或在一定範圍被用於系爭專利保護之適應症情形，不 構成侵權之虞。 　　⒊原告就仿單外使用之處方慣例主張前後矛盾： ⑴原告主張：有效成分Nintedanib可治療三個適應症，故 系爭藥品可能處方用於治療適應症1或適應症2，而有侵 權之虞云云。惟前述經濟上分析，若患有適應症1或適 應症2病患不可能願意自費負擔仿單外使用系爭藥品， 故不存在侵權之虞。 ⑵原告提出：「原告是主張病況尚不嚴重的病患，未必能 符合健保給付的標準時，醫師有義務告知無論是新藥或 學名藥健保都不給付這樣的病況，但為了早期治療，你 可以自費用藥」云云。惟若依原告主張病況尚不嚴重的 病患，也就是病患未達到可以診斷出適應症1、適應症2 或適應症3的程度，縱使仿單外使用系爭學名藥品也不 會構成專利侵權。原告提出此主張更凸顯其阻礙學名藥 品競爭之意圖。 　　 ⑶三個適應症文義上可分，臨床醫師得以利用相關檢查和 數值區辨，且健保給付標準有別。 　　　⑷又原告稱：「肺纖維化的病人確診後平均餘命為0.9年年 」，依照Nintedanib的健保給付規定，SSc-ILD（全身 性硬化症有關之間質性肺病，適應症2）和PF-ILD（慢 性漸進性纖維化間質性肺病，適應症3）停止治療條件 均是持續使用52週進入緩衝期，52週已超出前述0.9年 平均餘命，故發生原告主張之仿單外使用可能性極低。 IPF（特發性肺纖維化，適應症1）停止治療條件則是「 肺功能出現惡化」後進入緩衝期，依照原告主張IPF病 患繼續惡化可能會被診斷患有PF-ILD，則此時該病患應 可符合PF-ILD的健保給付條件而又再起算52週，仍超出 前述0.9年平均餘命，故發生原告主張之仿單外使用可 能性亦極低。基於上述，原告主張停止用藥而有仿單外 使用之自費市場存在云云，亦不可採。 　㈨系爭藥品明確限制在922專利、635專利保護範圍（不論是922 、635專利之專利權延長範圍或351專利之專利權範圍）之PF -ILD（適應症3），系爭藥品仿單亦符合醫療合理性及臨床 實務，不但無直接侵害系爭專利之虞，更無間接侵害系爭專 利之虞。再依本院112年度民專訴字第38號民事判決意旨， 被告並無防止仿單外使用之義務，法理上亦無須為他人（例 如醫師或醫院）之個人行為負責，原告之先位聲明或備位聲 明均無理由。 　㈩並聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；如受不利判決， 　　願供擔保請准宣告免為假執行。 三、兩造不爭執事項（見本院卷二第378頁） 　㈠原告為系爭專利之專利權人。 ㈡922專利於109年10月11日屆滿，於109年10月12日延長至114 年10月11日，核准延長專利權範圍「用於特發性肺纖維化治 療之有效成分Nintedanib ethanesulfonate，有效成分Nint edanib ethanesulfonate用於特發性肺纖維化之治療，用 於特發性肺纖維化治療之有效成分Nintedanib ethanesulfo nate的製法」。 ㈢635專利於112年7月22日屆滿，於112年7月23日延長至116年4 月19日，核准延長專利權範圍「用於『與全身性硬化症有關 之間質性肺病：適用於減緩與全身性硬化症有關之間質性肺 病（SSc-ILD）病人的肺功能下降速度』之Nintedanib ethan esulfonate、Nintedanib ethanesulfonate用於前述適應 症之用途」。 ㈣351專利於102年11月11日至114年12月22日屆滿，其申請專利 範圍如甲證7所載。 四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（見本院卷第378頁 ）： 　㈠系爭藥品是否落入922專利專利權核准延長範圍？ ㈡系爭藥品是否落入635專利專利權核准延長範圍？ ㈢系爭藥品是否落入351專利請求項1之專利權範圍？ ㈣系爭藥品是否落入351專利請求項2之專利權範圍？ 五、得心證之理由： 　㈠系爭專利技術內容 　　⒈922專利技術說明 本發明係有關下式之於6-位經取代之吲哚啉酮： ⑴其中R1至R5及X如申請專利範圍第1項之定義；其異構物 及其鹽，尤其是其生理上可接受鹽，其具有有價值之藥 理性質，尤其是對受體酪胺酸激酶及環素/CDK複合物具 有抑制以及對內皮細胞及各種腫瘤細胞增殖具有抑制作 用，及有關含該等化合物之醫藥組合物、其用途及其製 備方法。(見922專利摘要，本院卷一第53至54頁) ⑵922專利核准「延長」專利範圍分析： ①按經專利專責機關核准延長發明專利權期間之範圍， 僅及於許可證所載之有效成分及用途所限定之範圍， 專利法第56條定有明文。立法理由以：該發明所屬技 術領域中具有通常知識者可理解當醫藥品欲上市販賣 而實施專利發明時，須向我國衛生主管機關申請藥品 查驗登記，經審查獲准後該醫藥品才能正式上市應用 於病患治療，並非該發明專利核准公告後即能立即實 施，故制定專利權期間延長制度藉以彌補專利權人因 申請藥品許可證而無法實施該發明且予以補償。 　　　　②922專利之原專利權期間已於109年10月11日屆滿，自 同年10月12日進入5年之延長期間，依上開規定，其 核准延長之專利權範圍為「用於特發性肺纖維化治療 之有效成分Nintedanib ethanesulfonate，有效成分 Nintedanib ethanesulfonate用於特發性肺纖維化之 治療，用於特發性肺纖維化治療之有效成分Nintedan ib ethanesulfonate的製法」（見甲證8，本院卷一 第501頁）。 　 ⒉635專利技術說明 ⑴本發明是有關式I之化合物3-Z-[1-(4-(N-((4-甲基-六氫 吡-1-基)-甲羰基)-N-甲基-胺基)-苯胺基)-1-苯基-亞 甲基]-6-甲氧羰基-2-吲哚啉酮-單乙烷磺酸鹽，及其作 為醫藥組合物之用途式I（見635專利摘要，本院卷一第 292頁)： 　　　　 　　　⑵635專利核准延長專利範圍 635專利原專利權期間已於112年7月22日屆滿，自同年7 月23日進入1367日之延長期間，依上開專利法第56條規 定，其核准延長之專利權範圍為「用於『與全身性硬化 症有關之間質性肺病：適用於減緩與全身性硬化症有關 之間質性肺病(SSc-ILD)病人的肺功能下降速度』之Nint edanib ethanesulfonate、Nintedanib ethanesulfona te用於前述適應症之用途」（見甲證9，本院卷一第503 至504頁）。 　　⒊351專利技術說明 ⑴本發明係關於下通式之吲哚啉酮 　　　　(I) 　　　 其在6位置經取代，其中R1至R5及X如申請專利範圍第1 項定義，其異構物及鹽，特別是其生理可接受鹽，用於 預防或治療特定纖維化疾病之藥物之用途。 　　　⑵351專利申請專利範圍分析 351專利申請專利範圍共計2項，其中請求項1為獨立項 ，請求項2為附屬項，其內容如下： ①一種3-Z-[1-(4-(N-((4-甲基-哌𠯤-1-基)-甲基羰基)- N-甲基-胺基)-苯胺基)-1-苯基-亞甲基]-6-甲氧基羰 基-2-吲哚啉酮或其鹽之用途，其選擇性與一或多種 醫藥可接受之載劑或賦形劑一起用以製備用於治療自 發性肺纖維化[1]之藥物。 ②如請求項1之用途，其中使用3-Z-[1-(4-(N-((4-甲基- 哌𠯤-1-基)-甲基羰基)-N-甲基-胺基)-苯胺基)-1-苯 基-亞甲基]-6-甲氧基羰基-2-吲哚啉酮之單乙磺酸鹽 製備該藥物（見本院卷一第493頁）。 ㈡系爭藥品技術內容 　　⒈系爭藥品係被告按我國西藥專利連結制度規定，依據藥事 法第48條之9第4款規定，於申請藥品許可證時，就新藥藥 品許可證所有人已核准新藥所登載之專利權，向中央衛生 生主管機關衛福部為P4聲明(見甲證13，本院卷一第513至 518頁)。被告於衛福部通知學名藥查驗登記之資料齊備後 ，依據藥事法第48條之12第1項規定，就上開聲明，應自 衛福部就藥品許可證申請資料齊備通知送達之次日起20日 內，以書面通知新藥許可證所有人及專利權人，該通知於 112年8月24日發出（見甲證13)，依據藥事法第48條之13 第2項規定，衛福部食品藥物管理署於上開通知之次日起1 2個月內即至113年8月25日暫停核發藥品許可證。 　　⒉系爭藥品僅進入藥品查驗登記審查程序，尚未核准上市， 依甲證13內容，系爭藥品係被告申請查驗登記藥品「尼肺 纖達軟膠囊100毫克」及「尼肺纖達軟膠囊150毫克」，該 系爭藥品主要活性成分「Nintedanib ethanesulfonatｅ」 ，並以專利藥品為對照藥品。 　　⒊依被告提出之系爭藥品仿單擬稿（見乙證1，本院卷二第59 至78頁），系爭藥品技術內容如下： 　　　【賦形劑】 　　　本品的非活性成分如下：充填材料：Medium-chain Trigl ycerides、Hard Fat、Polyglycerol (3) Dioleate。膠 囊殼：Gelatin 160、Glycerol、Titanium Dioxide、Iro n oxide red、Iron oxide yellow 　　　【適應症】 　　　慢性漸進性纖維化間質性肺病(PF-ILD) 　　　【用法、用量】 　　　施用Nintedanib前的測試 　　　請於開始施行Nintedanib治療前，先為所有的病人進行肝 功能檢測，並為具有生育能力的女性進行妊娠試驗[請參 見「警語/注意事項」(5.1)]。 　　 建議劑量 　　　Nintedanib的建議口服劑量為150毫克，一天兩次，間隔1 2小時。 用法相關資訊 Nintedanib膠嚢應於飯後服用[請參見「藥物動力學」(11 )]，並應搭配液體整顆吞服。因為味道很苦，請勿咀嚼Ni ntedanib膠囊。 請勿打開或是壓碎Nintedanib膠囊，如有接觸膠嚢內藥品 ，需盡快且徹底的洗手。目前尚未知咀嚼或咬碎膠囊對ni ntedanib之藥動性的影響。 漏服劑量 如果漏服Nintedanib，請忽略該劑，直接於下一次排定的 時間服用下一劑。請告訴病人不要補服漏掉的劑量。使用 劑量請勿超過建議最大日劑量300毫克。 ㈢系爭藥品未落入922專利之專利權核准延長範圍 　　⒈按「本法所稱仿單，係指藥品或醫療器材附加之說明書。 」、「藥物之標籤、仿單或包裝，應依核准刊載左列事項 ：一、廠商名稱及地址。二、品名及許可證字號。三、批 號。四、製造日期及有效期間或保存期限。五、主要成分 含量、用量及用法。六、主治效能、性能或適應症。七、 副作用、禁忌及其他注意事項。八、其他依規定應刊載事 項。」，藥事法第26條、第75條第1項分別定有明文。故 仿單對於臨床醫事或藥事人員係為藥品使用指引，由於系 爭藥品尚未核准上市，先以系爭藥品仿單擬稿暫代正式仿 單，可理解系爭藥品仿單擬稿記載內容可以代表系爭藥品 本身包含之有效成分及賦形劑與系爭藥品之用法、用量及 適應症等，故在判斷系爭藥品是否落入922專利核准延長 之範圍上，系爭藥品仿單擬稿即具有重要參考價值。 　　⒉系爭藥品與922專利核准延長範圍技術特徵文義比對： ⑴要件編號A： 依系爭藥品仿單擬稿記載，系爭藥品之有效成分為Nint edanib ethanesulfonate，是以，系爭藥品可為922專 利要件編號A所文義讀取。 ⑵要件編號B： 依系爭藥品仿單擬稿，系爭藥品之適應症為「慢性漸進 性纖維化間質性肺病(PF-ILD)」（參系爭藥品仿單擬稿 第2頁「2.適應症」），922專利之核准延長範圍係用於 「特發性肺纖維化」(IPF)之治療，參照全民健保藥品 給付規定（乙證2及乙證4，本院卷二第79至83、227至2 34頁），Nintedanib用於IPF與PF-ILD的健保給付標準 並不相同，例如Nintedanib用於IPF時毋須具備：①證實 具有肺部纖維化且侵犯至少10%肺野，並符合間質性肺 病之診斷；②肺功能惡化，且伴隨呼吸症狀惡化或HRCT 肺部影響檢查有纖維化增加的證據等。因此，IPF與PF- ILD在臨床診斷及治療實務上可以明確區分。 　　　⑶922專利延長範圍與系爭藥品文義比對表及全民健保對IP F與PF-ILD給付規定如附表1所示。 　　　⑷查系爭藥品仿單擬稿第12節臨床試驗資料(見乙證1第14 至18頁，本院卷二第72至76頁)記載：「慢性漸進性纖 維化間質性肺病(PF-ILD)Nintedanib臨床療效曾在一項 雙盲、隨機分配、安慰劑對照、第三期試驗中，對患有 慢性漸進性纖維化間質性肺病病人進行研究，IPF病人 予以排除。對於有慢性纖維化ILD臨床診斷的病人，若 經高解析度斷層掃描(HRCT)顯示有相關纖維化(>10%纖 維化特徵)且呈現出漸進性臨床徵象，則可選入試驗。 總計有663名病人經1:1比例隨機分配接受Nintedanib15 0 mg bid或相應安慰劑，直到最後一位病人完成52週治 療期為止(Nintedanib於整個試驗中的暴露時間中位數 ：16.6個月;Nintedanib於整個試驗中的平均暴露時間 ：15.0個月)···Nintedanib組相較於安慰劑組病人52週 期間的FVC下降年比率(單位mL)顯著減少107.0 mL(表5) ，相當於57.0%的相對治療作用···Nintedanib組相較於 安慰劑組病人的死亡風險降低22%···Nintedanib組病人 相較於安慰劑組的惡化(FVC%預測值下降絕對值≥10%)或 死亡風險降低34%···」，可知系爭藥品仿單擬稿所引用 之臨床試驗所招募之663名病人皆具有慢性漸進性纖維 化ILD臨床診斷，且系爭藥品對於該些病人具有相當治 療作用，並可降低死亡風險。準此，可證明系爭藥品確 實具有系爭藥品仿單擬稿所載治療「慢性漸進性纖維化 間質性肺病(PF-ILD)」之適應症的療效，亦能理解系爭 藥品之適應症可為系爭藥品仿單擬稿所引用之人體臨床 試驗結果所支持，經查系爭藥品仿單擬稿並未引用治療 特發性肺纖維化(IPF)的臨床試驗結果，且如前述，系 爭藥品仿單擬稿所引用之臨床試驗所招募之病人已然明 確排除IPF病人，故系爭藥品之適應症未包含922專利核 准延長之範圍適應症一事，亦具有醫療合理性，922專 利所屬技術領域中具有通常知識者確實得以系爭藥品仿 單擬稿所載適應症為據，確認並判斷系爭藥品並未落入 922專利核准延長範圍，且原告係以特發性肺纖維化之 臨床試驗資料(見甲證14專利藥品之仿單第14至17頁特 發性肺纖維化之臨床試驗資料，本院卷一第566至569頁 )取得專利藥品之第一次許可證並據以申請922專利之延 長，進而取得核准922專利延長範圍，所應補償專利權 人因申請許可而延誤其可行使權利之範圍當僅及於該第 一次許可證所載之適應症-特發性肺纖維化，922專利延 長範圍自不應涵蓋到被其他臨床試驗結果所支持的適應 症如系爭藥品之適應症。 ⒊依上述，IPF與PF-ILD不僅在臨床診斷及治療實務上可以明 確區分，且兩者在藥物臨床試驗上亦得輕易區分。因此， 兩者屬不同範圍，系爭藥品無法為922專利要件編號B文義 讀取。系爭藥品與922專利要件編號B不相同，故系爭藥品 「未落入」922專利之專利權核准延長範圍。 　㈣系爭藥品未落入635專利之專利權核准延長範圍 ⒈系爭藥品與635專利核准延長範圍技術特徵文義比對 　　　⑴要件編號A： 　　　　依系爭藥品仿單擬稿(乙證1)記載，系爭藥品之有效成 分為Nintedanib ethanesulfonate，是以系爭藥品可為 635專利要件編號A所文義讀取。 　　　⑵要件編號B： 　　　　依系爭藥品仿單擬稿(乙證1)記載，系爭藥品之適應症 為「慢性漸進性纖維化間質性肺病(PF-ILD)」（參系爭 藥品仿單擬稿第2頁「2.適應症」），635專利之核准延 長範圍係用於「與全身性硬化症有關之間質性肺病：適 用於減緩與全身性硬化症有關之間質性肺病(SSc-ILD) 病人的肺功能下降速度」之治療，參照全民健保藥品給 付規定(乙證2及乙證4，本院卷二第79至83、227至234 頁)，Nintedanib用於SSc-ILD與PF-ILD健保給付標準並 不相同，例如Nintedanib用於SSc-ILD時必須具備：經 免疫風濕專科醫師確診為全身性硬化症、毋須具備：肺 功能惡化，且伴隨呼吸症狀惡化或HRCT肺部影響檢查有 纖維化增加的證據。因此，SSc-ILD與PF-ILD在臨床診 斷及治療實務上可以明確區分。 　　　⑶635專利延長範圍與系爭藥品文義比對表及全民健保對SS c-ILD與PF-ILD給付規定如附表2所示。 ⑷查系爭藥品仿單擬稿第12節臨床試驗資料（見乙證1第14 至18頁，本院卷二第72至76頁），系爭藥品仿單擬稿所 引用之臨床試驗所招募之663名病人皆具有慢性纖維化I LD臨床診斷，且系爭藥品對於該些病人具有相當治療作 用，並可降低死亡風險，準此，可證明系爭藥品確實具 有系爭藥品仿單擬稿所載治療「慢性漸進性纖維化間質 性肺病(PF-ILD)」之適應症的療效，亦能理解系爭藥品 之適應症可為其仿單擬稿所引用之人體臨床試驗結果所 支持，經查系爭藥品仿單擬稿並未引用治療與全身性硬 化症有關之間質性肺病(SSc-ILD)的臨床試驗結果，故 系爭藥品之適應症未包含635專利核准延長範圍之適應 症一事，亦具有醫療合理性，635專利所屬技術領域中 具有通常知識者確實得以系爭藥品仿單擬稿所載適應症 為據，確認並判斷系爭藥品並未落入635專利核淮延長 範圍，且原告係以與全身性硬化症有關之間質性肺病(S Sc-ILD)之臨床試驗資料(見甲證14專利藥品之仿單第17 至20頁關於與全身性硬化症有關之間質性肺病(SSc-ILD )之臨床試驗資料，本院卷一第569至572頁)取得專利藥 品之第一次許可證，並據以申請635專利之延長，進而 取得核准之635專利延長範圍，所應補償專利權人因申 請許可而延誤其可行使權利之範圍當僅及於該第一次許 可證所載之適應症-與全身性硬化症有關之間質性肺病( SSc-ILD)，635專利延長範圍自不應涵蓋到被其他臨床 試驗結果所支持的適應症，如系爭藥品適應症。 ⑸依上述，SSc-ILD與PF-ILD不僅在臨床診斷及治療實務上 可以明確區分，且兩者在藥物臨床試驗上亦得輕易區分 。因此，兩者屬不同範圍，系爭藥品無法為635專利要 件編號B所文義讀取。故系爭藥品與635專利要件編號B 不相同，系爭藥品「未落入」635專利之專利權核准延 長範圍。 ㈤系爭藥品未落入351專利請求項 　　⒈系爭藥品未落入351專利請求項1之專利權範圍 ⑴系爭藥品與351專利請求項1文義比對： ①要件編號1A： 依系爭藥品仿單擬稿(乙證1)記載，系爭藥品之有效 成分為Nintedanib ethanesulfonate，即屬於一種「 3-Z-[1-(4-(N-((4-甲基-哌𠯤-1-基)-甲基羰基)-N- 甲基-胺基)-苯胺基)-1-苯基-亞甲基]-6-甲氧基羰基 -2-吲哚啉酮或其鹽」，是以系爭藥品可為351專利要 件編號1A所文義讀取。 ②要件編號1B： 依系爭藥品仿單擬稿(乙證1)記載，系爭藥品之賦形 劑包含充填材料：Medium-chain Triglycerides、Ha rd Fat、Polyglycerol (3) Dioleate；及膠囊殼：G elatin 160、Glycerol、Titanium Dioxide、Ironox ide red、Iron oxide yellow，是系爭藥品可為351 專利要件編號1B所文義讀取。 　　　　③要件編號1C： 　　　　　依系爭藥品仿單擬稿(乙證1)記載，系爭藥品之適應 症為「慢性漸進性纖維化間質性肺病(PF-ILD)」，35 1專利請求項1係用於治療自發性肺纖維化(即相同於9 22專利之特發性肺纖維化，IPF)，如前述，Nintedan ib用於IPF與PF-ILD的健保給付標準並不相同，例如N intedanib用於IPF時毋須具備：A.證實具有肺部纖維 化且侵犯至少10%肺野，並符合間質性肺病之診斷， 及B.肺功能惡化，且伴隨呼吸症狀惡化或HRCT肺部影 響檢查有纖維化增加的證據等，故IPF與PF-ILD在臨 床診斷及治療實務上可以明確區分。 　　 ⑵系爭藥品與351專利請求項1文義比對表如附表3所示。 ⑶如前述，在判斷系爭藥品是否落入351專利之專利權範圍 上，系爭藥品仿單擬稿具有重要參考價值。系爭藥品仿 單擬稿第12節臨床試驗資料(乙證1第14至18頁，本院卷 二第72至76頁)已如前述，系爭藥品仿單擬稿所引用之臨 床試驗所招募之663名病人皆具有慢性漸進性纖維化ILD 臨床診斷，且系爭藥品對於該些病人具有相當治療作用 ，並可降低死亡風險，準此，可證明系爭藥品確實具有 系爭藥品仿單擬稿所載治療「慢性漸進性纖維化間質性 肺病(PF-ILD)」之適應症的療效，亦能理解系爭藥品之 適應症可為其仿單擬稿所引用之人體臨床試驗結果所支 持，經查系爭藥品仿單擬稿並未引用治療自發性肺纖維 化(IPF)的臨床試驗結果，且如前述，系爭藥品仿單擬稿 所引用之臨床試驗所招募之病人已然明確排除IPF病人， 故系爭藥品之適應症未包含351專利請求項1所記載之自 發性肺纖維化一事，亦具有醫療合理性。 ⑷IPF與PF-ILD不僅在臨床診斷及治療實務上可以明確區分 ，且兩者在藥物臨床試驗上亦得輕易區分。因此，兩者 屬不同範圍，系爭藥品無法為351專利要件編號1C所文義 讀取。故系爭藥品未落入351專利請求項1之文義範圍。 　　⑸系爭藥品與351專利請求項1文義比對表如附表3所示。 ⒉系爭藥品未落入351專利請求項2之專利權範圍 　　 ⑴系爭藥品與351專利請求項2文義比對： ①要件編號2A： 如同要件編號1A、1B及1C所述，系爭藥品無法為351專 利請求項2之要件編號2A文義讀取。 ②要件編號2B： 依系爭藥品仿單擬稿(乙證1)記載，系爭藥品之有效成 分為Nintedanib ethanesulfonate，即屬於一種「3-Z -[1-(4-(N-((4-甲基-哌𠯤-1-基)-甲基羰基)-N-甲基- 胺基)-苯胺基)-1-苯基-亞甲基]-6-甲氧基羰基-2-吲 哚啉酮之單乙磺酸鹽」，是以系爭藥品可為351專利要 件編號2B所文義讀取。 　　⑵系爭藥品與351專利請求項2文義比對表如附表4所示。 　　 ⑶依上述，系爭藥品未落入351專利請求項2之文義範圍，故 系爭藥品未落入351專利請求項2之專利權範圍。 ㈥對原告主張之意見： 　 ⒈原告雖稱「被告答辯㈡狀附表最左欄為第三適應症與健保署 給付標準漏列其中FVC預測為45至80%，被告完全引用健保 署關於第三適應症的給付標準，卻獨獨遺漏上開數值，可 能是因為被告同一個表格中間的欄位自己承認第一適應症 病患的FVC預測值也是50至80%，可見FVC預測值在第一及第 三適應症的判斷上是相同的」、「臨床上判斷病患到底是 屬於以上三種哪一類的適應症會有重疊及混淆」、「乙證3 號文獻已明揭在臨床診斷治療實務上，三適應症之病患具 有相似性而使醫療人員極有可能將系爭藥品處方予適應症1 或適應症2之患者」、「全民健保藥品給付標準證明，三適 應症在臨床上並非可截然區別」等而主張系爭專利確實有 受侵害之虞云云（見113年4月17日準備程序筆錄第2頁第12 至20行、第4頁第1至5行，原告113年6月12日民事準備㈠狀 第3至8頁，本院卷二第304、355至360頁)，惟原告前述主 張並不可採，理由如次： ⑴如前所述，Nintedanib用於PF-ILD的給付標準與其他兩種 適應症的主要差別為肺功能惡化，且伴隨呼吸症狀惡化 或HRCT肺部影響檢查有纖維化增加，其中肺功能惡化可 以為以下任一條件(a)FVC預測值之絕對值降低≥5%或(b)D LCO預測值之絕對值降低≥10%(參乙證2「藥品給付規定」 修訂對照表第2頁第3之(2)點，本院卷二第82頁）。原告 雖稱「適應症1之病人包括FVC預測值持續降低之肺功能 惡化病人，且當其FVC降低小於10%絕對值（例如5%至小 於10%）可繼續治療，FVC降低10%絕對值或以上時才會停 止治療」而主張適應症1(IPF)包括肺功能惡化之病人且 其FVC惡化程度與適應症3(PF-ILD)完全重疊(原告113年6 月12日民事準備書㈠狀第7至8頁，本院卷二第359至360頁 )，然而Nintedanib用於IPF的健保給付標準並未包括肺 功能惡化(參甲證21第4頁，本院卷二第368頁)，故當FVC 預測值持續降低之肺功能惡化病人「FVC降低小於10%絕 對值（例如5%至小於10%）」時，表示儘管患者已接受Ni ntedanib的治療但肺功能仍持續惡化，即顯現出漸進性 纖維化(progressive fibrosing，PF)的病症，臨床醫師 當可HRCT影像學檢查及肺功能檢查等工具加以區辨是否 為PF-ILD，此時依健保給付標準即可區別為IPF或PF-ILD ，而未有原告所稱完全重疊之情事。縱使原告稱「無論 是適應症1或是適應症2，皆有部分或全部病人會演變成 適應症3」，但是在進行診斷之當下確實可依肺功能惡化 等條件將PF-ILD之患者族群與IPF或是SSc-ILD之患者族 群進行區隔，況且即使Nintedanib用於PF-ILD的給付標 準中起始治療條件「FVC為預測值之45-80%」與Nintedan ib用於IPF的給付標準「FVC為預測值之50-80%」有所重 疊，惟此僅為給付標準的其中之一條件，申請或給付健 保費用時，並不會僅根據單一條件符合即可申請或給付 ，例如乙證2「藥品給付規定」修訂對照表第1至2頁第3 點即載明Nintedanib用於PF-ILD需符合下列所有條件， 其中第3之(2)點即載明「經胸腔或風濕免疫專科醫師確 認符合PF-ILD之疾病進展定義(請檢附過去一年內可證明 疾病進展之病歷及相關檢查報告)。須符合肺功能惡化·· ·」，而符合「PF-ILD之疾病進展定義」、「肺功能惡化 」等條件即可使PF-ILD與IPF或SSc-ILD有所區隔，且系 爭專利藥品仿單上的臨床試驗（見甲證14第14至25頁， 本院卷一第540至551頁）亦可明確將IPF、SSc-ILD及PF- ILD三種適應症的患者族群區隔，甲證14第20頁慢性漸進 性纖維化間質性肺病（PF-ILD）一節第1至2行更明確提 及「對患有慢性漸進性纖維化間質性肺病病人進行研究 ，IPF病人予以排除」，且甲證25（見本院卷二第477至4 80頁）之「健保Ofev藥品相關診斷用量分析」表格下方 的資料條件第4點亦已載明「慢性漸進性纖維化間質性肺 病 (PF-ILD)定義：主或次診斷不包含前述兩項適應症之 病人」，足見在臨床上判斷病患究竟屬於三種適應症中 的哪一種，並不會有原告所稱之混淆等情事。 ⑵被告依據藥事法第48條之9第4款主張P4聲明，亦即學名藥 申請案件，所有P4案件的原告（即專利權人）在學名藥 品取得藥證「前」，均會主張「專利侵害之虞」，蓋學 名藥品於取得許可證前並無實際侵害可能，而在判斷是 否存有侵害之虞的標準即為「取得許可證之學名藥品是 否落入文義範圍或均等範圍而侵害專利」，換言之，若 學名藥品於取得許可證後不會落入文義範圍或均等範圍 而侵害專利，則學名藥品於取得許可證前自無侵害專利 之虞，如前所述，系爭藥品未落入922專利及635專利之 專利權延長範圍，亦未落入351專利請求項1、2之文義範 圍，原告亦未提出本件有適用均等論之主張或證據，應 認系爭藥品無侵害系爭專利之虞。 ⒉原告雖稱「被告將其仿單中第11點藥物動力學、第5點警語 及注意事項、第6點特殊族群注意事項、第8.2點臨床試驗 經驗、第9點過量等章節中之適應症名稱刪除，無法改變上 述試驗結果皆係於適應症1或適應症2之病人中進行臨床試 驗所獲得之結果而可用於適應症1及適應症2患者之事實， 則同理，其將適應症1、2之臨床試驗功效數據刪除，也無 法改變被告系爭藥品具有適應症1及適應症2之療效而可用 以治療適應症1、2之事實」等而主張被告相關行為不具醫 療合理性云云(見原告113年6月12日民事準備書㈠狀第8至12 頁，本院卷二第360至364頁)。惟關於「第11點藥物動力學 」的部分，經查藥物動力學一節主要係探討藥品在生物體 內動態的變化，包含：吸收、分佈、代謝、排除的過程， 透過這四個步驟可知藥品自投予人體至排除體外之間的過 程及規律，以利臨床判斷如何給藥，亦即Nintedanib之藥 物動力學特性與其療效無涉，而如甲證14系爭專利仿單第1 1點藥物動力學第1行所述：「Nintedanib的藥物動力學(PK )特性在健康自願受試者、IPF病人、SSc-ILD病人和癌症病 人中均相近。」，表示Nintedanib在不同族群中的藥物動 力學特性相近，被告於乙證1系爭藥品仿單擬稿中僅記載： 「Nintedanib的藥物動力學(PK)特性在健康自願受試者、 病人和癌症病人中均相近。」，並不影響其揭露系爭藥品 的藥物動力學特性，實無法以此遽認系爭藥品落入系爭專 利所涵蓋之適應症範圍；另外，在「第5點警語及注意事項 」中關於Nintedanib之副作用/不良反應-噁心與嘔吐的記 載、在「第8.2點臨床試驗經驗」中關於安全性的記載以及 在「第9點過量」中關於病人不小心持續21天過量投藥的期 間內出現不嚴重的不良事件(鼻咽炎)的記載，以上記載內 容僅係與Nintedanib本身於投藥後所產生之副作用/不良反 應與安全性相關，而與Nintedanib用於治療IPF、SSc-ILD 或PF-ILD之療效無關，被告於系爭藥品仿單擬稿中刪除適 應症名稱並不影響其揭露系爭藥品之副作用/不良反應與安 全性；而在「第6點特殊族群注意事項」中關於老年人與較 年輕受試者之間未觀察到整體的療效與安全性差異之記載 ，雖然其中有提及療效，然而其目的僅係說明Nintedanib 於老年人受試者與較年輕受試者之間並未觀察到整體的療 效與安全性差異，亦與Nintedanib用於治療IPF、SSc-ILD 或PF-ILD之療效無關，被告於系爭藥品仿單擬稿中刪除適 應症名稱，並不影響其揭露系爭藥品於老年人受試者與較 年輕受試者之間未觀察到整體的療效與安全性差異；況如 前述，系爭藥品仿單擬稿所載適應症與支持該適應症之臨 床試驗數據分別位於系爭藥品仿單擬稿第2、12點（見乙證 1第2、14頁，本院卷二第60、77頁）其僅記載Nintedanib 用於適應症PF-ILD及支持PF-ILD療效的臨床試驗，當具有 醫療合理性，故原告上開主張並不可採。 ⒊原告雖提出德國學說及法院實務見解「在『跨仿單（仿單外 ）使用』之情形中，若學名藥藥廠知悉其所銷售的藥品根本 或基本上就是要用於專利用途，而只要法官確認一定蓋然 性會發生專利用途之使用狀況，則即便學名藥藥廠無準備 行為，學名藥藥廠仍應負擔侵權責任···因處方實務最高僅 有少於7%之病患會發生醫療用途專利使用行為，法院方認 定本案未證明一定蓋然性之專利適應症使用，而駁回原告 之侵權主張···只要個案符合下開三要件，則無論學名藥之 仿單如何記載，學名藥藥廠皆無法免除其侵權責任：㈠該藥 品適合用於專利權所保護之醫療適應症；㈡行為人搭便車地 利用客觀環境，以類似或相近於『明顯的準備行為』，使其 所要約或銷售的藥品能被用於該醫療適應症； ㈢依據專利 狀態，藥品在一定範圍內會被用到該醫療適應症，而非零 星個案。」，並稱系爭藥品符合上開第一及第二要件而依 衛福部健保署113年7月8日健保審字第1130112671號函（甲 證25）所提供之資料計算「由原告專利藥品···使用於各適 應症之『平均月申報量』來看，適應症1、適應症2的申報量 約佔三適應症總申報量之88%」，主張系爭藥品有大範圍被 用到適應症1或適應症2之高度可能、已有該當第三要件之 虞而不能免除其可能之侵權責任云云(113年8月20日民事準 備書㈡狀第2至10頁，甲證24專家意見書，本院卷二第432至 440、455至476頁)，惟： ⑴我國不應逕予援用德國學說及判決： ①依據藥事法第26條及第75條第1項規定，仿單對於臨床 醫事或藥事人員係為藥品使用指引，醫師自應依據藥 品仿單所載適應症開立處方予病患，且按衛福部中央 健康保險署（下稱健保署）發布之「藥品給付規定通 則」(見乙證8，本院卷二第531至541頁）第七點規定 ：「本保險處方用藥，需符合主管機關核准藥品許可 證登載之適應症，並應依病情治療所需劑量，處方合 理之含量或規格藥品。」，另全民健康保險藥物給付 項目及支付標準第12條第1項第4款規定：「全民健康 保險不予給付之藥品如下：··四、不符藥品許可證所 載適應症及本標準藥品給付規定者。···」，亦即健保 對於仿單外使用並不予給付，故原則上未來醫師並不 會將健保不給付用於適應症1及2的系爭藥品開給被診 斷為適應症1或適應症2之病患。原告雖主張醫師可能 以自費用藥方式將較便宜之系爭藥品開給病況尚不嚴 重，且未必能符合健保給付標準之病患、病況未有改 善之不得使用健保藥的病患而無法迴避侵權等語 (見1 13年8月27日言詞辯論筆錄第4頁第6至9行、第6頁第1 至2行，見本院卷三第10、12頁），然而如病患之病況 尚不嚴重而未被診斷為適應症1或2，縱使仿單外使用 系爭藥品，亦未構成專利侵權，若使用Nintedanib一 段時間後病況未改善，依衛福部健保署藥品給付規定 應停止用藥(見甲證21，本院卷二第368至369頁)，此 表示Nintedanib已對病患沒有效果，醫師本應停止用 藥而改嘗試其他療法，亦難憑此臆測醫師會以自費用 藥方式給予系爭藥品而構成專利侵權。 ②按我國於107年1月31日公告施行之藥事法第四章之一「 西藥之專利連結」，從其立法歷程可知，該專利連結 制度主要係參考美國專利連結制度並因應我國醫藥實 務發展而制定，而德國並未有相應之制度，其中第48 條之20第2項係學名藥廠在申請學名藥藥品許可證時， 可於申請文件中排除醫藥用途專利權所對應的適應症 ，從而不需適用暫停核發學名藥藥品許可證的相關規 定，此即所謂適應症排除機制（carve-out，經適應症 排除之仿單又可稱為skinny label），其立法理由亦 載明「按我國現行藥品查驗登記審查實務，允許學名 藥排除已核准新藥之部分適應症，藉以避免專利侵權 爭議。易言之，已核准新藥之部分適應症仍受到專利 權保護，部分適應症涉及之專利權已消滅，於此情況 ，學名藥藥品許可證申請人可以請求，由中央衛生主 管機關核發之學名藥許可證，僅記載專利權消滅之適 應症，藉由排除適應症方式，避免上市的學名藥侵害 該新藥之專利權。前述作法，於『西藥之專利連結』專 章施行後，亦應維持。」。本件922專利、635專利核 准延長之範圍(即有效成分Nintedanib分別用於適應症 1、適應症2)，實質上保護範疇等同於351專利之醫藥 用途專利，故被告以排除醫藥用途專利所對應之適應 症的方式申請學名藥藥品許可，可證符合我國藥事法 相關法條之立法目的與精神。 ③本院112年度民專訴字第38號民事判決意旨亦已認為仿 單外使用之行為與專利侵權判斷無關：「至於『仿單外 使用』係醫師基於行政院衛生署91年2月8日衛署醫字第 0910014830號函所說明之正當理由、合理使用、告知 病人、依據文獻及單方為主之5個特定原則下所做出之 個人行為···被告既未於系爭學名藥品仿單擬稿中引用 系爭專利延長範圍之適應症的臨床試驗結果，而未於 仿單擬稿中教示醫療人員將系爭學名藥品使用於系爭 專利延長範圍之適應症，亦未有證據顯示被告會以該 適應症宣傳或推廣系爭學名藥品，尚難僅依醫師所為『 仿單外使用』之個人行為···即認定被告之系爭學名藥 品侵害系爭專利延長之範圍」。 ④參酌我國健保實務、藥事法相關法條之立法目的與精神 以及上述判決之見解，於我國與德國法制與實務不同 之前提下，上開德國三要件於我國醫藥用途相關專利 侵權判斷上於本件亦無從援引。 ⑵前述衛福部健保署函文(甲證25)記載系爭專利藥品使用 於IPF(適應症1)、SSc-ILD(適應症2)以及PF-ILD(適應症 3)之申報量的條件分別為「106年3月至113年4月」、「1 10年6月至113年4月」以及「112年12月至113年4月」， 顯然三者申報量之統計時間條件並不相同，並沒有可比 較性，例如在112年12月之前使用Ofev藥品並無法被申報 為有適應症3，僅能被申報為有適應症1或有適應症2，當 然適應症1及適應症2的平均月申報量比例會遠大於適應 症3，更何況上開函文（甲證25）所記載系爭專利藥品之 申報量和使用情形，並不必然可直接比附援引至系爭藥 品將來之申報量和使用情形，尤其系爭藥品之適應症僅 限於PF-ILD(適應症3)，而如前述，健保對於仿單外使用 並不予給付，是以原告亦無法以此證明系爭藥品(依仿單 擬稿僅治療適應症3)有相當機率會被用於治療適應症1及 適應症2，而落入系爭專利之文義範圍，因此，仍應認系 爭藥品無侵害系爭專利之虞。 ⒋原告雖另提出臺大醫院健康電子報等適應症外使用、醫師倫 理規範等文獻（見甲證35至40、45，本院卷三第185至224 、239至242頁），稱「仿單外使用」係常見之醫師處方行 為，且行政院衛生署(現衛福部)說明在符合5個特定原則下 為仿單外使用係合法正當，亦可申請藥害救濟，依醫病共 享決策、醫師對病人之處方有專業自主權等，而主張該等 證據證明被告明知醫師確實會將系爭藥品處方予系爭專利 延長範圍適應症之病患而有專利侵權之危險云云 (見原告1 13年9月16日民事準備書㈢狀第4至9頁，本院卷三第176至18 1頁)，然而如前述，仿單外使用之行為係醫師之個人行為 而與專利侵權判斷無關，「仿單外使用」可申請藥害救濟 之資訊亦與被告之系爭藥品是否侵權無涉，且健保對於仿 單外使用並不予給付，故原則上未來醫師並不會將健保不 給付用於適應症1及2的系爭藥品開給被診斷為適應症1或適 應症2之病患，且若病患被診斷患有適應症1或適應症2，病 患使用系爭專利藥品可獲得健保給付，自不可能反而願意 自費負擔系爭藥品。原告雖另稱「已確診但病況尚非嚴重 、不符合健保給付之病患」絕對有動機自費用藥、「對於 一開始診斷即為肺纖維化、但病況尚輕之病患」醫師應會 告知病患可自費用藥、有較便宜之學名藥選擇等而有侵權 之虞(見原告113年9月16日民事準備書㈢狀第8、9頁，本院 卷三第180至181頁)，惟倘原告所指之病患可被診斷為適應 症1或2即應符合健保給付，故原告所指之不符合健保給付 的「已確診但病況尚非嚴重」或「一開始診斷即為肺纖維 化但病況尚輕」之病患，實際上並未達到可以診斷出適應 症1或2的程度，顯然在此情況之下，醫師處方予病患以自 費使用系爭藥品並未構成專利侵權；依上開證據以及原告 相關主張並不足以證明系爭藥品有侵害系爭專利之虞。 ⒌原告另以新聞媒體報導稱肺纖維化係極難治療之疾病、健保 給付的條件過嚴、胸腔內科之專科醫師呼籲健保放寬給付 等，而主張病患有動機自費用藥以致系爭藥品有侵害系爭 專利之虞(見原證41至43，原告113年9月16日民事準備書㈢ 狀第7、8頁，本院卷三第179至180、225至235頁），惟查 甲證41為2018年之報導，並無法反映抗肺纖維化藥物之健 保給付現況，依照現行Nintedanib的健保給付規定(見乙證 2、4，本院卷二第79至83、227至234頁)，相較於2018年已 放寬給付，至於甲證42、43則未論及健保給付的條件而僅 提到及早發現、治療之重要性，及早發現、治療並非即表 示病患須自費用藥，若病患符合健保給付標準自無須自費 用藥，而如病患不符合健保給付標準，即表示病患並未達 到可以診斷出適應症1或2的程度，醫師處方予病患以自費 使用系爭藥品亦未構成專利侵權，原告雖一再強調以健保 給付條件嚴格會導致自費用藥而有侵權之虞，然而如前述 ，現行Nintedanib的健保給付規定相較以往已然放寬，依 照健保給付標準已是一種客觀之疾病診斷方式，且原告並 未說明應另採何種疾病診斷方式較為合理，尚難僅依原告 主觀認為健保給付條件過嚴而逕認系爭藥品因而有侵害系 爭專利之虞，故原告前述主張並不可採。 ⒍原告又稱未來藥品處方箋將由商品名改為成分名，臨床上將 有更高可能將系爭藥品使用於治療適應症1、2而侵害系爭 專利云云（見113年8月20日民事準備書㈡狀第9、10頁，本 院卷二第439至440頁)，惟藥品處方箋將由商品名改為成分 名之作法，目前僅規劃於牙醫診所實施，而系爭專利藥品 與系爭藥品並非牙醫藥品，至於下一階段醫院及西醫診所 何時比照辦理尚無時間表(見甲證26新聞報導，本院卷二第 481頁)，實無從得知其施行細節、配套措施、是否修正健 保藥品給付相關規定等，尚難判斷臨床上是否有更高可能 將系爭藥品使用於治療適應症1、2而侵害系爭專利，故原 告前述主張並不可採。 六、綜上所述，系爭藥品未落入922專利、635專利之核准延長範 圍及351專利請求項1、2之申請專利範圍，無侵害原告系爭 專利之情事。從而，原告依專利法第96條第1項、民法第767 條第1項之規定，請求被告不得直接或間接、自行或委託他 人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系 爭藥品及其他侵害系爭專利產品之先位及備位聲明，即為無 理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即 失其依據，應併予駁回。 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經 本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附 此敘明。　　　　 八、據上論結，原告之訴無理由，依智慧財產案件審理法第2條 ，民事訴訟法第78條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10 　　月　　4　　日 智慧財產第二庭 法 官　李維心 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。　　　　　　　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10 　 月　　4　　日 　　　　　　　　　　　　　 書記官 林佳蘋 附註： 智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項 智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師 為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律 師資格者，不在此限： 一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟 法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。 二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴 訟事件。 三、第二審民事訴訟事件。 四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他 事件之聲請或抗告。 五、前四款之再審事件。 六、第三審法院之事件。 七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。 當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，並經法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。

2024-10-04

IPCV-112-民專訴-58-20241004-2

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