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發明專利舉發

智慧財產及商業法院行政判決 113年度行專訴字第2號民國113年10月16日辯論終結原告費西產品設計研發有限公司代表人陳冠名訴訟代理人林冠佑律師張尚宸律師被告經濟部智慧財產局代表人廖承威訴訟代理人劉聖尉參加人黃秀媛上列當事人間發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國112年11月6日經法字第11217307620號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人參加訴訟，判決如下：　　主文一、訴願決定及原處分關於「請求項1至13舉發不成立」部分均撤銷。二、被告就發明第I630405號「雷射干擾器」專利舉發事件（案號：106112442N01）應作成「請求項1至13舉發成立，應予撤銷」之審定。　　三、訴訟費用由被告負擔。　　事實及理由甲、程序方面　　參加人經合法通知（卷二第33頁），無正當理由於言詞辯論期日未到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，依行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第385條第1項前段規定，准原告及被告聲請，由到場之當事人辯論而為判決（卷二第 59頁）。　　乙、實體方面　　壹、爭訟概要：　　參加人於民國106年4月13日以「雷射干擾器」申請發明專利，經被告編為第106112442號審查，准予專利，並發給發明第I630405號專利證書（下稱系爭專利，申請專利範圍共10 項）。110年4月9日原告以系爭專利違反核准時專利法第22 條第1項第1款及第2項規定提起舉發；參加人旋於同年7月9 日提出系爭專利更正本（更正後申請專利範圍共13項）。案經被告審查，以112年4月14日（112）智專三㈡04181字第112 20344890號專利舉發審定書為「110年7月9日之更正事項，准予更正」、「請求項1至13舉發不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服前揭舉發不成立部分提起訴願，經濟部於 112年11月6日以經法字第11217307620號訴願決定書（下稱訴願決定）予以駁回，原告不服提起本訴。本院認為本件判決結果將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟（卷一第331至332頁）。　　　　　　貳、原告主張及聲明：　　一、系爭專利之基礎原理來自先前西元1989年已存在之雷射測速技術，及針對雷射測速技術所相應而生之測速對策裝置。依系爭專利請求項1之解釋結果，系爭專利係以間斷地發射複數干擾脈波，使「重疊」於入射脈波（雷射偵測器反射之入射脈波）為技術手段，其中所謂重疊之意義，係在雷射偵測器接收脈波之「同一時域上」發生重疊。又系爭專利請求項 1之技術特徵已為甲證2第[0026]、[0049]、[0050]段或甲證 4第[0039]、[0057]、[0059]、[0101]段所揭露而不具新穎性，亦為甲證2及甲證4組合所示前揭段落內容所揭露而不具進步性。而系爭專利請求項3之技術特徵為甲證2第[0050]段、甲證4第[0057]、[0059]段及甲證6第9頁第2行、圖1內容所揭露。被告雖將「部分重疊」、「完全重疊」視為系爭專利請求項1、3之技術特徵，然系爭專利說明書第[0011]段之說明，可知系爭專利最終目的是在追求「干擾脈波與入射脈波每次都能完全重疊，以達到完全阻斷之效」，無論是干擾脈波重疊於入射脈波1/2或3/4以上之重疊程度差異，都只是在追求完全重疊過程中的必然現象，並非為達特定目的而實施之技術特徵。甲證2第[0050]段「in phase with」之用語，已揭露系爭專利請求項1干擾脈波「重疊、重和、疊加地」於入射脈波之技術特徵。系爭專利請求項得由爭點所示證據組合證明不具進步性，系爭專利並未合乎取得申請發明專利之要件，應當撤銷。二、聲明：訴願決定及原處分均撤銷；被告就系爭專利應為舉發成立撤銷專利權之審定。參、被告答辯及聲明：　一、原處分已載明原告所提證據組合不足以證明系爭專利不具進步性之理由，其中甲證2之發明目的係要達成改善產生干擾脈波的硬體電路，與系爭專利發明目的不同，並未揭露或教示入射脈波與干擾脈波得以部分重疊，原告以系爭專利兩脈波僅部分重疊能由證據2輕易推導完成，恐有後見之明疑慮。又甲證4並未明確揭露干擾與入射脈波可以重疊之技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者無動機將甲證4技術內容簡單修飾而完成系爭專利之發明。而關於系爭專利請求項 1所載「該複數干擾脈波間斷地各於該複數入射脈波之間隔時間內發射、且各持續至重疊於其中一該入射脈波」之解釋方式，「持續至重疊」一語除可解釋包含系爭專利圖6之干擾與入射脈波為「部分重疊」之情況外，亦可解釋為包含兩脈波為「完全重疊」之情況。二、聲明：駁回原告之訴。　　肆、參加人經合法通知未於準備程序及言詞辯論期日到場，惟提出書狀陳稱：系爭專利請求項1界定「該複數干擾脈波間斷地各於該複數入射脈波之間隔時間內發射、且各持續至重疊於其中一該入射脈波」之技術特徵，未被任一證據所揭露，尤其是「干擾脈波間斷地於入射脈波之間隔時間內發射」之技術特徵，與證據所揭露in phase with之「脈波完全重疊」而不會有「干擾脈波提前於入射脈波發射」至「部分重疊」的現象，系爭專利具專利要件而未違反核准時專利法之規定。原告之訴無理由，應予駁回等語。　　伍、爭點（卷二第18至19頁）：一、系爭專利請求項1有關「複數干擾脈波……各持續至重疊於其中一該入射脈波」技術特徵之解釋？二、甲證2或甲證4是否足以證明系爭專利請求項1不具新穎性？三、甲證2及4之組合是否足以證明系爭專利請求項1、6不具進步性？四、甲證2、4及6之組合是否足以證明系爭專利請求項2至5、11 至13不具進步性？五、甲證1、2及4之組合是否足以證明系爭專利請求項7不具進步性？六、甲證1、2、4及6之組合是否足以證明系爭專利請求項8至10 不具進步性？陸、本院判斷：　　　一、系爭專利申請日為106年4月13日（審定卷第19頁），於107 年3月26日經審定准予專利，是系爭專利有無撤銷原因，應以核准審定時之106年1月18日修正公布、同年5月1日施行之專利法（下稱核准時專利法）為斷。而核准時專利法第22條第1項第1款及第2項規定：「（第1項）可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：申請前已見於刊物者。……（第2項）發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利」。再依同法第71 條第1項第1款規定，發明有違反第22條規定之情事，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之。準此，系爭專利有無違反核准時專利法第22條第1項第1款及第2項規定情事，依法應由舉發人即原告附具證據證明之。　　　二、系爭專利技術分析：　　　　㈠系爭專利技術內容　　系爭專利係關於一種雷射干擾器，包括：一光接收器，供接收一包括複數入射脈波之入射雷射光並產生一與該複數入射脈波相關聯之入射光訊號；一光發射器；一處理單元，依據該入射光訊號計算該複數入射脈波之相鄰二者之間的間隔時間、且驅動該光發射器產生一干擾雷射光，該干擾雷射光包括複數干擾脈波，該複數干擾脈波間斷地各於該複數入射脈波之間隔時間內發射、且各持續至重疊於其中一該入射脈波（系爭專利摘要，卷一第441頁）。㈡系爭專利申請專利範圍（系爭專利圖式如附件一所示）　　系爭專利核准公告之請求項共10項，其中請求項1為獨立項，其餘為附屬項。專利權人即參加人於110年7月9日提出說明書及申請專利範圍更正本，經被告審定准予更正（更正後請求項共13項，以下請求項均指更正後內容），各請求項內容如下：　　　⒈請求項1：一種雷射干擾器，包括：一光接收器，供接收一包括複數入射脈波之入射雷射光並產生一與該複數入射脈波相關聯之入射光訊號；一光發射器；一處理單元，依據該入射光訊號計算該複數入射脈波之相鄰二者之間的間隔時間、且驅動該光發射器產生一干擾雷射光，該干擾雷射光包括複數干擾脈波，該複數干擾脈波間斷地各於該複數入射脈波之間隔時間內發射、且各持續至重疊於其中一該入射脈波。 ⒉請求項2：如請求項1所述的雷射干擾器，其中該干擾脈波之振幅大於該入射脈波之振幅，該光接收器連接於一電路板，該電路板之一側設有一金屬罩，該金屬罩遮罩該光接收器。 ⒊請求項3：如請求項1所述的雷射干擾器，其中各該干擾脈波持續至重疊於其中一該入射脈波之1/2以上，該光接收器連接於一電路板，該電路板之一側設有一金屬罩，該金屬罩遮罩該光接收器。 ⒋請求項4：如請求項1所述的雷射干擾器，其中該干擾雷射光之發射訊號頻率與該入射雷射光之發射訊號頻率相同，該光接收器連接於一電路板，該電路板之一側設有一金屬罩，該金屬罩具有一跨隙，該跨隙跨過該電路板之一電路。 ⒌請求項5：如請求項1所述的雷射干擾器，其中該複數入射脈波之數量至少為3個，該光接收器及該光發射器連接於一電路板，該電路板之一側設有一金屬罩，該金屬罩遮罩該光接收器；該金屬罩具有一跨隙，該跨隙跨過該電路板之一電路，該濾波透鏡設於一外殼，該光接收器及該光發射器設於該外殼中。 ⒍請求項6：如請求項1所述的雷射干擾器，其中該處理單元包括一與該光接收器通聯之第一級放大器、一與該第一級放大器通聯之第二級放大器、一與該第二級放大器通聯之處理器，該處理器與該光發射器通聯，該第一級及第二級放大器處理該入射光訊號成一放大訊號，該處理器依據該放大訊號間隔時間、且驅動該光發射器產生該干擾雷射光。 ⒎請求項7：如請求項6所述的雷射干擾器，其中該第一級放大器為電晶體放大器，該第二級放大器為視頻放大器，該處理單元另包括一通聯於該視頻放大器與該處理器之間的比較器，該比較器設有一閥值，該比較器僅允許經該視頻放大器處理後之放大訊號大於該閥值的峰部部分通過，該等峰部部分中之相鄰二者之間間隔該間隔時間。 ⒏請求項8：如請求項7所述的雷射干擾器，其中該閥值設為該放大訊號之電壓值、電流值或振幅值，該光接收器連接於一電路板，該電路板之一側設有一金屬罩，該金屬罩遮罩該光接收器，該金屬罩具有一跨隙，該跨隙跨過該電路板之一電路。 ⒐請求項9：如請求項1所述的雷射干擾器，其中於該光接收器之前方另設有一濾波透鏡，該濾波透鏡僅允許700奈米至950 奈米波長的光通過，該濾波透鏡設於一外殼，該光接收器及該光發射器設於該外殼中。 ⒑請求項10：如請求項8所述的雷射干擾器，其中該光接收器包括至少一光電二極體，該光發射器包括至少一雷射二極體；該光電二極體具有一介於40度至80度之光接收角，該雷射二極體具有一介於15度至45度之光發射角；該干擾雷射光與該入射雷射光之發射訊號頻率相同，該干擾雷射光與該入射雷射光之波長介於850奈米至910奈米之間，該發射訊號頻率介於100赫茲至600赫茲之間；該干擾脈波之振幅大於該入射脈波之振幅；各該干擾脈波持續至重疊於其中一該入射脈波之 3/4以上；該複數入射脈波之數量至少為3個，該干擾雷射光相對地於其前三個入射脈波之後發射；於該光接收器之前方另設有一濾波透鏡，該濾波透鏡為塑材且僅允許700奈米至9 00奈米波長的光通過，該光接收器及該光發射器連接於一電路板，該電路板之一側設有一金屬罩，該金屬罩遮罩該光接收器；該金屬罩具有一跨隙，該跨隙跨過該電路板之一電路，該濾波透鏡設於一外殼，該光接收器及該光發射器設於該外殼中。 ⒒請求項11：如請求項2所述的雷射干擾器，其中該處理單元包括一與該光接收器通聯之第一級放大器、一與該第一級放大器通聯之第二級放大器、一與該第二級放大器通聯之處理器，該處理器與該光發射器通聯，該第一級及第二級放大器處理該入射光訊號成一放大訊號，該處理器依據該放大訊號間隔時間、且驅動該光發射器產生該干擾雷射光。 ⒓請求項12：如請求項3所述的雷射干擾器，其中該處理單元包括一與該光接收器通聯之第一級放大器、一與該第一級放大器通聯之第二級放大器、一與該第二級放大器通聯之處理器，該處理器與該光發射器通聯，該第一級及第二級放大器處理該入射光訊號成一放大訊號，該處理器依據該放大訊號間隔時間、且驅動該光發射器產生該干擾雷射光。 ⒔請求項13：如請求項4所述的雷射干擾器，其中該處理單元包括一與該光接收器通聯之第一級放大器、一與該第一級放大器通聯之第二級放大器、一與該第二級放大器通聯之處理器，該處理器與該光發射器通聯，該第一級及第二級放大器處理該入射光訊號成一放大訊號，該處理器依據該放大訊號間隔時間、且驅動該光發射器產生該干擾雷射光。三、爭點所示舉發證據：　　㈠甲證1（舉發證據4）係西元1998年8月11日公告之美國第5793 477號「使雷射測速器失效之系統」專利案（圖式如附件二所示）。㈡甲證2（舉發證據2）係西元2003年11月6日公開之美國第2003 /0206286A1號「雷射轉發器」專利案（圖式如附件三所示）。㈢甲證4（舉發證據3）係西元2014年8月28日公開之美國第2014 /0240161A1號「脈波轉發器反制裝置」專利案（圖式如附件四所示）。㈣甲證6（舉發證據5）係西元1992年9月9日公告之中國大陸第1 018209B號「用激光來檢測和記錄違反道路交通規則的系統」專利案（圖式如附件五所示）。　㈤前揭證據公告或公開日均早於系爭專利申請日（西元2017年4 月13日），可為系爭專利之相關先前技術。　四、爭點分析：　　㈠系爭專利請求項1有關「複數干擾脈波……各持續至重疊於其中一該入射脈波」技術特徵，應解釋為「各干擾脈波與各入射脈波在時域上至少部分重疊」，且該入射脈波包含「反射之入射脈波」（即反射脈波），並未排除二者完全重疊之情形： ⒈關於系爭專利請求項1界定之「複數干擾脈波……各持續至重疊於其中一該入射脈波」技術特徵，原告主張其與說明書第[0 011]段內容所載相左，且對通常知識者而言，並無雷射光「重疊」或「持續至重疊」等概念（卷一第18頁）；被告原稱由系爭專利說明書前述內容及請求項1記載，可知請求項1已限定為「脈波部分重疊」，並排除「脈波完全重疊」的情況，嗣認亦可包含「完全重疊」之情況（卷一第301至302頁、第551頁）。 ⒉由系爭專利請求項1記載之「該複數干擾脈波間斷地各於該複數入射脈波之間隔時間內發射、且各持續至重疊於其中一該入射脈波」內容，特別是「間隔時間」與「各持續至重疊」等語詞與上下文，可知前述內容旨在描述干擾脈波與入射脈波在時域（時間）上的關係，所屬技術領域中具有通常知識者即會將前述文義理解為：複數個干擾脈波出現於複數個入射脈波的間隔時間內，且各個干擾脈波所持續之時間（即脈波寬度持續時間）係與各入射脈波相互重疊，並未排除「完全重疊」之情形。 ⒊復參照系爭專利說明書第[0003]段（卷一第445頁）記載「習知之雷射干擾器一般是在收到該偵測器之雷射光後，透過連續發射一干擾雷射光來覆蓋『反射之雷射光』。然而此類習知技術並未針對該偵測器之雷射光的波長、訊號發射頻率、振幅等性質進一步分析比對，效果較差」，以及第[0011]段（卷一第447頁）記載「該干擾雷射光21之發射訊號頻率與該入射雷射光40之發射訊號頻率相同，確保同步干擾該雷射偵測器接收『反射之入射雷射光』。該干擾脈波22之振幅較佳大於該入射脈波41之振幅，以有效覆蓋該入射脈波41。各該干擾脈波22持續至重疊於其中一該入射脈波41之1/2以上，較佳為重疊3/4以上、甚至『完全重疊』，以完全阻斷、干擾該雷射偵測器接收『反射之入射雷射光』……」，可知雷射干擾器之原理係使干擾脈波早於（或同時於）「反射之入射雷射光」（即反射脈波）為測速槍所接收，藉此干擾測速槍偵測到正確數值。系爭專利即藉由與入射脈波相同頻率之干擾脈波，間斷地於各入射脈波間隔時間內發出，使各干擾脈波至少部分重疊或覆蓋入射脈波（或反射脈波），以達精確干擾之目的，而二者彼此相重疊的程度（另可參系爭專利圖6，卷一第458頁），前述說明書內容明確記載可為1/2、3/4，並包含「完全重疊」之情形，益見系爭專利請求項1之「重疊」解釋上不能逕予排除「完全重疊」之情形。　⒋據上，系爭專利請求項1有關「複數干擾脈波……各持續至重疊於其中一該入射脈波」技術特徵，應解釋為「各干擾脈波與各入射脈波在時域上至少部分重疊」，即各干擾脈波與各入射脈波二者之脈波寬度持續時間至少部分相互重疊，且該入射脈波包含「反射之入射脈波」（即反射脈波），並未排除二者完全重疊之情形。㈡甲證2或甲證4不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性： ⒈甲證2不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性： ⑴查甲證2圖1及說明書相對應內容（第[0026]至[0031]段，卷一第179頁；中譯見卷一第189頁）揭露一種雷射轉發器(1) ，可發射干擾雷射信號至雷射測速器(7)，且該雷射轉發器( 1)具有光學接收器(2)、光學發射器(6)及微處理器(4)等構件，即分別對應揭露系爭專利請求項1之雷射干擾器包括「光接收器」、「光發射器」及「處理單元」等構件。其中，甲證2說明書第[0029]段記載「雷射測速器7所發射之監測雷射信號8由光學接收器2接收。該光學接收器將該監測雷射信號傳送至監測信號轉換器3後，該監測信號轉換器便將該信號轉換為電監測信號9，並將該電監測信號傳送至微處理器4 」，意即甲證2之光學接收器(2)接收來自於雷射測速器(7) 之入射雷射光（為特定頻率並包含有複數脈波，參甲證2圖3 或第[0048]段，卷一第190頁），並透過轉換器(3)將之轉換為相對應電監測信號(9)，即對應揭露系爭專利請求項1之「一光接收器，供接收一包括複數入射脈波之入射雷射光並產生一與該複數入射脈波相關聯之入射光訊號」技術特徵。甲證2說明書第[0031]段（卷一第189頁）記載「該微處理器將該電監測信號處理為具有所選第二頻率之電干擾信號10，並將此信號傳送至干擾信號轉換器5，該干擾信號轉換器將該電干擾信號轉換為干擾雷射信號11後，便由光學發射器6發射該干擾雷射信號至該雷射測速器」，另甲證2圖3及說明書第[0049]段（卷一第190頁）記載「由二條虛線所標示之時窗具有等於∆t1之時段。該干擾信號中之脈波列必須在此時窗所標示之時段內發射，以確保該雷射測速器能依其自身之預期，在所述時段內偵測到並顯示所述脈波列，並因而將所接收之脈波列解讀為其所發射之監測脈波列之反射」，即對應揭露系爭專利請求項1之「一處理單元，依據該入射光訊號計算該複數入射脈波之相鄰二者之間的間隔時間、且驅動該光發射器產生一干擾雷射光，該干擾雷射光包括複數干擾脈波，該複數干擾脈波間斷地各於該複數入射脈波之間隔時間內發射」技術特徵。 ⑵據上，前述甲證2圖3等處所揭示技術內容與系爭專利請求項1 之差異僅在於「該複數干擾脈波……各持續至重疊於其中一該入射脈波」技術特徵。另甲證2第[0050]段（卷一第190頁）記載「在一有利實施例中，該干擾信號係以與該監測脈波列同相之方式(in phase with)發射，以確保各干擾脈波列皆可在預期之時段內被接收」，前述內容既揭露干擾信號與監測脈波「同相/同相位」，即指二信號在時域上完全重疊，業已揭露前述差異技術特徵。 ⑶原告雖主張甲證2前述技術內容足以證明系爭專利請求項1不具新穎性云云。惟新穎性之審查，應就申請專利之發明與單一先前技術單獨比對，不得就該發明與多份引證文件中之全部或部分技術內容的結合，亦不得以一份引證文件中之部分技術內容的結合進行比對（參核准審定時專利審查基準第二篇第三章第2.3.2節）。系爭專利請求項1之全部技術特徵，固已為甲證2圖3及說明書第[0050]段等處所共同揭露，然觀諸甲證2圖3顯示干擾脈波雖在監測脈波之間隔時間內發射，但干擾脈波與監測脈波「並未」重疊；第[0050]段則記載「在一有利實施例中……同相之方式……」，指干擾脈波與監測脈波同步，二者在時域上「完全重疊」，與圖3明顯分屬不同實施例或實施態樣，自不能擷取甲證2說明書第[0050]段與圖3之內容相互結合後，據以認定系爭專利請求項1不具新穎性，故甲證2不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。 ⒉甲證4不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性： ⑴查甲證4圖1及說明書第[0039]段（卷一第212頁，中譯見卷一第226頁）揭露有一種反制轉發器(110)，包含有光學接收器 (140)用以接收量測裝置(100)所發射且由放大器(142)加以放大為量測脈波（對應於系爭專利之「入射脈波」），以及用以發射干擾信號至量測裝置(100)之光學發射器(145/150) ，對應揭露系爭專利請求項1之「一種雷射干擾器，包括：一光接收器，供接收一包括複數入射脈波之入射雷射光並產生一與該複數入射脈波相關聯之入射光訊號」與「一光發射器」技術特徵；甲證4說明書第[0051]段（卷一第213頁，中譯見卷一第227頁）記載「根據本發明之一實施例，該反制轉發器可辨識並干擾量測信號之有限序列。有限序列量測裝置具有一組固定之信號，該序列中各信號之維度可根據一組預定之變化而改變。例如，信號維度可有(n)種變化，而在完成第(n)種維度變化後，信號循環便會重複，並從第1種變化開始……」，另依甲證4說明書第[0039]段（卷一第212頁，中譯見卷一第226頁）記載「反制轉發器110包含中央處理單元(CPU)或數位信號處理器(DSP)155，且該CPU或DSP係連接至多個周邊元件……」、第[0041]段（卷一第213頁，中譯見卷一第227頁）記載「……該反制轉發器可根據一量測裝置之信號特徵辨識該量測裝置，並在預期之時窗內發射干擾信號 ……」及圖3等相關內容，可知甲證4之反制轉發器係以中央處理單元(155)來計算入射脈波之間隔時間，並驅動光學發射器(145/150)產生干擾信號，對應揭露系爭專利請求項1之「一處理單元，依據該入射光訊號計算該複數入射脈波之相鄰二者之間的間隔時間、且驅動該光發射器產生一干擾雷射光，該干擾雷射光包括複數干擾脈波」、「該複數干擾脈波間斷地各於該複數入射脈波之間隔時間內發射」技術特徵。 ⑵另甲證4說明書第[0057]段（卷一第214頁，中譯見卷一第228 頁）記載「根據本發明之實施例，該反制轉發器可辨識並干擾經程式化後可辨識及忽略形狀與回射信號之預期形狀不同之干擾信號之量測裝置……例如，該反制裝置發送所謂誘餌信號，例如一矩形信號，其目的係令反射信號與遮蔽信號重疊 (overlap)，並因而呈現矩形。該量測裝置會將該反射信號視為假信號而加以忽略……」內容，可知甲證4揭露將干擾脈波與反射脈波（即反射之入射脈波）相互重疊，使得量測裝置（即測速槍）無法正確量測，對應揭露系爭專利請求項1 之「該複數干擾脈波……各持續至重疊於其中一該入射脈波」技術特徵。 ⑶據上，系爭專利請求項1之全部技術特徵固然已見於甲證4前述內容，惟甲證4第[0057]段記載遮蔽信號與反射信號相互重疊，與甲證4圖3及其相對應段落揭露干擾脈波(2B)未與反射脈波(2’)重疊，顯然分屬不同實施例，不能將之相互結合後據以認定系爭專利請求項1不具新穎性，故甲證4不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。㈢甲證2及4之組合足以證明系爭專利請求項1、6不具進步性：　⒈系爭專利請求項1分別與甲證2、4比對，甲證2、4各已揭露系爭專利請求項1之全部技術特徵，俱如前述。甲證2、4之技術內容均為雷射干擾器，屬相同技術領域；且二者均以有效干擾測速器為其所欲解決之問題或目的；又二者所採取之技術手段，均為偵測測速器之入射脈波後，由處理器驅動光發射器發出干擾脈波，使測速器無法正確判別車輛速度，是就光接收器、處理器及光發射器等相同硬體構件，及其產生干擾脈波之功能、作用等具有共通性。甲證2第[0050]段教示或建議「該干擾信號係以與該監測脈波列同相之方式(in ph ase with)發射，以確保各干擾脈波列皆可在預期之時段內被接收」；甲證4說明書第[0057]段亦教示將「反射信號與遮蔽信號重疊(overlap)」，使量測裝置會將反射信號視為假信號而加以忽略（另參甲證4第[0058]至[0060]段等，卷一第228頁）；是以，所屬技術領域中具有通常知識者為使測速器無法正確量測車輛速度，當有合理動機組合甲證2、4 所教示或建議之技術內容，使干擾信號與反射信號（經反射之入射信號）在時域上相互重疊，進而輕易完成系爭專利請求項1之發明；況且甲證2、4之不同實施例，各已共同揭露系爭專利請求項1之全部技術特徵，俱如前述，則對所屬技術領域中具有通常知識者而言，將同一先前技術中不同實施例之內容相互組合，亦屬顯而易見。故甲證2、4之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。　⒉參加人主張系爭專利請求項1界定「干擾脈波間斷地於入射脈波之間隔時間內發射」之技術特徵，而甲證2、4既揭露脈波完全重疊，不會如系爭專利有干擾脈波提前於入射脈波發射至「部分重疊」的現象云云（卷一第321至322頁）。惟如前述，甲證2圖3及說明書第[0049]段，與甲證4第[0041]段等，均揭露「干擾脈波間斷地於入射脈波之間隔時間內發射」技術特徵；又如前述技術特徵之解釋，干擾脈波至少部分重疊之「入射脈波」，包含「反射之入射脈波」（即反射脈波）；意即在「干擾脈波間斷地於入射脈波之間隔時間內發射」前提下，干擾脈波在時域上至少部分重疊（甚或完全重疊）於反射脈波，二者並無衝突。復依甲證2第[0050]段及甲證4第[0057]段等內容，均揭示將干擾脈波與「反射脈波」完全重疊，以使量測裝置無法正確量測速度，可見不論干擾脈波之發射時間是否間隔於入射脈波，重點仍在於干擾脈波需提前或重疊於「反射脈波」（系爭專利說明書第[0011]段亦如是說明）到達雷射偵測器，方能達成有效干擾之目的。是既甲證2、4均已教示相關技術手段，且所屬技術領域中具有通常知識者有動機結合甲證2、4及其不同實施例，即足以證明系爭專利請求項1不具進步性。　　⒊系爭專利請求項6係依附於請求項1，其所界定之附屬技術特徵如前所述。查甲證4說明書第[0039]段（卷一第226頁）記載「反制轉發器110包含中央處理單元（CPU）或數位信號處理器（DSP）155，且該CPU或DSP係連接至多個周邊元件，包含：可視需要而設置之放大器142……；用以接收量測裝置100 所發射且已由放大器142加以放大之量測脈波之光學接收器1 40……；及至少一個用以發射干擾信號至量測裝置100之光學發射器或轉發器（145,150）……。各發射器（145,150）可視需要而包含發散透鏡147，藉以加大該干擾信號命中目標量測裝置（其位置未知）之機率」（另參甲證4圖1），甲證4 前述中央處理單元(155)，以及與中央處理單元(155)相連接之光學接收器(140)、放大器(142)、光學發射器(150)，即分別對應揭露前述附屬技術特徵之處理器、光接收器、第一 /第二級放大器、光發射器，是以前述附屬技術特徵已為甲證4所揭露。又甲證2、4之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，俱如前述，是以甲證2、4之組合亦足以證明系爭專利請求項6不具進步性。㈣甲證2、4及6之組合足以證明系爭專利請求項2至5、11至13不具進步性：　⒈系爭專利請求項2係依附於請求項1，其所界定之附屬技術特徵如前所述。查甲證4第[0099]段（卷一第230頁）記載「該反制轉發器將針對其所接收之每個脈波發送兩個脈波以為回應：第一脈波具有與所接收之脈波相同之振幅，且反映出吾人希望被量測到之假想速度，第二脈波則具有相對較大之振幅，且將由該量測裝置於其所預期之反射脈波抵達時間點接收，因而有效遮蔽該反射信號」即揭露以振幅較入射脈波為大之第二脈波作為干擾脈波；又以金屬罩進行電磁屏蔽以避免干擾，乃係電子或通訊技術領域之一般通常知識，甲證6 圖1亦揭露一種雷射發射器與接收器，甲證6說明書第9頁第7 至10行（卷一第251頁）記載「……光敏二極管(5)和與其相連接的前置放大器(7)都裝在鐵或其它能起電磁屏蔽的屏蔽罩( 9)內，保護接收器免受激光器電源及其它外部所產生的干擾 ……」，即已揭露利用金屬屏蔽罩(9)來保護接收器，對應於前述附屬技術特徵有關金屬罩之技術特徵。甲證2、4之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述；甲證6所揭示之技術內容係關於雷射測速器，與甲證2、4均為相同技術領域，且以雷射發射器、接收器與電信號間的轉換進行速度量測或反制，於功能或作用上具有共通性，甲證6既教示金屬屏蔽罩可保護接收器避免受外部干擾，則所屬技術領域中具有通常知識者基於甲證2、4之技術內容，為避免受電磁干擾，當有合理動機組合甲證6之金屬屏蔽罩，進而輕易完成系爭專利請求項2所界定之發明。故甲證2、4及6之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性。　⒉系爭專利請求項3係請求項1之附屬項，其所界定之附屬技術特徵如前所述。查甲證2第[0050]段揭露干擾信號與監測脈波係「同相」，即指兩信號「完全重疊」而為「重疊1/2以上」；另甲證4圖1（卷一第206、220頁）已揭露光學接收器 (140)、中央處理單元(155)等電子元件，則將電子元件藉由電路板相互連接實屬必然。甲證6說明書第9頁第7至10行（卷一第251頁）記載「……光敏二極管(5)和與其相連接的前置放大器(7)都裝在鐵或其它能起電磁屏蔽的屏蔽罩(9)內」，已揭露利用金屬屏蔽罩(9)來保護接收器。是以，系爭專利請求項3之前述附屬技術特徵，已為甲證2、4、6所揭露。甲證2、4之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述。對所屬技術領域中具有通常知識者而言，其基於甲證 2、4所揭露之技術內容，為避免光接收器受電磁干擾，當有合理動機組合甲證6之金屬屏蔽罩，進而輕易完成系爭專利請求項3所界定之發明。故甲證2、4及6之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性。 ⒊系爭專利請求項4係請求項1之附屬項，其所界定之附屬技術特徵如前所述。查甲證2第[0050]段揭露干擾信號與監測脈波係「同相」，即指兩信號之頻率相同；另甲證6圖1及說明書第9頁第7至10行揭示利用屏蔽罩(9)來遮蔽接收器，避免受電磁干擾，如金屬罩（屏蔽罩(9)）內之電子元件欲與外部其他元件相連，或為便於接收外部信號，勢必需於金屬罩開孔（即前述附屬技術特徵之「跨隙」），如甲證6之光敏二極管(5)即需藉由屏蔽罩(9)之孔洞始能接收光線（參甲證 6圖1，卷一第257頁），是以前述附屬技術特徵已為甲證2、 6所揭露。甲證2、4之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，業如前述。因甲證2、4、6均屬相同技術領域，就功能、作用等亦具共通性（詳如前述請求項2、3之理由），且甲證6教示金屬屏蔽罩可保護接收器避免受外部電磁干擾，則所屬技術領域中具有通常知識者基於甲證2、4之技術內容，為避免受電磁干擾時，當有合理動機組合甲證6之金屬屏蔽罩，進而輕易完成系爭專利請求項4所界定之發明。故甲證2、4及6之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性。 ⒋系爭專利請求項5係依附於請求項1，其所界定之附屬技術特徵如前所述。查甲證2第[0061]段（卷一第190頁）記載「…… 該程式將進行控制，以判定其是否已在給定的時段內偵測到三個脈波列……」，甲證4第[0051]段（卷一第227頁）記載「根據本發明之一實施例，該反制轉發器可辨識並干擾量測信號之有限序列。有限序列量測裝置具有一組固定之信號，該序列中各信號之維度可根據一組預定之變化而改變。例如，信號維度可有(n)種變化，而在完成第(n)種維度變化後，信號循環便會重複，並從第1種變化開始……」，即揭露量測裝置所發出之入射脈波係有限序列而有多種可能；另甲證6圖1 顯示前置放大器(7)等電子元件為屏蔽罩(9)（相當於系爭專利之金屬罩）所遮蔽，並另有聚焦鏡片(18)、鏡頭(3)設於外殼(1)中，當金屬罩（屏蔽罩(9)）內之電子元件欲與外部其他元件相連或為接收信號之必要，勢必需於金屬罩開孔（即前述附屬技術特徵之「跨隙」），如甲證6之光敏二極管( 5)需藉由屏蔽罩(9)之孔洞始能接收光線，是以前述附屬技術特徵已為甲證2、4、6所揭露。又甲證2、4之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，及甲證2、4、6間具有組合動機，俱如前述，則甲證2、4及6之組合亦足以證明系爭專利請求項5不具進步性。 ⒌系爭專利請求項11至13，係分別依附於請求項2至4，並均界定「其中該處理單元包括一與該光接收器通聯之第一級放大器、一與該第一級放大器通聯之第二級放大器、一與該第二級放大器通聯之處理器，該處理器與該光發射器通聯，該第一級及第二級放大器處理該入射光訊號成一放大訊號，該處理器依據該放大訊號間隔時間、且驅動該光發射器產生該干擾雷射光」之附屬技術特徵。查甲證4說明書第[0039]段（卷一第226頁）記載「反制轉發器110包含中央處理單元（CP U）或數位信號處理器（DSP）155，且該CPU或DSP係連接至多個周邊元件，包含：可視需要而設置之放大器142……；用以接收量測裝置100所發射且已由放大器142加以放大之量測脈波之光學接收器140……；及至少一個用以發射干擾信號至量測裝置100之光學發射器或轉發器（145,150）……各發射器（145,150）可視需要而包含發散透鏡147，藉以加大該干擾信號命中目標量測裝置（其位置未知）之機率」（另參甲證 4圖1），甲證4前述中央處理單元(155)，以及與中央處理單元(155)相連接之光學接收器(140)、放大器(142)、光學發射器(150)，即分別對應揭露前述附屬技術特徵之處理器、光接收器、第一/第二級放大器、光發射器，是以前述請求項11至13之附屬技術特徵已為甲證4所揭露。甲證2、4及6之組合足以證明系爭專利請求項2至4不具進步性，俱如前述，是以甲證2、4及6之組合亦足以證明系爭專利請求項11至13 不具進步性。㈤甲證1、2及4之組合足以證明系爭專利請求項7不具進步性： ⒈系爭專利請求項7係依附於請求項6，其所界定之附屬技術特徵如前所述。甲證4之放大器(142)對應於系爭專利之第一/ 第二級放大器，以及甲證2、4之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性之理由，俱如前述。 ⒉查甲證2圖2（卷一第185頁）揭露雷射轉發器之電路(21)，甲證2第[0032]段（卷一第189頁）記載「該電路包含五個次電路：IR光電二極體偵測器電路22……」，第[0033]段記載「該 IR光電二極體偵測器電路之較佳者包含二個配置於典型電晶體放大器構型28……。該放大器具有高增益(>50dB)，且可放大來自該二個光電二極體且連接ac之電監測信號」，可見甲證2已揭露有二個電晶體放大器；甲證2第[0056]段（卷一第 190頁）另記載「為提升該程式之效能、避免處理非必要之資料，同時提高該雷射轉發器之有效性，該電偵測信號將與多個閾值44進行比對，該等閾值係一組界定程式邊界以辨別所接收之信號是否為真正監測信號之數值」，前述甲證2之「閾值」即相當於前述附屬技術特徵之比較器設有閥值，僅允許電偵測信號符合一定臨界值始可通過，是以前述附屬技術特徵已為甲證2所揭露。 ⒊甲證1所揭露之技術內容為雷射偵測器與雷射干擾器，與甲證 2、4均相同技術領域，並均以雷射發射器、接收器與電信號間的轉換進行速度量測或反制，於功能或作用上具有共通性，所屬技術領域中具有通常知識者應有動機組合甲證1、2及 4之技術內容；甲證1第15欄第1段（卷一第142頁，中譯見卷一第167頁末段至第168頁第1段）記載「該高頻放大器電路2 56具有30-50MHz之頻寬，……。放大電路256包括第一及第二放大器258及260，該兩者共同產生放大後之雷射偵測信號。第二放大器260包括連結至第一二極體整流器電路262之AGC 輸入。因應接收到來自計時器電路264（圖9B）之信號，第一二極體整流器電路262觸發第二放大器260之AGC輸入，因而關閉第二放大器260，以免雜訊觸發干擾雷射光束」，即甲證1揭露有二個放大器，同樣對應於前述附屬技術特徵之第一/第二級放大器，又甲證2、4之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性，故甲證1、2及4之組合足以證明系爭專利請求項7不具進步性。㈥甲證1、2、4及6之組合足以證明系爭專利請求項8至10不具進步性： ⒈系爭專利請求項8係依附於請求項7，其所界定之附屬技術特徵如前所述。查甲證2第[0057]段（卷一第190頁）記載「在圖示實施例中，該等閾值為脈波上升時間、光強度，但應瞭解，亦可增設許多其他閾值……」，可見甲證2已教示閾值可為不同數值之設定，而既甲證2係將雷射光訊號轉換為電訊號（參甲證2圖1），則將閾值設定為電訊號之電壓、電流或振幅，僅為該技術領域通常知識者所能輕易設定者；另甲證 6圖1及說明書第9頁第6至10行揭示利用金屬屏蔽罩(9)來遮蔽接收器，避免受電磁干擾，而金屬罩（屏蔽罩(9)）內之電子元件欲與外部其他元件相連或便於接收外部信號，勢必需於金屬罩開孔（即前述附屬技術特徵之「跨隙」），如甲證6之光敏二極管(5)即需藉由屏蔽罩(9)之孔洞始能接收光線（參甲證6圖1），是以前述附屬技術特徵係該技術領域通常知識者依甲證2、6之技術內容所能簡單變更者；又甲證1 、2及4之組合足以證明系爭專利請求項7不具進步性，以及甲證1、2及4，或甲證2、4及6間均具有組合動機俱如前述，是以甲證1、2、4及6之組合足以證明系爭專利請求項8不具進步性。 ⒉系爭專利請求項9係依附於請求項1，其所界定之附屬技術特徵如前所述。查甲證1第8欄第54至67行（卷一第138頁，中譯見卷一第164頁倒數第2段）記載「……此雷射轉發器28包括可接收入射雷射光束之光電二極體56……光電二極體56為矽光電二極體，例如Siemens所製造之SFH 203 FA。該Siemens光電二極體包括濾波範圍為200nM之光譜濾器，其中該濾波範圍係以900nM波長為中心……該Siemens光電二極體之內建透鏡 31（圖4）具有相對偏小之光學受光角（例如20°），以便將雷射偵測器30所接收之監測雷射光束信號最大化」，是以甲證1已揭露雷射偵測器(30)（對應系爭專利之光接收器）前方設有透鏡(31)（參甲證1圖4），且其允許波長900奈米的雷射光通過，對應於前述附屬技術特徵有關「於該光接收器之前方另設有一濾波透鏡，該濾波透鏡僅允許700奈米至950 奈米波長的光通過」部分；至於將濾波透鏡與光接收器、光發射器等構件設於外殼中，僅係以外殼保護或封裝電子電路構件之一般通常知識，如甲證6圖1即揭示以外殼(1)包覆聚焦鏡片(18)，以及光敏二極管(5)、激光發射器(10)等構件（即光接收器、光發射器），即對應於前述附屬技術特徵有關「該濾波透鏡設於一外殼，該光接收器及該光發射器設於該外殼中」部分。即甲證1、6業已揭露系爭專利請求項9之前述附屬技術特徵。甲證2、4之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，其理由俱如前述，又甲證1、6之技術內容為雷射偵測器或雷射干擾器，與甲證2、4屬相同技術領域，並均以雷射發射器、接收器與電信號間的轉換進行速度量測或反制，於功能或作用上具有共通性，則所屬技術領域中具有通常知識者當有動機組合甲證1、2、4及6，進而輕易完成系爭專利請求項9之發明，故甲證1、2、4及6之組合足以證明系爭專利請求項9不具進步性。 ⒊系爭專利請求項10係依附於請求項8，其所界定之附屬技術特徵如前所述。查甲證1第8欄第64至67行（卷一第138頁，中譯參卷一第164頁）記載「光電二極體之內建透鏡31（圖4）具有相對偏小之光學受光角（例如20°），以便將雷射偵測器30所接收之監測雷射光束信號最大化」，即相當於前述附屬技術特徵之光電二極體之光接收角。甲證2第[0050]段（卷一第190頁）已揭示干擾信號與監測脈波同相，即指干擾脈波與入射脈波頻率相同且完全重疊；甲證2第[0027]段（卷一第189頁）記載「在一個實施例中，光發射器6是典型90 4-905nm波長的雷射二極體，而在另一實施例中則係一通常具有870nm波長之IR二極體」；甲證2第[0055]段（卷一第19 0頁）記載「……帶通濾波器的頻帶係設定為70Hz至700Hz，使得100Hz至600Hz的頻率（例如已知雷射測速設備之工作頻率）得以通過」；甲證4第[0039]段（卷一第226頁）記載「…… 光學接收器140……具有寬廣之波長範圍（例如400-1100nm），又例如SiAPD，其波長範圍為880-930nm」，前述甲證2、4 之技術內容即已揭露前述附屬技術特徵有關「該干擾雷射光與該入射雷射光之發射訊號頻率相同，該干擾雷射光與該入射雷射光之波長介於850奈米至910奈米之間，該發射訊號頻率介於100赫茲至600赫茲之間」、「各該干擾脈波持續至重疊於其中一該入射脈波之3/4以上」部分。甲證4第[0058]段（卷一第228頁）記載「……該反制裝置亦發送參數略有不同（例如振幅較大）之所謂干擾信號」，或第[0099]段（卷一第230頁）記載以振幅較大的第二脈波作為干擾脈波，對應揭露前述技術特徵「該干擾脈波之振幅大於該入射脈波之振幅」部分。甲證2第[0061]段（卷一第190頁）記載「在步驟 46中，該程式將進行控制，以判定其是否已在給定的時段內偵測到三個脈波列……」，之後於步驟50中進行干擾程序（參甲證2圖4或第[0071]段，卷一第191頁），即揭露前述附屬技術特徵有關「該複數入射脈波之數量至少為3個，該干擾雷射光相對地於其前三個入射脈波之後發射」部分。甲證1 第8欄第54至67行（卷一第138頁，中譯見卷一第164頁倒數第2段）記載「……此雷射轉發器28包括可接收入射雷射光束之光電二極體56……光電二極體56為矽光電二極體，例如Siem ens所製造之SFH 203 FA。該Siemens光電二極體包括濾波範圍為200nM之光譜濾器，其中該濾波範圍係以900nM波長為中心……該Siemens光電二極體之內建透鏡31（圖4）具有相對偏小之光學受光角（例如20°），以便將雷射偵測器30所接收之監測雷射光束信號最大化」，對應揭露前述附屬技術特徵「於該光接收器之前方另設有一濾波透鏡，該濾波透鏡為塑材且僅允許700奈米至900奈米波長的光通過」部分。甲證6 圖1揭示聚焦鏡片(18)、鏡頭(3)設於外殼(1)中，甲證6說明書第9頁第7至10行（卷一第251頁）揭示利用金屬屏蔽罩(9) 來遮蔽接收器，避免受電磁干擾，而金屬罩（屏蔽罩(9)）內之電子元件欲與外部其他元件相連或為便於接收外部信號，勢必需於金屬罩開孔（即前述附屬技術特徵之「跨隙」），如甲證6之光敏二極管(5)即需藉由屏蔽罩(9)之孔洞始能接收光線（參甲證6圖1），對應揭露前述附屬技術特徵「該光接收器及該光發射器連接於一電路板，該電路板之一側設有一金屬罩，該金屬罩遮罩該光接收器；該金屬罩具有一跨隙，該跨隙跨過該電路板之一電路，該濾波透鏡設於一外殼，該光接收器及該光發射器設於該外殼中」部分。既甲證1 、2、4及6之組合足以證明系爭專利請求項8不具進步性，俱如前述，且請求項10之附屬技術特徵亦為甲證1、2、4及6所揭露，則甲證1、2、4及6之組合亦足以證明系爭專利請求項 10不具進步性。柒、綜上所述，原告所提甲證2或甲證4雖不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性，然爭點所示證據組合足以證明系爭專利請求項1至13不具進步性，系爭專利違反核准時專利法第22 條第2項規定，原處分關於系爭專利請求項1至13舉發不成立之審定，即有違誤，訴願決定予以維持，亦有未洽，原告請求撤銷訴願決定及原處分關於請求項1至13部分，並命被告就系爭專利請求項1至13應作成舉發成立之審定，為有理由，應予准許。捌、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，並無一一論述的必要。　　　　　玖、結論：原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第98條第1項前段、第218條，民事訴訟法第385 條第1項前段規定，判決如主文。　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　13　　日　　智慧財產第一庭　　審判長法官　汪漢卿　　法官　蔡惠如　　法官　陳端宜以上正本係照原本作成。一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。得不委任律師為訴訟代理人之情形所需要件㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人 1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳祉瑩

2024-11-13

IPCA-113-行專訴-2-20241113-3

民商上

智慧財產及商業法院

侵害商標權有關財產權爭議

智慧財產及商業法院民事判決 112年度民商上字第16號上訴人即附帶被上訴人鴻宇保全股份有限公司鴻宇公寓大廈管理維護股份有限公司 (原名：誠品公寓大廈管理維護股份有限公司) 兼共同法定代理人陳書嫚共同訴訟代理人王通顯律師鄭志誠律師被上訴人即附帶上訴人誠品股份有限公司法定代理人吳旻潔訴訟代理人賴安國律師複代理人陳奕維律師上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，兩造對於中華民國112年9月26日本院111年度民商訴字第37號第一審判決各自提起上訴、附帶上訴，本院於113年10月9日言詞辯論終結，判決如下：主文一、上訴、附帶上訴均駁回。二、第二審訴訟費用關於上訴部分，由上訴人連帶負擔；關於附帶上訴部分，由被上訴人負擔。事實及理由甲、程序方面壹、按解散之公司除因合併、分割或破產而解散外，應行清算，於清算範圍內，視為尚未解散，公司法第24條、第25條定有明文。故公司法人於清算人了結其現務、收取債權、清償債務、交付賸餘財產於應得者完結以前其清算不得謂已終結，其法人格仍視為存在（最高法院97年度台抗字第375號民事裁定意旨參照）。查上訴人即附帶被上訴人鴻宇公寓大廈管理維護股份有限公司（下稱鴻宇管理公司）業於民國111年1 1月30日決議解散，選任上訴人即附帶被上訴人陳書嫚（下省略稱謂）為清算人，並經登記在案，此有經濟部商工登記公示資料查詢服務、股東臨時會議事錄及臺中市政府函在卷可稽（原審卷二第245、249至255頁），依前揭說明，鴻宇管理公司之法人格在清算範圍內，仍然存續，而有當事人能力。貳、按第二審訴之變更或追加，非經他造同意不得為之，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第44 6條第1項、第255條第1項第3款定有明文。被上訴人即附帶上訴人誠品股份有限公司（下稱被上訴人）於本院第二審程序中就其附帶上訴部分之利息起算日由起訴狀繕本送達翌日變更為112年7月25日（卷一第293至294頁、第484頁），核係減縮應受判決事項之聲明，應予准許。　　　　　　　乙、實體方面壹、被上訴人主張：一、被上訴人為原審判決附表一（下省略原審判決）所示註冊第 00124686號、第01587935號商標（下稱系爭商標1、2，統稱系爭商標）之商標權人。上訴人即附帶被上訴人鴻宇保全股份有限公司（下稱鴻宇保全公司，與鴻宇管理公司合稱「上訴人公司」，上訴人公司與陳書嫚則統稱「上訴人」）、鴻宇管理公司自105年1月起至111年4月期間，於營業場所、營業車輛與提供服務時所用之相關物品上使用如原審判決附表三（下省略原審判決）編號1至16所示「誠品」文字，係共同為商標法第68條第1、2款規定侵害系爭商標行為，亦構成公平交易法第25條規定欺罔及顯失公平情形，爰依商標法第 69條第3項、公平交易法第30條、民法第185條第1項、第179 條規定，擇一請求上訴人公司連帶負損害賠償責任，並依公司法第23條第2項規定，請求陳書嫚分別與上訴人公司連帶負責，又上訴人就此損害負不真正連帶責任（針對原審判決附表三編號17至20部分、請求曾麗雪給付部分未據上訴，非本院審理範圍）。二、在鴻宇保全公司、鴻宇管理公司設立登記前，被上訴人即以「誠品」暨其相關組合圖樣申請商標註冊如原審判決附表二（下省略原審判決）所示（包含系爭商標，統稱誠品商標），業經各類媒體廣泛報導及評選而享有盛譽，並經司法或行政機關認定為著名商標。上訴人公司明知誠品商標為著名商標，鴻宇保全公司自104年11月12日設立登記至111年3月24 日更名前，鴻宇管理公司自104年10月7日設立登記至111年8 月9日更名前，均以誠品商標之「誠品」二字作為公司名稱〔即誠品保全股份有限公司（下稱誠品保全公司）、誠品公寓大廈管理維護股份有限公司（下稱誠品管理公司）〕，均構成商標法第70條第2款所定視為侵害商標權行為，爰依商標法第69條第3項規定，請求上訴人公司各負損害賠償責任。貳、上訴人答辯：　　一、被上訴人所提附表三照片僅係展示公司名稱，其中編號3至1 1照片所示拒馬上使用之「誠品保全」文字，並未凸顯「誠品」2字，且一併使用醒目之「鴻海物業集團」文字及大廈圖示；編號13服務報價單及確認單文件，除契約當事人，並非不特定社會大眾得以觀看見聞；編號14至16為配戴在保全人員身上證件，若非刻意面對面接洽，不特定之社會大眾不會看到證件上之文字記載，亦非以行銷為目的，附表三照片均非商標使用行為，且僅與鴻宇保全公司有關，上訴人公司分屬不同法人團體，營業項目不同，無從據以認定附表三所示與鴻宇管理公司有關，不應負共同侵權連帶賠償責任。二、被上訴人所提附表二誠品商標僅系爭商標與上訴人公司經營之保全、大樓管理等營業項目有關，被上訴人以誠品商標在其主要經營之藝文活動相關商品或服務，固有相當知名度，但被上訴人並未設立或經營過保全公司或公寓大廈管理維護公司，誠品商標均未為保全或公寓大廈管理相關事業者及消費者所普遍知悉，難謂已達著名程度。商標淡化保護應限於保護著名程度較高之商標，現今以「誠品」二字作為公司名稱特取部分之公司多達86間，營業項目多元且有早於被上訴人公司設立登記者，足證誠品商標之排他使用程度低微，縱上訴人公司曾使用「誠品」二字，其識別性幾乎不可能遭受損害，消費者不致誤認二者有何關聯。況經濟部允許讓經營不同行業領域之不同公司以相同文字如「誠品」、「王品」、「鴻海」等作為公司特取名稱進行公司登記，本件不得逕以上訴人公司使用「誠品」作為公司名稱為由，認有減損誠品商標識別性，自不構成商標法第70條第2款所定視為侵害商標權行為。參、原審為被上訴人一部勝訴、一部敗訴之判決，即判命上訴人應連帶給付被上訴人新臺幣（下同）400萬元、上訴人公司各給付上訴人50萬元及其法定遲延利息暨該部分假執行、免為假執行宣告，並駁回被上訴人其餘之訴及假執行聲請。兩造均不服，各別提起上訴、附帶上訴：一、上訴人上訴聲明：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄。㈡第一項廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。㈢如受不利判決，上訴人願供擔保，請准宣告免假執行。被上訴人答辯聲明：上訴駁回。二、被上訴人附帶上訴聲明：㈠原判決駁回被上訴人之訴部分廢棄。㈡上開廢棄部分，上訴人公司應再連帶給付被上訴人400 萬元，及自112年7月25日起至清償日止，按年息5％計算之利息。㈢上開廢棄部分，鴻宇保全公司與陳書嫚應再連帶給付被上訴人400萬元，及自112年7月25日起至清償日止，按年息5％計算之利息。㈣上開廢棄部分，鴻宇管理公司與陳書嫚應再連帶給付被上訴人400萬元，及自112年7月25日起至清償日止，按年息5％計算之利息。㈤上開所命給付，如其中任一上訴人已履行其給付義務，其餘上訴人於給付範圍內免給付義務。㈥上開廢棄部分，鴻宇保全公司應再給付被上訴人5 0萬元，及自112年7月25日起至清償日止，按年息5％計算之利息。㈦上開廢棄部分，鴻宇管理公司應再給付被上訴人50 萬元，及自112年7月25日起至清償日止，按年息5％計算之利息。㈧被上訴人願供擔保請准宣告假執行。上訴人答辯聲明：附帶上訴駁回；如受不利判決，上訴人願供擔保，請准宣告免假執行。　　　肆、爭點（卷二第19頁）：　　一、被上訴人主張上訴人公司於營業場所、營業車輛與提供服務時所用相關物品上使用如附表三編號1至16所示「誠品」文字，侵害系爭商標之商標權，且有構成公平交易法第25條規定欺罔及顯失公平情形，依商標法第69條第3項、公平交易法第30條、民法第185條第1項、第179條規定，擇一請求上訴人公司連帶負損害賠償責任，有無理由？如有，損害賠償金額應為何？二、被上訴人主張鴻宇保全公司自104年11月12日起至111年3月2 4日更名前，以誠品保全公司為公司名稱，侵害其商標權，依商標法第69條第3項規定，請求鴻宇保全公司負損害賠償責任，有無理由？如有，損害賠償金額應為何？三、被上訴人主張鴻宇管理公司自104年10月7日起至111年8月9 日更名前，以誠品管理公司為公司名稱，侵害其商標權，依商標法第69條第3項規定，請求鴻宇管理公司負損害賠償責任，有無理由？如有，損害賠償金額應為何？四、被上訴人依公司法第23條第2項規定，分別請求陳書嫚就上訴人公司前述第項應連帶損害賠償部分，負連帶責任，有無理由？伍、得心證理由：　　　　一、上訴人公司自105年1月起至111年4月期間於營業場所、營業車輛與提供服務時所用之相關物品上使用如附表三編號1至1 6所示「誠品」文字等情，係共同為商標法第68條第1、2款規定侵害商標權行為（爭點一部分）：　㈠依遠雄CASA管理委員會所提出與上訴人公司間之物業管理服務契約書及上訴人公司提供社區之拒馬、制服、文書樣式照片；惠宇敦品管理委員會所提出與上訴人公司間之駐衛保全服務契約書、物業管理服務契約書（原審限閱卷第211至345 頁），其中鴻宇管理公司提供與遠雄CASA管理委員會之服務報價單暨服務確認單下方併載「鴻海物業管理集團」及上訴人公司，服務內容則包含公共區域之物業、清潔、安全服務，實際派駐人員包含社區經理、社區秘書、機電組長、清潔員、保全員等，且派駐該社區之清潔員所穿工作服背心上載有「誠品保全」；而惠宇敦品管理委員會係與上訴人公司分別簽立保全服務契約、物業管理服務契約，該等契約封面均載「鴻海物業管理集團」，提出上開契約服務人員價目表之業務接洽人員則同一為誠品物業之簡姓人員，聯絡方式亦完全相同。且依被上訴人提供之臺灣臺中地方法院108年度易字第2606號刑事判決及駐衛保全服務定型化契約、物業管理服務契約書（卷一第181至221頁），可知受僱於鴻宇保全公司之員工，其工作內容除維護社區安全，亦包含代管社區管理費、零用金等，屬鴻宇管理公司員工之工作內容（卷一第 182、213頁），上訴人公司有混用公司人員共同提供服務之情形。參以上訴人公司營業場所現場照片所示（原審卷一第 441頁），鴻宇保全公司之營業處所將「誠品保全」、「誠品物業」併列為表彰其服務之看板上，可徵上訴人公司同屬鴻海物業管理集團，得以同時提供社區保全與管理維護之服務，且依前述，上訴人公司與各社區同時簽立保全及管理服務契約，並於提供社區服務期間共同使用公司車輛、制服、文書、物品等相關資源，核屬各自分擔執行社區服務行為之一部，顯為互相利用彼此行為，以達其等提供服務之目的，是上訴人公司於營業場所、營業車輛與提供服務時所用之相關物品上使用「誠品」文字，具有行為關連共同性，應成立共同侵權行為。　㈡上訴人公司自105年1月起至111年4月期間，於營業場所、營業車輛與提供服務時所用之相關物品上使用附表三編號1至1 6所示「誠品」文字：　　⒈被上訴人主張上訴人公司自105年1月起至111年4月期間，於營業場所、營業車輛與提供服務時所用之相關物品上使用附表三編號1至16所示「誠品」文字等情，業據其提出誠品保全公司營業場所招牌照片、營業車輛車身照片、拒馬蒐證照片、遠雄CASA社區清潔服務人員制服照片、誠品公寓大廈管理維護公司服務報價單暨服務確認單、誠品保全員工識別證於臉書之截圖等件在卷為憑（原審卷一第441至453頁、第45 9頁、第471頁、第473頁、第477頁、第497頁、第501至505 頁、原審卷三第49頁、第211至214頁、原審限閱卷第213至2 14頁），應屬有據可採。　⒉上訴人雖自承於105年1月起至111年3月24日期間為上開行為，然辯稱：鴻宇保全公司於111年3月24日更名後即未再使用「誠品」文字云云。惟查證人李昱晨於原審審理時證稱：伊受雇於誠品生活股份有限公司，該公司與被上訴人為關係企業，擔任法務。伊於111年8月21日下午6點23分休假期間，偶然發現在新北市新店區央北二段遠雄青青社區正門口有誠品保全之拒馬，即拍照存證，且併同拍當時配戴之手錶來確認時間等語（原審卷三第9至11頁），並有拒馬蒐證照片在卷為憑（原審卷二第176頁），可徵上訴人公司於鴻宇保全公司更名後並未立即回收服務期間所提供之拒馬，亦未將拒馬上「誠品」文字予以遮掩、刪除，上訴人所辯不足採憑。　㈢上訴人公司自105年1月起至111年4月期間，於營業場所、營業車輛與提供服務時所用之相關物品上使用附表三編號1至1 6所示「誠品」文字，構成商標法第68條第1、2款規定侵害商標權行為：　⒈商標法第68條第1、2款規定：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」；同法第5條規定：「（第1項）商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：將商標用於商品或其包裝容器。持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。將商標用於與提供服務有關之物品。將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。（第2項）前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同」。而判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨其使用目的是否有攀附商標權人商譽之意圖等客觀證據綜合判斷。　⒉被上訴人為系爭商標之商標權人，系爭商標僅由中文「誠品」二字組成，上訴人公司於營業場所招牌、營業車輛、場所看板，及提供保全及管理維護服務之社區置放之拒馬、清潔員制服、服務確認單、員工識別證及證件繩上，均有標示「誠品保全」、「誠品物業」、「誠品公寓大廈管理維護股份有限公司」等文字（附表三編號1至16所示），整體觀之，無論保全、物業、公寓大廈管理維護均僅表示提供服務種類，引人注意之主要識別部分仍為「誠品」二字，顯係以之作為其等服務來源之識別，與系爭商標相較，應屬相同商標。又上訴人公司所提供之保全及公寓大廈管理維護等服務，與系爭商標1指定使用於第42類「大樓管理」服務、系爭商標2 指定使用於第45類「大樓安全管理、大樓安全管理諮詢顧問、守衛服務、各種場所之安全保護、安全及防盜警報系統的監控、為安全目的之行李檢查、保全、為保護財產或個人所提供之安全服務、家事管理、管家服務、住家臨時看管、消防、工廠安全檢查、火災警報器出租、滅火器出租、保險箱出租」服務相較，在服務性質、內容及滿足消費族群等因素上，具有共同或關聯之處，如標上相同商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬同一或高度類似之服務。而系爭商標之「誠品」二字並非既有字彙，與所指定使用之前揭服務並無直接關聯，相關消費者會將之視為指示及區別服務來源之標識，具有相當識別性。綜合前揭因素判斷，相關消費者可能誤認上訴人公司使用與系爭商標相同之標識於同一或高度類似服務，係來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，或誤認二者之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有混淆誤認之虞，應有前揭商標法第68條第1、2款規定之適用。　　　⒊上訴人雖辯稱：附表三照片僅係展示公司名稱；拒馬上使用之「誠品保全」文字，並未凸顯「誠品」2字，且一併使用醒目之「鴻海物業集團」文字及大廈圖示；服務報價單及確認單文件，除契約當事人，並非不特定社會大眾得以觀看見聞；配戴在保全人員身上證件，若非刻意面對面接洽，不特定之社會大眾不會看到證件上之文字記載，並非以行銷為目的，均非商標使用行為云云。然附表三編號1至16照片所示上訴人公司使用之「誠品保全」或「誠品」字樣並非上訴人公司名稱全銜，消費者會以其上標示「誠品」二字作為識別上訴人公司服務來源之標識，應為商標之使用。又附表三編號3至11所示拒馬上雖有大廈圖形，且標示鴻海物業集團之文字，惟就整體拒馬觀之，「誠品保全」占外觀主要三分之二範圍較引人注意，而其主要識別之「誠品」二字與系爭商標相同，以具有普通知識經驗之消費者，施以普通之注意，可能會將上訴人公司提供保全、公寓大廈管理維護服務誤認係來自於被上訴人，或可能認為與被上訴人有所關聯之服務來源，業如前述，況縱拒馬上之大廈圖形、或鴻海物業集團文字，亦屬商標圖樣或文字，然商標法並無禁止複數商標併同使用，其上「誠品」、「鴻海物業集團」等文字及「大廈」圖形分別標示於拒馬不同位置，亦無相互結合，實質上並未變更「誠品」為其主要識別之特徵影響，仍足以使消費者得以認知「誠品」為指示、表彰服務來源，上訴人所辯不可採。　⒋上訴人雖聲請向原審卷二第191頁所示附表6社區管理委員會函詢鴻宇管理公司於104年以後保全、管理事務招標時，參與投標繳交之文件中，有無任何與鴻宇保全公司相關聯之說明或敘述，於簡報說明時，有無明示或暗示與被上訴人有關等情，欲證明上訴人公司所為有無致相關消費者混淆誤認之虞云云（卷一第473頁）。然上訴人公司所為有致相關消費者混淆誤認之虞，已如前述，上訴人聲請詢問對象特定，並非相關消費者整體，無法據為判斷相關消費者有無混淆誤認之虞的論據，本院認無必要，附此敘明。　　二、上訴人公司於更名前，分別使用誠品保全公司、誠品管理公司，各構成商標法第70條第2款規定視為侵害商標權行為（爭點二、三部分）：　㈠鴻宇保全公司、鴻宇管理公司分別於104年11月12日、同年10 月7日以「誠品」作為公司名稱，並經核准設立登記，嗣於1 11年3月24日、111年8月9日更名為鴻宇保全公司、鴻宇管理公司等事實，為兩造所不爭執，且有經濟部商業司公司登記資料查詢等在卷可參（原審卷三第243至245頁）。而觀之上訴人公司更名前之全名分別為「誠品保全股份有限公司」、「誠品公寓大廈管理維護股份有限公司」，其中「股份有限公司」部分係公司組織型態之標示，而「保全」、「公寓大廈管理維護」部分則係說明營業種類，故上訴人公司係以「誠品」二字作為公司之特取部分，先予說明。　㈡商標法施行細則第31條規定：「本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者」。而著名商標之認定，應就個案情況，考量商標識別性之強弱、相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、商標使用期間、範圍及地域、商標宣傳之期間、範圍及地域、商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形、商標之價值、其他足以認定著名商標之因素等綜合判斷。又按著名商標，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度（最高行政法院111年度大字第1號裁定意旨可資參照）。經查：　⒈被上訴人早於78年1月24日即經主管機關核准設立，並陸續以其公司名稱「誠品」二字作為商標或商標圖樣之一部，申請註冊如附表二所示誠品商標，自最早核准註冊公告之78年間起迄今已長達30年餘，且於78年3月起以「誠品」為名於臺北市仁愛圓環開設人文藝術專業書店，現發展範圍已涵蓋書店、畫廊、藝文展演、零售通路、文化創意品牌、藝文行旅、人文住宅、餐酒美食等，目前於臺灣、香港、蘇州、深圳及東京共計有49個服務據點，每年平均舉辦超過5,000場藝文表演活動，此有經濟部智慧財產局商標檢索系統資料、被上訴人官方網站網頁截圖、經濟部商工登記公示資料查詢服務等件在卷為憑（原審卷一第37至68頁、第87至88頁、第19 9頁）；復參酌本院108年度民商上易字第3號、107年度民商訴字第35號、108年度民商訴字第1號民事判決（原審卷一第 136至182頁），分別認定被上訴人以「誠品」二字所註冊商標於「知識或技術方面傳授」服務或商品於103年間已為著名商標、附表二編號5、17所示商標為著名商標、被上訴人以「誠品」二字所註冊商標於「代理各種百貨、圖書、文具、圖畫藝品之進出口貿易及經銷」服務自82年間起迭經行政機關認定為著名商標；及考之中台異字第821288、821289、 870638、G00881069號商標異議審定書（原審卷一第91至105 頁），其上所載「查『誠品』二字為被上訴人公司名稱特取部分，並於78年間陸續申請註冊使用於代理各種百貨、圖書、文具、圖畫、藝品之進出口貿易及經銷服務、畫廊、代售各種藝文活動、展覽及比賽之入場券，並代辦各種講座之服務等各項服務，取得註冊附表二編號81、48、72、42、18、46 、39、38等多件服務標章專用權，其將誠品定位為『文化、藝術、創意、生活的資訊空間』，分別提供書店、畫廊、藝文空間、家俱飾品、精緻禮品及家居生活用品，且其以人文為本走出之經營創意，迭經各報章雜誌廣泛宣傳，並因提供一寬敞、簡潔、舒適的空間設計，風格相當獨特，經評鑑為臺灣公共建築空間十大傑作之一，予人印象頗為深刻……是其以『誠品』表彰之服務信譽難謂不為一般消費大眾所熟知」、「中文『誠品』係被上訴人於78年成立之初即創用於其所提供之各種書刊、雜誌、文獻、編譯、出版、發行業務、百貨、圖書、藝品、圖畫、手工藝品進出口貿易、籌辦國際會議、畫廊、代售藝文活動展覽比賽入場券、代辦講座業務等服務項目之服務標章，79年起即陸續取得註冊附表二編號81、48 、72、42、18、91等20餘件服務標章專用權，被上訴人為滿足消費者之需求，以採書店和商場複合式的經營型態，提供完整而多樣化的服務，並透過民生報、經濟日報、中國時報、工商時報、聯合報、中央日報等各大報紙持續密集廣告，廣為宣傳多年，除敦南總店外，至今已設有多家連鎖分店，於本件審定服務標章85年7月3日申請註冊當時，該標章所表彰商品之信譽及品質難謂不為一般消費者所熟知」、「查被上訴人創設於78年，係以書店、商場及零售之複合式型態經營之公司，目前在臺灣大都會區已有20家『誠品書店』之連鎖分店，自78年起即以『誠品及圖eslite』、『誠品及圖Champio n』、『誠品及圖CHERNG PIIN』等標章圖樣，指定使用於多類商品及服務，取得附表二編號81、48、43、42、72、18等多件標章專用權。又被上訴人經營之行業廣泛，包含書局、餐廳、藝廊、精品店等，除經常舉辦各類型展覽外，並於各知名雜誌、報紙、海報、電視等傳播媒體廣為宣傳，亦有媒體因被上訴人之經營型態及形象而加以報導，此有被上訴人檢送之商標註冊證、『誠品』創刊號、展覽邀請函、海報、廣告傳單、天下雜誌、經濟日報、民生報、中國時報、聯合報、工商時報、民眾日報、大成報、新新聞、突破雜誌、中央日報等報章雜誌廣告及報導等證據資料影本附卷可稽，堪認於本件系爭商標86年12月1日申請註冊日前，該據以異議標章所表彰之信譽已廣為國內相關事業及消費者普遍認知而達著名標章之程度」等文，是依現有證據資料，堪認上訴人公司於104年11月12日、同年10月7日設立登記時，被上訴人以其公司名稱「誠品」二字作為商標或商標圖樣之一部註冊如附表二所示誠品商標，表彰於書局、餐廳、藝廊、精品店、展覽、書刊、雜誌、文獻編輯、出版、發行業務、百貨、圖書、藝品、圖畫、手工藝品進出口貿易、籌辦國際會議、代售藝文活動展覽比賽入場券、代辦講座業務、傳授知識或技術等商品或服務之識別性與信譽，經被上訴人戮力行銷、推廣多年，已廣為相關事業及消費者所普遍知悉而達著名之程度。　⒉被上訴人主張：「誠品」商標已屬著名商標，不限於特定某一註冊號之商標，附表二所示全部商標均為著名商標云云，然依前述，如附表二所示誠品商標僅於104年間表彰於書局、餐廳、藝廊、精品店、展覽、書刊、雜誌、文獻編輯、出版、發行業務、百貨、圖書、藝品、圖畫、手工藝品進出口貿易、籌辦國際會議、代售藝文活動展覽比賽，入場券、代辦講座業務、傳授知識或技術等商品或服務，及提供該等商品相關服務之信譽，業經被上訴人長期廣泛行銷使用，已為我國相關事業及消費者所認識而臻著名；而其餘指定使用類別與上開商品或服務並無相關之誠品註冊商標，被上訴人並無提出任何證明其以該等商標（包含系爭商標）於國內使用於各別指定商品或服務之相關證據，且均無從證明該等商標已於市場上廣泛使用而達相關消費者普遍認知之程度，本院自無從僅憑部分誠品商標表彰於上開商品或服務之範圍為著名商標，即認其餘商標同屬著名，是被上訴人前述主張，並非可採。　㈢商標法第70條第2款規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：……明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者」。查中文「誠品」二字並非既有字彙，且與所指定使用商品或服務無直接關聯，並經被上訴人長期廣泛行銷使用於書局、餐廳、藝廊、精品店、展覽、書刊、雜誌、文獻編輯、出版、發行業務、百貨、圖書、藝品、圖畫、手工藝品進出口貿易、籌辦國際會議、代售藝文活動展覽比賽入場券、代辦講座業務、傳授知識或技術等商品或服務，已為著名商標，具有相當之識別性。上訴人公司更名前係以「誠品」二字作為公司之特取部分，而與前揭被上訴人著名商標之「誠品」文字相同。雖上訴人公司所營事業即保全業、公寓大廈管理維護業，與被上訴人著名商標所著名之前述商品或服務相較，難認有相當關聯性，惟所謂減損著名商標識別性之虞，即商標之淡化，並不以侵權人與著名商標所指定使用之商品、服務相同或類似為必要，正因其等所指定使用之商品毫無關聯，才會使得原本單一指向著名商標使用於特定之商品或服務，因侵權人之使用行為而逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵及吸引力，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象。另被上訴人表彰於上開商品或服務之著名商標，著名程度高，而依卷內相關證據資料顯示，被上訴人服務據點遍及全台，且該部分商品或服務之消費者範圍極廣，被上訴人並有跨領域多角化經營之事實。是以，上訴人公司於104年11月12日、同年10 月7日設立公司時，當已明知前開著名商標之著名情形，卻仍以與被上訴人著名商標完全相同「誠品」二字作為表彰上訴人公司名稱特取部分，將使被上訴人著名商標部分原可使消費者對該等商品或服務來源產生單一或獨特之聯想，因上訴人公司以「誠品」文字作為公司名稱之特取部分，而削弱上述著名商標於社會大眾心中之獨特印象及單一來源之聯想甚明，亦有減損此部分商標之識別性，自構成商標法第70條第2款規定視為侵害商標權行為。　㈣上訴人雖辯稱：被上訴人係從事文化、藝術事業為知名，並無經營保全或公寓大廈管理維護事業，系爭商標非屬著名商標，現今以「誠品」二字作為公司名稱特取部分之公司多達 86間，經濟部允許讓經營不同行業領域之不同公司以相同文字作為公司特取名稱進行公司登記，上訴人公司更名前之「誠品」對誠品商標識別性不可能有損害，故不構成商標法第 70條第2款規定云云。惟被上訴人所主張之著名商標，非僅限於系爭商標，尚包含附表二所示誠品商標，如前所述於10 4年間附表二所示商標表彰於書局、餐廳、藝廊、精品店、展覽、書刊、雜誌、文獻編輯、出版、發行業務、百貨、圖書、藝品、圖畫、手工藝品進出口貿易、籌辦國際會議、代售藝文活動展覽比賽，入場券、代辦講座業務、傳授知識或技術等商品或服務，已為著名商標。又按商標法第70條第2 款視為侵害商標權規定，乃商標法於92年修正時所增設（92 年商標法第62條，100年修正文字並移列於第70條第2款），目的在於加強對著名商標之保護，並與國際規範相調和。襲用他人著名商標中之文字，致相關消費者對該著名商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性遭到淡化者，即有減損商標識別性之虞，不以使用於同一或類似之商品或服務為要件，是被上訴人所主張如附表二所示誠品商標，既部分經認定為著名商標，且依前述，上訴人公司以「誠品」二字作為公司名稱之特取部分，有減損該等商標識別性之情形，縱系爭商標非經認定為著名商標，被上訴人未從事保全或公寓大廈管理維護事業，公司登記名稱並無限制使用「誠品」二字之情，對於上訴人公司所為構成商標法第70條第2款規定視為侵害商標權均無影響，上訴人所辯不足採。三、被上訴人主張損害賠償部分，分述如下：　㈠商標法第69條第3項規定：「商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償」；民法第185條第1項規定：「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同。」。查上訴人公司自105年1 月起至111年4月期間，於營業場所、營業車輛與提供服務時所用之相關物品上使用如附表三編號1至16所示「誠品」文字，成立共同侵權行為；上訴人公司於更名前，分別使用誠品保全公司、誠品管理公司之名稱，各構成商標法第70條第 2款規定視為侵害商標權行為等情，已如前述。又系爭商標1 、2早於89年7月1日、102年7月1日分別已註冊公告，並指定使用於保全、大樓管理等服務類別；上訴人公司分別於104 年11月12日、同年10月7日核准設立迄今，各以保全業、公寓大廈管理服務業為所營事業，有經濟部商工登記公示資料查詢服務2份在卷可查（原審卷一第209頁、第213頁），而被上訴人於上訴人公司設立登記前，即以「誠品」暨其相關組合字樣及圖案申請商標註冊如附表二所示誠品商標，該等商標中於104年間表彰於書局、餐廳、藝廊、精品店、展覽、書刊、雜誌、文獻編輯、出版、發行業務、百貨、圖書、藝品、圖畫、手工藝品進出口貿易、籌辦國際會議、代售藝文活動展覽比賽、入場券、代辦講座業務、傳授知識或技術等商品或服務，業經認定為著名商標，可徵上訴人公司於10 4年間設立登記時，被上訴人前揭著名商標已廣為相關事業及消費者所知悉，衡諸交易市場常情，及以上訴人公司營業規模而言，當知悉上開著名商標之著名情形，卻仍均以「誠品」二字作為公司名稱申請公司設立登記，並自105年1月起至111年4月期間，共同於營業場所、營業車輛與提供服務時所用之相關物品上使用附表三編號1至16所示「誠品」文字，據此作為其等辨識服務來源，併考量上訴人公司更名前以「誠品」二字作為公司之特取部分，及如附表三編號1至16 所示使用「誠品」文字之侵權態樣，與被上訴人所有之系爭商標及上開著名商標所示「誠品」二字相同，上訴人公司自有侵害被上訴人商標權之故意，是被上訴人依商標法第69條第3項、民法第185條第1項規定，請求上訴人公司就上述共同侵權行為負連帶賠償責任；依商標法第69條第3項規定，請求上訴人公司就其等使用誠品保全公司、誠品公寓大廈管理維護公司為公司名稱期間，各負擔損害賠償責任，皆屬有理。　㈡商標法第71條第1項第1、2、4款及第2項規定：「（第1項）商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害： 依民法第216條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。 依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。……以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額為其損害。（第2項）前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之」。又按商標權人依商標法第69條第3項規定請求損害賠償，倘仍須依一般侵權行為之法則，證明侵害人所得之利益或商標權人所受之損害，舉證頗為困難，致不易獲致實益，不足以發揮抑制仿冒效果，同法第71條第1項各款乃特別列舉其損害賠償金額之計算方式，並於同條第2項賦予法院就該法定賠償額有酌減之權限，以符合衡平原則。此為民法損害賠償之特別規定，且將民事訴訟法第222條第2項法院應審酌之情況予以具體化，自應優先適用（最高法院10 9年度台上字第2159號民事判決意旨參照）。被上訴人就上訴人公司爭點一行為主張先依商標法第71條第1項第2款規定計算損害，爭點二、三行為主張先依同條項第1或4款計算損害（卷二第70、75頁），然審酌上訴人公司所為均係同時期使用「誠品」二字行為致生被上訴人前述商標權損害，得依商標法第71條第1項規定各款擇一計算損害，徵以卷附證據資料得為被上訴人擇定之商標法第71條第1項第2款而非第1 、4款規定之賠償計算依據，本件僅就被上訴人主張之商標法第71條第1項第2款規定計算損害賠償數額。經查：　⒈依上訴人公司105年至110年間營利事業所得稅結算申報書所附之損益及稅額計算表（原審限閱卷第27至109頁、第127至 209頁），雖有「01營業收入總額」欄位，兩造並於原審同意以105年至107年度同業利潤標準中保全服務之毛利率計算成本與費用（原審卷三第190至191頁），然考量上訴人陳稱該同業利潤之計算基礎有參酌一般以設備為保全工作之公司，例如中興保全、新光保全，上訴人公司均以人力服務為主，利潤上不能與設備為主的保全業相比（卷一第437頁），審酌前開計算表揭露上訴人公司營業情況，其上列有扣除銷貨退回、銷貨折讓之「04營業收入淨額」以及「07毛利率」欄位，本院認以該二欄位資料作為計算基礎，較原審判決計算依據符合上訴人公司實際營收，當屬公允可採，則鴻宇保全公司自105年至110年間之營業所得利益共計為4,901萬8,3 68元〔計算式：（23,779,548×0.1673）+（50,416,242×0.10 74）+（82,068,863×0.1099）+（108,427,367×0.084）+（1 54,747,040×0.067）+（178,080,431×0.0625）＝49,018,368 ，以下均小數點以下四捨五入〕，鴻宇管理公司自105年至11 0年間之營業所得利益共計4,710萬8,992元〔計算式：（25,0 91,687×0.0826）+（41,378,734×0.0993）+（75,340,522×0 .1041）+（107,847,067×0.0929）+（113,949,693×0.1309 ）+（106,530,121×0.0765）＝47,108,992〕。另被上訴人主張以上訴人公司自105年至110年間營業收入總額之平均每月金額，用以計算111年1月至4月期間營業收入云云，然公司各年度營業收入總額影響因素甚多，或為因應政府政策、或突發事故或疫情、或公司內部營運狀態改變或調整等等，均有造成公司營業狀況及收益高低之情事，實無從以公司先前營業收入總額之平均用以計算未來營業額度，況被上訴人並無說明上訴人公司自111年1月至4月間營業狀況，或與先前營業收入之關聯性，亦未提出證明上訴人公司於上開期間侵害商標權所得利益之相關證據，卷內證據資料實無關於上訴人公司此期間之營業收入，此部分期間利益自屬無法證明，被上訴人此部分主張尚非有據。 ⒉上訴人公司雖有前述侵權情事，然斟酌被上訴人並無實際經營保全業、公寓大廈管理維護業，依兩造公司基本資料所示（原審卷三第237至245頁），被上訴人資本總額16億元、實收資本額7億5,826萬元，鴻宇保全公司資本總額及實收資本額各為4,000萬元，鴻宇管理公司資本總額及實收資本額各為1,000萬元，是雙方商業規模相差甚大，再衡以公寓大廈社區管理委員會選擇對於提供保全、公寓大廈管理維護服務之業者，尚繫於提供服務具體內容、人力配置、保全與清潔服務規劃及流程，甚或考量服務報酬、簽約期間、有無額外提供服務項目等因素，非僅考量業者之公司名稱或所使用表彰服務內容之商標文字，倘將上訴人公司上開侵權期間營業所得利益，均評價為上訴人公司因侵害被上訴人商標權所得利益，顯非合理，應依商標法第71條第2項規定予以酌減，始屬公允適當，是本院綜合前情，認上訴人公司於105年1月起至111年4月間，於營業場所、營業車輛與提供服務時所用之相關物品上使用如附表三編號1至16所示「誠品」文字，不法侵害被上訴人商標權所得利益應酌減為400萬元；鴻宇保全公司於104年11月12日設立時起至111年3月24日更名前、鴻宇管理公司於104年10月7日設立時起至111年8月9日更名前，分別使用誠品保全公司、誠品管理公司名稱，不法侵害被上訴人商標權所得利益各應酌減為50萬元、50萬元。　⒊被上訴人主張企業淨銷售額5％至10％為普遍商標權利金比例，本件賠償金額不應低於該比例計算之數額，並舉相關判決及論文為據（卷二第72頁）。而經核算前揭上訴人公司105年至110年間之營業所得利益總和之5％為480餘萬元〔計算式：（49,018,368+47,108,992）×5％＝4,806,368〕，而本院前述酌定賠償金額共計500萬元（計算式：400+50+50），當無被上訴人所稱數額過低之疑慮，附此敘明。　　㈢依上所述，被上訴人依商標法第69條第3項、民法第185條第1 項規定，請求上訴人公司連帶給付400萬元；及依商標法第6 9條第3項，請求上訴人公司分別給付50萬元，均屬有據，應予准許；逾此範圍之請求，則無理由，自應駁回。另被上訴人依公平交易法第30條、民法第185條第1項、民法第179條規定，請求上訴人公司連帶負損害賠償，並請求本院擇一為勝訴判決（卷二第19頁），核屬請求權競合之選擇合併，本院就商標法部分判決被上訴人請求為有理由，即無庸就其餘請求權基礎再予審酌，併此敘明。　　　　㈣按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2項定有明文。又所謂「公司業務之執行」，指公司負責人處理有關公司之事務而言（最高法院65年度台上字第3031 號民事裁判要旨參照）。經查陳書嫚為上訴人公司之負責人，此為兩造所不爭執，有經濟部商工登記公示資料在卷為憑（原審卷一第209頁、第213頁），而上訴人公司自105年1月起至111年4月期間，於營業場所、營業車輛與提供服務時所用之相關物品上使用如附表三編號1至16所示「誠品」文字之行為，核屬上訴人公司業務內容，自為陳書嫚執行公司業務之範圍，是被上訴人主張陳書嫚應依公司法第23條第2項規定，就上訴人公司上開應賠償400萬元部分，各負連帶賠償責任，當屬有據。又被上訴人係依商標法第69條第3項、民法第185條第1項規定請求上訴人公司負連帶賠償責任，及依公司法第23條第2項規定請求陳書嫚與上訴人公司負連帶賠償責任，上開連帶依據不同，係本於各別之發生原因，惟其給付目的同一，核屬不真正連帶債務，是所命給付，如任一上訴人為給付後，其他上訴人於已給付範圍內，即免為給付責任。四、上訴人應賠償之前揭金額屬未定期限之金錢債務，兩造就利率並無約定，亦無其他可據之利率計付規範，依民法第229 條第2項、第233條第1項、第203條規定，被上訴人請求上訴人連帶給付該債務自上訴人收受起訴狀翌日即111年7月6日（原審卷一第225頁、第227頁）起至清償日止（其金額尚未超出被上訴人起訴時主張之賠償額，並非前述變更利息起算日為112年7月25日之範圍），按年息5％計算之利息，即屬有據。陸、綜上所述，被上訴人依商標法第69條第3項、民法第185條第 1項、公司法第23條第2項規定，請求上訴人公司連帶給付40 0萬元本息；鴻宇保全公司、陳書嫚連帶給付400萬元本息；鴻宇管理公司、陳書嫚連帶給付400萬元本息，且上開任一上訴人為給付時，其他上訴人於該給付範圍內免除其給付義務，為有理由，應予准許；及依商標法第69條第3項規定，請求鴻宇保全公司、鴻宇管理公司各給付50萬元本息，亦屬有理，應予准許。逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。原審就上開不應准許部分，駁回被上訴人之請求及假執行之聲請，及就上開應准許部分，為上訴人敗訴之判決，並為供擔保得、免假執行之諭知，均無不合。兩造就各自敗訴部分分別提起上訴及附帶上訴，均指摘原判決不利己之部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回上訴人之上訴及被上訴人之附帶上訴。柒、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，核與判決結果不生影響，爰不予逐一論駁，附此敘明。捌、據上論結，本件上訴及附帶上訴，均為無理由，依110年12 月10日修正施行之智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　13　　日　　智慧財產第一庭　　審判長法官　汪漢卿　　法官　蔡惠如　　法官　陳端宜以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1第1項但書或第2項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　13　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳祉瑩附註：民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

2024-11-13

IPCV-112-民商上-16-20241113-1

行商訴

智慧財產及商業法院

商標評定

智慧財產及商業法院行政判決 113年度行商訴字第19號民國113年10月9日辯論終結原告慕康生技醫藥股份有限公司代表人沈國榮訴訟代理人潘正雄律師李郁芬律師被告經濟部智慧財產局訴訟代理人盧耀民參加人以色列商安全製藥公司代表人 Ron Gutterman 訴訟代理人黃律陶律師複代理人林伯榮律師上列當事人間商標評定事件，原告不服經濟部中華民國113年2月 15日經法字第11317300400號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權裁定參加人參加訴訟，判決如下：　　主文一、原告之訴駁回。二、訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由壹、爭訟概要：　　原告之前手艾麗雅國際股份有限公司（下稱艾麗雅公司）於民國105年8月12日以「DT56a」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第5類之「營養補充品」商品申請註冊，經准列為註冊第01840068號商標（圖樣如附圖一所示，下稱系爭商標），復於108年5月21日核准移轉登記予原告。110年9月29日參加人以系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第12款規定申請評定。案經被告審認系爭商標有前揭規定適用，以112年10月31日中台評字第H01 100115號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（下稱原處分）。原告不服提起訴願，經濟部於113年2月15日以經法字第11317300400號訴願決定駁回（下稱訴願決定），原告不服提起行政訴訟，本院認本件判決結果將影響參加人之權利或法律上利益，依職權命參加人參加本件訴訟（本院卷第143至144頁）。　　貳、原告主張及聲明：　　一、參加人所提證據3至5僅是以DT56a作為商品成分名稱之標示文字，無法證明有先使用之事實。被告所提原證3、4報導尚不足使相關消費者認識DT56a為參加人使用之商標。系爭商標為艾麗雅公司依與參加人間經銷合約行銷商品時主打之重要成分，為確保DT56a之排他使用權，依經銷合約第3.2、3. 3、7.1條約定註冊系爭商標，為行銷商品所必要，並非基於仿襲惡意，透過艾麗雅公司使用系爭商標，消費者可認識為參加人以色列藥廠之獨家專利配方。原告係以艾麗雅公司唯一股東地位取得系爭商標（即公司清算資產），並非基於艾麗雅公司意定轉讓，本件為經銷合約糾紛，與商標法第30條第1項第12款規定無關。參加人提出本件商標評定構成權利濫用且有違誠信原則，應予駁回。　　二、聲明：訴願決定及原處分均撤銷。　　參、被告答辯及聲明：　　　一、依參加人提出之證據4、6、7、13，被告職權調查西元2012 年11月19日FEMARELLE臉書有關臺灣舉辦芙婷寶專家會議網頁、西元2013年有關大統生技與芙婷寶相關新聞及網頁資訊，佐以艾麗雅公司於系爭商標申請階段提出之答證8說明函，DT56a具有商標識別性，消費者見DT56a時，皆與芙婷寶商標並列，且由商品行銷資料中可知商品係由以色列進口，非由原告或艾麗雅公司生產，堪認系爭商標105年8月12日申請註冊日前，據以評定商標（圖樣如附圖二所示）有先使用於更年期保健食品商品之事實。又二者商標均為相同外文數字組合，構成相同之商標，所指定使用商品具高度類似關係，再由參加人提出之證據6、7可知其與艾麗雅公司間具經銷關係，艾麗雅公司顯因業務往來關係知悉據以評定商標之存在。而依經銷合約第3.2、3.3、7.1條約定無法明確得知參加人有同意經銷商註冊系爭商標，雙方對約定內容文字真意，各執一詞，認知不同，參加人是否同意系爭商標申請註冊並非無疑。再依原告於系爭商標申請階段所提答證8說明函內容，艾麗雅公司表示係協助參加人申請登記商標，日後再移轉予參加人，然艾麗雅公司直至解散清算完結，並未移轉予參加人，自難認屬善意而無仿襲意圖。二、聲明：駁回原告之訴。　　　　肆、參加人陳述及聲明：　　一、除援引被告答辯外，補充陳述如下：參加人於101年起為深耕臺灣市場引進芙婷寶（FEMARELLE）系列商品，時常並列F EMARELLE、DT56a作為商品識別標識，於系爭商標申請註冊前，已有將據以評定商標作為商標使用之事實。參加人與艾麗雅公司間具經銷關係，經銷合約第17.1條明確約定「與FE MARELLE系列商品有關之所有智慧財產權均專屬於參加人」，參加人並未同意或授權艾麗雅公司申請系爭商標註冊。艾麗雅公司既無法依經銷合約第3.5、3.6條約定提出其於申請註冊前提供申請文件予參加人，抑或於獲准註冊時，以書面通知參加人，並向參加人提交官方核准文件副本，且於申請註冊階段提出之說明函中載明日後均須轉讓予參加人，惟至解散清算完結時，仍未移轉予參加人，反移轉予原告，難認屬善意而無仿襲意圖。參加人未同意或授權系爭商標之註冊，於發現艾麗雅公司擅自申請系爭商標等4個商標註冊時，曾向原告表達抗議要求改正，原告僅移轉「芙嘉寶」商標，後續就參加人之請求虛與委蛇，顯屬惡意妨害我國交易公共秩序並造成消費者混淆誤認，參加人為促進消費者辨識商品來源，保護企業商譽，提起本件評定解決紛爭。二、聲明：駁回原告之訴。　　　　　　伍、爭點（本院卷第178頁）：　　　系爭商標之註冊有無商標法第30條第1項第12款本文規定不得註冊之情形？　　陸、本院判斷：一、依商標法第30條第1項第12款本文規定，商標有相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。其立法意旨為：⒈本法除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序之功能。本此意旨，將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。⒉至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷。二、參加人於系爭商標申請註冊前有先使用之事實：　㈠依參加人於評定階段提出之證據4照片，可見會議現場海報標示「Femarelle（DT56a）」與「醫藥級保健食品植物性複方類雌激素調節劑」商品照片，該照片與被告查得西元2012年 11月19日Femarelle臉書網頁所示照片（乙證1卷第157頁）相同，可知參加人101年11月間有實際使用據以評定商標字樣於更年期保健食品。再觀諸被告查得西元2013年6月27日鉅亨網報導（即原證3）、同年月28日yahoo!新聞報導（即原證4），於報導大統生技代理進口以色列即參加人之女性更年期保健食品芙婷寶時，將據以評定商標字樣與「芙婷寶」商標並列呈現，亦可佐證參加人於102年間已將據以評定商標使用於更年期保健食品。堪認參加人於系爭商標105年8 月12日申請註冊前，有將據以評定商標使用於更年期保健食品之事實。　㈡原告主張前揭證據不足使相關消費者認識DT56a為參加人使用之商標云云。然參佐原告所提答證8（即原證5）自承據以評定商標字樣係參加人於西元2003年間所研發之複合配方，在參加人產製及銷售前，並非任何複方之通稱，亦非同業必須或通常用以說明商品或服務之相關特性文字，具有商標識別性，常與Femarelle或芙婷寶並列，足以表彰艾麗雅公司代理銷售之商品來源等情（本院卷第61至63頁），且由商品行銷資料中可知商品係由以色列進口，並非由原告或其前手所產製，前揭證據可佐證參加人於系爭商標申請註冊前有先使用之事實，原告主張不可採。　三、系爭商標與據以評定商標相較，二者均由相同之外文及數字「DT56a」所構成，以具有普通知識經驗之消費者於購買時施以普通之注意，極可能誤認二者來自同一來源，應屬構成相同之商標。四、系爭商標指定使用之「營養補充品」商品，與據以評定商標實際先使用之更年期保健食品相較，二者同屬營養補充商品，於功能、用途、材料、產製者、行銷管道或場所及消費族群等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成高度類似之商品。五、本件應有商標法第30條第1項第12款本文規定之適用：　㈠參加人於系爭商標申請註冊前，有先使用據以評定商標於更年期保健食品之事實，已如前述。而由參加人所提證據6、7 與GUTCO簽訂之獨家經銷合約、艾麗雅公司承受GUTCO前開經銷契約權利義務之合約，可知參加人與GUTCO係於西元2012 年6月26日就FEMARELLE系列商品簽訂經銷契約，艾麗雅公司則於西元2013年9月27日承受GUTCO上開經銷契約之所有權利義務，參加人與艾麗雅公司間具經銷關係，艾麗雅公司顯係因業務往來關係而知悉據以評定商標之存在。再徵以參加人否認同意艾麗雅公司註冊系爭商標，依艾麗雅公司答證8（即原證5）意旨係為經銷參加人營養補充商品必要而註冊系爭商標，日後需轉讓予參加人（本院卷第62至63頁），然直至解散清算完結艾麗雅公司並未移轉商標權。又原告自承繼受取得系爭商標（本院卷第29至30頁），理應概括承受系爭商標之權益及瑕疵（最高行政法院91年度判字第1382號行政判決意旨參照），卻於經銷關係終止已無以系爭商標推廣行銷參加人商品必要之情況下，以經銷合約糾紛為由，對於參加人移轉系爭商標之要求置之不理。綜觀上情，實難認系爭商標之註冊屬善意而無仿襲意圖，本件應有商標法第30條第 1項第12款本文規定之適用。㈡原告主張艾麗雅公司依經銷合約第3.2、3.3、7.1條約定註冊系爭商標，為行銷商品所必要，係屬善意而無仿襲意圖。原告係以艾麗雅公司唯一股東地位繼受取得系爭商標（即公司清算資產），並非基於艾麗雅公司意定轉讓，本件為經銷合約糾紛，與商標法第30條第1項第12款規定無關。參加人提出本件商標評定構成權利濫用且有違誠信原則云云，並提出答證8（即原證5）、答證12至14（即原證6）為證。然查：　⒈答證8（即原證5）係艾麗雅公司於系爭商標申請註冊階段回應被告核駁理由先行通知書之說明函，其意旨係為經銷參加人營養補充商品必要而註冊系爭商標，日後需轉讓予參加人，惟迄至經銷合約終止後，系爭商標均未轉讓予參加人，實難認屬善意而無仿襲意圖，已如前述。且觀諸參加人所提經銷合約（證據6）之第3.2、3.3條約定記載商品之註冊/登記應以經銷商（按即艾麗雅公司）名義為之，經銷商取得獨家經銷權、商品進口、行銷、經銷之註冊∕登記程序應由經銷商負責等事項；第7.1條記載經銷商應確保商品包裝之文字等內容符合相關法令規定，均未就系爭商標之申請權或權利歸屬為約定，依前述契約內容，並無法得知參加人是否同意艾麗雅公司申請註冊系爭商標。再徵以經銷合約第17.1條係約定與FEMARELLE系列商品有關之智慧財產權均屬於參加人，參加人亦提出證據12之電子郵件堅詞否認同意或授權艾麗雅公司申請系爭商標註冊（本院卷第114至116頁、第196至1 98頁），原告就參加人知悉並同意系爭商標之註冊乙情復未提出具體事證，僅以參加人依經銷合約及增補條款而有持續供貨之事實，以及系爭商標於經銷合約期間如答證12至14（即原證6）所示使用情形，尚不足以推斷系爭商標之註冊已獲參加人同意，而為有利原告之論據。　⒉依答證8（即原證5）之意旨，系爭商標既係為經銷參加人營養補充商品之目的而為申請註冊，於經銷合約終止後，已無以系爭商標推廣行銷參加人商品必要，參加人為維護據以評定商標之商標權，並避免相關消費者將二者商標誤認為相同或關聯之商品來源，依前揭商標法第30條第1項第12款規定提起本件評定，難認有原告所謂專為損害他人為目的之權利濫用或違反誠信原則情事，原告主張不足採。柒、綜上所述，系爭商標有商標法第30條第1項第12款本文規定不得註冊之情形，原處分合法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。捌、本件事證已明，當事人其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。玖、結論：本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2 條，行政訴訟法第98條第1項前段規定，判決如主文。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日　　智慧財產第一庭　　審判長法官　汪漢卿　　法官　蔡惠如　　法官　陳端宜以上正本係照原本作成。一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。得不委任律師為訴訟代理人之情形所需要件㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人 1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳祉瑩

2024-11-01

IPCA-113-行商訴-19-20241101-2

民著上

智慧財產及商業法院

排除侵害著作權行為等

智慧財產及商業法院民事判決 111年度民著上字第21號上訴人即被上訴人黃詩斐訴訟代理人高宥翔律師陳湧玲律師被上訴人即上訴人鄭姵萱訴訟代理人蕭雄淋律師胡中瑋律師上列當事人（下均省略稱謂）間請求排除侵害著作權行為等事件，當事人對於中華民國111年9月30日本院110年度民著訴字第109 號第一審判決各自提起上訴，本院於113年9月18日言詞辯論終結，判決如下：主文一、原判決關於命鄭姵萱不得重製、改作、散布、公開口述「茶道：將茶席裡的美，擴及日常生活的每個角落（ISBN：978- 986-5536-47-3）」書籍中之文字部分；命鄭姵萱應於FACEB OOK之個人網站、粉絲團置頂刊登內容如原判決附表二之一所示「澄清啟事」刊登72小時部分，暨訴訟費用之裁判均廢棄。二、上開廢棄部分，黃詩斐在第一審之訴駁回。三、黃詩斐之上訴駁回。四、第一、二審訴訟費用由黃詩斐負擔。　　　　　　事實及理由甲、程序方面：按第二審訴之變更或追加，非經他造同意不得為之，但請求之基礎事實同一，擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第1、3款定有明文。黃詩斐就原審判決以「茶道：跟著做就上手的第一本日本文化美學解析書（ISBN：978-986-90456-8-1）」書籍（下稱系爭書籍1）為兩造共同創作以及「澄清啟事」刊登內容表示不服，上訴請求廢棄改判鄭姵萱不得重製、改作、散布、公開口述系爭書籍1及「茶道：將茶席裡的美，擴及日常生活的每個角落（ISBN：978-986-5536-47-3）」書籍（下稱系爭書籍2）文字部分，應於鄭姵萱個人網站（網址：http://www.facebook.com/鄭萱萱）、粉絲團（網址： http://www.facebook.com/宗萱茶道學苑）及粉絲團（網址：https://weibo.com/u/5444549296）刊登原審判決附表二內容（卷一第47至48頁），於訴訟進行中減縮聲明、變更刊登內容並撤回假執行聲請（卷二第411至412頁、卷三第32頁），確定聲明如下所述（卷五第139至140頁），核符前揭規定，應予准許。乙、實體方面：　　　壹、黃詩斐主張：一、鄭姵萱於民國102年間向黃詩斐提出共同出版有關日本茶道文化書籍之想法，因黃詩斐當時身為鄭姵萱所創立之日本茶道研習社團成員，出於對日本茶道文化之熱誠，便同意著手創作出版系爭書籍1，過程中鄭姵萱僅協助拍攝有關日本茶道動作及用茶道具擺放手法等照片，從未貢獻任何關於文字之著作或文章，系爭書籍1文字部分皆為黃詩斐一人創作。鄭姵萱於印刷系爭書籍1前，曾向黃詩斐表示幸福文化出版社（下稱幸福出版社）編輯稱單一作者較能增加公信力，即逕向幸福出版社提議將黃詩斐列為協力編輯，黃詩斐遲至系爭書籍1出版後，方知未列名作者，因當時社會歷練尚淺且鄭姵萱為日本茶道界在臺前輩，致未於法律規定時效內主張權利。惟鄭姵萱於110年4月份竟在未告知黃詩斐情形下，僅更換書名、封面及排版方式，以幾乎與系爭書籍1相同之文字內容，再次出版系爭書籍2，甚至將黃詩斐原列為協力編輯之角色移除，試圖抹滅黃詩斐與系爭書籍1僅存之關聯，侵害黃詩斐就系爭書籍1之著作財產權及著作人格權。二、黃詩斐為系爭書籍1之唯一著作人，不應以證人張碧珠證詞認定鄭姵萱為共同著作人，縱認系爭書籍1為共同著作，鄭姵萱亦無理由在未經黃詩斐同意情形下，逕自出版系爭書籍 2。鄭姵萱在系爭書籍1創作過程中有向黃詩斐提出願意共享版稅，但沒有達成明確約定，系爭書籍1出版後雙方因創作及其他種種因素相互不悅並斷絕聯絡，鄭姵萱為避免著作權等相關爭議自行匯版稅款，黃詩斐當時已不想與鄭姵萱有任何聯繫，且受領報酬並無理虧便未將款項退回。黃詩斐從未與鄭姵萱有所謂出資受聘創作系爭書籍1之情況。爰依著作權法第84條及第85條第2項規定，請求防止侵害及回復名譽。　　　　貳、鄭姵萱答辯：一、在系爭書籍1出版前，鄭姵萱已取得專任講師（茶名「宗萱」）及助教授等資格，乃計畫於103年即學習茶道滿20年時出版有關日本傳統文化之系列書籍，因平日從事茶道教學、演講及展演等事務繁忙，並經營茶道教室，無暇撰寫，遂擬以口述並委請學生即黃詩斐代筆文字部分（即將鄭姵萱口述、授課內容轉譯或轉為文字）等方式進行。雙方原約定黃詩斐報酬為系爭書籍1版稅之三成，後改為四成，均經結算給付。109年5月間幸福出版社告知想重新編排系爭書籍1出版，但因原編輯離職交接問題致檔案資料不見，故幸福出版社找日本編輯全部重新繕打出版系爭書籍2，兩本書籍實質相同，黃詩斐於系爭書籍1出版7年後反悔提起本件訴訟，鄭姵萱深感錯愕難以接受。二、系爭書籍1是鄭姵萱出資聘請黃詩斐代筆完成，鄭姵萱為唯一著作人，幸福出版社簽約對象係鄭姵萱而非黃詩斐，黃詩斐僅為協力者。倘不認本件係鄭姵萱出資聘請黃詩斐完成系爭書籍1之法律關係，雙方亦早有以「鄭姵萱掛名著作人，黃詩斐掛名協力編輯」長期出版之合意，系爭書籍2版權頁未載「協力編輯黃詩斐」，幸福出版社希望補救疏失，遭黃詩斐表示不希望其名字以協力編輯名義放在系爭書籍2版權頁中，逕自提出本件訴訟，無理要求不能出版系爭書籍1、2 ，致鄭姵萱已支付至少新臺幣977萬1,929元鉅額費用付諸流水，黃詩斐顯係以損害鄭姵萱為主要目的提出訴訟，其行使權利明顯悖於誠實信用方法，應屬權利濫用行為，且鄭姵萱已時效取得系爭書籍1之著作財產權，自得出版系爭書籍2，並無不法侵權行為。　　　參、原審判決鄭姵萱不得重製、改作、散布、公開口述系爭書籍 2之文字部分。鄭姵萱應於FACEBOOK之個人網站、粉絲團（網址：http://www.facebook.com/宗萱茶道學苑）置頂刊登内容如原審判決附表二之一所示「澄清啟事」刊登72小時，並駁回黃詩斐其餘之訴及假執行之聲請。兩造均有不服，各自提起上訴。黃詩斐上訴聲明：㈠原判決關於命鄭姵萱應於 FACEBOOK之個人網站、粉絲團置頂刊登内容如原審判決附表二之一所示「澄清啟事」刊登72小時部分，及假執行駁回部分暨訴訟費用之裁判均廢棄。㈡上開廢棄部分，鄭姵萱應於F ACEBOOK之個人網站、粉絲團（網址：http://www.facebook .com/宗萱茶道學苑）置頂刊登判決主文及內容72小時。鄭姵萱答辯聲明：黃詩斐上訴駁回。鄭姵萱上訴聲明：㈠原判決不利鄭姵萱部分廢棄。㈡上開廢棄部分，駁回黃詩斐第一審之訴。黃詩斐答辯聲明：鄭姵萱上訴駁回。肆、爭點（卷五第141頁）：一、黃詩斐依著作權法第84條規定請求排除、防止侵害如原審聲明第一項所示，有無理由？　二、黃詩斐依著作權法第85條第2項規定請求回復名譽如上訴聲明第二項所示，有無理由？　　伍、得心證理由：　　黃詩斐主張系爭書籍1文字部分皆為其所創作，為系爭書籍1 之唯一著作人，並未與鄭姵萱有所謂出資受聘創作系爭書籍 1之情況，鄭姵萱於110年4月間未經黃詩斐同意出版系爭書籍2，侵害黃詩斐就系爭書籍1之重製權及姓名表示權等情；鄭姵萱否認並辯稱：系爭書籍1之文字部分乃鄭姵萱出資聘請黃詩斐代筆，著作人為鄭姵萱，黃詩斐就系爭書籍1無重製權及姓名表示權，系爭書籍2無侵害該等權利可言。經查：一、系爭書籍1之著作人為鄭姵萱：　㈠系爭書籍1內容由黃詩斐提出之甲證1、甲證3、甲證6、甲證7 、甲證8、甲證9、甲證10、甲證17、甲證18可佐證黃詩斐確有撰寫系爭書籍1文字部分內容。然依鄭姵萱所提乙證2、乙證9、乙證58、乙證59、乙證60、乙證62、乙證63、乙證64 、乙證65、乙證66、乙證70、乙證125、乙證126、乙證130 ，可佐證鄭姵萱確有參與系爭書籍1圖文內容之呈現與表達，參以黃詩斐亦稱乙證58至67之資料為系爭書籍1第四章節部分，且於撰寫文字註解後，都會提供予鄭姵萱確認（卷二第413頁）；於甲證15刑案偵查中，黃詩斐亦不否認系爭書籍1文字內容有請鄭姵萱過目、審閱後提供修正意見（乙證7 2，卷二第272頁），依鄭姵萱所提前揭事證確就系爭書籍1 之圖文內容為最終修改及定稿，堪認鄭姵萱及黃詩斐均有參與系爭書籍1整體創作之表達，黃詩斐主張其為系爭書籍1之唯一著作人，顯非事實，並不可採。㈡鄭姵萱辯稱當時學習茶道近20年，欲出版日本傳統文化相關書籍，因事務繁忙無暇撰寫系爭書籍1，乃出資聘請學生黃詩斐代筆，與黃詩斐及幸福出版社均有以其為系爭書籍1著作人之共識，僅由其1人與出版社簽訂出版合約，系爭書籍1 內容均以其第一人稱所撰寫，相關開銷及支付予黃詩斐之報酬均由其支付，書籍封面載明「鄭姵萱著」，版權頁記載「作者/鄭姵萱」、「協力編輯/黃詩斐」，其為系爭書籍1唯一著作人等情，提出乙證1、乙證3、乙證4、乙證6、乙證7 、乙證8、乙證12、乙證14、乙證15、乙證21、乙證25、乙證28、乙證29、乙證38、乙證39、乙證40、乙證47、乙證52 、乙證53、乙證54、乙證55、乙證56、乙證57、乙證68、乙證69、乙證71、乙證84、乙證85、乙證86至89為證，堪認鄭姵萱係以自己為著作人之意思出資聘請黃詩斐代筆撰文，並向幸福出版社提出企劃書、簽訂出版契約，出版著作人為鄭姵萱之系爭書籍1，鄭姵萱辯稱其為系爭書籍1之著作人，應屬有據。　㈢黃詩斐雖否認為受聘創作系爭書籍1之情況，提出甲證16稱因出版事宜而相互不悅斷絕聯絡，於系爭書籍1出版後方知未列名作者云云。然查：　⒈觀諸乙證12所示系爭書籍1之出版合約僅鄭姵萱1人簽約；乙證6可知責任編輯曹馥蘭所提黃詩斐在版權頁的名稱為「文字編輯」，並經兩造收受電子郵件，黃詩斐表示贊同；乙證 56、乙證8所示新書資料卡係由黃詩斐處理，其上作者即為鄭姵萱；乙證57中黃詩斐於電子郵件中向鄭姵萱表示「因為馥蘭姐建議初心者的部分主角要與作者相同所以都是以老師為主」等語；乙證68中黃詩斐填寫封面內摺頁作者為鄭姵萱之介紹文字內容電郵予曹馥蘭；乙證69曹馥蘭以電郵寄予鄭姵萱，副知黃詩斐，封面、封底及內摺頁，作者皆為鄭姵萱；乙證77所示黃詩斐對於系爭書籍1在FB按讚，並無異議；乙證100至116可知系爭書籍1出版後兩造仍有聯繫往來，參與上課及相關活動，並有代筆酬勞相關對話；乙證4黃詩斐電郵以「老師的書」為抬頭；甲證7資料夾名稱以「萱老師的書」登載；乙證28中曹馥蘭電郵鄭姵萱及黃詩斐，告知鄭姵萱的新書與廠商合作備忘錄之情形；乙證29所示黃詩斐電郵曹馥蘭提示「附件為推薦序與作者序中希望使用的照片（鄭老師的準教授證書）」；乙證38可知係鄭姵萱提出書籍企劃書；乙證39可知系爭書籍1全書內容皆以鄭姵萱為第一人稱。綜觀前揭事證，黃詩斐於系爭書籍1完成出版前，知悉鄭姵萱為系爭書籍1著作人，並配合鄭姵萱及幸福出版社，以鄭姵萱為第一人稱即著作人之表達方式，代筆撰寫系爭書籍1，處理相關行政事宜，於系爭書籍1出版後，仍有聯繫往來並收受代筆報酬情形。　⒉證人張碧珠證稱當時聽鄭姵萱講過黃詩斐剛好那時候沒有工作，所以找她一起幫忙撰寫系爭書籍1等語（原審卷三第125 頁）；證人即責任編輯曹馥蘭證述當初第一次見面，鄭姵萱有帶著黃詩斐一起開會，覺得這本書不錯，所以簽約出版這本書，誰是作者就跟作者簽約，簽回來合約書上作者就是鄭姵萱，版權頁有參與的人會放上去，是對於他們的尊重，一本書印刷出版需經過校稿、打樣、交付確認無誤再交印刷，這期間並無任何問題，為何幾年後才有爭執，伊已離職等語（卷五第20至21頁），參以黃詩斐於甲證15刑案偵查中自承系爭書籍1之文字內容有請鄭姵萱過目、審閱後提供修正意見（乙證72，卷二第272頁）；陳稱有收到版稅四成，因為有寫系爭書籍1，是應該要給的錢等語（乙證72，第272頁；乙證73，卷二第281頁）；於乙證16譯文中可見黃詩斐對於鄭姵萱所述轉帳系爭書籍1版稅四成乙節表示認同（原審卷三第105頁）等情以觀，系爭書籍1係由鄭姵萱找黃詩斐協助代筆撰文，自出版社簽約至實際印刷出版系爭書籍1之作者均係鄭姵萱，期間兩造間並無著作人之爭議，黃詩斐確係配合鄭姵萱出書，且知悉收受款項為鄭姵萱以部分版稅支付之代筆報酬。　⒊依上所述，黃詩斐於系爭書籍1完成出版前，知悉鄭姵萱為系爭書籍1著作人，並配合鄭姵萱及幸福出版社，以鄭姵萱為第一人稱即著作人之表達方式，代筆撰寫系爭書籍1，處理相關行政事宜，於系爭書籍1出版後，仍有聯繫往來並收受代筆報酬情形，鄭姵萱所辯出資聘請黃詩斐代筆撰文等情並非無據，應屬可採，尚難僅憑黃詩斐於系爭書籍1完成出版將近7年之後，就鄭姵萱欲處理乙證5所示系爭書籍2肖像權爭議之甲證8通話錄音中，黃詩斐敘及列名作者未果（原審卷三第85頁），或甲證16之兩則未提及因何事相互不悅之電話訊息，遽為不利鄭姵萱之認定。㈣著作權法第10條規定：「著作人於著作完成時享有著作權。但本法另有規定者，從其規定」；同法第12條第1項規定：「出資聘請他人完成之著作，除前條情形外，以該受聘人為著作人。但契約約定以出資人為著作人者，從其約定」。依前所述，系爭書籍1係由鄭姵萱出資聘請黃詩斐代筆撰文，兩造均有參與系爭書籍1整體創作之表達，且依前揭事證，鄭姵萱係以自己為著作人之意思出資聘請黃詩斐代筆撰文，並向幸福出版社提出企劃書、簽訂出版契約，黃詩斐於系爭書籍1完成出版前，知悉鄭姵萱為系爭書籍1著作人，並配合鄭姵萱以鄭姵萱為第一人稱即著作人之表達方式，代筆撰寫系爭書籍1，且於系爭書籍1出版後收受代筆酬勞，期間並無著作人之爭議，依民法第161條第1項規定，可認兩造就系爭書籍1著作人為鄭姵萱之約定，已有意思實現之事實，當有著作權法第12條第1項但書規定之適用，鄭姵萱為系爭書籍1 之著作人，依著作權法第10條規定，享有系爭書籍1之著作權。二、系爭書籍2之著作人為鄭姵萱：　　　　　　　系爭書籍2為系爭書籍1之改版，文字部分內容實質上相同等情，兩造並不爭執（原審卷一第16頁，卷五第74頁），並有甲證2、乙證35、乙證36、乙證93、乙證94可資參佐。系爭書籍1之著作人為鄭姵萱，鄭姵萱有權將之改版為系爭書籍2 ，且依乙證11封面及版權頁所載，系爭書籍2之著作人即為鄭姵萱，堪認鄭姵萱享有系爭書籍2之著作權。三、系爭書籍1、2之著作人為鄭姵萱，依著作權法第10條規定，享有系爭書籍1、2之著作權，已如前述。黃詩斐並非系爭書籍1之著作人，其以系爭書籍1著作人地位，主張依著作權法第84條、第85條第2項規定，請求鄭姵萱不得重製、改作、散布、公開口述系爭書籍1及系爭書籍2，並於鄭姵萱前揭FA CEBOOK之個人網站、粉絲團置頂刊登澄清啟事或判決云云，均屬無據，不應准許。陸、綜上所述，鄭姵萱為系爭書籍1、2之著作人，黃詩斐依著作權法第84條、第85條第2項規定，請求鄭姵萱就系爭書籍1、 2語文著作不得重製、改作、散布、公開口述；鄭姵萱應在前揭FACEBOOK之個人網站、粉絲團置頂刊登前述澄清啟事或判決，洵屬無據，不應准許。原審就上開不應准許之其中命鄭姵萱不得重製、改作、散布、公開口述系爭書籍2中之文字部分；鄭姵萱應於前揭FACEBOOK之個人網站、粉絲團頂刊登內容如原審判決附表二之一所示澄清啟事部分，為鄭姵萱敗訴之判決，尚有未洽。鄭姵萱上訴論旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，爰由本院將原判決此部分廢棄，改判如主文第二項所示。又上開不應准許之其中刊登澄清啟事部分，黃詩斐上訴意旨指摘刊登內容不當，求予廢棄改判刊登判決主文及內容，為無理由，應予駁回。柒、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所舉證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。捌、據上論結，本件鄭姵萱之上訴為有理由，黃詩斐之上訴為無理由，依110年12月10日修正施行之智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第449條第1項、第450條、第78條規定，判決如主文。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日　　智慧財產第一庭　　審判長法官　汪漢卿　　法官　蔡惠如　　法官　陳端宜以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳祉瑩附註：民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

2024-10-30

IPCV-111-民著上-21-20241030-1

民他上更四

智慧財產及商業法院

損害賠償

智慧財產及商業法院民事判決 111年度民他上更四字第1號原告福懋油脂股份有限公司法定代理人許逸群（即晉昇投資有限公司指定代表人）訴訟代理人甘龍強律師被告大統長基食品廠股份有限公司法定代理人高健恆被告高振利温瑞彬周昆明共同訴訟代理人李永裕律師複代理人黃文欣律師王怡茹律師上列當事人間請求侵權行為損害賠償事件，原告提起刑事附帶民事訴訟（本院103年度重附民字第1號），經最高法院第4次發回更審，本院於113年9月18日言詞辯論終結，判決如下：主文一、被告高振利、温瑞彬、周昆明應連帶給付原告新臺幣貳仟伍佰肆拾玖萬柒仟壹佰玖拾伍元，及自民國一百零三年六月十七日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。二、被告大統長基食品廠股份有限公司應分別與被告高振利、温瑞彬、周昆明連帶給付原告新臺幣貳仟伍佰肆拾玖萬柒仟壹佰玖拾伍元，及自民國一百零三年六月十七日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息；其中任一被告已為給付，其餘被告於給付範圍內免給付義務。三、第一項與第二項所命給付，如其中一項之被告已為給付時，另一項之被告於該已給付範圍內免給付義務。四、原告其餘之訴駁回。　　五、本審及發回前第三審訴訟費用（除確定部分外）由被告連帶負擔百分之八十五，餘由原告負擔。六、本判決所命給付部分，於原告以新臺幣捌佰伍拾萬元供擔保後得假執行。但被告如以新臺幣貳仟伍佰肆拾玖萬柒仟壹佰玖拾伍元預供擔保，得免為假執行。七、原告其餘假執行聲請駁回。　　事實及理由甲、程序方面壹、原告法定代理人原為黃勳高，於本院104年度民他上更㈠字第 1號（下稱更一審）審理時，變更為茂生飼料股份有限公司，指定代表人許忠明，並經具狀聲明承受訴訟（更一審卷第 227至233頁）。於審理中法定代理人再變更為晉昇投資有限公司，其指定代表人亦為許忠明，嗣又改派許逸群為指定代表人，有原告陳報狀及準備書狀、公司登記資料、指派書、改派書、臺灣證券交易所網站重大訊息網頁等在卷可稽，並經具狀聲明承受訴訟（本院107年度民他上更㈡第1號，下稱更二審，卷第55至61頁、第69至72頁、第121至123頁；本院 109年度民他上更㈢字第1號，下稱更三審，卷一第148頁、第 157至161頁；本院111年度民他上更四字第1號，下省略案號，卷二第317至349頁），核無不合，予以准許。貳、被告以本院103年度刑智上易字第13號（下稱系爭刑案）就原告部分犯罪事實未經起訴，且原告購買之橄欖油及葡萄籽油與系爭刑案判決認定之油品不相同，辯稱原告並非系爭刑案判決之被害人，無從提起本件刑事附帶民事訴訟云云（卷二第234至242頁，即程序爭點一）。然觀諸系爭刑案判決事實一之㈠、㈢及理由二之㈡、㈣內容（本院103年度重附民字第1 號，下稱附民審，第134頁及其反面、第135頁反面至136頁、第140至141頁、第141頁反面至143頁），被告大統長基食品廠股份有限公司（下稱被告公司）攙雜其他油品販售「純橄欖油（194公斤）」、「純橄欖油（192公斤）」、「葡萄籽油（194公斤）」產品予不知情之原告，原告屬系爭刑案檢察官起訴書犯罪事實所載不知情而購買之廠商，因被告犯罪行為受害之部分為系爭刑案起訴效力所及，為該案被告犯罪之被害人。且經本院調取系爭刑案案卷，有關被告公司供應原告純橄欖油（194公斤）、純橄欖油（192公斤）、葡萄籽油（194公斤）產品部分之犯罪事實，經臺灣彰化地方檢察署檢察官於民國102年11月11日系爭刑案一審審理時，在1 02年度蒞字第6377號補充理由書附表明確列載，被告辯護人並於同年月28日審判期日，就此部分為被告辯護（臺灣彰化地方法院102年度矚易字第1號卷一第311頁及其反面、第312 頁、第314頁、第321頁、第323頁，卷二第178至179頁），並無被告所謂原告部分犯罪事實未經起訴、原告購買之油品與系爭刑案判決認定油品不同等情節，被告所辯不可採。參、被告辯稱原告提起刑事附帶民事訴訟係請求封存及回收、支付回收運費、經銷商要求賠償、認證撤銷、其他合格油品受牽連而遭退貨或交易不成、退出小包裝油品市場、業務縮減機器設備閒置之損害，嗣於言詞辯論期日撤回上述請求，改為請求差價，其性質應屬訴之變更，即撤回原訴，請求就新訴為裁判之意，然民事訴訟法關於訴之變更追加規定，並未在刑事訴訟法第491條規定準用範圍，刑事訴訟之第二審程序中，並無得為訴之變更追加之規定，亦無準用刑事訴訟法第265條規定餘地，原告變更之訴不合法云云（卷二第243至 244頁，即程序爭點二）。然民事訴訟法第255條關於訴之變更、追加之限制規定，於附帶民事訴訟，雖不在刑事訴訟法第495條所載應行準用之列，惟此要屬民事訴訟程序上之當然法理，法院審理附帶民事訴訟，自非不可予以援用（最高法院29年附字第160號刑事裁判要旨可資參照）。本件原告主張其因被告之詐欺行為受有損害，爰依侵權行為之法律關係，請求被告等連帶負損害賠償責任，惟就損害賠償之計算方式，先主張其因封存、回收油品、遭經銷商要求賠償扣款等所造成之損害共計新臺幣（下同）2,508萬6,876元，其後變更為其欲購買純橄欖油及純葡萄籽油，經被告攙雜其他較低廉之沙拉油或葵花油等油品，所造成純油及混油之差價損失共3,830萬6,793元，核未變更訴訟標的，僅係更正事實上之陳述及擴張訴之聲明，並非訴之追加，被告抗辯原告訴之追加不合法，並不可採。又原告於本院審理時就本件侵權行為法律關係，依據民法第184條第1項後段及第2項規定為主張（卷一第251至255頁），縱認原告於附民審至更三審審理時未就民法第184條之條項明確主張，亦符民事訴訟法第255 條第1項第2款請求基礎事實同一之規定，附此敘明。乙、實體方面壹、原告主張：原告於96至102年間向被告公司購買之橄欖油及葡萄籽油，攙雜其他較低廉之沙拉油或葵花油等油品，冒充為純橄欖油及純葡萄籽油（下稱系爭油品），致原告受有以全部交易期間，各種油品價格平均價計算之價差損失3,000 萬元。被告高振利、温瑞彬、周昆明（下省略稱謂，合稱高振利等3人）共犯詐欺罪，經系爭刑案判決有罪確定，為共同侵權行為人，温瑞彬、周昆明為被告公司之受僱人，其執行職務，不法侵害原告權利，高振利時任被告公司董事長即公司負責人，其執行公司業務，違反食品衛生管理法與刑法規定，致原告受有損害，原告自得於系爭刑案附帶提起民事訴訟請求賠償，爰依民法第185條、第184條第1項後段及第2 項、第188條第1項、公司法第23條第2項規定，請求被告連帶賠償損害等情。並為聲明：高振利等3人應連帶給付原告 3,000萬元及自103年6月17日起至清償止，按年息百分之五計算之利息。被告公司應分別與高振利等3人連帶給付原告 3,000萬元及自103年6月17日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息；其中任一人已為給付，其餘被告於已為給付範圍內免給付義務。第一項與第二項所命給付，如其中一項之被告已為給付時，另一項之被告於該已給付之範圍內免給付義務。原告願供擔保，請准宣告假執行（原告原聲明請求給付3,830萬6,793元，於最高法院108年度台上字第978 號民事判決第三次發回後，本件金額部分之審理範圍為3,00 0萬元，原告逾此範圍之請求業經判決敗訴確定）。貳、被告則以：原告購買之系爭油品係無外包裝之大桶裝橄欖油，並無虛偽標記100％純橄欖油、100％純葡萄籽油，非屬系爭刑案判決所認定受詐欺之被害人，高振利等3人被訴詐欺，固據系爭刑案判決有罪確定，然該案認定之事實，非當然拘束本件民事訴訟。依另案臺灣高等法院臺中分院106年度金上訴字第357號（下稱第357號刑案）判決內容，原告於系爭刑案案發前，已知悉被告公司販售混油，並非遭詐騙始購入系爭油品，且原告向被告公司購入系爭油品，均會經內部化驗部門進行檢驗，理應知情被告公司所交付者是否為純橄欖油或純葡萄籽油。原告為知情廠商，購入系爭油品後，予以分裝，出售予消費者，並未受有損害。原告迄未證明混油比例，亦未證明損害賠償金額計算之依據等語置辯。並為聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；如受不利判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。參、實體爭點（卷二第193頁）：一、原告依民法第184條第1項後段、同條第2項、第185條規定，請求被告負連帶損害賠償責任，有無理由？㈠原告向被告公司購入之油品為何？原告於購入油品時是否知悉為混油？㈡原告是否受有損害？若原告受有損害，其所受損害是否可具體計算？損害額為若干？二、原告依民法第188條及公司法第23條第2項規定，請求被告公司與高振利等3人賠償損害，有無理由？肆、得心證理由：一、被告有詐欺原告之侵權行為，應對原告負連帶損害賠償責任：　　㈠高振利前為被告公司董事長，温瑞彬、周昆明則受僱於大統公司，分別擔任調配室課長及調配作業員，均依高振利指示負責油品調製。高振利為降低被告公司製造「純橄欖油」之成本，以牟取不法財物，竟與温瑞彬、周昆明基於詐欺之意思聯絡，由高振利指示温瑞彬、周昆明以橄欖油為基底，再攙入葵花油、芥籽油、大豆油（一般通稱沙拉油，下稱沙拉油）等油類，並加入未經中央主管機關許可之添加物「銅葉綠素」之綠色色素調色方式，冒充為純橄欖油（實際含橄欖油比例約42％，惟其各批次混搭油品之比例可能因成本考量略做調整），以「純橄欖油（194公斤）」、「純橄欖油（1 92公斤）」之產品品項，銷售予原告，被告公司對原告96年至102年「純橄欖油（194公斤）」、「純橄欖油（192公斤）」銷售總金額為4,442萬4,603元。高振利等3人另基於詐欺之犯意聯絡，由高振利指示温瑞彬、周昆明於調製葡萄籽油之過程中，攙入所設定比例之葵花油及「銅葉綠素」色素，偽冒純葡萄籽油（實際含葡萄籽油比例約9％，其各批次混搭油品之比例可能因成本考量略做調整），以「葡萄籽油（ 194公斤）」品項，銷售予原告，被告公司對原告96年至102 年「葡萄籽油（194公斤）」銷售總金額為2,576萬9,292元之事實，業據檢察官提起公訴，並經系爭刑案判決罪刑確定在案（附民審卷第133至162頁），足認被告公司未告知原告其所販售之純橄欖油攙雜沙拉油、葡萄籽油亦攙雜葵花油，則原告主張受有純橄欖油與攙雜之橄欖油及純葡萄籽油與攙雜之葡萄籽油的差價損失，自屬有據。㈡民法第184條規定：「（第1項）因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。（第2項）違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限」；同法第185條規定：「（第1項）數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同。（第2項）造意人及幫助人，視為共同行為人」；同法第188條第1項規定：「受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任。但選任受僱人及監督其職務之執行，已盡相當之注意或縱加以相當之注意而仍不免發生損害者，僱用人不負賠償責任」；公司法第23條第2項規定：「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責」。本件依系爭刑案所示高振利等3人製造販賣予原告之油品攙偽假冒，所犯刑法詐欺取財罪、違反食品衛生管理法之罪等經判決有罪確定，自係以背於善良風俗之方法，加損害於原告，亦屬違反保護他人之法律，致原告受有純正油品與攙混油品差價之損失，原告主張依民法第 184條第1項後段及第2項、第185條規定請求高振利等3人負連帶損害賠償責任；温瑞彬、周昆明為本件犯罪行為時，為被告公司受僱人，因執行被告公司之職務，而為犯罪行為，被告公司應依民法第188條第1項規定與温瑞彬、周昆明負連帶損害賠償責任；高振利為本件犯罪行為時，為被告公司負責人，被告公司應依公司法第23條第2項規定與高振利負連帶損害賠償責任。而被告公司或高振利等3人因不同之法律關係負連帶賠償責任，惟給付目的相同，任一被告為給付即足填補原告之損害，為不真正連帶債務等情，亦屬有理。㈢被告辯稱系爭刑案係認定被告於產品外包裝上為「100％純橄欖油」或「100％純葡萄籽油」之標示，以此詐術欺騙不知情之原告，致其陷於錯誤而購買，而其證據為銷貨明細、調配記錄表及進貨明細表，然各該證據無法證明購買之油品為純油、或於產品外包裝上虛偽標示，使原告誤認為購得純油，原告引用高振利等3人之證詞及調配記錄表，均非原告購買之油品云云。然系爭刑案判決事實欄已記載供應予原告之油品為「純橄欖油（194公斤）」、「純橄欖油（192公斤）」、「葡萄籽油（194公斤）」等產品品項；於理由亦載明「又關於大統公司以橄欖油摻雜較低價之其他油品，冒充為純橄欖油於96年1月4日至102年9月16日將品名『純橄欖油（194 公斤）』、『純橄欖油（192公斤）』之商品銷售與福懋公司，其銷售總金額共計4,442萬4,603元部分，有被告大統公司銷售與福懋公司橄欖油之銷貨明細、調配記錄表3張、進貨明細表3 張附卷可稽（分別見臺灣彰化地方法院檢察署102年度偵字第8726號卷第64至72頁、本院103年度重附民字第1號卷第120至122頁、第126至128頁），而臺灣臺中地方法院檢察署102年度偵字第25759、26732號起訴書第12、13頁，已載明證人高振利、吳保俐之證詞供稱大統公司賣給福懋公司之橄欖油摻雜40％的葵花油，但高振利並未告知福懋公司有摻雜之事實。因此，被告對於福懋公司部分之犯行自屬本案檢察官起訴書犯罪事實一所載不知情而購買之廠商，因一部起訴效力及於犯罪事實全部，則福懋公司因被告犯罪行為受害之部分為本案起訴效力所及，福懋公司自屬本案被告犯罪之被害人」、「另查，關於大統公司以葡萄籽油摻雜較低價之其他油品，冒充為純葡萄籽油於96年1月4日至102年9月16 日將品名『純葡萄籽油（194公斤）』之商品銷售與不知情之福懋公司亦經被告高振利坦承，而其銷售總金額共計25,769 ,292元部分，有被告大統公司銷售與福懋公司葡萄籽油之銷貨明細、調配記錄表3張、進貨明細表2張附卷可稽（分別見臺灣彰化地方法院檢察署102年度偵字第8726號卷第64至72 頁、本院103年度重附民字第1號卷第123至124頁、第129至1 30頁），而大統公司及高振利並未告知福懋公司上情。因此，福懋公司自屬本案檢察官起訴書犯罪事實一所載不知情而購買之廠商，因一部起訴效力及於犯罪事實全部，則福懋公司因被告犯罪行為受害之部分為本案起訴效力所及，福懋公司自屬本案被告犯罪之被害人」（系爭刑案判決第4、6、16 、20至21頁，即附民審卷第134頁反面、135頁反面、140頁反面、142頁反面至143頁），並無被告所稱系爭刑案判決僅認定產品外包裝上為「100％純橄欖油」或「100％純葡萄籽油」標示之產品，且被告公司銷售予原告油品縱如原告油脂事業處處長林立中於第357號刑案調查時稱為空桶包裝（更三審卷一第307頁），然被告銷售時既表明所銷售者為純橄欖油、純葡萄籽油，其交付之油品攙有其他油品，原告即屬被告詐欺之被害人，被告所辯不足採。㈣被告辯稱林立中早已知悉被告公司出售之橄欖油並非純橄欖油，林立中於第357號刑案供述原告內部可以氣象分析儀檢驗脂肪酸分布組成來確認橄欖油是否為純橄欖油，高振利告知林立中出售非純油，林立中早已知悉被告公司出售之橄欖油並非純橄欖油，原告採購業務均由林立中執掌，其明知攙油之事，仍持續與被告公司交易，其法律效果自應歸於原告，原告並非不知情廠商，原告向西班牙進口之油品為「OLIV E POMACE OIL」(即橄欖果渣油），並非原告所稱之純橄欖油云云。然查：　⒈觀諸第357號刑案判決內容提及林立中親自決定添加混油於原告產品，高振利證述其僅認識林立中，並不認識原告公司其他人，亦未跟原告其他人講被告公司所供應之油品係添加葵花油、銅葉綠素等情，且原告於102年11月2日舉行記者會，並在證交所公開資訊觀測站發布重大訊息，提及就所受損害部分另向被告公司求償（更二審卷第199、201、202頁）。參以林立中在第357號刑案調查時稱伊不知道主管總經理、副總經理等人是否知道公司有長期向被告公司進口橄欖油使用，但大統長基事件爆發後，總經理許忠明、副總經理許逸群均曾問過伊，公司是否有向被告公司買進橄欖油、有沒有問題，伊回答有買且每批都有抽驗，抽驗結果都符合標準，公司內部是102年10月16日才知道被告公司的橄欖油並非100 ％純油。原告向被告公司進的貨售價都高於向西班牙、義大利進口原料的成本5％至10％，且被告公司的橄欖油味道都很刺鼻，伊才會認為被告公司賣給原告的橄欖油是純100％等語（卷二第46、49、53頁）。復佐以原告提出同時期從西班牙進口之純橄欖油單價每公斤90.87元，向被告公司購買橄欖油單價則為每公斤97元（計算單據及說明參更一審卷第175 至181頁），被告公司之橄欖油售價確有高於西班牙進口油品之情形。再徵諸被告公司及高振利於系爭刑案係辯稱所涉油品之售價較其他品牌便宜，其銷售並未取得不當對價，應不構成詐欺罪云云（系爭刑案判決第13頁，附民審卷第139 頁），倘原告知情，衡情被告當無不主張之理。綜觀上情，實難以被告所舉高振利於第357號刑案證述曾告知原告油脂事業處處長林立中所出售非純橄欖油，沒有跟原告講乙情（更三審卷一第337頁），即謂林立中早已知悉被告公司出售非純橄欖油，並以林立中執掌採購業務，逕將林立中知悉混油之法律效果歸屬原告，而為不利原告之推斷，被告所辯不足憑採。　⒉被告雖援引原告員工丁樑泉、林芳如、林立中在第357號刑案供述主張原告購入油品於內部會先進行檢驗，並非不知情廠商云云。然丁樑泉陳稱主要是脂肪酸的組成比例有無符合CN S標準，只要脂肪酸比例在CNS的範圍內就認定這是橄欖油，被告公司的油也一樣等語（更三審卷一第323頁）；林芳如陳稱102年10月31日之前伊知道被告公司的油都檢驗合格等語（更三審卷一第331頁）；林立中係陳稱公司內部氣象分析儀設備理論上是可以檢出橄欖油是否為純橄欖油，判斷是否為純橄欖油看脂肪酸組成及氣味，脂肪酸組成看哪一個數值要問丁樑泉，檢驗不純或有問題才會跟伊報告等語（更三審卷一第334頁），上開原告員工供述內容均未提及原告已因檢驗而知悉被告公司販售橄欖油有攙雜而非純橄欖油之事實，尚難逕為有利被告之認定。　⒊被告辯稱原告從西班牙進口之橄欖油非純橄欖油云云，提出維基百科關於「橄欖油」、「橄欖果渣油」之記載為證（更一審卷第184至188頁，卷一第413頁），然原告所謂純橄欖油係相對於調和橄欖油，即未攙混其他油品，被告所舉油品等級高低之說明與本件判斷無關。　　二、損害賠償金額之計算：　　　原告向被告公司購買純正油品，被告公司以攙混其他低價油品之系爭油品，假冒純正油品交貨，原告以受有純正油品與攙混油品價差之損失，主張依民法第213條第1項、第215條及第216條第1項規定請求被告連帶賠償損害（卷一第356至3 57頁），自屬有據。就損害賠償金額之計算審酌如下：　㈠原告提出向被告公司購買橄欖油之進貨明細表，96年至99年部分除於「供應商簡稱」欄載明為「大統長基」外，並有「驗收日期」、「異動別」、「驗收單號」、「料號」、「產品名稱」、「數量」、「單價」、「金額」及「訂單單號」等欄位；100年至102年部分，有「供應廠商：大統長基」、「單據日期」、「品名」、「數量」、「單位」、「單價」、「未稅金額」、「發票號碼」等欄位，均就各筆買賣交易明確記載（附民審卷第126至130頁），觀其時間跨度長，內容顯示交易細節，從形式觀之並無虛偽假造之情。而經核算橄欖油部分總價款為4,442萬4,603元（2,934萬1,447元＋1,5 08萬3,156元＝4,442萬4,603元)，葡萄籽油部分為2,576萬9, 292元(1,971萬8,339元＋605萬953元＝2,576萬9,292元)，其金額與系爭刑案判決所示金額互核相符，原告所提進貨明細表應可採為計算依據。　㈡高振利與被告公司職員吳保俐於102年11月5日，在臺灣臺中地方檢察署102年度他字第6386號食品衛生管理法案件偵查中作證，該偵訊筆錄後附有被告公司提出之歷史交易記錄表，其上有「品名」、「客戶簡稱」、「銷貨日期」、「銷貨單號」、「銷貨數量」、「單價」、「銷貨金額」、「本幣含稅金額」等欄位，並就各筆買賣交易明確記載（更三審卷二第55至107頁），觀其時間跨度長且內容顯示交易細節，從形式觀之並無虛偽假造之情，原告稱其上有關於沙拉油部分，其品名記載為「黃豆原油」、「一級油」（一級油加工部分則為原告公司委由被告公司加工之加工費，並非沙拉油買賣價款），並有關於葵花油部分之買賣交易紀錄，據以計算差價，對被告較為有利等情，業據原告提出計算式比較說明（卷二第220至221頁），是以被告公司所提歷史交易記錄表應可採為計算依據。　㈢依系爭刑案判決所示，就橄欖油部分認定被告以橄欖油為基底，再攙入葵花油、芥籽油、大豆油（一般通稱沙拉油）等油類，實際含橄欖油比例約42％，惟其各批次混搭油品之比例可能因成本考量略做調整；就葡萄籽油部分認定被告以少許葡萄籽油為基底，攙入葵花油，實際含葡萄籽油比例約9％，其各批次混搭油品之比例可能因成本考量略做調整（系爭刑案判決第3頁、第6頁，即附民審卷第134頁、135頁反面），原告因被告未提出系爭油品攙混比例及其成本，徵諸檢察官起訴書所載扣押物品清單中之調配記錄表所示橄欖油大抵以橄欖油與沙拉油調配；葡萄籽油大多以葵花油冒充（附民審卷第120至122頁，第123至125頁），主張橄欖油部分以橄欖油攙混沙拉油、葡萄籽油以葡萄籽油攙混葵花油，依系爭刑案判決所示調配比例，分別依前述進貨明細表及歷史交易記錄表資料計算混油價差，應屬有據，堪予採憑。　㈣依前揭資料計算如下：　⒈橄欖油部分：　⑴依原告提出之進貨明細表，總價款為4,442萬4,603元（如前所述），總重量為408,036公斤(247,908＋160,128＝408,036) ，平均每公斤為108.87元（4,442萬4,603元÷408,036＝108.8 7元，以下均計算至小數點下二位，其後四捨五入）。　⑵依被告公司提出之歷史交易記錄表，沙拉油總金額為3億9,18 2萬1,489元，總重量為10,450,377公斤（更三審卷二第64至 72頁、第87至88頁、第99至104頁品名「黃豆原油」、「一級油」部分資料加總），平均每公斤為37.49元（3億9,182 萬1,489元÷10,450,377＝37.49元）。　⑶依系爭刑案判決所示調配比例計算，系爭油品之橄欖油單價應為每公斤67.47元〔（108.87元×42％）＋（37.49元×58％）＝6 7.47元〕。又被告販售予原告之價格為每公斤108.87元，原告受有每公斤41.4元之差價損失（108.87元－67.47元＝41.4 元），而96至102年原告買受橄欖油總重量408,036公斤，故原告所受差價損失總共計1,689萬2,690元（41.4元×408,036 ＝1,689萬2,690元，元以下四捨五入，下同）。　⒉葡萄籽油部分：　⑴依原告提出之進貨明細表，總價款為2,576萬9,292元（如前所述），總重量為308,848公斤（230,278＋78,570＝308,848 ），平均每公斤為83.44元（2,576萬9,292元÷308,848＝83.4 4元）。　⑵依被告公司提出之歷史交易記錄表，葵花油總金額為438萬8, 222元，總重量為83,070公斤（530萬5,212元-91萬6,990元＝ 438萬8,222元，100,210-17,140＝83,070，更三審卷二第98 頁），平均每公斤為52.83元（438萬8,222元÷83,070＝52.83 元）。　⑶依系爭刑案判決所示調配比例計算，系爭油品之葡萄籽油單價應為每公斤55.58元〔（83.44元×9％）＋（52.83元×91％）＝5 5.58元〕。又被告販售予原告之價格為每公斤83.44元，原告受有每公斤27.86元之差價損失（83.44元－55.58元＝27.86元），而96至102年原告買受葡萄籽油總重量308,848公斤，故原告所受差價損失總共約為860萬4,505元（27.86元×308,84 8＝860萬4,505元）。　⒊原告所受差價損失共計2,549萬7,195元（1,689萬2,690元+86 0萬4,505元＝2,549萬7,195元)，其請求被告連帶給付2,549 萬7,195元之範圍內，為有理由，予以准許，逾此範圍尚乏依據，應予駁回。三、被告應賠償之前揭金額屬未定期限之金錢債務，兩造就利率並無約定，亦無其他可據之利率計付規範，依民法第229條第2項、第233條第1項、第203條規定，原告請求被告連帶給付該債務自被告收受刑事附帶民事訴訟辯論意旨狀翌日即10 3年6月17日（參附民審卷第114頁）起至清償日止，按年息5 ％計算之利息，即屬有據。　　　伍、綜上所述，原告依侵權行為之法律關係，請求被告應連帶給付損害賠償2,549萬7,195元，及自103年6月17日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，為有理由，應予准許，逾此範圍外之請求，則屬無據，應予駁回。而上開原告請求應准許部分，被告之給付因分屬連帶與不真正連帶，是其中一被告如為一部或全部之清償者，其他被告於其給付範圍內，應同免責任，併予宣告如主文第一至三項所示。又本件原告及被告均陳明願供擔保，請准宣告假執行及免為假執行，經核就原告勝訴部分，均無不合，爰分別酌定相當擔保金額准許之，至原告敗訴部分，其假執行之聲請即失所依附，應予駁回。陸、兩造其餘之攻擊或防禦方法及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，附此敘明。柒、據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第79條、第390條第2項、第392條第2項規定，判決如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日　　智慧財產第一庭　　審判長法官　汪漢卿　　法官　蔡惠如　　法官　陳端宜以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項(詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳祉瑩附註：民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

2024-10-30

IPCV-111-民他上更四-1-20241030-1

民聲上

智慧財產及商業法院

營業秘密限制閱覽

智慧財產及商業法院民事裁定 113年度民聲上字第19號聲請人家登精密工業股份有限公司法定代理人邱銘乾代理人郭雨嵐律師汪家倩律師潘皇維律師李佶穎律師黃秀禎律師蔡祁芳律師相對人台灣英特格科技股份有限公司荷蘭商英特格國際控股有限公司 (Entegris International Holdings Ⅷ B.V.) (原名：新加坡英特格股份有限公司 Entegris Asia Pte.Ltd.) 新加坡商英特格技術研發股份有限公司 (ENTEGRIS SINGAPORE PTE.LTD.) 兼共同法定代理人謝俊安相對人 Entegris, Inc. 兼法定代理人 Bertrand Loy 相對人美商英特格有限公司 (Entegris Asia LLC) 法定代理人 ONG KIAN KOK 相對人林於郎兼共同代理人張哲倫律師羅秀培律師陳初梅律師謝祥遇蕭詠翰兼複代理人蔡昀廷律師上列當事人間營業秘密限制閱覽事件，本院裁定如下：主文本件准由ONG KIAN KOK為相對人美商英特格有限公司（Entegris Asia LLC）之法定代理人承受訴訟。　　　　理由一、按當事人法定代理人之代理權消滅者，訴訟程序在有法定代理人承受其訴訟以前，當然停止；當事人有訴訟代理人者，訴訟程序不因其法定代理權消滅而當然停止，民事訴訟法第 170條、第173條定有明文。又第168條至第172條及前條所定之承受訴訟人，於得為承受時，應即為承受之聲明，同法第 175條亦有明文。而訴訟程序於判決送達後提起上訴前，發生當然停止之原因者，依民事訴訟法第177條第3項規定，當事人承受訴訟之聲明，既應由為裁判之原法院裁定之，則訴訟程序於裁判送達前，甚至言詞辯論終結前，發生當然停止之原因，其承受訴訟之聲明，更應由為裁判之原法院裁定之，自屬當然之解釋，最高法院109年度台抗字第1025號民事裁定意旨可資參照。二、經查本件經本院於民國113年8月30日裁定，並於同年9月12 日送達裁定正本予兩造代理人，而相對人於同年月20日提起抗告，惟相對人美商英特格有限公司（Entegris Asia LLC ）之法定代理人於同年8月15日變更為ONG KIAN KOK，並於同年10月23日具狀聲明承受訴訟，有民事聲明承受訴訟狀及經濟部商工登記公示資料查詢在卷可稽，核無不合，爰依前揭規定，裁定准其承受訴訟。三、爰裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　28　　日　　智慧財產第一庭　　審判長法官　蔡惠如　　法官　吳俊龍　　法官　陳端宜以上正本係照原本作成。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀，並應繳納抗告費新台幣1千元。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳祉瑩

2024-10-28

IPCV-113-民聲上-19-20241028-2

民專上

智慧財產及商業法院

侵害專利權有關財產權爭議等

智慧財產及商業法院民事裁定 112年度民專上字第17號上訴人家登精密工業股份有限公司法定代理人邱銘乾訴訟代理人郭雨嵐律師輔佐人陳建銘訴訟代理人汪家倩律師潘皇維律師李佶穎律師黃秀禎律師蔡祁芳律師被上訴人台灣英特格科技股份有限公司荷蘭商英特格國際控股有限公司 (Entegris International Holdings Ⅷ B.V.) (原名：新加坡英特格股份有限公司 Entegris Asia Pte.Ltd.) 新加坡商英特格技術研發股份有限公司 (ENTEGRIS SINGAPORE PTE.LTD.) 兼共同法定代理人謝俊安被上訴人 Entegris, Inc. 兼法定代理人 Bertrand Loy 被上訴人美商英特格有限公司 (Entegris Asia LLC) 法定代理人 ONG KIAN KOK 共同訴訟代理人張哲倫律師羅秀培律師陳初梅律師謝祥遇蕭詠翰複代理人蔡昀廷律師上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院裁定如下：主文本件准由ONG KIAN KOK為相對人美商英特格有限公司（Entegris Asia LLC）之法定代理人承受訴訟。　　　　　理由一、按當事人法定代理人之代理權消滅者，訴訟程序在有法定代理人承受其訴訟以前，當然停止；當事人有訴訟代理人者，訴訟程序不因其法定代理權消滅而當然停止，民事訴訟法第 170條、第173條定有明文。又第168條至第172條及前條所定之承受訴訟人，於得為承受時，應即為承受之聲明，同法第 175條亦有明文。而訴訟程序於判決送達後提起上訴前，發生當然停止之原因者，依民事訴訟法第177條第3項規定，當事人承受訴訟之聲明，既應由為裁判之原法院裁定之，則訴訟程序於裁判送達前，甚至言詞辯論終結前，發生當然停止之原因，其承受訴訟之聲明，更應由為裁判之原法院裁定之，自屬當然之解釋，最高法院109年度台抗字第1025號民事裁定意旨可資參照。二、經查本件上訴人所提第二審上訴，業經本院於民國113年8月 15日言詞辯論終結，同年月30日宣判，並於同年9月12日分別送達判決正本予兩造訴訟代理人，上訴人於同年9月30日提起第三審上訴，惟被上訴人美商英特格有限公司（Entegr is Asia LLC）之法定代理人於同年8月15日變更為ONG KIAN KOK，並於同年10月23日具狀聲明承受訴訟，有民事聲明承受訴訟狀及經濟部商工登記公示資料查詢在卷可稽，核無不合，爰依前揭規定，裁定准其承受訴訟。三、爰裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　28　　日　　智慧財產第一庭　　審判長法官　蔡惠如　　法官　吳俊龍　　法官　陳端宜以上正本係照原本作成。如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀，並應繳納抗告費新台幣1千元。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　28　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳祉瑩

2024-10-28

IPCV-112-民專上-17-20241028-3

行專訴

智慧財產及商業法院

新型專利舉發

智慧財產及商業法院行政判決 113年度行專訴字第16號民國113年9月25日辯論終結原告全存保企業有限公司代表人蘇保全訴訟代理人李智陽律師被告經濟部智慧財產局代表人廖承威訴訟代理人陳章德參加人三弘木業有限公司代表人陳月嬌上列當事人間新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國113 年1月16日經法字第11217309870號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人參加訴訟，判決如下：　　主文一、訴願決定及原處分均撤銷。二、被告就新型第M550589號「具有強化結合結構之椅子」專利舉發事件（案號：106211580N03)，應作成「舉發成立，應予撤銷」之處分。三、訴訟費用由被告負擔。　　　　事實及理由甲、程序方面：壹、參加人經合法通知（本院卷第173頁），無正當理由於言詞辯論期日未到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，依行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第385條第1項前段規定，准原告及被告聲請，由到場之當事人辯論而為判決（本院卷第203頁）。　　貳、原告起訴聲明原為：訴願決定及原處分均撤銷。被告就新型第M550589號「具有強化結合結構之椅子」專利（下稱系爭專利）應為「核准更正請求項第1項舉發成立應予撤銷」之處分。於訴訟進行中更正第二項聲明為「被告應就第1062 11580N03號（即本件舉發事件）為舉發成立之處分」，經被告表示同意（本院卷第14頁、第124頁），核無不合，應予准許。　乙、實體方面：　　壹、爭訟概要：　　參加人前於民國106年8月7日申請系爭專利，申請專利範圍共5項，經被告編為第106211580號進行形式審查准予專利。嗣參加人於111年12月13日提出更正本，經被告審查准予更正公告在案。原告於112年6月15日以系爭專利請求項1有舉發時專利法第120條準用第67條第2項及第4項規定之情形提起舉發。案經被告審查，以112年10月6日（112）智專議㈠04 085字第11221005390號專利舉發審定書為「請求項1舉發不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服提起訴願，經濟部於113年1月16日以經法字第11217309870號訴願決定書（下稱訴願決定）予以駁回，原告不服提起本訴。本院認為本件判決結果將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟（本院卷第89至90頁）。　　　　貳、原告主張及聲明：　　一、系爭專利更正加入之「溝槽」特徵，並未明確記載在申請時說明書及申請專利範圍中，圖式3上所繪製呈斜向間隔排列的線條，是否具有立體凹陷形狀之斜向溝槽，非所屬技術領域中具有通常知識者依據系爭專利圖式3、4能直接且無歧異得知，應認係引進新事項。系爭專利更正後說明書[0024]記載榫件30外表面緊密貼合，然榫件外表面如設有複數溝槽，則與穿孔及對應孔勢必有無法完全貼合之處，已有不符，超出系爭專利申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦變更公告時之申請專利範圍，有違專利法第67條第2 、4項規定。新浪網西元2016年9月22日公開之[木制家具的基本接合之榫接合]網頁（下稱新浪網頁）圖式皆有在文件中以文字敘述「溝紋」、「溝槽」，不會讓人誤解是否有溝槽可能，被告並未說明任何理由即認系爭專利圖4為圖式細節之簡略顯有速斷之違誤。又新浪網頁2.1.1.3圓榫接合並未具體載明圓木榫與穿孔及對應孔之尺寸，被告認定二者完全貼合顯有違誤。由系爭專利說明書[0024]將緊密貼合放於上膠前之敘述，可見該榫件單純為原木榫，外表面並無凹設有複數溝槽。又參加人提出系爭專利更正本，被告未通知原告陳述意見即核准更正，實質影響原告就系爭專利第106211 580NO1號舉發案（下稱NO1舉發案）即本院111年度行專訴字第37號行政訴訟審查範圍，將影響原告之勝敗，被告未依專利審查基準第五篇第一章第3.4.4節更正審查結果之處理⑵規定及專利法第74條第4項規定通知原告表示意見，有重大明顯瑕疵，原處分應予撤銷。二、聲明：訴願決定及原處分均撤銷；被告應就本件舉發事件為舉發成立之處分。　　參、被告答辯及聲明：　　一、系爭專利申請時說明書雖未以文字敘述出「溝紋」或「溝槽」，惟新浪網頁所示螺旋紋壓縮溝紋圓榫及開螺旋溝槽圓榫等係屬習知，木工所屬技術領域中具有通常知識者自能直接且無歧異地知悉系爭專利圖3之榫件30上的螺旋條紋即為螺旋溝槽。縱系爭專利圖4之榫件30的剖面呈平直狀，亦無礙於所屬技術領域中具有通常知識者意識圖4之榫件30亦是設有螺旋溝槽。而圖式省略細節，俾免圖面過於複雜而難以辨識，係為慣行作法，且系爭專利圖4並非不得依圖3予以更正。上開網頁第1.1節所載「榫頭和榫眼呈方形」及第2.1.1.3 節所載「圓榫接合的榫頭和榫眼呈圓形」，無論榫頭、榫眼為網頁圖2.1.1.1.1.3之圓形或圖2.1.1.1-1之長方形、圖2. 1.1.1-2之橢圓形，圓榫、橢圓榫、直角榫皆為榫頭。而該網頁第1節所載「⒈榫接合……指榫頭與榫眼……組成的接合，零件間通過榫頭與榫眼配合擠壓」，榫頭（等同榫件30）與榫眼（等同穿孔15、對應孔23）通過緊配合（干涉配合）而使榫頭與榫眼緊密結合者為習知，故可知榫件外表面與穿孔及對應孔完全貼合。又該網頁第1節所載「⒈榫接合……指榫頭與榫眼……組成的接合，零件間通過榫頭與榫眼配合擠壓，並輔以膠接合……獲得接合強度」，縱使榫頭與榫眼間通過擠壓配合而緊密貼合，榫頭與榫眼間仍可輔以膠接合以提高接合強度。又本件更正並非伴隨NO1舉發案之更正，並無專利審查基準第五篇第一章第3.4.4節或專利法第74條第4項規定通知原告表示意見規定之適用。二、聲明：駁回原告之訴。　　　　肆、參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出書狀為聲明或陳述。伍、爭點（本院卷第126頁）：　　　　系爭專利請求項1之更正是否違反專利法第120條準用第67條第2、4項規定？陸、本院判斷：　　　　一、依專利法第119條第3項但書規定，以違反專利法第120條準用第67條第2項、第4項規定之情事，提起舉發者，依舉發時之規定。本件參加人於112年6月15日提起舉發，應以舉發時所適用111年7月1日施行之現行專利法（下稱專利法）為斷。又依專利法第67條第2項、第4項規定：（第2項）更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。（第4項）更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。　　二、系爭專利技術分析：㈠系爭專利技術內容： ⒈系爭專利所欲解決問題　　一般木椅結構方式，包含一立木、一橫木、及兩榫件，該立木其中一端做出兩第一榫槽，該橫木其中一端做出兩第二榫槽，透過該兩榫件榫接該兩第一榫槽與該兩第二榫槽，將該立木與該橫木固定在一起，既能夠快速組裝而且容易操作。但是當使用一段時間後，上述以榫接方式結合的木椅，該榫件難免會一直與該榫槽摩擦，導致該榫槽與該榫件受到毀損，該榫件越來越無法與該榫槽密合，不僅僅使得該木椅有晃動或是解體之虞外，另外乘坐在該木椅上的使用者有可能因為該木椅解體的緣故，導致使用者跌坐在地板上，無形中減少該木椅的使用壽命也隱藏著可怕危險性。另外，一般人發現該木椅有晃動的情形時，總是會在接合的地方釘上些許鐵釘，用以修補該木椅晃動的現象，但是修補的過程中費時又費力，甚至修補過後使得相當平整和乾淨的外觀，形成凹凸不平的修補點，影響該木椅的美觀，且露出來之部分容易讓經過的路人受傷或是鉤破衣褲（系爭專利說明書[先前技術] 第[0003]至[0004]段，本院卷第145至146頁)。 ⒉系爭專利解決問題之技術手段　　一種木椅結合結構，包含一立柱、一橫柱、及至少一榫件。該立柱包含具有一第一表面、一相反於該第一表面的第二表面，及一連接該第一表面與該第二表面的設置面，該設置面凹設一凹槽，該凹槽具有一相反於該第一表面的第一槽壁面、及一相對於該第一槽壁面的第二槽壁面，該立柱設有至少一貫穿該第一表面與該第一槽壁面的穿孔，該第二槽壁面往該第二表面凹設至少一對應於該穿孔的靠抵槽。該橫柱凸設一能夠榫接於該凹槽的凸部，該凸部具有至少一對應於該穿孔與該靠抵槽的對應孔。該至少一榫件，穿設於該穿孔與該對應孔且該榫件之其中一端靠抵該靠抵槽(系爭專利說明書[ 新型內容]第[0006]至[0009]段，本院卷第146頁)。 ⒊系爭專利對照先前技術之功效　　具有強化結合結構之椅子，該橫柱的凸部榫接該立柱的凹槽，藉由該榫件穿設該穿孔與該對應孔且該榫件之其中一端靠抵於該靠抵槽，達到堅固性提升、及安全性提升之目的。在乘坐時，讓使用者的坐姿獲得更大的自由度，不需要時常擔心解體或是晃動而小心翼翼乘坐，讓使用者產生不舒適感( 系爭專利說明書[新型內容]第[0014]段，本院卷第147頁)。㈡系爭專利申請專利範圍（主要圖式如附件一所示）：　　系爭專利申請專利範圍共5項，其中請求項1為獨立項，其餘為附屬項。參加人於111年12月13日申請更正，經被告審查准予更正，於112年1月21日公告。原告僅爭執系爭專利更正後請求項1之權利範圍，更正前、後請求項1之內容如下： ⒈更正前請求項1：一種具有強化結合結構之椅子，包含：一立柱，包含具有一第一表面、一相反於該第一表面的第二表面，及一連接該第一表面與該第二表面的設置面，該設置面凹設一凹槽，該凹槽具有一相反於該第一表面的第一槽壁面、及一相對於該第一槽壁面的第二槽壁面，該立柱設有至少一貫穿該第一表面與該第一槽壁面的穿孔，該第二槽壁面往該第二表面凹設至少一對應於該穿孔的靠抵槽；一橫柱，凸設一能夠榫接於該凹槽的凸部，該凸部具有至少一對應於該穿孔與該靠抵槽的對應孔；以及至少一榫件，穿設於該穿孔與該對應孔且該榫件之其中一端靠抵該靠抵槽。　⒉更正之請求項1：一種具有強化結合結構之椅子，包含：一立柱，包含具有一第一表面、一相反於該第一表面的第二表面，及一連接該第一表面與該第二表面的設置面，該設置面凹設一凹槽，該凹槽具有一相反於該第一表面的第一槽壁面、及一相對於該第一槽壁面的第二槽壁面，該立柱設有至少一貫穿該第一表面與該第一槽壁面的穿孔，該第二槽壁面往該第二表面凹設至少一對應於該穿孔的靠抵槽；一橫柱，凸設一能夠榫接於該凹槽的凸部，該凸部具有至少一對應於該穿孔與該靠抵槽的對應孔；以及至少一榫件，穿設於該穿孔與該對應孔且該榫件之其中一端靠抵該靠抵槽，且該榫件的外表面凹設有複數溝槽。三、系爭專利請求項1之更正違反專利法第120條準用第67條第2 項規定：參加人申請更正系爭專利請求項1之理由為「以申請時圖式圖3為修改基礎，將該榫件30的外表面凹設有複數溝槽更正至請求項1。由於更正後請求項1是將榫件的外表面凹設有複數溝槽，係引進申請時圖式圖3或更正後說明書之內容，…… 。更正後所增加之技術內容已記載於圖式中，未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」(丁證1卷第41 頁)。然查：㈠系爭專利請求項1更正部分係於末段增加「且該榫件的外表面凹設有複數溝槽」等文，惟觀諸系爭專利申請時說明書、申請專利範圍內容，並未有任何說明文字記載「溝槽」相關用語，申請時圖式亦未標示「溝槽」之元件符號。而依系爭專利說明書第[0017]段記載「圖3為圖2實施例之一局部放大立體圖，說明本新型包含：一立柱、一橫柱、及兩榫件的結構及其組態」（本院卷第147頁），可知圖3僅是圖2的部分放大立體圖；第[0018]段記載「圖4為圖2實施例之一側視剖面圖，說明一立柱、一橫柱、及一榫件的結合態樣」（本院卷第147頁），可知須配合圖4的側視剖面圖，始能知悉圖2的完整態樣，因此圖2、3、4是不可割裂的同一元件。系爭專利依圖3所示之榫件30僅呈現斜紋佈設，徵以圖4並非示意圖而係側視剖面圖，相互參照圖3、圖4榫件30之外輪廓呈直條狀，並未見溝槽凹陷狀，整體觀之，所屬技術領域中具有通常知識者由圖3、4之圖式，並無法直接無歧異得知榫件30具有溝槽31。㈡依上說明，系爭專利請求項1所提之更正內容，明顯已超出申請時所提說明書、申請專利範圍或圖式之揭露範圍而納入申請時未揭露之技術特徵，亦非所屬技術領域中具有通常知識者從申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載事項，可以直接且無歧異得知者，顯見系爭專利請求項1之更正已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不符合專利法第120條準用專利法第67條第2項規定，自不應准許更正。四、系爭專利請求項1之更正未違反專利法第120條準用第67條第 4項規定：　　比對前揭更正前、後請求項1之內容，更正後請求項1並未減損其更正前主要為提升堅固性、安全性及美觀性之目的(系爭專利說明書第[0005]段，本院卷第146頁)，故未實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，是以系爭專利請求項1所為更正並未違反專利法第120條準用第67條第4項規定。五、被告稱參加人舉發答辯書援引新浪網西元2016年9月22日公開的“木制家具的基本接合之榫接合”網頁（https://k.sina .cn/article_1456061764_56c9bd44001002tdd.html）第2.1 .1.3節所揭圖2.1.1.1.1.3之（f）開螺旋溝槽圓榫，以及新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司臺灣分公司網頁所揭示「實木斜紋木棒」圖片，可理解系爭專利圖3之榫件30係指開螺旋溝槽圓榫，因此更正所加入之「溝槽」特徵係所屬技術領域中具有通常知識者自系爭專利圖3即能直接且無歧異地得知，系爭專利圖4之榫件30未呈現螺旋溝槽之存在乃圖式細節之簡略云云(本院卷第27頁、第125頁、第155至162頁)。然參加人所引前揭新浪網頁內容第2.1.1.3節揭示「圓榫接合的榫頭和榫眼呈圓形。……圖2.1.1.1.1.3(a)螺旋紋壓縮溝紋圓榫……（f）開螺旋溝槽圓榫」（如附件二所示），對照圖示可見(a)螺旋紋壓縮溝紋圓榫之上方圖式螺旋紋線條較為稀疏排列，下方圖式無溝槽；（f）開螺旋溝槽圓榫之上方圖式螺旋紋線條較為密集排列，且下方圖式呈現溝槽凹陷狀，因此所屬技術領域中具有通常知識者可以直接無歧異得知（f）開螺旋溝槽圓榫具有溝槽。又新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司臺灣分公司網頁所揭示「實木斜紋木棒」之網頁圖片解析度不佳，圖片中之實木斜紋木棒無法清楚辨識皆具溝槽。而反觀系爭專利圖3之榫件30雖具有斜紋佈設且呈現密集排列，然圖4之榫件30並未呈現溝槽凹陷狀，與新浪網之圖2.1.1.1.1.3之（f）開螺旋溝槽圓榫圖示、新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司臺灣分公司網頁之圖片並不相同，無法比附援引，被告所述不可採。　六、被告稱系爭專利申請時說明書雖未以文字敘述「溝紋」或「溝槽」二字，惟如前揭新浪網網頁所示，螺旋紋壓縮溝紋圓榫及開螺旋溝槽圓榫等係屬習知，故木工所屬技術領域中具有通常知識者自能直接且無歧異地知悉系爭專利圖3之榫件3 0上的螺旋條紋即為螺旋溝槽者，縱然系爭專利圖4之榫件30 的剖面呈平直狀，亦無礙於所屬技術領域中具有通常知識者意識圖4之榫件30亦是設有螺旋溝槽者。且圖式省略細節，俾免圖面過於複雜而難以辨識，為慣行做法云云(本院卷64 頁)。查螺旋紋壓縮溝紋圓榫及開螺旋溝槽圓榫等係屬習知，系爭專利圖4之圖面，加上溝槽凹陷狀亦不複雜，然圖4是側視剖面圖而非示意圖，於物體內部形狀在一般立體圖中不易表達清楚之情況下，可將立體圖畫成剖面圖，用以表明物體內部或其斷面形狀，並無省略細節必要，且系爭專利申請時說明書並未載明圖4有省略溝槽之情形，所屬技術領域中具有通常知識者由圖3之榫件30僅呈現斜紋佈設，圖4之榫件 30之外輪廓呈直條狀未見溝槽凹陷狀，整體而言該榫件30並未見溝槽，被告所述實難憑採。七、原告主張被告就系爭專利請求項1之更正未通知原告陳述意見即核准更正，實質影響原告就系爭專利NO1舉發案即本院1 11年度行專訴字第37號行政訴訟事件審查範圍，有違專利法第120條準用第74條第3、4項規定之重大瑕疵，原處分應予撤銷，並聲請列為爭點等情（本院卷第204頁）。惟系爭專利請求項1之更正不符合專利法第120條準用專利法第67條第 2項規定，不應准許更正，已如前述，本院認無再予論列爭點必要，併此敘明。八、原告聲請由高雄市家具商業同業公會鑑定系爭專利圖3中榫件30所示斜向間隔排列之線條，所呈現之意義可能為何；是否為所屬技術領域中具有通常知識者由該圖3，即可直接無歧異得知該榫件上具螺旋溝槽，待證事實為證明所屬技術領域中具有通常知識者是否由圖3即可直接無歧異得知該榫件上斜向間隔排列之線條為螺旋溝槽等情(本院卷第179頁)，惟原告聲請鑑定之待證事實係法院依當事人舉證、攻防後予以判斷之事項，業經審酌如前所述，原告聲請核無必要。　柒、綜上所述，系爭專利請求項1之更正雖未違反專利法第120條準用第67條第4項規定，但有違專利法第120條準用第67條第 2項規定，不應准許更正，被告就系爭專利請求項1所為核准更正之處分即有違誤。從而，原處分就本件舉發事件所為「請求項1舉發不成立」之處分，訴願決定予以維持，均有未洽，原告訴請撤銷，並命被告作成舉發成立應予撤銷之處分，為有理由，爰撤銷改判如主文第一、二項所示。捌、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，並無逐一論述必要。玖、結論：本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第2 條，行政訴訟法第98條第1項前段、第218條，民事訴訟法第 385條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　23　　日　　智慧財產第一庭　　審判長法官　汪漢卿　　法官　蔡惠如　　法官　陳端宜以上正本係照原本作成。一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。得不委任律師為訴訟代理人之情形所需要件㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人 1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳祉瑩

2024-10-23

IPCA-113-行專訴-16-20241023-3

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智慧財產及商業法院

新型專利舉發

智慧財產及商業法院行政判決 113年度行專訴字第15號民國113年9月25日辯論終結原告鄭曆揚訴訟代理人陳豐裕律師複代理人湯其瑋律師輔佐人蘇玉真被告經濟部智慧財產局代表人廖承威訴訟代理人謝育桓參加人東方宴餐飲有限公司代表人黃家宏上列當事人間新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國112 年12月28日經法字第11217309380號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人參加訴訟，判決如下：　　主文一、原告之訴駁回。二、訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由甲、程序方面：　　參加人經合法通知（本院卷第341頁），無正當理由於言詞辯論期日未到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，依行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第385條第1項前段規定，准原告及被告聲請，由到場之當事人辯論而為判決（本院卷第349頁）。　　乙、實體方面：　　壹、爭訟概要：　　原告於民國110年4月29日以「食物容器構造」向被告申請新型專利，申請專利範圍共6項，經編為第110204841號進行形式審查後准予專利，並發給新型第M616024號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利有違核准時專利法第12 0條準用第22條第1項第2款及第2項規定提起舉發。案經被告審查以112年9月5日（112）智專三㈠02060字第11220881220 號專利舉發審定書為「請求項1、4至6舉發成立，應予撤銷」、「請求項2至3舉發不成立」（下稱原處分）。原告不服提起訴願，經濟部於112年12月28日以經法字第11217309380 號訴願決定書（下稱訴願決定）予以駁回，原告不服提起本訴。本院認為本件判決結果將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟（本院卷第215至2 16頁）。　　　　貳、原告主張及聲明：　　一、證據5-1、5-2、6、8-1、8-2至8-4、附件1、2所揭示的交易或通關單據未揭露上蓋品項或結構，應非來自證據8-1第6頁及附件1經簡易通關之產品，縱為證據8-1第6頁、附件1交易內容，因參加人所提海關實名委任證據，屬於以簡易通關輸入的報關方式，不符合臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法、食品安全衛生管理法、空運快遞貨物通關辦法規定，屬違法之物，不得作為舉發證據。證據5-1、5-2、8-1、8-2至8-4 及附件1間欠缺關聯性而無法勾稽，證據5-1、5-2、8-1、8- 2至8-4、6、10皆未揭露系爭專利之技術特徵，不具證據力。甲證4查詢鮭魚炒飯品項價格為新臺幣（下同）155元，與附件2結帳單之145元不同，質疑附件2結帳單真實性。甲證5 所示通知參加人補送資料指示，違反中立立場。甲證6可知無從以「美味更加分」斷定得知照片上的蓋體「設有透孔讓熱氣排出而避免熱或蒸氣造成食物軟爛」，甲證8貼文所示參加人之易開罐產品透氣結構是在餐盒接近上緣處的孔，證據6之FB中的「經sgs檢驗」係指餐盒而非上蓋。爭點所示證據及證據結合不足以證明系爭專利請求項1、4至6不具新穎性或進步性。二、聲明：原處分關於「請求項1、4至6舉發成立，應予撤銷」之處分及訴願決定均撤銷。　　　　參、被告答辯及聲明：一、就系爭專利主張不具新穎性或進步性之證據，重點在於該等證據為公眾所知悉之公開日期早於系爭專利申請日，與原告所舉前揭貿易許可辦法等規定無涉。證據6公開日期早於系爭專利申請日，所載「美味更加分」可證明該凸起狀設有透孔，證據8-1第4頁對話內容可說明參加人使用之易拉罐蓋體上透孔為中國早已使用之技術，證據5照片揭示產品相同於證據6，證據5第6頁、第8頁之孔分別相當於證據4第4圖、第 5圖之孔A，證據4至6均為參加人產品，應為相同，證據5-1 、5-2、6、8-1之蓋體上揭示有透孔。甲證4照片公開日期與證據5不同，尚難以價格不同論究為作假，附件2之發票日期與證據5-1、5-2確可勾稽。甲證5是依專利法第74條第4項規定所為通知，並無偏頗違誤。證據6網頁「經sgs檢驗」文字可勾稽證據3、4佐證上蓋設有小孔。「美味更加分」係指上蓋設有小孔避免菜餚變軟爛之設計。業界使用微信通信作為商業交易平台已為慣例，證據8之微信下單之商業模式及微信擷圖應為適格證據。二、聲明：駁回原告之訴。　　肆、參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出書狀為聲明或陳述。　　伍、爭點（本院卷第297頁）：　　一、證據5是否足以證明系爭專利請求項1不具新穎性？二、證據6是否足以證明系爭專利請求項1不具新穎性？三、證據8-1是否足以證明系爭專利請求項1不具新穎性？四、證據8-2至8-4是否足以證明系爭專利請求項1不具新穎性？五、證據5是否足以證明系爭專利請求項4、5不具新穎性？六、證據8-2、8-3、9、10之結合是否足以證明系爭專利請求項6 不具進步性？　　陸、本院判斷：一、系爭專利之申請日為110年4月29日，於同年7月8日經形式審查准予專利。參加人主張系爭專利違反專利法第120條準用第22條第1項第2款及第2項規定提起舉發，是以系爭專利有無撤銷之原因，應以核准時有效之108年5月1日修正公布，同年11月1日施行之專利法為斷（下稱核准時專利法）。而依同法第120條準用第22條第1項第2款及第2項規定，可供產業上利用之發明，無申請前已公開實施情事，得依本法申請取得新型專利；新型為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得取得新型專利。二、系爭專利技術分析：㈠系爭專利技術內容： ⒈系爭專利所欲解決的問題　　一般食物於供外帶、外送時，普遍皆係將食物以塑膠袋包裝，或係將食物以外帶碗容裝後，再於該外帶碗上蓋掣蓋體，而即可供消費者外帶或讓外送員將食物外送至消費者手中。然而，上述食物包裝方式雖可達到方便食物外帶、外送之預期功效，但也在其實際施行操作使用過程中發現，其具有下列缺點：⑴利用塑膠袋包裝食物，不僅造成食物攜帶過程不容易置放定位，容易滑動位移，且其隔熱效果不佳，容易讓食物快速冷卻，影響食物食用時的味道口感。⑵利用外帶碗容裝食物並予以蓋掣蓋體，由於該蓋體與該外帶碗之間並非完全緊密結合固定，使得於該外帶碗受到擠壓時，該蓋體極易會由該外帶碗上脫落，造成外帶碗內所容裝的食物向外潑灑出之情況發生。⑶不論係利用塑膠袋包裝食物或係以外帶碗容裝食物，由於皆無法完全對食物進行封裝，使得食物遭到外送員開啟偷吃的新聞時有所聞，致令其在整體結構設計上仍存在有改進之空間（系爭專利說明書[0002]至[0006]，本院卷第321至322頁）。 ⒉系爭專利之技術手段　　系爭專利主要係包括有容器本體及上蓋；其中：該容器本體，其上端形成有開口端；該上蓋，其供蓋設於該容器本體之該開口端，令該上蓋與該開口端周緣結合固定不脫落，而於該上蓋上端面一側設有開啟拉環，且於該上蓋上端面開設有至少一透氣孔（系爭專利說明書[0010]至[0012]，本院卷第 323頁）。 ⒊系爭專利之功效　　系爭專利之主要目的在於提供一種食物容器構造，其主要係能確實對食物進行封裝，可防止食物快速散熱冷卻，且確保食物不會有向外潑灑出之情況發生，並能有效防止外送員隨意開啟偷吃食物之情況發生，確保食物外送過程的乾淨，以令食物外帶、外送過程更具便利性，而在其整體施行使用上更增實用功效特性者（系爭專利說明書[0008]，本院卷第32 2頁）。㈡系爭專利申請專利範圍（主要圖式如附件一所示）：　　系爭專利核准處分時公告之申請專利範圍共6項，其中第1項為獨立項，其餘為附屬項。與爭點有關之請求項內容如下： ⒈請求項1：一種食物容器構造，其主要係包括有容器本體及上蓋；其中：該容器本體，其上端形成有開口端；該上蓋，其供蓋設於該容器本體之該開口端，令該上蓋與該開口端周緣結合固定不脫落，而於該上蓋上端面一側設有開啟拉環，且於該上蓋上端面開設有至少一透氣孔。 ⒉請求項4：如請求項1所述食物容器構造，其中，該上蓋於上端面凸設有至少一凸出部，令該透氣孔開設於該凸出部。 ⒊請求項5：如請求項1或4所述食物容器構造，其中，該上蓋所開設之該透氣孔係為長槽孔。 ⒋請求項6：如請求項1所述食物容器構造，其中，該上蓋周緣環設形成有結合部，且於該結合部下端面對應該容器本體之該開口端周緣凹設形成有結合槽，該結合槽供該容器本體之該開口端周緣相配合插掣，利用機器對該結合部外緣加壓，令該上蓋藉由該結合槽與該開口端周緣結合固定不脫落。　三、舉發證據說明：　　㈠證據5(包含證據5-1、5-2、附件2)：　⒈證據5-1：為參加人與訴外人於110（西元2021年）1月11日及同年月25日於通訊軟體之對話內容（如附件二所示）。　⒉證據5-2：為證據5-1第3頁（乙證1卷第54頁）即110年1月25 日對話內容中之影片（存於光碟中）。　⒊附件2：為參加人就證據5-1於110(西元2021)年1月11日開立之統一發票及結帳單（如附件九所示）。　⒋證據5所示通訊軟體雖非任意第三者可觀看，惟參佐與其相關之附件2結帳單及發票，得與證據5之訂單日期（2021/1/11 ）、單號（2101110005）、桌號（外02）、品項（x1鮭魚炒飯）、內容物（鮭魚炒飯）及餐廳名稱（東方宴）相互勾稽，足以證明證據5擷圖中之產品係於110年1月11日購自參加人而有公開販賣之事實，其公開販賣日早於系爭專利申請日（110年4月29日），可為系爭專利之先前技術。　㈡證據6、附件3：　⒈證據6：為參加人在110(西元2021)年2月10日於臉書上公開刊登之廣告，其公開日早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術（如附件三所示）。　⒉附件3：為110(西元2021)年3月25日第三人(洪嬿婷)之臉書貼文及所附影片擷圖，惟臉書網頁擷圖公開日期可隨意製作竄改，影片畫面並不清晰，且相關網址亦無法再度查閱其內容，故難謂其公開日早於系爭專利申請日，不可為系爭專利之先前技術（如附件十所示）。　　　　　㈢證據8-1(包含證據8-1、附件1)：　⒈證據8-1：為109（西元2020）年11月23日參加人與大陸地區易拉罐批發工廠之微信對話內容、交易紀錄及廠商資訊等（如附件四所示）。　⒉附件1：為參加人於109(西元2020)年11月23日及同年12月15 日向淘寶網賣家購入商品訂單資訊及海關實名委任擷圖（如附件八所示）。　　⒊證據8-1為參加人向大陸地區易拉罐批發工廠下單交貨交易紀錄及微信擷圖內容，附件1第1頁為參加人於109(西元2020) 年11月23日向淘寶網賣家購入商品訂單資訊及海關實名委任擷圖，其公開訂購日早於系爭專利申請日，而證據8-1和附件1第1頁之「訂單編號：1229611524065810705」、「創建時間：2020-11-23」、「付款時間：2020-11-23」及「收貨信息：黃家宏東方宴餐飲有限公司」等內容互核相符，即證據8-1公開日(109年11月23日)早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。　㈣證據8-2至8-4（包含證據8-2至8-4、附件1)：　⒈證據8-2：為110(西元2021)年1月4日參加人與大陸地區易拉罐批發工廠之微信對話內容及對話內容中之影片（如附件五所示）。　⒉證據8-3：為證據8-2對話內容中所指機器操作影片（存於光碟中）。　⒊證據8-4：為參加人拍攝手機上所顯示之證據8-2對話內容中機器操作之影片（點選其內容即為證據8-3之影片，存於光碟中）。　　⒋附件1：為參加人於109(西元2020)年11月23日及同年12月15 日向淘寶網賣家購入商品訂單資訊及海關實名委任擷圖。　　⒌證據8-2之微信對話內容可見「易拉罐外賣餐盒封口機」機械操作影片擷圖（片長2分54秒）；證據8-3、8-4為證據8-2對話內容中之機器操作影片，而由附件1第4頁之參加人向淘寶網賣家下訂封口機之交易紀錄記載「創建時間：2020-12-15 」、「付款時間：2020-12-15」、「收貨信息：黃家宏（參加人代表人）」等內容（乙證1卷第134頁反面），可知參加人於109年12月15日曾向大陸地區易拉罐批發工廠下單訂購「易拉罐外賣餐盒封口機」，並於當日付款完成取得該封口機後，於110年1月4日向該工廠詢問該封口機之機械操作問題，故該封口機產品於109年12月15日即有公開販售之事實，且賣家有提供相關操作影片供購買者參考，即證據8-2至8 -4公開日早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。　㈤證據9：為110(西元2021)年4月6日參加人與大陸地區易拉罐批發工廠之微信對話內容，其日期雖在系爭專利申請日前，惟屬私人對話內容，復無其他如統一發票、訂單資料等證據資料佐證公開日期，難以認定證據9所提及產品為系爭專利申請日前已公開者，不可為系爭專利之先前技術（如附件六所示）。　　　㈥證據10：為109(西元2020)年12月30日「這外賣盒顏值滿分！自由兄弟易拉罐餐盒走紅網路」之網路文章，其公開日早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術（如附件七所示）。　　四、爭點分析：㈠證據5足以證明系爭專利請求項1不具新穎性：　　證據5(包含證據5-1、5-2、附件2)依前揭三之㈠所述，可為系爭專利之先前技術。而證據5之通訊軟體對話內容中之「鮭魚炒飯」食品容器影片擷圖及參加人標註之符號，已揭露一種食品容器構造，其主要係包括有盒體2及蓋體1；其中：盒體2，其上端形成有開口端；蓋體1，其供蓋設於盒體2之開口端，令蓋體1與開口端周緣結合固定不脫落，而於蓋體1 上端面一側設有拉環11，且於蓋體1上端面開設有至少一透氣單元A，證據5之食品容器、盒體2、蓋體1、拉環11、透氣單元A即相當於系爭專利請求項1之食物容器、容器本體、上蓋、開啟拉環、透氣孔，故證據5已揭露系爭專利請求項1「一種食物容器構造，其主要係包括有容器本體及上蓋；其中：該容器本體，其上端形成有開口端；該上蓋，其供蓋設於該容器本體之該開口端，令該上蓋與該開口端周緣結合固定不脫落，而於該上蓋上端面一側設有開啟拉環，且於該上蓋上端面開設有至少一透氣孔」之全部技術特徵，故證據5足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。㈡證據6不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性： ⒈證據6參加人臉書粉絲專頁貼文所揭示之食品容器照片及參加人標註之符號已揭露一種食品容器構造，其主要係包括有盒體2及蓋體1；其中：盒體2，其上端形成有開口端；蓋體1，其供蓋設於盒體2之開口端，令蓋體1與開口端周緣結合固定不脫落，而於蓋體1上端面一側設有拉環11，證據6之食品容器、盒體2、蓋體1、拉環11即相當於系爭專利請求項1之食物容器、容器本體、上蓋、開啟拉環，故證據6已揭露系爭專利請求項1「一種食物容器構造，其主要係包括有容器本體及上蓋；其中：該容器本體，其上端形成有開口端；該上蓋，其供蓋設於該容器本體之該開口端，令該上蓋與該開口端周緣結合固定不脫落，而於該上蓋上端面一側設有開啟拉環」之技術特徵。 ⒉依證據6參加人臉書粉絲專頁貼文所揭示之食品容器照片及參加人標註之符號所載，證據6之參加人標註之A處係無法看出具有透氣單元A，且被告亦自承證據6看不清楚A處具有孔洞而須對照證據4方可得知(本院卷第297頁)，惟證據4與證據6 為不同之證據，且參加人亦未以證據4、6為單一事實之佐證，因此證據6並未揭露系爭專利請求項1之「且於該上蓋上端面開設有至少一透氣孔」的技術特徵。 ⒊依上所述，證據6並未揭露系爭專利請求項1之全部技術特徵，不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。至於原告所提甲證8得否佐證證據6易拉罐的上蓋無設置透氣孔，無礙前揭認定，並無論駁必要，併此敘明。　　㈢證據8-1足以證明系爭專利請求項1不具新穎性：證據8-1(包含證據8-1、附件1)依前揭三之㈢所述，可為系爭專利之先前技術。而證據8-1之微信對話內容中大陸地區易拉罐批發工廠提及「比如，冒菜，火鍋杯，麻辣燙，這些我這邊的客戶都是要求帶暗孔」、「暗孔就是像針孔般大小，看不出的」等文字及所傳食品容器圖片及參加人標註之符號，已揭露一種食品容器構造，其主要係包括有盒體2及蓋體1 ；其中：盒體2，其上端形成有開口端；蓋體1，其供蓋設於盒體2之開口端，令蓋體1與開口端周緣結合固定不脫落，而於蓋體1上端面一側設有拉環11，且於蓋體1上端面開設有至少一透氣單元A，證據8-1之食品容器、盒體2、蓋體1、拉環 11、透氣單元A即相當於系爭專利請求項1之食物容器、容器本體、上蓋、開啟拉環、透氣孔，故證據8-1已揭露系爭專利請求項1「一種食物容器構造，其主要係包括有容器本體及上蓋；其中：該容器本體，其上端形成有開口端；該上蓋，其供蓋設於該容器本體之該開口端，令該上蓋與該開口端周緣結合固定不脫落，而於該上蓋上端面一側設有開啟拉環，且於該上蓋上端面開設有至少一透氣孔」之全部技術特徵，故證據8-1足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。㈣證據8-2至8-4足以證明系爭專利請求項1不具新穎性：證據8-2至8-4(包含證據8-2至8-4、附件1)依前揭三之㈣所述，可為系爭專利之先前技術。而證據8-2至8-4之微信對話內容中之「易拉罐外賣餐盒封口機」機械操作影片內容及參加人標註之符號已揭露一種食品容器構造，其主要係包括有盒體2及蓋體1；其中：盒體2，其上端形成有開口端；蓋體1，其供蓋設於盒體2之開口端，令蓋體1與開口端周緣結合固定不脫落，而於蓋體1上端面一側設有拉環11，且於蓋體1上端面開設有至少一透氣單元A，證據8-1之食品容器、盒體2、蓋體1、拉環11、透氣單元A即相當於系爭專利請求項1之食物容器、容器本體、上蓋、開啟拉環、透氣孔，故證據8-2 至8-4已揭露系爭專利請求項1「一種食物容器構造，其主要係包括有容器本體及上蓋；其中：該容器本體，其上端形成有開口端；該上蓋，其供蓋設於該容器本體之該開口端，令該上蓋與該開口端周緣結合固定不脫落，而於該上蓋上端面一側設有開啟拉環，且於該上蓋上端面開設有至少一透氣孔」之全部技術特徵，故證據8-2至8-4足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。㈤證據5足以證明系爭專利請求項4、5不具新穎性： ⒈證據5足以證明系爭專利請求項4不具新穎性： ⑴系爭專利請求項4，係為請求項1所述全部技術特徵進一步限定之附屬項，附屬技術特徵為「其中，該上蓋於上端面凸設有至少一凸出部，令該透氣孔開設於該凸出部」。 ⑵證據5之通訊軟體對話內容中之「鮭魚炒飯」食品容器影片擷圖及參加人標註之符號已揭露其中蓋體1於上端面凸設有至少一凸出部，令透氣單元A開設於凸出部，證據5(包含證據5 -1、5-2、附件2)之蓋體1、透氣單元A即相當於系爭專利請求項4之上蓋、透氣孔，故證據5已揭露系爭專利請求項4「其中，該上蓋於上端面凸設有至少一凸出部，令該透氣孔開設於該凸出部」之附屬技術特徵。　⑶依上所述，證據5已揭露系爭專利請求項4之全部技術特徵，故證據5足以證明系爭專利請求項4不具新穎性。 ⒉證據5足以證明系爭專利請求項5不具新穎性： ⑴系爭專利請求項5，係為請求項1或4所述全部技術特徵進一步限定之附屬項，附屬技術特徵為「其中，該上蓋所開設之該透氣孔係為長槽孔」。 ⑵證據5足以證明系爭專利請求項1、4不具新穎性，已如前述；證據5之通訊軟體對話內容中之「鮭魚炒飯」食品容器影片擷圖及參加人標註之符號並已揭露其中蓋體1所開設之透氣單元A係為長槽孔，證據5之蓋體1、透氣單元A即相當於系爭專利請求項5之上蓋、透氣孔，故證據5已揭露系爭專利請求項5「其中，該上蓋所開設之該透氣孔係為長槽孔」之附屬技術特徵。 ⑶依上所述，證據5已揭露系爭專利請求項5之全部技術特徵，故證據5足以證明系爭專利請求項5不具新穎性。㈥證據8-2、8-3、9、10之結合足以證明系爭專利請求項6不具進步性：　⒈系爭專利請求項6，係為請求項1所述全部技術特徵進一步限定之附屬項，附屬技術特徵為「其中，該上蓋周緣環設形成有結合部，且於該結合部下端面對應該容器本體之該開口端周緣凹設形成有結合槽，該結合槽供該容器本體之該開口端周緣相配合插掣，利用機器對該結合部外緣加壓，令該上蓋藉由該結合槽與該開口端周緣結合固定不脫落」。 ⒉證據9所提及產品，難以認定為系爭專利申請日前已公開，證據9不可為系爭專利之先前技術，已如前述。故關於證據8-2 、8-3、9、10之結合是否足以證明系爭專利請求項6不具進步性之爭點，應排除不適格之證據9後，就證據8-2、8-3、1 0與系爭專利請求項6為比對，先予敘明。 ⒊證據8-2、8-3揭示系爭專利請求項1之全部技術特徵，已如前述。又證據8-2、8-3之微信對話內容中之「易拉罐外賣餐盒封口機」機械操作影片內容已揭露餐盒蓋體外周緣對應盒體之開口部周緣，彼此藉由封口機之機械滾動加壓結合而能固定不脫落，是所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據8-2 、8-3影片內容，自能簡單變更證據8-2、8-3之餐盒蓋體完成系爭專利請求項6「其中，該上蓋周緣環設形成有結合部，且於該結合部下端面對應該容器本體之該開口端周緣凹設形成有結合槽，該結合槽供該容器本體之該開口端周緣相配合插掣，利用機器對該結合部外緣加壓，令該上蓋藉由該結合槽與該開口端周緣結合固定不脫落」之附屬技術特徵。 ⒋依上所述，證據8-2、8-3已揭示系爭專利請求項6依附於請求項1之技術特徵，且系爭專利請求項6之附加技術特徵為證據 8-2、8-3之簡單變更可得者，故系爭專利請求項6之整體技術特徵，為所屬技術領域中具有通常知識者依證據8-2、8-3 所能輕易完成者，並未具有無法預期的功效，故單就證據8- 2、8-3之結合足以證明系爭專利請求項6不具進步性，已不符合專利要件，是以證據8-2、8-3、9、10之結合即足以證明系爭專利請求項6不具進步性。五、原告主張不可採之理由：㈠原告主張被告所提簡報第8頁（本院卷第310頁）左邊上下兩張照片，尤其下方照片非當時證據5對話中所呈現之照片，因自參加人所提證據所拍攝之影片或照片，均無這角度，應是事後拍攝，非其與友人對話時拍攝之照片云云。經查：　⒈被告簡報第8頁左邊上方圖即為證據5-2影片第12秒擷圖(證據 5-1之第6頁，乙證1卷第51頁)之部分擷圖，應仍屬證據5-1 或證據5-2之一部分，而被告簡報第8頁左邊上方圖確實可見蓋體1上端面開設有至少一透氣單元A。　⒉被告簡報第8頁左邊下方圖即為參加人於舉發階段靜態拍攝之照片(證據5-1之第8頁，乙證1卷第49頁)之部分擷圖，非證據5-2影片之部分擷圖，惟該照片係以實物靜態拍攝證據5-2 影片之食品容器之蓋體1，其目的為佐證證據5(包含證據5-1 、5-2、附件2)之食品容器之蓋體1上端面開設有至少一透氣單元A，復因附件2之結帳單及發票得與證據5之訂單日期（2 021/1/11）、單號（2101110005）、桌號（外02）、品項（ x1鮭魚炒飯）、內容物（鮭魚炒飯）及餐廳名稱（東方宴）相互勾稽，可知證據5(包含證據5-1、5-2、附件2)之產品，其公開販賣日早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。㈡原告提出甲證3主張證據5-1、5-2、證據8-1、附件1揭示的上蓋係以簡單通關方式輸入，不符合臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法、食品安全衛生管理法、空運快遞貨物通關辦法規定，屬非法取得之物，不得作為舉發證據，亦不得用來做為包裝食材並販售給消費者云云。經查：　⒈先前技術應涵蓋申請前所有能為公眾得知（available to th e public）之資訊，並不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如文書、網際網路、口頭或展示等。又專利法所稱之實施，包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為。而公開實施係指透過前述行為而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態。　⒉本件由附件2之結帳單及發票可知，證據5擷圖中之產品已於1 10年1月11日公開販賣，而由附件1之交易資訊可知，證據8- 1之產品已於109年11月23日公開販售，即證據5(包含證據5- 1、5-2、附件2)與證據8-1(包含證據8-1、附件1)已公開實施，至於是否符合前揭規定或得否用來做為包裝食材並販售給消費者，與證據5(包含證據5-1、5-2、附件2)和證據8-1( 包含證據8-1、附件1)之產品已早於系爭專利申請日公開販賣之事實無涉，原告主張不可採。㈢原告主張證據5-1第2頁參加人標示為證據5-2影片處的圖片，其畫面角度在證據5-2影片完全沒有出現，又證據5-1第8頁照片中的上蓋在拉環旁側出現刮痕，但證據5-2影片中的上蓋在相同位置並無刮痕，故證據5-2影片無法和證據5-1相互勾稽云云。然查證據5所示通訊軟體雖非任意第三者可觀看，然其擷圖中之產品公開販賣日早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術，已如前所述。證據5-1第2頁參加人標示為證據5-2影片處的圖片，其畫面角度在證據5-2影片確實完全沒有出現。惟證據5-1第3頁參加人標示為證據5-2影片處的圖片，其畫面角度在證據5-2影片第1秒處出現，且影片的長度皆為32秒，故應為相同影片，故證據5-1第2頁參加人標示為證據5-2影片處，應屬參加人於舉發時之誤繕，惟該誤繕並不影響證據5產品公開販賣日早於系爭專利申請日之事實，原告主張不可採。㈣原告主張證據5-1之廚房分單、附件2之帳單、統一發票可以任意竄改，且菜單上的鮭魚炒飯價格為155元(甲證4)與附件 2結帳單上鮭魚炒飯品項的金額為145元並不相同，故其真實性與正確性有所疑慮云云。然證據5-1廚房分單、附件2之帳單、發票日期同為110年1月11日，且彼此間應可相互勾稽已如前所述。甲證4為110年2月之相片，甲證4之日期與證據5- 1廚房分單、附件2之帳單、發票日期並不相同，且甲證4是內用之菜單，與附件2為外送之結帳單、發票，購買方式亦不相同，故難依甲證4佐證證據5-1之廚房分單、附件2之帳單、統一發票非真。況附件2之發票屬公文書，衡諸常情，參加人當不致甘冒涉犯偽造、變造統一發票或偽造印戳之偽造文書或偽造印文等刑事犯罪風險，提出偽造或變造之不實單據，原告所為主觀臆測不足採。㈤原告主張證據5、8-1、8-2、附件1的上蓋未見透氣孔，且如賣家所言蓋體上的暗孔是如針孔般大小，看不出來云云。查證據5-1第4、6頁及證據8-1第5頁之上蓋1，因影片或照片之解析度較低，無法清楚看出參加人所指A處具有明顯之透氣單元A，惟佐以證據5-1第8頁之照片，及以證據8-1賣家所言「配帶暗孔」，可知證據5(包含證據5-1、5-2、附件2)或證據8-1(包含證據8-1、附件1)的上蓋1確具有透氣單元A。㈥原告主張證據8-1第1頁的「深圳市新天馬貿易」與證據8-1第 4頁「易拉罐工廠批發」不同，顯然是不同廠商云云。查證據8-1第1頁和附件1第1頁之「訂單編號：1229611524065810 705」、「創建時間：2020-11-23」、「付款時間：2020-11 -23」及「收貨信息：黃家宏東方宴餐飲有限公司」等內容互核相符，可知證據8-1之產品有於109年11月23日公開販售之事實，至於賣方為「深圳市新天馬貿易」與「易拉罐工廠批發」是否相同，並不影響證據8-1之產品有公開販售之事實。㈦原告主張證據8-2第1頁之「王」與證據8-1第1頁的「深圳市新天馬貿易」或證據8-1第4頁「易拉罐工廠批發」不同，顯然證據8-1和證據8-2之間毫無關聯云云。然參加人係以證據 8-2至8-4(包含證據8-2至8-4、附件1)為單一事實之證據，並未主張8-1和證據8-4為單一事實之證據，故無論究證據8- 1和證據8-2之間是否有關聯必要。㈧原告主張從證據8-1第6頁左側參加人所提出之交易成功的擷圖中，其顯示的圖片中記載了「不漏氣、不漏水、新環保材料」等字樣，該筆交易中的蓋子也不具有可透氣的暗孔或透氣孔云云。查「不漏氣、不漏水、新環保材料」等三個詞彙係修飾材料，其目的為表示證據8-1之產品之材料為不漏氣、不漏水、新環保材料，非證據8-1之產品為不漏氣、不漏水。再由證據8-1賣家所言「配帶暗孔」，可知證據8-1(包含證據8-1、附件1)的上蓋1確具有透氣單元A，已如前述，是以原告主張不可採。　㈨原告以甲證5所示通知參加人補送資料指示，主張被告違反中立立場云云。惟依甲證5函文意旨，可知被告係於112年5月2 2日依專利法第74條第4項規定（專利專責機關認有必要，通知舉發人陳述意見、專利權人補充答辯或申復時，舉發人或專利權人應於通知送達後一個月內為之。除准予展期者外，逾期提出者，不予審酌）通知舉發人即參加人補送相關證據之證明文件（本院卷第97頁），後續亦通知原告表示意見（乙證1卷第138至147頁），並無原告所指偏頗情節，原告主張不足採。　㈩原告主張從甲證6可知無從以「美味更加分」斷定得知照片上的蓋體「設有透孔讓熱氣排出而避免熱或蒸氣造成食物軟爛」云云。然本件係以證據5-1第8頁之照片，及證據8-1賣家所言「配帶暗孔」，認證據5(包含證據5-1、5-2、附件2)或證據8-1(包含證據8-1、附件1)的上蓋1是具有透氣單元A，已如前述，並非以「美味更加分」推定蓋體具有孔洞，原告所述不足採。　原告提出A至K圖質疑證據之真實性云云（本院卷第54、61、6 3、64、67頁）。惟查該圖A至K係證據5-1、5-2、8-1、8-2 之部分擷圖或放大圖，本件係以證據5(包含證據5-1、5-2、附件2)之整體、證據8-1(包含證據8-1、附件1)之整體、證據8-2至8-4(包含證據8-2至8-4、附件1)之整體綜合判斷，並非單獨擷圖而據以論定，原告以擷圖所為質疑顯不可採。　原告主張參加人請網紅貼文有看到甲證8餐盒上有打孔，且有陳述藉由孔可使裡面的食物透氣，假設它的蓋子有孔，為何還要在餐盒上打孔云云。然本件係以證據5(包含證據5-1、5 -2、附件2)之整體、證據8-1(包含證據8-1、附件1)之整體、證據8-2至8-4(包含證據8-2至8-4、附件1)之整體綜合考量後，可得知上蓋1具有透氣單元A，已如前述，原告所指網紅貼文之碗中有無打孔，並無礙前揭審認，原告所為質疑無足採憑。　　　柒、綜上所述，參加人所提爭點所示證據之結合足以證明系爭專利請求項1、4、5不具新穎性，系爭專利請求項6不具進步性，有違反核准時專利法第22條第1項第2款及第2項規定情形，原處分所為「請求項1、4至6舉發成立，應予撤銷」之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。從而，原告訴請撤銷訴願決定及原處分不利原告部分，為無理由，應予駁回。捌、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，並無逐一論述必要。　　　玖、結論：原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第98條第1項前段、第218條，民事訴訟法第385 條第1項前段規定，判決如主文。　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　23　　日　　智慧財產第一庭　　審判長法官　汪漢卿　　法官　蔡惠如　　法官　陳端宜以上正本係照原本作成。一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。得不委任律師為訴訟代理人之情形所需要件㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人 1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　23　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳祉瑩

2024-10-23

IPCA-113-行專訴-15-20241023-3

民專上

智慧財產及商業法院

排除侵害專利權

智慧財產及商業法院民事判決 112年度民專上字第1號上訴人美時化學製藥股份有限公司法定代理人 Vilhelm Robert Wessman 訴訟代理人呂紹凡律師劉仁傑劉青青律師被上訴人瑞士商諾華公司（NOVARTIS AG）法定代理人 Jernej Kristl、Agnieszka Sadlej-Dolega 被上訴人美商達納-法伯癌症協會 (DANA-FARBER CANCER INSTITUTE INC.) 法定代理人 Steven P. Caltrider 共同訴訟代理人牛豫燕律師莊郁沁律師黃柏維律師朱淑尹黃裕煦上列當事人間請求排除侵害專利權事件，上訴人對於中華民國11 1年11月17日本院111年度民專訴字第32號第一審判決提起上訴，本院於113年9月18日言詞辯論終結，判決如下：主文一、上訴駁回。二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。　事實及理由甲、程序方面壹、被上訴人瑞士商諾華公司（下稱諾華公司）法定代理人變更為Jernej Kristl、Agnieszka Sadlej-Dolega，具狀聲明承受訴訟並提出陳報狀及委任書為證（卷一第431頁、第93至9 5頁），核無不合，予以准許。　貳、按第二審當事人不得提出新攻擊或防禦方法。但如不許其提出顯失公平者，不在此限，民事訴訟法第447條第1項第6款定有明文。上訴人於二審提出新攻擊防禦方法，認中華民國第I324604號發明專利「星形孢菌素衍生物之新穎用途」（下稱系爭專利1）、第I302836號發明專利「作為FLT3受體酪胺酸激酶活性抑制劑之星狀孢素(STAUROSPORINE)衍生物」（下稱系爭專利2，與系爭專利1統稱系爭專利）違反核准時專利法第26條第2、3項規定而有應撤銷之事由，被上訴人雖表示不同意（卷二第353頁、卷三第334至338頁），然上訴人是在本院行爭點整理前即第一、二次準備程序前提出上開主張（卷一第260頁、卷二第344頁），依訴訟進行之程度，難認有逾時提出之情形，上訴人並已釋明前揭攻擊防禦方法對被上訴人是否得對其主張專利權具有重要性，如不許其提出將致顯失公平，是依民事訴訟法第447條第1項第6款規定，應許其提出。乙、實體方面壹、被上訴人主張：諾華公司係系爭專利1之專利權人，且與被上訴人美商達納-法伯癌症協會（下稱法伯癌症協會）同為系爭專利2之專利權人。台灣諾華股份有限公司（下稱台灣諾華公司）所進口及銷售之製劑即衛部藥輸字第027426號「療德妥軟膠囊25毫克」（下稱專利藥品）所包含之藥學組成物為系爭專利所保護。上訴人於民國110年12月17日以書面通知被上訴人方，聲明依藥事法第48條之9規定系爭專利均應撤銷，顯見上訴人擬以爭執系爭專利之有效性，遂其於藥品許可證經核准後即開展製造、販售「彌多妥軟膠囊25毫克」學名藥品（查驗登記申請號1106022022，下稱系爭藥品）之行為，上訴人顯有直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用該侵害系爭專利之學名藥的意圖，爰依專利法第96條第1項規定，聲明請求上訴人不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用任何依照上訴人查驗登記申請號1106022022所申請之藥品（下稱本件聲明）等情。貳、上訴人則以：系爭藥品雖落入系爭專利1請求項1至3、5至12 ；系爭專利2請求項1至6之權利範圍，然如本件爭點所示系爭專利違反核准時專利法第26條第2、3項規定，所列證據組合足以證明系爭專利前揭請求項不具進步性，系爭專利具有應撤銷之原因，不得對上訴人主張權利等語置辯。參、原審判決如本件聲明所示，上訴人不服敗訴，提起上訴並聲明：原判決廢棄。被上訴人於第一審之訴駁回。被上訴人答辯聲明：上訴駁回。肆、實體事項爭點如附表一所示（卷二第354至356頁）。伍、本院得心證理由：　　一、系爭專利1技術分析：　㈠系爭專利1技術內容：　　系爭專利1係關於自由態或醫藥上可接受的鹽的星形孢菌素衍生物(後稱"星形孢菌素衍生物")在製造醫藥組合物供治癒、減輕或預防性治療過敏性鼻炎、過敏性皮膚炎、藥物過敏或食物過敏、血管性水腫、蕁蔴疹、突發性嬰兒死亡病徵、氣管肺曲霉病、多發性硬化或肥大細胞增多症上的用途及關於溫血動物，較佳是人的治療方法，其中是將治療有效劑量的星形孢菌素衍生物給予患上述一種疾病或情況的溫血動物（系爭專利1說明書之[發明所屬之技術領域]，原審卷一第3 6頁）。㈡系爭專利1申請專利範圍：　　系爭專利1申請專利範圍共計12項，其中請求項1、3為獨立項，其餘為附屬項。被上訴人於112年4月28日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出申請更正申請專利範圍(更正系爭專利1請求項1至3)，業經該局於112年10月20日以(112)智專議(四)01155字第11221050310號函之專利更正核准審定書「准予更正」在案（卷二第315至316頁），更正後系爭專利 1之請求項1至12內容如附表二所示（以下系爭專利1請求項均指更正後內容）。二、系爭專利2技術分析：㈠系爭專利2技術內容：系爭專利2係關於式A,B,C,D,I,II,III,IV,V,VI及VII之星狀孢素衍生物(後文稱為："星狀孢素衍生物")於藥物製備上之用途，該藥物係用於治療涉及失調FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病，尤其是治療及/或預防治療白血病與脊髓發育不良徵候簇，及一種用於治療涉及失調FLT3受體酪胺酸激酶活性疾病之方法（系爭專利2說明書之[發明說明]，原審卷一第1 24頁）。㈡系爭專利2申請專利範圍：系爭專利2申請專利範圍共計6項，其中請求項1、4為獨立項，其餘為附屬項，內容如附表三所示。三、系爭藥品：　　上訴人依據我國西藥專利連結制度規定，於系爭藥品申請藥品許可證時，根據藥事法第48-9條規定，就專利藥品許可證所有人已核准專利藥品所登載之系爭專利專利權，向中央衛生主管機關為專利藥品對應之專利權應撤銷之聲明，並於衛生福利部通知學名藥查驗登記之資料齊備後，於110年12月1 7日書面通知專利藥品許可證所有人及專利權人即被上訴人方（原審卷一第198至662頁），卷內並無系爭藥品資訊。四、有效性證據如附表四所示。　五、110年12月10日公布施行之智慧財產案件審理法第16條規定：（第1項）當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。（第2項）前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。上訴人抗辯系爭專利1 請求項1至3、5至12及系爭專利2請求項1至6有應撤銷原因，本院就此抗辯應自為判斷。系爭專利1係於93年6月16日提出申請，經實體審查於99年1月28日審定准予專利，並於同年5 月11日公告，系爭專利2係於91年10月29日提出申請，經實體審查於97年7月25日審定准予專利，並於同年11月11日公告，是否有應撤銷之原因，應以系爭專利核准審定時所適用之92年2月6日修正公布，93年7月1日施行之專利法（下稱核准時專利法）為斷。六、爭點分析：　㈠系爭專利1請求項1至12並無違反核准時專利法第26條第2、3 項規定之情事： ⒈核准時專利法第26條第2項規定部分核准時專利法第26條第2項規定：發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。經查： ⑴在系爭專利1優先權日之前，與肥大細胞增多症相關之KIT突變為已知，例如乙證3(第1741頁緒論)揭露已知有兩類KIT活化突變，第一類突變的特徵是c-KIT原癌基因（編碼KIT蛋白的DNA)中與酶口袋(enzymatic pocket)相關部分的殘基經替換引起的點突變，使密碼子816處的胺基酸天冬胺酸(D)被替換，第二類突變是在犬肥大細胞腫瘤及人類胃腸道間質瘤中發現，其特徵是在近膜區域中的殘基被替換、缺失或插入，上述兩類KIT突變都是「功能獲得(gain-of-function)」型突變，會造成KIT激酶「結構性(constitutive)」活化。乙證3(圖1)亦描述一般在人類肥大細胞增多症所見之D816V突變對STI571(即衣麻廷尼)有抗性，亦即在系爭專利1優先權日之前，對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症係為已知。 ⑵系爭專利1實例3及4描述評估PKC412(即midostaurin)對與犬肥大細胞腫瘤有關的結構性活化KIT激酶之功效的活體外研究，其中所使用之BR及C2細胞即具有如前述之KIT突變位於近膜區的第二類突變，實例3揭示「使用10及1.0μM劑量時可觀察到完全抑制。使用0.1μM劑量時觀察到近完全抑制。使用0.001-0.01μM劑量的PKC412時見到c-kit有限度的自體磷酸化，而且較野型c-kit受體為更有效的此種突變受體的抑制劑」，實例4揭示對c-kit突變陽性的相同細胞株進行的類似活體外研究，結果顯示PKC412能有效抑制細胞增殖。實例 6揭示臨床試驗，顯示用100mg劑量，每天二次口服的PKC412 治療兩個月後，具有D816V KIT突變之患者獲得明顯的部分反應，並且該部分反應的結論為「此化合物對系統性肥大細胞增多症有活性」。 ⑶由於系爭專利1已揭露midostaurin可以抑制上開兩類不同之K IT結構性(constitutive)活化突變的實例，足以證實midost aurin對系爭專利1請求項1所載「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」、請求項2所載「其中該對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症為具有D816V突變之受體酪胺酸激酶KIT的肥大細胞增多症」、請求項3所載「受體酪胺酸激酶KIT之結構性(constitutive)活化的肥大細胞增多症」以及請求項4至1 2所載投藥方式、劑量等的治療功效，該發明所屬技術領域中具有通常知識者確實能夠將midostaurin用於治療對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症如具有D816V突變者及歸因於受體酪胺酸激酶KIT之結構性(constitutive)活化的肥大細胞增多症，因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者在無須過度實驗的情況下，即能瞭解申請專利之發明內容，並可據以實施系爭專利1請求項1至12的發明，故系爭專利1請求項1至12對應之發明說明未有違反核准時專利法第26條第2 項規定之情事。 ⑷上訴人雖稱系爭專利1並未揭露任何具體實例證明式VII化合物之醫藥用途例如對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症、未揭露除D816V突變以外之其他對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症類型、未揭露除D816V突變以外之其他受體酪胺酸激酶KIT之結構性(constitutive)活化的肥大細胞增多症類型如乙證28、乙證29揭露者等而認系爭專利1違反核准時專利法第26條第2項之規定云云(卷二第327至331頁、卷三第70至 71頁)，惟如前述，系爭專利1之實例3、4及6已揭露midosta urin可以抑制兩類不同之KIT結構性(constitutive)活化突變(近膜區域突變以及D816V突變)的實例，且在系爭專利1優先權日之前，對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症具D816V 突變亦屬習知，亦即系爭專利1已揭露具體實例證明式VII化合物(即PKC412或midostaurin)之醫藥用途例如可治療對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症、抑制除D816V突變以外之其他結構性(constitutive)活化受體酪胺酸激酶KIT等，且由於已知D816V KIT突變是對衣麻廷尼產生抗性的代表性突變，可導致受體酪胺酸激酶KIT之結構性活化，在審閱系爭專利1之發明說明揭示内容及實例說明與相關結論後，該發明所屬技術領域中具有通常知識者確實能夠預期可將midost aurin用於治療除D816V突變以外之其他對衣麻廷尼有抗性及受體酪胺酸激酶KIT之結構性活化的肥大細胞增多症類型，且上訴人所引用之乙證28及乙證29係在系爭專利1優先權日後始公開，被上訴人自不可能於系爭專利1之發明說明中記載於系爭專利1優先權日後始發現的突變，況上訴人並未提呈任何證據證明midostaurin無法治療除D816V以外之突變的肥大細胞增多症，至於上訴人所舉美國最高法院Amgen. v. Sanofi案判決(卷三第326至327頁)係關於以功能性用語界定之抗體的可據以實現要件判斷，與本件案情不同，專利權採屬地主義，各國專利法制不同，審查基準互異，自難比附援引，執為本件有利之論據，上訴人上開主張並不可採。　 ⒉核准時專利法第26條第3項規定部分：核准時專利法第26條第3項規定：申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。經查： ⑴如前所述，在系爭專利1優先權日之前，與肥大細胞增多症相關之KIT突變以及對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症為已知，例如乙證3揭露兩類不同之KIT結構性(constitutive)活化突變(近膜區域突變以及D816V突變)與肥大細胞增多症相關，乙證3亦描述一般在人類肥大細胞增多症所見之D816V突變對STI571(即衣麻廷尼)有抗性，且系爭專利1之發明說明已有描述kit基因突變肥大細胞增多症及其對衣麻廷尼抗性，如第52至53頁的連接段落揭示：「此處所謂〝肥大細胞增多症〞係關於系統性肥大細胞增多症，例如肥大細胞瘤，也關於犬肥大細胞腫瘤……肥大細胞增多症的病原一般歸因於受體酪胺酸激酶的結構性活化KIT。於多數肥大細胞增多症病人，KIT酪胺酸激酶活性的失控是由於蛋白質密碼子816(D81 6V)之突變，此也於活體外或活體内導致對衣麻廷尼或衣麻廷尼甲基磺胺酸鹽的抗藥性」、第44至45頁的連接段落揭示：「現已令人驚奇地發現MIDOSTAURIN具有治療性質，此性質使其特別適用於治療……肥大細胞增多症……MIDOSTAURIN在預防或治療上述疾病及情況已對衣麻廷尼(imatinib)或其醫藥上可接受的鹽已發展成抗性的情形」等，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於先前技術以及系爭專利1之發明說明內容，可理解midostaurin用於系爭專利1請求項3所載「治癒性，舒緩性或預防性治療受體酪胺酸激酶KIT之結構性(constitutive)活化的肥大細胞增多症」及用於請求項 1所載「治癒性，舒緩性或預防性治療對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」所能治療之具體疾病，系爭專利1請求項1 及3並無上訴人所稱有不明確之情事，由於上訴人並未具體指明其餘請求項有何其他不明確之處，故系爭專利1請求項2 、4至12亦符合明確要件。 ⑵如前所述，在系爭專利1優先權日之前，與肥大細胞增多症相關之KIT突變以及對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症為已知，例如乙證3揭露一般在人類肥大細胞增多症所見之D816V 突變對STI571(即衣麻廷尼)有抗性，且系爭專利1已揭露mid ostaurin可以抑制其優先權日之前已知兩類不同之KIT結構性(constitutive)活化突變的實例(實例3、4係關於近膜區域突變以及實例6係關於D816V突變)，足以證實midostaurin 對系爭專利1請求項1所載「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」及請求項3所載「受體酪胺酸激酶KIT之結構性(const itutive)活化的肥大細胞增多症」的治療功效，故系爭專利 1請求項1及3確實可為發明說明及圖式所支持，並無上訴人所稱有無法支持之情事，由於上訴人並未具體指明其餘請求項有何其他無法為發明說明及圖式所支持之處，故系爭專利 1請求項2、4至12亦符合支持要件。　 ⑶上訴人雖稱所屬技術領域中具有通常知識者顯然「無法」僅從發明說明所揭露之式VII化合物可用於犬肥大細胞腫瘤，或帶有D816V KIT突變及野生型FLT-3雜合性的系統性肥大細胞增多症，而總括得到式VII化合物可用於治療所有對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症(系爭專利1請求項1)或是所有受體酪胺酸激酶KIT之結構性(constitutive)活化的肥大細胞增多症(系爭專利1請求項3)而認系爭專利1違反核准時專利法第26條第3項規定云云(卷二第331至333頁)。惟如前述，系爭專利1之實例3、4及6已揭露midostaurin可以抑制兩類不同之KIT結構性(constitutive)活化突變(近膜區域突變以及D816V突變)的實例，亦即系爭專利1已揭露具體實例證明式VII化合物(即PKC412或midostaurin)之醫藥用途例如可治療對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症、抑制除D816V突變以外之其他結構性(constitutive)活化受體酪胺酸激酶KI T等，且由於已知D816V KIT突變是對衣麻廷尼產生抗性的代表性突變，可導致受體酪胺酸激酶KIT之結構性活化，在審閱系爭專利1之發明說明揭示内容及實例說明與相關結論後，該發明所屬技術領域中具有通常知識者確實能夠總括得到 midostaurin可用於治療除D816V突變以外之其他對衣麻廷尼有抗性及受體酪胺酸激酶KIT之結構性活化的肥大細胞增多症類型，上訴人主張並不可採。㈡乙證1、2之組合、乙證1至3之組合、乙證1、2、4之組合、乙證1至4之組合不足以證明系爭專利1請求項1不具進步性： ⒈系爭專利1請求項1內容如附表二所示。⑴乙證1摘要揭露midos taurin（PKC-412，CGP41251）等化合物為protein kinas e C（PKC）抑制劑，midostaurin即相同於系爭專利1請求項1中「式(VII)化合物」，而該摘要亦揭露「……瞭解PKC 亞型在涉及癌症的信號轉導途徑中的複雜、經常相互矛盾的作用對於解釋具『不同選擇性』之PKC抑制劑觀察到的臨床結果非常重要，……在目前階段中，PKC抑制劑治療癌症的潛力尚未被實現」，乙證1揭露內容與系爭專利1請求項 1之差異在於，乙證1並未揭露midostaurin可用於治療對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症。⑵乙證1（第2123頁，右欄「3.Agents in development (開發中的藥劑）」一節第9至13行）雖揭露第一世代的星形孢菌素衍生物（包含CGP41251，即midostaurin)可達成較好的激酶選擇效果，但該節指出其他化合物Ro 31-8220及Ro 32-0432則展現出更高的激酶選擇性及PKC同功酶選擇性，即該發明所屬技術領域中具有通常知識者依激酶選擇性效果，不會有合理動機選擇以midostaurin為研究目標。⑶乙證1〈第2124頁第3.1節「Broad range kinase inhibitors」(廣效性磷酸酶抑制劑)〉雖揭露midostaurin（PKC-412，CGP41251）為一種廣效性激酶抑制劑，且最初開發作為PKC選擇性抑制劑，其中表1列舉22種midostaurin可抑制之激酶或受體，其中包含幹細胞因子受體c-kit，然該midostaurin對於 c-kit的IC50為600nM，相較於c-PKC＇s-α、-β、-γ（IC50 為22-32nM）、Phk（phosphorylase kinase，IC50為38nM ）、PDGFR-β（platelet derived growth factor-β，IC5 0為50nM）、Syk（非受體之酪胺酸激酶，IC50為95nM）等之IC50，顯然midostaurin對c-kit的IC50相較於midostau rin對前述激酶之IC50高6倍以上，代表midostaurin對於c -kit的活性遠低於對c-PKC＇s-α、-β、-γ、Phk、PDGFR-β 、Syk等的活性，是以，該發明所屬技術領域中具有通常知識者當可理解該midostaurin對於c-kit雖具有抑制效果，但相較於c-PKC＇s-α、-β、-γ等的抑制效果並不顯著，且無法確認其是否可抑制肥大細胞「突變」之c-kit表現，縱使乙證1（第2125頁右欄最後一段）揭露使用1-100毫克劑量之midostaurin，僅有少數的副作用，惟基於前述，midostaurin對於c-kit之抑制效果較其他激酶之抑制效果差，就該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，並不會有動機將midostaurin應用於抑制kit表現如抑制「肥大細胞之D816V突變kit表現」以治療「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」。⑷依乙證2（第690頁「Rational fo r use of kit inhibitors」一節，第691頁「Preliminar y Feasibility Studies」第7至10行）雖揭露肥大細胞增多症患者中常發現讓c-kit持續活化的突變(包括Asp816突變)，其會使肥大細胞增殖及轉化，故抑制活化的c-kit可能對肥大細胞增多症的治療是有效的，乙證2(第691頁倒數第7行至第693頁第2行)揭露具有對應人類D816V突變之D 814Y突變的鼠P815細胞株，所測試之5種可抑制野生型kit 磷酸化的吲哚酮（indolinones）化合物中，僅有SU6577 於40μM濃度下可以顯著「減少」P815細胞株中突變之kit 磷酸化及抑制該細胞生長（參圖1及圖2B），亦即縱使是結構相近的吲哚酮化合物亦難以預期是否可抑制D816V突變kit磷酸化，況且SU6577之結構與midostaurin有顯著不同（參卷一第408頁兩者之結構式），該發明所屬技術領域中具有通常知識者當無法合理預期midostaurin具有與S U6577相似之抑制D816V突變kit磷酸化的功效。⑸乙證2（第693頁「Therapeutic considerations」一節）揭露初步體外試驗結果顯示kit激酶抑制劑可有效殺死肥大細胞增多症之腫瘤肥大細胞，也許最終可以作為治療肥大細胞增多症基礎，但活體內具有kit激酶表現，尚存在於其他細胞，如：黑色素細胞、Cajal間質細胞、生殖細胞、造血幹細胞及中樞神經系統等，然造血幹細胞係為一最大隱憂，抑制該kit激酶表現，可能會導致致命性貧血，故kit 抑制劑針對應用於患有肥大細胞增多症「動物模型」應詳細研究，方能嘗試應用於治療人體。⑹如前所述，基於乙證1教示midostaurin對於c-kit之抑制效果較其他激酶之抑制效果差，又乙證2教示即使是結構相近的吲哚酮化合物亦難以預期是否可抑制D816V突變kit磷酸化，且給予選擇性不好之kit抑制劑可能會導致致命性貧血等副作用，該發明所屬技術領域中具有通常知識者縱使參酌乙證1及乙證2之技術內容，亦不會有動機將結構與吲哚酮迥異之m idostaurin應用於抑制「肥大細胞之D816V突變kit表現」以治療「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」，遑論可合理預期midostaurin可以達成如系爭專利1發明說明所示之治療對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症之功效，故乙證1及乙證2之組合，不足以證明系爭專利1請求項1不具進步性。　⒉乙證3（第1741頁摘要左欄第5至9行、第1741頁摘要左欄第14 行至中欄第1行）揭露c-KIT蛋白上可包含Asp816Val的「酶促位點（enzymatic site)」突變，且STI571(即衣麻廷尼（ imatinib))無法抑制成人型肥大細胞增多症患者中具Asp816 Val酶促位點突變的c-KIT蛋白活化，惟乙證3並未對於應以何種化合物取代衣麻廷尼以治療對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症提出任何指引，尚難謂本領域具有通常知識者有動機將midostaurin取代衣麻廷尼以治療對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症，乙證3並無法彌補乙證1及乙證2之不足，故乙證1至3之組合不足以證明系爭專利1請求項1不具進步性。　⒊乙證4（第2欄第14至28行）揭露對星形孢菌素進行取代，則所得的N-取代衍生物可保持對抗蛋白激酶C的抑制活性，但減少對其他蛋白激酶的抑制作用，由於選擇性的增加，星形孢菌素衍生物可符合在治療方面的重要需求，特別是對細胞增殖的影響。又乙證4（第28欄例18）揭露N-benzoyl-staur osporine即為midostaurin，乙證4（第23欄第21至29行）揭露一種醫藥組合物，特別是口服給藥劑型（如錠片或膠囊），包含5至500mg的活性成分，較佳包含10至100mg的活性成分，惟乙證4仍未教示midostaurin可用於治療肥大細胞增多症，遑論用於治療對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症，故乙證4亦無法彌補乙證1及乙證2之不足，因此，乙證1、2、4 之組合不足以證明系爭專利1請求項1不具進步性。 ⒋承上所述，既然乙證3及乙證4均無法彌補乙證1及乙證2之不足，是以，乙證1至4之組合自不足以證明系爭專利1請求項1 不具進步性。 ⒌上訴人所述不可採之理由： ⑴上訴人稱「原審判決第28頁第29行至第29頁第30行，認為引證文件需具體揭露『對於腫瘤肥大細胞的突變c-kit之表現是否有抑制作用』，且須明確記載midostaurin於體内試驗治療肥大細胞增多症或腫瘤之效果，始得證明604專利請求項1不具進步性」，以致原審判決就進步性之判斷標準與審定時審查基準之教示有所牴觸而有違誤云云(卷一第112頁），惟原審判決係基於乙證1教示midostaurin對於c-kit之抑制效果較其他激酶之抑制效果差，以及乙證2教示即使是結構相近的吲哚酮化合物亦難以預期是否可抑制D816V突變kit磷酸化，且給予選擇性不好之kit抑制劑可能會導致致命性貧血等副作用，故kit抑制劑針對應用於患有肥大細胞增多症「動物模型」應詳細研究，方能嘗試應用於治療人體(原審判決第28、29頁)，才作出「該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法預期midostaurin是否具有抑制腫瘤肥大細胞「突變」之kit表現，亦無法獲致midostaurin是否具有『特異性地專一作用』在腫瘤肥大細胞，且由於體外細胞試驗環境與體內試驗（人體或動物）差異甚大，並未考量體內吸收、分布、代謝及排泄之作用，故體內試驗具有高度不可預測性」 (原審判決第29頁第21至27行)之論述，亦即原審判決已詳盡說明基於上訴人提呈之證據所揭露之內容並無法推論出mido staurin與治療肥大細胞增多症間之關連性的具體理由，原審判決並未與專利審查基準有所牴觸，上訴人所述並不可採。 ⑵上訴人稱乙證2及乙證1皆已明確揭露midostaurin與SU6577具備相似藥理功效而有動機嘗試將其他kit抑制劑用於治療肥大細胞增多症；因知悉c-kit抑制劑可能對野生型或具有突變之肥大細胞增多症的治療是有效的而有動機自現有的c-ki t抑制劑中尋找合適的化合物作為藥物開發的前導化合物；乙證30的研究目的為找出可抑制突變型KIT功能的受體酪胺酸激酶抑制劑，且其表2中將PKC412(即midostaurin)與其他吲哚酮化合物並列比較等，並提出專家意見書(第5頁「通常知識者有動機利用Midostaurin治療肥大細胞增多症」段落1 5及16)作為佐證而認系爭專利1不具進步性云云(卷一第117 頁、卷二第17頁、卷三第75至76頁)，並引用美國PTAB上訴決定(乙證25)稱所有吲哚酮化合物皆有抑制P815細胞生長之效果而可合理預期作為c-kit抑制劑之midostaurin可用於治療肥大細胞增多症(卷三第325頁)。惟如前述，乙證2揭露5 個測試吲哚酮化合物中僅有1個可顯著減少D816V突變kit磷酸化及抑制P815細胞生長，亦即乙證2已然教示即使是結構相近的吲哚酮化合物，亦難以預期是否可有效抑制D816V突變kit磷酸化，此代表藉由抑制kit之活性以治療肥大細胞增多症係具有高度之不可預測性，縱認乙證2中所有吲哚酮化合物或多或少有抑制P815細胞生長之效果，然而該發明所屬技術領域中具有通常知識者欲嘗試將其他kit抑制劑用於治療肥大細胞增多症，亦僅有動機去選擇與吲哚酮化合物結構較為相近之化合物，幾無可能在缺乏任何指引的狀態下改嘗試去選擇與吲哚酮之結構迥異之星形孢菌素衍生物如midost aurin，且專利權採屬地主義，各國專利法制不同，審查基準互異，例如系爭專利1之歐洲對應案即未見採相似見解，實無法僅依上開美國PTAB上訴決定即遽認系爭專利1請求項1 不具進步性。上訴人雖另提出乙證30稱其於表2中將可用於抑制野生型KIT之PKC412(即midostaurin)與其他吲哚酮化合物並列而有動機嘗試將PKC412測試用於抑制突變型KIT，然如前述，乙證1已然揭示midostaurin雖可抑制野生型KIT，惟其抑制效果並不顯著，且乙證30中關於表2的說明係記載「與其他酪胺酸激酶抑制劑相比，多標靶吲哚酮SU11652、S U11654與SU11655是野生型與突變型KIT的有效抑制劑，其藥物濃度在體內很容易達到」(第592頁右欄第1至5行)，亦即乙證30之表2雖將PKC412與其他吲哚酮化合物並列，然乙證3 0明確教示吲哚酮化合物相較於其他酪胺酸激酶抑制劑係為較佳之kit抑制劑，故所屬領域具有通常知識者根據乙證30 揭示之內容，亦僅會進一步選擇將吲哚酮化合物應用於治療與突變型KIT相關之疾病，而無動機去選擇已被認為效果相對較差之其他酪胺酸激酶抑制劑如PKC412(即midostaurin) ，上訴人所述並不可採。 ⑶上訴人稱由於midostaurin可抑制c-kit且其IC50 600nM遠低於乙證2中所測試的劑量，通常知識者有合理動機選擇乙證1揭露之非毒性、具高選擇性且可作為c-kit抑制劑的mi dostaurin，測試其對於肥大細胞增多症的治療效果而不具進步性云云(卷一第118頁)。惟乙證1表1中的測試樣本是「蛋白質本身」而非「細胞」，因此表1中對「c-kit蛋白質」之IC50值不能直接與加到「C2細胞」及「P-815細胞」試驗中所使用之試劑濃度進行比較，更何況乙證2給予C2細胞「5 μM」以及給予P-815細胞「40 μM」根本不是 IC50值，且相較於c-PKC(midostaurin原即是針對抑制PKC 所開發的化合物)以及表1中的大多數其他激酶，midostau rin對c-kit之600nM的IC50並非顯著，因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會認為midostaurin是抑制c -kit的良好候選物，更何況是抑制突變之c-kit，故上訴人所述不可採。 ⑷上訴人稱乙證1並未揭露化合物Ro 31-8220及Ro 32-0432具有 kit抑制劑活性，然midostaurin不但具有較好的激酶選擇性、潛在性的治療指數及顯著地非毒性，亦具有c-kit抑制劑活性而有動機選擇以midostaurin為研究目標等並提出專家意見書(第5至6頁「通常知識者有動機利用Midostaurin治療肥大細胞增多症」段落17)作為佐證(卷一第119頁、卷二第1 7至19頁)。惟乙證1主要介紹當時開發之PKC抑制劑以作為抗癌藥物，係根據選擇性從低到高描述PKC抑制劑，首先提到：相較於非選擇性吲哚并咔唑星形孢菌素，CGP41251(即mid ostaurin)被稱為「第一代星形孢菌素類似物」，具有較高的激酶選擇性及潛在治療指數；隨後再提到：Ro 31-8220及 Ro 32-0432除了PKC同功酶選擇性外，表現出更高的激酶選擇性；而LY-333531、LY-317615及LY-379196亦展現其他程度的激酶及PKC同功酶選擇性（第2123頁右欄「3.Agents in development(開發中的藥劑）」一節第9至19行），基於前述乙證1所教示之選擇性順序，該發明所屬技術領域中具有通常知識者當然會傾向選擇具更佳激酶及PKC選擇性的新化合物(例如Ro 31-8220、Ro 32-0432、LY-333531、LY-31761 5及LY-379196)，而非CGP41251(即midostaurin)作為潛在的發展目標，以研究各該化合物如何以其PKC抑制能力達成潛在之抗癌效果，縱使選擇了midostaurin作為進一步研究目標，亦僅會根據乙證1之研究主題針對midostaurin之PCK抑制能力及其抗癌效果進行研究，幾無可能偏離乙證1之研究主題而特意去選擇抑制效果較其他激酶之抑制效果差的c-ki t以將midostaurin用於治療乙證1所未提及之肥大細胞增多症，更無可能用於治療對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症，上訴人特意擷取乙證1第2123頁右欄「3.Agents in devel opment (開發中的藥劑）」一節第9至13行之文字敘述，刻意忽略同一節第13至19行關於其他化合物如Ro 31-8220等表現出更高的激酶選擇性的文字敘述，顯與乙證1所教示之內容不一致，所述並不可採。 ⑸上訴人稱「若依照原審判決之邏輯，乙證1中midostaurin對於c-kit的IC50為600nM，低於n-PKC＇s-ε、a-PKC-ζ的IC50 (分別為2,000及465,000 nM)等，是該發明所屬技術領域中具有通常知識者當可理解該midostaurin對於幹細胞因子受體c-kit具有抑制效果，且相較於n-PKC＇s-ε及a-PKC- ζ抑制效果較為顯著（IC50值濃度相對較低），就該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，有動機將midostau rin應用於抑制『腫瘤肥大細胞之kit表現』」而不具進步性云云(卷一第119至120頁)。惟n-PKC＇s-ε、a-PKC-ζ是n-PK C同功型，而非c-PKC同功型，由乙證1之表1可知，midost aurin對c-kit的IC50(600nM)顯著高於其開發的c-PKC同功型(22-32nM)，代表midostaurin對c-kit的活性遠低於對c -PKC的活性，且midostaurin對於PKA、cdk1/cyclin B、c -kit、c-Src、c-Fgr及VEGF-R1之抑制同被歸類於在約微莫耳濃度(第2124頁右欄第1段)，該發明所屬技術領域中具有通常知識者實無動機從前述6種抑制效果並非較佳的激酶中，特意去選擇c-kit以將midostaurin用於治療乙證 1所未提及之肥大細胞增多症，更無可能用於治療對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症，故上訴人所述不可採。㈢乙證1至3之組合、乙證1至4之組合不足以證明系爭專利1請求項2不具進步性：系爭專利1請求項2係為依附於請求項1之附屬項，包含請求項1之全部技術特徵，其進一步界定之內容如附表二所示。同前所述，既然乙證1至3或乙證1至4之組合均不足以證明系爭專利1請求項1不具進步性，亦即前述證據組合均不足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機將midostauri n應用於治療「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」，而已知具有D816V突變之受體酪胺酸激酶KIT會使肥大細胞增多症患者對衣麻廷尼具有抗性(乙證3摘要)，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者自亦無動機將midostaurin應用於治療「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症為具有D816V突變之受體酪胺酸激酶KIT的肥大細胞增多症」，因此，乙證1 至3或乙證1至4之組合亦不足以證明系爭專利1請求項2不具進步性。㈣乙證1、2之組合、乙證1至3之組合、乙證1、2、4之組合、乙證1至4之組合不足以證明系爭專利1請求項3不具進步性： ⒈系爭專利1請求項3內容如附表二所示。同前所述，既然乙證1 、2、乙證1至3、乙證1、2、4或乙證1至4之組合均不足以證明系爭專利1請求項2不具進步性，亦即前述證據組合均不足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機將midost aurin應用於抑制「肥大細胞之D816V突變kit表現」以治療「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」，而已知肥大細胞之D816V突變KIT表現會導致受體酪胺酸激酶KIT之結構性(co nstitutive)活化(乙證3第1741頁「Introduction」左欄第1 段)，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者自亦無動機將midostaurin應用於治療受體酪胺酸激酶KIT之結構性(con stitutive)活化的肥大細胞增多症，因此，乙證1、2、乙證 1至3、乙證1、2、4或乙證1至4之組合亦不足以證明系爭專利1請求項3不具進步性。 ⒉上訴人稱「原審判決第26頁第3點……『系爭專利之發明所欲治療之肥大細胞增多症，當是因蛋白質密碼子816（D816V）之突變造成KIT酪胺酸激酶活性的失控所導致者』」、「請求項2所請發明始為因蛋白質密碼子816(D816V)之突變造成KIT酪胺酸激酶活性的失控所導致者，而604專利請求項 1、3不應解釋為因蛋白質密碼子816(D816V)之突變造成的『肥大細胞增多症』」等違反禁止讀入原則及請求項差異原則云云（卷一第109至111頁），並提出系爭專利1之美國對應案相關決定(乙證25至27)為佐。惟上訴人上開關於原審判決之質疑內容並不影響系爭專利1之進步性認定，且原審判決第28頁第3至13行記載：「發明所屬技術領域中具有通常知識者當可理解該Midostaurin對於幹細胞因子受體c-kit雖具有抑制效果，但相較於c-PKC’s-α、-β、-γ 抑制效果並不顯著（IC50值濃度相對較高），更未揭露是否可抑制腫瘤肥大細胞『突變』之c-kit表現……就該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，不會有動機將midost aurin應用於抑制『腫瘤肥大細胞突變之kit表現』，且無法預期具有抑制效果」，亦即原審判決僅是例示說明具有D8 16V突變的肥大細胞增多症為可由midostaurin治療的肥大細胞增多症的一種具體類型實例，且原審判決第31頁第18 至21行亦明確記載：「該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌乙證1、2之內容，並不會有動機使用midostauri n治療肥大細胞增多症，且不會有應用midostaurin治療肥大細胞增多症會獲得治療成功之合理預期」，依上所述，原審判決應無意將系爭專利1請求項1、3的肥大細胞增多症限定為僅具有D816V突變的肥大細胞增多症，並未違反禁止讀入原則及請求項差異原則，上訴人所述不可採。㈤乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4 、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2、3、4 、6之組合不足以證明系爭專利1請求項5不具進步性： ⒈系爭專利1請求項5係依附於請求項1或2之附屬項，包含請求項1或2之全部技術特徵，其進一步界定之內容如附表二所示。乙證5（第41頁第4段）揭露Midostaurin（第34頁，式VII ）可以與一種或多種可藥用載體和任選的一種或多種其它常規藥用助劑聯用等，乙證5（第43頁倒數第2段至第44頁第1 段）揭露式VII化合物有效的日劑量為100至300mg，較佳為1 25mg至250mg，最佳為220至230mg，優選225mg。式VII的化合物最佳一天給藥一次、兩次或三次，每日總劑量為100至3 00mg。在一個實施方案中，式VII的化合物是一天三次地進行給藥，每日總劑量為220至230mg，較佳為225mg，並且每次給藥劑量較佳為70至80mg，優選75mg。惟乙證5係針對治療「涉及FLT3受體酪胺酸激酶活性失調之白血病及骨髓增生異常綜合症」，非「肥大細胞增多症」，且如前述，乙證1 、2、乙證1至3、乙證1、2、4或乙證1至4之組合均不足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機將midostauri n應用於治療「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4、5之組合、乙證1至5之組合，並無法有合理動機經一般例行性試驗而完成系爭專利1請求項5之發明，故前述證據之組合不足以證明系爭專利1請求項5不具進步性。 ⒉乙證6（第6頁第0078段）揭露一種包含N-benzoyl-Stauropor ine（即midostaurin）的醫藥組合物，對75公斤哺乳動物（如成人），所使用劑量為每日25 mg至300 mg、較佳為每日100 mg至225 mg、例如：120 mg至225 mg，例如：15 0 mg活性試劑，乙證6（第6頁第0082段）揭露藥物組合物是單位劑型的情況下，每個單位劑型將適宜含有25至100m g活性成分，較佳為25至72mg活性成分，這樣的單位劑型適合每天給藥1至5次，取決於特定的治療目的、治療組分等，惟由於乙證6係揭露投服包含midostaurin之醫藥組成物後，midostaurin所呈現之相關藥物動力學參數（如：C max、AUC），且上開劑量並非用於治療「肥大細胞增多症」、「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」之劑量，故乙證6並未揭露Midostaurin用於治療「肥大細胞增多症」及「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」之劑量。且如前述，乙證1、2、乙證1至3、乙證1、2、4或乙證1至4之組合均不足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機將midostaurin應用於治療「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1、2、3、4、6之組合並無法有合理動機經一般例行性試驗而完成系爭專利1請求項5之發明，因此，前述證據之組合不足以證明系爭專利1請求項5不具進步性。　㈥乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4 、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2、3、4 、6之組合不足以證明系爭專利1請求項6不具進步性：系爭專利1請求項6係依附於請求項5之附屬項，包含請求項5 之全部技術特徵，其進一步界定之內容如附表二所示。承上所述，乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1 、2、4、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2 、3、4、6之組合，不足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者有合理動機，經一般例行性試驗而完成請求項5之M idostaurin用於治療「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」之每日有效量100至300毫克，遑論Midostaurin（即式VII ）用於治療前開疾病之每日有效量220至230毫克，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4、5之組合、乙證1、2 、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2、3、4、6之組合，並無法有合理動機經一般例行性試驗而完成系爭專利1請求項6之發明，故前述證據之組合不足以證明系爭專利1請求項6不具進步性。㈦乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4 、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2、3、4 、6之組合不足以證明系爭專利1請求項7不具進步性：系爭專利1請求項7係依附於請求項6之附屬項，包含請求項6 之全部技術特徵，其進一步界定之內容如附表二所示。承上所述，乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1 、2、4、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2 、3、4、6之組合，不足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者有合理動機，經一般例行性試驗而完成請求項6之M idostaurin用於治療「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」之每日有效量220至230毫克，遑論Midostaurin（即式VII ）用於治療前開疾病之每日有效量225毫克，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4、5之組合、乙證1、2、 6之組合、乙證1、2、3、6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2、3、4、6之組合，並無法有合理動機經一般例行性試驗而完成系爭專利1請求項7之發明，故前述證據之組合不足以證明系爭專利1請求項7不具進步性。㈧乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4 、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2、3、4 、6之組合不足以證明系爭專利1請求項8不具進步性：系爭專利1請求項8係依附於請求項1或2之附屬項，包含請求項1或2之全部技術特徵，其進一步界定之內容如附表二所示。承上所述，乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2 、3、6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2、3、4、6之組合，不足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者有合理動機，經一般例行性試驗而完成Mi dostaurin用於治療「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」之每日有效量100至300毫克的發明，更無法完成Midostau rin（即式VII）用於治療前開疾病之劑量及給藥頻率為「每天給予一、二或三次，總劑量是每天100至300毫克」的發明，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌乙證1、2 、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、乙證1、 2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2、3、4、6之組合，並無法有合理動機經一般例行性試驗而完成系爭專利1 請求項8之發明，故前述證據之組合不足以證明系爭專利1請求項8不具進步性。㈨乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4 、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2、3、4 、6之組合不足以證明系爭專利1請求項9不具進步性：系爭專利1請求項9係依附於請求項8之附屬項，包含請求項8 之全部技術特徵，其進一步界定之內容如附表二所示。承上所述，乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1 、2、4、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2 、3、4、6之組合，不足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者有合理動機，經一般例行性試驗而完成請求項8之Mido staurin用於治療「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」是「每天給予一、二或三次，總劑量是每天100至300毫克」，遑論Midostaurin（即式VII）用於治療前開疾病之總劑量是每天220至230毫克，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證 1、2、4、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2 、3、4、6之組合，並無法有合理動機經一般例行性試驗而完成系爭專利1請求項9之發明，故前述證據之組合不足以證明系爭專利1請求項9不具進步性。㈩乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4 、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2、3、4 、6之組合不足以證明系爭專利1請求項10不具進步性：系爭專利1請求項10係依附於請求項9之附屬項，包含請求項 9之全部技術特徵，其進一步界定之內容如附表二所示。承上所述，乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、 6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1 、2、3、4、6之組合，不足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者有合理動機，經一般例行性試驗而完成請求項9 之Midostaurin用於治療「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」是「每天給予一、二或三次，總劑量是每天220至230 毫克」，何況Midostaurin（即式VII）用於治療前開疾病之總劑量是每天225毫克，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3 、6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2、3、4、6之組合，並無法有合理動機經一般例行性試驗而完成系爭專利1請求項10之發明，故前述證據之組合不足以證明系爭專利1請求項10不具進步性。 乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4 、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2、3、4 、6之組合不足以證明系爭專利1請求項11不具進步性：系爭專利1請求項11係依附於請求項1或2之附屬項，包含請求項1或2之全部技術特徵，其進一步界定之內容如附表二所示。承上所述，乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、 2、3、6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2、3、4、6之組合不足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者有合理動機，經一般例行性試驗而完成Mi dostaurin用於治療「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」是「每天給予三次，總劑量是每天100至300毫克」之發明，更無法完成Midostaurin（即式VII）用於治療前開疾病之劑量及給藥頻率為「每天給予三次，總劑量是220至230毫克，且每次給予70至80毫克劑量」的發明，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌乙證1、2、5之組合、乙證1、2 、3、5之組合、乙證1、2、4、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證 1至5之組合、乙證1、2、3、4、6之組合，並無法有合理動機經一般例行性試驗而完成系爭專利1請求項11之發明，故前述證據之組合不足以證明系爭專利1請求項11不具進步性。 乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4 、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2、3、4 、6之組合不足以證明系爭專利1請求項12不具進步性： ⒈系爭專利1請求項12係依附於請求項11之附屬項，包含請求項 11之全部技術特徵，其進一步界定之內容如附表二所示。承上所述，乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、 6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1 、2、3、4、6之組合，不足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者有合理動機，經一般例行性試驗而完成請求項11 之Midostaurin用於治療「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」是「每天給予三次，總劑量是220至230毫克，且每次給予70至80毫克劑量」，遑論Midostaurin（即式VII）用於治療前開疾病之劑量為「總劑量是225毫克，且每次給予75 毫克劑量」，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌乙證1、2、5之組合、乙證1、2、3、5之組合、乙證1、2、4 、5之組合、乙證1、2、6之組合、乙證1、2、3、6之組合、乙證1、2、4、6之組合、乙證1至5之組合、乙證1、2、3、4 、6之組合，並無法有合理動機經一般例行性試驗而完成系爭專利1請求項12之發明，故前述證據之組合不足以證明系爭專利1請求項12不具進步性。 ⒉上訴人稱「由於上開證據組合係用於證明604專利不具進步性而非新穎性，故乙證5或乙證6本無需單獨揭露midostaurin 用於治療『肥大細胞增多症』、『對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症』之劑量」，認原審判決稱上開證據不足證明系爭專利1請求項5至12不具進步性殊不足採云云（卷一第129頁）。惟查原審判決係基於乙證1、2、乙證1至3、乙證1、2、 4或乙證1至4之組合，均不足以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，有動機將midostaurin應用於治療「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」，縱使乙證5或乙證6揭露了 midostaurin治療其他疾病之劑量，然乙證5或乙證6亦未揭露midostaurin用於治療與「肥大細胞增多症」、「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」等相關疾病之劑量，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，參酌乙證1、2、5、乙證1、2、3、5、乙證1、2、4、5、乙證1、2、3、6、乙證1 、2、4、6、乙證1至5或乙證1、2、3、4、6之組合，仍無法有合理動機經一般例行性試驗而完成系爭專利1請求項5至12 之發明，亦即原審判決已綜合考量上開證據之組合並不足以使系爭專利1請求項5至12之發明不具進步性，而非僅依據乙證5或乙證6未揭露midostaurin用於治療與「肥大細胞增多症」、「對衣麻廷尼有抗性的肥大細胞增多症」之劑量即認定系爭專利不具進步性，上訴人所述不可採。 系爭專利2請求項1至6並無違反核准時專利法第26條第2、3項規定之情事： ⒈核准時專利法第26條第2項規定部分： ⑴系爭專利2之實例2使用表現兩種不同FLT3突變類型之Ba/F3細胞(即Ba/F3-FLT3-ITD細胞及Ba/F3-FLT3-D835Y細胞)，證實midostaurin在IC50<10nM下抑制Ba/F3-FLT3-ITD及Ba/F 3-FLT3-D835Y兩者細胞之增生，並在24至72小時内導致G1 細胞循環停止與細胞凋零，而在濃度達到500 nM下，不會抑制未經轉變Ba/F3細胞之生長，且對數種非失調/非突變型FLT3受體之人類白血病與淋巴瘤細胞不具細胞毒性，亦即系爭專利2之發明說明中的實例已證明midostaurin可有效抑制或殺死失調/突變的FLT3細胞，但對非失調/突變型的細胞不具毒性，具有高度專一性，故可佐證midostauri n對於涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病的治療功效。且在系爭專利2優先權日之前，已知涉及失調之FLT 3受體酪胺酸激酶活性之具體疾病種類，例如乙證8、甲證 22等揭示涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之多種白血病如急性骨髓白血病(AML)等及脊髓發育不良徵候簇(MDS) ，系爭專利2說明書第50至51頁亦有相關記載：「FLT3基因之迷行表現已被記載於成人與童年白血病中，包括急性骨髓白血病(AML)、具有三家系脊髓發育不良之AML(AML/T MDS)、急性淋巴胚細胞白血病(ALL)及脊髓發育不良徵候簇(MDS)……FLT3受體之活化突變已被發現於約35%患有急性骨髓胚細胞白血病(AML)之病患中，且係與不良預後有關聯。最常見之突變係涉及近細胞膜功能部位中之架構內複製，其中另外5-10%病患具有在天冬素835處之單點突變。此兩種突變係與FLT3之酪胺酸激酶活性之構成活化作用有關聯」。另外，在系爭專利2優先權日之前，已知midosta urin可作為蛋白質激酶C(PKC)之抑制劑，故其化學結構及其製備、藥物動力學(PK)曲線輪廓及劑量範圍皆屬已知如甲證20所示，系爭專利2說明書第50、55及56頁亦已揭示投藥劑量、投藥途徑等資訊。依上所述，該發明所屬技術領域中具有通常知識者確實能夠將midostaurin用於治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病，亦能理解該疾病所涵蓋的具體病症，因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者在無須過度實驗的情況下，即能瞭解申請專利之發明的內容，並可據以實施系爭專利2請求項1至6的發明，故系爭專利2請求項1至6對應之發明說明並無違反核准時專利法第26條第2項規定之情事。 ⑵上訴人稱系爭專利2實例1及2僅揭露米多星孢素可用於抑制野生型FLT3或是突變型FLT3酶活性，未揭任何具體實例證明米多星孢素之醫藥用途、Ba/F3細胞並非疾病模式、藥物開發需經過藥物探索、臨床前實驗(動物實驗)及臨床實驗(人體實驗)等步驟始得確認該藥物是否具有療效；並非所有白血病皆具有失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性而皆可使用米多星孢素進行治療；系爭專利2之美國對應案的審查委員亦認為僅根據發明說明中所提供之FLT3受體的抑制，無法使通常知識者能據以實施所請發明(乙證23)，認系爭專利2違反核准時專利法第26條第2項規定云云(卷一第262至265頁)，經查： ①如前所述，系爭專利2之發明說明中的實例2已然證明midosta urin可有效抑制或殺死失調/突變的FLT3細胞，但對非失調/ 突變型的細胞不具毒性，具有高度專一性，故上訴人稱系爭專利2實例1及2「揭露米多星孢素可用於抑制野生型FLT3」顯然有誤，且基於midostaurin對於失調/突變的FLT3細胞之高度專一性以及已知涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之具體疾病種類，亦足以證實midostaurin對於涉及失調之FLT 3受體酪胺酸激酶活性之疾病的治療功效，該發明所屬技術領域中具有通常知識者確實能夠將midostaurin用於治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病，故上訴人稱系爭專利2未揭任何具體實例證明米多星孢素之醫藥用途云云，並不可採。 ②由上訴人所提乙證21文獻第59頁左欄第22至27行記載：「在由不同臨床相關的致癌性酪激酶轉形之擴展平台Ba/F3細胞上使用該技術，對於生成預測性抗藥輪廓並指導未來激酶抑制劑的設計、開發及臨床應用決策非常有用」，可得知Ba/F 3細胞模型是廣泛應用於蛋白激酶癌症研究的良好工具，顯示出Ba/F3細胞突變與致癌基因癌症之間的密切關係，故系爭專利2實例2例示之突變Ba/F3細胞模型確實能夠說明在涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病中的治療應用，因此，上訴人以乙證21稱抑制Ba/F3細胞生長並非表示治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病云云，並不可採。 ③核准時之93年專利審查基準第二篇第十章第3.1.1.1.3節記載：「藥理試驗應採用該發明所屬技術領域中具有通常知識者普遍採用的科學方法，例如體外試驗、動物實驗或臨床試驗」(卷一第330頁)，亦即專利審查實務從未強制要求專利申請人必須提呈動物試驗或臨床數據來證明所請發明之功效，並例示體外試驗亦為一種可接受的科學證明方法。再者，如前所述，系爭專利2之發明說明業已充分揭露而使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能夠據以實施系爭專利2之發明，上訴人稱藥物開發需經藥物探索、臨床前實驗(動物實驗)及臨床實驗(人體實驗)等始得確認該藥物是否具有療效，實屬藥品為取得上市許可證所需進行之臨床前研究及臨床實驗，而非醫藥相關發明之專利的發明說明是否符合可據以實施要件所要求符合之條件，上訴人所述不可採。 ④系爭專利2請求項2為「根據申請專利範圍第1項之用途，其係用於治療白血病與脊髓發育不良徵候簇」，由於請求項2依附請求項1，自包含請求項1的所有技術特徵，故請求項2的白血病係指涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之白血病，而非其他成因之白血病，亦即系爭專利2請求項2並未請求治療所有白血病，同理，請求項5亦然，因此，上訴人稱並非所有白血病皆可使用米多星孢素進行治療等，實無法用以證明系爭專利2之發明說明不符可據以實施要件，上訴人所引用之乙證22亦僅為白血病類型基礎知識介紹之網頁，亦不能用以證明系爭專利2之發明說明不符可據以實施要件，上訴人所述不可採。 ⑤上訴人雖稱系爭專利2之美國對應案亦曾在審查過程中被認為無法使通常知識者能據以實施所請發明(乙證23)，惟專利權採屬地主義，各國專利法制不同，審查基準互異，自難比附援引，執為本件上訴人有利之論據。 ⒉核准時專利法第26條第3項規定部分： ⑴如前所述，在系爭專利2優先權日之前，已知涉及失調之FLT3 受體酪胺酸激酶活性之具體疾病種類，例如乙證8、甲證22 等揭示涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之多種白血病如急性骨髓白血病(AML)等及脊髓發育不良徵候簇(MDS)，系爭專利2說明書第50至53頁亦已充分描述涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於先前技術以及系爭專利2之發明說明內容，可理解midostaurin用於系爭專利2請求項1所載「治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病」及用於請求項4所載「治療患有涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性疾病」所能治療之具體疾病，系爭專利2請求項1及4並無上訴人所稱不明確之瑕疵，由於上訴人並未具體指明其餘請求項有何其他不明確之處，故系爭專利2請求項2、3、5、6亦符合明確要件。 ⑵如前所述，基於系爭專利2之發明說明中的實例2已證明midos taurin對於失調/突變的FLT3細胞之高度專一性，以及已知涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之具體疾病種類，足以證實midostaurin對於涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病的治療功效，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者確實能從系爭專利2之發明說明所揭露的內容，總括得到m idostaurin可用於治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病(請求項1、4)、(涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之)白血病(請求項2、5)與脊髓發育不良徵候簇(請求項2) ，以及(涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之)急性骨髓胚細胞白血病與高危險脊髓發育不良徵候簇(請求項3、6)，故系爭專利2請求項1至6可為發明說明及圖式所支持。 ⑶上訴人雖稱系爭專利2實例1、實例2中僅提供米多星孢素可用於抑制野生型FLT3或是突變型FLT3酶活性的實施例，無法總括得到米多星孢素可用於治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病，認系爭專利2違反核准時專利法第26條第3項規定云云(卷一第265至267頁)。惟如前述，系爭專利2發明說明中之實例2已證明midostaurin對於失調/突變的FLT3細胞之高度專一性以及已知涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之具體疾病種類，在審閱系爭專利2之發明說明揭示内容及實例說明與相關結論後，該發明所屬技術領域中具有通常知識者確實能夠總括得到midostaurin可用於治療系爭專利2 請求項1至6所記載的涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病，上訴人所述不可採。 乙證7至9之組合、乙證7、10、11之組合、乙證7、11、12之組合、乙證11、14之組合、乙證7、14、15之組合、乙證7、 8、16、17之組合不足以證明系爭專利2請求項1不具進步性： ⒈系爭專利2請求項1內容如附表三所示。⑴乙證7第92頁右欄「A ction」(作用)、「Synonyms」(同義詞)揭露midostaurin藥物及其化學結構(亦可名為benzoylstaurosporine;CGP-4125 1;PKC-412;STI-412)，相同於系爭專利2請求項1中式VII化合物，其為Protein kinase C(PKC)抑制劑。又乙證7第93頁左欄「Pharmacology」一節第2段第2至7行揭露midostaurin 可抑制配體所引發之VEGF受體KDR/flk-1、PDGF受體以及c-K it之自磷酸化，並揭露對於其他酪胺酸激酶沒有作用，乙證 7第92頁左欄摘要第1、2段揭露midostaurin亦可用於治療多種腫瘤，包括大腸癌、乳癌、慢性淋巴細胞性白血病（chro nic lymphocytic leukemia，CLL）及非何杰金氏淋巴癌（n on-Hodgkin’s lymphoma，NHL），乙證7揭露內容與系爭專利2請求項1之差異在於，乙證7並未揭露midostaurin可用於治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病。⑵乙證8第 155頁左欄第1至6行揭露Fms-like tyrosine kinase 3（FLT 3）為第三型酪胺酸激酶受體的家族成員之一，其成員還包括幹細胞因子（KIT）酪胺酸激酶、巨噬細胞集落刺激因子- 1（FMS）及血小板衍生生長因子（PDGF）受體，乙證8第156 頁左欄第3段揭露近年來，在大約17-20%的成人急性骨髓白血病（AML）、3%的成人脊髓發育不良徴候簇（myelodyspla stic syndrome；MDS）、15%的成人急性骨髓白血病（AML）伴隨脊髓發育不良和20.3%的急性早幼骨髓性白血病（APL）患者中，發現FLT3基因JM/TK-1結構域內的內部串聯重複（i nternal tandem duplication, ITD）之體細胞突變。⑶乙證 9第374頁右欄第6至8行揭露突變之FLT3內部串聯重複（ITD ）導致受體的持續活化，因此蛋白質二聚化和自磷酸化不需要結合FLT3配體（ligand-independently），乙證9第375頁左欄「Results」以下第10至12行、右欄第1至2行和圖lb揭露多種酪胺酸激酶抑制劑在微莫耳濃度（μM）下抑制FLT3突變之32D細胞及32D母細胞的生長，其中以Herbimycin A最有效，相對於32D母細胞，Herbimycin A顯著抑制FLT3突變之3 2D細胞的生長（特別是0.1至1.0微莫耳濃度之Herbimycin A ），乙證9第374頁摘要第20至22行揭露突變的FLT3酪胺酸激酶抑制劑為治療白血病的有前景的靶點。⑷基上，乙證7係揭露midostaurin對於PKC之抑制作用而具有治療多種癌症之潛力，但未揭露midostaurin對於突變型FLT3受體酪胺酸激酶活性之影響以用於治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病，而乙證8雖揭露於如約17-20%的成人急性骨髓白血病（AML）等患者中，發現FLT3基因JM/TK-1結構域內的內部串聯重複之體細胞突變，乙證9雖揭露Herbimycin A（酪胺酸激酶抑制劑）可抑制FLT3突變之32D細胞的生長，惟由於乙證7已然明確教示midostaurin對除了VEGF受體、PDGF受體以及c-Kit以外的其他酪胺酸激酶沒有作用，而乙證8及乙證 9係為關於FLT3基因突變之文獻而未提及midostaurin，且乙證9揭露之Herbimycin A與midostaurin的結構截然不同(參卷一第482頁兩者之結構式)，況乙證9第377頁右欄最末兩行亦教示以Herbimycin A做為開發的起始化合物，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，當無合理動機將與Herbimycin A結構顯著不同之midostaurin應用於治療涉及失調之FLT3 受體酪胺酸激酶活性之疾病，準此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌乙證7至9，無合理動機經一般例行性試驗而輕易完成系爭專利2請求項1之發明，故乙證7至9之組合不足以證明系爭專利2請求項1不具進步性。 ⒉⑴乙證7揭露之內容除前述外，乙證7第92頁左欄第4段另揭露m idostaurin是一種芐基星形孢菌素衍生物（benzoyl-stauro sporine），可選擇性抑制蛋白激酶C同功型，並逆轉P醣蛋白（P-glycoprotein，Pgp）介導的多藥耐藥性，乙證7第96 頁「Biology」一節最後一項揭露體外（in vitro）實驗顯示，midostaurin可逆轉表現P醣蛋白（Pgp）的抗藥性白血病細胞株HL-60/VCR及HL-60/ADR，乙證7第93頁右欄第3段第 3至8行揭露在親代人類急性早幼骨髓性白血病（human prom yelocytic leukemia，APL）細胞以及這些表達mdr1和mrp（分別編碼P醣蛋白Pgp/pl70和非Pgp/pl90）的亞系中，在利用AraC（阿糖胞苷）與PK抑制劑（staurosporine、midosta urin和genistein）誘導後，誘發細胞凋亡，乙證7揭露內容與系爭專利2請求項1之差異在於，乙證7並未揭露midostaur in可用於治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病。 ⑵乙證10第449頁摘要第1至7行揭露檢測蛋白激酶抑制劑（Pr otein kinase inhibitor）誘導的人類多重抗藥（Pgp和MRP ）早幼骨髓性白血病（APL）細胞-HL-60細胞中藥物攝取、細胞週期和表面抗原表現的改變，實驗結果顯示CGP41251（即midostaurin）逆轉具有P醣蛋白（Pgp）介導抗藥性的HL- 60/VCR細胞對rhodamine 123（羅丹明123）攝取的減少（表示CGP41251可降低具抗藥性的HL-60/VCR細胞的活性），乙證10第456頁左欄第21至25行揭露CGP41251（即midostaurin ）單獨使用時，對於抗藥性的細胞株並無作用，但當DM（即 daunomycin，屬蔥環類藥物）合併使用時，則增加了HL-60/ VCR細胞株中處於G2/M細胞的比例(表示細胞無法順利在M期進行分裂過程，而走向細胞凋亡)。⑶乙證11第291頁右欄第7 至11行揭露星形孢菌素衍生物CGP41251（即midostaurin）具較好效果的蛋白激酶C之選擇性，能更有效率地逆轉人類多藥抗藥性卵巢癌和早幼骨髓性白血病（promyelocytic le ukemia）細胞對於蔥環類藥物（anthracycline）攝取減少的情況，乙證11第292頁右欄「Results」第8至20行揭露在體外（in vitro）實驗，CGP41251（即midostaurin）單獨使用時，僅能於HL-60細胞株中引發微量的（少於10%）或根本無法測量的細胞凋亡，然而，當midostaurin與AraC（阿糖胞苷，即Cytarabine）合併作用時，可提高於HL-60細胞株中對AraC（阿糖胞苷）作用下僅20-25%的細胞凋亡，至30 -56%的細胞凋亡。⑷基上，乙證7第93頁右欄第4段雖揭露mid ostaurin在體外(in vitro)顯示抑制人類早幼骨髓性白血病 (APL)細胞HL-60的增殖作用，惟乙證7並未揭露應用midosta urin於涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病，且事實上HL-60細胞株為FLT3野生型的細胞株，無法作為測試midos taurin對於抑制失調的FLT3(例如FLT3突變)之效果的模型，故乙證10及乙證11所用的HL-60細胞株並無法用於測試對抑制FLT3突變及/或失調的效果，何況如前述，乙證10揭露CGP 41251（即midostaurin）單獨使用對於抗藥性的細胞株並無作用，乙證11亦揭露CGP41251（即midostaurin）單獨使用僅能於HL-60細胞株中引發微量的（少於10%）或根本無法測量的細胞凋亡，是以，該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌乙證7、10、11揭露內容，並無合理動機將midostaur in應用於治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病，遑論可合理預期其治療效果，故乙證7、10、11之組合不足以證明系爭專利2請求項1不具進步性。　⒊乙證7及乙證11揭露內容已如前述，乙證12第4271頁摘要第1 至12行及第4276頁圖4揭露acute myelogenous leukemia（A ML，急性骨髓白血病）所表現的PKC活性高於慢性淋巴細胞性白血病（CLL）與acute lymphocytic leukemia （ALL，急性淋巴細胞性白血病），惟乙證12並未提及midostaurin 或FLT3，而是專注在PKC活性之研究，故乙證12揭露內容仍無法彌補前述乙證7及乙證11之不足，因此，乙證7、11、12 之組合不足以證明系爭專利2請求項1不具進步性。　⒋乙證11揭露內容已如前述，乙證11僅揭露CGP41251（即midos taurin）單獨使用僅能於HL-60細胞株(FLT3野生型)中引發微量的（少於10%）或根本無法測量的細胞凋亡，故乙證11 揭露內容與系爭專利2請求項1之差異在於，乙證11並未揭露 midostaurin可用於治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病，乙證14第1429頁摘要右欄第12至15行揭露強化化學療法以高劑量的cytarabine和daunorubicin治療，對成人急性骨髓性白血病（AML）具有實質上的抗白血病活性，惟乙證14並未提及midostaurin或FLT3，是以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌乙證11、14揭露內容，並無合理動機將midostaurin應用於治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病，遑論可合理預期其治療效果，故乙證11、 14之組合不足以證明系爭專利2請求項1不具進步性。　⒌乙證7及乙證14揭露內容已如前述，乙證15第441頁左欄第3段第4至16行及右欄表6揭露阿糖胞苷（cytarabine）和蔥環類藥物（如daunorubicin）對治療急性早幼骨髓性白血病（AP L）和急性骨髓性白血病（AML）均有效，惟乙證15並未使用 midostaurin治療APL患者，亦未提及midostaurin、FLT3或F LT3抑制劑，故乙證15揭露內容亦無法彌補前述乙證7及14之不足，因此，乙證7、14、15之組合不足以證明系爭專利2請求項1不具進步性。　⒍乙證7及乙證8揭露內容已如前述，乙證16第190頁左欄第1至5 行及乙證17第89頁左欄「Introduction」第1至2行揭露Fms- like tyrosine kinase 3（FLT3）為第三型酪胺酸激酶受體的家族成員之一，其還包括幹細胞因子（KIT）酪胺酸激酶、巨噬細胞集落刺激因子-1（FMS）及血小板衍生生長因子（PDGF）受體，又乙證16摘要揭露在106個AML中發現有14個患者(13.2%)具有FLT3/ITD突變。乙證17第93頁左欄第1至6 行揭露AML兒科患者的骨髓樣本中有16.5%顯示存在FLT3/ITD 突變，並且這種突變是導致不良結果的一個強大的獨立風險因素，乙證17第93頁右欄第3段第1至15行揭露「鑑於具有FL T3/ITD的AML的侵襲性以及這些患者目前治療的極差結果，考慮替代療法可能是適當的。……針對對主要誘導治療無效的具有FLT3/ITD的AML患者，或那些疾病復發的患者，更新穎的療法，如酪胺酸激酶抑制劑，可能被證明是有用的」，惟如前述，由於乙證7已明確教示midostaurin對除了VEGF受體、PDGF受體以及c-Kit以外的其他酪胺酸激酶沒有作用，故縱使乙證17概略提及酪胺酸激酶抑制劑可能對FLT3/ITD的AM L患者治療有用，該發明所屬技術領域中具有通常知識者仍未有合理動機，選擇將midostaurin應用於涉及失調之FLT3 受體酪胺酸激酶活性之疾病，遑論可合理預期其治療效果，準此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌乙證7、8 、16、17無法有合理動機且經一般例行性試驗而輕易完成系爭專利2請求項1之發明，故乙證7、8、16、17之組合不足以證明系爭專利2請求項1不具進步性。　⒎上訴人所述不可採之理由：　　　　　 ⑴上訴人稱原審判決第41頁第19行至第43頁第20行似認為引證文件需具體揭露midostaurin具有抑制FLT3受體酪胺酸激酶活性始得證明系爭專利2請求項1不具進步性以致原審判決就進步性之判斷標準與審定時審查基準之教示自有未合而有違誤云云(卷一第156頁）。惟查原審判決係基於乙證7教示mid ostaurin對除了VEGF受體、PDGF受體以及c-Kit以外的其他酪胺酸激酶沒有作用，乙證8揭露於如約「17-20%」的成人急性骨髓白血病（AML）等患者中發現突變FLT3基因，以及乙證9揭露酪胺酸激酶抑制劑Herbimycin A可抑制FLT3突變之32D細胞的生長，然乙證9所教示之Herbimycin A與midost aurin的結構截然不同，才作出該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌乙證7至9無合理動機經一般例行性試驗而輕易完成系爭專利2請求項1之發明的結論，亦即原審判決已詳盡說明基於上訴人提呈之證據所揭露之內容並無法推論出mi dostaurin與治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病的關連性之具體理由，因此原審判決並未與專利審查基準有所牴觸，上訴人所述不可採。 ⑵上訴人稱只要先前技術揭露可治療「白血病」或「急性骨髓白血病(AML)」，即已揭露系爭專利2欲治療之「涉及失調之 FLT3受體酪胺酸激酶活性疾病」，不須限縮於「關於涉及FT L受體突變之疾病之白血病及急性骨髓白血病(AML)」云云( 卷一第160頁)。惟如上訴人所肯認「……解釋請求項應以請求項記載内容為依據，雖得參酌說明書及圖式，惟不得將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之内容引入請求項……」(卷一第109頁)，系爭專利2請求項1所治療之疾病即應如其所記載之「涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病」，而非上訴人指稱只要先前技術揭露可治療白血病或AML即已揭露系爭專利2欲治療之「涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性疾病」，且並非所有白血病或AML皆涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性，例如乙證8第156頁左欄第3段揭露僅約17-20 %的成人AML患者中發現FLT3基因JM/TK-1結構域內的內部串聯重複之體細胞突變，故上訴人稱白血病及AML為「涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性疾病」之下位概念顯與該技術領域之通常知識不符，關於系爭專利2說明書第51頁第3段記載之內容「於本文中使用之"涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病”一詞，係包括但不限於白血病，包括急性骨髓白血病(AML)、具有三家系脊髓發育不良之AML(AML/TMDS) 、急性淋巴胚細胞白血病(ALL)及脊髓發育不良徵候簇(MDS) 。此術語亦特別地包括由於FLT3受體突變所造成之疾病」，其中之各特定疾病應依前後文解釋為「涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之白血病」、「涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之AML」等，始與系爭專利2之發明目的以及該技術領域之認知一致，故上訴人稱只要先前技術揭露可治療白血病或AML即已揭露系爭專利2欲治療之疾病云云並不可採。　⑶上訴人稱從乙證7第93頁左欄「Pharmacology」一節第14至18 行所引用之三篇文章(即乙證18至20)無法推導出midostauri n對於c-Fgr及CSK二種酪胺酸激酶以外之酪胺酸激酶之效用云云(原審卷四第70至71頁)。縱如上訴人所稱從乙證18至20 無法推導出midostaurin對於其他酪胺酸激酶之效用，然如上訴人所述目前已知人類約有90種酪胺酸激酶基因，其中有 59個基因會轉譯受體酪胺酸激酶(原審卷四第70頁)，是乙證 9僅以幾個酪胺酸激酶抑制劑(CGP52411、genistein、tryph ostinA9、erbsatin、Herbimycin A)進行試驗發現具有抑制突變型FLT3活性，且乙證9第376頁左欄第1至5行揭露除Herb imycin A外之抑制劑並未觀察到選擇性細胞毒性，依上訴人之邏輯，尚難獲致任意之酪胺酸激酶抑制劑均能抑制突變型 FLT3活性且具有選擇性細胞毒性之結論，故上訴人引用乙證 18至20亦不足以證明系爭專利2請求項1不具進步性。　　　　⑷上訴人另引用乙證24稱在系爭專利2優先權日時已可透過高通量篩選(high-throughput screening，HTS)的方式開發藥物而不具進步性云云(卷三第12頁)。惟查乙證24僅係關於用於篩選藥物的高通量篩選（HTS）技術，與系爭專利2之發明毫不相干，且所謂「透過高通量篩選的方式開發藥物」實際上僅為「擬定」研究計劃，有鑑於「擬定」研究計劃來尋找合適的候選物並不代表確認任何一種（若有的話）化合物可能起作用的明確方向，不代表發明所屬技術領域中具有通常知識者經由高通量篩選方法能夠篩選成功，故上訴人引用乙證 24亦無法證明系爭專利2請求項1不具進步性。　　⑸上訴人提出專家意見書(第7頁「通常知識者有動機利用Midos taurin治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病」段落24及25)作為佐證稱通常知識者了解酪胺酸激酶抑制劑可抑制野生型或突變型FLT3活性而有動機嘗試將可抑制 c-kit、PKC、PDGF受體、VEGF受體等的酪胺酸激酶抑制劑 midostaurin用於抑制突變型FLT3活性，認系爭專利2不具進步性云云(卷二第21頁)。惟查乙證9第375及376頁連接段落所揭示之CGP52411、genistein、tyrphostin A9及er bstatin，彼等分別具有8 μM、3 μM、0.5 μM及13 μM的IC 50，然由於其IC50濃度太高且未觀察到如Herbimycin A的選擇性細胞毒性，因此這幾種酪胺酸抑制劑均為失敗的案例，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者會認同並非所有的酪胺酸激酶抑制劑均為突變FLT3之有效抑制劑，且如前述，乙證7已明確教示midostaurin對除了VEGF受體、 PDGF受體以及c-Kit以外的其他酪胺酸激酶沒有作用，乙證9第377頁右欄最末兩行亦教示以Herbimycin A做為開發的起始化合物，該發明所屬技術領域中具有通常知識者當無合理動機，將與Herbimycin A結構顯著不同之midostau rin應用於治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病，上訴人所述不可採。　　⑹上訴人提出專家意見書(第7至8頁「通常知識者有動機利用Mi dostaurin治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病」段落26及27)作為佐證稱「Grosios等人(乙證7)揭露midos taurin可逆轉P醣蛋白（P-glycoprotein，Pgp）介導的多藥耐藥性……所屬技術領域中具有通常知識者當有動機將可逆轉 APL細胞抗藥性之midostaurin，應用於治療涉及失調之FLT3 受體酪胺酸激酶活性之疾病(如AML)」，認系爭專利2不具進步性云云(卷二第21至23頁)。惟乙證7雖揭示midostaurin可以逆轉表現Pgp的HL-60細胞株的多重抗藥性，但midostauri n的多重抗藥性活性是不可預測的，也無法推及至其它功效，且如前述，乙證7第93頁右欄第4段雖揭露midostaurin在體外(in vitro)顯示抑制APL細胞HL-60的增殖作用，然HL-6 0細胞株為FLT3野生型的細胞株，無法作為測試midostaurin 對於抑制失調的FLT3(例如FLT3突變)之效果的模型，故發明所屬技術領域中具有通常知識者並不會有動機進一步使用mi dostaurin來治療涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病，上訴人所述不可採。 乙證7至9之組合、乙證7、10、11之組合、乙證7、11、12之組合、乙證11、14之組合、乙證7、14、15之組合、乙證7、 8、16、17之組合不足以證明系爭專利2請求項2不具進步性：　⒈系爭專利2請求項2係屬請求項1之附屬項，包含請求項1之全部技術特徵，並進一步限定「涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病」為「白血病與脊髓發育不良徵候簇」，該疾病自應解釋為「涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之白血病與脊髓發育不良徵候簇」。　　⒉承前揭所述，既然該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌乙證7至9之組合、乙證7、10、11之組合、乙證7、11、12 之組合、乙證11、14之組合、乙證7、14、15之組合、乙證7 、8、16、17之組合，均未有合理動機將midostaurin應用於涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病，並具有治療成功之合理預期，何況論及治療由失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性所介導之白血病與脊髓發育不良徵候簇且有治療成功之預期，故前述證據之組合當不足以證明系爭專利2請求項2不具進步性。 乙證7至9、13之組合、乙證7、10、11、13之組合、乙證7、1 1、12、13之組合、乙證11、13、14之組合、乙證7、13、14 、15之組合、乙證7、8、13、16、17之組合不足以證明系爭專利2請求項3不具進步性：　⒈系爭專利2請求項3係為請求項1之附屬項，包含請求項1之全部技術特徵，並進一步界定「涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病」為「急性骨髓胚細胞白血病與高危險脊髓發育不良徵候簇」，該疾病自應解釋為「涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之急性骨髓胚細胞白血病與高危險脊髓發育不良徵候簇」。　⒉乙證13第242頁左欄第1至7行揭露人類白血病細胞系HL-60來自一名在M.D.Anderson醫院診斷和治療的35歲女性，雖然該患者當時被認為患有急性早幼骨髓性白血病（acute progra nulocytic leukemia,APL,又稱FAB-M3），但據報導來源患者表現出非典型APL的臨床特徵，並且她的細胞缺乏APL應有的型態學發現，並且有非典型的細胞遺學異常，乙證13第24 2頁右欄第3至7行揭露產生HL-60細胞的白血病不符合目前公認的FAB-M3，更恰當地歸類為一種成熟的急性骨髓性白血病，惟乙證13完全未提及midostaurin、FLT3或FLT3抑制劑，故乙證13並無法彌補前述乙證7至12、14至17之不足，因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌乙證7至9、13 之組合、乙證7、10、11、13之組合、乙證7、11、12、13之組合、乙證11、13、14之組合、乙證7、13、14、15之組合、乙證7、8、13、16、17之組合，均未有合理動機將midost aurin應用於涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病，並具有治療成功之合理預期，何況論及治療由失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性所介導之急性骨髓胚細胞白血病與高危險脊髓發育不良徵候簇且有治療成功之預期，是以，前述證據組合不足以證明系爭專利2請求項3不具進步性。 乙證7至9之組合、乙證7、10、11之組合、乙證7、11、12之組合、乙證11、14之組合、乙證7、14、15之組合、乙證7、 8、16、17之組合不足以證明系爭專利2請求項4不具進步性：　系爭專利2請求項4內容如附表三所示，為治療用途界定物之請求項，該用途「治療患有涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性疾病」對所請組合物具有限定作用，而組合物包含有式 (VII)化合物，承前揭所述，該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌乙證7至9之組合、乙證7、10、11之組合、乙證7、11、12之組合、乙證11、14之組合、乙證7、14、15之組合、乙證7、8、16、17之組合，均未有合理動機將midost aurin應用於涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病，並具有治療成功之合理預期，是以，前述證據之組合不足以證明系爭專利2請求項4不具進步性。 乙證7至9之組合、乙證7、10、11之組合、乙證7、11、12之組合、乙證11、14之組合、乙證7、14、15之組合、乙證7、 8、16、17之組合不足以證明系爭專利2請求項5不具進步性：　⒈系爭專利2請求項5為請求項4之附屬項，包含請求項4全部技術特徵，並進一步界定「涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病」為「白血病」，該疾病自應解釋為「涉及失調之 FLT3受體酪胺酸激酶活性之白血病」。　⒉承前揭所述，既然該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌乙證7至9之組合、乙證7、10、11之組合、乙證7、11、12 之組合、乙證11、14之組合、乙證7、14、15之組合、乙證7 、8、16、17之組合，均未有合理動機將midostaurin應用於涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病，並具有治療成功之合理預期，遑論治療由失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性所介導之白血病且有治療成功之預期，故前述證據之組合不足以證明系爭專利2請求項5不具進步性。 乙證7至9、13之組合、乙證7、10、11、13之組合、乙證7、11、12、13之組合、乙證11、13、14之組合、乙證7、13、14、15之組合、乙證7、8、13、16、17之組合不足以證明系爭專利2請求項6不具進步性：　⒈系爭專利2請求項6為請求項4之附屬項，包含請求項4全部技術特徵，其進一步界定「涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之疾病」為「急性骨髓胚細胞白血病與高危險脊髓發育不良徵候簇」，該疾病自應解釋為「涉及失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性之急性骨髓胚細胞白血病與高危險脊髓發育不良徵候簇」。　⒉承前揭所述，該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌乙證7至9、13之組合、乙證7、10、11、13之組合、乙證7、11 、12、13之組合、乙證11、13、14之組合、乙證7、13、14 、15之組合、乙證7、8、13、16、17之組合，均未有合理動機將midostaurin用於治療由失調之FLT3受體酪胺酸激酶活性所介導之急性骨髓胚細胞白血病與高危險脊髓發育不良徵候簇且有治療成功之預期，故前述證據之組合不足以證明系爭專利2請求項6不具進步性。 由於系爭專利1之原專利權期間自99年5月11日至113年6月15 日，經智慧局准予延長專利至118年6月13日，故系爭專利1 現在仍有效之專利權範圍應為系爭專利1核准延長之專利權範圍，核准延長之範圍為：「用於『治療侵犯性全身性肥大細胞增生症(aggressive systemic mastocytosis; ASM)、伴隨血液腫瘤之全身性肥大細胞增生症(systemic mastocyt osis with associated hematological neoplasm; SM-AHN) 或肥大細胞白血病(mast cell leukemia; MCL)成人病人』之 Midostaurin、Midostaurin於前述適應症之用途」（卷二第 379頁）。系爭專利2之原專利權期間自97年11月11日至111 年10月28日，經智慧局准予延長專利至116年10月28日，故系爭專利2現在仍有效之專利權範圍應為系爭專利2核准延長之專利權範圍，核准延長之範圍為：「用於新確診為FLT3突變陽性的急性骨髓性白血病（AML）成人病患之標準前導(da unorubicin併用cytarabine)與鞏固性化療(高劑量cytarabi ne)時合併使用Rydapt及Midostaurin；Midostaurin於新確診為FLT3突變陽性的急性骨髓性白血病(AML)成人病患之標準前導(daunorubicin併用cytarabine)與鞏固性化療(高劑量cytarabine)時合併使用Rydapt之用途」（卷二第383至38 4頁），基於系爭專利1、2之請求項均為有效，且上訴人並未爭執系爭專利1、2之專利權期間延長是否合法，因此，系爭專利1、2核准延長之專利權範圍亦均為有效，上訴人系爭藥品仍有侵害系爭專利1、2情形，並此敘明。七、專利法第96條第1項規定：發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。上訴人不爭執系爭藥品落入系爭專利前揭請求項專利權範圍，基於系爭專利1、2之請求項均為有效，系爭專利並無上訴人所指如爭點所示之應撤銷事由，系爭專利核准延長之專利權範圍亦均為有效，系爭藥品有侵害系爭專利情形，被上訴人依專利法第96條第1項規定，請求排除、防止侵害如本件聲明所示，自屬有據，應予准許。八、上訴人聲請傳喚林炯森醫師到庭就系爭專利前揭請求項不具進步性及組合動機部分為說明等情（卷二第4頁、第357頁）。惟上訴人所提林炯森醫師出具之專家意見書已就系爭專利之進步性表述見解，被上訴人亦已提出蔡承宏醫師之專家意見書陳述看法（卷二第9至23頁、第51至312頁），兩造所提書面專家意見論述明確，足供本院審酌，並無傳喚林炯森醫師到庭說明必要。　　　　　　陸、綜上所述，被上訴人依專利法第96條第1項規定請求如本件聲明所示，為有理由，應予准許。原審為上訴人敗訴之判決，核無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回其上訴。柒、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。　　捌、據上論結，本件上訴為無理由，依110年12月10日修正施行之智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。　　　　　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　9 　　日　　智慧財產第一庭　　審判長法官　汪漢卿　　法官　蔡惠如　　法官　陳端宜以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項(詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　9 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳祉瑩附註：民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

2024-10-09

IPCV-112-民專上-1-20241009-2