Know99判決書

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聲請定暫時狀態處分

智慧財產及商業法院行政裁定 113年度行暫字第1號聲請人 Merck Sharp ＆ Dohme B.V.（默沙東荷蘭藥廠）代表人 Laura Ginkel 代理人張哲倫律師羅秀培律師劉怡君專利師相對人經濟部智慧財產局代表人廖承威代理人李東秀林奕萍上列當事人間聲請定暫時狀態處分事件，本院裁定如下：　　主文一、聲請駁回。二、聲請訴訟費用由聲請人負擔。　　　　　　理由一、爭訟概要：　㈠訴外人荷蘭商艾克佐諾貝爾公司前於民國89年11月8日以「可作為對由藥物引發之神經肌肉阻斷作用的逆轉劑之6-巰基- 環糊精衍生物」向相對人申請發明專利，經其編為第891235 85號專利申請案審查後，准予專利並發給發明I242015號專利證書(下稱系爭專利)，專利權期間自94年10月21日至109 年11月7日止。嗣荷蘭商艾克佐諾貝爾公司申准將專利權讓與荷蘭商歐嘉隆藥廠，荷蘭商歐嘉隆藥廠復將專利權讓與聲請人之前手荷蘭商MSD歐斯股份有限公司，該公司旋於100年 10月28日備具申請書及相關證明文件，向相對人申請延長系爭專利權期間5年（下稱本案)。其後，荷蘭商MSD歐斯股份有限公司於102年間復申准將專利權讓與登記予聲請人。本案經相對人審查後，以108年4月26日（108）智專三（四）0 1027字第00000000000號發明專利權延長案核准審定書為系爭專利權期間准予延長1,519日，至114年1月4日止之處分（下稱原處分，聲證1）。　㈡聲請人對原處分不服，循序提起行政訴訟。經本院以108年度行專訴字第88號行政判決將訴願決定及原處分均撤銷，命相對人應作成系爭專利權期間准予延長5年，至114年11月7日止之處分（聲證3），相對人不服，提起上訴，經最高行政法院109年度上字第1045號判決廢棄前開108年度行專訴字第 88號判決並發回本院更為審理（聲證4）。　㈢嗣本院以111年度行專更一字第5號行政判決（聲證5，下稱11 1行專更一5判決）將訴願決定及原處分關於不利於聲請人部分撤銷，命相對人就系爭專利權期間應自114年1月5日起，再准予延長307天，至114年11月7日止。相對人提起上訴，經最高行政法院於113年11月26日以112年度上字第792號行政判決（下稱112上792判決）廢棄前開111行專更一5判決並發回本院更為審理（丁證1，本院卷第407至417頁）。二、應適用之法令：　㈠本件聲請相關之本案訴訟於智慧財產案件審理法112年8月30 日修正施行前已繫屬於法院，依修正施行後之第75條第3項規定，適用修正施行前之規定（下稱智審法）。　㈡智審法第34條第1項準用第22條第2項規定：「聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請。」又11 2年8月30日修正施行前之智慧財產案件審理細則（下稱智審細則）第37條第1項、第3項規定：「（第1項）聲請人就有爭執之智慧財產法律關係聲請定其暫時狀態之處分者，須釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要；其釋明不足者，應駁回聲請，不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足。 ......（第3項）法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響。」雖修正前之智審細則未如修正後智審細則第77條準用第65條之規定，然智審法第34條第1項既明定準用第22條第2項規定，則本件定暫時狀態處分之聲請與判斷亦得類推適用修正前智審細則第37條之規定。此外，依智審法第1條、行政訴訟法第302條準用同法第297條關於準用民事訴訟法第526條第1項之規定，定暫時狀態處分之請求及原因，應釋明之。準此，聲請人對爭執之智慧財產法律關係及定暫時狀態之必要，應為釋明，聲請人如未能釋明或釋明不足，其聲請即應駁回。　　　㈢定暫時狀態之處分，本即在一定範圍內會造成達到本案勝訴判決之相同結果，因而聲請人對爭執之公法上法律關係及定暫時狀態之必要，應為釋明，否則其聲請即難以准許。前者之釋明，乃使法院對聲請事件的事實為概括審查，並自事實及法律觀點判斷，形成本案訴訟勝訴可能性較高之心證。後者之釋明，在使法院形成如不准許聲請人之聲請，有對聲請人發生重大損害或急迫危險之相當可能性之心證，而認有必要加以防止。倘本案訴訟勝訴可能性較高，且有定暫時狀態處分之原因時，應准定暫時狀態處分之聲請。即就本案權利存在之蓋然性較高，使法院以較為簡略之調查程序，依其提出之有限證據資料，認為本案訴訟勝訴之可能性較高，權宜性並暫時性地決定先給予其適當之法律保護，以免將來之保護緩不濟急。然聲請人在本案訴訟中不可能勝訴，或勝訴機會渺茫，即應駁回定暫時狀態處分之聲請。如果個案中，有定暫時狀態處分之原因時，因特別原因，譬如必須經過繁瑣的證據調查程序，始得認定與聲請事件相關之本案訴訟勝訴的可能性時，則准許或不准許定暫時狀態之處分，所可能發生的後果之間的利益衡量，便成為重要的考量因素。此外，因定暫時狀態處分之程序屬於緊急程序，行政法院係依即時可調查證據，判斷存在其請求及原因之事實是否達已釋明程度（最高行政法院104年度裁字第1617號、106年度裁字第10 6號、110年度抗字第301號、112年度聲再字第851號裁定意旨參照）。　　三、聲請意旨略以：　　　　聲請人已對原處分提起本案訴訟，鑑於相對人已就111行專更一5判決提起上訴，可徵兩造間對於國外臨床試驗期間訖日究係為何，明顯存有重大歧見，就本案行政爭訟標的之公法上授益處分請求權，兩造間確有爭執之公法上法律關係。又專利法賦與聲請人之排除及防止侵害請求權等，即將於11 4年1月4日屆滿，聲請人將喪失排除他人實施系爭專利之權能。況系爭專利為「倍帝恩注射液100毫克/毫升」藥品（下稱系爭藥品）登載之唯一專利，則於114年1月5日起，學名藥藥品許可證申請人只需依藥事法第48條之9第2款規定主張「該新藥對應之專利權已消滅」，即可於審查完成後立即取得學名藥許可證。換言之，學名藥藥品許可證申請人不必再依同條第4款規定通知聲請人，並聲明系爭專利應撤銷或不侵權，則聲請人將無法藉由提起專利連結訴訟，暫停學名藥許可證之核發，以避免學名藥快速上市，聲請人確有防止發生重大損害或急迫危險甚明。爰依行政訴訟法第298條第2項、第3項規定（按：智審法及智審細則就定暫時狀態之處分已有前揭規定，聲請人應係誤引法條）聲請命相對人於本案判決確定前，就系爭專利自114年1月5日起，再准予延長3個月，至114年4月4日止，並於專利公報公告之。四、本件確有爭執之智慧財產法律關係存在：　　兩造間就系爭專利之期間應延長至何時，為本案訴訟之爭點，經本院111行專更一5判決後，嗣經最高行政法院112上792 判決廢棄發回本院更為審理，故本件確有爭執之智慧財產法律關係存在。　　五、本件聲請並無定暫時狀態之必要：　㈠聲請人將來勝訴之可能性仍須繁瑣的證據調查程序：　　依最高行政法院112上792判決之廢棄發回意旨，系爭專利權期間延長所依據之國外臨床試驗（即聲證5之本院111行專更一5判決第22至23頁之附表，共20筆，本院卷第110至111頁）由衛生福利部（下稱衛福部）細究各該臨床試驗之試驗類型及目的，確認是否係證明系爭藥品所申請適應症之療效及安全性，而為核發系爭藥品許可證所需，復由衛福部依據其審查核准系爭藥品許可證之適應症、臨床試驗設計及報告內容，具體確認各該臨床試驗呈現試驗結果以證明藥品之療效及安全性的日期究為試驗完成日或試驗報告日，法院並應依職權調查確認領證通知送達日期，以及系爭藥品許可證審查期間之補件至收文補正期間、第1次至第2次通知領證之期間等期間是否實際上為可歸責於本件聲請人之不作為期間而應予扣除。雖聲請人於最高行政法院112上792判決後提出補充理由狀及聲證18至22（本院卷第379至400頁），然聲請人關於「系爭專利延長案應再准予延長3個月，至114年4月4日止」之主張有無理由，尚待衛福部就各該臨床試驗表示意見後，由兩造進行攻防，且本院需查明補件期間、通知領證期間等期間，故聲請人就本案訴訟勝訴的可能性，仍須繁瑣的證據調查程序始得認定，依聲請人所提現有即時可調查之證據，尚不足以釋明其本案之權利請求存在有較高之蓋然性。　㈡本件聲請之准駁對於聲請人及公眾利益之影響：　　⒈現行系爭專利之專利權期間訖至114年1月4日，縱有學名藥廠於上開專利權期間屆滿，隨即備妥申請資料並依據藥事法第48條之9第2款規定申請學名藥許可證，然參照衛福部食藥署申請案件處理期限表（相證2，本院卷第239至259 頁），即使申請資料完備，審查程序流暢進行，該學名藥品尚待180天之處理期間始有可能順利取得上市許可，學名藥廠後續仍須一定作業時間方能使學名藥品上市，且學名藥品進入市場後，亦未必能在短時間內使國民用藥習慣有所轉換，因此，聲請人所稱有學名藥品可能於114年4月 4日前即對系爭藥品之市場占有率產生重大影響，本件定暫時狀態聲請之駁回將造成其無法彌補之損害云云，有待商榷。　　⒉因醫藥品發明專利涉及新藥研發及我國醫藥產業發展，故專利法第53條第5項所稱「考慮對國民健康之影響」既須彌補醫藥品專利權人因法定審查取得藥品許可證延遲實施發明之期間，以鼓勵新藥專利權人投入創新研發，並於我國申請專利權，亦須兼顧我國醫藥產業發展，以增進國民近用藥品權益，並完善公共衛生制度，因此「國外臨床試驗期間」之認定，自須衡平專利權人及國民健康之公共利益（最高行政法院112上792判決第6頁第10至17行，本院卷第412頁）。今聲請人所請事項除延長系爭專利期間至1 14年4月4日止外，並聲請公告於專利公報，此具有公示效力，倘准許此滿足性處分之聲請，將使聲請人於本案訴訟勝訴確定前先獲得權利之滿足，而實現如本案勝訴判決之結果，即達到實質延長系爭專利權期間之效果，使系爭藥品可持續其獨占地位至114年4月4日止，不僅於該期間內制止學名藥品進入市場，且原本系爭專利權期滿消滅而成為公共財，任何人皆可實施，將可能因准許本件聲請，致使公眾無法基於系爭專利所揭露之技術內容進一步研發與運用，無法達到專利法第1條所揭櫫鼓勵、利用發明之創作，以促進產業發展之立法目的。如前所述，依現有可即時調查之事證，聲請人無法釋明其本案權利存在之蓋然性較高之事實，若聲請人於本案訴訟最終未能取得「系爭專利延長案應再准予延長3個月，至114年4月4日止」勝訴判決，則准許本件定暫時狀態處分之聲請，顯然重大影響相關技術研發進展及學名藥品得以參與市場競爭之時點，更妨礙國民近用藥品權益，有損國民健康之公共利益。　㈢綜上，聲請人將來勝訴之可能性仍須繁瑣的證據調查程序，依聲請人目前所提之有限證據資料，難認其已釋明本案訴訟勝訴之可能有較高之蓋然性，並依利益衡量原則，判斷駁回定暫時狀態處分聲請，對聲請人本案勝訴時所生之損害非不能或難以回復，而定暫時狀態處分之准許卻對公眾實施利用相關技術、學名藥品進入市場及國民近用藥品權益與國民健康公共利益等有危害之虞，故聲請人並未釋明本件有定暫時狀態處分之必要。從而，聲請人本件定暫時狀態處分之聲請，不符聲請要件，不應准許。六、結論：　　本件聲請為無理由，應予駁回。依行政訴訟法第104條，民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　20　　日智慧財產第一庭審判長法官　汪漢卿法官　陳端宜法官　蔡惠如以上正本係照原本作成。一、如不服本裁定，應於送達後10日內，向本院提出抗告狀並敘明理由（須按他造人數附繕本）。二、抗告時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。得不委任律師為訴訟代理人之情形所需要件㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人　 1.抗告人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，抗告人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，抗告人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.抗告人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.抗告人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，抗告人應於提起抗告或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30 　日　　　　　　　　　　　　　書記官　邱于婷

2024-12-20

IPCA-113-行暫-1-20241220-2

行專訴

智慧財產及商業法院

發明專利申請

智慧財產及商業法院行政判決 113年度行專訴字第32號民國113年11月14日辯論終結原　　　告　美商山姆科技公司(SAMTEC, INC.) 代　表　人　錫恩, 約翰 B.(SHINE, John B.) 訴訟代理人　蔣文正律師何娜瑩律師被　　　告　經濟部智慧財產局代　表　人　廖承威訴訟代理人　陳忠智上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國113年4月11日經法字第11317300820號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：　　主文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由請點選右方連結以取得判決全文中華民國 113 年 12 月 19 日　　　　　　　　　　　　智慧財產第一庭審判長法　官汪漢卿法　官曾啓謀法　官吳俊龍 ( 智股 )以上正本係照原本作成。一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。中華民國 113 年 12 月 25 日　　　　　　　　　　　　　書記官　洪雅蔓

2024-12-19

IPCA-113-行專訴-32-20241219-2

上

最高行政法院

著作權集體管理團體條例

最高行政法院判決 112年度上字第181號上訴人社團法人亞太音樂集體管理協會代表人李春祥訴訟代理人羅明通律師楊安婷律師被上訴人經濟部智慧財產局代表人廖承威訴訟代理人吳逸玲黃夢涵參加人中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會代表人張榮華訴訟代理人林聖鈞律師複代理人洪云柔律師參加人大立電視股份有限公司代表人盧繹棋上列當事人間著作權集體管理團體條例事件，上訴人對於中華民國112年1月18日智慧財產及商業法院110年度行著訴字第9號行政判決，提起上訴，本院判決如下：　　主文一、上訴駁回。二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。　　理由一、本件於民國112年2月15日修正公布智慧財產案件審理法施行前已繫屬於法院，依智慧財產案件審理法第75條第3項規定，應依修正施行前智慧財產案件審理法(下稱修正前智慧財產案件審理法)規定審理。　　二、上訴人於108年4月16日依著作權集體管理團體條例（下稱集管條例）第24條第5項規定，公告「電視台概括授權公開播送使用報酬費率」。嗣參加人中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會（下稱衛星公會）於108年8月12日依集管條例第 25條第1項規定，就前揭費率關於「衛星電視台概括授權公開播送使用報酬費率」（下稱系爭使用報酬率）部分向被上訴人申請審議。案經被上訴人依集管條例第25條第2項規定，於108年8月19日將受理系爭使用報酬率審議事項公告於被上訴人網站，嗣於109年2月17日邀集上訴人及衛星公會召開意見交流會。參加人大立電視股份有限公司(下稱大立電視公司)則於109年10月23日申請參加衛星公會申請審議系爭使用報酬率。被上訴人復依集管條例第25條第4項規定，於110 年3月5日召開110年第1次著作權審議及調解委員會（下稱著審會），針對系爭使用報酬率審議事項進行諮詢與決議，嗣參酌著審會決議、上訴人管理著作之數量、衛星公會成員利用上訴人管理著作之情形、上訴人及衛星公會等之意見等因素，以110年4月15日智著字第11016003760號函審議決定系爭使用報酬率為「（一）一般商業頻道（綜合性頻道）：前一年度年廣告總收入加上授權總收入（向各有線電視系統業者收取之授權權利金，以下同）總額之0.033%為當年度使用報酬。（二）音樂頻道：前一年度年廣告總收入加上授權總收入總額之0.055%為當年度使用報酬。（三）電影台、卡通台：前一年度年廣告總收入加上授權總收入總額之0.0165% 為當年度使用報酬。（四）新聞頻道：前一年度年廣告總收入加上授權總收入總額之0.0055%為當年度使用報酬。（五）體育頻道：前一年度年廣告總收入加上授權總收入總額之 0.0055%為當年度使用報酬。（六）購物頻道：以前一年度營業毛利30%之0.025%為當年度使用報酬。（七）文化、教育公益性頻道：以前一年度節目製作費及播映通訊費之0.00 4%為當年度使用報酬。（八）政府所屬頻道（如原民台、客家台）：以前一年度政府撥款預算之0.005%為當年度使用報酬。（九）單曲授權：駁回申請，並請ACMA暫緩實施。備註：本案費率均係包含自衛星廣播電視節目供應事業，提供節目及（或）廣告，至家庭訂戶收視之全程各階段公開播送行為，所生使用報酬之總和。」另上訴人原公告費率中加註之「上述各種電視台頻道若有播放以歌唱方式吸引消費者購物之營業性質節目時，其使用報酬費率適用以全年度總營收減廣告佣金減租金收入減權利金收入減利息收入之餘額1%計算」部分(下稱加註費率）刪除。上訴人不服，循序提請行政訴訟，聲明撤銷訴願決定及原處分。經原審判決駁回，提起本件上訴。三、上訴人起訴主張及被上訴人、參加人於原審之答辯，均引用原判決之記載。四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠集管條例第2 5條第1項規定之「相關資料」屬不確定之法律概念，因涉及各該標準如何採酌，又屬高度專業性之評定，而授予行政機關判斷餘地，有無命雙方當事人補正相關資料之必要，取決於被上訴人之裁量。本件被上訴人說明雙方提供之使用清單資料縱未完備，然已達可計算費率之依據，而審定本件費率，未違反集管條例第25條第5項之規定。㈡被上訴人依上訴人及參加人所提供之資料，以抽樣方式比對上訴人管理著作被利用情形，並參考MÜST費率，作為費率決定之依據，未違反集管條例第25條、行政程序法第9條規定。㈢集管團體與利用人協商之結果僅係被上訴人審議費率之參考因素之一，被上訴人得參酌各項因素決定審議費率。上訴人所提授權金額並非各電視台與上訴人就通案適用之公開播送費率之協商結果，被上訴人於審議本件費率時未予審酌，並無違反行政程序法第9條規定。㈣被上訴人依利用人之利用行為之特性，在集管團體原公告之費率架構上再予以細分、變動其費率架構，將ACMA原公告「一般商業頻道」費率之分析基礎再區分為「歌唱節目」及「非歌唱節目」，分別比對發現利用上訴人管理歌曲均不及於利用MÜST管理歌曲之1/10，並作成費率決定，與集管條例第25條第1項立法理由例示之情形相當，未違反依法行政原則與誠實信用原則。㈤被上訴人刪除加註費率，業已考量上訴人及利用人雙方之權益保障，並綜合考量各項因素，其裁量權行使，並無恣意濫權或其他違法情事，難認有違集管條例第25條第8項、第4項之規定。被上訴人決定系爭使用報酬率，於法均無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤等語，判決駁回上訴人在原審之訴。五、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴意旨補充論斷如下：　㈠按「著作財產權人為行使權利、收受及分配使用報酬，經著作權專責機關之許可，得組成著作權集體管理團體。」「第一項團體之許可設立、組織、職權及其監督、輔導，另以法律定之。」著作權法第81條第1項、第3項分別定有明文。依著作權法第81條第3項規定授權訂定之集管條例第25條第1項至第3項、第5項規定：「（第1項）利用人對於集管團體訂定之使用報酬率有異議時，得向著作權專責機關申請審議；申請時，並應備具書面理由及相關資料。（第2項）著作權專責機關受理前項之申請後，應於著作權專責機關之網站公布；其他相同利用情形之利用人，得備具書面理由及相關資料，向著作權專責機關請求參加申請審議。（第3項）著作權專責機關受理第1項之申請後，得令集管團體提出前條第1 項各款之審酌因素、授權利用之條件及其他相關文件，集管團體不得拒絕。……（第5項）第1項之申請，有應補正事項而未於著作權專責機關指定之期限內補正，或無理由者，著作權專責機關得予駁回。」另申請審議著作權集體管理團體使用報酬率須知(下稱使用報酬率須知)第2點規定應備文件：申請審議集管團體訂定之使用報酬率，應備具申請書1 份及檢附相關資料。第4點規定相關資料：（一）申請人如曾與集體管理團體就申請審議之使用報酬率項目簽訂合約者，請檢送最近簽訂的授權契約影印本一份。（二）申請人如有其他相關文件或參考資料者（例如：國外利用人相同利用情形之付費標準），請於申請時一併提出。（三）其他：本局認有必要時得命申請人提出其他相關資料以供審議。由此可知，利用人對於集管團體訂定之使用報酬率有異議而申請審議時，應提出相關資料供著作權專責機關審查，著作權專責機關亦得令集管團體提出相關文件，以供著作權專責機關能有充分資料據以審議費率。由於費率審議之情形各有不同，不同費率之計算基準亦不相同，審議所需資料是否足夠、有無再令申請人提出相關資料之必要，自得由著作權專責機關依個案情形定之。原審審酌被上訴人請上訴人提供各屬性頻道使用其管理音樂之統計、市占比及電視台歌曲清單資料，以對清單內利用上訴人管理歌曲情形予以分析，惟上訴人表示無法提供，僅提供部分電視公司使用其管理歌曲之統計以及歌曲使用清單，雖上訴人、參加人所提資料有限，但已涵蓋上訴人於審議中所主張之節目、頻道，被上訴人按照清單資料、頻道屬性予以比對分析，說明抽樣方式及推論方法，而審定本件費率，並無違反集管條例第25條第5項規定，經核於法並無不合。至被上訴人是否命補正「相關資料」，乃係對於審定費率證據資料之調查，與行政機關適用不確定法律概念時所為的判斷或評價無涉，非屬判斷餘地適用情形，原審贅述集管條例第25條第1項規定之「相關資料」為不確定法律概念，行政機關有判斷餘地，雖有未洽，然不影響其前開審認結論，上訴意旨以此指摘原判決有適用法規不當之違背法令，尚無可取。　㈡集管條例規範之目的，在於為避免著作權之授權因使用報酬遲未定案，造成巿場混亂，是賦予被上訴人事後審議之職權，透過被上訴人之介入，期使收費標準更為公平合理，藉以衡平保障著作權人及利用人雙方權益。集管條例第25條第4 項、第6項規定，著作權專責機關審議時，得變更集管團體所定之使用報酬率計算基準、比率或數額，並應諮詢著審會　　之意見。利用人之申請有理由者，著作權專責機關應決定該使用報酬率，並自申請審議日生效。被上訴人為辦理集管條例第25條及第30條規定事項，訂定「經濟部智慧財產局受理利用人申請審議著作權集體管理團體使用報酬率案件作業程序」，其第3點規定審議使用報酬率時應參照「著作權集體管理團體使用報酬率審議參考原則」(下稱參考原則)，宜審酌下列因素：⒈集管團體與利用人協商之結果或利用人之意見（例如：現行市場費率、過去費率的變化情形、就新興之利用型態得參考比較國內現存集管團體相類似利用型態之費率）；⒉利用人因利用著作所獲致之經濟上利益（例如：利用人因利用著作所負擔之成本、考慮利用人之支付能力及取得授權對利用人之重要性）；⒊集管團體所管理之著作財產權數量；⒋利用之性質及數量（例如：利用該集管團體著作情形與利用其他集管團體著作情形之比較、費率表中收費級別之劃分、級別個數是否能充分顯現著作利用程度、價值及其級別個數是否適當，且不同層級間的費率遞增或遞減的幅度是否相當、其他集管團體之使用報酬率）；⒌其他（例如：物價指數之變動、國外相同類別著作且利用情形相似之使用報酬率，參考對象宜與本國經濟發展相當等）。使用報酬率之審議及決定，係具有一般性及通案性之規範，並有高度之公益性，為使著作權專責機關決定之使用報酬率能公平合理並兼顧權利人與利用雙方之利益，自應賦予著作權專責機關充足之權限，凡決定使用報酬率之相關因素，亦即使用報酬率之計算方式，包括架構、費基、比率或數額，著作權專責機關於作成決定時，均得變動。準此，被上訴人於審議使用報酬率案件時，依法有裁量權限，並應諮詢著審會意見後，參照參考原則所定審酌因素，依實際個案情形決定之。　　㈢經查，上訴人前於108年4月16日公告「電視台概括授權公開播送使用報酬費率」，嗣參加人衛星公會就系爭使用報酬率部分向被上訴人申請審議，案經被上訴人於108年8月19日將受理系爭使用報酬率審議事項公告於被上訴人網站，參加人大立電視公司則申請參加本件審議，被上訴人於110年3月5 日召開著審會，就系爭使用報酬率審議事項進行諮詢及決議等情，為原審依法認定之事實。原判決因認被上訴人審議系爭使用報酬率時，參酌上訴人、利用人（含參加人）意見及諮詢著審會意見，以市場上現存之MÜST費率作為審議基礎，考量上訴人管理著作於衛星電視台被使用占比之現況及各項相關因素後，所為決定系爭使用報酬率之處分，於法均無不合等情，已就其調查證據之辯論結果，論述其得心證之理由及法律見解，經核並無違反經驗法則、論理法則，亦無所適用之法規與該案應適用之法規違背，而有判決違背法令之情形。　㈣本件審議期間，被上訴人先函請參加人衛星公會就其利用情形提出相關具體數據及使用清單，復審酌上訴人所提之費率架構係以頻道屬性作區分，為了解各屬性頻道年度利用歌曲情形，即函請上訴人提供已簽約電視公司各屬性頻道使用其管理音樂之統計、市占比及電視台歌曲清單資料，惟上訴人109年8月11日亞太松字第1090095號函僅提供部分電視公司使用其管理歌曲之統計以及歌曲使用清單，其餘電視公司資料均有缺漏，被上訴人即以上訴人所提歌曲使用清單內容，依頻道屬性抽樣節目進行比對，為原審依法所認定。被上訴人基於同屬性頻道之利用歌曲情形類似，而以抽樣相同屬性頻道之清單加以比對驗證，已審酌上訴人所提八大、三立、中天、東森等頻道使用歌曲清單情形進行抽樣比對(見原審卷一第332至333頁)，並無怠於比對情事。又上訴人主張「一般商業頻道」播放台語或國語老歌為主之歌唱節目利用其管理音樂較多，被上訴人依上訴人所提資料，選擇以播放歌唱節目較多之「八大第一台」使用情形作為「一般商業頻道」之分析佐證，已考量上訴人所稱「歌唱節目」使用其管理音樂較多之主張。又「一般商業頻道」不僅有「歌唱節目」尚有其他「非歌唱節目」，然「歌唱節目」與「非歌唱節目」利用上訴人管理歌曲之情形差異甚大，為了解頻道整體利用(包含歌唱節目及非歌唱節目)情況，被上訴人區分歌唱節目與非歌唱節目加以分析，為求公允，分別計算「節目數」占比及「使用歌曲次數」占比情形，以分析檢驗該頻道整體利用上訴人管理著作之狀況，俾利被上訴人作為合理費率審議決定之參考，所為之考量與實現費率公平合理相關聯，所為資料之選擇與分析方法，亦屬妥適公允。被上訴人抽樣分析比對結果，就「一般商業頻道」部分，計算後發現使用上訴人管理著作占MÜST管理著作比例不到10分之1，而「新聞頻道」、「體育頻道」及「政府所屬頻道」部分，經比對發現整體使用上訴人管理著作不及MÜST管理著作之10分之1，雖參加人衛星公會主張費率應為MÜST費率10分之1以下，然被上訴人認為抽樣節目未比對到上訴人管理歌曲，惟尚難證明該頻道未使用，經斟酌考量而審定上開部分之費率為MÜST費率10分之1；另未抽樣之「音樂頻道」、「電視台、卡通台」、「購物頻道」、「文化、教育公益性頻道」部分，則衡酌上訴人主張使用其著作較多之頻道占比未逾MÜST管理著作的10分之1，且無其他資料可證該等頻道使用上訴人管理著作之占比高於前開數據，是此部分審定調整費率為MÜST費率10分之1(見原處分說明欄五、㈣㈤)。被上訴人所為費率審議決定已充分考量上訴人及利用人之意見、上訴人管理著作數量、利用上訴人著作與其他集管團體著作之情形比較、其他集管團體之使用報酬率等各項相關審酌因素，其就上訴人所提八大、三立、中天、東森等頻道使用清單亦已為抽樣比對，經核並無裁量怠惰、裁量濫用情事，原審認定被上訴人之費率審定決定並無不當，於法尚無不合，亦無違反論理法則情事。上訴意旨主張其已提出八大、三立、中天、東森等頻道之使用清單予被上訴人，被上訴人僅以「八大第一台」使用清單比對，而怠於比對其他頻道使用清單，有裁量怠惰之違法，其自創加權平均公式，以不符邏輯算式審定費率，有裁量濫用情事，原審未查，逕認被上訴人審定之使用報酬率並無違誤，有判決違反論理法則之違法云云，係屬一己主觀意見及就原審認定事實、證據取捨之職權行使事項為指摘，所述並非可採。　㈤集管團體與利用人協商之結果，為參考原則所列使用報酬率之審議參考因素之一，被上訴人仍應本於職權綜合審酌各項因素後決定費率。而使用報酬率係集管團體與利用人間通案適用之費率，與集管團體與個別利用人間合意訂定之授權契約僅具個案契約拘束力不同，集管團體與利用人訂定授權契約後，利用人如對集管團體訂定之費率有異議，仍得依法申請費率審議，由被上訴人審酌相關因素後，決定合理之費率，並非被上訴人須依據集管團體與利用人訂定之授權金額來決定，否則費率審議制度即無存在之必要。原審依上訴人10 8年10月17日亞太松字第1080093號函表示：「至今衛星電視台已完成本會授權之公司有三立電視台、八大電視台……，其係透過雙方協商議定年度概括授權金額，完全與本會公告之使用報酬費率無相關聯，公告費率只是給利用人參考，是雙方協商使用報酬率之上限。」敘明由上開回函可知其等所個案協議之金額，非基於具體且通案之計算基準或比率，無法作為通案適用之費率標準，且上訴人亦未說明前開簽約金額有何計算標準以作為公告費率所訂屬性頻道區分之費率架構，是被上訴人以上訴人所提供各電視公司年度支付授權金額為個案協商結果，並非各電視台與上訴人就通案適用之公開播送費率之協商結果，於審議本件費率時未予審酌尚非無據，亦無違反行政程序法第9條規定等語，經核尚無不合。原審係以被上訴人認為該等授權契約之簽約金額無法作為通案適用之費率標準，因而認定被上訴人未予審酌並無違誤，並非認定被上訴人得自行決定是否審酌參考原則所列各項因素。上訴意旨主張集管團體與利用人協商結果為審定費率應參考因素，原判決以被上訴人得自行決定是否參酌，有判決不適用法規之違法；被上訴人僅以非通案協商結果而於審議費率時不予審酌，違反行政程序法第9條云云，自無可採。又被上訴人分析「八大第一台」使用歌曲清單，係為了解該頻道整體利用上訴人著作之情形，以作為審定使用報酬率之參考，此與被上訴人考量單一電視台之簽約金額非通案費率，而未以上訴人與八大電視股份有限公司授權契約金額作為審定費率之標準，核屬二事，並無矛盾可言。上訴意旨主張原判決一方面認同單一電視台之分析結果得作為通案分析，一方面又認定電視台簽約金額無法通案情況，有判決理由矛盾之違法云云，亦無足取。　㈥再按行政行為之內容應明確，行政程序法第5條定有明文，故行政程序法第96條第1項第2款乃規定行政處分以書面為之者，應記載主旨、事實、理由及其法令依據，該規定之目的在使行政處分之相對人及利害關係人得以瞭解行政機關作成行政處分之法規依據、事實認定及裁量之斟酌等因素，以資判斷行政處分是否合法妥當，及對其提起行政救濟可以獲得救濟之機會，並非課予行政機關須將相關之法令、事實或採證認事之理由等等鉅細靡遺予以記載，始屬適法。如行政處分已記載理由，僅記載不完備，於行政處分同一性且不妨礙當事人防禦之前提下，尚允許行政機關於行政訴訟中就作成行政處分時即已存在之理由為追補，自不構成違反行政程序法第5條規定情形。經查，原處分業已詳細說明其決定使用報酬率考量因素及所採理由，包含抽樣之使用清單來源、比對結果數據、採取加權計算之原因(原處分書第4至7頁)，並於訴願答辯書之附件5補充說明9.78%與8.43%之計算公式(見訴願卷第249頁)，兩造於行政訴訟程序中就此亦有攻防(見原審卷一第321頁、原審卷二第295頁)。經核被上訴人就該計算公式所為理由補充，係基於原處分作成時即已存在之要件事實，未改變行政處分之同一性，且於訴願程序及訴訟中，上訴人亦已對之為充分攻擊防禦，自無違反行政行為內容明確性原則可言。上訴意旨主張原處分未說明加權平均之計算過程，有違行政程序法第5條明確性原則，原審未查，有理由不備之違誤云云，自無可採。　㈦又所謂判決不備理由，係指判決全然未記載理由，或雖有判決理由，但其所載理由不明瞭或不完備，不足使人知其主文所由成立之依據等情形。上訴人於原審主張其已就加註費率為說明並提出相應之資料，被上訴人無視其說明即恣意將加註費率刪除，有裁量怠惰之瑕疵，使上訴人無法對於「無年度廣告總收入或授權金收入頻道」收取費用而有不公，違反集管條例第25條第8項及第4項規定云云。然原審依調查證據及辯論結果，認定上訴人原公告之使用報酬率計費模式係採以一定比率及單曲方式2種計費模式供利用人選擇之規定，應不生上訴人所稱無法確定應收取或繳納使用報酬金額之情形，而被上訴人參諸上訴人之說明，認上訴人對於加註費率之定義說明不一致，收費對象不明確，對於加註費率如何與「一般商業頻道」及「購物頻道」區別之說明顯有矛盾，於實務上易生疑義等情，因而刪除加註費率，業已考量上訴人及利用人雙方之權益保障，並無恣意濫權或其他違法情事。原判決另說明被上訴人於審議不同利用型態、不同產業及不同利用人之使用報酬率，係依各該不同之利用型態、不同之經濟規模、商業模式及利用人屬性、過去市場授權模式等，考量是否有訂定加註費率之必要，本件被上訴人於審議系爭使用報酬率時既綜合考量上開各項因素後，始刪除加註費率部分，難認有違集管條例第25條第8項、第4項之規定等語。是原判決已就上訴人主張，詳述說明其認定原處分刪除加註費率並無違誤，及上訴人主張不可採之理由，並無判決不備理由情事。上訴意旨主張原審未就上訴人所提加註費率理由及證據資料予以審酌，逕認定被上訴人刪除加註費率並無違誤，有判決不適用法規及判決不備理由之違法云云，並無可採。　㈧綜上所述，原判決駁回上訴人在原審之訴，並無違誤，上訴論旨仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。六、據上論結，本件上訴為無理由。依修正前智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　19　　日最高行政法院第二庭審判長法官陳　國　成　法官　簡　慧　娟法官　高　愈　杰法官　林　麗　真法官　蔡　如　琪以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林　郁　芳

2024-12-19

TPAA-112-上-181-20241219-1

行專訴

智慧財產及商業法院

發明專利舉發

智慧財產及商業法院行政判決 113年度行專訴字第17號民國113年11月28日辯論終結原告 Merck Patent GmbH（德商馬克專利公司）代表人 Dr. Schoen、Dr. Schmidt 訴訟代理人張哲倫律師（兼送達代收人）古乃任專利師蔡昀廷律師被告經濟部智慧財產局代表人廖承威訴訟代理人周志浩參加人廣流智權有限公司代表人李文賢訴訟代理人陳政大專利師（兼送達代收人）李春霖專利師上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國11 3年1月15日經法字第11217309330號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：　　主文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由壹、程序事項：一、原告原起訴聲明為：「一、原處分關於『請求項2、7至8、10 舉發成立，應予撤銷』部分之審定暨訴願決定均撤銷。二、被告應為中華民國專利公告號第I537366號『液晶介質及液晶顯示器』發明專利請求項2、7至8、10舉發不成立之審定。三、訴訟費用由被告負擔。」（見本院卷第15頁），嗣於民國 113年8月14日準備狀更正起訴聲明為：「一、原處分關於『請求項2、7至8、10舉發成立，應予撤銷』部分之審定暨訴願決定均撤銷。二、訴訟費用由被告負擔。」（即撤回原訴之聲明第2項，見本院卷第276頁），被告、參加人均無意見（見本院卷第318頁），應予准許。二、原告主張關於證據1是否可證明系爭專利擬制喪失新穎性，　　在舉發階段中，參加人自始僅就將特定化合物V-HH-3之用量置換為50、45或40%之特定值為主張，111年6月6日之舉發人（即參加人）更正表示意見書通篇均未就證據1未曾揭示之「35%V-HH-3」置換元件表示相關理由，當然亦無原處分所提「35%V-HH-3」屬於「微小含量差異」之周知元件、進而得以直接置換之主張，足證「35%V-HH-3」係被告依職權發動審查所審酌之元件，並非參加人主張之理由，惟被告未依法給予原告答辯及更正之機會，遽為審定，核已違法云云。　　經查: 　㈠按專利法第75條固規定：「專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查」。惟按，舉發審查依舉發人所提理由及證據審酌，為發現真實，原則上得依職權就舉發人爭點範圍內所提出之證據進行調查；職權審查係審查人員於舉發爭點以外，基於公益目的而例外發動之審查措施，職權審查僅限於舉發聲明範圍內之請求項，審酌舉發人未提出之理由及證據(專利審查基準第五篇舉發審查4.3.2.4及4.4.1參見)。又按，在舉發審查階段，應強調專利專責機關之專業及其職權調查之能事，未提出之理由及證據之範圍，自不能太過限縮，更無與行政訴訟階段之「新證據」同視。是以，若係存在之多數引證案，其中之如何結合關係，基於職權調查之職權，不應限縮，自係屬已提出之理由及證據，專利專責機關當然應予以判斷。所以，本件舉發案證據1係舉發人即參加人於舉發程序中所已提出之證據，並非「舉發人未提出之理由及證據」，專利專責機關本得依其調查證據之職權，並斟酌雙方當事人陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則作判斷，尚與專利法第75條規定無涉。本件既與專利法第75條規定無涉，自無依該條規定通知專利權人限期答辯程序之適用(最高行政法院105年度判字第546號判決意旨)。　　㈡所謂「職權審查」係指審查人員於舉發人爭點之外，基於公　　益目的而例外發動之審查措施，引入舉發人所未提出之理由　　及證據，為免造成突襲，應檢附相關證據，並就職權審查部　　分敘明理由給予專利權人答辯之機會。反之，如審查人員於　　舉發人提出之爭點範圍內，審酌雙方當事人之陳述及調查事　　實、證據之結果，本於論理法則及經驗法則而為判斷，則非　　屬專利法第75條之職權審查。本件舉發人（參加人）於舉發　　階段已明確提出舉發證據及舉發證據之組合，原告於舉發人　　提出之舉發爭點範圍內，本應為充分之防禦及答辯，並由被　　告審酌原告及舉發人雙方之主張及答辯作成判斷，惟被告並　　不受舉發人及專利權人陳述內容之拘束。本件參加人於提起　　舉發時，陳明證據1足以證明系爭專利請求項2擬制喪失新穎　　性，且由原處分列舉說明的方式可看出，不論是擬制喪失新　　穎性或是不具進步性，皆是先說明舉發成立的理由，將原告　　相關主張整理出來後再去作論駁，而論駁是在參加人實質主　　張理由中作說明方式的調整，在判斷是否成立的理由時，是　　依照舉發人即參加人所提出的實質理由作論述，並未剝奪原　　告表示意見的權利，被告論述並未逾越參加人所提理由。本　　院認定被告非依職權發動審查之其餘詳細理由分別見本判決第21至24頁、第29至31頁、第39至41頁、第45至48頁。承上，足認被告做成之各項判斷中並無引入職權審查，在無引入職權審查、被告於審查歷程近30個月期間已給予原告多次答辯及更正機會之前提下，原告主張「不僅無從表示意見」、「評估更正以維權利之機會亦遭不當剝奪」云云，並非有理由。三、原告依智慧財產案件審理法第6條第3項規定聲請公開本件技術審查官製作之報告書等語。查智慧財產案件審理法第6條第3項係規定:「技術審查官製作之報告書，法院認有必要時，得公開全部或一部之內容。」其修正理由係因技術審查官在訴訟程序上類似於法官之助手，並非外部專家之鑑定人，亦不取代鑑定人之功能，其製作之報告書僅係供法官參考，屬諮詢性質之內部意見，而非鑑定結論，不具有證據地位，故無一律應公開其內容給予當事人辯論之必要。且實務上因個案繁簡有別、當事人攻防資料之補充提出，隨訴訟程序之進行，常有數份修正甚或相反技術意見之報告書，倘一律應公開其內容，不僅徒增當事人攻防之負擔，亦有礙訴訟之順暢進行。惟法院斟酌個案情形，認有必要時(諸如為釐清兩造攻防之技術爭點與證據內容、有助於當事人於訴訟進行中成立和解等) ，得公開報告書內容之全部或一部，俾當事人有適時陳述意見之機會，足見法院於認為有必要時，得公開技術審查官製作之報告書全部或一部，非經當事人請求即應公開。本件合議庭經審酌兩造及參加人攻擊防禦均未逸脫爭點範圍，於本件以下之判決理由均有論述，且並無同法第4 款因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識，欲採為裁判之基礎，為保障當事之聽審請求權，並避免突襲性裁判，而應將技術審查官製作之技術報告書內容一部或全部公開給予當事人辯論之情形，因此本院認為本件並無一部或全部公開技術審查官製作之技術報告書之必要，故原告聲請不予准許。　　　　　貳、實體事項：一、事實概要：原告於95年5月24日以「液晶介質及液晶顯示器」向被告申請發明專利，並以西元2005年5月25日申請之歐洲專利局第0 5011326.5號專利案及2005年10月13日申請之歐洲專利局第0 5022352.8號專利案主張優先權，經編為第95118368號審查，於105年1月29日准予專利（下稱系爭專利，申請專利範圍共11項），並發給發明第I537366號專利證書。嗣參加人於1 09年11月3日以系爭專利請求項1至3、6至11有違核准時（即 103年1月22日修正公布、同年3月24日施行）專利法第22條第2項及第23條規定，對之提起舉發；原告先後於110年2年2 2日、111年8月23日及111年11月21日提出系爭專利申請專利範圍更正本（其中110年2月22日及111年8月23日更正本依專利法第77條第3項規定視為撤回）。嗣經被告通知參加人就前揭更正本表示意見，參加人於111年6月6日函復並重新整理爭點為系爭專利請求項2、7至8、10違反前揭專利法第22 條第2項、第23條、第26條第2項規定及說明書違反同法第26 條第1項規定。案經被告審查，認前揭更正符合規定，依該更正本審查，並認系爭專利請求項2、7至8及10有違核准時專利法第22條第2項及第23條規定，以112年4月27日(112)智專三（五）01139字第00000000000號專利舉發審定書為「11 1年11月21日之更正事項，准予更正」及「請求項2、7至8、 10舉發成立，應予撤銷」之處分。原告不服前揭舉發成立部分之處分，提起訴願，復遭經濟部為訴願駁回之決定，原告仍未甘服，遂依法提起本件行政訴訟。本院因認本件判決結果，倘認為訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益恐將受有損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。二、原告聲明請求原處分關於「請求項2、7至8、10舉發成立，應予撤銷」部分之審定暨訴願決定均撤銷，並主張：㈠證據1實施例5、11、16所用特定式（5-1）化合物（即，V-HH -3）之濃度由「32%」置換為「35%」時，將導致實施例中其他化合物用量之對應縮減，以維持總比例為100%；由於證據 1實施例之液晶介質，均使用多達十多種液晶化合物成分，故其他化合物之對應縮減顯非特定。因此，被告及參加人所主張調整液晶成分之配比之修飾無法完全對應「差異僅在於依通常知識即能直接置換」判斷原則之「僅在於」且「直接」的意義。　㈡由於將V-HH-3之濃度由「32%」置換為「35%」時，勢將導致其他化合物用量之對應縮減，進而造成液晶介質之組成及整體性質發生變化而有新功效，難謂將V-HH-3之濃度由「32% 」調整為「35%」符合「直接置換」之要件。　　㈢系爭專利進步性在於其已自液晶化合物池中識別出「混合物概念」具備技術意義而得以進行應用，系爭專利於技術上所貢獻之洞察力及創造力當已支持所請液晶介質之發明之進步性。證據2至4均無一處揭露、教示或建議系爭專利請求項2 所界定之「組份A（即特定的CC-3-V化合物）之濃度在35%至 60%範圍內」且同時「組份B之濃度在25%至45%範圍內」之混合物概念。通常知識者不僅無法基於證據2至4之整體內容而輕易完成系爭專利液晶介質，證據2至4反而將引導通常知識者遠離系爭專利之發明。證據3實施例8並非系爭專利優先權日之前所已存在之物，且有關式I（或其子式Ia/Ia1）化合物之整體以及式IV化合物之整體之用量建議（尤其是在證據 3已提供使用相對少量的式I化合物以獲得具有非常低旋轉黏度之介質（進而縮短響應時間）之明確指引之情況下），無法使通常知識者對證據3實施例8進行簡單修飾而完成系爭專利請求項2。在系爭專利請求項2相較於證據2不存在「否定進步性之因素」之情況下，按現行專利審查基準之規定，即應判斷該請求項具有進步性。通常知識者實無法基於證據4 所提供有關式IA化合物、式I化合物用量之教示而修飾實施例M3而獲得滿足「組份B之濃度在25%至45%範圍內」要件之液晶介質，遑論進而對證據4實施例M3之各介質成分用量進行普通例行試驗或邏輯推理，以期獲得同時滿足「組份A之濃度在35%至60%範圍內」、「組份B之濃度在25%至45%範圍內」、以及「液晶介質中各成分含量之總和必然為100%」等要件之液晶介質，即便被告自行演繹出不同於參加人舉發理由之新修飾證據4實施例M3之方式，仍無法具體說明經修飾證據4實施例M3後所獲致各液晶組成成分之明確用量，以令人信服之方式證明經修飾所得之液晶介質實際上能合理存在且滿足系爭專利請求項2之所有要件。甚且，證據2與證據3 之組合或證據4與證據3之組合反而促使通常知識者更加遠離系爭專利請求項2，益證系爭專利請求項2相較於前揭證據組合具有進步性。　㈣系爭專利請求項7、8為獨立請求項2之附屬項；請求項10為引用獨立請求項2之獨立項，在請求項2相較於證據2、證據3、證據4、證據2與證據3之組合、或證據4與證據3之組合具有進步性之前提下，請求項7、8、10相較於前揭證據或證據組合當亦具進步性。　三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：　㈠原告所提出之甲證3、被證6等補充實驗數據，涉及K22、極性單體濃度性質等非申請時文件明確記載或非自該等文件能推導之內容，依審查基準第二篇3.4.2.2有利功效之相關規定，該等數據或功效不應予以考量。　㈡藉由調整其他因素如液晶層厚度d等以縮短響應時間為系爭專利優先權日前已習知慣用的；原告自承如介電各向異性△ε、極性單體濃度(或V10、V90等)等其他因素也會影響響應時間。是以，不能僅以γ1、△n、k22等參數形成之簡化關係式進行系爭專利之發明關於響應時間功效的確認。　　㈢證據2說明書第21頁第20至22行載明其液晶組成物之γ1/(△n*△ n)可小於4500，優於甲證3所載系爭專利實例14之對應估算值5664；若依甲證3所載證據2實例18之K22為5.5，可推算證據2所載液晶介質之γ1/(K22*△n*△n)較佳可約為818，優於甲證3所載系爭專利實例14之對應值960。是以，以簡化關係式進行評估，系爭專利亦難謂達成有利(或無法預期)功效。　　㈣液晶組成物功效提升之評估應與先前技術一般水平者進行比較，且應以實際提升數值(而非百分率)進行評估；系爭專利優先權日前並非無5ms之液晶顯示器，且由7ms提升至5ms難謂量的顯著提升(幾乎無法覺察的差異)。甲證3所述響應時間7ms、5ms等差異並非有利功效或無法預期。　㈤參考本院110年度民專訴字第32號、111年度民專上字第19號判決要旨，直接置換的目的在於避免差異微小之先/後申請案相互落入彼此之均等範圍而相互掣肘，其判斷要點為差異特徵功能相同，無須考量整體技術手段、品質、結果是否相同。而本件所涉之置換僅係功能相同的濃度調整，符合本院判決見解，且與專利審查基準相關規定相符，被告舉發成立之處分，應無違誤。　㈥以證據1實施例19為例，系爭專利請求項2之文義範圍包含了該實施例19之均等範圍，自應認定直接置換成立，以避免二者落入彼此之均等範圍而相互掣肘，亦可證明被告舉發成立之處分，並無違誤。四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並主張：㈠證據1可證明系爭專利請求項2、7、8、10擬制喪失新穎性：　被證7實例4之V1+RM1混合物（含有CCH-34、CCH-35）與系爭專利請求項1之液晶組成物之差異僅在於被證7之實例4未包含系爭專利請求項1所界定之第二成分中具有2-HH-3化合物。被證7揭示其實施例1之液晶混合物成分使用CCH-23（即該案中之系爭專利請求項1所述之2-HH-3）。被證7其他之實施例2及3未使用CCH-23而使用CCH-34或再添加CCH-35，惟其所達到之結果與實施例1並無差異。所屬技術領域中具有通常知識者參照被證7所揭示內容可理解CCH-34、CCH-35及CCH-2 3使用於被證7之實例4時，其功能應屬相同，該等技術特徵屬於可直接置換之技術特徵。是以，類似於前述，證據1之實施例5、11、16與請求項2間之差異僅在於V-HH-3（對應於系爭專利組份A）之濃度。證據1之此些實施例中V-HH-3的濃度皆為32%，而請求項2界定「該介質中該組份A之濃度在35% 至60%範圍內」。V-HH-3即為證據1之化合物（5－1）。而證據1第41頁最後一段已揭示：「化合物（5－1）的比例是，為了降低組成物的黏度，在11%以上為佳，為了降低下限溫度，在50%以下為佳。為了進一步降低組成物的黏度，以及進一步降低下限溫度，比例在15%至45%為更佳。為了特別地降低組成物的黏度，以及特別地降低下限溫度，特別期望的比例是20%至40%。」。所屬技術領域中具通常知識者依其通常知識當知將（5－1）所示化合物含量置換為15%至45%範圍內（例如35%）能發揮前述（降低黏度、降低下限溫度等）相同功能，而能進行（功能相同之）直接置換。因此，證據1 足以證明系爭專利請求項2擬制喪失新穎性，系爭專利請求項7、8、10為請求項2之附屬項，故證據1亦足以證明系爭專利請求項7、8、10擬制喪失新穎性。　㈢證據2可證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性：　證據2實施例18已揭示系爭專利請求項2的所有成分，其與請求項2之差異僅在於：CC-3-V（對應系爭專利式I，組份A）的濃度為20%，而非「35%-60%」；以及對應於系爭專利式II 以及式III之化合物（兩者隸屬於系爭專利之組份B）的濃度總和為48%，未落於「25%-45%」範圍中。證據2已明確知其液晶組合物所欲獲得之性質（發明目的）係低的轉動黏度γ1 及相對高的光學各向異性值△n，且系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者可明白組合物中各成分的濃度可能會對介質之此些所欲性質產生影響，進而調整各組份之濃度。進一步地，證據2說明書第28頁最後1段、第32頁第6段亦具體揭示比對為系爭專利組份A以及組份B之各成分比例皆可再調整。據此，在沒有任何反向教示的前提下，為了解決如何在證據 2所欲之性質上獲得具有更佳表現之液晶介質的特定問題，本發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機透過常規實驗手段進行測試來調整證據2實例18中各組份之濃度，得到請求項2所界定之範圍。　㈣證據3可證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性：　如前所述，證據3實施例2、8、24以及實施例4、5、7與請求項2間之差異在於：證據3實施例2、8、24以及實施例4、5、 7中，對應至組份A之化合物CC-3-V，其濃度分別為18.5%、1 8%、18.5%以及10.5%、18%、18%，而非請求項2之「35%-60% 」；以及於證據3實施例2、8、24以及實施例4、5、7中，對應至系爭專利式II以及式III之化合物（兩者隸屬於系爭專利之組份B），其濃度總和分別為10.5%、52%、10.5%以及11 %、52%、68%，而非落於請求項2之「25%-45%」範圍中。依實際應用之需（如縮短響應時間等）而調整液晶介質成分組成（如在同一類別下選用其他化合物、數量、含量等）為此技術領域習知慣用之技術手段。進一步地，證據3說明書第2 8頁、第24-25頁亦明確教示其組合物中各類別化合物數量、含量可進行調整。所屬技術領域中具通常知識者為提升該液晶組成物之性質（如縮短響應時間等），當會嘗試調整該證據所揭示液晶介質成分組成並經簡單試驗（如各成分組成最佳化試驗）而完成如系爭專利該請求項所界定之發明。　㈤證據2及3可證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性：　　證據2與3所揭示者皆為液晶介質及應用該介質之顯示器，且包含相同/類似之液晶化合物，二者應均屬液晶組成物技術領域，且均涉及降低旋轉黏度、響應時間等共通問題，所屬技術領域中具有通常知識者當會有動機結合該等證據之技術內容。證據2或3單獨即足以證明系爭專利請求項2、7、8、1 0不具進步性，故所屬技術領域中具有通常知識者依該等證據之組合當然亦能輕易完成前述請求項之發明。進一步地，證據3第20頁另記載：「在一更佳具體實施例中…該顯示器包含一或多種式Ia之化合物的介質，以式Ia1之化合物爲佳，其相對於整體介質的濃度在15%至60%範圍內…」。據此，為了獲得具有更佳的證據3所述性質（即低旋轉黏度）之液晶介質，通常知識者具有合理動機提高證據2實施例18中屬證據3式Ia之CC-3-V，而連帶地調降證據2之實例18中對應於系爭專利組份B之化合物濃度總和至請求項2中所界定之範圍，故證據2及3足以證明系爭專利請求項2不具進步性。　㈥證據4可證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性：　　證據4之實施例M3、M4、M9已揭露請求項2中之所有成分，其各自與請求項2間之差異僅在於：CC-3-V（對應至系爭專利組份A）的濃度為19%、16%、18%，非請求項2所界定之「35% -60%」；以及對應於系爭專利式組份B之化合物，其濃度總和為皆為78%，而非落於請求項2之「25%-45%」範圍中。依實際應用之需（如縮短響應時間等）而調整液晶介質成分組成（如在同一類別下選用其他化合物、數量、含量等）為此技術領域習知慣用之技術手段。所屬技術領域中具通常知識者為提升該液晶組成物之性質（如縮短響應時間等），當會嘗試調整該證據所揭示液晶介質成分組成並經簡單試驗（如各成分組成最佳化試驗）而完成如系爭專利該請求項所界定之發明。　㈦證據4及3之組合可證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性：　　證據4與3所揭示者皆為液晶介質及應用該介質之顯示器，且包含相同/類似之液晶化合物，二者應均屬液晶組成物技術領域，且均涉及降低旋轉黏度、響應時間等共通問題，所屬技術領域中具有通常知識者當會有動機結合該等證據之技術內容。證據4或3單獨即足以證明系爭專利請求項2、7、8、1 0不具進步性，故所屬技術領域中具有通常知識者依該等證據之組合當然亦能輕易完成前述請求項之發明。五、本件法官依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第270條之1 第1項第3款、第3項規定，整理兩造及參加人不爭執事項並協議簡化爭點如下：㈠不爭執事項：如事實及理由欄一、事實概要所示。㈡本件爭點： ⒈證據1是否足以證明系爭專利請求項2、7、8、10擬制喪失新　　穎性？ ⒉證據2是否足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性？ ⒊證據3是否足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性？ ⒋證據4是否足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性？ ⒌證據2、3之組合是否足以證明系爭專利請求項2、7、8、10 　　不具進步性？ ⒍證據4、3之組合是否足以證明系爭專利請求項2、7、8、10 　　不具進步性？六、得心證之理由：㈠系爭專利申請日為95年5月24日，並以2005年5月25日申請之歐洲專利局第05011326.5號專利案及2005年10月13日申請之歐洲專利局第05022352.8號專利案主張優先權，於105年1月 29日經審定准予專利，是系爭專利有無撤銷原因，應以核准審定時之103年1月22日修正公布、同年3月24日施行之專利法（下稱核准時專利法）為斷。「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利」、「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利」，核准時專利法第22條第2項、第23條分別定有明文。㈡系爭專利技術分析: ⒈系爭專利技術內容：系爭專利之發明係關於一種正介電性液晶介質，該介質包含一高濃度的中性介電性組份（組份A）及一正介電性組份（組份B）；組份A包含式I之中性介電性化合物，組份B包含一或多種具有大於3之介電各向異性之正介電性化合物。系爭專利之發明亦係關於包含該等介質之液晶顯示器，尤其係關於主動式矩陣顯示器且尤其關於TN（扭轉向列型）及IPS（共平面切換型）顯示器。該介質中該組份A之濃度在2 0%至80%範圍之間，更佳在25%至70%範圍之間，更佳在30%至6 5%範圍之間且最佳在35%至60%範圍之間。該組份B較佳包含一或多種選自式II及III之群之具有大於3之介電各向異性的正介電性化合物，更佳主要由該（等）化合物組成，甚至更佳基本上由該（等）化合物組成且最佳完全由該（等）化合物組成，　　其中，R2及R3彼此獨立地為具有1至7個C原子之烷基、烷氧基、氟化烷基或氟化烷氧基，具有2至7個C原子之烯基、烯氧基、烷氧基烷基或氟化烯基，且R2及R3較佳為烷基或烯基，　　至此獨立地為　 L21、L22、L31及L32彼此獨立地為H或F，L21及/或L31較佳為F， X2及X3彼此獨立地為鹵素、具有1至3個C原子之鹵化烷基或烷氧基或具有2至3個C原子的鹵化烯基或烯氧基，較佳為F、Cl 、－OCF3或－CF3，最佳為F、Cl或－OCF3，Z3為-CH2CH2-、- CF2CF2-、-COO-、反-CH＝CH-、反-CF＝CF-、-CH2O-或一單鍵，較佳為-CH2CH2-、-COO-、反-CH＝CH-或單鍵且最佳為-COO -、反-CH＝CH-、反-CF＝CF-或單鍵，及l、m、n及o彼此獨立地為0或1（參系爭專利摘要、說明書第8至10頁）。　　　 ⒉系爭專利申請專利範圍分析：系爭專利公告之申請專利範圍共計11項，其中請求項1、10、 11為獨立項，系爭專利權人於系爭專利舉發過程中所提111年 1 1月21日更正本，已為原處分（112年4月27日舉發審定）准予更正，更正後請求項1、2、6、10、11為獨立項。本件爭點僅涉及系爭專利請求項2、7、8、10，內容如下：【請求項2】一種液晶介質，其特徵在於其包含：一中性介電性組份（組份A），該組分係由式I之中性介電性化合物組成；　及一正電性組份（組份B），該組份包含在20℃溫度及1kHz頻率下判定具有大於3之介電各向異性之一或多種選自式II及II I之群之正介電性化合物　　　　　其中，R2及R3彼此獨立地為具有1至7個C原子之烷基或烷氧基、具有2至7個C原子之烯基、烯氧基或烷氧基烷基，　至彼此獨立地為、　、、、或　，　 L21、L22、L31及L32彼此獨立地為H或F，X2及X3彼此獨立地為鹵素、具有1至3個C原子之鹵化烷基或烷氧基或具有2至3個C原子的鹵化烯基或烯氧基，Z3為-CH2CH2-、-CF2CF2-、-COO-、反-CH＝CH-、反-CF＝CF-、-CH2O-或一單鍵，且l、m、n及o彼此獨立地為0或1；且該介質中該組份A之濃度在35%至60%範圍內，且該介質中該組份B之濃度在25%至45%範圍內；其限制條件為排除如附表一至附表四之液晶介質(1)至(4)。【請求項7】如請求項1至3中任一項之液晶介質，其特徵在於其包含一或多種式III化合物　　其中，R3為具有1至7個C原子之烷基或烷氧基，具有2至7個C原子之烯基、烯氧基或烷氧基烷基，　　至彼此獨立地為、、、、或， L31至L32彼此獨立地為H或F，X3為鹵素、具有1至3個C原子之鹵化烷基或烷氧基或具有2至3個C原子之鹵化烯基或烯氧基， Z3為-CH2CH2-、-CF2CF2-、-COO-、反-CH＝CH-、反-CF＝CF -、-CH2O-或一單鍵，且n及o彼此獨立地為0或1。【請求項8】如請求項1至3中任一項之液晶介質，其特徵在於其包含一或多種式IV之中性介電性化合物，　其中，式IV化合物不包括式I化合物，R41及R42彼此獨立地具有請求項1中R2之含義，　及，彼此獨立，且若存在兩次，則該等亦彼此獨立為、、、、、、、或　　，　　 Z41及Z42彼此獨立，且若Z41存在兩次，則該等亦彼此獨立為-CH2CH2-、-COO-、反-CH＝CH-、反-CF＝CF-、-CH2O-、- CF2O-或一單鍵，且p為0、1或2。【請求項10】一種液晶顯示器，其特徵在於其包含如請求項 1至8中任一項之液晶介質。　㈢舉發證據技術分析: ⒈證據1最早優先權日為2004年10月4日，早於系爭專利之優先權日（2005年5月25日），故可作為判斷系爭專利是否擬制喪失新穎性之先前技術。證據1揭示一種液晶組成物，充分具有高的向列相上限溫度、低的向列相下限溫度、低黏度、適當的光學各向異性、低臨界電壓、大的比電阻等特性中的多種特性。其發明目的是提供具有多種特性之間性能均衡的液晶組成物、一種含有這種組成物的液晶顯示元件、一種AM 元件，含有具有低黏度、0.10~0.15的光學各向異性、以及低臨界電壓的組成物，並且具有響應時間短，電壓保持率高等特性。其中最主要的目的是提供元件的短的響應時間。這種液晶組成物含有從式(I)所表示的化合物群中選出的至少一種化合物作為第一成份，具有正的介電各向異性、以及具有向列相。　　其中，R11和R12是彼此碳原子數互不相同的烷基（參證據1 摘要）。　⒉證據2公開日為2005年2月16日，早於系爭專利之優先權日（2 005年5月25日），故可作為系爭專利優先權日前之先前技術。證據2之發明係關於一種基於具有正或負介電各向異性之極性化合物之混合物的液晶介質，該液晶介質特徵在於其包含一夥多種通式I化合物　　　　其中，R1及R2各自彼此獨立且相同或不同地為H、具有1至12 個碳原子之烷基，該烷基未經取代，經CN或CF3單取代或至少經鹵素單取代，此外，其中該等基團中一或多個CH2基團可各自彼此獨立地經-O-、-S-、-◇-、-CH=CH-、-C≡C-、- CO-、-CO-O-、-O-CO-或-O-CO-O-以使O原子不互相直接連接之方式置換，及關於該液晶介質用於電光目的之用途，且關於含有該介質之電光顯示裝置（參證據2之摘要）。　　 ⒊證據3公開日為2003年11月21日，早於系爭專利之優先權日（ 2005年5月25日），故可作為系爭專利優先權日前之先前技術。證據3之發明有關一種電光液晶顯示器，其具有一種再定向該液晶介質的電極結構，其與一個和該液晶層平行之組件產生一個電場，其足以影響基本上在該液晶層平面之液晶介質以及具有正誘電率異方性的液晶介質之間的切換，其中該具有正誘電率異方性的液晶介質包含至少兩種式I之中生化合物，　　　　其中，R11係具有1至7個碳原子之烷基或烷氧基，或者具有2 至7個碳原子的烷氧基烷基，R12係具有2至7個碳原子之烯基或烯氧基，Z1為-CH2-CH2-或一個單鍵，而n係0或1；以及有關該液晶介質（參證據3之摘要、請求項1）。 ⒋證據4公開日為2005年2月24日，早於系爭專利之優先權日（2 005年5月25日），故可作為系爭專利優先權日前之先前技術。證據4之發明係關於一種基於正介電各向異性極性化合物之混合物的液晶介質，其特徵在於包含一或多種式I所示之酯化合物，以及一或多種式IA的化合物，　　　　　　其中R1及R2各自獨立地為H、具有1至15個碳原子的鹵代未取代烷基，其中該等基團中一或多個CH2基團可任選地獨立地被-C≡C-、-CH=CH-、-O-、-CO-O-或-O-CO-以使O原子不互相直接連接之方式置換；X1及X2各自獨立地為F、Cl、CN、S F5、SCN、NCS、鹵代烷基、鹵代烯基、鹵代烷氧基或鹵代烯氧基，各自具有至多6個碳原子；Z1及Z2各自獨立地為-CF2O -、-OCF2-或單鍵，其中Z1不等於Z2；　　及各自獨立地為、、、、、、或， L1-6各自獨立地為H或F（參證據4之摘要、請求項1）。㈣證據1足以證明系爭專利請求項2、7、8、10擬制喪失新穎性：　⒈證據1足以證明系爭專利請求項2擬制喪失新穎性: 　⑴系爭專利請求項2與證據1相較，證據1說明書第68至69頁實施例5例示一液晶組成物，其成分組成為：2－BB（F）B－5（1） 6%、3－BB（F）B－5（1）6%、3－HB－CL（2－1）2%、2－HBB－F（ 3－1）6%、3－HBB－F（3－1）6%、5－HBB－F（3－1）6%、3－BB（F ，F）XB（F，F）－F（3－3）18%、3－HHXB（F，F）－F（3－6） 2%、V－HH－3（5－1）32%、V－HHB－1（6－1）12%、V2－HHB－1（6 －1）4%，亦即如附表五所示組成，其中式（5-1）化合物相當於系爭專利請求項2所界定之組份A之式I中性介電性化合物，式（2-1）、（3-1）、（3-3）、（3-6）化合物相當於系爭專利請求項2所界定之組份B之式II或式III正介電性化合物。 ⑵由上可知，證據1揭示一種液晶介質，其所含式（5-1）化合物相當於系爭專利請求項2所界定之組份A之式I中性介電性化合物，該化合物於介質中之濃度為32%；另所含式（2-1）、（3-1）、（3-3）、（3-6）化合物相當於系爭專利請求項2所界定之組份B之式Ⅱ或式Ⅲ正介電性化合物，該等化合物於介質中之濃度合計為40%；並且前述液晶介質非為系爭專利請求項2所列舉排除之液晶介質(1)至(4)。因此，證據1該實施例所揭示液晶介質與系爭專利請求項2所請發明之差異僅在於組份A（即證據1所述式（5-1）化合物）的含量，證據1該實施例揭露32%，略小於系爭專利請求項2所界定之35~ 60%。 ⑶次查，證據1說明書第41頁最後1段具體揭示「化合物（5-1）的比例是，為了降低組成物的黏度，在11%以上為佳，為了降低下限温度，在50%以下為佳。為了進一步降低組成物的黏度，以及進一步降低下限溫度，比例在15%至45%為更佳。為了特別地降低組成物的黏度，以及特別地降低下限溫度，特別期望的比例是20%至40%」，可知在證據1中使式（5-1）化合物於介質中之濃度為11至50%（包括該實施例所描述之式（5-1）化合物為「32%」者），其功能係為「降低組成物黏度、降低下限溫度」。又查，所屬技術領域中具有通常知識者依其通常知識應可瞭解，式（5-1）化合物濃度如為「3 5%」等其他數值亦不影響該化合物發揮其功能，而應能對證據1該實施例中的式（5-1）化合物含量進行功能相同的直接置換。 ⑷承上所述，由於系爭專利請求項2與證據1（先申請案）已揭露兩者間之差異，係為功能相同且基於通常知識即能直接置換的技術特徵，故而證據1足以證明系爭專利請求項2擬制喪失新穎性。 ⒉證據1足以證明系爭專利請求項7擬制喪失新穎性：　⑴證據1足以證明系爭專利請求項2擬制喪失新穎性之理由，業如前述。　　⑵系爭專利請求項7為請求項1至3中任一項之附屬項，進一步界定液晶介質包含一或多種式Ⅲ化合物。承前所述，證據1說明書第68至69頁實施例5例示之液晶組成物中，式（2-1）、（ 3-1）化合物即相當於系爭專利請求項7所界定之式Ⅲ化合物，因此證據1亦足以證明系爭專利請求項7（依附請求項2之部分）擬制喪失新穎性。　　　⒊證據1足以證明系爭專利請求項8擬制喪失新穎性：　⑴證據1足以證明系爭專利請求項2擬制喪失新穎性之理由，業如前述。　　⑵系爭專利請求項8為請求項1至3中任一項之附屬項，進一步界定液晶介質包含一或多種式Ⅳ之中性介電性化合物，且其中式Ⅳ化合物不包括式I化合物。承前所述，又如附表六所示，證據1說明書第68至69頁實施例5例示之液晶組成物中，式（ 6-1）化合物相當於系爭專利請求項8所界定之式IV中性介電性化合物，因此證據1亦足以證明系爭專利請求項8（依附請求項2之部分）擬制喪失新穎性。　⒋證據1足以證明系爭專利請求項10擬制喪失新穎性：　⑴證據1足以證明系爭專利請求項2擬制喪失新穎性之理由，業如前述。　⑵系爭專利請求項10以引用記載形式記載請求項1至8中任一項，所請為包含該等液晶介質之液晶顯示器。承前所述，又證據1說明書第6頁記載其發明是關於適合於AM（active matri x，主動矩陣）元件等的液晶組成物，以及含有這種組成物的AM元件，第55頁揭示組成物可以用在AM元件、PM元件、以及具有PC、TN、STN、ECB、OCB、IPS、VA等模式的元件中，以使用在具有TN、ECB、OCB、或者IPS模式的元件中為佳，故證據1已明確揭示其組成物可作為液晶介質並用於顯示元件如主動矩陣（activematrix）顯示元件等。因此，證據1 亦足以證明系爭專利請求項10（以引用記載形式記載請求項 2之部分）擬制喪失新穎性。　⒌原告主張關於證據1是否可證擬制喪失新穎性，原處分審酌的「置換手段」不同於舉發理由，此部分理由之論述屬職權審查行為，被告又未給予原告答辯之機會，核已違法云云（參原告113年3月15日行政訴訟起訴狀第3至12頁即本院卷第17 至26頁、原告113年8月14日行政訴訟變更訴之聲明暨準備( 一)狀第2至3、8至14頁即本院卷第276至277、282至288頁、原告113年9月20日行政訴訟言詞辯論意旨狀第4至8頁）。經查： ⑴觀諸參加人於本件舉發程序中所提111年6月6日對更正表示　意見書第18至19頁等處，參加人所提舉發理由敘及「證據1 　之實施例5…與更正本請求項2間之差異僅在於組份A之濃度　。證據1之此些實施例中可比對為系爭專利組份A之成分的濃　度皆為32%，而更正本請求項2界定『該介質中該組份A之濃　度在35%至60%範圍內』…由於更正本請求項2所述之該濃度　差異僅為系爭發明所屬技術領域中具有通常知識者參照證據　 1已公開之內容能理解其為可直接置換之特徵，故更正本請　求項2仍擬制喪失新穎性」、「而證據1第20至21頁進一步揭　示：『…第三成分中式（5-1）所表示的化合物的比例在11 　重量%至50重量%的範圍內…』；以及證據1第41頁最後一段　亦揭示：『化合物（5-1）的比例是，為了降低組成物的黏　度，在11%以上為佳，為了降低下限溫度，在50%以下為佳。　 …』。亦即，證據1另揭示了以第32點所揭示之液晶組成物　為基礎，而其中之式（5-1）化合物具有其他濃度之液晶組　成物，亦同樣可達到證據1之發明目的」等內容。由上可知　，參加人於舉發程序中實質上業已主張證據1實施例5所揭示　者與系爭專利請求項2之發明的差異在於組份A（即證據1式　（5-1）化合物）的含量，且由於該化合物濃度在11至50重　量%均可達到降低組成物黏度、降低下限溫度等目的，將組　份A濃度自「32%」調整為「在35%至60%範圍內」係為可直接　置換之特徵。 ⑵依據原處分第10至12頁（參本院卷第80至82頁）所載，原處　分論述證據1實施例5所揭示者與系爭專利請求項2之發明的　差異在於組份A（即證據1式（5-1）化合物）的含量略小(該　請求項2所界定者為35~60%），復認所屬技術領域中具通常　知識者依其通常知識當知將(5-1)所示化合物含量置換為35% 　可發揮該化合物於證據1中的「降低黏度、降低下限溫度」　等功能，並能進行「功能相同」之直接置換，因此證據1足　證系爭專利請求項2擬制喪失新穎性。且經與前述內容互核　可知，原處分認定證據1足證系爭專利請求項2擬制喪失新穎　性，所執理由確係依據參加人之主張而為論述，尚難認有審　酌實質上不同於舉發理由之情形。 ⑶原告復陳稱參加人係主張將化合物濃度置換為「50% V-HH- 　 3」、「45% V-HH-3」或「40%V-HH-3」，故而原處分所審　酌之「35% V-HH-3」為不同於舉發理由之置換手段等語。然　細究參加人於本件舉發程序中所提111年6月6日對更正表示　意見書第19至20頁「系爭專利發明所屬技術領域中具有通常　知識者根據證據1說明書第20至21頁第35點與證據1第41頁之　記載可知將如第32點所述之液晶組成物中的式（5-1）之化　合物濃度比例調整至例如50%仍可達到原發明目的…」等語　可知，參加人所舉50%、45%或40%應係作為例示，尚無從據　此認定參加人之主張僅限於該等數值，遑論認定參加人捨棄　主張將V-HH-3濃度調整為其它數值；實則如前所述，參加人　已陳明證據1實施例5與系爭專利請求項2所界定發明間的濃　度差異為可直接置換之特徵（亦即證據1實施例5之V-HH-3濃　度32%可直接置換為系爭專利請求項2所述「在35%至60%範圍　內」，顯然包含原處分所論述之35%），蓋因該化合物濃度　在11至50%均可達到降低組成物黏度、降低下限溫度等目的　（亦當然包含原處分所論述之35%），換言之，原處分所審　酌之「35% V-HH-3」確屬舉發理由有論及的直接置換手段，　不應僅因參加人舉50%、45%或40%為例，即一概忽略參加人　之其餘陳述；原告自行節錄參加人書狀之部分內容並片面解　讀其主張，礙難憑採。 ⑷至於原處分第15頁（參本院卷第85頁）所載「縱使不參酌證　據1前述關於組分A化合物含量範圍之記載，就相同化合物之　微小含量差異而言，所述技術領域中具有通常知識者本會認　為應能達成相同功能，並能經一般例行實驗而完成置換…」　，原告稱此為被告自行演繹之新理由云云。然查，證據1足　證系爭專利請求項2擬制喪失新穎性所憑據之理由，原處分　業於第10至12頁論明，原處分第15頁僅係進一步論駁原告主　張之附帶說明；況且參加人所主張者實質上本就涵蓋該化合　物濃度在一定範圍內之任意含量差異調整仍可達到相同目的　（亦即「降低組成物黏度、降低下限溫度」等功能），是以　難認原處分第15頁所為論述逾越參加人之主張。 ⑸關於舉發案件，專利專責機關應基於客觀立場，在舉發人所　提證據範圍內，審酌雙方當事人之陳述及調查事實、證據之　結果，本於論理法則及經驗法則而為判斷，舉發審定書記載　內容當非以逐字逐句同於舉發理由為限。本件原處分認定證　據1足證系爭專利請求項2擬制喪失新穎性，所執理由確係依　據參加人之主張而為論述，詳如前述，顯見原處分就此部分　並未逸脫參加人舉發理由及證據，無涉專利法第75條規定之　職權審查，亦無應予原告答辯機會之必要。　　⒍原告主張關於證據1實施例5與系爭專利請求項2之差異非僅在於式（5-1）化合物之含量「32%」與「35%」的置換，蓋因含量總和103%之虛擬物實際上無法存在，另證據1未見「35% V-HH-3」之特定記載且被告未舉證「35% V-HH-3」之使用為通常知識，原處分亦漏未考量式（5-1）化合物在證據1實施例5之功能尚包含賦予液晶介質整體之特定物性，原處分之判斷已悖於論理及經驗法則，且未留意對原告有利之情形云云（參原告113年3月15日行政訴訟起訴狀第23至27頁即本院卷第37至41頁、原告113年8月14日行政訴訟變更訴之聲明暨準備(一)狀第14至17頁即本院卷第288至291頁、原告113 年9月20日行政訴訟言詞辯論意旨狀第9至13頁）。經查： ⑴對於證據1實施例5液晶組成物，若認組成物中的V-HH-3濃度　為其他數值例如35%仍可發揮相同功能而欲進行直接置換，　發明所屬技術領域中具有通常知識者本於其所具備之一般知　識及普通技能，自可對V-HH-3之用量予以對應調整，令液晶　組成物中的V-HH-3濃度（亦即V-HH-3用量÷液晶組成物總重) 　為35%；至於組成物中其它非V-HH-3之化合物成分，用量維　持不變，其濃度即會因液晶組成物總重量增加而勢必小於原　數值，最終各成分濃度之總和仍為100%而非原告指稱之103 　 %。換言之，就證據1實施例5與系爭專利請求項2而言，發明　所屬技術領域中具有通常知識者予以直接置換之差異技術特　徵確係增加V-HH-3的濃度，無須縮減其它非V-HH-3之化合物　成分「用量」，且經直接置換所得組成物中各成分濃度總和　仍為100%，當無原告所稱悖於論理及經驗法則等情。 ⑵原處分係以「所屬技術領域中具通常知識者能依通常知識進　行（功能相同之）直接置換」為由，認定系爭專利請求項2 　等請求項擬制喪失新穎性，是以證據1有無明確記載「35%V 　 -HH-3」、以及證據1所載內容是否為上位揭示而不影響下　位之新穎性等，尚非所問。至證據1實施例5與系爭專利請求　項2之差異是否為依通常知識即能直接置換的技術特徵，首　應釐清該技術特徵在證據1中的功能為何，繼而基於該等功　能考量「差異特徵是否為功能相同且基於通常知識即能進行　的直接置換」，顯見直接置換之判斷並非不得參酌證據1所　載技術內容。因此，原處分衡酌證據1所載技術內容（以判　斷式（5-1）化合物濃度為「32%」於證據1中所發揮的功能) 　，並依據所屬技術領域之通常知識（非僅限於工具書或教科　科書等所載之周知知識，亦包括從經驗法則瞭解之事項等) 　，綜合考量後認定組份A（即式（5-1）化合物）濃度自「3 　 2%」調整為「35%」等係為功能相同之直接置換，此等判斷　與經驗法則並無不合，亦未有原告所稱前後矛盾等情。 ⑶關於原告指稱原處分漏未考量式（5-1）化合物在證據1實施　施例5之功能尚包含賦予液晶介質整體之特定物性部分，由　於直接置換的重點在於差異特徵在證據1中所具有之功能，　而非經置換後發明整體結果的異同，從而參酌證據1已載明　式（5-1）化合物關於降低黏度、降低下限溫度之功能，且　證據1並無敘及該差異特徵會對液晶介質整體性質產生何種　影響結果，則原處分基於「降低黏度、降低下限溫度」等功　能判斷能否進行直接置換，即屬有據，尚無必要贅加考量經　置換後整體技術手段之功效異同。況且，是否產生相同功效　亦非必定以「物性有無變化」為斷，是以原告所述「置換造　成液晶介質之組成及整體性質發生變化『而有新功效』」即　生疑義，遑論據此逕稱本件不符直接置換要件。 ⑷承上，原處分並無原告所稱違背論理及經驗法則、或對原告有利之情形疏未留意之情形。㈤證據2足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性: ⒈證據2足以證明系爭專利請求項2不具進步性: 　⑴系爭專利請求項2與證據2相較，證據2說明書第6頁揭示一種液晶介質，關於其用於電光目的之用途，且關於含有該介質之電光顯示裝置，第10至11頁揭示所述介質可同時較佳具有非常低的轉動黏度γ1及相對高的光學各向異性值△n，此可達成回應時間之縮短，並可藉由調控液晶介質之成分組成而調整其介電及/或光學各向異性及/或優化其臨限電壓及/或黏度，第61頁實例18例示一液晶混合物，其成分組成為：CCZU-2-F 4.0%、CCZU-3-F 14.0%、CCP-2OCF3 4.0%、CCP-3OCF3 3.0%、CCP-V-1 14.0%、CCG-V-F 5.0%、PUQU-1-F 10.0%、PUQU-2-F 8.0%、PGP-2-4 5.0%、CC-3-V1 13.0%及CC-3-V 20.0%，亦即如附表七所示組成，其中CC-3-V相當於系爭專利請求項2所界定之組份A之式I中性介電性化合物，CCZU-2-F、CCZU-3-F、CCP-2OCF3、CCP-3OCF3、CCG-V-F、PUQU-1-F與PUQU-2-F相當於系爭專利請求項2所界定之組份B之式Ⅱ或式Ⅲ正介電性化合物。 ⑵由上可知，證據2揭示一種液晶介質，其所含CC-3-V相當於系爭專利請求項2所界定之組份A之式I中性介電性化合物，該化合物於介質中之濃度為20%；另所含CCZU-2-F、CCZU-3-F 、CCP-2OCF3、CCP-3OCF3、CCG-V-F、PUQU-1-F與PUQU-2-F 相當於系爭專利請求項2所界定之組份B之式Ⅱ或式Ⅲ正介電性化合物，該等化合物於介質中之濃度合計為48%；並且前述液晶介質非為系爭專利請求項2所列舉排除之液晶介質(1)至 (4)。因此，證據2該實例所揭示液晶介質與系爭專利請求項 2所請發明之差異僅在於組份A及組份B的含量。　⑶對應於組份A者，證據2所述CC-3-V係屬該證據所示式XI化合物；對應於組份B者，證據2所述CCZU-2-F與CCZU-3-F係屬該證據所示式IV化合物，CCP-2OCF3、CCP-3OCF3與CCG-V-F係屬該證據所示式Ⅱ化合物，PUQU-1-F與PUQU-1-F係屬該證據所示式X化合物。經查，依實際應用之需（如縮短響應時間等）而適度調整液晶介質成分組成（如化合物類別、含量等）係相關技術領域習知慣用之技術手段，併參證據2說明書第28至29、32頁具體揭示：「液晶混合物中式Ⅱ至X之化合物作為整體之比例為20重量%至70重量%，較佳為30重量%至60 重量%且尤其較佳為35重量%至55重量%...混合物中式I至X之化合物一起作為整體之比例為至少30重量%，較佳至少40重量%且尤其較佳至少50重量…式I及Ⅱ+Ⅲ+IV+V+Ⅵ+Ⅶ+Ⅷ+IX+X之化合物的最適宜混合比率大體上依所需性質而定…上述範圍內之適當混合比例根據具體情況可容易地測定」、「混合物中式XI…化合物作為整體之比例為5重量%至70重量%，較佳為10 重量%至60重量%且尤其較佳為10重量%至30重量%...或35重量%至55重量%」等技術內容，繼而所屬技術領域中具有通常知識者基於該證據所揭示之技術內容，為提升該液晶組成物之性質（如縮短響應時間等），當會嘗試調整該其成分組成並經簡單試驗（如式Ⅱ、IV、X、XI等之成分組成最佳化試驗）而完成如系爭專利請求項2所界定之發明，相較於先前技術並未見有產生何種無法預期之功效的顯著提升或新的功效，故系爭專利請求項2之發明應為所屬技術領域中具有通常知識者基於證據2之技術內容而能輕易完成者，因此，證據2 足證系爭專利請求項2不具進步性。　　⒉證據2足以證明系爭專利請求項7不具進步性：　　　⑴證據2足以證明系爭專利請求項2不具進步性之理由，業如前述。　　⑵系爭專利請求項7為請求項1至3中任一項之附屬項，進一步界定液晶介質包含一或多種式Ⅲ化合物。承前所述，證據2說明書第61頁實例18例示之液晶組成物中，CCZU-2-F、CCZU-3-F 、CCP-2OCF3、CCP-3OCF3及CCG-V-F即相當於系爭專利請求項7所界定之式Ⅲ化合物，因此證據2亦足以證明系爭專利請求項7（依附請求項2之部分）不具進步性。　　　　⒊證據2足以證明系爭專利請求項8不具進步性: 　⑴證據2足以證明系爭專利請求項2不具進步性之理由，業如前述。　　⑵系爭專利請求項8為請求項1至3中任一項之附屬項，進一步界定液晶介質包含一或多種式Ⅳ之中性介電性化合物，且其中式Ⅳ化合物不包括式I化合物。承前所述，又如附表八所示，證據2說明書第61頁實例18例示之液晶組成物中，CCP-V-1、 CC-3-V1相當於系爭專利請求項8所界定之式Ⅳ中性介電性化合物，因此證據2亦足以證明系爭專利請求項8（依附請求項 2之部分）不具進步性。 ⒋證據2足以證明系爭專利請求項10不具進步性: 　⑴證據2足以證明系爭專利請求項2不具進步性之理由，業如前述。　　⑵系爭專利請求項10以引用記載形式記載請求項1至8中任一項，所請為包含該等液晶介質之液晶顯示器。承前所述，證據 2說明書第6頁揭示其發明係關於一種液晶介質，且關於含有該介質之電光顯示裝置，第10至11頁揭示該等介質可應用於 MLC、TN或STN顯示器，故系爭專利請求項10之發明亦係所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成者。因此，證據2亦足以證明系爭專利請求項10（以引用記載形式記載請求項2 之部分）不具進步性。　⒌原告主張關於證據2是否可證明系爭專利不具進步性，原處分審酌的「修飾手段」不同於舉發理由，此部分理由之論述屬職權審查行為，被告又未給予原告答辯之機會，核已違法云云（參原告113年3月15日行政訴訟起訴狀第3至9、12至15頁即本院卷第17至23、26至29頁、原告113年8月14日行政訴訟變更訴之聲明暨準備(一)狀第2至4、6至8頁即本院卷第276 至278、280至282頁）。然查： ⑴觀諸參加人於本件舉發程序中所提111年6月6日對更正表示　意見書第24至29頁，參加人所提舉發理由先論述「證據2之　實例18與更正本請求項2間之差異在於：①證據2實例18中，　 CC-3-V（對應至系爭專利式I，組份A）的濃度為20%，而非　更正本請求項2之『35%-60%』；以及②於證據2之實例18中　，對應於系爭專利式Ⅱ以及式Ⅲ之化合物（兩者隸屬於系　爭專利之組份B），其濃度總和為48%，而非落於更正本請求　項2之『25%-45%』範圍中…由於根據證據2所揭示的整體內　容以及申請時本領域之通常知識，系爭專利發明所屬技術領　域中具有通常知識者係有動機將證據2實例18中之CC-3-V(組　份A）之濃度提高至更正本請求項2中所界定之範圍內，而連　帶地調降證據2之實例18中對應於系爭專利式Ⅱ以及式Ⅲ之化合物（組份B）之濃度總和至更正本請求項2中所界定之範圍內…在沒有任何反向教示的前提下，為了解決如何在證據2所欲之性質上獲得具有更佳表現之液晶介質的特定問題，本發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機透過常規實驗手段進行測試來調整證據2實例18中各組份之濃度，得到更正本請求項2所界定之範圍」，其後才依據證據2說明書第29、32 頁等處之技術內容進行調整組份濃度之例示。由上可知，參加人於舉發程序中實質上業已主張證據2實例18所揭示者與系爭專利請求項2之發明的差異在於組份A（即證據2式Ⅺ化合物）及組份B（即證據2式Ⅱ、Ⅳ、X化合物）的含量，且根據證據2所揭示內容以及申請時本領域之通常知識，系爭專利發明所屬技術領域中具有通常知識者為在證據2所欲之性質上獲得具有更佳表現之液晶介質，有動機透過常規實驗手段進行測試來調整證據2實例18中各組份之濃度，包括將CC-3- V（組份A）之濃度自「20%」提高至更正本請求項2中所界定之範圍內（亦即35%-60%），並連帶地調降對應於系爭專利組份B之濃度總和（亦即因應組份A所增加之15%，連帶地將組份B總和自原有的48%調降15%而為33%），完成更正本請求項2所界定之範圍。　⑵按原處分第17至18頁（參本院卷第87至88頁）所載，原處分論述證據2實例18所揭示者與系爭專利請求項2之發明的差異在於組份A與B的含量略有不同，復認定所屬技術領域中具通常知識者基於證據2所揭示技術內容，為提升液晶組成物之性質，當會嘗試調整成份組成並經簡單試驗（如式Ⅱ、IV、X 、Ⅺ等之成分組成最佳化試驗）而完成如系爭專利請求項2所界定之發明，且因未達成無法預期功效，故而證據2足證系爭專利請求項2不具進步性。經與前述內容互核可知，原處分認定證據2足證系爭專利請求項2不具進步性，所執理由確係依據參加人之主張而為論述，尚難認有審酌實質上不同於舉發理由之情形。　　⑶原告主張參加人係主張先將證據2實例18所用之所有式Ⅺ至XⅦ 化合物調整為僅使用兩種式Ⅺ至XⅦ化合物，再調整此兩種式Ⅺ 至XⅦ化合物之總用量為70%，並調整化合物Ⅱ至X之濃度為25% ，故而原處分第28頁所論之「調整化合物Ⅺ之濃度為35%、調整式Ⅱ至X化合物之濃度為33%」為不同於舉發理由之修飾手段云云。但查，證據2足證系爭專利請求項2不具進步性所憑據之理由，原處分業於第17至18頁論明，原處分第28頁僅係進一步論駁原告主張之附帶說明；況且細究參加人於本件舉發程序中所提111年6月6日對更正表示意見書第24至29頁可知，參加人所述對證據2實例18進行調整組份濃度之方式僅係作為例示，尚無從據此認定參加人之主張僅限於此特定調整方式；實則如前所述，參加人已陳明系爭專利發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機調整證據2實例18中各組份之濃度，包括將CC-3-V（組份A）之濃度自「20%」提高至更正本請求項2中所界定之範圍內（亦即35%-60%），並連帶地調降對應於系爭專利式組份B之濃度總和（亦即因應組份A所增加之15%，連帶地將組份B總和自原有的48%調降15%而為33 %），則原處分第28頁所論「調整化合物XI之濃度為35%且調整式Ⅱ、Ⅳ、X化合物之濃度總和為33%」顯然仍係基於參加人實際提及之主張所為論理，不應僅因參加人例示調整組份濃度之方式，即一概忽略參加人之其餘陳述。 ⑷同前述理由，舉發審定書記載內容非以逐字逐句同於舉發理　由為限，而本件原處分認定證據2足證系爭專利請求項2不具　進步性，所執理由確係依據參加人之主張而為論述，詳如前　述，顯見原處分就此部分並未逸脫參加人舉發理由及證據，　無涉專利法第75條規定之職權審查，即無應予原告答辯機會　之必要。　　⒍原告主張原處分就通常知識者有動機調整證據2實例18所用式 XI化合物之濃度為「35%」以及所用式Ⅱ、IV、X化合物之濃度為「33%」之判斷係基於後見之明，蓋因證據2沒有提供特定指引，通常知識者參考證據2內容後理應採行其他調整方式而更遠離系爭專利請求項2所界定範圍，且即便為原處分所述調整，所有成分比例的總和僅87%，實際上無法獲得能真實存在之液晶介質，無從使通常知識者得以獲得同時滿足系爭專利請求項2界定要件之液晶介質，故原處分之判斷已悖於論理及經驗法則，且未留意對原告有利之情形云云（參原告113年3月15日行政訴訟起訴狀第28至34頁即本院卷第42 至48頁、原告113年8月14日行政訴訟變更訴之聲明暨準備( 一)狀第17至23頁即本院卷第291至297頁、原告113年9月20 日行政訴訟言詞辯論意旨狀第16至25頁）。經查： ⑴證據2足證系爭專利請求項2不具進步性所憑據之理由，係於　原處分第17至18頁所論明，首先比對出系爭專利請求項2與　證據2實例18的差異技術特徵「組份A與B的含量」，復認定　發明技術領域中具有通常知識者於解決特定問題「為提升液　晶組成物之性質（如縮短響應時間等）」時，能利用申請時　之通常知識（執行例行工作、實驗的普通能力而進行簡單試　驗），將證據2之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換等而　完成系爭專利請求項2之發明，原處分之上開認定方式當已　合於否定進步性因素「簡單變更」之判斷；此外，證據2既　已揭示其液晶組成物係為同時較佳具有非常低的轉動黏度　 γ1及相對高的光學各向異性值△n，並可達成回應時間之縮　短，且可藉由調控其成分組成而調整其性質，以及液晶混合　物中各成分（包括數個成分之總和）含量比例範圍等技術內　容，堪認證據2對於前開簡單變更確實存在教示或建議，則　於判斷是否具有否定進步性之因素時，係屬有力之情事。因　此，原處分認定通常知識者有動機調整證據2實例18之成分　組成並經簡單試驗完成系爭專利請求項2之發明，其判斷應　無違誤，且有證據2所載內容為論據，應非屬後見之明。 ⑵關於原處分第28頁「例如將該式Ⅺ化合（物）調整為35%且　將式Ⅱ、Ⅳ、X化合物含量和對應縮減至33%」究指對證據2實例18中的哪些成分進行含量調整，由同段落所載「以證據2 為例，其實例18之組成主要包含該證據所示式Ⅺ化合物20%（即系爭專利前述請求項所界定組成A）、式Ⅱ、Ⅳ、X化合物計 48%（符合系爭專利前述請求項所界定組成B）」等內容以觀，原處分第28頁所為說明應係指將證據2實例18中的CC-3-V 自20%調整為35%，且CCZU-2-F、CCZU-3-F、CCP-2OCF3、CCP -3OCF3、CCG-V-F、PUQU-1-F與PUQU-2-F總和自48%對應縮減為33%，並非原告所主張之調整為「CC-3-V+13%CC-3-V1=35% 」，自無原告指摘之CC-3-V用量無法滿足系爭專利請求項2 界定濃度範圍、以及修飾後所得液晶介質各成分總和未足10 0%等情。 ⑶關於原處分第28頁所舉對證據2實例18進行調整之方式，原　告亦主張證據2未提供調整「Ⅱ+IV+X和Ⅺ」特定化合物組合之用量的技術指引，包括未單獨就CC-3-V單一化合物之用量範圍提供教示或建議等，然在液晶介質技術領域中，對於一已知組成及特性的液晶介質，調整其組成成分之含量並從中選用性質合宜者，本為慣常使用之例行試驗方式，且如前所述，證據2既已具體提出「混合物中式Ⅱ至X之化合物作為整體之比例為20重量%至70重量%，較佳為30重量%至60重量%…」、「混合物中式Ⅺ至XⅦ之化合物作為整體之比例為5重量%至7 0重量%，較佳為10重量%至60重量%…」等關於成分含量比例範圍之技術內容，發明所屬技術領域中具有通常知識者即有動機本於所具備之一般知識及普通技能，併參證據2之教示，經簡單試驗對證據2實例18進行不同組份之含量調整，以獲致性質適佳的液晶介質，尚非以證據2逐一記載特定化合物之含量範圍為必要。 ⑷原告雖依證據2部分內容提出「合理修飾方式」並稱所得液　晶介質明顯無法滿足系爭專利請求項2界定要件，然原告推　測的所謂「合理修飾方式」顯非通常知識者得以採行之唯一　技術方案，實則以證據2內容為基礎並利用申請時之通常知　識所能預期得到之液晶介質，確已涵蓋原處分第28頁「將該　式Ⅺ化合（物）調整為35%且將式Ⅱ、IV、X化合物含量和對應縮減至33%」等示例，且未產生無法預期功效，足徵系爭專利請求項2之發明可被輕易完成，是以原處分之判斷應無原告所稱違背論理及經驗法則、或未留意對原告有利之情形。　　　⒎原告復主張系爭專利請求項2之發明相較於先前技術展現縮短響應時間之有利功效，原處分對被證5之質疑顯有違誤，另原處分就系爭專利之發明未達無法預期之功效而不具進步性等判斷亦已悖於論理及經驗法則，且未留意對原告有利之情形云云（參原告113年3月15日行政訴訟起訴狀第48至52頁即本院卷第62至66頁、原告113年8月14日行政訴訟變更訴之聲明暨準備(一)狀第24至30頁即本院卷第298至304頁、原告11 3年9月20日行政訴訟言詞辯論意旨狀第25至39頁）。經查： ⑴原告係依據被證5主張「液晶介質使用於液晶顯示器時，其　對於液晶顯示器之響應時間長短之影響可以『γ1/(K22×△ 　 n2)』評估」；然而，液晶介質之性質中會影響其響應時間　者尚包含例如液晶層厚度（d）等其他變因，是以僅依前開　關係式（未包含其他變因所生影響）實難代表液晶組成物之　響應時間。原告雖稱被證5第[0006]段所載「d×△n is almo 　 st constant in order to maintainthe optical charact 　 ersitics」（d×△n幾乎恆定以保持光學特性）可徵由「γ1 　 ×d2/K22」轉換為前開關係式時確有考量液晶層厚度（d）之　影響，惟觀諸被證5實施例，其測定各液晶組成物之物性值　及響應時間時的d×△n非為定值，例如實施例1為0.291μm，　實施例2為0.298μm，實施例4為0.288μm等，另依原告所指　之證據2第55頁首段明揭其實施例液晶介質之電光資料皆於　同樣的光學路徑長度（d×△n）為0.5μm之條件下進行量測　，與被證5相比可知不同文獻所述液晶組成物的d×△n的數值　係各有不同；既然同一文獻中與不同文獻間的液晶組成物之　 d×△n並非定值（亦即d1×△n1≠d2×△n2），則原告本於「d 　 ×△n為定值」之前提主張「『1/△n』的變化代表『d』的變　化、從而由「γ1×d2/K22」轉換為「γ1/(K22×△n2)」確有　考量液晶層厚度之影響」等辯詞，即因前提有誤而難為憑採　，當無從逕以該關係式評估系爭專利與證據2至4等不同文獻　所載液晶組成物之響應時間，遑論據此判斷系爭專利是否達　成有利功效甚或無法預期功效。 ⑵原告復依甲證3（參本院卷第307至309頁）所述數據，包括　系爭專利實例2、系爭專利實例14及證據2實例18液晶組成物　的γ1/(K22×△n2)值分別為1136、960及1355 mPa‧s/pN，　以及該等液晶組成物的響應時間實際測定結果分別為6ms、5 　 ms及7ms，以γ1/(K22×△n2)與響應時間成正比為由而稱γ1 　 /(K22×△n2)之預測符合實驗量測值等；惟由被證5實施例1 　以觀，其γ1/△n2≦1.0×104mPa．s，K22為5.5pN，經計算γ 　 1/(K22×△n2)≦1811，響應時間實際測定結果為14ms，將此　等被證5所示結果與甲證3內容相比即可知悉，液晶組成物之　 γ1/(K22×△n2)與響應時間之間並無保持固定倍數而非必然　為成正比之關係，反徵原處分認定尚有其它可能影響液晶組　成物響應時間之變因存在並非無稽，確實無從僅憑γ1/(K22× 　 △n2)評估系爭專利與其它文獻所述液晶組成物之響應時間優　劣，是以原處分所為「難僅以該關係式評估液晶組成物響應　時間長短」之判斷應無違誤。 ⑶縱然採「γ1/(K22×△n2)」預估液晶組成物的響應時間，惟　依據原告113年3月15日行政訴訟起訴狀第50至51頁所述，系　爭專利與證據所展現之響應時間優劣如未在近似之△ε、臨　限電壓（V10）及飽和電壓（V90）比較基礎之前提下，即不　具可比性，無法用於評估系爭專利液晶介質相對於先前技術　之性能優劣，因此原告所提被證6等證據所展現之響應時間比　對，可採認部分僅有系爭專利實施例14與證據2之一特定實例　（亦即實例18）間的比較結果，至於系爭專利相較於其他先　前技術（包括證據2其它實例或證據3、4等）是否均具有縮短　響應時間之有利功效，並未有合於原告所論「比較基礎相同　而具可比性的數據」得為佐證，無從評估系爭專利液晶介質　相對於該等先前技術之性能優劣，因此仍難肯認原告之舉證　足徵系爭專利對照先前技術確具有有利功效。 ⑷再參甲證3第3頁（參本院卷第309頁）所述系爭專利實例2、　系爭專利實例14及證據2實例18液晶組成物的響應時間實際測　定結果（分別為6ms、5ms及7ms），系爭專利液晶組成物之響　應時間係為6ms及5ms，然而在系爭專利優先權日前業已存在　響應時間為5ms甚至更低之液晶組成物（例如原告自行提出之　被證5實施例7等），是以上開響應時間實際測定結果仍不足　證系爭專利對照先前技術確有展現縮短響應時間之有利功效　。 ⑸又原告於113年9月20日行政訴訟言詞辯論意旨狀第33至35頁　主張系爭專利所解決之技術問題係至少在不增高操作電壓之　條件下縮短響應時間，從而即便先前存在響應時間為5ms的液　晶顯示器，該響應時間倘為犧牲操作電壓而獲致，仍應認定　系爭專利具有有利甚至無法預期功效等由。惟查，由被證6、　系爭專利說明書及證據2之內容以觀，相較於證據2實例18之　先前技術液晶介質，系爭專利實例21、實例27、實例36等液　晶介質所展現的操作電壓均有所增高，則原告主張系爭專利　可「至少在不增高操作電壓之條件下縮短響應時間」顯與系　爭專利之實施例所呈現結果未盡相符，且若以「γ1/(K22×△ 　 n2)」預估液晶組成物的響應時間，該等比對結果反徵系爭專　利液晶介質之響應時間仍可能係犧牲操作電壓而獲致。因此　，無論系爭專利優先權日前業已存在之響應時間為5ms甚至更　低的液晶組成物（例如原告自行提出之被證5實施例7等）其　操作電壓為何，均難謂系爭專利對照先前技術具有有利功效　或無法預期功效。　液晶介質 V（V） V（V） γ1/(K22×△n) （mPa‧s/pN）證據2實例18 1.55 2.33 1355 系爭專利實例21 1.92 2.83 590 系爭專利實例27 1.63 2.44 969 系爭專利實例36 1.70 2.49 758 ⑹承前所述，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者為使液晶組成物具有所需之響應時間等性質，當會基於證據揭示技術內容而嘗試調整液晶組成物之成分組成，經簡單試驗完成系爭專利所請發明，復由原告所提被證5、被證6及甲證3等證據以觀，尚不足徵系爭專利對照先前技術確實展現縮短響應時間之有利功效，遑論無法預期之功效，因此原處分就系爭專利之發明未具備有利或無法預期功效、從而無法據此認定系爭專利前述請求項具進步性之判斷，尚無原告所稱違背論理及經驗法則、或未留意對原告有利之情形。　㈥證據3足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性: 　⒈證據3足以證明系爭專利請求項2不具進步性:　　⑴系爭專利請求項2與證據3相較，證據3說明書第4至6頁揭示一種液晶介質及使用該介質之電光液晶顯示器，該液晶介質可具有適當雙折射值、小閥限電壓V10與小轉動黏度γ1，使反應時間短，且可藉由調控液晶介質之成分組成而獲致所欲前述性質，第45至46頁實施例8例示一液晶混合物，其成分組成為：CC-3-V 18.0%、CC-3-V1 11.0%、CC-5-V5.0%、PGU-2-F 8.0%、PGU-3-F8.0%、BCH-3F.F.F 5.0%、CGZP-2-OT9.0%、CCZU-2-F 3.0%、CCZU-3-F10.0%、CCP-V-1 8.0%、CGZP-3-F9.0%及BCH-32 4.0%，亦即如附表九所示組成，其中CC-3-V相當於系爭專利請求項2所界定之組份A之式I中性介電性化合物，PGU-2-F、PGU-3-F、BCH-3F.F.F、CGZP-2-OT、CCZU-2-F、CCZU-3-F與CGZP-3-F相當於系爭專利請求項2所界定之組份B之式III正介電性化合物。　⑵由上可知，證據3揭示一種液晶介質，其所含CC-3-V相當於系爭專利請求項2所界定之組份A之式I中性介電性化合物，該化合物於介質中之濃度為18%；另所含PGU-2-F、PGU-3-F、B CH-3F.F.F、CGZP-2-OT、CCZU-2-F、CCZU-3-F與CGZP-3-F相當於系爭專利請求項2所界定之組份B之式Ⅲ正介電性化合物，該等化合物於介質中之濃度合計為52%；並且前述液晶介質非為系爭專利請求項2所列舉排除之液晶介質(1)至(4)。因此，證據3該實施例所揭示液晶介質與系爭專利請求項2所請發明之差異僅在於組份A及組份B的含量。　⑶對應於組份A者，證據3所述CC-3-V係屬該證據所示式I或Ia1 化合物；對應於組份B者，證據3所述PGU-2-F、PGU-3-F、BC H-3F.F.F、CGZP-2-OT、CCZU-2-F、CCZU-3-F與CGZP-3-F係屬該證據所示式IV化合物，且依實際應用之需（如縮短響應時間等）而適度調整液晶介質成分組成（如化合物類別、含量等）係相關技術領域習知慣用之技術手段，併參證據3說明書第20、24至25頁具體揭示「在一更佳具體實施例中…該顯示器包含一或多種式Ia之化合物的介質，以式Ia1之化合物為佳，其相對於整體介質的濃度在15%至60%範圍內，自20 %至55%為佳，自25%至50%更佳，自29%至45%最佳」、「本發明…之液晶介質，其包含兩種、三種、四種、五種或以上之式I化合物…以及一或多種選自式IVa至IVe群組之化合物…較佳係15至30%之一或多種式IV化合物…」等技術內容，繼而所屬技術領域中具有通常知識者基於該證據所揭示之技術內容，為提升該液晶組成物之性質（如縮短響應時間等），當會嘗試調整該其成分組成並經簡單試驗（如式Ia1、Ⅳ等之成分組成最佳化試驗）而完成如系爭專利請求項2所界定之發明，相較於先前技術並未見有產生何種無法預期之功效的顯著提升或新的功效，故系爭專利請求項2之發明應為所屬技術領域中具有通常知識者基於證據3之技術內容而能輕易完成者，因此，證據3足證系爭專利請求項2不具進步性。　⒉證據3足以證明系爭專利請求項7不具進步性: 　⑴證據3足以證明系爭專利請求項2不具進步性之理由，業如前述。　⑵系爭專利請求項7為請求項1至3中任一項之附屬項，進一步界定液晶介質包含一或多種式Ⅲ化合物。承前所述，證據3說明書第45至46頁實施例8例示之液晶組成物中，PGU-2-F、PGU- 3-F、BCH-3F.F.F、CGZP-2-OT、CCZU-2-F、CCZU-3-F及CGZP -3-F即相當於系爭專利請求項7所界定之式Ⅲ化合物，因此證據3亦足以證明系爭專利請求項7（依附請求項2之部分）不具進步性。　　　　⒊證據3足以證明系爭專利請求項8不具進步性: 　⑴證據3足以證明系爭專利請求項2不具進步性之理由，業如前述。 ⑵系爭專利請求項8為請求項1至3中任一項之附屬項，進一步界定液晶介質包含一或多種式IV之中性介電性化合物，且其中式IV化合物不包括式I化合物。承前所述，又如附表十所示，證據3說明書第45至46頁實施例8例示之液晶組成物中，CC -3-V1、CC-5-V、CCP-V-1、BCH-32相當於系爭專利請求項8 所界定之式IV中性介電性化合物，因此證據3亦足以證明系爭專利請求項8（依附請求項2之部分）不具進步性。　⒋證據3足以證明系爭專利請求項10不具進步性:　　⑴證據3足以證明系爭專利請求項2不具進步性之理由，業如前述。　⑵系爭專利請求項10以引用記載形式記載請求項1至8中任一項，所請為包含該等液晶介質之液晶顯示器。承前所述，證據 3說明書第4至6頁揭示一種液晶介質及使用該介質之電光液晶顯示器，故系爭專利請求項10之發明亦係所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成者。因此，證據3亦足以證明系爭專利請求項10（以引用記載形式記載請求項2之部分）不具進步性。　　⒌原告主張關於證據3是否可證明系爭專利不具進步性，原處分審酌的「修飾手段」不同於舉發理由，此部分理由之論述屬職權審查行為，被告又未給予原告答辯之機會，核已違法云云（參原告113年3月15日行政訴訟起訴狀第3至9、15至17頁即本院卷第17至23、29至31頁、原告113年8月14日行政訴訟變更訴之聲明暨準備(一)狀第2至4、6至7頁即本院卷第276 至278、280至281頁）。經查： ⑴觀諸參加人於本件舉發程序中所提111年6月6日對更正表示　意見書第54至57頁，參加人所提舉發理由先論述「證據3實　施例…8…與更正本請求項2間之差異在於：①證據3實施例　 …8…中，對應至組份A之化合物CC-3-V，其濃度分別為為… 　 18%…，而非更正本請求項2之「35%-60%」；以及②於證據3 　實施例…8…中，對應於系爭專利式Ⅱ以及式Ⅲ之化合物(兩　者隸屬於系爭專利之組份B），其濃度總和分別為…52%…，　而非落於更正本請求項2之「25%-45%」範圍中…由於根據證　據3所揭示的整體內容以及申請時本領域之通常知識，系爭　專利發明所屬技術領域中具有通常知識者係有合理動機將證　據3之實施例…8…調整至與更正本請求項2中所界定範圍有　所重疊，故更正本請求項2之範圍相較於證據3應可輕易完成　而不具進步性…」，其後才依據證據3說明書第20、24~25頁　等處之技術內容進行調整組份濃度之例示。由上可知，參加　人於舉發程序中實質上業已主張證據3實施例8所揭示者與系　爭專利請求項2之發明的差異在於組份A（即證據3式I或式Ia 　 1化合物）及組份B（即證據3式IV化合物）的含量，且根據　證據3所揭示內容以及申請時本領域之通常知識，系爭專利　發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機調整證據3實施　例8中各組份之濃度至更正本請求項2中所界定之範圍，完成　更正本請求項2所界定之範圍。 ⑵依據原處分第19至21頁（參本院卷第89至91頁）記載，原處　分論述證據3實施例8所揭示者與系爭專利請求項2之發明的　差異在於組份A與B的含量略有不同，復認定所屬技術領域中　具通常知識者基於證據3所揭示技術內容，為提升液晶組成　物之性質，當會嘗試調整成份組成並經簡單試驗（如式Ial 　、IV等之成分組成最佳化試驗）而完成如系爭專利請求項2 　所界定之發明，且因未達成無法預期功效，故而證據3足證　系爭專利請求項2不具進步性。經與前述內容互核可知，原　處分認定證據3足證系爭專利請求項2不具進步性，所執理由　確係依據參加人之主張而為論述，尚難認有審酌實質上不同　於舉發理由之情形。 ⑶原告主張參加人係主張調整式Ia1化合物數量為二種、調整　式Ia1化合物之濃度為70%、以及調整式IV化合物之濃度為2 　 5%之手段修飾證據3實施例8，故而原處分第20至21頁所論將　證據3實施例8所用之式I/Ia1化合物用量調整為證據3說明書　所教示之15%至60%之範圍（或20%至55%、25%至50%、29%至4 　 5%等較佳範圍）等為不同於舉發理由之修飾手段。然細究參　加人於本件舉發程序中所提111年6月6日對更正表示意見書　第54至57頁可知，參加人所述對證據3實施例進行調整組份　濃度之方式僅係作為例示，尚無從據此認定參加人之主張僅　限於此特定調整方式；實則如前所述，參加人已陳明系爭專　利發明所屬技術領域中具有通常知識者有合理動機調整證據　 3實施例8中各組份之濃度至更正本請求項2中所界定之範圍　，則原處分第21頁所論「當會嘗試調整該證據所揭示液晶介　質成分組成並經簡單試驗（如式Ia1、IV等之成分組成最佳　化試驗）而完成如系爭專利該請求項所界定之發明」顯然確　係基於參加人實際提及之主張所為論理，不應僅因參加人例　示調整組份濃度之方式，即一概忽略參加人之其餘陳述。 ⑷舉發審定書記載內容非以逐字逐句同於舉發理由為限，而本　件原處分認定證據3足證系爭專利請求項2不具進步性，所執　理由確係依據參加人之主張而為論述，詳如前述，顯見原處　分就此部分並未逸脫參加人舉發理由及證據，無涉專利法第　 75條規定之職權審查，亦無應予原告答辯機會之必要。　⒍原告主張原處分論斷通常知識者有動機調整證據3實施例8所用式Ia1、IV化合物之濃度而完成系爭專利請求項2之發明之判斷違背論理及經驗法則，且未留意對原告有利之情形，蓋因證據3實施例8各化合物含量總和僅98%而無法為通常知識者所重製，遑論選用其作為起始點而建立不具進步性之論理，另通常知識者依證據3揭示之技術指引而欲進一步降低介質旋轉黏度以期收縮短響應時間之效時，應會將證據3實施例8所用式I化合物之用量18%予以減少而非增加，且證據3未提供任何技術指引以使通常知識者得以推知同時使用濃度在「35%至60%」範圍內之CC-3-V以及濃度在「25%至45%」範圍內之如系爭專利之組份B為有利者云云（參原告113年3月15 日行政訴訟起訴狀第34至41頁即本院卷第48至55頁、原告11 3年8月14日行政訴訟變更訴之聲明暨準備(一)狀第23至24頁即本院卷第297至298頁）。經查： ⑴依據證據3說明書第28頁記載「式I至V化合物之最佳比例大　致視該介質所需性質…而定…適當混合比很容易就可以決定　。本發明所使用之介質中的式I至V化合物總數量並不會非常　精確。該介質包含80至100%之式I至V化合物，該介質亦可包　含一或多種額外化合物，以最佳化各種性質。不過，若式I 　至V化合物總濃度，尤其是式I化合物濃度較大，本發明所使　用之介質的效果，尤其是對於反應時間的效果通常較大。」　發明所屬技術領域中具有通常知識者綜觀證據3整體內容後　，當可理解如何製備證據3敘及之液晶介質，尚不因證據3實　施例8之成分含量略有不精確（總和未足100%），即認定通　常知識者必定無法重製該等液晶介質，遑論全然否定通常知　識者嘗試對該實施例進行改良調整之動機。 ⑵原告引述證據3說明書第26頁所載「已發現相當少量式I化合　物與已知之習用中生化合物併用…會形成非常低之旋轉黏度　值」，該等內容僅係表明使用少量式I化合物可達成低旋轉　黏度值之效果，並不必然表示使用其它含量式I化合物無法　達成該效果，更無從據此認定證據3有勸阻而明確排除在液　晶組成物中使用其它含量式I化合物；實則證據3說明書第20 　頁具體揭示「以式Ia1之化合物為佳，其相對於整體介質的　濃度在15%至60%範圍內」，以及證據3說明書第28頁揭示「　尤其是式I化合物濃度較大，本發明所使用之介質的效果，　尤其是對於反應時間的效果通常較大」，在在可徵證據3對　於提高其實施例8中的CC-3-V濃度「18%」以縮短響應時間確　實存在建議或教示，蓋因證據3係欲改良顯示器反應時間過　長的問題（參證據3說明書第5頁等處），故而前開證據3說　明書第28頁所教示「式I化合物濃度較大可達成『提升響應　時間』之效果」應係指響應時間值之縮短而非增加。因此，　原處分第21頁所論「為提升該液晶組成物之性質（如縮短響　應時間等）」而增加證據3實施例8之CC-3-V含量至系爭專利　請求項2界定範圍等，與證據3揭示內容並無相違。 ⑶如前所述，對於一已知組成及特性的液晶介質，調整其組成　成分之含量並從中選用性質合宜者，本為慣常使用之例行試　驗方式，且證據3既已具體提出「在一更佳具體實施例中，　 …該顯示器包含一或多種式Ia之化合物的介質，以式Ia1之　化合物為佳，其相對於整體介質的濃度在15%至60%範圍內，　自20%至55%為佳，自25%至50%更佳，自29%至45%最佳」、「　本發明…之液晶介質，其包含兩種、三種、四種、五種或以　上之式I化合物…以及一或多種選自式IVa至IVe群組之化合　物…較佳係15至30%之一或多種式IV化合物…」等等關於成　分含量比例範圍之技術內容，發明所屬技術領域中具有通常　知識者即有動機本於所具備之一般知識及普通技能，併參考　證據3之教示，經簡單試驗對證據3實施例8進行不同組份之　含量調整，以獲致性質適佳的液晶介質，尚非以證據3逐一　記載特定化合物之含量範圍為必要；此等以證據3內容為基　礎並利用申請時之通常知識所能預期得到之液晶介質，確已　涵蓋系爭專利請求項2之發明，且未產生無法預期功效，足　徵其可被輕易完成，是以原處分之判斷應無原告所稱違背論　理及經驗法則、或未留意對原告有利之情形。　　㈦證據4足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性: 　⒈證據4足以證明系爭專利請求項2不具進步性: 　⑴系爭專利請求項2與證據4相較，證據4說明書段落[0001]~[00 02]、[0027]~[0028]、[0050]等揭示一種液晶介質、用於電光目的之用途及使用該介質之顯示器，該組成物可由複數種類化合物組成，並可藉此獲得低溫黏度、介電各向異性等性質優異之液晶混合物，[0150]實施例M3例示一液晶混合物，其成分組成為：CC-3-V 19.00%、CCH-35 3.00%、CCZU-2-F 4.00%、CCZU-3-F 14.00%、CGZP-2-OT 10.00%、CGZP-3-OT 8.00%、CDU-2-F 9.00%、CDU-3-F 9.00%、CDU-5-F 4.00%、 CGUQU-2-F 10.00%及CGUQU-3-F 10.00%，亦即如附表十　　一所示組成，其中CC-3-V相當於系爭專利請求項2所界定之組份A之式I中性介電性化合物，CCZU-2-F、CCZU-3-F、CGZP -2-OT、CGZP-3-OT、CDU-2-F、CDU-3-F、CDU-5-F、CGUQU-2 -F與CGUQU-3-F相當於系爭專利請求項2所界定之組份B之式Ⅱ 或式Ⅲ正介電性化合物。　⑵由上可知，證據4揭示一種液晶介質，其所含CC-3-V相當於系爭專利請求項2所界定之組份A之式I中性介電性化合物，該化合物於介質中之濃度為19%；另所含CCZU-2-F、CCZU-3-F 、CGZP-2-OT、CGZP-3-OT、CDU-2-F、CDU-3-F、CDU-5-F、C GUQU-2-F與CGUQU-3-F相當於系爭專利請求項2所界定之組份 B之式Ⅱ或式Ⅲ正介電性化合物，該等化合物於介質中之濃度合計為78%；並且前述液晶介質非為系爭專利請求項2所列舉排除之液晶介質(1)至(4)。因此，證據4該實施例所揭示液晶介質與系爭專利請求項2所請發明之差異僅在於組份A及組份B的含量。　⑶對應於組份A者，證據4所述CC-3-V係屬該證據所示式RⅡ或R 　　Ⅱa化合物；對應於組份B者，證據4所述CCZU-2-F、CCZU-3- 　　F係屬該證據所示式Eb化合物，CGZP-2-OT、CGZP-3-OT係屬　　該證據所示式I化合物，CGUQU-2-F與CGUQU-3-F係屬該證據　　所示式IA化合物，且依實際應用之需（如縮短響應時間等）　　而適度調整液晶介質成分組成（如化合物類別、含量等）係　　相關技術領域習知慣用之技術手段，併參證據4說明書段落　　[0086]~[0090]等具體揭示其液晶組成物整體中式Ea至Ed化　　合物可為15至25%，式IA化合物與式I至式VI化合物的總和可　　至少為50%，式I化合物可為5至40%或10至30%，式IA化合物　　可為5至40%或10至30%等技術內容，繼而所屬技術領域中具　　有通常知識者基於該證據所揭示之技術內容，為提升該液晶　　組成物之性質（如縮短響應時間等），當會嘗試調整該其成　　分組成並經簡單試驗（如前述化合物之成分組成最佳化試驗　　）而完成如系爭專利請求項2所界定之發明，相較於先前技　　術並未見有產生何種無法預期之功效的顯著提升或新的功效　　，故系爭專利請求項2之發明應為所屬技術領域中具有通常　　知識者基於證據4之技術內容而能輕易完成者，因此，證據4 　　足證系爭專利請求項2不具進步性。　⒉證據4足以證明系爭專利請求項7不具進步性: 　⑴證據4足以證明系爭專利請求項2不具進步性之理由，業如前述。　⑵系爭專利請求項7為請求項1至3中任一項之附屬項，進一步界定液晶介質包含一或多種式Ⅲ化合物。承前所述，證據4說明書段落[0150]實施例M3例示之液晶組成物中，CCZU-2-F、CC ZU-3-F、CGZP-2-OT、CGZP-3-OT、CDU-2-F、CDU-3-F及CDU- 5-F即相當於系爭專利請求項7所界定之式Ⅲ化合物，因此證據4亦足以證明系爭專利請求項7（依附請求項2之部分）不具進步性。　　　　⒊證據4足以證明系爭專利請求項8不具進步性　⑴證據4足以證明系爭專利請求項2不具進步性之理由，業如前述。　⑵系爭專利請求項8為請求項1至3中任一項之附屬項，進一步界定液晶介質包含一或多種式Ⅳ之中性介電性化合物，且其中式IV化合物不包括式I化合物。承前所述，又如附表十二　　所示，證據4說明書段落[0150]實施例M3例示之液晶組成物中，CCH-35相當於系爭專利請求項8所界定之式Ⅳ中性介電性化合物，因此證據4亦足以證明系爭專利請求項8（依附請求項2之部分）不具進步性。　⒋證據4足以證明系爭專利請求項10不具進步性　⑴證據4足以證明系爭專利請求項2不具進步性之理由，業如前述。 ⑵系爭專利請求項10以引用記載形式記載請求項1至8中任一項，所請為包含該等液晶介質之液晶顯示器。承前所述，證據 4說明書段落[0001]~[0002]揭示一種液晶介質、用於電光目的之用途及使用該介質之顯示器，故系爭專利請求項10之發明亦係所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成者。因此，證據4亦足以證明系爭專利請求項10（以引用記載形式記載請求項2之部分）不具進步性。　⒌原告主張關於證據4是否可證不具進步性，原處分審酌的「前案起始點」不同於舉發理由，此部分理由之論述屬職權審查行為，被告又未給予原告答辯之機會，核已違法云云（參原告113年3月15日行政訴訟起訴狀第3至9、17至20頁即本院卷第17至23、31至34頁、原告113年8月14日行政訴訟變更訴之聲明暨準備(一)狀第2至6頁即本院卷第276至280頁）。經查： ⑴觀諸參加人於本件舉發程序中所提111年6月6日對更正表示　意見書第78至83頁，參加人所提舉發理由先論述「證據4之　實施例M3…與更正本請求項2間之差異僅在於CC-3-V（對應　至系爭專利組份A）的濃度為19%…非更正本請求項2所界定　之『35%-60%』；以及對應於系爭專利式組份B之化合物，其　濃度總和為皆為78%，而非落於更正本請求項2之『25%-45% 　』範圍中。然而，由於證據4已明確知其液晶組合物所欲獲　得之性質…且本發明所屬技術領域中具有通常知識者可明白　組合物中各成分的濃度可能會對介質之此些所欲性質產生影　響…是以，在已知濃度參數對於所欲液晶性質具有影響性的　情況下，以常規手段調整各成分之濃度以根據需求獲得最佳　化之結果僅為本發明所屬技術領域之通常知識。承上，在沒　有任何反向教示的前提下，為了解決如何在證據4所欲之性　質上獲得具有更佳表現之液晶介質的特定問題，本發明所屬　技術領域中具有通常知識者有動機透過常規實驗手段進行測　試來調整證據4實施例M3…中各組份之濃度，得到更正本請　求項2所界定之範圍」，其後才依據證據4說明書段落[0027 　 ]、[0028]、[0074]、[0087]、[0090]、[0098]、[0111]、　 [0117]及各實施例等處之技術內容進行調整組份濃度之例　示。由上可知，參加人於舉發程序中實質上業已主張證據4 　實施例M3所揭示者與系爭專利請求項2之發明的差異在於組　份A及組份B的含量，且根據證據4所揭示內容以及申請時本　領域之通常知識，系爭專利發明所屬技術領域中具有通常知　識者為在證據4所欲之性質上獲得具有更佳表現之液晶介質　，有動機透過常規實驗手段進行測試來調整證據4實施例M3 　中各組份之濃度至更正本請求項2中所界定之範圍，完成更　正本請求項2所界定之範圍。 ⑵依據原處分第23至25頁（參本院卷第93至95頁）所載，原處　分論述證據4實施例M3所揭示者與系爭專利請求項2之發明的　差異在於組份A與B的含量略有不同，復認定所屬技術領域中　具通常知識者基於證據4所揭示技術內容，為提升液晶組成　物之性質，當會嘗試調整成份組成並經簡單試驗（如前述化　合物等之成分組成最佳化試驗）而完成如系爭專利請求項2 　所界定之發明，且因未達成無法預期功效，故而證據4足證　系爭專利請求項2不具進步性。經與前述內容互核可知，原　處分認定證據4足證系爭專利請求項2不具進步性，所執理由　確係依據參加人之主張而為論述，難認有審酌實質上不同於　舉發理由之情形。 ⑶原告主張參加人係參考證據4說明書之一般教示而推得由特　定式I、IA、Ⅲ、O1及RⅡa之化合物組成之混合物示例，並　特定各式化合物及分配用量比例關係，故而原處分第23至24 　頁之論述所涉前案起始點不同於舉發理由云云。然查，細究　參加人於本件舉發程序中所提111年6月6日對更正表示意見　書第78至83頁可知，參加人依據證據4說明書技術內容所提　出之液晶介質僅係作為例示，不得因此認定參加人之主張僅　限於此等液晶介質；實則如前所述，參加人已陳明系爭專利　發明所屬技術領域中具有通常知識者有合理動機調整證據4 　實施例M3中各組份之濃度至更正本請求項2中所界定之範圍　，則原處分第23至24頁所論「證據4…實施例M3…所揭示者　與該請求項2之發明的差異僅在於該組份A與B的含量略有不　同…當會嘗試調整該證據所揭示液晶介質成分組成並經簡單　試驗（如前述化合物等之成分組成最佳化試驗）而完成如系　爭專利該請求項所界定之發明」顯然確係基於參加人實際提　及之主張所為論理，不應僅因參加人敘及液晶介質示例，即　一概忽略參加人之其餘陳述。 ⑷舉發審定書記載內容非以逐字逐句同於舉發理由為限，而本　件原處分認定證據4足證系爭專利請求項2不具進步性，所執　理由確係依據參加人之主張而為論述，詳如前述，顯見原處　分就此部分並未逸脫參加人舉發理由及證據，無涉專利法第　 75條規定之職權審查，亦無應予原告答辯機會之必要。　⒍原告主張原處分論斷系爭專利請求項2可經由修飾證據4實施　　例M3所用之化合物用量而輕易完成之發明之判斷違背論理及　　經驗法則，且未留意對原告有利之情形，蓋因該實施例M3中的CCZU-n-F及CDU-n-F均無法對應至證據4之式Ⅱ至VI的化合物，原處分審認證據4所揭有關式Ⅱ至VI化合物用量之教示可用於修改該實施例M3係有明顯錯誤，另通常知識者縱使參考證據4而修飾其實施例M3，所得新介質中對應於系爭專利組份B之化合物用量仍未落入系爭專利請求項2界定之範圍內，且證據4未單獨就對應於系爭專利組份A之化合物CC-3-V及非屬系爭專利組份A及B之化合物CCH-35之單一化合物用量範圍提供教示或建議，無從使通常知識者得以獲得同時滿足系爭專利請求項2界定要件之液晶介質云云（參原告113年3月15 日行政訴訟起訴狀第41至47頁即本院卷第55至61頁）。惟查： ⑴依原處分第23頁所載「CCZU-2-F與CCZU-3-F與CGZP-2-OT與C 　 GZP-3-OT與CDU-2-F與CDU-3-F與CDU-5-F與CGUQU-2-F與CGUQ 　 U-3-F（可符合該證據所示式I、IA、或Ⅱ~VI之特定化合物　類別，且符合系爭專利該請求項所界定組分B化合物）」，　其原意應係指上開9種化合物中含有「可」符合該證據所示　式I、IA、或Ⅱ~VI之特定化合物類別者，而非認定該等化合　物「均」符合所述化學式，是以原告訴稱「原處分稱該實施　例所用之CCZU-n-F…CDU-n-F…對應證據4之…式Ⅱ至VI化合物」，容有誤解，從而原告據此指摘原處分對證據4實施例M3之理解發生基本錯誤，亦非可採。 ⑵如前所述，對於一已知組成及特性的液晶介質，調整其組成　成分之含量並從中選用性質合宜者，本為慣常使用之例行試　驗方式，且證據4既已具體提出液晶組成物整體中式I化合物　可為5至40%或10至30%、式IA化合物可為5至40%或10至30%等　關於成分含量比例範圍之技術內容，發明所屬技術領域中具　有通常知識者即有動機本於所具備之一般知識及普通技能，　併參證據4之教示，經簡單試驗對證據4實施例M3進行不同組　份之含量調整，以獲致性質適佳的液晶介質，尚非以證據4 　逐一記載特定化合物之含量範圍為必要；此等以證據4內容　為基礎並利用申請時之通常知識所能預期得到之液晶介質，　確已涵蓋系爭專利請求項2之發明，且未產生無法預期功效　，足徵其可被輕易完成，是以原處分之判斷應無原告所稱違　背論理及經驗法則、或未留意對原告有利之情形。　㈧證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性: 　　承前所述，證據2與3所揭示者皆為液晶介質及應用該介質之顯示器，且包含相同/類似之液晶化合物，二者應均屬液晶組成物技術領域，且均涉及降低旋轉黏度、響應時間等共通問題，所屬技術領域中具有通常知識者當會有動機結合該等證據之技術內容。又如前述，證據2或3單獨即足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性，故所屬技術領域中具有通常知識者依該等證據之組合當然亦能輕易完成前述請求項之發明，因此，證據2與3之組合亦足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性。　　　㈨證據4、3之組合足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性: 　　承前所述，證據4與3所揭示者皆為液晶介質及應用該介質之顯示器，且包含相同/類似之液晶化合物，二者應均屬液晶組成物技術領域，且均涉及降低旋轉黏度、響應時間等共通問題，所屬技術領域中具有通常知識者當會有動機結合該等證據之技術內容。又如前述，證據4或3單獨即足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性，故所屬技術領域中具有通常知識者依該等證據之組合當然亦能輕易完成前述請求項之發明，因此，證據4與3之組合亦足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性。七、綜上所述，證據1足以證明系爭專利請求項2、7、8、10擬制喪失新穎性，證據2、證據3、證據4分別足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性，證據2、3之組合及證據4、 3之組合分別足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性，系爭專利違反核准時專利法第22條第2項規定，原處分所為「請求項2、7、8、10舉發成立，應予撤銷」之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。從而，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。　　八、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資　　料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，並無逐一論述必要。九、據上論結，原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2 條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12 　月　 19　　日智慧財產第一庭審判長法官　汪漢卿法官　吳俊龍法官　曾啓謀以上正本係照原本作成。一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。得不委任律師為訴訟代理人之情形所需要件㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人 1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　 25　　日　　　　　　　　　　　　　書記官　丘若瑤

2024-12-19

IPCA-113-行專訴-17-20241219-3

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智慧財產及商業法院

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智慧財產及商業法院行政判決 113年度行商訴字第32號民國113年11月13日辯論終結原告老虎堂國際企業有限公司代表人楊敏宗訴訟代理人楊理安律師被告經濟部智慧財產局代表人廖承威訴訟代理人吳健政上列當事人間商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國113年3月 28日經法字第11317300890號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：　　主文一、訴願決定及原處分均撤銷。二、被告應就申請第112880307號「老虎堂」商標為准予註冊之處分。三、訴訟費用由被告負擔。　　事實及理由壹、爭訟概要：　　原告於民國108年11月28日以「老虎堂」商標，指定使用於被告所公告商品及服務分類第30類商品申請註冊，經被告列為申請第108078151號商標審查。嗣原告於112年7月7日申准將該申請案分割為2件商標申請案，其中分割後之本件申請第112880307號商標（圖樣如附圖一所示，下稱系爭申請商標）指定使用於「餅乾；麵包；蛋糕；糖果；穀製零食；芋泥」商品。經被告審認系爭申請商標有商標法第30條第1項第10款規定情形，應不准註冊，於112年10月19日以商標核駁第0432893號審定書為核駁之處分（下稱原處分）。原告不服提起訴願，經濟部以113年3月28日經法字第1131730089 0號決定駁回訴願（下稱訴願決定），原告不服，提起本件行政訴訟。　　貳、原告主張及聲明：　　一、系爭申請商標與據以核駁註冊第01329001號「老虎劉麵包廠 LIU'S BAKERY TIGER及圖」商標（圖樣如附圖二所示，下稱據以核駁商標）整體圖樣明顯不同，客觀上予消費者之寓目印象差異極大，被告割裂比對二者中文「老虎」部分，未將其他占比較大之內容一併比對，錯誤適用主要部分判斷方法，違反商標整體觀察原則。中文「老虎」為常見既有詞彙，被告過往核准眾多以「虎」或「老虎」作為商標一部之前案，「虎」、「老虎」之識別性較弱，引起消費者混淆誤認之可能性較低。系爭申請商標經原告長期、廣泛使用後，已為我國消費者所熟知，故消費者將系爭申請商標與其他商標混淆誤認之機率低，且二者商標並存於實際交易市場許久，亦無任何消費者實際混淆誤認情形，顯見相關消費者能輕易區辨二者差異，應無致生混淆誤認之虞。二、聲明：原處分及訴願決定均撤銷；被告應就系爭申請商標為准予註冊之處分。　參、被告答辯及聲明：一、二者商標引人注意之主要識別部分皆有相同中文「老虎」，僅字型設計不同之些微差異，雖二者商標或另結合外文、其他中文或圖形，惟彼此圖樣仍相彷彿，應屬構成近似程度高之商標。二者商標指定使用商品相較，其性質、功能、用途、材料、產製者、行銷管道或場所、消費族群因素上具有共同或關聯之處，應屬存在高度類似關係。據以核駁商標主要識別部分中文「老虎」與所指定使用商品間並無直接明顯關聯，具有相當識別性。綜合前揭因素判斷，二者應有致相關消費者混淆誤認之虞。原告主張二者無致消費者混淆誤認之虞云云，然二者商標相同之「老虎」為消費者關注或事後留在印象中較為顯著部分，於市場上交易唱呼之際，仍易產生混淆誤認之虞；商標申請之善意與否僅為判斷輔助因素，縱原告無惡意存在，仍可能有致消費者混淆誤認之虞；申請時有無實際使用非核准註冊時之必要審查條件，原告所提資料尚難逕認業經廣泛行銷使用而為相關消費者所熟悉，而足與據以核駁商標相區辨。原告所舉其他註冊商標基於商標審查個案拘束原則，尚難比附援引執為系爭申請商標應准予註冊之有利論據；系爭申請商標之中文「堂」字，市面上甚多業者以之表示店號，縱非商品或服務之相關說明，亦屬其他不具識別力之標識；據以核駁商標之「劉麵包廠」為姓氏結合生產或製造商品場所，不具區辨商品來源功能，二者商標上之「老虎」始為主要識別部分。二、聲明：駁回原告之訴。　　　　肆、爭點（本院卷第340頁）：系爭申請商標是否有商標法第30條第1項第10款本文規定不得註冊之情形？伍、本院判斷：　　　一、商標法第30條第1項第10款本文規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：……相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，係指商標有使相關消費者對其表彰之商品來源或產製主體，發生混淆誤認之虞而言，亦即商標給予商品之消費者的印象，可能致使相關消費者誤認來自不同來源的商品為同一來源之系列商品，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係。而判斷兩商標有無混淆誤認之虞，應參酌：1.商標識別性之強弱；2.商標是否近似暨其近似之程度；3.商品或服務是否類似暨其類似之程度；4.先權利人多角化經營之情形；5.實際混淆誤認之情事；6.相關消費者對各商標熟悉之程度；7.系爭申請商標之申請人是否善意；8.其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。　　二、茲就本件卷內存在之相關證據，依上開因素審酌如下：　　㈠商標是否近似暨其近似之程度：　⒈系爭申請商標如附圖一所示，係由橫書中文「老虎堂」所構成，據以核駁商標則係由中文「老虎」、「劉麵包廠」及英文「LIU'S BAKERY」、「TIGER BAKERY 」環繞黑色虎頭設計圖並共同置於圓框內所組成。二者商標予人寓目印象，系爭申請商標為單純橫書文字商標，據以核駁商標則是以虎頭設計圖環繞中英文之圖文商標，二者圖樣意匠及外觀明顯不同，雖二者中文「老虎」部分之讀音及觀念有其相似之處，然系爭申請商標中文為「老虎堂」，據以核駁商標中文部分為「老虎」、「劉麵包廠」，中文連貫唱呼之際仍有不同，參以據以核駁商標之「老虎」與圓框內圖文緊密結合，在整體商標圖樣占比不高，並非特別顯著，消費者關注或留在印象中的應是據以核駁商標之虎頭設計圖與文字結合之圓框設計圖樣整體，是就整體印象而言，二者商標圖樣引起相關消費者誤認的可能性不高，應屬近似程度不高之商標。　⒉被告忽略二者商標在整體外觀上有前揭不同之處，逕以二者商標有字型設計相似之中文「老虎」部分，認二者商標高度近似，有違商標圖樣整體觀察原則，並不可採。　　㈡商品是否類似暨其類似之程度：　　系爭申請商標指定使用之「餅乾；麵包；蛋糕；糖果；穀製零食；芋泥」商品，與據以核駁商標指定使用之「米果、餅乾、穀製點心片、土司、麵包、蛋糕、漢堡」商品相較，二者皆為麵包類或零食甜點類商品，可滿足消費者相同或類似之需求，於行銷管道、消費族群、消費場所與提供者等因素上亦具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成同一或高度類似之商品。㈢商標識別性之強弱：　　　　系爭申請商標、據以核駁商標圖樣與所指定使用之商品間，並無直接明顯之關聯，消費者會將二者商標視為指示及區辨來源之識別標識，均具有相當識別性。㈣相關消費者對二者商標之熟悉程度：原告提出如附件證據清單所示證據中：⒈申請附件1至3、8至 11、13、14、19、20，訴願附件1、2、4、5及甲證1至3、6 至8、10、21、22均非系爭申請商標圖樣實際使用情形。⒉申請附件4至7、12、15，訴願附件3、6及甲證9、11至17、23 多為甲證8所示原告其他商標使用於飲料商品之事證，並非系爭申請商標使用於前揭指定商品之資料。⒊申請附件16、1 7及18，訴願附件7、8及9及甲證18至20等所示部分商品雖有別於前揭飲料商品，但多非系爭申請商標使用於指定之餅乾、蛋糕等商品事證。至於原告所提甲證4、甲證5雖可見據以核駁商標圖樣使用於麵包等商品之照片，然數量不多。綜上，前揭使用證據有關系爭申請商標及據以核駁商標者尚屬有限，實難據以認定系爭申請商標申請註冊時，已經原告廣泛行銷使用於所指定商品，而較據以核駁商標為相關消費者所熟知。　㈤原告申請系爭申請商標應屬善意：　原告申請系爭申請商標字樣與原告公司名稱及甲證8所示多數原告其他商標均有相同之「老虎堂」，參以系爭申請商標與據以核駁商標圖樣近似程度不高，業如前述，系爭申請商標指定使用於附圖一所示商品之申請，當無特別基於引起消費者混淆誤認其來源之企圖，應屬善意。　㈥衡酌系爭申請商標與據以核駁商標所指定使用之商品雖屬同一或高度類似，依前揭使用證據尚難認系爭申請商標申請註冊時，已經原告廣泛行銷使用於所指定商品，而較據以核駁商標為相關消費者所熟知，然二者商標近似程度不高，均具有相當識別性，系爭申請商標之申請應屬善意，復考量二者商標自系爭申請商標108年間申請註冊使用迄今，已並存市場多時，尚無二者商標實際混淆誤認之事證，綜合上開因素認客觀上系爭申請商標指定使用於「餅乾；麵包；蛋糕；糖果；穀製零食；芋泥」商品，與據以核駁商標指定使用於「米果、餅乾、穀製點心片、土司、麵包、蛋糕、漢堡」商品，並無使相關消費者誤認為同一來源之系列商品或服務，或誤認其使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，是系爭申請商標應無商標法第30條第1項第10款本文規定不得註冊之情形。　　陸、綜上所述，系爭申請商標與據以核駁商標並無致相關消費者混淆誤認之虞，系爭申請商標應無商標法第30條第1項第10 款本文規定不得註冊之情形，則原處分所為系爭申請商標之註冊申請應予核駁之處分，即有未洽，訴願決定予以維持，亦有未合，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。又原處分僅以系爭申請商標違反商標法第30條第1 項第10款本文規定而不准註冊，並無其他商標法各條款規定不得註冊事由（本院卷第341頁），且本件事證已臻明確，故原告聲明被告就系爭申請商標應為准予註冊之處分，亦屬有據，應予准許，爰依行政訴訟法第200條第3款規定，判決如主文第2項所示。柒、本件判決基礎已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，無逐一論述之必要，併此敘明。捌、據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第200條第3款、第98條第1項前段，判決如主文。　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　18　　日　　智慧財產第一庭　　審判長法官　汪漢卿　　法官　蔡惠如　　法官　陳端宜以上正本係照原本作成。一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。得不委任律師為訴訟代理人之情形所需要件㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人 1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　18　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳祉瑩

2024-12-18

IPCA-113-行商訴-32-20241218-1

行專訴

智慧財產及商業法院

發明專利申請

智慧財產及商業法院行政判決 113年度行專訴字第33號民國113年11月13日辯論終結原告台燿科技股份有限公司代表人辛忠衡住同上訴訟代理人陳翠華專利師黃琮益專利師（送達代收人陳翠華專利師）被告經濟部智慧財產局代表人廖承威住同上訴訟代理人楊淑珍住同上上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國11 3年5月8日經法字第11317302050號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：　　主文一、原告之訴駁回。二、訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由一、爭訟概要：原告前於民國110年11月3日以「樹脂組合物及其應用」向被告申請發明專利，經被告編為第110140990號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，經被告審認本案有違專利法第 23條規定，以112年12月13日（112）智專議（四）01103字第00000000000號函通知原告限期提出申復或修正（乙證1卷第27至25頁）。原告雖於113年1月10日提出申請專利範圍修正本（乙證1卷第33至31頁。下稱系爭案），惟被告認本案修正後仍有違前揭專利法規定，以113年1月22日（113）智專議（四）01103字第00000000000號專利再審查核駁審定書為「不予專利」之處分（甲證1，本院卷第29至34頁）。原告不服，提起訴願，經經濟部以同年5月8日經法字第000000 00000號訴願決定駁回（甲證2，本院卷第35至58頁），原告不服，向本院提起訴訟。二、原告主張要旨及聲明：　㈠如原處分及訴願決定所確認，引證3至少未揭露系爭案之發明有關交聯劑（A）之含量之技術特徵，即，「以樹脂組合物之總固含量計，交聯劑（A）之含量為14重量%至65重量%」（以下簡稱「差異技術特徵」）。其中，引證3說明書並未說明交聯劑相對於總固含量之用量，且於實施例所例示之態樣中，其交聯劑之用量相對於總固含量均未落入系爭案之發明範圍。系爭案說明書之實施例段落所提供之實驗結果（例如，實施例1與比較例3之比較）已充分顯示，以原處分機關所計算之低含量（相對於總固含量為6.5重量%至9.9重量%）使用成分（A），並無法提供系爭案之發明所欲功效。系爭案「以樹脂組合物之總固含量計，交聯劑（A）之含量為14 重量%至65重量%」與「以樹脂組合物之總固含量計，交聯劑（A）之含量為6.5重量%至9.9重量%」所提供之功效並不相同，不符合直接置換之置換前後功能相同且對後申請案之發明產生之功效相同的前提。故系爭案之發明相較於引證3並不存在原處分及訴願決定所宣稱之擬制喪失新穎性之情事。　㈡系爭案核駁審定時（2023年版）專利審查基準第二篇發明專利審查基準第3章2.6.4節僅說明，若申請專利之發明僅將引證文件之螺釘置換為螺栓，屬依通常知識的直接置換，但未說明若申請專利之發明採用與引證文件不同配置的螺釘或不同數量的螺釘（例如引證文件記載其發明使用1顆螺釘，而申請專利之發明係使用10顆螺釘），亦屬依通常知識的直接置換。再者，直接置換之適用範圍遠小於等效置換，不僅置換前後功效應相同，置換之技術特徵的功能亦須相同。原處分顯已無限上綱「直接置換」之範疇，與法未合。　　㈢聲明：訴願決定及原處分均撤銷，並命被告作成第110140990 號專利申請案「應予專利」之處分。　　　三、被告答辯要旨及聲明：　　　　㈠立法上必須避免先、後申請案之權利範圍（文義及均等範圍）重疊，是以擬制喪失新穎性中對於「相同發明」之定義不同於新穎性所定義者，增設有「直接置換」之態樣。「直接置換」之規範目的，在於藉由比對先、後申請案之差異技術特徵的「功能」，以評估該等申請案之均等範圍，此與進步性審查中「藉由比較與先前技術之整體功效差異，以判斷是否輕易完成」之法理不同，是以並無理由於「直接置換」之判斷中，比對先、後申請案「整體功效」之必要。原告主張，顯對規範意旨有所不明。此外，「進步性」係為避免「自先前技術得以輕易完成之發明」獲准專利，而有違專利法獎勵創新之立法意旨，與前述「擬制喪失新穎性」之規範意旨截然不同，既二者規範目的不同，判斷方式自然無關，否則將陷入「重複評價」之瑕疵，因此，無以由進步性之「等效置換」適用範圍檢視「直接置換」適用正確性之理。　㈡系爭案與引證3差異僅在於交聯劑含量，而引證3揭示「以該樹脂組合物之總固含量計，交聯劑為6.4重量%至9.9重量%」 (詳見原處分理由(三)１)，與系爭案所界定之「以該樹脂組合物之總固含量計，該交聯劑(A)之含量為14重量%至65重量 %」技術特徵，二者功能相同(原告從未爭執)，原處分據此認定系爭案與引證3之差異僅在於得以直接置換之技術特徵，有違「擬制喪失新穎性」之規定。　㈢聲明：駁回原告之訴。　　四、爭點（本院卷第219頁）：　㈠引證3可否證明系爭案請求項1至13擬制喪失新穎性？㈡引證3可否證明系爭案請求項14、15擬制喪失新穎性？㈢引證3可否證明系爭案請求項16、17擬制喪失新穎性？五、本院的判斷：㈠應適用之法令：　 ⒈系爭案於110年11月3日申請，於113年1月22日以再審查核駁審定不予專利，本件於同年11月13日辯論終結，故系爭案有無不准專利之事由，應依辯論終結時之111年7月1日修正施行之專利法（下稱專利法）。　　⒉依核准時專利法第21條規定，發明，指利用自然法則之技術思想之創作。又依同法第23條本文規定，申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。　　㈡系爭案之技術內容及修正後之申請專利範圍，如附表1所示。至被告所提引證即引證3，其申請日（110年5月11日）早於系爭案申請日（同年11月3日），可作為判斷系爭案所請發明是否擬制喪失新穎性之先前技術（相關技術內容如附表2 所示）。　㈢引證3可證明系爭案請求項1至13擬制喪失新穎性：　　　⒈系爭案請求項1與引證3相較，引證3說明書第【0090】段表 1至表3揭示實施例E1、E3、E4、E6至E12、E14至E18等多個樹脂組合物，如實施例E3，其包含100重量份之含乙烯基聚苯醚樹脂「SA9000」、50重量份之交聯劑「式（1）- X1」、50重量份之聚烯烴、合計11重量份之硬化促進劑「 25B及DMDPB」與Z*1.4重量份之無機填充物「SC2050 SMJ 」（按引證3說明書第【0071】段所述定義，Z指樹脂組合物中排除溶劑及無機填充物後的其他所有成分的總量，則於本實施例E3中Z為100+50+50+1+10=211，故無機填充物為211*1.4=295.4重量份）；又如實施例E6，其包含100重量份之含乙烯基聚苯醚樹脂「SA9000」、30重量份之交聯劑「式（1）-X1」、合計50重量份之聚烯烴、合計11重量份之硬化促進劑「25B及DMDPB」與Z*1.4重量份之無機填充物「SC2050 SMJ」（於本實施例E6中Z為100+30+50+11= 191，故無機填充物為267.4重量份）。　　⒉由上可知，引證3揭示樹脂組合物，其中所含交聯劑「式（ 1）-X1」（參照引證3說明書第【0032】段所述，其具有如下結構：　　　　　　　　）相當於系爭案所界定之（A）交聯劑中X為C4直鏈伸烷基者，所含「含乙烯基聚苯醚樹脂SA9000」（參照引證3 說明書第【0071】段所述，其係末端經甲基丙烯酸酯基所改質之聚苯醚樹脂，而甲基丙烯酸酯基即一具有碳- 碳雙鍵之取代基）相當於系爭案所界定之（B）聚苯醚樹脂，所含硬化促進劑「25B及DMDPB」則相當於系爭案所界定之（C）催化劑，且聚苯醚樹脂對交聯劑之重量比約為2至3.3（於實施例E3中為100/50=2；於實施例E6 中為100/30≒3.3），以樹脂組合物總固含量計之交聯劑含量約為6.5至9.9重量%（於實施例E3中為50/(100+50+ 50+1+10+295.4)≒9.9重量%；於實施例E6中為30/(100+3 0+50+11+267.4)≒6.5重量%）。因此，引證3該等實施例所揭示樹脂組合物與系爭案請求項1所請發明之差異僅在於交聯劑（A）（即引證3所述交聯劑「式（1）-X1」）的含量，引證3該等實施例揭露6.5至9.9重量%，略小於系爭案請求項1所界定之14至65重量%範圍。　　　　　⒊系爭案請求項1及引證3之簡要比對如下：　　　要件系爭案請求項1技術特徵引證3對應技術內容 1A 一種樹脂組合物，包含：樹脂組合物 1B （A）具下式（I）結構之交聯劑：　　；……於式（I）中，X為C至C之直鏈或支鏈之伸烷基；交聯劑「式（1）-X1」 1C （B）聚苯醚樹脂，其二末端各自獨立經一具有碳-碳雙鍵之取代基改質；以及含乙烯基聚苯醚樹脂「SA9000」（含甲基丙烯酸酯聚苯醚樹脂） 1D （C）催化劑，硬化促進劑「25B及DMDPB」 1E 其中……該聚苯醚樹脂（B）對該交聯劑（A）之重量比為0.5至5；含乙烯基聚苯醚樹脂對交聯劑之重量比約為2至3.3 1F 以及以該樹脂組合物之總固含量計，該交聯劑（A）之含量為14重量%至65重量%。以該樹脂組合物之總固含量計，交聯劑之含量約為6.5至9.9重量% 　　⒋由於製備樹脂組合物時，使得交聯劑之含量（相對於樹脂組合物之總固含量計）為引證3所揭示「6.5至9.9重量%」或系爭案請求項1所界定「14至65重量%」，二者均具備足使該等組合物所含聚苯醚樹脂進行交聯反應之功能，此等差異係為本發明所屬技術領域中具有通常知識者依通常知識即能直接置換的技術特徵，故而引證3可證明系爭案請求項1擬制喪失新穎性。　　⒌原告主張系爭案之發明樹脂組合物所製得之電子材料在物化性質及介電性質表現上均可達到令人滿意的程度，尤其具有優異的剝離強度（原告113年6月20日行政訴訟起訴狀第4至5頁，本院卷第16至17頁），並主張擬制喪失新穎性之「直接置換」態樣必須以置換前後功能相同且對後申請案之發明產生之功效相同為成立前提，而系爭案說明書所載實驗結果及補充比較例實驗結果已充分顯示如引證3之低含量使用交聯劑（A）無法提供系爭案之發明所欲功效，故系爭案之發明相較於引證3並無擬制喪失新穎性之適用云云。　　　⑴「直接置換」係為避免極為近似、差異甚小之後申請案獲得專利，致先申請案與後申請案相互落入彼此之均等範圍而相互掣肘，兩者之專利權人無法就專利依法取得專有排他地位。「直接置換」之考量確應著眼於差異技術特徵本身的功能，係判斷置換前後之技術特徵本身是否具有相同功能，始與其「避免相互落入彼此之均等範圍」之法理相合，而非以置換技術特徵前後之整體技術手段是否產生相同功能為要件，亦即「直接置換」無須考量經置換後整體技術手段之功效異同。　　　⑵2023年版專利審查基準第二篇發明專利審查基準於第3章 2.6.4節擬制喪失新穎性之判斷基準規定：「擬制喪失新穎性所稱之『內容相同』，其判斷基準除準用本章2.4『新穎性之判斷基準』之(1)完全相同，(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接無歧異得知之技術特徵，(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念等情事外，尚包含(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。上述(4)之情事係指申請專利之發明與先前技術的差異僅在於部分技術特徵，而該部分技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依通常知識即能直接置換者。例如引證文件已記載固定元件為螺釘，而該螺釘在該引證文件所記載之技術手段中僅須具備『固定』及『可鬆脫』的功能，由於螺栓亦包含該二項功能，若申請專利之發明中僅將該引證文件之螺釘置換為螺栓，應屬依通常知識的直接置換。」其中例舉之「螺釘置換為螺栓」態樣，係因螺栓與螺釘具備相同功能，故認屬直接置換，並無比對二者置換前後之功效，無從持此遽謂直接置換必須以功效相同為成立前提。　　　⑶引證3所載交聯劑含量（相對於樹脂組合物之總固含量計）「6.5至9.9重量%」可否直接置換為系爭案請求項1所界定「14至65重量%」，所應審究者仍為該等差異技術特徵本身之功能異同；由於上開交聯劑含量（相對於樹脂組合物之總固含量計）「6.5至9.9重量%」及「14至6 5重量%」之功能同為足使該等組合物所含聚苯醚樹脂進行交聯反應，則被告以此認定系爭案請求項1與引證3之差異僅在於得以直接置換的技術特徵而擬制喪失新穎性等語，即屬有據。　　　⑷至原告稱若交聯劑含量變化屬得直接置換之特徵且毋庸考量功效，則申請後始公開之技術文獻對於在後申請案之可專利性所造成的影響將反而高於申請前便已公開之文獻的影響云云。惟本件中引證3如為系爭案申請前便已公開之文獻，並以進步性觀點審究系爭案與引證3時，仍非因系爭案與引證3功效不同即可逕行肯認系爭案具有進步性，實則尚需考量功效與技術手段間關係，甚或功效是否顯著提升或為新的功效且是否係該發明申請時無法預期者等；況且在引證3非為秘密先前技術時，引證3更可結合其他先前技術以證系爭案不具進步性，則系爭案獲准專利之可能性顯然更低，因此原告稱被告之判斷標準將致使秘密先前技術對後案的影響反而高於已公開先前技術云云，洵無可取。　　⒍原告主張引證3從未記載「以樹脂組合物總固含量計，交聯劑之含量範圍為6.5重量%至9.9重量%」，此係被告自行統計並計算引證3實施例實驗數據再進一步總括而得，且依據引證3記載內容，系爭差異技術特徵不僅不符合置換前後功效相同之前提，更無法確認屬於置換前後功能相同之態樣，因此系爭案之發明相較於引證3並無擬制喪失新穎性之適用云云。　　　⑴審查擬制喪失新穎性時，可作為引證文件之先申請案的內容包括取得申請日之說明書、申請專利範圍及圖式等，故被告以引證3說明書所揭示部分實施例與系爭案所請發明為比對，並無不當。引證3雖未見「以樹脂組合物總固含量計之交聯劑含量範圍」等文字，然而引證3 具體記載實施例E1、E3、E4、E6～E12、E14～18等樹脂組合物之組成（所含有之各成分及其重量份），發明所屬技術領域中具有通常知識者即可明確得知該等樹脂組合物中以總固含量計之各成分含量（例如交聯劑含量），堪認其屬引證3實質隱含之技術內容。此外，原處分雖未逐一記載引證3該等實施例之交聯劑含量，而係簡要描述為「相對於總固含量為『6.4重量%（應為6.5重量% 之誤植）至9.9重量%』」，然對於認定系爭案與引證3間差異技術特徵並無實質影響，本件所審究者仍係發明所屬技術領域中具有通常知識者可否將引證3所揭示交聯劑含量直接置換為如系爭案請求項1所界定交聯劑含量。　　　⑵原告主張原處分宣稱「6.5重量%至9.9重量%」之交聯劑含量範圍於引證3之技術手段中的功能為「足使該等實施例組合物之聚苯醚樹脂進行交聯反應」，此未見於引證3而係其臆測之詞等，經查，交聯劑係指參與交聯反應以使高分子聚合物的分子鏈形成網狀結構之物質，是以引證3使用交聯劑之目的定然為使其組合物中的聚苯醚樹脂藉由交聯反應形成網狀結構，從而引證3交聯劑含量之功能當係為足使所述交聯反應進行，此應不言自明，尚難僅因引證3未逐字記載即否認交聯劑含量具有該等功能。原告復稱「足使該等實施例組合物之聚苯醚樹脂進行交聯反應」未必為交聯劑含量「6.5至9.9重量 %」在引證3中的全部功能，無從判斷置換前後之功能異同等，然而原告並未具體陳明該交聯劑含量除上開功能外，究竟還有何其它功能，其空言指摘容非可採。　　　⑶關於原告訴稱系爭差異技術特徵未見於系爭案申請前之通常知識，與專利審查基準第二篇第三章第2.6.4節所舉情況有別等，經查，所謂通常知識包括一般知識及普通技能，其中一般知識包括工具書或教科書等所載之周知的知識，亦包括普遍使用的資訊及從經驗法則所瞭解的事項，而普通技能指執行例行工作、實驗的普通能力；如前所述，引證3中交聯劑「式（1）-X1」之含量（相對於樹脂組合物之總固含量計）為「6.5至9.9重量% 」，其功能為足使該等組合物所含聚苯醚樹脂進行交聯反應，發明所屬技術領域中具有通常知識者基於經驗法則當可瞭解，若以例如14重量%等符合系爭案請求項1所界定之含量使用相同交聯劑，亦應具備該等功能，是以本發明所屬技術領域中具有通常知識者依通常知識確能直接置換系爭差異技術特徵，此等判斷與前開專利審查基準並無相違，故原告所訴並不足採。　　⒎引證3可證明系爭案請求項2至3、8擬制喪失新穎性：　　　　⑴系爭案請求項1之技術特徵、及引證3可證明系爭案請求項1擬制喪失新穎性之理，已如前述。　　　⑵系爭案請求項2為請求項1之附屬項，進一步界定X為C2至 C8之直鏈或支鏈之伸烷基。承前所述，引證3說明書第【0090】段例示之樹脂組合物中，所含交聯劑「式（1）-X1」相當於系爭案所界定之（A）交聯劑中 X為C4直鏈伸烷基者，因此引證3亦可證明系爭案請求項2擬制喪失新穎性。　　　⑶系爭案請求項3為請求項1之附屬項，進一步界定交聯劑（A）係選自所列化合物組成之群組。承前所述，引證3 說明書第【0090】段例示之樹脂組合物中，所含交聯劑「式（1）-X1」具有如下結構　　　　此即1,1’-（1,4-丁基）雙（3,5-二烯丙基-1,3,5-三嗪 -2,4,6-三酮），故引證3亦可證明系爭案請求項3擬制喪失新穎性。　　　⑷系爭案請求項8為請求項1之附屬項，進一步界定聚苯醚樹脂（B）對交聯劑（A）之重量比為0.8至4。承前所述，引證3說明書第【0090】段例示之樹脂組合物中，聚苯醚樹脂對交聯劑之重量比約為2至3.3，因此引證3亦可證明系爭案請求項8擬制喪失新穎性。　　⒏引證3可證明系爭案請求項4至5擬制喪失新穎性：　　　　⑴系爭案請求項1之技術特徵、及引證3可證明系爭案請求項1擬制喪失新穎性之理，已如前述。　　　⑵系爭案請求項4為請求項1之附屬項，進一步界定具有碳- 碳雙鍵之取代基具有式（III）之結構；系爭案請求項5為請求項4之附屬項，進一步界定具有碳-碳雙鍵之取代基為所列化學式。承前所述，引證3說明書第【0090】段例示之樹脂組合物中，含乙烯基聚苯醚樹脂「SA9000」係其末端經甲基丙烯酸酯基所改質者，而甲基丙烯酸酯基即相當於系爭案所述式（III ）中R2為未經取代之C1烷基、R3及R4為H、Z為-C(=O )-、n為0者，亦等同於系爭案所列　　　　　　　　　　　故引證3亦可證明系爭案請求項4至5擬制喪失新穎性。　　⒐引證3可證明系爭案請求項6至7擬制喪失新穎性：　　　⑴系爭案請求項1之技術特徵、及引證3可證明系爭案請求項1擬制喪失新穎性之理，已如前述。　　　⑵系爭案請求項6為請求項1之附屬項，進一步界定催化劑（C）為有機過氧化物；系爭案請求項7為請求項6之附屬項，進一步界定有機過氧化物係選自所列化合物組成之群組。承前所述，引證3說明書第【0090】段例示之樹脂組合物中，硬化促進劑「25B及DMDPB」相當於系爭案所界定之（C）催化劑，參照引證3說明書第【0071】所述，25B為2,5-二甲基-2,5-二（叔丁基過氧）-3-己炔而屬有機過氧化物，亦等同於系爭案所列2,5-二甲基 -2,5-二（三級丁基過氧）-3-己炔，故引證3亦可證明系爭案請求項6至7擬制喪失新穎性。　 ⒑引證3可證明系爭案請求項9至13擬制喪失新穎性：　　　　　⑴系爭案請求項1之技術特徵、及引證3可證明系爭案請求項1擬制喪失新穎性之理，已如前述。　　　⑵系爭案請求項9為請求項1之附屬項，進一步界定樹脂組合物包含選自所列成分組成之群組的添加劑。承前所述，引證3說明書第【0090】段例示之樹脂組合物中含有無機填充物「SC2050 SMJ」，此即相當於系爭案所界定之填料，另實施例E7所含聚烯烴「Ricon100」（參照引證3說明書第【0071】段係為苯乙烯-丁二烯共聚物）、實施例E9所含聚烯烴「B-3000」（參照引證3說明書第【0071】段係為聚丁二烯）等相當於系爭案所界定彈性體；此外，引證3說明書段落【0046】亦敘及樹脂組合物可視需要選擇地進一步包括阻燃劑等。故引證3亦可證明系爭案請求項9擬制喪失新穎性。　　　⑶系爭案請求項10為請求項9之附屬項，進一步界定彈性體係選自以下群組：聚丁二烯、聚異戊二烯、苯乙烯-烯烴共聚物、及其組合；系爭案請求項11為請求項10之附屬項，進一步界定彈性體為丁二烯-苯乙烯共聚物或異戊二烯-苯乙烯共聚物。承前所述，引證3說明書第【00 90】段例示之樹脂組合物可含有「Ricon 100」（苯乙烯-丁二烯共聚物）、「B-3000」（聚丁二烯）等彈性體，而苯乙烯-丁二烯共聚物即一種苯乙烯-烯烴共聚物，亦等同於系爭案所述丁二烯-苯乙烯共聚物，故引證3 亦可證明系爭案請求項10至11擬制喪失新穎性。　　　⑷系爭案請求項12為請求項9之附屬項，進一步界定阻燃劑為含磷阻燃劑、含溴阻燃劑、或其組合。承前所述，引證3敘及樹脂組合物可視需要選擇地進一步包括阻燃劑等，又引證3說明書第【0048】段揭示阻燃劑例如含磷阻燃劑，故引證3亦可證明系爭案請求項12擬制喪失新穎性。　　　⑸系爭案請求項13為請求項9之附屬項，進一步界定填料選自所列化合物組成之群組。承前所述，引證3說明書第【0090】段例示之樹脂組合物中，無機填充物「SC2050 SMJ」相當於系爭案所界定之填料，參照引證3說明書第【0071】所述，SC2050 SMJ為球形二氧化矽，亦屬於系爭案所列二氧化矽，故引證3亦可證明系爭案請求項1 3擬制喪失新穎性。　　㈣引證3可證明系爭案請求項14至15擬制喪失新穎性：　　⒈引證3可證明系爭案請求項14擬制喪失新穎性：　　　⑴系爭案請求項1至13之技術特徵、及引證3可證明系爭案請求項1至13擬制喪失新穎性之理，已如前述。　　　⑵系爭案請求項14以引用記載形式記載請求項1至13中任一項，本項所請為一種半固化片，其係藉由將一基材含浸或塗佈如請求項1至13中任一項所述之樹脂組合物，並乾燥該經含浸或塗佈之基材而製得。承前所述，引證3 說明書第【0090】段例示樹脂組合物，又引證3說明書第【0091】段記載半固化片，係將所述樹脂組合物中各別的化學劑均勻混合後形成膠液，將膠液置入含浸槽中，再將玻璃纖維布浸入上述含浸槽中，使樹脂組合物附著於玻璃纖維布上，於130℃至170℃下進行加熱成半固化態，得到半固化片；換言之，引證3業已記載將玻璃纖維布（相當於系爭案所述基材）含浸所述樹脂組合物，並於130℃至170℃下進行加熱（即乾燥程序）該經含浸之玻璃纖維布而製得半固化片，故引證3亦可證明系爭案請求項14擬制喪失新穎性。　　⒉引證3可證明系爭案請求項15擬制喪失新穎性：　　　　⑴系爭案請求項14之技術特徵、及引證3可證明系爭案請求項14擬制喪失新穎性之理，已如前述。　　　⑵系爭案請求項15為請求項14之附屬項，進一步界定基材係選自以下群組：玻璃纖維布、牛皮紙、短絨棉紙、天然纖維布、有機纖維布、及前述之二或更多者之複合物。承前所述，引證3說明書第【0090】至【0091】段揭示樹脂組合物及半固化片，其中製備半固化片時，係以玻璃纖維布作為基材而含浸所述樹脂組合物，故引證3 亦可證明系爭案請求項15擬制喪失新穎性。　　㈤引證3可證明系爭案請求項16至17擬制喪失新穎性：　　　　　⒈引證3可證明系爭案請求項16擬制喪失新穎性：　　　⑴系爭案請求項14至15之技術特徵、及引證3可證明系爭案請求項14至15擬制喪失新穎性之理，已如前述。　　　⑵系爭案請求項16以引用記載形式記載請求項14或15，本項所請為積層板，其包含介電層及覆於該介電層之表面之導電層，其中該介電層係由如請求項14或15所述之半固化片所提供。承前所述，引證3說明書第【0090】至【0091】段揭示樹脂組合物及半固化片，又引證3說明書第【0091】段更記載含銅基板，例如含銅基板1依銅箔、兩張半固化片及銅箔的順序進行疊合，其中兩張相互疊合之半固化片係固化形成兩銅箔間的絕緣層；換言之，引證3業已記載具有多層結構之含銅基板（相當於系爭案所述積層板），其包含絕緣層（相當於系爭案所述介電層）及覆於該絕緣層之表面的銅箔（相當於系爭案所述導電層），其中該絕緣層係由半固化片所提供，故引證3亦可證明系爭案請求項16擬制喪失新穎性。　　⒉引證3可證明系爭案請求項17擬制喪失新穎性：　　　　⑴系爭案請求項16之技術特徵、及引證3可證明系爭案請求項16擬制喪失新穎性之理，已如前述。　　　⑵系爭案請求項17為請求項16之附屬項，進一步界定導電層為銅箔。承前所述，引證3說明書第【0090】至【009 1】段揭示具有多層結構之含銅基板（相當於系爭案所述積層板），其係以銅箔作為導電層，故引證3亦可證明系爭案請求項17擬制喪失新穎性。㈥從而，經引證3可證明系爭案請求項1至17擬制喪失新穎性，故被告以系爭案違反專利法第23條規定而為不予專利之原處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。從而，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告作成系爭案「應予專利」之處分，為無理由，應予駁回。　　　㈦本件事證已明，當事人其餘主張或答辯，已與本件判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。　　　　六、結論：　　　依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。　　　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　18　　日智慧財產第一庭審判長法官　汪漢卿法官　陳端宜法官　蔡惠如以上正本係照原本作成。一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。得不委任律師為訴訟代理人之情形所需要件㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人 1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　書記官　邱于婷

2024-12-18

IPCA-113-行專訴-33-20241218-2

行專訴

智慧財產及商業法院

新型專利技術報告等

智慧財產及商業法院行政裁定 113年度行專訴字第44號原告黃逢任被告經濟部智慧財產局代表人廖承威上列當事人間因新型專利技術報告等事件，原告不服經濟部中華民國113年8月21日經法字第11317303860號訴願決定，提起行政訴訟，本院裁定如下：　　主文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。　　　理由一、按行政訴訟法第107條第1項第10款規定：「原告之訴，有下列各款情形之一者，行政法院應以裁定駁回之。但其情形可以補正者，審判長應先定期間命補正：…。十、起訴不合程式或不備其他要件。」又人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定，或提起訴願逾3個月不為決定，或延長訴願決定期間逾2個月不為決定者，得向行政法院提起撤銷訴訟，亦為行政訴訟法第4條第1項所明定。而所謂行政處分，依訴願法第3條第1項及行政程序法第92條第1項規定，係指中央或地方機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為而言。凡行政機關之行為，未對外發生法律效果者，均應排除於行政處分之外。故行政機關所為單純事實之敘述(或事實通知)或理由之說明，既不因該項敘述或說明而生何法律上之效果者，自非行政處分，人民即不得對之提起行政爭訟。人民如對於非行政處分提起撤銷訴訟，其起訴自屬不備起訴合法要件，且其情形無從補正，依行政訴訟法第107條第1項第10款規定，應以裁定駁回之。二、次按，92年2月6日修正公布之專利法，就新型專利改採形式審查，對新型專利申請案僅為形式要件之審查，而不進行前案檢索及實體要件（如產業利用性、新穎性、進步性等）之判斷。惟考量僅經形式審查所取得之新型專利權，其權利內容具有不安定性及不確定性，為免新型專利權人不當權利行使，有害於第三人之技術利用及研發，特於當時第103條至第105條（按即現行第115條至第117條）增訂「新型專利技術報告」制度，促使新型專利權人妥適行使權利，且供公眾得以判斷新型專利是否符合實體要件，而具有公眾審查之功能。而關於新型專利技術報告之法律性質，觀諸當時專利法第103條之修正理由所載：「三、…按新型專利技術報告在功能上具有公眾審查之性質，從而對於申請技術報告之資格，不應予以特別限制，而應使任何人皆能向專利專責機關申請，以釐清該新型專利是否合於專利要件之疑義，惟該新型專利技術報告之性質，係屬機關無拘束力之報告，並非行政處分，僅作為權利行使或技術利用之參酌。若任何人認該新型專利有不應核准專利之事由，應依修正條文第107條規定提起舉發，始能撤銷該新型專利權。」及本件新型專利核准時專利法第115條第1項與第4項規定「申請專利之新型經公告後，任何人得向專利專責機關申請新型專利技術報告。」、「專利專責機關對於第一項之申請，應就第一百二十條準用第二十二條第一項第一款、第二項、第一百二十條準用第二十三條、第一百二十條準用第三十一條規定之情事，作成新型專利技術報告。」可知專利專責機關所出具之新型專利技術報告，性質上應屬針對任何人依據前揭專利法第115條規定就已公告之新型專利，詢問有關第120條準用第22條第1項第1款、第2項、第120條準用第23條、第120條準用第31條規定之情事，專利專責機關依據法定義務所提供，對新穎性與進步性加以判斷之法律諮詢意見，係屬專利專責機關所出具而不具拘束力之報告，僅作為權利行使或技術利用之參考，此有最高行政法院109年度上字第513號判決可資參照。　三、原告前於112年10月23日以「多功能螺紋量測工具結構」向被告申請新型專利，經被告編為第112211386號進行形式審查，准予專利，發給新型第M651256號專利證書。嗣原告於同年12月28日針對本件新型專利向被告申請新型專利技術報告，被告遂以113年5月1日（113）智專議㈠02054字第000000 00000號函檢送新型專利技術報告（比對結果－請求項1至6比對結果代碼：1（無新穎性））予原告。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。四、經查，本件被告依原告之申請對其第112211386號新型專利所為新型專利技術報告，其所載比對結果為代碼1（無新穎性)，僅係提供原告（即本件新型技術報告申請人）有關該第M651256號新型專利是否合於專利要件之客觀判斷資訊，以供其行使權利之參酌，於原告專利法上之權利或法律上利益，尚不直接發生影響。故該新型專利技術報告，既未對原告直接發生法律上之效果，揆諸首揭說明，非屬行政處分，原告自不得對之提起訴願及提起撤銷訴訟，訴願決定不予受理，並無不合，原告復提起本件撤銷訴訟，自屬於法不合，應予駁回。五、依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第107條第1項第1 0款、第104條、民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　16　　日智慧財產第一庭審判長法官　汪漢卿法官　吳俊龍法官　曾啓謀以上正本係照原本作成。一、如不服本裁定，應於送達後10日內，向本院提出抗告狀並敘明理由（須按他造人數附繕本）。二、抗告時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。得不委任律師為訴訟代理人之情形所需要件㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人　 1.抗告人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，抗告人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，抗告人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.抗告人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.抗告人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，抗告人應於提起抗告或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　25 　日　　　　　　　　　　　　　書記官　丘若瑤

2024-12-16

IPCA-113-行專訴-44-20241216-1

行商訴

智慧財產及商業法院

商標廢止註冊

智慧財產及商業法院行政判決 113年度行商訴字第15號民國113年11月21日辯論終結原告葉毓蘭訴訟代理人吳偉豪律師被告經濟部智慧財產局代表人廖承威訴訟代理人林政憓參加人德商芬納恩公司代表人德克理斯曼住同上上列當事人間因商標廢止註冊事件，原告不服經濟部中華民國11 3年1月18日經法字第11217309640號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件訴訟，本院判決如下：主文一、原處分及訴願決定關於註冊第1958911號「Miamor設計字」商標，指定使用於「動物零食、果渣、狗餅乾、動物食品；寵物食品、動物可食用咀嚼物」商品註冊應予廢止部分撤銷。二、原告其餘之訴駁回。三、訴訟費用由被告負擔十分之三，餘由原告負擔。　　事實及理由壹、程序事項：按言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，倘無民事訴訟法第386條規定之不得一造辯論判決之事由，得依到場當事人之聲請，由其一造辯論而為判決，行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第385條第1項前段、第386條定有明文。查參加人受合法通知，無正當理由，未於言詞辯論期日到場，有送達回證1紙在卷可稽（見本院卷第191頁)，核無民事訴訟法第386 條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。貳、實體事項：一、事實概要：原告之前手林仲廉於民國107年6月21日以「Miamor設計字」商標，指定使用於被告所公告商品及服務分類第31類之「動物飼料；動物零食；飼料；飼料用奶粉；狗飼料；貓飼料；飼料用乾草；果渣；狗餅乾；動物食品；寵物食品；動物食用榖類加工副產品；動物食用榖物；動物可食用咀嚼物；寵物飲料；動物食用糠類混合飼料；動物食用根菜類；動物用飼養劑；供寵物便溺用香味沙；貓砂」商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第1958911號商標（下稱系爭商標，圖樣如本判決附圖所示），並於109年3月30日准予移轉登記予原告。嗣參加人以系爭商標有商標法第63條第1項第2款規定之廢止事由，於111年1月18日申請廢止其註冊。案經被告審查，以112年8月30日中台廢字第1110021號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。原告不服，提起訴願，復遭經濟部為訴願駁回之決定，原告仍未甘服，遂依法提起本件行政訴訟。本院因認本件判決結果，倘認為訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益恐將受有損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。二、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定，並主張：　　系爭商標為原告委託設計，完成後交由原告配偶林聖峰之叔叔林仲廉作為商標權人，林仲廉授權予任職於寵物食品廠之蕭全綸，其於110年2月成立珍荃有限公司（下稱珍荃公司），原告與之合作，嗣林仲廉轉讓商標權給原告後，原告承認並延續此一對蕭全綸之授權迄今。原告授權使用系爭商標於寵物肉乾、貓零食、狗零食、罐頭等商品，有將標有系爭商標之商品販售予實體寵物店，例如優逗寵物店、不是寵物店、阿甘寵物店。而優逗寵物店之實際負責人曾仰乾亦證稱有販售標示有系爭商標之寵物食品，符合商標法第5條第1項第 1款、第2款所定義之商標使用。再就廢止答證1之出貨單上產品名稱記載「Miamor肉肉好燒」，商品外包裝上標示「Mi amor」。廢止答證2標示系爭商標，產品名稱「肉肉好燒」亦與廢止答證1出貨單上所載貨品名稱一致，足認廢止答證1 出貨單上貨品名稱所載「Miamor肉肉好燒」即為廢止答證2 上所載之物，符合使用於系爭商標註冊類別第31類所列項目內容。原告提出證據已足證明申請廢止日前3年內有自行使用或授權使用系爭商標，將系爭商標使用於商品包裝、與商品有關之商業文書或廣告，滿足商標法第5條商標使用之要件，本件廢止應不成立。三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：觀諸原告於廢止及訴願階段所提證據資料，尚難證明原告於本件申請廢止日（111年1月18日）前三年內有使用系爭商標於所指定之商品。原告於訴願階段雖另提出「不是寵物店- 光明店」宣傳車照片、日宏廣告社西元2019年7月17日faceb ook貼文及照片、2019年11月17日拍攝之「不是寵物店-光明店」外牆廣告海報照片、2020年12月Google街景圖、維勝公司「2019寵物用品目錄」等證據資料，惟寵物用品範圍甚廣，未必即為系爭商標指定使用之寵物食品或貓砂，未見其使用於何種商品，即難認定為系爭商標實際使用之事證。2020 年12月Google街景圖顯示之「Miamor」圖樣固與系爭商標不失同一性，惟圖片模糊，無法觀出其使用於何種商品。經經濟部職權調查該街景圖，其上標示有「迷愛貓」、「迷愛貓奶膏系列」等文字，而以「迷愛貓奶膏」為關鍵字於Google 引擎搜尋結果，多數指向參加人公司標示有「Miamor」之「 Cat Cream」商品。又按商標法第5條所稱「行銷之目的」，係指使用人基於表彰自己商品來源之意思，向市場促銷或銷售其商品而言。是該「Miamor 迷愛貓奶膏」商品既係由參加人公司將其「Miamor」商標標示於商品，以表彰商品來源為參加人公司而於市場上流通，則原告購入或輸入該商品後，再於廣告或商業文書上標以相同「Miamor」文字之系爭商標為行銷宣傳，不會使商品上他人商標使用行為轉變為原告系爭商標之使用。故該等證據仍難證明原告有基於表彰自己商品來源之意思或行銷自己商品之目的，而將系爭商標使用於其指定商品。四、參加人未到場，亦未提出任何書狀陳述意見。五、本件法官依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第270條之1 第1項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：㈠不爭執事項：如事實及理由欄貳、一、事實概要所示。㈡本件爭點：系爭商標是否有商標法第63條第1項第2款規定之適用? 六、得心證之理由：　㈠應適用之法令： ⒈按「商標註冊後有無廢止之事由，適用申請廢止時之規定。　　」商標法第66條定有明文。參加人於111年1月18日以系爭商標有商標法第63條第1項第2款本文規定情形，向被告申請廢止註冊（廢止卷第9頁），故本件有無廢止事由之判斷，應適用申請廢止時之商標法，即105年12月15日修正施行之商標法（下稱105年商標法）為斷。 ⒉105年商標法第63條第1項第2款規定：商標註冊後有下列情　形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：… 　無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者。但被授權　人有使用者，不在此限。 ⒊105年商標法第67條第3項規定：商標權人依第65條第2項提　出使用證據者，準用第57條第3項規定。同法第57條第3項規　定：依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使　用，並符合一般商業交易習慣。 ⒋105年商標法第5條規定：（第1項）商標之使用，指為行銷　之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為　商標：將商標用於商品或其包裝容器。持有、陳列、販　賣、輸出或輸入前款之商品。將商標用於與提供服務有關　之物品。將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告　。（第2項）前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路　或其他媒介物方式為之者，亦同。　㈡系爭商標圖樣如本判決附圖所示，指定使用於本判決所示第3 1類商品，依卷附證據審酌，系爭商標於申請廢止日即111年 1月18日前3年內有使用於「動物零食、果渣、狗餅乾、動物食品；寵物食品、動物可食用咀嚼物」等6項商品之事實如下：　 ⒈被告辯稱廢止答證1之珍荃公司110年3月18日、同年6月29日出貨單，其貨品名稱欄雖載有「miamor肉肉好燒-香烤雞肉片」、「miamor肉肉好燒-牛肉片」等，惟該些出貨單之「客戶名稱」均為原告，尚難作為原告對外表彰自己商品來源或行銷自己商品而使用商標之事證等語。惟按商標授權關係有其自律性，無需公權力干預，亦即商標授權契約為不要式契約，只要商標權人與被授權人合意，即生商標授權之效果，其方式不以書面為限，當事人透過口頭合意之方式亦可成立商標授權契約，由證人蕭全綸於本院證稱: 「(原告訴訟代理人問：珍荃公司是否你所經營？）是。（原告訴訟代理人問：珍荃公司使用系爭「Miamor」商標之權利來源　　為何？）我在104年先在肉乾公司上班，就有接觸到「Miamo r」商標，我剛開始做沒有自己的客戶與商品，我先詢問原告商標是否可給我使用。（原告訴訟代理人問：你是否在10 4年就接觸到「Miamor」？是，因為公司成立之前就接觸到系爭商標，成立後就招攬原本上班所熟識的客人。（原告訴訟代理人問：你是否知道「Miamor」是107年才註冊登記？）這我不知道，因為我沒有商標這個概念。（原告訴訟代理人問：但你說你104年就接觸到「Miamor」商標？）我104年就接觸到原告，因我是受他人委託製造代工。（原告訴訟代理人問：你是否指104年開始就與原告有合作關係？）是。（原告訴訟代理人問：你是否記得從幾年開始有接觸或使用到「Miamor」商標？）至今應該有5年，約從107、108年開始。（原告訴訟代理人問：你一直都是與原告接洽？）　　最早是一位林先生，後面都是與原告接洽。」等語(本院卷第167至169頁)，可認原告與證人蕭全綸經營之珍荃公司間成立系爭商標授權契約，並且於參加人申請廢止註冊日(111 年1月8日)前3年內有使用系爭商標。再由證人曾仰乾於本院證述:「(原告訴訟代理人：證人與「優逗寵物量販店」的關係？）「優逗」負責人楊幀詠是我老婆，我負責採購。（法官經檢視證人曾仰乾身分證，配偶欄確實記載為楊幀詠。）（原告訴訟代理人問：優逗有無分店或連鎖店？）在宜蘭跟羅東各1間。（原告訴訟代理人：【法官提示系爭商標予證人】有無見過「Miamor」商標？優逗是否有販售標示有系爭商標「Miamor」之寵物食品？）有見過，我們店裡有賣。（原告訴訟代理人問：「肉肉好燒」，包含有「Miamor」跟沒有「Miamor」的商品，優逗是向誰進貨(前開標示有系爭商標之寵物食品)？）是向葉毓蘭(即原告)進貨。（原告訴訟代理人問：你販賣這些商品期間為何？）我賣這些產品差不多有5、6年，約從107、108年左右開始賣。（原告訴訟代理人問：現在是否還有在販賣？）有。（原告訴訟代理人：現在的「肉肉好燒」商品是否標示有「Miamor」商標？）有。（原告訴訟代理人問：中間是否有中斷過？）沒有。」等語 (見本院卷173至175頁)，亦可知原告於參加人申請廢止註冊日前3年內有使用系爭商標。　⒉依據本院113年8月5日準備程序筆錄記載，被告就原告主張訴願卷第24頁108年11月17日照片、訴願卷第25頁有2020年12 月照片、訴願卷第26至30頁寵物用品目錄照片上有使用系爭商標，雖不爭執，惟被告認為只有看到商標，但無法勾稽指定使用的商品(見本院卷第113至114頁)。　⒊承上，被告辯稱縱認原告有授權珍荃公司使用系爭商標，原告仍應提出其或珍荃公司就系爭商標於指定商品在市場上之實際行銷使用事證，以證明其使用事實。經查，證人蕭全綸於本院復證稱：「(原告訴訟代理人問:珍荃公司有無生產寵物食品？)有。(原告訴訟代理人問:何時開始生產？)110年創立開始生產，但我原本在這個行業做將近20年，一直都是從事寵物相關工作。(原告訴訟代理人問:珍荃公司生產寵物食品項目為何？)主要是以貓狗零食、肉乾、罐頭為主。(原告訴訟代理人問:珍荃公司有無自己品牌？有無受託、代工生產？)有自己品牌，主要是接受他人代工生產。(原告訴訟代理人:【法官提示系爭商標予證人】珍荃公司有無以系爭「Miamor」商標用於生產寵物食品或零食？)有。（原告訴訟代理人問：產品項目為何？）肉乾、貓零食、狗零食、罐頭。」等語（見本院卷第167頁)，證人曾仰乾亦證稱:「(原告訴訟代理人:你販賣有「Miamor」商標商品品項為何？) 販賣貓零食、狗零食、潔牙骨這三大類。(原告訴訟代理人: 　　優逗如何銷售該等產品？)實體店面有賣、網路也有賣，但網路上的是沒有「Miamor」商標的。(原告訴訟代理人:除了「Miamor」商標名稱外，產品名稱會寫什麼？)會寫「肉肉好燒」。」等語(本院卷第174頁) ，佐以證人蕭全綸於開庭後提出之勞工保險、珍荃公司出貨單(本院卷第193至209頁) ，證人曾仰乾於開庭提出之全宏食品行出貨單(本院卷第223 頁)，且因貓、狗除係寵物外，亦為動物，本院因認依卷內書面證據及證人證言，足以認定告於參加人申請廢止註冊日前3年內，有將系爭商標使用於「動物零食、果渣、狗餅乾、動物食品；寵物食品、動物可食用咀嚼物」商品之事實。　㈢原告雖主張所提證據可認有使用系爭商標於「動物飼料、飼料、飼料用奶粉、狗飼料、貓飼料、飼料用乾草、動物食用穀類加工副產品、動物食用穀物、寵物飲料、動物食用糠類混合飼料、動物食用根菜類、動物用飼養劑、供寵物便溺用香味沙、貓砂」商品之事實云云，然查，原告對於系爭商標有使用於「動物零食、果渣、狗餅乾、動物食品；寵物食品、動物可食用咀嚼物」商品以外之事實，至本件言詞辯論終結時未能提出符合105年商標法第5條規定之使用證據，因此，本院認為系爭商標於參加人申請廢止註冊日前3年內不能證明有使用於「動物飼料、飼料、飼料用奶粉、狗飼料、貓飼料、飼料用乾草、動物食用穀類加工副產品、動物食用穀物、寵物飲料、動物食用糠類混合飼料、動物食用根菜類、動物用飼養劑、供寵物便溺用香味沙、貓砂」商品之事實。　七、綜上所述，本件依原告所舉證據足認系爭商標於廢止申請日　　前3年內有使用於「動物零食、果渣、狗餅乾、動物食品、寵物食品、動物可食用咀嚼物」商品，此部分並無違反105 年商標法第63條第1項第2款規定。從而，原處分依參加人之申請認系爭商標指定使用於前揭商品之註冊應予廢止，即有未合，訴願決定予以維持，亦有未洽。原告訴請撤銷原處分及訴願決定關於系爭商標指定使用於前揭商品之註冊應予廢止之部分，為有理由，應由本院撤銷。至於系爭商標指定使用於「動物飼料、飼料、飼料用奶粉、狗飼料、貓飼料、飼料用乾草、動物食用穀類加工副產品、動物食用穀物、寵物飲料、動物食用糠類混合飼料、動物食用根菜類、動物用飼養劑、供寵物便溺用香味沙、貓砂」商品之註冊廢止成立部分，原處分及訴願決定均無違誤，原告仍執前詞訴請撤銷，為無理由，應予駁回。　　　　　八、本件事證已明，當事人其餘主張、答辯或援引之證據經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。據上論結，本件原告之訴為有一部有理由、一部無理由，爰依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第104條、第218條，民事訴訟法第79條、第385條第1項前段，判決如主文。　　　中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日智慧財產第一庭審判長法官　汪漢卿法官　吳俊龍法官　曾啓謀以上正本係照原本作成。一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。得不委任律師為訴訟代理人之情形所需要件㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人 1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　書記官　丘若瑤附圖系爭商標註冊第1958911號申請日：民國107年6月21日註冊日：民國107年12月16日註冊公告日：民國107年12月16日指定使用類別： (第031類) 動物飼料；動物零食；飼料；飼料用奶粉；狗飼料；貓飼料；飼料用乾草；果渣；狗餅乾；動物食品；寵物食品；動物食用穀類加工副產品；動物食用穀物；動物可食用咀嚼物；寵物飲料；動物食用糠類混合飼料；動物食用根菜類；動物用飼養劑；供寵物便溺用香味沙；貓砂。

2024-12-12

IPCA-113-行商訴-15-20241212-2

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最高行政法院

商標廢止註冊

最高行政法院裁定 113年度上字第418號上訴人新月集管理顧問股份有限公司 (即原審參加人) 代表人黃惠訴訟代理人林鳳秋律師上訴人經濟部智慧財產局 (即原審被告) 代表人廖承威被上訴人祐民生物科技有限公司 (即原審原告) 代表人黃沈素蓮訴訟代理人蔡坤旺律師黃書妤律師上列當事人間商標廢止註冊事件，上訴人對於中華民國113年5月 23日智慧財產及商業法院112年度行商訴字第41號行政判決，提起上訴，本院裁定如下：　　主文一、上訴駁回。二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。　　理由一、上訴人新月集管理顧問股份有限公司（下稱新月公司）為原審被告經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之獨立參加人，上訴人新月公司不服原判決，提起上訴，因其利害關係與上訴人智慧局一致，爰併列智慧局為上訴人。二、按提起上訴，應於上訴狀內表明上訴理由，其上訴狀內未表明上訴理由者，上訴人應於提起上訴後20日內提出理由書於原高等行政法院，如未提出者，法院毋庸命其補正，行政訴訟法第244條第1項第4款及第245條第1項規定甚明。又對於高等行政法院判決向本院提起上訴，係採律師強制代理制度，除有行政訴訟法第49條之1第3項及第4項規定之情形外，上訴人應委任律師為訴訟代理人。據此可知，在無行政訴訟法第49條之1第3項及第4項規定之情形下，對於高等行政法院判決向本院提起上訴，必須由律師以訴訟代理人地位為上訴人提出上訴理由書，始能認符合行政訴訟法第244條第1項第4款及第245條第1項規定，此為上述採律師強制代理制度之當然解釋。故上訴人即使委任律師為訴訟代理人，如該律師於向本院提出委任書後20日內，未以訴訟代理人地位為上訴人提出上訴理由書，無論上訴人本人有無提出上訴理由書，因上訴人不具表明上訴理由能力，均不能認已符合行政訴訟法第245條第1項規定，上訴即屬不合法。三、上訴人新月公司原未委任律師為訴訟代理人，而於民國113 年6月19日自行對原審112年度行商訴字第41號行政判決提起上訴，並於同年7月9日（原審收狀日）提出上訴理由狀，惟其不具表明上訴理由能力，嗣雖於113年7月31日(原審收狀日)提出委任律師為訴訟代理人之委任狀，然迄今已逾20日，受委任律師未以訴訟代理人地位為上訴人新月公司提出上訴理由書，依前揭規定及說明，上訴人新月公司之上訴自非合法，應予駁回，並由其負擔上訴審訴訟費用。四、據上論結，本件上訴為不合法。依修正前智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第249條第1項前段、第104條，民事訴訟法第95條第1項、第78條、第85條第1項但書，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日最高行政法院第二庭審判長法官陳　國　成　法官　高愈杰法官　蔡　如　琪法官　林麗真法官　簡　慧　娟以上正本證明與原本無異中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蕭　君　卉

2024-12-12

TPAA-113-上-418-20241212-1

行商訴

智慧財產及商業法院

商標註冊

智慧財產及商業法院行政判決 113年度行商訴字第39號民國113年11月21日辯論終結原告美商蘋果公司（APPLE INC.）代表人湯瑪斯．拉斐爾（Thomas R. La Perle）訴訟代理人邵瓊慧律師趙國璇律師蔡心雅律師被告經濟部智慧財產局代表人廖承威訴訟代理人呂佳穎上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國113年4 月25日經法字第11317301840號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：　　主文一、原告之訴駁回。二、訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由一、事實概要：原告前於民國109年9月28日以「SensorKit（　　STYLIZED）」商標（如附圖一，下稱系爭申請商標），指定使用於被告所公告商品及服務分類第9類之電腦等多項商品　　，向被告申請註冊，嗣於111年8月12日修正指定使用商品為第9類「應用程式開發軟體」商品。案經被告審查，認系爭申請商標有商標法第29條第1項第1款規定之情形，應不准註冊，以112年12月7日商標核駁第434114號審定書為核駁之處分（下稱原處分）。原告提起訴願，經經濟部以113年4月25 日經法字第11317301840號為訴願駁回之決定（下稱訴願決定），原告仍未甘服，遂依法提起本件行政訴訟。二、原告主張及聲明： (一)系爭申請商標具有先天識別性：　⒈「SensorKit」係原告獨創之組合詞彙，並非國人習見之用語，本身不具有特定既有的含義。又「Sensor」及「Kit」英文文字固分別有「感測器」及「成套工具」之意，惟系爭申請商標之指定商品經限縮為第9類「應用程式開發軟體」　　，國内消費者在解讀「SensorKit」時，是否即普遍認知理解為「應用程式開發軟體」等說明性内涵，實非無疑。是系爭申請商標並非對原告商品内容之直接描述說明，屬獨創性商標，具有先天識別性甚明。　⒉又經原告於Google搜尋引擎以「SensorKit」及「電腦軟體　　」作為關鍵字進行檢索，幾乎所有結果均指向原告，顯見系爭申請商標並非競爭同業所必須或通常用以表示電腦軟體相關商品本身或其他相關說明，原告取得商標專用權並不會影響同業的公平競爭。又系爭申請商標之指定商品經限縮後為「應用程式開發軟體」，屬專業度高且消費群眾特定之商品　　，會購買或使用之相關消費者均為軟體工程師或軟體工程領域之業者或公司，因此就該商標識別性之審查，理應依專業人士的觀點及較高之注意程度判斷之。換言之，專業人士於觀察到系爭申請商標時，自然會認知該商標之軟體係源自於原告，故具有識別性。　⒊又系爭申請商標已在其他國家註冊的證明資料得作為參酌因素，原告以系爭申請商標在世界各國提出申請後，已在美國　　、英國、紐西蘭、澳洲、菲律賓、日本、南韓、牙買加、哈薩克、墨西哥、摩納哥、蒙特内哥羅、秘魯、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、塞爾維亞、瑞士、土耳其、土庫曼斯坦、烏克蘭　　、阿拉伯聯合大公國、阿根廷、歐盟、瑞士、非洲、智慧財產權組織及世界智慧財產權組織等國家或地區獲准註冊（原證3）。其中，日本與我國審查實務相近，而美國、英國、澳洲、紐西蘭、菲律賓等均係以英語為官方語言之國家，足見前述英語系國家之商標審查機關均認為「SensorKit」文字指定使用於第9類「應用程式開發軟體」商品時，並非說明性、描述性之文字而具備先天識別性，故原處分認系爭申請商標使用於電腦軟體等商品係說明性、描述性商標，即與商標審查基準有所違背。　⒋再者，被告已核准由原告所獨創多件包含「KIT」文字之商標（如註冊第1446191號「TUNEKIT」、第1796718號「　　ResearchKit」、第1787844號「HOMEKIT」等共21件商標，見本院卷第16至18頁），已形成「KIT」為結尾文字之系列商標，相關消費者足以認識系爭申請商標為原告「KIT」系列商標之一，有表彰特定服務來源之功能，而具有識別性，然系爭申請商標卻遭被告核駁，顯不符公平原則及行政自我拘束原則。 (二)聲明：　⒈原處分及訴願決定均撤銷。　⒉被告應就申請案號第109068444號「SensorKit（STYLIZED）　　」商標為核准註冊之處分。三、被告答辯及聲明： (一)系爭申請商標圖樣僅由外文「SensorKit」所構成，易予人理解為「Sensor」結合「Kit」所組成的複合字，兩個文字組合後，整體予人的印象僅「感應器套件」或「傳感器套件　　」之概念，並未脫離其為指定商品特性或功能的說明意涵，且經查詢網路，已有多家業者以「SensorKit」使用於感應器、傳感器商品或可與該等商品結合使用之軟硬體設備。是本案以「SensorKit」作為商標，指定使用於「應用程式開發軟體」商品，整體予人印象仍為組成「感應器套件」或「　　傳感器套件」之軟體部分，為所指定商品之品質、用途或相關特性之說明，消費者容易將之視為商品的說明，而非識別來源的標識，並不足以使商品相關消費者認識其為表彰商品來源之標識，並得藉以與他人之商品相區別，自有商標法第 29條第1項第1款規定之適用，應予核駁。 (二)原告雖稱系爭申請商標係其獨創之組合詞彙，該組合方式非國人習見用語，並已於世界多國取得註冊，認具先天識別性云云。惟按各國有關商標註冊之立法例不盡相同，審查標準亦屬有別，且他國相關消費者所持觀念及其所處社會文化、經濟環境，與我國不同，復以各國對商標是否具有識別性之判斷，亦會隨其產業發達之狀況、人民消費之習慣、教育普及程度乃至於對各類文字之熟悉程度而有不同，同一商標未必於一國註冊，即當然能於他國獲准註冊。換言之，商標法規定雖已國際化，但在執行層面上，仍有因國情不同而有個案審查上之差異，實不得僅因商標於其他國家獲准註冊，而逕認於我國亦應獲准註冊，仍應以我國相關消費者對於商標圖樣之理解與認知作為識別性有無之判斷標準。又考量我國一般消費者對於外國語文的熟悉程度，與以該文字作為母語者並不相同，且外文的使用習慣，通常非我國一般消費者所能掌握，故原則上外國文字或其組合文字的識別性判斷，仍應依我國相關消費者的理解為標準，商標之整體文義如仍給予消費者為指定商品或服務相關特性或功能之說明，即不具識別性。本件「SensorKit」整體文義僅傳達「感應器套件」或「傳感器套件」之意涵，以之作為商標，使用於「應用程式開發軟體」商品，並未脫離為指定商品特性或功能的說明意涵，仍不具商標識別性。 (三)原告雖主張被告已核准其多件包含「KIT」文字商標，已形成「KIT」為結尾文字之系列商標，相關消費者足以認識系爭申請商標為原告「KIT」系列商標之一，有表彰特定商品來源之功能，具有識別性云云。然其他商標申請案經被告核准註冊肯定該他案具識別性等情事，與本案審查系爭申請商標是否具識別性，係屬二事，且經被告於網路檢索結果可知「SensorKit」已有多家業者使用，又該文字為感應器模組（硬體）或感應器的驅動軟體套件（軟體）之意涵，屬商品描述性說明。又IoT智慧製造為我國產業發展重點，IoT產業所涉商品主要構成組件為感應器及驅動軟體，其他競爭同業於交易過程需要使用此等標識的可能性也相當高，若賦予一人排他專屬權，將影響市場公平競爭，本案仍有商標法第29 條第1項第1款規定情事。再者，原告於申請及訴願階段皆未檢送系爭申請商標使用於指定商品之銷售量、營業額、廣告量、廣告費用等相關具體證據資料，以佐證其業經長期大量使用在交易上已成為相關消費者識別商品來源之標識而具商標識別性之情形，尚難推論系爭申請商標圖樣得以作為表彰商品來源之標識，並得藉以與他人之商品相區別。 (四)聲明：原告之訴駁回。四、本件爭點：系爭申請商標有無商標法第29條第1項第1款「僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者」之情形，而不得註冊？五、本院判斷： (一)應適用之法令：商標法第29條第1項第1款規定「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。」。 (二)系爭申請商標指定使用於「應用程式開發軟體」商品，有商標法第29條第1項第1款規定之適用，不得註冊：　⒈查系爭申請商標圖樣係由外文「SensorKit」構成，起首字母均以大寫表示，相關消費者極易理解為「Sensor」結合「　　Kit」所組成的複合字，而「Sensor」具有「傳感器；感應器」之意思，「Kit」則有「工具組；套件；電子設備」意涵（見乙證1卷第141頁及背面），此為兩造所不爭執，均屬國人習見或普遍使用之英文單字，故兩個文字組合後之整體字面意思應可直接理解為「感應器套件」、「傳感器套件」之意義概念。　⒉參酌物聯網（IoT）產業所涉商品主要構成組件，即為感應器及驅動軟體，而「感應器套件」被定義為：是一組的開放原始碼跨平台資料的產能工具，包括工作擷取資料、分析和ML 、以及感應器硬體參考設計的程式碼範例等情，此有被告所提西元2018年4月「機器學習服務-運動方面的傳感器：利用 AI分析人體移動」網路文章（同上卷第136至139頁）可稽　　；及依原告西元2019年9月5日發表「Apple為研究開發　　SensorKit框架」之網路文章內容「…新框架將被稱為　　SensorKit，並允許開發人員與iPhone和Apple Watch等蘋果設備中包含的各種傳感器集成。使用該框架的應用程序將可以訪問大量傳感器，包括…」（同上卷第115頁及背面），可知「感應器套件（Sensor Kit）」係指於遵循特定框架編寫之產能工具套件及相關程式碼軟體之產品。又於網路以「　　SensorKit」搜尋結果，可知除原告之外，另有其他公司如瑞士商Arduino提出相關框架範例，且在Amazon購物網站上以「Sensor Kit」進行產品搜尋結果，於該產品介紹描述中亦有清楚標示該感應器模組係適用於Arduino、Raspberry 　　PI等框架，此有被告所提Google搜尋結果（同上卷第114頁　　）、「ARDUINO SENSOR KIT」產品介紹頁面（同上卷第118 頁及背面）、「Sensor Kit」於Amazon搜尋結果頁面（同上卷第122至124頁）等資料附卷可參。依此足見物聯網產業競爭同業確有使用「Sensor Kit」用以說明或描述遵循特定框架編寫之產能工具套件及相關程式碼軟體之情形，如將其使用於電腦應用程式軟體相關商品，則係指適用於特定框架編寫感應器套件功能或特性之應用程式軟體。故以「Sensor 　　Kit」作為商標並指定使用於「應用程式開發軟體」等商品　　，極易使相關消費者直接理解為該商品係使用於感應器模組（硬體）或感應器的驅動軟體套件（軟體）之一部分，即將其視為所指定商品之性質、用途或相關特性之文字說明，而不會將其視為指示即區別來源的標識，並不具識別性，自有商標法第29條第1項第1款規定之適用。　⒊至原告雖主張上開國外Amazon網頁資料無法證明Arduino公司有在我國使用該「SensorKit」產品，且「SensorKit」對產品之描述僅限於硬體，並不包含應用程式開發軟體產品云云。惟系爭申請商標係指定於應用程式開發軟體商品，其相關消費者在觀察解讀系爭申請商標圖樣時，即易將其理解為「 Sensor」與「Kit」之結合，並視為用於「感應器套件」或「傳感器套件」相關應用程式軟體之說明文字，參以市場上非僅原告使用「SensorKit」提供相關商品或服務，仍有其他競爭同業以之作為說明產品功能或特性使用，已如前述　　，並不因該Arduino公司在臺灣有無該「SensorKit」產品而有所不同；又「Kit」套件可為硬體與軟體的結合，且「　　Sensor Kit」亦可指該感應器相關驅動程式軟體，此參原告所提以「SensorKit軟體」為關鍵字進行搜尋後之Google網頁（本院卷第35頁）即明，並不限僅適用於感應器模組硬體　　，故原告上開主張並不可採。 (三)原告所舉證據不足以證明相關消費者認識系爭申請商標為原告「KIT」系列商標之一而具有識別性，原處分並無違反公平原則及行政自我拘束原則：　⒈原告主張系爭申請商標指定商品之相關消費者為軟體工程師等專業人士，且依Google搜尋結果均指向原告，因被告已核准原告多件包含「KIT」文字之商標，相關消費者足以認識系爭申請商標為「KIT」系列商標之一，而有表彰特定服務來源之功能，應具有識別性，是原處分有違公平原則及行政自我拘束原則等等。惟查，依原告所提多件經核准註冊包含「KIT」文字之商標（如註冊第1446191號「TUNEKIT」、第　　1796718號「ResearchKit」、第1787844號「HOMEKIT」等，共21件商標，見本院卷第16至18頁），固均係以「KIT」為結尾文字之商標，然核該等商標整體文字均與系爭申請商標不同，所產生之特定意義或意涵即有差異，原告既未提出相關具體事證或客觀統計數據，足以證明相關消費者已認識系爭申請商標即為原告申請註冊「KIT」系列商標之一，自難憑此審認「SensorKit」已具有辨別商品或服務來源之功能　　。又原告所舉上開各案註冊商標於核准當時之時空背景、相關消費者對各商標之熟悉程度、商標實際使用情形等因素皆與本件未必相同，其判斷結果自有所不同，基於商標審查個案拘束原則，要難比附援引，故原告主張並非可採。　⒉原告復以系爭申請商標已於美國等多個國家獲得註冊，該英語系國家之商標審查機關均認「SensorKit」指定使用於應用程式開發軟體商品時，並非說明或描述性之文字而具備先天識別性云云。惟依前述，系爭申請商標所指定商品之相關消費者，觀諸「SensorKit」即可直接理解為「感應器套件　　」或「傳感器套件」之意義概念，並視為使用於相關應用程式軟體之說明文字，即難謂其具有識別性；況且，原告所指官方語文為英文之國家商標審查機關縱認具有識別性，然其審查具有識別性之標準究為先天或後天識別性，並無從得知　　，本件原告既未主張系爭申請商標具有後天識別性（本院卷第200至201頁），參以商標具有屬地性，各國家或地區之商標法制不同、審查基準容有差異，且各地社會民情文化、消費者認知程度、市場交易習慣、商標於該國家或地區之實際使用情況等因素均屬有別，尚不得以系爭申請商標已於其他國家或地區獲准註冊為由，執為於我國亦應准註冊之有利論據。是以，原告執此主張原處分有違反公平原則及行政自我拘束原則云云，尚屬無據。六、綜上所述，本件系爭申請商標指定使用於第9類之應用程式開發軟體商品，因有商標法第29條第1項第1款規定不得註冊之情事，原處分因而駁回原告申請註冊，核無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。從而，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並請求命被告就系爭申請商標准予註冊之處分，為無理由，應予駁回。七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，爰不予一一論述，併予說明。八、結論：本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第 2條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日智慧財產第一庭審判長法官汪漢卿法官曾啓謀法官吳俊龍以上正本係照原本作成。一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。得不委任律師為訴訟代理人之情形所需要件㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人 1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　19　　日書記官蔣淑君　　　　　　　　　　　　　　　附圖一：系爭申請商標

2024-12-12

IPCA-113-行商訴-39-20241212-1