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上
最高行政法院

新型專利舉發

最 高 行 政 法 院 判 決 113年度上字第39號 上 訴 人 諾沛半導體有限公司 （即原審參加人） 代 表 人 李家銘 訴訟代理人 李永裕 律師 上 訴 人 經濟部智慧財產局 （即原審被告） 代 表 人 廖承威 被 上訴 人 同泰電子科技股份有限公司 (即原審原告) 代 表 人 曾子章 訴訟代理人 陳寧樺 律師 楊宛臻 律師 上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國112年9月 28日智慧財產及商業法院111年度行專訴字第70號行政判決，提 起上訴，本院判決如下： 　　主 文 原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院。 　　理 由 一、事實概要：上訴人諾沛半導體有限公司（下稱諾沛公司，原 名育雄半導體有限公司）於民國107年11月13日以「全讓位 發光二極體載板」向上訴人經濟部智慧財產局(下稱智財局) 申請新型專利，經編為第107215416號進行形式審查，准予 專利（申請專利範圍共4項），並發給新型第0000000號專利 證書（下稱系爭專利）。嗣被上訴人以諾沛公司非系爭專利 之申請權人，該專利有核准時專利法第119條第1項第3款規 定情形，對之提起舉發。案經智財局審查，認被上訴人並非 同法第119條第2項規定之利害關係人，以111年4月28日（11 1）智專三（二）04192字第11120418530號專利舉發審定書 為「請求項1至4舉發駁回」之處分（下稱原處分）。被上訴 人不服，循序提起行政訴訟，訴請撤銷原處分及訴願決定， 智財局就系爭專利應作成撤銷之審定。經智慧財產及商業法 院（下稱原審）以111年度行專訴字第70號行政判決（下稱 原判決）「一、原處分及訴願決定均撤銷。二、原告(即被 上訴人，下同)其餘之訴駁回。三、訴訟費用由被告(即智財 局)負擔二分之一，餘由原告負擔。」諾沛公司不服，遂提 起本件上訴。 二、被上訴人起訴主張、上訴人於原審之答辯暨陳述，均引用原 判決所載。 三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以： 　㈠依被上訴人所提聘僱契約書所載，李家銘自107年5月1日起受 聘於被上訴人，聘僱契約書第1章第2條第1項約定：「凡乙 方(即李家銘)於職務上有關之一切發明，其專利權為甲方( 按指被上訴人)所有，乙方於職務無關之發明，其專利權為 乙方所有，但該發明係利用甲方資源或經驗時，甲方有權得 使用該發明於其事業或其關係企業之事業…」、第2項約定「 乙方因職務上所獲致之資料、研究成果、著作等權利，均為 甲方所有，乙方非經甲方許可，不得任意對外發表。」；另 依李家銘勞保之加、退保日期分別為107年5月1日、108年7 月18日，投保薪資新臺幣45,800元，可知李家銘自107年5月 1日起確有受僱於被上訴人之事實。而系爭專利係於107年11 月13日提出申請，申請人列名為諾沛公司，創作人則列名為 李家銘，諾沛公司就前開事實並未否認或提出證據反駁，是 由前述證據所顯示之外部法律關係而言，倘系爭專利確為李 家銘任職被上訴人期間所為之職務上創作，則被上訴人依據 契約關係所得主張之專利申請權及專利權即有可能因李家銘 或諾沛公司之行為而受有影響，被上訴人就系爭專利申請權 及專利權之歸屬自具有法律上利害關係，非僅事實上或經濟 上之利害關係而已。 　㈡有關職務上之發明認定，並不以是否列載於書面文件為判斷 依據，而係以創作之期間以及創作之內容是否與任職期間之 職務性質具備關聯性為斷，縱使專利權清單上未記載系爭專 利，亦不得因此遽以認定系爭專利非職務上創作，是智財局 及諾沛公司之主張，均非可採。至李家銘向客戶所提出之「 同泰電子LED載板創新製程技術說明」簡報內容是否揭露系 爭專利技術特徵，系爭專利是否屬於李家銘職務上創作，均 有待進行比對等實體判斷，與被上訴人所提證據是否足以釋 明其為利害關係人，得否依專利法第119條第1項第3款規定 提起本件舉發無涉。 　㈢本件被上訴人就其為系爭專利申請權人及專利權歸屬爭議問 題之利害關係人一節已提出可即時調查之證據以為釋明，智 財局以被上訴人並非專利法第119條第2項規定之「利害關係 人」為由，程序上為「請求項1至4舉發駁回」之處分，尚嫌 速斷，訴願機關遞予維持，亦有未洽。被上訴人提起本件訴 訟，求為判決撤銷訴願決定及原處分，自屬有據，爰依法判 決撤銷訴願決定及原處分。又系爭專利之全部或部分是否為 被上訴人受僱人李家銘任職於被上訴人期間所為之職務上創 作，有待智財局依據當事人提出相關創作記錄與系爭專利進 行實體比對，而原處分就此部分並未審酌，原審自亦無從進 行實體判斷，是被上訴人請求原審判命智財局應為「舉發成 立、撤銷專利權」之處分，自非有據，應予駁回等語，為其 論據。 四、本院查： 　㈠本件諾沛公司係原審依行政訴訟法第42條規定參加訴訟之獨 立參加人，因不服原審所為對其不利之判決，提起上訴，其 利害關係與原審被告即智財局一致，本件應併列智財局為上 訴人。　　 　㈡按「新型專利權得提起舉發之情事，依其核准處分時之規定 。」為專利法第119條第3項本文所明定，查系爭專利申請日 為107年11月13日，經智財局於108年1月2日形式審查核准專 利，並於108年5月11日公告。嗣被上訴人於109年8月3日提 出舉發，經智財局審查，於111年4月28日為「請求項1至4舉 發駁回」之處分，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准處 分時所適用之106年1月18日修正公布、106年5月1日施行之 專利法（即核准時專利法）規定為斷。　 　㈢次按核准時專利法第5條規定：「（第1項）專利申請權，指 得依本法申請專利之權利。（第2項）專利申請權人，除本 法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設 計人或其受讓人或繼承人。」第7條第1項及第2項規定：「 （第1項）受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其 專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當 之報酬。但契約另有約定者，從其約定。（第2項）前項所 稱職務上之發明、新型或設計，指受雇人於僱傭關係中之工 作所完成之發明、新型或設計。」第119條第1項及第2項規 定：「（第1項）新型專利權有下列情事之一，任何人得向 專利專責機關提起舉發：……三、……新型專利權人為非新型專 利申請權人者。（第2項）以前項第3款情事提起舉發者，限 於利害關係人始得為之。」準此，如以新型專利權人為非新 型專利申請權人而提起舉發者，限於利害關係人始得為之。 所稱「利害關係人」係指依法具有專利申請權之人，包括實 際發明人、創作人或其受讓人或繼承人、僱傭或委聘研發關 係之當事人。而「發明人」係指實際進行研究發明之人，「 創作人」係指實際進行研究創作新型之人，發明人或創作人 均須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人 ，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想 ，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。 　㈣依行政訴訟法第189條規定，行政法院為裁判時，除別有規定 外，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理法則及經 驗法則判斷事實之真偽；依此判斷而得心證之理由，應記明 於判決。準此，構成行政法院判斷事實真偽之證據評價基礎 ，乃全辯論意旨及調查證據之結果。再依行政訴訟法第125 條第1項及第133條規定之意旨，行政訴訟係採職權調查原則 ，行政法院必須充分調查為裁判基礎之事證以形成心證，在 對全辯論意旨及調查證據之結果為評價時，應符合「訴訟資 料之完整性」與「訴訟資料之正確掌握」之要求。對於所有 與待證事實有關之訴訟資料，無論對任何一造當事人有利與 否，都必須用於心證之形成，而不能有所選擇，且負有審酌 與待證事實有關之訴訟資料之義務，如未審酌亦未說明理由 ，即有不適用行政訴訟法第125條第1項及第133條之規定， 及判決不備理由之違背法令情形。上開規定，依修正前智慧 財產案件審理法第1條規定，於智慧財產行政事件亦適用之 。 　㈤經查，原審依證據2聘僱契約書第1章第2條第1項、第2項約定 及投保資料，認定李家銘自107年5月1日起確有受僱於被上 訴人之事實等情，固非無見。惟民法第482條規定：「稱僱 傭者，謂當事人約定，一方於一定或不定之期限內為他方服 勞務，他方給付報酬之契約。」勞務及報酬係僱傭契約之重 要內容。經查，證據2聘僱契約書第1章第2條第1項約定：「 凡乙方(即李家銘)於職務上有關之一切發明，其專利權為甲 方(按指被上訴人)所有，乙方於職務無關之發明，其專利權 為乙方所有，但該發明係利用甲方資源或經驗時，甲方有權 得使用該發明於其事業或其關係企業之事業……」第2項約定 「乙方因職務上所獲致之資料、研究成果、著作等權利，均 為甲方所有，乙方非經甲方許可，不得任意對外發表。」等 語，並未約定李家銘之職務為何。被上訴人於107年5月1日 至108年7月18日為李家銘投保，亦無從得知李家銘之職務為 何。而觀諸諾沛公司於舉發階段提出之答辯理由書之內容， 其記載略以：「發明人（按指李家銘）與舉發人（按指被上 訴人）之間的合作關係仍依原有管理顧問服務模式配合，亦 即，雙方雖有聘僱關係之名，但無聘僱關係之實，故而，舉 發附件2的聘僱契約書無效，舉發人主張發明人所完成之發 明為職務上發明一事，亦非真實」等語，已否認被上訴人與 李家銘間有聘僱關係。諾沛公司另於原審提出言詞辯論意旨 狀辯稱聘僱契約書中，並無薪資、職稱、職務內容、工時等 約定，實無僱傭契約之要件，無法證明被上訴人與李家銘間 有僱傭關係，被上訴人並非系爭專利之利害關係人等語（原 審卷第301頁至第302頁）。可知，被上訴人雖主張其與李家 銘有僱傭關係，係利害關係人，惟為諾沛公司所否認，並答 辯聘僱契約書實無僱傭契約之要件，被上訴人與李家銘間聘 僱關係不存在。再查，智財局經調查並參採原審109年度民 專訴字第91號民事判決理由後，認定證據2聘僱契約書及證 據4李家銘勞保加、退保之網頁查詢結果資料不足以證明被 上訴人與李家銘之僱傭關係，依專利法第7條第2項規定，系 爭專利即非為職務上發明，無法據此認定被上訴人為利害關 係人等情，有原處分及言詞辯論筆錄在卷可稽。則李家銘之 職務內容及薪資究竟為何，攸關被上訴人與李家銘間是否確 有僱傭關係存在？系爭專利是否屬於李家銘職務上之發明或 創作？被上訴人是否為利害關係人而得提起本件舉發？原審 自應予以查明，如認為上訴人之答辯不可採，亦應說明不採 之理由。惟原審就此重要的攻擊防禦方法，未依職權調查， 亦未說明上訴人所辯不可採之理由，僅依聘僱契約書第1章 第2條第1項及第2項之約定及上開投保資料，即認定李家銘 自107年5月1日起確有受僱於被上訴人之事實，尚嫌速斷。 又被上訴人是否為利害關係人而得提起本件舉發，應由原審 於本件行政訴訟就被上訴人所提證據自為判斷，尚難以被上 訴人就其為系爭專利申請權人及專利權歸屬爭議問題之利害 關係人一節已提出可即時調查之證據（即證據2及證據4）釋 明為已足。是原判決據以撤銷訴願決定及原處分，即有判決 理由矛盾、理由不備及不適用行政訴訟法第125條第1項定之 違法。 　㈥末按上訴審法院審查上訴範圍固以上訴之聲明為準，惟原審 判決若具有裁判上不可分之性質者，而上訴有理由時，上訴 審法院裁判當不受此限制。人民對於其依法申請之案件遭行 政機關駁回，而依法提起課予義務訴訟，訴之聲明並請求將 駁回處分及訴願決定均撤銷者，當課予義務訴訟有理由時， 行政法院應將與其結果相反之駁回處分及訴願決定一併予以 撤銷，乃有稱之為附屬聲明，以免單一申請案件有彼此矛盾 之行政處分並存，故此部分聲明與課予義務訴訟間具有裁判 上一致性而不可分，以免單一課予義務訴訟事件裁判歧異而 矛盾。關於課予義務訴訟之裁判方式，當原告之訴有理由時 ，仍有不同情形，行政訴訟法第200條第3款、第4款乃分別 規定，裁判上必須正確認定事實而適用其中之一裁判方式， 該兩種裁判方式在單一課予義務訴訟事件裁判中相斥而不可 並存；而行政法院以第4款方式裁判時，雖於主文併諭知原 告其餘之訴駁回，但其係單一課予義務訴訟事件之裁判，在 事物本質上仍屬單一裁判權之行使，而具有裁判上不可分之 性質，故當事人對此裁判方式之其中一部分上訴有理由時， 上訴審法院基於上述單一課予義務訴訟事件具有裁判上一致 性及單一裁判權之行使，而具有裁判上不可分之性質，當將 原審判決全部廢棄，另為適法裁判。從而，本件上訴人對此 裁判方式之其中一部分上訴有理由時，本院基於上述單一課 予義務訴訟事件具有裁判上一致性及單一裁判權之行使，而 具有裁判上不可分之性質，當將原判決全部廢棄，另為適法 裁判。　　 　㈦綜上所述，原判決既有如上所述之違法，並與判決結論有影 響，上訴意旨求予廢棄，即有理由。惟因被上訴人與李家銘 之僱傭關係是否存在，攸關被上訴人是否為利害關係人而得 提起本件舉發，事證未明，本件尚有由原審調查審認之必要 ，本院無從自為判決，爰將原判決廢棄，發回原審另為適法 之裁判。 五、據上論結，本件上訴為有理由。依修正前智慧財產案件審理 法第1條及行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決 如主文。 　 中　　華　　民　　國　　114　 年　　3 月　 27 日 最高行政法院第三庭 審判長法官 蕭 惠 芳 　　　　　　　　　　　　 法官 梁 哲 瑋 　　　　　　　　　　　　　　　法官 李 君 豪 　　　　　　　　　　　　　　　法官 林 淑 婷 　　　　　　　　　　　　　　　法官　林　惠　瑜 　　　　　　　　　　　　　　　 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27 　 日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林　郁　芳

2025-03-27

TPAA-113-上-39-20250327-1

行專訴
智慧財產及商業法院

發明專利舉發

智慧財產及商業法院行政判決 113年度行專訴字第35號 民國114年1月16日辯論終結 原 告 英屬維爾京群島商．阿貝爾環球國際有限公司 （Able World International Limited） 代 表 人 張偉東（Cheung Wai Tung） 代 表 人 楊銘光（Yeung Tony Ming Kwong） 訴訟代理人 徐宏昇律師 劉俞佑律師 劉思瑜律師 被 告 經濟部智慧財產局 代 表 人 廖承威 訴訟代理人 許人偉 參 加 人 美商微軟公司 代 表 人 Lucky Vidmar 訴訟代理人 黃章典律師 呂光律師 吳弈錡專利師 複 代理 人 呂正忠專利師 上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國11 3年5月9日經法字第11317302170號訴願決定，提起行政訴訟，並 經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下： 　　主 文 一、原告之訴駁回。 二、訴訟費用由原告負擔。 　　事實及理由 一、原告起訴聲明原為：㈠訴願決定及原處分均撤銷。㈡被告就發 明第I553561號「將來自複數資訊源之資訊及工具予以統一 化之方法以及應用該方法之計算機程式產品與元素轉換器 　　」專利（104120970N01舉發案）請求項1、17，應為舉發不 成立之處分（本院卷一第13頁、卷二第12頁）。嗣於民國11 4年1月16日撤回前開聲明㈡之部分（同上卷二第122頁），核 無不合，應予准許。 二、爭訟概要： (一)原告之前手香港商U3D有限公司前於104年6月29日以「將來 自複數資訊源之資訊及工具予以統一化之方法以及應用該方 法之計算機程式產品與元素轉換器」向被告申請發明專利， 申請專利範圍計19項，並以西元2014年7月3日申請之美國第 14/324,069號專利案及西元2014年12月12日申請之大陸地區 第201410768564.X號專利案主張優先權，經被告編為第1041 20970號審查後，准予專利，該專利申請權旋讓與予原告， 被告乃發給原告發明第I553561號專利證書（下稱系爭專利 ）。 (二)嗣參加人以系爭專利請求項1、17違反核准時專利法第22條 第1項第1款及第2項規定，提起舉發。案經被告審查，以112 年12月14日(112)智專議(二)04265字第00000000000號專利 舉發審定書為「請求項1、17舉發成立，應予撤銷」之處分 （下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部以113年5 月9日經法字第00000000000號訴願決定駁回（下稱訴願決定 　　）後，向本院提起本件訴訟。又本院認本件訴訟之結果，倘 認應撤銷訴願決定及原處分，參加人之權利或法律上利益將 受損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。 三、原告主張及聲明： (一)證據3無法證明系爭專利請求項1、17不具新穎性或進步性， 且證據3與證據8或9之組合不足以證明系爭專利請求項1、17 不具進步性： 　⒈證據3揭示一種對資源的統一存取，用來提供統一的介面，以 供電腦程式（例如消費性應用程式）存取格式不同，存在分 散資源位置的資源。就發明目的而言，證據3是用來對資源 編制索引（index），編制索引的目的當然就是準備將來使 用，所以編制對象是已知的特定網域或地域資源，對於未知 的資源或在連結編制索引無任何意義，因已經連接，實無必 要先提供一個統一接口以供連接，再予連接。而系爭專利是 用來將任何來源的資訊、工具統一化，即使是尚未知的資源 、工具都可以在連接後立即進行統一化，以得到已經模型化 格式。換言之，系爭專利要處理的是分散在未知網域或地域 的資源、工具，證據3用來處理已知的，通常是位在相同網 域或地域的資源。又證據3是提供電腦程式（所謂「進程 　　」）的存取介面（所謂「訪問接口」），系爭專利則是提供 使用者統一的顯示形式，即工作空間的該作業環境。 　⒉就技術手段而言，證據3在判定資源的格式後，只是根據該判 定結果找尋對應的格式特定索引器，不再對該格式或代表格 式的資料進行處理，並沒有「擷取屬性、重整屬性」的技術 特徵。在資源引用方面，證據3的處理結果為索引，索引可 包含資源或資源的引用，包含資源的索引即無資源引用資訊 。直言之，證據3的處理結果可不包含「相關連結」，專業 人士閱讀其說明書後，並不能產生「擷取相關連結、重整相 關連結」的理解或動機，並沒有上開技術特徵。證據3的格 式特定索引器雖對應系爭專利之元素轉換器，但根據說明書 第[0038]段記載，格式特定索引器的「轉換」是向索引組件 送出適合的結構。該結構可以理解為資料的格式，可知格式 特定索引器索引化的（或結構化的）格式，是送給索引組件 ，並沒有對外輸出。索引組件所建構的索引，不論是否具有 統一化格式，都不是格式特定索引器所要處理的結果，因為 所送出的格式只是適合於通過索引元件116處理為綜合索引1 12的結構。因此，無論是格式特定索引器的產出或索引組件 的產出，都不可能理解為「統一化的格式」，因說明書第[0 034]段已記載「索引112包括具有格式的資源條目，該格式 對於在相關聯的資源位置的資源的對應格式是技術不可知的 」，該技術領域專業人士不會從證據3的記載理解為統一化 的格式，故證據3無揭示「統一化資料結構用以模型化該原 始資訊的格式」、「另一統一化資料結構用以模型化該原始 工具的格式」技術特徵。基上分析，進一步可得知證據3並 沒有揭示「依據一統一化資料結構（unified data 　　model）而重整該原始資訊（或原始工具）之該屬性和該相 關連結，以將該原始資訊（或原始工具）模型化為一統一化 資訊單元（unified information unit）或統一化工具（ 　　unified tool））」技術特徵。 　⒊又就發明效果而言，證據3對電腦程式提供統一訪問接口，其 形式就是索引。電腦程式取得特定資源的索引後，即可容易 存取該特定資源，或至引用位址存取該資源。但系爭專利是 提供模型化的資訊格式或模型化的工具格式，以供使用者應 用，該技術領域專業人士從證據3不會產生「提供模型化的 資訊格式或模型化的工具格式，以供使用者應用」的理解或 動機。 　⒋依上說明，證據3未揭示系爭專利之技術特徵，且證據3無論 是發明目的、技術手段或效果都與系爭專利截然不同，無法 證明系爭專利請求項1、17不具新穎性或進步性。此外，證 據8、9某些或可對應至「屬性」技術特徵，但證據3並無重 整屬性、相關連結或重整原始資訊、原始工具的技術特徵， 且證據3之產物格式與原始資源或資訊的格式全然無關，因 此證據3與證據8或9之組合，仍無法證明系爭專利請求項1、 17不具進步性。 (二)證據6不足以證明系爭專利請求項1、17不具新穎性或進步性 　　，且證據6與證據8或9之組合、或證據6與證據2或4之組合， 均不足以證明系爭專利請求項1、17不具進步性： 　⒈證據6提供一種對文件編制摘要的方法，透過剪切工具310將 自各資料來源所擷取的檔案剪切成多個紀錄或文件315a、31 5b。每個紀錄僅包括一個資料項（data item），提取工具 將剪切完成的紀錄或文件標示識別符（identifier），以供 追蹤到原始檔案，再將所得到的紀錄或文件轉化成單一的 　　XML文字串，與相關知識模型中已經存在的對應文字串比較 　　，剔除重複或更新紀錄。就發明目的而言，不但改變原始資 訊形式，還改變其內容，與系爭專利只改變（重整）原始資 訊或工具的形式或格式，但不改變內容，完全不同。而證據 6所產生的是摘要檔，原始資訊或工具未有任何改變，當然 不會有統一化的可能，此與系爭專利在將來自複數資訊源之 資訊及工具予以統一化的目的完全不同，該技術領域專業人 士閱讀證據6說明書後，並不會產生將來自複數資訊源之資 訊及工具予以統一化的理解或動機。 　⒉就技術手段而言，證據6沒有可以揭示對應於系爭專利的「屬 性」技術特徵，且未觸及資料類型的擷取或重整，故無擷取 屬性、重整屬性之技術特徵。證據6之識別符或來源識別碼 可對應於系爭專利的相關連結，但該識別符或來源識別碼沒 有經過任何處理，而是原本的附在產出的檔案後面，該識別 符或來源識別碼也不限定是網址或儲存位址，可以是國際分 類號或file name，而file name不可能理解成一種連結 　　。因此證據6並沒有「擷取相關連結、重整相關連結」之技 術特徵。又證據6的剪切工具310可對應於系爭專利的元素轉 換器，但根據其說明書記載，剪切工具是用來從原始資訊的 「內容」剪取可以利用的片段，所處理對象是原始資訊的內 容，不是原始資訊的屬性；證據6的映射工具雖可以對應於 系爭專利的元素轉換器，但根據其說明書記載，映射工具是 用來將剪切工具製作完成的摘要檔轉成SML規格，所處理完 成摘要檔的內容，不是原始資訊的屬性。因此，證據6並沒 有「元素轉換器」的技術特徵，該技術領域專業人士不可能 在閱讀證據6的說明書後，理解到「將原始資訊模型化為一 統一化資訊單元（unified information unit）或將原始工 具模型化為一統一化工具（unified tool）」的「元素轉換 器」。又證據6的標準SML規格雖可對應系爭專利的「統一化 資料結構」，但證據6是以映射工具將製作完成的摘要記錄 或文件轉換為標準化XML規格格式，而不是將原始資料轉化 成內容相同但格式或形式可能不同的統一化資料結構，系爭 專利的統一化資料結構，是指統一的資料模型。因此，證據 6並無揭示「統一化資料結構用以模型化該原始資訊的格式 　　」、「另一統一化資料結構用以模型化該原始工具的格式」 之技術特徵。依上分析，進一步得知證據6亦無揭示「依據 一統一化資料結構（unified data model）而重整該原始資 訊（或原始工具）之該屬性和該相關連結，以將該原始資訊 （或原始工具）模型化為一統一化資訊單元（unified 　　information unit）或統一化工具（unified tool）」的技 術特徵。 　⒊又就發明效果而言，證據6用來剪切原始資訊產生摘要檔，原 始資訊本身仍是原始資訊，並不會改變格式，成為統一的格 式，所產生的紀錄內容已經改變，與原始資訊不同，故證據 6對原始資訊的處理結果是改變內容，亦改變格式。但系爭 專利提供的是對原始資訊內容不加更動，視需要而模型化其 格式，以產生統一的格式。兩者完全不同。該技術領域專業 人士不會從證據6的教導，產生系爭專利「提供模型化的資 訊格式或模型化的工具格式，以供使用者應用」的理解或動 機。 　⒋基上說明，證據6並未揭示系爭專利的技術特徵，且證據6無 論發明目的、技術手段或效果都與系爭專利截然不同，故證 據6無法證明系爭專利請求項1、17不具新穎性或進步性。此 外，證據8、9或有揭示可對應至「屬性」的技術特徵，但證 據6並無重整屬性、相關連結或重整原始資訊、原始工具的 技術特徵，且證據6產物的格式與原始資源或資訊的格式全 然無關，因此證據6與證據8或9之組合，無法證明系爭專利 請求項1、17不具進步性。又證據2、證據4均未揭露系爭專 利任何技術特徵，故證據6與證據2或4之組合，亦不足以證 明系爭專利請求項1、17不具進步性。此外，證據3與證據6 對原始資訊各有其處理方式，兩者在技術上不可能結合，因 此證據3與證據6之組合，並不能證明系爭專利請求項1、17 不具進步性。 (三)準此，證據3與證據6均無法證明系爭專利請求項1、17不具 新穎性或進步性，證據3與證據8或9、或證據6與證據2或4或 3之組合，亦無法證明系爭專利請求項1、17不具新穎性或進 步性，故原處分及訴願決定所為之認定實有違誤。 (四)聲明：訴願決定及原處分均撤銷。 四、被告答辯及聲明： (一)系爭專利請求項1為一種將來自複數資訊源之資訊及工具予 以統一化之方法，系爭專利請求項17則為「一種計算機程式 產品」，記載對應請求項1方法之相同技術特徵。 (二)證據3足以證明系爭專利請求項1不具進步性，亦足以證明系 爭專利請求項17不具新穎性及進步性： 　⒈證據3透過格式特定索引器，為各類型的資源輸出結構化資訊 ，創建綜合索引，可以提供跨越多個不同技術資源的統一訪 問，與系爭專利之功效相同，已對應揭示「一種將來自複數 資訊源的資訊及工具予以統一化之方法」技術特徵，與系爭 專利請求項1相較，差異僅在於證據3所揭示「格式特定索引 器（204、206、212）」與「索引組件116」的協同運作，雖 可對應系爭專利之「元素轉換器」功能，但非屬同一模組元 件，故不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。然對所屬 技術領域具通常知識者在參酌證據3說明書第[0037]段對照 圖2所揭示內容，結合該技術領域的慣用手段（將產生綜合 索引的資訊處理程序在系統內部整合為單一模組執行之電腦 系統技術領域的常規設計）即可獲得系爭專利請求項1之「 元素轉換器」，對所屬技術領域具通常知識者而言是顯而易 知，僅屬簡單變更，故證據3足以證明系爭專利請求項1不具 進步性。 　⒉又系爭專利請求項17除未包含請求項1所界定的元素轉換器之 外，本項内容記載程式碼在計算機上所執行的各步驟與請求 項1均具有相同之技術特徵，依前所述，系爭專利請求項17 與證據3相較，證據3已揭示系爭專利請求項17之整體技術特 徵，而足以證明系爭專利請求項17不具新穎性及進步性。 (三)證據3說明書第[0025]段揭示「初級索引可以是以二進制格式，其包含索引資源和/或對於可在運行時間被詢問的資源的引用。索引可包含各種類型的資源（即為屬性），包括但不限於串（string）和文件路徑（即為相關連結）」。換言之，證據3已揭示「索引」包含各種類型資源（屬性）及文件路徑（相關連結），並且該索引是利用「格式特定索引器 　　」，輸出之格式資料所建立，其過程當然包含取得原始資訊或原始工具之屬性與相關連結，經重整後建立相對應的「索引」。又依據系爭專利說明書第[0039]段記載可知，系爭專利請求項1、17中並未將「相關連結」限縮為「網址」，「 　　相關連結」是用來指出原始資訊的所在位置，其中包含「 　　URL網址」或者「記憶體區塊位址」都可以作為「相關連結 　　」來使用，且不以上述為限。由於證據3已揭示透過「索引 　　」可以直接從索引取得資源，或被引導至資源位址，也就揭 示「相關連結」的技術特徵。換言之，證據3已揭示「索引 　　」包含各種類型資源（屬性）及文件路徑（相關連結），且 該索引是利用「格式特定索引器」輸出之格式資料所建立， 其過程當然包含取得原始資訊或原始工具之屬性與相關連結 　　，經重整後建立相對應的「索引」。另證據3揭示每個格式 特定索引器向索引組件116輸出索引化的（或結構化的）格 式，其創建單個索引112。依證據3說明，索引包括具有格式 的資源條目，該格式對於在相關聯的資源位置的資源對應格 式是技術不可知的（參說明書第[0034]段），技術不可知表 示索引具備在不了解相關聯的資源格式情況下，仍能從索引 取得資源。故證據3建立一種索引結構可以統一適用不同格 式資源的存取，即將不同格式的資源或工具，經過模型化處 理，形成統一化資訊單元或工具。 (四)證據6足以證明系爭專利請求項1、17不具新穎性及進步性： 　⒈證據6為一種將資料項整合至知識模型中的方法，可從資料源 擷取資料項，將該資料元素整合到知識模型中。證據6揭示 從複數個資料來源110中提取各種類型檔案中的複數個資料 項，利用剪切工具310將原始檔案分割成更小的記錄或文件3 15a、315b，再透過映射工具320根據標準化XML規格建立標 準化XML文件，為該些記錄或文件創建標準化規格，然後整 合至知識模型。證據6說明書第[0054、0056、0058]段揭示 每個剪切的記錄或文件315a、315b具有相關聯的識別碼 　　Document ID以及資料來源識別碼Data Source ID，其識別 從其擷取記錄或文件的資料源。由此可知，證據6所揭示提 取工具120（包括剪切工具310、映射工具320）對應系爭專 利之「元素轉換器」，可以從複數資料來源擷取、剪切各種 類型的檔案，證據6揭示從資訊源擷取檔案類型即為原始資 訊或原始工具之「屬性」，經剪切處理之記錄或文件包含資 料來源識別碼，即為擷取「相關連結」，最後創建標準化 　　XML文件，即為提供「統一化資訊單元/統一化工具」。因此 　　，證據6已揭示系爭專利請求項1之整體技術特徵。 　⒉系爭專利請求項17除未包含請求項1所界定的元素轉換器之外 ，本項内容記載程式碼在計算機上所執行的各步驟與請求項 1均具有相同之技術特徵，依前所述，系爭專利請求項17與 證據6相較，證據6已揭示系爭專利請求項17之整體技術特徵 ，而足以證明系爭專利請求項17不具新穎性及進步性。 (五)綜上，系爭專利請求項1為所屬技術領域中具有通常知識者 依據證據3所能輕易完成，證據3足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，亦足以證明系爭專利請求項17不具新穎性及進 步性，已如前述，故證據3、8及證據3、9之組合亦足以證明 系爭專利請求項1、17不具進步性。又證據6足以證明系爭專 利請求項1、17不具新穎性及進步性，已如前述，故證據2及 6之結合、證據4及6之結合與證據3及6之結合，亦均足以證 明系爭專利請求項1、17不具進步性。 (六)聲明：原告之訴駁回。 五、參加人陳述及聲明： (一)系爭專利請求項1申請專利範圍之技術特徵已為證據3完全揭 露，故系爭專利請求項1不具新穎性及進步性： 　⒈原告雖主張系爭專利提供的是「資源與使用者間的介面」， 證據3是「為資料與應用程式提供介面」，惟系爭專利請求 項1僅記載「將來自複數資訊源之資訊及工具予以統一化之 方法」，並未限定「資源與使用者間的介面」或類似特徵， 亦即原告上開主張係基於請求項未記載之特徵，並不可採。 況依證據3說明書第[0015]、[0039]段所述「進程」或「消 費應用」係由使用者所操作電腦裝置的作業環境中所執行， 亦足以說明證據3亦可提供資源跟使用者間的介面。又原告 雖主張證據3所要處理的資源位在相同電腦系統中，也就是 相同來源的資源，與系爭專利請求項1所載「來自複數資訊 源之資訊及工具」不同。然系爭專利請求項1並未限定「來 自複數不同電腦系統之資訊及工具」，亦即原告上開主張基 於該請求項未記載之特徵，並非可採，況依證據3說明書第[ 0004]、[0041]、[0112]段記載可知證據3已揭示資源可以來 自於不同電腦系統。 　⒉原告雖主張證據3所揭示文件路徑是指相同裝置內的「儲存路 徑」，與系爭專利所載「網址」不同，故未揭示請求項1所 載「相關連結」之技術特徵，惟系爭專利請求項1並未將「 相關連結」限定為「網址」，證據3已揭示擷取資訊或工具 的相關連結。又原告稱證據3之格式特定索引器並未依據格 式特定索引器的輸出格式而對檔案類型和文件路徑進行重整 ，原始資源並未經過模型化之轉變云云。然證據3（圖2及相 關段落）揭示利用格式特定索引器，以從不同資源格式的複 數資訊源（資源104、106）取得原始資訊，最終針對不同資 源格式創建統一化的綜合索引112，從而經由索引112可以直 接從索引取得資源，或經由資源引用被引導至資源位置；證 據3（圖4及相關段落）揭示IBC302根據格式特定索引器206 與資源互動，IBC302維護項目實例條目（Item Instance 　　Entry）406，IBC302創建資源包索引410，且項目實例條目4 06會被加入至最終索引文件。項目實例條目406包含指示項 目類型名稱的Item Type Name以及指示文件名及文件路徑之 Instance Value，且項目可指資源層次314中的資源（例如 文件夾、XML檔案或圖檔）。證據3所創建索引112或最終索 引文件之操作，當然屬於「重整」原始資訊或原始工具以及 模型化之過程，且索引112或最終索引文件更具系統性且更 容易存取與使用，故證據3當然已揭示重整屬性及相關連結 以及模型化之技術特徵，原告上開主張亦不足採。 (二)證據6已完全揭露系爭專利請求項1所有技術特徵，足以證明 系爭專利請求項1不具新穎性及進步性： 　⒈原告雖主張證據6的原始資料經過提取工具120處理後並無任 何改變，沒有任何重整，亦沒有改變原始資料形式內容，僅 止於字串格式轉換技術；又其所要映射轉換的對象是單一來 源被切割後的紀錄或文件，未揭示「複數資訊源」；又其標 準XML格式係作為任何知識片段內容，無關乎其屬性，不論 該知識片段內容的原始資訊源為一資訊或工具，皆一律轉換 為XML格式，與系爭專利「該統一化資料結構用以模型化該 原始資訊的格式，而該另一統一化資料結構用以模型化該原 始工具的格式」不符云云。惟查，證據6已揭示將來自「複 數資訊源110」之各種類型檔案（XML、平面文件、HTML、文 字、電子表格、演示文稿、圖表、編程代碼、數據庫等）藉 由剪切工具310將原始檔案分割成更小的記錄或文件315a、3 15b，透過映射工具320根據標準化XML規格建立標準化XML文 件，為該些記錄或文件創建標準化規格，並整合至知識模型 中，而此一統一化方法所進行步驟即原告所稱「重整」；又 證據6說明書第[0054]、[0050]段內容，已揭露「複數資訊 源」；證據6所產生的記錄或文件315a、315b包含屬性名稱 　　、屬性標籤，且明確揭露利用統一化資料結構來模型化各種 原始資訊或原始工具，核與系爭專利所揭露技術特徵並無不 同，是原告主張均無可採。 　⒉原告又稱證據6所產生的資料源識別碼Data Source ID是剪切 工具310自行產生，並非從原始資源或原始工具擷取而得， 且資料源識別碼係用以將紀錄或文件與原始資料做連結以供 追蹤，並未揭示根據連結（網址）去對應的網域取得該原始 資訊云云。惟系爭專利請求項1並未將「相關連結」限定為 「網址」，而證據6已揭示擷取相關連結之技術特徵，原告 主張顯係基於請求項所未記載技術特徵，並非可採。 (三)綜上，證據3、6各足以證明系爭專利請求項1不具新穎性及 進步性，是以，證據3與證據8或9之組合，證據6與證據2或4 之組合，證據3與證據6之組合，亦足以證明系爭專利請求項 1不具進步性。此外，因系爭專利請求項17與請求項1具有實 質相同之技術特徵，基於上述理由，同樣證據組合亦足以證 明系爭專利請求項17不具新穎性及進步性。 (四)聲明：原告之訴駁回。 六、本院判斷： (一)系爭專利申請日為104年（西元2015年）6月29日，於105年6 月30日經審查准予專利並於同年10月11日公告，參加人則於 111年9月2日提起舉發，依專利法第71條第3項規定，系爭專 利有無撤銷原因，應依核准審定時即106年1月18日修正公布 　　、同年5月1日施行之專利法為斷（下逕稱專利法）。又發明 為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所 能輕易完成時，不得取得發明專利，專利法第22條第2項定 有明文。 (二)系爭專利之技術分析、主要圖式及申請專利範圍均如附件所 示。又附表所示證據2至4、6、8至9之專利案公開日早於系 爭專利最早之優先權日（西元2014年7月3日) ，均可為系爭 專利之先前技術。 (三)證據3足以證明系爭專利請求項1、17不具新穎性及進步性： 　⒈證據3說明書第[0015]段揭示「所公開的架構是提供用於由進程（例如，消費應用）對於跨越多個完全不同的技術的多種資源的訪問的統一的訪問解決方案（公共運行時間接口）。為了支援它，提供可擴展的接口組件，以允許針對完全不同的資源框架和文件格式創建和利用所有資源的綜合索引（也被稱為初級索引）。提供針對每個資源容器（例如，文件、文件夾、程序代碼、層次、用戶接口對象等）的格式特定索引器，以致所有格式特定索引器每個輸出適合於處理為綜合索引的結構格式」、第[0017]段揭示「統一接口允許開發者建立格式特定索引器，然後格式特定索引器將其輸出傳送到索引組件，索引組件將新資源新增到初級索引中。使用這樣的資源容器特定索引器，可新增任何資源格式，並且因此經由接口組件以統一方式進行訪問」、第[0035]段揭示「資源格式至少可包括文件系統文件夾和各種類型的文件、串和各種格式的圖像數據。這還可包括其他類型和格式的數據，諸如二進制程序代碼、音頻內容或任何其他類型的應用資源。附加地，資源可駐留在特定於資源類型的單獨文件（諸如JPEG、PNG或SVG圖像檔案）中，以及駐留在諸如動態鏈接庫（DLL）的資源容器」、第[0037]段揭示「圖2例示了統一訪問系統200的更詳細的實現方式。這裡，接口組件108被描繪為包括格式特定索引器202，其向索引組件116饋送適合於通過索引組件116處理為綜合索引112的結構。例如，第一資源104與索引第一格式的資源的第一格式特定索引器204相關聯，而且，第二資源106與索引第二格式的資源的第二格式特定索引器206相關聯。因此，接口組件108包括針對資源102的每個任意資源格式的格式特定索引器」、第[0038]段揭示「每個格式特定索引器向索引組件116輸出索引化的（或結構化的）格式，其創建單個索引112。索引112可包括在來自格式特定索引器202的結構（輸出）中提供的資源（例如，資源208），和/或對於諸如第一資源104的特定資源的資源引用（例如，資源引用210）」、第[0039]段揭示「因此，進程（例如，消費應用）訪問接口組件108，其經由索引112可直接從索引取得資源，或經由資源引用被引導至資源位置」。即證據3可針對完全不同的資源框架和文件格式的資源容器（例如：文件、文件夾、程序代碼、層次、用戶接口對象等）提供專屬對應的格式特定索引器，以致所有格式特定索引器每個輸出適合於處理為綜合索引的結構格式，亦即針對不同資源格式創建統一化的綜合索引，從而可透過統一方式訪問接口組件，其經由索引直接從索引取得資源，或經由資源引用被引導至資源位置。據此，證據3已揭示系爭專利請求項1「一種將來自複數資訊源之資訊及工具予以統一化之方法」之技術特徵。 　⒉依前所述，證據3已揭示對應不同資源框架和文件格式的每個格式特定索引器可向索引組件輸出適合於其處理為綜合索引（初級索引）的結構格式。另由證據3說明書第[0025]段揭示「初級索引可以是以二進制格式，其包含索引資源和/或對於可在運行時間被詢問的資源的引用。索引可包含各種類型的資源，包括但不限於串（string）和文件路徑。索引自身可簡單地包含對於駐留在索引外部的這樣的資源數據的引用。可在安裝時間執行合併，以重新對應可用資源和相關聯的位置以在運行時間使用」、第[0044]段揭示「…索引組件318可包括IBC 302和/或格式特定索引子202的集合」、第[0048]段揭示「通過基礎類302調用格式特定索引器202 　　，以打開並標識資源層次314中的節點的內容」、第[0053]段揭示「圖4例示了採用索引基礎類302的系統400的更詳細的描述…IBC 302被示出為包括條件應用器402，遍歷匯點（ 　　traversal sink）404，匯點404中的項目實例條目406和索 引器匯點408。如前所述，格式特定索引器（例如，索引器 　　206）與IBC 302交互」、第[0055]段揭示如下圖1、第[0060]段揭示「遍歷匯點407和索引匯點408是由IBC 302維護的資料結構，並包含項目實例條目406」、第[0061]段揭示「 　　項目實例條目406添加到索引匯點408。從索引匯點408，條目被添加到最終索引文件」、第[0087]段揭示如下圖2。即證據3揭示索引組件之IBC中的項目實例條目包含指示各種類型資源格式的Item Type Name及指示文件名稱、文件路徑的Instance Value，且該項目實例條目被添加到最終索引文件 　　，而索引包含各種類型的資源，包括但不限於串（string） 和文件路徑，是索引組件之IBC經由格式特定索引器從不同 資源擷取各種類型資源之資料，亦包含該類型資源之格式、 文件名稱及文件路徑，其中所述「各種類型資源格式」、「 　　文件路徑」可分別對應系爭專利請求項1之「屬性」、「相 關連結」；所述「格式特定索引器（204、206、212）及索 引組件」可對應系爭專利請求項1之「元素轉換器」。據此 　　，證據3已揭示系爭專利請求項1「(i)通過一元素轉換器擷 取相對應於一原始資訊之一屬性和一相關連結或通過該元素 轉換器擷取相對應於一原始工具之一屬性和一相關連結」、 「其中，該原始資訊及該原始工具中之至少一者係自該複數 資訊源中之至少一資訊源所取得」之技術特徵。 　　　 　　　 　⒊又如前述，證據3揭示對應不同資源框架和文件格式的每個格 式特定索引器可向索引組件輸出適合於其處理為綜合索引（ 初級索引）的「結構格式」，此可對應系爭專利請求項1依 據「統一化資料結構」而重整該原始資訊之該屬性和該相關 連結，而上述之「索引」可對應系爭專利請求項1將原始資 訊經過模型化的「統一化資訊單元」。據此，證據3已揭示 系爭專利請求項1之「(ii)通過該元素轉換器依據一統一化 資料結構（unified data model）而重整該原始資訊之該屬 性和該相關連結，以將該原始資訊模型化為一統一化資訊單 元（unified information unit），或通過該元素轉換器以 另一統一化資料結構而重整該原始工具之該屬性和該相關連 結，以將該原始工具模型化為一統一化工具（unified 　　tool）」、「其中，該統一化資料結構用以模型化該原始資 訊的格式，而該另一統一化資料結構用以模型化該原始工具 的格式」技術特徵。 　⒋綜上，證據3已揭露系爭專利請求項1之全部技術特徵，足以 證明系爭專利請求項1不具新穎性。又系爭專利請求項17為 一種計算機程式產品，其內容包括一程式碼，且該程式碼係 於一計算機執行該計算機程式產品時執行複數步驟，其中所 述該複數步驟與系爭專利請求項1所界定一種將來自複數資 訊源之資訊及工具予以統一化之方法內容對應一致，即具有 相同之技術特徵，故證據3亦足以證明系爭專利請求項17不 具新穎性。此外，證據3已揭示系爭專利請求項1、17之全部 技術特徵，是系爭專利請求項1、17自可為所屬技術領域中 具有通常知識者依證據3之技術內容所能輕易完成，故證據3 亦足以證明系爭專利請求項1、17不具進步性。 　⒌原告雖主張證據3是為資源與應用程式提供介面，並非系爭專 利所提供資源與使用者間的介面，證據3所要處理的是位在 相同電腦系統中的資源，也就是相同來源的資源云云。惟查 ，系爭專利請求項1、17係關於一種將來自複數資訊源之資 訊及工具予以統一化之方法或計算機程式產品，並非「資源 與使用者間的介面」，其亦無記載原告稱所統一化的通常是 指工作空間的作業環境；又依前述證據3說明書第[0015] 　　、[0039]段，證據3可為消費應用提供統一訪問的解決方案 　　，以對跨越多種不同技術的多個資源進行訪問，此與系爭專 利1、17之目的並無不同。另證據3說明書第[0004]段揭示「 　　在位置（例如，存儲裝置、高速緩存等）的資源可存在於不 同的容器（例如，文件、文件夾、可執行文件等），該容器 也可被表示為資源」、第[0041]段揭示「換句話說，提供了 訪問系統，其包括在完全不同的資源位置的任意資源格式的 資源」、第[0112]段揭示「可在分布式計算環境中實現例示 的和描述的方面，其中由通過通信網絡被鏈接的遠程處理裝 置執行某些任務。在分布式計算環境中，資源容器可位於本 地和/或遠程存儲裝置和/或存儲器系統」，亦即證據3可處 理位在不同電腦系統中的資源，故原告上開主張並不足採。 　⒍原告又稱證據3除在說明書第[0055]段之外都沒有記載從原始 資訊中提取任何物件或參數之操作，又證據3的文件路徑是 指相同裝置内的儲存路徑，與網址不同，並沒有記載擷取屬 性及相關連結的技術特徵云云。惟查，證據3的索引組件係 依據格式特定索引器取得的資源及其所輸出索引化的格式來 建立綜合索引，已如前述；又索引組件之IBC中的項目實例 條目包含指示各種類型資源格式的Item Type Name及指示文 件名稱、文件路徑的Instance Value，且該項目實例條目被 添加到最終索引，是該索引組件之IBC為建立項目實例條目 之Item Type Name、Instance Value，該索引組件之IBC經 由格式特定索引器擷取各種類型資源之資料當包含該類型資 源之格式、文件名稱及文件路徑。再者，觀諸系爭專利說明 書第[0039]段記載「統一化資訊單元的基本屬性( 　　attribute)包括一第一『類型』以及一第一『連結』，且第一連 結係用以指出原始資訊所在之處，其可透過遠端或本地端之 全球資源定位器(URL)或執行程式時之記憶體中的區塊位址 來表示，但並不以上述為限」、第[0042]段記載「統一化工 具的基本屬性包括一第二『類型』以及一第二『連結』 　　，且第二連結係用以指出原始工具的元件所在之處，其可透 過遠端或本地端之全球資源定位器(URL)或執行程式時之記 憶體中的區塊位址來表示，但並不以上述為限」，可知系爭 專利所述「相關連結」從未限定為原告所稱之「網址」，故 原告上開主張亦不可採。 　⒎原告另主張證據3的索引不是將屬性轉化而生的結果，且所產 生的索引乃是既定，預先設定，而非重整屬性及相關連結所 得到的結果；又由證據3内容可知藉由統一訪問接口組件 　　108内的綜合索引112，電腦系統可以直接取得資源或被導引 至資源位置，但原始資源依舊是原始資源，未經過任何模型 化的轉變；另當證據3所擷取的文件格式並無格式特定索引 器存在時，使用者須自行設定或建置新的格式特定索引器， 此可證明證據3絕不可能存在重整屬性及相關連結的技術特 徵，故其仍未揭示重整屬性和相關連結，加以模型化的技術 特徵等等。然查，證據3利用格式特定索引器，以從不同資 源格式的複數類型資源取得原始資源，最終針對不同資源格 式創建統一化的綜合索引，從而經由索引可以直接從索引取 得資源，或經由資源引用被引導至資源位置，是證據3創建 該綜合索引之操作，即屬於「重整」原始資源及「模型化」 之過程。另系爭專利請求項1、17並未記載「轉化」任何屬 性資料，更無原告所稱不論原始資源來源、格式為何，系爭 專利可從其「描述語法判斷」並擷取所要使用的屬性及相關 連結。再參以原告所稱證據3「當所擷取的文件格式並無格 式特定索引器存在時，使用者須自行設定或建置新的格式特 定索引器」，縱然屬實，並不影響前述證據3之「格式特定 索引器（204、206、212）及索引組件」可對應系爭專利請 求項1之「元素轉換器」。故原告所述並不可採。 　⒏至原告所稱證據3僅提供索引產生技術，索引是一種抽象化的 結果，而模型化則是具象化的結果，證據3的索引產生方法 並無任何模型化或統一化的功能，索引不會具有所謂的「 　　結構格式」。然而，依前述證據3說明書第[0017]段、第[0025]段，可知證據3所產生的索引可以是以二進制格式，其包含索引資源和/或對於可在運行時間被詢問的資源的引用，即為具象化的結果，且該索引可包含各種類型的資源，包括但不限於串（string)和文件路徑，即表示該索引具有所謂的「結構格式」。又如前述，證據3說明書第[0037]至[0039 　　]段已揭示每個格式特定索引器向索引組件輸出索引化的（ 　　或結構化的）格式，以致所有格式特定索引器每個輸出適合於處理為綜合索引的結構格式，最後經由索引組件來建立出綜合索引，即為對應系爭專利將原始資訊經過模型化或統一化的技術特徵，故原告主張並不足採。 　⒐另依證據3第[0001]段揭示「隨著利用不同的技術建立的應用的激增，開發者正缺少統一的和通用的方式，以訪問跨越多個完全不同的技術的應用資源。不同的技術具有不同的資源格式，而且，開發者時常針對不同的技術複製資源。沒有訪問針對多個技術的資源的技術不可知（technology 　　agnostic）的方法」、第[0016]段揭示「索引可包含對於資 源的引用或資源本身。因此，開發者可以以對於資源容器格 式的技術不可知的方式聚集資源」、第[0034]段揭示「接口 組件108經由索引112中對於資源的資源引用，提供對於資源 的訪問。使用索引組件116枚舉資源和引用，以建立索引112 　　。索引112包括具有格式的資源條目，該格式對於在相關聯的資源位置的資源的對應格式是技術不可知的」。可知證據3之索引112具備在不了解相關聯資源格式的情況下（即「技術不可知」)，仍可從索引取得資源，此與前述證據3說明書第[0037]至[0039]段已揭示可對應系爭專利將原始資訊經過模型化或統一化之技術內容並無牴觸。是以原告以證據3說明書第[0034]段記載「索引112包括具有格式的資源條目，該格式對於在相關聯的資源位置的資源的對應格式是技術不可知的」，認其索引本身的格式，對不同資源的對應格式皆是技術上不可知，而無關乎原始資訊或原始工具的格式統一化云云，亦不足採。 (四)證據6足以證明系爭專利請求項1、17不具新穎性及進步性： 　⒈證據6摘要揭示「一種將資料項整合至知識模型中的方法。該方法可包括從資料來源擷取資料項，判定該資料項是否先前已整合至知識模型」，說明書第[0047]段揭示「圖1實施例中的知識發現系統包括提取工具120、整合工具130、知識模型140、用戶資訊資料庫145、中間階層150及web服務器160」、第[0050]段揭示「在一個實施例中，提供複數個資料來源110。如上所述，每個資料來源可以包含儲存在各種類型檔案（XML、平面文件、HTML、文字、電子表格、演示文稿、圖表、編程代碼、數據庫等）中的數千個資料項，該等資料項包括屬於給定範圍的資訊」、第[0054]段揭示「提取程序120從資料來源110擷取檔案…在一個實施例中，提取工具120包括剪切工具310，其將原始檔案分割成更小的記錄或文件315a、315b等」、第[0056]段揭示「提取工具120還可以配備有映射工具320。映射320用於標準化每個記錄或文件315a、315b的格式」。可知證據6已揭示一種可將來自複數個資料來源的各種類型檔案，經由分割、映射標準化後，整合至知識模型之方法，即證據6已揭示系爭專利請求項1「 　　一種將來自複數資訊源之資訊及工具予以統一化之方法」之 技術特徵。 　⒉證據6說明書第[0054]段揭示「提取程序120從資料來源110擷取檔案。原始檔案可能包括不同格式的大檔案。在一個實施例中，提取工具120包括剪切工具310，其將原始檔案分割成更小的記錄或文件315a、315b等。較佳地，剪切工具310將處理原始檔案，使得每個記錄或文件315a、315b包括一個且僅一個資料項。或者，剪切工具310可以生成包括多於一個資料項的記錄或文件315a、315b…在一個實施例中，剪切工具310可以包括用於處理特定類型的原始檔案的專用處理器應用程式，例如用於剪切XML檔案的XML處理器或用於處理文字文件的文字處理器」、第[0055]段揭示「一旦檔案被分成記錄或文件315a、315b，提取工具120較佳地將記錄或文件315a、315b儲存在檔案系統中。可選地，每個記錄可以包括識別碼，例如被資料來源用來識別原始檔案的識別碼。示例性的識別碼包括SWISS PORT ID或檔案名稱」、第[0058]段揭示「在圖4的實施例中，每個記錄或文件315a、315b具有相關聯的識別碼Document ID以及資料來源識別碼Data Source ID，其識別從其擷取記錄或文件315a、315b的資料來源」。可知證據6揭示之提取工具可從複數資料來源擷取 　　、剪切各種類型的檔案，而經剪切處理過後之記錄或文件包 含用來識別各類型檔案及資料來源的識別碼(檔案名稱、 　　Data Source ID)，是提取工具從複數資料來源擷取各種類 型檔案之資料亦包含檔案之類型及資料來源，其中所述「提 取工具」、檔案的「類型」、「資料來源識別碼Data 　　Source ID」，可分別對應系爭專利請求項1之「元素轉換器 　　」、「屬性」、「相關連結」。據此，證據6已揭示系爭專 利請求項1「(i)通過一元素轉換器擷取相對應於一原始資訊 之一屬性和一相關連結或通過該元素轉換器擷取相對應於一 原始工具之一屬性和一相關連結」、「其中，該原始資訊及 該原始工具中之至少一者係自該複數資訊源中之至少一資訊 源所取得」之技術特徵。 　⒊證據6說明書第[0056]段揭示「提取工具120還可以配備有映射工具320。映射工具320用於標準化每個記錄或文件315a 　　、315b的格式。在一個實施例中，映射工具320具有兩種功能。第一，映射工具320可以為記錄或文件315a、315b創建標準化規格，例如標準化XML規格。例如，從平面檔案建立的記錄或文件315a、315b可以轉換為xml文件，而從XML檔案建立的記錄或文件315a、315b可以映射到標準XML規格。第二，映射工具320可以從記錄或文件315a、315b中移除對於維護知識模型140而言不必要的資訊。在一個實施例中，映射工具320輸出單一XML文字串」、第[0062]段揭示「最後 　　，提取程序120可以儲存將被整合到知識模型中的記錄或文件315a、315b」、第[0068]段揭示「參考圖6，顯示了整合工具500的一個實施例的工作流程。如上所述，提取工具120可以向整合工具130發送訊息以通知整合工具130資料庫360中的新項目需要整合至知識模型140中。該消息亦可以指示項目來自特定資料來源110」。可知證據6揭示從複數資料來源擷取之各種類型檔案經過剪切分割處理後產生的各記錄或文件，可透過提取工具所包含之映射工具，為該記錄或文件創建標準化規格，例如標準化XML規格，亦即該映射工具可以將從平面檔案建立的記錄或文件轉換為xml文件，而從XML檔案建立的記錄或文件可以映射到標準XML規格，最後整合至知識模型。其中所述「標準化XML規格」、「將複數資料來源的各種類型檔案經由剪切分割、映射標準化，以產生標準XML規格檔案」，可分別對應系爭專利請求項1之「統一化資料結構」、「重整該原始資訊/工具之該屬性和該相關連結，以將該原始資訊/工具模型化為一統一化資訊單元/工具 　　」。據此，證據6已揭示系爭專利請求項1「(ii)通過該元素 轉換器依據一統一化資料結構（unified data model）而重 整該原始資訊之該屬性和該相關連結，以將該原始資訊模型 化為一統一化資訊單元（unified information unit），或 通過該元素轉換器以另一統一化資料結構而重整該原始工具 之該屬性和該相關連結，以將該原始工具模型化為一統一化 工具（unified tool）」、「其中，該統一化資料結構用以 模型化該原始資訊的格式，而該另一統一化資料結構用以模 型化該原始工具的格式」之技術特徵。 　⒋綜上，證據6已揭露系爭專利請求項1之全部技術特徵，足以 證明系爭專利請求項1不具新穎性。又系爭專利請求項17為 一種計算機程式產品，其內容包括一程式碼，且該程式碼係 於一計算機執行該計算機程式產品時執行複數步驟，其中所 述該複數步驟與系爭專利請求項1所界定一種將來自複數資 訊源之資訊及工具予以統一化之方法內容對應一致，即具有 相同技術特徵，故證據6亦足以證明系爭專利請求項17不具 新穎性。此外，證據6已揭示系爭專利請求項1、17之全部技 術特徵，是系爭專利請求項1、17自可為所屬技術領域中具 有通常知識者依證據6之技術內容所能輕易完成，故證據6亦 足以證明系爭專利請求項1、17不具進步性。 　⒌原告雖主張證據6沒有改變原始資料的形式内容，僅止於字串 格式轉換技術，而不是原始資料的統一化或任何其他變形的 結果，再者，映射工具320的重整對象為單一來源的複數個 知識片段内容，明顯不是「將來自複數資訊源之資訊及工具 予以統一化之方法」云云。惟查，如前述證據6說明書第[00 47]、[0050]、[0054]段及第[0056]段所揭示內容，證據6可 將來自複數資料來源的各種類型檔案，如平面檔案，利用提 取工具之剪切工具將該平面檔案分割成更小的記錄或文件， 提取工具之映射工具可將記錄或文件轉換為xml文件，而從X ML檔案建立的記錄或文件可以映射到標準XML規格，最後整 合至知識模型，是以證據6已揭示可將複數資訊源之資訊或 工具予以統一化的技術內容，原告之主張並非可採。 　⒍原告又稱證據6並不會擷取原始資料的屬性與相關連結，證據 6所產生的資料來源識別碼Data Source ID，並非從原始資 源或原始工具擷取，乃是剪切工具自行產生，而該來源識別 碼也非系爭專利的「相關連結」云云。惟查，依前述證據6 說明書第[0055]、[0058]段已揭示記錄或文件包含用於識別 各類型檔案及其資料來源之識別碼，是為產生該記錄或文件 之識別碼，該提取工具擷取各種類型檔案之資料當包含檔案 之類型及資料來源；又系爭專利所述「相關連結」並未限定 為原告所稱之「網址」，已如前述，故原告所述理由尚不可 採。 　⒎原告另稱證據6並沒有對原始資料進行重整，只是從原始資料 中提取文字，所提及標準XML格式是「單一XML字串」，不及 於其他部分、內容，根據證據6說明書第[0054]段，標準 　　XML格式係作為任何知識片段內容(紀錄或文件315a、315b) 的通用映射轉換格式，所謂mapping是指一對一直接轉換， 無關乎其屬性，不論該知識片段內容的原始資訊源為一資訊 或一工具，皆一律轉換為XML格式，並不會區別對待，核與 系爭專利之「該統一化資料結構用以模型化該原始資訊的格 式，而該另一統一化資料結構用以模型化該原始工具的格式 　　」之技術不符等等。然查，證據6已揭示將複數資料來源的 各種類型檔案經由剪切分割、映射標準化，以產生標準XML 規格檔案，即是對應系爭專利請求項1所述之「重整」原始 資訊/工具，以將該原始資訊/工具「模型化」為一統一化資 訊單元/工具，再依證據6說明書第[0060]段揭示「由於不同 的資料來源使用不同的術語，其中包含的資訊可能包含不必 要的資訊。例如，屬性名稱前面可能帶有星號或破折號。或 者，記錄或文件315a、315b可以包含HTML標籤資訊。在一個 實施例中，提取程序120配備有清理工具340，其從記錄或文 件315a、315b中去除這種不必要的資訊」、第[0061]段揭示 「一旦記錄或文件315a、315b被清理，提取工具120的解析 工具350就重構該記錄或文件315a、315b的資訊。例如，如 果該記錄或文件315a、315b包括包含由分隔符號分隔的多個 值的XML屬性標籤，則解析工具350可以將每個值分成單獨的 標籤」。可知證據6所產生的記錄或文件，除前述具有用來 識別各類型檔案的檔案名稱及資料來源的識別碼，亦可包含 屬性名稱、HTML標籤資訊、由分隔符號分隔的多個值的XML 屬性標籤等各種資訊項目，並非原告所稱僅是從原始資料中 提取文字、僅止於參照該檔案類型而未做任何處理。又對所 屬技術領域中具有通常知識者，XML（Extensible Markup 　　Language，可延伸標記式語言）已為一種習知之標記語言， 其主要是用來儲存和傳輸資料的一種「結構化」的「資料格 式」，可以允許使用者自行定義標籤，非僅指字串的格式。 另依前述證據6說明書第[0050]段可知，證據6所處理的各種 類型檔案包含來自複數資訊源的各種原始資訊(如平面文件) 或原始工具(如編程代碼)，其經處理後，產生如前所述記錄 或文件的標準化XML規格檔案，即為利用不同的「統一化資 料結構」來模型化各種原始資訊或原始工具。是以，原告前 揭所述理由並不足採。 (五)依前所述，證據3足以證明系爭專利請求項1、17不具新穎性 及進步性，故證據3、8或證據3、9之組合亦可證明系爭專利 請求項1、17不具進步性。又證據6足以證明系爭專利請求項 1、17不具新穎性及進步性，故證據2、6或證據4、6之組合 亦可證明系爭專利請求項1、17不具進步性。此外，證據3或 6均足以證明系爭專利請求項1、17不具進步性，故證據3、6 之組合亦可證明系爭專利請求項1、17不具進步性。 七、綜上所述，本件證據3或證據6均足以證明系爭專利請求項1 　　、17不具新穎性及進步性；證據3或證據6，或證據2及6之組 合，或證據3及8之組合，或證據3及9之組合，或證據4及6之 組合，或證據6及3之組合，均足以證明系爭專利請求項1、 　　17不具進步性。從而，原處分所為系爭專利請求項1、17舉 發成立之原處分，並無違誤，訴願決定予以維持，核無不合 　　。原告仍執前詞請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應 予駁回。 八、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資 料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，並無一一論述的 必要。 九、結論：本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2 條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日 智慧財產第一庭 審判長法 官 汪漢卿 法 官 曾啓謀 法 官 吳俊龍 以上正本係照原本作成。 一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內 向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提 起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按 他造人數附繕本）。 二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者， 逕以裁定駁回。 三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。 得不委任律師為訴訟代理人之情形 所 需 要 件 ㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人 1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 ㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。 是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7 　　日 書記官 蔣淑君 附表： 系爭專利與引證（西元） 所 在 頁 碼 備 註 系爭專利公告本 乙證1(舉發卷)第189至175頁 2009年10月1日中華民國第200941240公開號「運算環境代表」專利案 乙證1第174至142頁 證據2 技術內容： 證據2係根據一物件階層結構設定一物件階層之結構，該結構定義不同類型之資源集合，例如，應用程式、包括一組活動之活動集合，以及包括一組使用者設定檔之使用者設定檔集合，在表示組成該運算環境之物件時，將該等物件組織於一物件階層中，該階層可由一運算環境主機主控。如果該等物件由一物件系統以統一方式表示且以一致方式進行管理，則可設計一組服務來施用至該運算環境之所有物件，此外 ，該物件階層可被傳送給各種裝置，以表示同一運算環境(包括相同使用者設定檔、應用程式、資料檔案，等等)，每一裝置可採用一致方式呈現該運算環境，但根據該裝置之功能進行訂製(例如，一硬體鍵盤介面，用於從連接至一工作站之鍵盤裝置接收資料輸入，及一觸控螢幕軟體鍵盤介面，用於從一行動電話裝置接收資料輸入)。（參證據2說明書第5、6頁） 主要圖式： 證據2圖1是一運算環境主機與各種運算環境呈現裝置之間的例示性互動示意圖 2012年7月4日中國大陸第102542045公開號「對於資源的統一訪問」專利案 乙證1第142至128頁 證據3 技術內容： 證據3之發明架構為進程（例如，消費應用）提供訪問不同格式及在完全不同的資源位置的資源的統一介面，統一介面可擴展，使得使用者可將附加元件添加到統一介面，以提供對於新資源和新資源引用的訪問，不論資源格式如何，介面提供創建所有可用資源的單個綜合索引的能力。提供用於資源的格式特定索引子，以發現、枚舉並將資源處理為適合於通過索引組件處理到索引中的結構，用戶可引入針對新資源和新資源引用的新的格式特定索引器，以通過索引組件處理到索引中，統一介面也提供對於新資源和新資源引用的訪問。（參證據3摘要） 主要圖式： 證據3圖2是訪問系統架構的示意圖 證據3圖4是採用索引基礎類的訪問系統架構示意圖 2012年3月14日中國大陸第102375869公開號「在設備上管理應用程式的系統、方法及裝置」專利案 乙證1第127至103頁 證據4 技術內容： 證據4提供之一種系統及方法，便於電腦設備訪問一個或多個應用程式，其包括確定一個或多個與至少一個電腦設備和一位元該設備使用者有關的背景，因此由一個或多個背景描述了至少一個使用者和計算設備的至少一個環境和一個動作，此後，生成了至少一個與一個或多個背景有關的上下文標籤，隨後，確定了一個或多個與至少一個上下文標籤有關的應用程式，而且電腦設備能夠訪問一個或多個應用程式。（參證據4摘要） 主要圖式： 證據4圖1是管理應用程序的消費裝置示意圖 2009年10月16日中華民國第200943090公開號「運算環境代表 」專利案 乙證1第102至75頁 證據5 2008年6月19日美國第2008/0147590公開號「KNOWLEDGE DISCOVERY TOOL EXTRACTION AND INTEGRATION（知識發現工具的提取與整合）」專利案 乙證1第74至43頁 證據6 技術內容： 證據6係關於一種將數據項集成到知識模型中的方法。該方法可以包括從數據源檢索數據項，確定數據項之前是否已經集成到知識模型中，以及如果數據項之前沒有集成到知識模型中則將數據元素集成到知識模型中。（參證據6摘要） 主要圖式： 證據6圖1是知識發現系統示意圖(紅色文字為增加之說明) 證據6圖3是提取工具工作流程之示意圖(紅色文字為增加之說明) 證據6圖4是知識模型比較流程圖 2013年5月8日中國大陸第103092980公開號「一種資料自動轉換與存儲的方法及系統」專利案 乙證1第42至37頁 證據7 2004年9月1日中國大陸第1525312公開號「具有物件導向程式的存儲介質」專利案 乙證1第36至25頁 證據8 技術內容： 證據8提供一種形成面向對象數據的方法，該面向對象封包括具有儲存可選數據的對象項目和多個通過對象項目處理數據的函數的對象，該方法包括步驟：根據對象的屬性定義對象的主類；向對象中插入具有位置資訊的項目鑑別符，以便有選擇地儲存對象項目的項目名稱；創建項目類型信息，以便有選擇地儲存要儲存在對象項目中的數據的項目類型；記錄指向與數據一起儲存的儲存器地址的地址信息；和形成接收項目鑑別符，項目類型和數據值，並允許對象項目儲存數據的數據儲存流。（參證據8請求項1） 主要圖式： 證據8圖1是根據其發明實施例的的主類方框圖 證據8圖4是數據存儲函數的操作流程圖 2008年10月16日中華民國第200841244公開號「使用結構式資料管理網頁連結的方法」專利案 乙證1第24至1頁 證據9 技術內容： 證據9係關於一種使用結構式資料管理網頁連結的方法，使用者可選擇正待從不同網頁所收集的結構式資料，且儲存包括該結構式資料之該等網頁以用於離線使用。此外，該使用者可預訂該結構式資料之變更，以便該結構式資料無論何時變更，均將該變更通知該使用者。一使用者介面通知該使用者該結構式資料之變更，且更允許該使用者於導航至該網頁之前預覽此等變更。（參證據9說明書第5至7頁） 主要圖式： 證據9圖1是使用結構式資料管理網頁連結的系統示意圖

2025-02-27

IPCA-113-行專訴-35-20250227-3

民專上
智慧財產及商業法院

專利權移轉登記等

智慧財產及商業法院民事判決 112年度民專上字第31號 上　訴　人　欣興電子股份有限公司 　　　　　　　　　　　　　 法定代理人　曾子章 訴訟代理人　陳軍宇律師 　黃郁孟律師 輔 佐 人　李昇叡 被 上訴 人　林璟棠 　羅彥君即翊宇科技企業社 　　　　　　　　　　　　　 共 同 訴訟代理人　蔣昕佑律師 陳冠宏律師 　楊雯欣律師 上列當事人間專利權移轉登記等事件，上訴人對於中華民國112 年10月3日本院111年度民專訴字第52號第一審判決提起上訴，並 為訴之追加、變更，本院於114年1月2日言詞辯論終結，判決如 下： 主 文 一、上訴、追加及變更之訴及其假執行聲請均駁回。 二、第二審（含追加及變更之訴）訴訟費用由上訴人負擔。　　 　　事實及理由 壹、程序事項： 一、本件係智慧財產案件審理法修正施行（民國112年1月12日修 正、同年8月30日施行）前繫屬於本院（原審卷㈠第11頁） 　　，依同法第75條第1項前段，應適用修正前智慧財產案件審 理法之規定。 二、上訴人所為訴之追加、變更，程序上應予准許： (一)上訴人於原審主張被上訴人羅彥君即翊宇科技企業社（下稱 羅彥君或翊宇企業社）、被上訴人林璟棠（下稱林璟棠）違 反契約保密約定，將所知悉包含上訴人營業秘密之機密資訊 所衍生相關技術，以林璟棠名義向經濟部智慧財產局（下稱 智慧局）申請註冊取得中華民國公告第M588880號「具有防 呆裝置之晶圓載片清洗治具」新型專利（下稱系爭專利1） 　　、第M606835號「晶圓載片清洗治具」新型專利（下稱系爭 專利2，並與系爭專利1合稱為系爭專利），侵害上訴人之專 利權及營業秘密，而依保密合約第9條、民法第179條前段、 第184條第1項前段、第188條、第213條、第227條、第767條 第2項、營業秘密法第10條第1項第4款、第12條第1項、第13 條等規定起訴請求：㈠林璟棠應將系爭專利移轉登記為上訴 人所有；㈡被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣（下同）400萬 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5％計算之 利息；㈢前項聲明，上訴人願以一定數額之現金或銀行可轉 讓定期存單為被上訴人等供擔保，請准宣告假執行。 (二)原審為上訴人敗訴判決後，上訴人除就其敗訴部分提起上訴 而為先位聲明（本院二審卷第45頁）之外，另以其就系爭專 利創作研發具有實質貢獻為由，追加備位聲明：㈠原判決廢 棄。㈡確認系爭專利之專利申請權為上訴人與林璟棠共有。㈢ 林璟棠應將系爭專利之專利權變更登記為上訴人與林璟棠共 有。㈣被上訴人應連帶給付上訴人400萬元，及自起訴狀繕本 送達翌日起至清償日止按年息5％計算之利息。㈤前項聲明， 上訴人願以一定數額之現金或銀行可轉讓定期存單為被上訴 人供擔保，請准宣告假執行（同上卷第162至163頁） 　　；嗣於先位、備位聲明中請求被上訴人連帶給付400萬元本 息之訴部分，均變更為羅彥君應給付上訴人300萬元之本息 （即先位聲明之㈢、備位聲明之㈣）、被上訴人應連帶給付上 訴人100萬元之本息（即先位聲明之㈣、備位聲明之㈤） 　　。 (三)被上訴人同意上訴人所為前揭訴之變更部分（本院二審卷第 207頁）；其雖不同意上訴人追加備位聲明，然經核追加備 位聲明之專利申請權共有基礎事實與原請求基礎事實同一， 均源自於侵害上訴人營業秘密、專利申請權等所生之請求， 而就原起訴所主張之事實及證據資料，於追加之訴中亦得加 以利用，並無礙於被上訴人程序權之保障，且原審判決理由 既認上訴人就系爭專利1、2之部分技術特徵有貢獻，然卻未 就系爭專利1、2是否為上訴人與林璟棠之共同創作予以闡明 　　，令上訴人就此有補充或追加之機會，如不准上訴人於二審 追加備位聲明之主張，實有失公允，故上訴人所為訴之追加 及變更，核與民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第1 、2款規定尚屬相符，並無不合，應予准許。又上訴人所為 備位聲明㈡具有確認利益，合先敘明。 貳、實體事項： 一、上訴人主張略以：　　 (一)上訴人委請林璟棠所任職之翊宇企業社製作特定規格之Tray 盤產品，並與翊宇企業社於107年9月20日簽署如原證5、18 所示之保密合約（下稱系爭保密合約)及供應商承諾書（原 證32），約定上訴人所揭露予翊宇企業社之機密資訊暨其衍 生相關技術之專利權等相關智慧財產權歸屬上訴人所有，且 翊宇企業社之員工林璟棠亦應受系爭保密合約拘束，而於 　　Tray盤產品製作過程中，均係由林璟棠代表翊宇企業社與上 訴人進行溝通協調。詎被上訴人未經伊同意，將渠等因上開 合作所知悉包含上訴人營業秘密之機密資訊所衍生相關技術 　　，自行以林璟棠為創作人，向智慧局申請取得系爭專利，再 由林璟棠將系爭專利專屬授權予翊宇企業社。 (二)由於翊宇企業社僅專精於「塑膠模具」代工製造，並不具備 印刷電路板製程相關專業知識，亦無法知悉上訴人廠房機台 使用或相關技術特徵，即被上訴人不具晶圓載片設計能力， 無從為系爭專利相關技術研發。然依據上訴人所揭露予被上 訴人之原證9、10、12至14、16電子郵件內容以及原證22、2 3等資料內容（原證9、10雖未直接揭露但仍有以間接方式揭 露，見本院限閱卷㈠第42至48頁），足以證明上訴人對於系 爭專利1請求項1至7、10至13以及系爭專利2請求項1至7之新 穎性技術特徵，具有實質貢獻（其餘請求項為附屬項），依 系爭保密合約第3條約定及專利法第7條第1項規定，系爭專 利之專利權及專利申請權應歸屬於上訴人所有，而屬上訴人 之發明。另由上訴人所提原證9、10、12至14、16電子郵件 內容，涉及Tray盤構造、尺寸、部件細部規格、就Tray盤改 良技術之斟酌，均非一般涉及該類資訊之人所知悉，具有秘 密性，且上開資訊與電路板產製方式、技術有重大關聯，為 可使用於生產之資訊，相關技術領域技術人員可據以製作 　　Tray盤產品，節省嘗試摸索之時間成本及降低產品不良率， 而具有實際或潛在之經濟價值，上訴人亦已採取合理之保密 措施，是以上開資料內容亦屬上訴人所有之營業秘密。被上 訴人未經上訴人同意，違反系爭保密合約之約定，擅以林璟 棠為創作人名義向智慧局申請取得系爭專利，不僅侵害上訴 人之專利權及成立不當得利，另構成對於上訴人營業秘密之 侵害，故上訴人自得依民法第179條前段、第184條第1項前 段、第188條、第213條、第227條、第767條第2項、營業秘 密法第10條第1項第4款、第11條第1項、第12條第1項、第13 條等規定，請求林璟棠將系爭專利移轉登記為上訴人所有， 併請求被上訴人連帶賠償因而產生之律師委任費用、鑑定報 告費用等損害100萬元，且羅彥君即翊宇企業社另應依系爭 保密合約第9條約定，賠償上訴人300萬元之懲罰性違約金。 (三)退言之，倘認系爭專利非屬上訴人之創作，惟被上訴人係因 製作上訴人所訂製特定規格之Tray盤產品方構思完成系爭專 利，研發期間均係由上訴人員工林雨毅與林璟棠溝通協調相 關技術內容，並提供修改及調整之方向，上訴人就系爭專利 之創作亦具有實質貢獻，依專利法第5條第2項、第12條第1 項規定，系爭專利之申請權應為上訴人與林璟棠所共有，則 林璟棠逕以自己為創作人申請取得系爭專利，已侵害上訴人 之專利申請權且受有不當得利，上訴人亦得依前揭規定請求 確認上訴人為系爭專利之共有人，林璟棠自應將專利權移轉 登記予上訴人與林璟棠共有，併請求被上訴人應連帶賠償其 所受損失，以及羅彥君即翊宇企業社另應給付上訴人300萬 元之懲罰性違約金。 二、被上訴人答辯略以： (一)翊宇企業社主要經營業務為塑膠射出，生產、銷售清洗晶圓 時所需使用之放置架即晶圓載片清洗治具等商品，上訴人長 年向被上訴人購買晶圓載片清洗治具，均係由上訴人提出尺 寸規格需求，再由被上訴人製造販賣予上訴人。而系爭專利 為林璟棠自行創作，系爭專利之技術特徵完全未揭露上訴人 所稱機台技術特徵，亦與機台技術完全無關，且兩造間從未 簽署過任何保密合約，上訴人雖曾多次以電子郵件要求翊宇 企業社簽署包括保密合約在內之五份文件，但因雙方就部分 條款有歧異，故被上訴人否認有與上訴人簽署系爭保密合約 　　。 (二)依上訴人所提原證9、10、12至14、16電子郵件內容，其上 所載資訊、圖示均為林璟棠提供予上訴人，或係林璟棠於會 議中提出之構思、創作，甚或係依據上訴人需求提出之解決 方案、創作，此有被上訴人提出被證3至7之電子郵件及圖面 可以佐證，均屬林璟棠之創作，或僅為其具體實施例或簡單 置換，故上訴人對系爭專利之技術創作並無實質貢獻，相關 資料亦非屬上訴人之創作或其所有機密資訊，自無侵害上訴 人之專利申請權或專利權。又觀之原證9、10、12至14、16 電子郵件內容不具秘密性及經濟性，且上訴人亦無採合理保 密措施，並非上訴人所有之營業秘密，縱認該等內容係屬上 訴人之營業秘密，惟依被上訴人所提被證3至7已足證明被上 訴人於上訴人揭露前開資訊前即已獨立完成系爭專利之創作 　　，上訴人既不能證明被上訴人係因接觸原證9、10、12至14 　　、16之營業秘密資訊，始為系爭專利之創作，則其主張被上 訴人申請系爭專利之行為侵害其營業秘密，即屬無據。 (三)上訴人未能舉證證明系爭專利之技術特徵為其員工林雨毅之 創作或與林璟棠之共同創作，且系爭專利迄今仍登記為林璟 棠所有，上訴人固就系爭專利另為舉發亦經智慧局認定舉發 不成立在案，依最高法院109年度台上字第2155號判決意旨 及司法院101年度智慧財產法律座談會意見，上訴人無論依 侵權行為、不當得利之法律關係或民法第767條規定，請求 移轉登記系爭專利或變更登記為上訴人與林璟棠共有，均於 法無據。又上訴人固主張其系爭專利申請權受侵害，因此受 有律師費及鑑定費用損失云云，惟其並未能舉證上開費用與 本案間有何因果關係存在，是其請求損害賠償並無理由。另 關於上訴人請求違約金部分，縱認有理由，惟該300萬元數 額過高，且被上訴人申請系爭專利之行為顯未對上訴人行使 權利致生阻礙或任何損失，被上訴人自得依民法第252條規 定請求酌減違約金數額。至於林璟棠申請系爭專利行為係其 身為創作人之權利，並非執行翊宇企業社之職務範圍，並無 民法第188條規定之適用。再者，上訴人早已於108年9月25 日知悉林璟棠向智慧局申請系爭專利1，並於同年10月8日取 得林璟棠提供之系爭專利1專利範圍及圖式而知悉其專利範 圍，然上訴人遲至111年6月1日始提起本件訴訟，是其依侵 權行為法律關係及營業秘密法相關規定所為之請求，已罹於 2年消滅時效等語，資為抗辯。 三、原審判決上訴人敗訴，上訴人提起上訴並為訴之追加、變更 　　，先位聲明：㈠原判決廢棄。㈡林璟棠應將系爭專利1、2移轉 登記為上訴人所有。㈢羅彥君即翊宇企業社應給付上訴人300 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算 之利息。㈣被上訴人應連帶給付上訴人100萬元，及自起訴狀 繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。㈤前二項 聲明，上訴人願以一定數額之現金或銀行可轉讓定期存單為 被上訴人等供擔保，請准宣告假執行。備位聲明：㈠原判決 廢棄。㈡確認系爭專利1、2之專利申請權為上訴人與林璟棠 共有。㈢林璟棠應將系爭專利1、2專利權變更登記為上訴人 與其共有。㈣羅彥君即翊宇企業社應給付上訴人300萬元，及 自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。 ㈤被上訴人應連帶給付上訴人100萬元，及自起訴狀繕本送達 翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。㈥前二項聲明，上 訴人願以一定數額之現金或銀行可轉讓定期存單為被上訴人 等供擔保，請准宣告假執行。又被上訴人之答辯聲明：㈠上 訴及追加之訴及假執行之聲請均駁回。㈡如受不利判決，願 供擔保，請准宣告免為假執行。 四、兩造不爭執事項（參本院二審卷第165、190、209頁）： (一)翊宇企業社於102年7月30日由羅彥君以獨資之方式設立。 (二)系爭專利1申請日為108年7月10日，公告日為109年1月1日， 目前於智慧局登記之申請人及創作人均為林璟棠。又系爭專 利2申請日為109年9月18日，公告日為110年1月21日，目前 於智慧局登記之申請人及創作人均為林璟棠。 (三)系爭專利1具有新穎性的技術特徵是在1E、1F，系爭專利2具 有新穎性的技術特徵是在1E’、1F’。 五、本院判斷： (一)系爭專利之申請專利範圍及技術特徵（含主要圖式）均詳如 附件所示。 (二)上訴人就系爭專利具有新穎性技術特徵（即系爭專利1之1E 　　、1F、系爭專利2之1E’、1F’）均無法證明具有實質貢獻 　　，難認其為系爭專利之新型創作人或共同創作人： 　⒈上訴人主張系爭專利1、2為其所創作或具有實質貢獻，而為 系爭專利1、2之真正申請權人或共同創作人，雖提出如附表 所示原證9、10、22、23之資料為證，惟為被上訴人所否認 　　。經查： 　　⑴觀諸附表所示原證9、10、22、23之資料完成日雖皆早於系 爭專利之申請日（系爭專利1申請日為108年7月10日即西 元2019年7月10日；系爭專利2申請日為109年9月18日西元 2020年9月18日）。惟原證9之「清洗Tray盤設計作業規範 」、原證10之「H3 Coin Tray開立及檢驗製程作業規範 　　　」為上訴人公司之內部作業規範文件，上訴人既不爭執從 未曾將原證9、10之作業規範寄給被上訴人知悉（原審卷 二第86至87頁、本院二審卷第165頁），被上訴人即無從 由上訴人處獲知原證9、10之技術內容，更遑論使用該相 關技術內容向智慧局申請取得系爭專利1、2，故上訴人自 無法以原證9、10作為主張系爭專利1、2為其所創作或具 有實質貢獻之證據。 　　⑵至上訴人雖稱係因兩造交易往來過程中，上訴人有將原證9 、10之部分具體內容以原證13、14之電子郵件提供給被上 訴人參考，而使被上訴人間接知悉並接觸原證9、10文件 內容云云（原審卷三第290至294頁）。然查，原證13（ 　　　西元2018年5月28）、原證14（西元2019年1月10日）之電 子郵件日期，均晚於被上訴人所提被證5（西元2014年12 月9日)、被證6（西元2018年3月30日)之電子郵件日期， 且被證5、6已揭露系爭專利之新穎性技術特徵（詳後述之 第⒊點），縱使被上訴人於原證13、14之電子郵件往來過 程中，因上訴人引用原證9、10之具體內容而有間接知悉 或接觸之可能，仍不足以證明系爭專利之新穎性技術特徵 係來自上訴人或為其所創作。 　　⑶上訴人所提原證22為聯合電子裝置工程委員會（JEDEC）制 定並公開之標準規範，係為一公開之規格文件，並非上訴 人所發明之技術手段，無從以此作為證明系爭專利1、2為 其所創作或具有實質貢獻之證據。又原證23為上訴人與台 灣松下電器股份有限公司（下稱松下公司）合作開發之「 OOOOO Tray盤設計圖」影本，因年代久遠，上訴人無法分 辨松下公司與上訴人發明創作之技術特徵分別位於何處 　　　，因此於原審具狀撤回聲請核發秘密保持令（原審卷二第 398頁、原審卷三第531至532頁），且上訴人亦自陳雙方 於合作過程中並未曾將原證23寄給被上訴人，僅起訴後書 狀交換過程中方有提出（原審卷三第250頁），足認被上 訴人在申請系爭專利1、2前並不知曉原證23之技術內容， 無論系爭專利1、2申請專利範圍有無原證23揭示之技術特 徵，均難以原證23進行比對，故原證23不足以證明系爭專 利1、2為上訴人之創作或具有實質貢獻。 　　⑷據上，上訴人所提如附表所示原證9、10、22、23之資料 　　　，均無法作為證明系爭專利1、2為其創作或具有實質貢獻 之證據。　　　 　⒉上訴人主張系爭專利1、2為其創作或具有實質貢獻，而為系 爭專利1、2之真正申請權人或共同創作人，另提出如附表所 示原證12至14、16之電子郵件內容為證，惟為被上訴人所否 認，並以被證6抗辯其早於原證12完成日（西元2018年4月2 日）前即已完成原證12所揭露之技術內容；以被證5、6抗辯 其早於原證13完成日（西元2018年5月28日）前即已完成原 證13所揭露之技術內容；以被證5抗辯其早於原證14完成日 （西元2019年1月10日）前即已完成原證14所揭露之技術內 容；以被證7抗辯其早於原證16完成日（西元2020年2月26日 　　）前即已完成原證16所揭露之技術內容，系爭專利1、2技術 內容均為林璟棠所創作。經查，由附表所示原證12至14及被 證5至7所載署名「tom」或電子郵件地址「[email protected] m.tw」等，可確認上開電子郵件應為上訴人與林璟棠彼此溝 通交換訊息之電子郵件，且兩造對於原證12、13、14、16及 被證5、6、7之真正均不爭執，並表示有收受相關電子郵件 （原審卷一第387、401、411頁、原審卷二第86、395頁、本 院二審卷第165頁），是關於系爭專利1、2創作人之認定即 以上開資料內容進行比對判斷，合先敘明。 　⒊上訴人無法證明其就系爭專利1之創作有實質貢獻，並非系爭 專利1之真正申請權人或共同創作人：　　 　　⑴兩造不爭執系爭專利1請求項1具有新穎性技術特徵，為系 爭專利1請求項1揭露「以及該複數個防呆部包含複數個卡 合凸塊，其凸設在該外環壁，（1E）」、「該複數個卡合 凸塊能與輸送該放置架的一傳動裝置相卡合。（1F）」之 技術特徵，而請求項1之其餘技術特徵則為先前技術所揭 露，是審酌兩造對系爭專利1請求項1之是否具有實質貢獻 僅需考量請求項1之1E、1F技術特徵。 　　⑵系爭專利1請求項1E： 　　　①原證12係林璟棠至上訴人公司參加「Body size OOOOO C oin tray修改會議」後，上訴人寄給林璟棠的會議內容 ，包含「Body size OOOOO Coin tray」圖面及修改處 列表(原審卷一第157頁)，依討論內容項次1記載「 　　　　OOOO○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○（○○○○○○○○）」之「OOOO ○○○○○」，惟其左側示意圖並未明確揭露複數個卡合凸 塊，雖原證13揭露之清洗治具放置架照片（原審卷一第 164、165頁）、原證14揭露的晶圓載片清洗治具設計圖 面（原審卷一第169、170頁），可看出複數個防呆部( 紅框Detail A)包含複數個卡合凸塊，其凸設在該外環 壁。然由被上訴人所提被證5第5、9頁（原審卷一第391 、397頁）、被證6第2頁（原審卷一第403頁）之清洗治 具設計圖，亦可明確看出複數個防呆部（藍框處）包含 複數個卡合凸塊，其凸設在該外環壁，因此可知原證13 、14、被證5、6皆有揭露系爭專利1請求項1之1E技術特 徵。 　　　②由於上訴人係委請翊宇企業社製作特定規格之Tray盤產 品，並自承翊宇企業社係專精於塑膠模具代工製造廠商 　　　　，而被證5、6寄件日期（西元2014年12月9日、2018年3 月30日)均早於原證13、14寄件日期（西元2018年5月28 日、2019年1月10日)，觀諸原證12之待辦事項記載「OO OOO tray盤圖面」之「Owner」為林璟棠，參酌原證13 之Tray盤實拍照片上印有「YY」（原審卷一第165頁） 　　　　，被上訴人表示該「YY」為「YiYu」（翊宇）之簡寫， 且上訴人亦自承該Tray盤供應商為翊宇企業社（原審卷 二第397頁），依此可知該「YY」應係代表翊宇企業社 　　　　；再佐以上訴人寄給林璟棠之原證13電子郵件內容（原 審卷一第162頁），僅提及○○○○○○OOOO○○○○○○OOO○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○（OOOOO）等語，堪認原證13之照片、 原證14之圖面上清洗治具外環壁有複數個卡合凸塊之技 術特徵（1E）應係來自林璟棠已完成之創作設計（即被 證5、6），亦即被上訴人並非由上訴人處得知系爭專利 1請求項1之1E技術特徵，上訴人對系爭專利1請求項1之 1E技術特徵並無實質貢獻，應可認定。 　　⑶系爭專利1請求項1F： 　　　①原證12之討論內容項次1記載「OOOO○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○（○○○○○○○○） 　　　　」等語（原審卷一第157頁），其中「○○」應為傳動裝 置中「○○」之誤植，「○○」即為清洗治具（Tray盤）四 角設計的突起處，可對應系爭專利1請求項1之卡合凸塊 。因此當傳送裝置輸送清洗治具時，清洗治具的○○○○○○ ○○○○而使傳送裝置帶動清洗治具移動 　　　　，如下圖所示：　　　　　 　　　　是原證12「OOOO○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○（○○○○○○○○） 」之記載內容，雖可對應系爭專利1請求項1「該複數個 卡合凸塊能與輸送該放置架的一傳動裝置相卡合(1F)」 之技術特徵。 　　　②惟依被證6之清洗治具放置架設計圖，其中有描繪在外環 壁角落處凸設之卡合凸塊（原審卷一第403、405頁） 　　　　。雖被證6無繪示傳動裝置，但經比較系爭專利1圖2與 被證6圖2卡合凸塊之位置與形狀（如下圖16），可知系 爭專利1圖2以藍綠黃紅不同顏色標記之卡合凸塊可分別 對應被證6以阿拉伯數字1234標記之卡合凸塊，除左下 角卡合凸塊數量、編號2凸塊與綠色凸塊形狀略有差異 之外，兩者卡合凸塊設置位置與形狀大小基本相同，且 該些差異不至於影響卡合凸塊能與傳動裝置相卡合。而 系爭專利1請求項1定義複數個防呆部包含複數個卡合凸 塊，並未具體限定一防呆部內包含卡合凸塊的數量是3 或4個，故被證6之卡合凸塊技術內容已揭示系爭專利1 請求項1卡合凸塊位置與形狀之技術特徵。因此，被證6 之卡合凸塊技術內容符合與傳動裝置相卡合之技術特徵 （條件1）。 　　　　 　　　　　 　　　③另從被證6第2頁長邊側視圖（如下圖17）可知，兩側（ 　　　　例如藍框內）之卡合凸塊高度（12.60-10.00=2.60）也 高於內部（例如棕色區塊內）之限位件高度（1.00）， 即被證6卡合凸塊技術內容符合與傳動裝置相卡合之技 術特徵（條件2）。 　　　　　 　　　④再從系爭專利1說明書第[0027]段與圖3、4記載「該四組 卡合凸塊141、141A、142、142A的形狀設計請參閱圖3 及圖4，其能對應一傳動裝置70的齒盤或鍊條等傳動元 件71使用（條件1），並參看圖8，各組卡合凸塊142的 位置是高於各限位件13的上端，而能讓該兩放置架10在 以該傳動裝置70輸送時，各傳動元件71僅會與該四組卡 合凸塊141、141A、142、142A相卡合而不會與該複數個 限位件13相接觸，避免該複數個限位件13損壞（條件2 　　　　）」之內容。從前述說明可知被證6繪示Tray盤四角之 複數個卡合凸塊等，顯同時滿足系爭專利1說明書之條 件1（具有特殊的排列位置與設計形狀）與條件2（卡合 凸塊高度高於限位件高度），因此被證6可與傳動裝置 相卡合，即被證6具有系爭專利1說明書第[0041]段記載 「本創作的卡合凸塊141、141A、142、142A能和該傳動 裝置70的傳動元件（如：齒盤、鍊條等）相卡合，讓該 放置架10能更穩定地被該傳動裝置70輸送，避免該複數 個晶圓載片80震動或彈跳而產生瑕疵的情形，提升該兩 放置架10的輸送穩定度」之功效；又因被證6之卡合凸 塊具有特殊形狀與排列位置，且卡合凸塊高於限位件， 除符合系爭專利1卡合凸塊之技術特徵外，亦具有提升 運輸穩定度之功效。是以，被證6已揭露系爭專利1請求 項1之1F技術特徵無誤。 　　　⑤基上，由於上訴人係委請翊宇企業社製作特定規格之 　　　　Tray盤產品，而被證6日期（西元2018年3月30日）早於 原證12（西元2018年4月2日），參以上訴人自承翊宇企 業社專精於「塑膠模具」代工製造，觀諸原證12所載「 　　　　Tray四角突起處修改為尖角設計：使網袋覆蓋高度降低 （讓尖點可穿過網袋）」之項目，係林璟棠親至上訴人 公司參加「Body size OOOOO Coin tray」修改會議之 討論後事項，且待辦事項亦有記載「OOOOO tray盤圖面 　　　　」之「Owner」為林璟棠，再參酌原證12所載Tray四角 突起處修改為尖角設計，使尖點可穿過網袋之卡合技術 　　　　，僅為前述被證6繪示Tray盤四角之複數個卡合凸塊之 技術內容下位概念而為其所涵蓋，足徵原證12所揭示之 「OOOO○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○（○○○○○○○○）」會議內 容，應係由林璟棠向上訴人提出之建議技術手段，並非 由上訴人或其員工所提出。至上訴人雖主張該建議技術 手段為其員工所提出 　　　　，惟遭被上訴人否認，上訴人既自承該次修改會議並無 任何會議記錄或其他書面資料（本院二審卷第189頁） 可參，尚無從僅以原證12之會議內容係由上訴人寄給林 璟棠，即逕行認定上訴人對於系爭專利1請求項1之技術 特徵具有實質貢獻。 　　⑷綜上，依上訴人提出原證12至14均無法證明其就系爭專利1 請求項1之技術特徵具有實質貢獻。又系爭專利1請求項2 至14，分別為請求項1之直接或間接附屬項，均包含請求 項1之全部技術特徵，上訴人既無法證明其就系爭專利1請 求項1之技術特徵具有實質貢獻，即無法證明其就請求項2 至14亦具有實質貢獻，故上訴人主張其為系爭專利1之真 正申請權人或共同創作人，即屬無據。 　　⑸上訴人雖主張系爭專利1主要技術特徵均為上訴人員工林雨 毅之創作，被上訴人專精於塑膠模具代工製造廠商，不具 備印刷電路板製程相關專業知識，無從知悉上訴人公司內 部機台技術，遑論製程中的細節性清洗程序，根本無從知 悉上訴人所面臨問題，更無從對症下藥提出解決問題之手 段云云。然查，系爭專利1之技術領域並非印刷電路板製 程，而係關於塑膠模具（如Tray盤）之設計改良，以提供 晶圓載片使用，依被上訴人提供之被證3至7為西元2006年 至2019年寄出之設計圖面，可知被上訴人從事Tray盤設計 已有相當長時間，且從原證16之電子郵件記載「是否可提 供貴司於Clean Tray基本的Design Rule說明，因目前廠 內有相關規範需求」內容（原審卷一第195頁），可知被 上訴人應當具有豐富的Tray盤產品開發經驗，方可提供上 訴人公司關於Tray盤的設計規則諮詢，縱上訴人為因應本 身製程或機台技術而有提供被上訴人所應解決問題及需求 之必要，然既未提供應如何實現改善之具體技術手段，即 難認具有實質貢獻。又如前所述，由系爭專利1說明書 　　　、請求項1與圖式內容可知，該些卡合凸塊之技術特徵與 被證5、6之技術內容基本相同，參酌上訴人寄給林璟棠原 證13之電子郵件內容（原審卷一第162頁），曾提及○○○○○ ○○○○OOOO○○○○○○OOO○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○（OOOOO）等語 ，可知原證12應係○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，更足以證明 林璟棠在與上訴人討論原證12之修改會議內容之前，無須 參照上訴人所述相關製程與機台專業知識即可完成系爭專 利1之創作。況參諸原證12揭露之資訊有限，且記載項次1 之討論內容為○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，並非卡合凸塊原始 設計內容，而上訴人主張其員工林雨毅為創作人或共同創 作人，亦未提出任何相關研發紀錄簿或其他書面記錄為證 ，自難認上訴人之主張為可採。 　⒋上訴人無法證明其就系爭專利2之創作有實質貢獻，並非系爭 專利2之真正申請權人或共同創作人：　　 　　⑴兩造不爭執系爭專利2請求項1具有新穎性技術特徵，即系 爭專利2請求項1之「各該承載件具有一抵頂面，該抵頂面 為一斜面，且自位於該內框的上方位置朝向該容置空間的 方向向下傾斜，（1E'）」、「其中，向下傾斜角度為以 該抵頂面的最高點與最低點之間連接之假想線與經過該抵 頂面最高點的假想水平線之間的夾角角度，該複數上限位 件環繞間隔凸設於該內框的頂側面。（1F'）」技術特徵 　　　，請求項1之其餘技術特徵則為先前技術所揭露，是審酌 兩造對系爭專利2請求項1之是否具有實質貢獻，僅需考量 請求項1之1E'、1F'技術特徵。 　　⑵依被上訴人所提被證7第3頁之Tray盤設計圖（原審卷一第4 13頁），可看出承載件下方位置具有一夾角為20度之斜面 （如附表所示），承載件上方位置為一平面、雖無斜面結 構。惟依照系爭專利2說明書第[0003]段可知所欲解決之 問題，係晶圓載片於輸送過程中因震動、彈跳產生上下方 相敲擊摩擦之問題；及依說明書第[0021]段可知相較於現 有技術的面接觸，本新型以線接觸碰撞可以有效降低晶圓 載片表面之刮痕，可見被上訴人林璟棠主張有關20度角之 斜面設計為其所構思，係其考量乘載件之功能、晶圓載片 震動與彈跳之空間幅度，所發想之最佳角度設計，蓋因斜 角角度如過大，將導致晶圓載片於輸送過程中上下跳動空 間幅度增加，因而造成較多之磨損等語（本院限閱卷一第 518頁），即屬有據。佐以被證7已揭示底面向上傾斜角度 為20度以及tray盤清洗時之模擬圖，則為解決或降低輸送 過程中上下跳動空間幅度增加造成產品較多磨損，亦可認 抵頂面與底面之傾斜角度同為20度之設計，而與上方乘載 件以線接觸減少接觸面積，應為該技術領域通常知識者可 輕易思及之簡單變更，從而被證7所揭露者與系爭專利2請 求項1之技術特徵1E'、1F'內容契合。 　　⑶上訴人雖以原證16之電子郵件記載「需求：○○○○○○○○○○○OO OO OOO○○○○」等文字（原審卷一第195頁），配合原證13 所繪示支撐肋示意圖（同上卷第163、 　　　164頁），可知該清洗治具放置架的支撐肋（承載件）正 面（上方位置）及反面皆具有一傾斜角度（夾角）為20度 之斜面，其中複數上限位件環繞間隔凸設於內框的頂側面 　　　，已揭露系爭專利2請求項1之技術特徵1E'、1F'，而主張 對於該技術內容具有實質貢獻等等。惟查，被證7乃上訴 人針對clean tray請林璟棠提供報價及設計圖，被證7之 寄件日期（西元2019年3月22日）早於原證16之寄件日期 （2020年2月26日)，又依上訴人寄給林璟棠之原證16電子 郵件，首先記載「Hi 林老闆（即林璟棠） 如電所談」 文字，顯示該電子郵件內容係林璟棠與上訴人公司員工於 電話中討論後的摘要或結論，參以上訴人於該電子郵件係 同時請求林璟棠協助提供相關設計變更圖面及模擬圖，可 見上訴人本身並無tray盤支撐肋之設計能力，其如何能夠 決定支撐肋之傾斜角度上下均為20度之設計，並非合理， 則該段「○○○○○○○○○○○OOOO OOO○○○○」文字記載，究係上 訴人參考林璟棠電話中之建議後所為決定或係其自行提出 之設計，尚無從判斷，亦即無法確定除 　　　tray盤承載件下方之位置外，上方位置亦要有傾斜20度之 斜面技術內容即係由上訴人提出之設計。況參酌該「○○○○ ○○○○○○○OOO○○」，核與請求項1之1E'、1F' 　　　技術特徵亦有所不同，更無法涵蓋該全部技術特徵，自難 僅憑原證16即認為上訴人就系爭專利2請求項1之技術特徵 1E'、1F'具有實質貢獻。 　　⑷上訴人雖稱支撐肋修改為正反面皆為Tilt 20°角度設計， 目的係透過將抵頂面設計為斜面，使物料置於其上時得到 穩定效果，此一構想係由上訴人提出，並吻合系爭專利2 請求項1之1E’、1F’技術特徵，而參考被證7固能思及該技 術，但該抵頂面向下傾斜角度為20度乃係經上訴人通盤考 量並經計算後，始將承載件正面設定為20度角之設計，故 上訴人對於系爭專利2請求項1技術特徵應具有實質貢獻云 云。惟查，如前所述，依原證16尚無從認定該抵頂面具有 20°角設計為上訴人提出，而依被證7之Tray盤設計圖既已 揭示底面向上傾斜角度為20度，則抵頂面與底面之傾斜角 度同為20度之設計，既屬該技術領域具通常知識者可輕易 思及之簡單變更，非無可能係上訴人參考林璟棠之設計或 建議後所為需求決定，無從認定上訴人已提供如何改善之 具體技術手段，尚難認上訴人就此具有實質貢獻。況上訴 人主張「乘載件正面設定為20度向下傾斜」等內容為其員 工之貢獻，對此卻無法提出相對應之會議紀錄或研發紀錄 支持，且參以上訴人書狀所持理由（本院限閱卷一第317 至319頁），關於如何考量乘載件正面設計角度與晶圓載 片設計後，計算出相關角度方能避免何處損毀等，亦未見 其提出具體詳細說明，故上訴人主張系爭專利2請求項1之 1E’、1F’技術特徵為其提出發想，並無相關證據支持，即 不可採。 　　⑸準此，依上訴人提出原證16無法證明其就系爭專利2請求項 1之技術特徵具有實質貢獻。又系爭專利2請求項2至7，分 別為請求項1之直接或間接附屬項，均包含請求項1之全部 技術特徵，上訴人既無法證明其就系爭專利2請求項1之技 術特徵具有實質貢獻，即無法證明其就請求項2至7亦具有 實質貢獻，故上訴人主張其為系爭專利2之真正申請權人 或共同創作人，要屬無據。 　⒌綜上，上訴人對於系爭專利1、2均無實質貢獻，其先位請求 林璟棠應將系爭專利1、2移轉登記為其所有，備位請求確認 系爭專利1、2之專利申請權為上訴人與林璟棠共有，以及請 求林璟棠應將系爭專利1、2專利權變更登記為上訴人與其共 有，均無理由。 (三)被上訴人並無侵害上訴人之營業秘密，上訴人請求連帶賠償 及懲罰性違約金，均無理由： 　⒈上訴人主張被上訴人違反與上訴人之間系爭保密合約（原證5 、18）及供應商承諾書（原證32），將開發改良過程中所接 觸上訴人之營業秘密（即附表原證9、10、12至14、16所揭 露技術）用以申請系爭專利1、2並公開於大眾，致喪失其秘 密性，而侵害其營業秘密云云。惟查： 　　⑴承前所述，上訴人主張原證12至14、16所示前揭技術內容 　　　，早已為被上訴人所提之被證5、6、7所揭露，均非屬上 訴人之營業秘密，則被上訴人以林璟棠為申請人及創作人 申請系爭專利1、2，並無違反上訴人主張之系爭保密合約 第3條約定，亦無侵害上訴人營業秘密之行為。 　　⑵又原證9為「清洗Tray盤設計作業規範」，原證10為「H3 C oin Tray開立及檢驗製程作業規範」，皆為上訴人之公司 內部作業規範，外界無從知曉作業規範之內容，且上訴人 亦自承其並無將原證9、10寄予被上訴人知悉，亦無證據 證明被上訴人接觸過原證9、10。上訴人另以關於Tray盤 規格、構造、尺寸等細部技術特徵均為其單獨擁有之營業 秘密，且有將原證9、10之部分具體內容以原證13、14電 子郵件提供給被上訴人，使其間接知悉並接觸原證9、10 文件內容。然而，被上訴人所知悉及申請系爭專利1、2之 相關技術內容，均非由上訴人所提供，業如前述，且觀諸 系爭專利1、2之申請專利範圍，並無涉及或揭露原證9、1 0所示之Tray盤規格、構造、尺寸等細部技術特徵，上訴 人亦未證明被上訴人有以不正方法持有、使用或公開原證 9、10記載技術內容，自無從論以侵害上訴人營業秘密或 違反雙方系爭保密合約，是上訴人上開主張並不可採 　　　。 　⒉被上訴人以林璟棠為申請人及創作人申請系爭專利1、2，並 無侵害上訴人營業秘密或違反系爭保密合約。從而，上訴人 主張被上訴人違反系爭保密合約及侵害其營業秘密，請求被 上訴人連帶賠償因而產生之律師委任費用、鑑定報告費用等 損害100萬元，且羅彥君即翊宇企業社另應依系爭保密合約 第9條約定，賠償上訴人300萬元之懲罰性違約金，均屬無據 　　。 六、綜上所述，本件依上訴人所舉證據無法證明對於系爭專利1 、2具有實質貢獻，是被上訴人並無侵害上訴人之專利權或 專利申請權，亦無侵害其營業秘密或無違反系爭保密合約， 故上訴人依前揭規定，提起上訴及於二審為追加、變更之訴 ：㈠先位聲明請求：林璟棠應將系爭專利1、2移轉登記為上 訴人所有，備位聲明請求：確認系爭專利1、2之專利申請權 為上訴人與林璟棠共有，林璟棠應將系爭專利1、2專利權變 更登記為上訴人與其共有。㈡先備位聲明請求：羅彥君即翊 宇企業社應給付上訴人300萬元之本息，及被上訴人應連帶 給付上訴人100萬元之本息，洵屬無據。從而，原審就上訴 人所為先位聲明請求（不含變更之訴）為其敗訴之判決，所 持理由雖與本院不同，惟結論相同，上訴意旨指摘原判決不 當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回上訴；又上訴人所為 追加之訴（備位聲明）及變更之訴（先備位聲明請求給付30 0萬元、100萬元之部分），亦無理由，及該部分假執行之聲 請，亦失所依附，均應併予駁回。 七、本件判決基礎已臻明確，兩造其餘主張及攻擊防禦方法，經 本院斟酌後認對於判決結果不生影響，爰不逐一論述。 八、結論：本件上訴及追加、變更之訴，均無理由，依修正前智 慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1、2項、第 78條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日 智慧財產第一庭 審判長法 官　汪漢卿 　 法 官　曾啓謀 法 官　吳俊龍 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或 具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師 資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項 但書或第2項（詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　　　　　 書記官　蔣淑君 附註： 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。 　　　　　　　　　　　　　　　 附表： 證 據 內　　　　　　容 完成日(西元) 卷證出處 上訴人提出 原證9 ○○OOOO○○○○○○○ OOOO○O○O○ 原審卷㈠ 第129至137頁 原證10 OOO OOOO OOOO○○○○○○○○○○○ OOOO○O○OO○ 原審卷㈠ 第139至153頁 原證12 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ OOOO○O○O○ 原審卷㈠ 第157至158頁 原證12係○○○○○○○○○○○○○○○○○○OOOO OOOO OOOOO OOOO OOOO○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○OOOO OOOO OOOOO OOOO OOOO○○○○○○○○○○○(原審卷㈠第157頁)，如圖6所示。 圖6：原證12截圖 上訴人主張○○○O○○○○○OOOO○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○O○○○O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 原證13 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ OOOO○O○OO○ 原審卷㈠ 第159至165頁 原證13包含○○○OOOOO○○○○○○OOOOOOOO OOOO OOOO○○○○○O○○○○○OOO○O○○OOOOO OOOOO OOOO○○○○○O○○○○○OOOOOOO○O○OOOO○○○○○O○○○○○OOO○OOO○O，如圖7~9所示。 圖7：原證13之Tray盤設計圖 圖8：原證13之Tray盤局部設計圖 圖9：原證13之Tray盤實拍照片 原證14 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ OOOO○O○OO○ 原審卷㈠ 第167至171頁 原證14係○○○○○○○○○○OOOOO○○○OOOO○○○○○○○○○○O○○○○○OOO○OOO○O，如圖 10、11所示。 圖10：原證14之Tray盤設計圖 圖11：原證14之Tray盤局部設計圖 原證16 上訴人寄給被上訴人林璟棠之電子郵件 2020年2月26日 原審卷㈠ 第195至196頁 原證16係欣興公司寄給林璟棠的Email，其中文字記載「○○○○○○○○○○○OOOOOOO○○○○」 上訴人主張可對應至系爭專利2請求項1之「各該承載件具有一抵頂面，該抵頂面為一斜面，且自位於該內框的上方位置朝向該容置空間的方向向下傾斜，其中，向下傾斜角度為以該抵頂面的最高點與最低點之間連接之假想線與經過該抵頂面最高點的假想水平線之間的夾角角度，該複數上限位件環繞間隔凸設於該內框的頂側面」技術特徵。 原證22 JEDEC標準規範 2002年10月 原審眷㈡ 第223至235頁 原證23 上訴人與松下公司合作開發「OOOOO Tray盤」設計圖影本 2003年11月28日 原審眷㈢ 第487至491頁 被上訴人提出 (回應部分見原審卷㈠第267至269頁) 被證3 被上訴人林璟棠設計、繪製圖面 (回應原證9) 2008年8月1日 原審卷㈠ 第371至375頁 被證4 被上訴人寄給上訴人之電子郵件及圖面 (回應原證9) 2006年3月21日 原審卷㈠ 第377至385頁 被證5 被上訴人寄給上訴人之電子郵件及圖面 (回應原證10、13、14) 2014年12月9日 原審卷㈠ 第387至399頁 被證5係上訴人確認被上訴人「16.4x16.4 Coin tray」圖面後回覆被上訴人之Email，其中附件「16.4x16.4-all.pdf」即為被證5之設計圖面(原審卷㈠第391~399頁)。被上訴人主張原證13、被證5中Tray盤設計圖面中出現之「YY」字樣即為被上訴人翊宇企業社英文「YiYu」簡寫(原審卷㈠第268、269頁)，如圖12所示。 圖12：被證5之Tray盤設計圖 被證6 被上訴人寄給上訴人之電子郵件及圖面 (回應原證12、13) 2018年3月30日 原審卷㈠ 第401至409頁 被證6係被上訴人寄給上訴人之11x11 Tray盤設計圖面，包含 Tray盤正面、側面、背面尺寸及圖式，可看出Tray盤外周邊四個角上有卡合凸塊(原審卷㈠第403頁)，如圖13所示。 圖13：被證6之Tray盤設計圖 被證7 被上訴人寄給上訴人之電子郵件及圖面 (回應原證16) 2019年3月22日 原審卷㈠ 第411至413頁 被證7係被上訴人寄給上訴人之70x78 Tray盤設計圖面，可看出Tray盤支撐肋底面有傾斜20度的斜面(原審卷㈠第413頁)，如圖14所示。 圖14：被證7之Tray盤設計圖

2025-02-13

IPCV-112-民專上-31-20250213-2

民專上
智慧財產及商業法院

確認專利權等

智慧財產及商業法院民事判決 113年度民專上字第7號 上訴人即 被上訴人 四方自動化機械股份有限公司 法定代理人 闕石男 訴訟代理人 徐偉峯律師 尤彰澤律師（兼送達代收人） 輔 佐 人 周建松 被上訴人即 上訴人 謝德風 訴訟代理人 黃耀霆律師（兼送達代收人） 朱芳儀律師 上列當事人間請求確認專利權等事件，兩造各自對於中華民國11 3年3月20日本院112年度民專訴字第40號第一審判決，提起上訴 ，本院於114年1月9日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 兩造上訴均駁回。 第二審訴訟費用由兩造各自負擔。 事實及理由 壹、程序事項： 一、依現行智慧財產案件審理法（民國112年1月12日修正、同年 8月30日施行）第75條第1項前段規定：本法112年1月12日修 正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用 本法修正施行前之規定。本件係智慧財產案件審理法修正施 行前繫屬於本院第一審，應適用修正前之規定，合先敘明。 二、按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者 ，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第256條定有明文。上 訴人即被上訴人四方自動化機械股份有限公司(下稱四方公 司)原上訴聲明第二項為「㈡先位聲明：確認中華民國第I695 440號『旋動式模組化檢測設備』專利（下稱系爭專利，詳後 述）之專利申請權及專利權皆為四方公司所有。備位聲明： 確認系爭專利之專利申請權及專利權為四方公司與謝德風人 共有。」（見本院卷第36頁），嗣於113年9月16日準備程序 期日，受命法官當庭諭知上訴聲明第二項備位聲明，系爭專 利申請權部分為原審勝訴並非不利於四方公司，四方公司遂 當庭更正上訴聲明為：「㈡先位聲明：確認系爭專利之專利 申請權及專利權皆為四方公司所有。備位聲明：確認系爭專 利之專利權為四方公司與謝德風共有。」（見本院卷第227 頁），係屬補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之 變更或追加，自應准許。 貳、實體事項： 一、四方公司主張： 四方公司為半導體自動化設備廠商，主要營運內容為封裝測 試設備機台製造，於98年間就半導體晶片測試系統開發多軸 多轉向測試設備機台申請發明專利，經經濟部智慧財產局（ 下稱智慧局）核准為第I382180號「多軸多轉向測試設備」 發明專利。嗣於107年間開發單軸單轉向測試設備機台時， 於有旋轉測試機台的設計圖（下稱系爭設計）中，將旗下冷 凍頭系統對外採購，便與鼎捷冷卻科技有限公司（下稱鼎捷 公司）聯繫，而謝德風為鼎捷公司之負責人，負責接洽並應 四方公司要求，提供客製化的冷凍頭系統及管線配置，最終 四方公司於108年1月間完成機台加入冷凍系統的設計，後並 向鼎捷公司下單採購客製化的冷凍系統。詎料，謝德風未經 四方公司同意，於108年2月間將系爭設計向智慧局提出「旋 動式模組化檢測設備」專利申請，並於109年6月1日獲准公 告為第I695440號發明專利（即系爭專利）。惟自四方公司 於107年11月至108年1月間，與鼎捷公司接洽中之電子郵件 可知，該設計圖之構想、客製化之要求、包括系爭設計及冷 凍系統修改與機台功能性組合等，皆係由四方公司員工周建 松所發想，故四方公司應為系爭專利之專利申請權人，而系 爭專利既經智慧局核准公告，則四方公司應實為系爭專利之 專利權人。謝德風擅自以四方公司之系爭設計申請專利，後 於112年3月1日以存證信函，主張四方公司侵害系爭專利之 事，顯屬法律上地位不安之狀態，得以確認之訴除去。又謝 德風無法律上原因，而取得系爭專利之發明專利權，為不當 得利，亦類似無權代理人未經授權而以本人名義為法律行為 ，屬不法侵害四方公司為真正專利申請權人的權利，爰依民 法第179條、第184條第1項前段、後段規定，提起本件訴訟 。 ㈡四方公司在西元2014年的舊機型已有轉盤及轉盤由DD馬達帶 動旋轉的設計，周建松改良舊機型，將轉盤尺寸變大，及裝 設冷凍頭，在寄出原證7圖面時已規劃轉盤位置在外側，當 時僅是為避免將轉盤繪製在圖面會遮住DD馬達及中空軸的圖 示，始未繪製轉盤。又被證9圖面未顯示轉盤應如何結合於 機台主體，然謝德風卻提出「轉盤最好改至機台背面」的錯 誤建議，系爭專利要件1E實為周建松所單獨發想。四方公司 2014年的舊機型已有在轉盤上設計孔洞，使管線沿轉盤的軸 向方向穿設該轉盤，原證7圖面顯示周建松已設計連接冷凍 頭的管線，並設計管線走中空軸到外側，第一連接段即是穿 設中空軸的一段，第二連接段即是管線從中空軸穿出到轉盤 上，第二連接段只是達成「管線走中空軸到外側」的手段， 只要發想出「管線走中空軸到外側」的設計，該手段應為相 關領域之通常知識者所能輕易思及，系爭專利要件1G為周建 松之發想。而原證12舊機型影片顯示「盤繞在轉盤上的管線 為複數管線，且該管線位於整線槽內」，此技術特徵為四方 公司早已有的設計，周建松係改良該舊機型並加裝冷卻頭， 以達控制溫度之功效，連接管從中空軸穿出後與轉盤上的管 線連接是相關領域通常知識者所能輕易思及，系爭專利要件 1H為周建松之發想。另被證9所示轉盤為四方公司舊機型已 存在之構件，系爭專利說明書第7頁記載與四方公司舊機型 轉盤作動方式及捲線收放過程相同，可證謝德風有看過四方 公司舊機型，系爭專利說明書關於馬達停留在22.5度、45度 之記載雖不同於舊機型，謝德風為了避免被發現抄襲而增加 。鼎捷公司刻意在112年3月1日發函警告四方公司侵害系爭 專利，明顯係為規避專利法第35條的二年期限，致四方公司 無從依法提出舉發，只得轉而尋求司法救濟，此時司法機關 基於補充地位，應於個案中實現個案正義，並無違反權力分 立之問題，故本件依民法第181條第1項本文規定，謝德風自 應返還系爭專利申請權及所有權予四方公司。 二、謝德風抗辯則以： 原證5至8電子郵件為謝德風與周建松間「先後發生」之聯繫 紀錄，周建松於前開過程中多次請求謝德風提供系爭專利技 術之發想，隨後周建松再據之繪製成3D立體圖向謝德風確認 其有無理解錯誤，惟原審未查，逕以原證8第3頁圖係周建松 提出為由遽認周建松對系爭專利1A「一種旋動式模組化檢測 設備，適用於同時測試複數晶片」、1B「並與一溫控設備相 配合，該旋動式模組化檢測設備包含」、1D「一驅動模組， 用於帶動該轉盤旋轉」、1F「複數治具，設置於該冷卻頭之 該等設置面上，並適用於固定該等晶片」全部技術；1E「一 冷卻頭，固定於該轉盤上而可被該轉盤帶動旋轉，該冷卻頭 包括複數彼此相互連接的設置面」、1G「複數連接管，每一 連接管包括一連接該冷卻頭並沿該轉盤的軸向方向穿設該轉 盤而伸置於該空間內的第一連接段，及一連接該第一連接段 且沿該轉盤的徑向方向延伸的第二連接段」部分技術特徵具 有實質貢獻，顯然有誤。且謝德風為解決習知檢測晶片溫度 變化耐受度之設備無法同時進行旋轉測試、無法同時檢測多 個晶片，以及缺少整線設計之問題，早已於107年間將技術 發想製作成測試機構實物，可證系爭專利1A、1B、1C、1D、 1E(全部)、1G(全部)、1H皆為謝德風之發想。又謝德風早在 被證5、6、7中即已提出系爭專利1F技術，是謝德風至遲於1 07年12月7日即已發想出系爭專利全部技術，嗣周建松於溝 通過程中屢次要求謝德風提供「能配合旋轉之冷卻系統及整 體機構配置構想」、「管路如何出線的相關資料」及「機構 實驗照片」，惟因是時謝德風尚未與專利事務所接洽討論專 利申請事宜，為防止四方公司將謝德風之技術發想據為己有 並申請專利，謝德風只得先提供部分技術圖檔予周建松參考 ，並輔以客製化問題確定四方公司之需求，迄至108年1月8 日謝德風將系爭專利技術揭露予專利事務所進行專利申請後 ，謝德風始提供包含系爭專利完整技術之被證9圖面予周建 松參考，在在足證系爭專利技術確實謝德風提出之發想，與 周建松無涉。綜上，系爭專利範圍所記載的發明都是源自謝 德風一人的構想，周建松在108年1月間後陸續以原證5至8電 子郵件提到使用DD馬達、走中空軸、轉盤要在哪一側等等之 零星想法，不是跟系爭專利範圍所記載的發明全然無涉，就 是早在謝德風107年12月7日上證4模擬機構中就已經存在的 技術，周建松與四方公司對系爭專利毫無貢獻可言。 三、原審判決為四方公司一部勝訴，一部敗訴之判決，兩造就對 其不利部分各自提起上訴，四方公司上訴聲明：㈠原判決不 利於四方公司之部分應予廢棄。㈡先位聲明：確認系爭專利 之專利申請權及專利權皆為四方公司所有。備位聲明：確認 系爭專利之專利權為四方公司與謝德風共有。㈢先位聲明： 謝德風應移轉登記系爭專利之專利權予四方公司。備位聲明 ：謝德風應移轉登記系爭專利權為四方公司與謝德風共有。 ㈣第一審及第二審訴訟費用由謝德風負擔。謝德風則答辯聲 明：㈠四方公司之上訴駁回。㈡第二審訴訟費用由四方公司負 擔。另謝德風上訴聲明：㈠原判決不利於謝德風部分廢棄。㈡ 上開廢棄部分，四方公司在第一審之訴駁回。㈢第一、二審 訴訟費用由四方公司負擔；四方公司答辯聲明：㈠謝德風之 上訴駁回。㈡第二審訴訟費用由謝德風負擔。 四、本件法官依民事訴訟法第463條準用同法第270條之1第1項第 3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下 ： 　㈠不爭執事項(同原審卷一第378頁，原審判決並依論述與妥適 調整文句)： 　⒈四方公司為中華民國第I382180號「多軸多轉向測試設備」發 明專利之專利權人。 　⒉謝德風為鼎捷公司之負責人。 　⒊謝德風於108年2月13日提出「旋動式模組化檢測設備」之專 利申請，並於109年6月1日獲准公告為中華民國第I695440號 發明專利(即系爭專利)，專利權期間自109年6月1日至128年 2月12日。 　⒋謝德風於112年3月1日寄發原證4存證信函與四方公司。 ⒌周建松曾寄發原證5、7、8電子郵件與謝德風，謝德風曾寄 　　發原證6、10電子郵件與周建松。 ㈡本件爭點(同原審卷一第444頁，原審判決並依論述與妥適調 整文句): 　⒈先位部分： ⑴周建松是否就系爭專利請求項1至7單獨有全部實質貢獻? ⑵四方公司是否就其受僱人周建松於職務上之發明享有系爭 　　　專利之專利申請權及專利權而應為系爭專利之專利申請權 　　　人及專利權人？ 　　⑶四方公司請求謝德風應移轉登記系爭專利之專利權予四方 　　　公司，有無理由？ ⒉備位部分: ⑴周建松是否為系爭專利之共同發明人？ ⑵四方公司是否就其受僱人周建松於職務上之發明享有系爭 　　　專利之專利申請權及專利權而應為系爭專利之共同專利申 　　　請權人及專利權共有人？ ⑶四方公司請求謝德風應將系爭專利之專利權移轉登記予四 　　　方公司與謝德風共有，是否有理由? 五、本院得心證之理由： ㈠四方公司就本件確認之訴部分有即受確認判決之法律上利益 ： 按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益 者，不得提起之，為民事訴訟法第247條第1項前段所明定。 而所謂即受確認判決之法律上利益，係指因法律關係之存否 不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危 險得以對於被告之確認判決予以除去者而言（最高法院42年 台上字第1031號判決先例參照）。本件謝德風向智慧局申請 取得系爭專利之專利權，然四方公司主張其為系爭專利申請 權人，為謝德風否認，顯然兩造就系爭專利之權利歸屬有所 爭執，四方公司認其在法律上之地位有不安狀態存在，而此 種不安之狀態，能以本件確認判決將之除去，則四方公司提 起本件確認專利申請權之訴，堪認有確認利益。 ㈡專利申請權歸屬之判斷： ⒈⒈按專利申請權指得依專利法申請專利之權利。專利申請權人 ，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作 人、設計人或其受讓人或繼承人，專利法第5條定有明文。 由上開規定可知，專利申請權人係指發明人或創作人，所謂 「發明人」係指實際進行研究發明之人，「創作人」係指實 際進行研究創作新型之人，發明人或創作人均須係對申請專 利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，其須就發明或 新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具 體而可達成該構想之技術手段。 ⒉專利權人非屬真正專利申請權人，應就被控行為人是否接觸 主張為真正申請權之人（下稱主張者）的技術、被控行為人 所申請之發明或創作是否和主張者之技術實質相同等予以探 究；若為雇傭關係中職務上之創作或非職務上之創作的歸屬 判斷，主要是就受雇人之職務是否與其創作有關、該創作完 成之時間點是否於雇傭之期間內、受雇人之創作與系爭專利 是否實質相同、雙方當事人間有無契約約定專利申請權及專 利權之權利歸屬等予以探究；若為前述情形之出資受聘關係 下的歸屬判斷，主要是就雙方當事人間契約約定內容及是否 依契約執行、出資研究開發工作內容與系爭專利是否實質相 同等予以探究。至於「實質相同」之判斷，於理解技術內容 時，不應侷限於系爭專利權和主張者所提之技術內容間形式 上的文字記載或表達上是否相同為斷，若發明/新型所屬技 術領域中具有通常知識者能判斷為二者均是敘述同一事項， 或者差異未逸脫主張者已擁有之針對解決技術問題或達成功 效所提出技術手段的內容，仍應認定為「實質相同」，其情 況包括新穎性、擬制喪失新穎性之態樣，亦包括基於普遍使 用或眾所周知技術的使用或基於普通技能的選擇，而對於所 欲解決之問題或達成功效之技術手段沒有造成實質影響的情 況，但不包括進步性之態樣。又是否構成實質相同，於判斷 時必須仔細探求、逐項認定主張者所擁有之技術內容與系爭 專利申請專利範圍所載之技術之異同，以資認定。 ㈢系爭專利技術分析： ⒈系爭專利所欲解決的問題： 　　隨著電子裝置的運用環境逐漸廣泛，該晶片14除了要能耐受 　　特定溫度變化之外，還要能承受位移或旋轉所帶來的衝擊， 　　以確保在動態環境下仍可運作。但該晶片檢測設備1並無法 　　帶動晶片14旋轉以進行檢測，導致檢測不夠全面，且該吸取 　　頭12每次僅能吸附一個晶片14，造成檢測的效率低落。此外 　　，該移動臂11為可移動式設計，但並未有整線的相關設計， 　　這容易造成管線的拉扯及糾纏，造成管線扯斷或扯裂（參系 　　爭專利說明書第[0004]段落）。 　⒉系爭專利之技術手段： 　　系爭專利旋動式模組化檢測設備，適用於同時測試複數晶片 　　，並與一溫控設備相配合。該旋動式模組化檢測設備包含一 　　界定出一圍繞形成一空間的轉盤、一用於帶動該轉盤旋轉的 　　驅動模組、一固定於該轉盤上而可被該轉盤帶動旋轉的冷卻 　　頭、複數設置於該冷卻頭上且適用於固定該等晶片的治具、 　　複數連接管，及複數分別連接該等連接管的軟管（參系爭專 　　利說明書第[0006]段落）。 　⒊系爭專利之功效： 　　系爭專利該冷卻頭可透過溫度控制而對設置於其上的多個治 　　具內的晶片進行溫度測試，且透過該轉盤帶動該冷卻頭旋轉 　　，而可對該等晶片進行旋動測試，泛用性高且可一次對所需 　　數量的多個晶片進行測試，不僅能提高檢測效率，還有利於 　　模組化。該轉盤可收捲該等軟管，達到整線及收納之功效， 　　可避免管線紊亂並減少所占用的空間，並可避免管線因拉扯 　　而發生扯斷或扯裂之情形。（參系爭專利說明書第[0008]段 　　落）。 　⒋系爭專利主要圖式如本判決附圖一所示。 　⒌系爭專利申請專利範圍共7項，其中第1項為獨立項，其餘為 附屬項。前開請求項內容如下： 　　請求項1：一種旋動式模組化檢測設備，適用於同時測試複 　　　　　　 數晶片，並與一溫控設備相配合，該旋動式模組 　 化檢測設備包含：一轉盤，圍繞形成一空間，並 　 　　 形成一由外周面向內凹陷且環繞該空間的整線槽 　 ；一驅動模組，用於帶動該轉盤旋轉；一冷卻頭 　 ，固定於該轉盤上而可被該轉盤帶動旋轉，該冷 　 卻頭包括複數彼此相互連接的設置面；複數治具 　 ，設置於該冷卻頭之該等設置面上，並適用於固 　 定該等晶片；複數連接管，每一連接管包括一連 　 接該冷卻頭並沿該轉盤的軸向方向穿設該轉盤而 　 伸置於該空間內的第一連接段，及一連接該第一 　 連接段且沿該轉盤的徑向方向延伸的第二連接段 　 ；及複數軟管，分別連接該等連接管，每一軟管 　 的一端連接相對應連接管之該第二連接段，而另 　 一端適用於連接該溫控設備，該軟管盤繞於該轉 　 盤上而位於該整線槽內。 請求項2：如請求項1所述的旋動式模組化檢測設備，其中， 　　　　　　 該轉盤包括二沿自身軸向方向彼此相間隔的擋板 　 ，及一連接該等擋板且直徑小於該等擋板的盤軸 　 ，該等擋板及該盤軸相配合界定出該整線槽，該 　 盤軸圍繞形成該空間，該等軟管是盤繞於該盤軸 　 上，並位於該等擋板之間。 請求項3:如請求項2所述的旋動式模組化檢測設備，還包含 　 一固定於該轉盤的其中一擋板上並連接該冷卻頭的 　 固定軸，該固定軸供該等連接管之第一連接段穿設 　 。 請求項4:如請求項1所述的旋動式模組化檢測設備，其中， 　 該驅動模組包括一用於帶動該轉盤旋轉的馬達。 請求項5：如請求項1所述的旋動式模組化檢測設備，其中， 　 該驅動模組包括一馬達，及一用於傳遞該馬達之 　 動力以帶動該轉盤旋轉的傳動機構。 請求項6：如請求項5所述的旋動式模組化檢測設備，其中， 　 該傳動機構選自傳動齒輪組、皮帶輪機構及鏈條 　 齒盤機構其中之一。 請求項7：如請求項1所述的旋動式模組化檢測設備，其中， 　 每一連接管之第一連接段為軟質管線及硬質管線 　 其中之一，該第二連接段為軟質管線及硬質管線 　 其中之一。 ㈣兩造證據之技術分析: ⒈原證8 (包含原證5至7)為四方公司之受雇人周建松與謝德風 之鼎捷公司之受雇人謝誠中自107年11月28日至108年1月9日 往來之電子郵件內容及附件，其發送日期均早於系爭專利申 請日（108年2月13日），可為系爭專利申請權歸屬之適格證 據，該些電子郵件內附圖面如本判決附圖二所示。 　⒉原證9為四方公司之受雇人周建松、闕石男與Kevin Chen自10 8年1月4日至108年1月9日往來之電子郵件內容，早於系爭專 利申請日（108年2月13日），可為系爭專利申請權歸屬之適 格證據，其內附圖面如本判決附圖三所示。　 　⒊原證10為鼎捷公司三溫機報價單及周建松於鼎捷公司提供冷 凍頭尺寸後所繪製轉盤設計圖，如本判決附圖四所示。 　⒋原證12為四方公司gyro42舊機台2013年機型及2014年機型的 影片檔，其日期早於系爭專利申請日（108年2月13日），故 原證12可為系爭專利申請權歸屬之適格證據，原證12之內容 如本判決附圖五所示。 　⒌被證8為鼎捷公司108年1月6日可旋轉冷凍頭及冷媒出入管示 意圖，日期早於系爭專利申請日（108年2月13日），故被證 8可為系爭專利申請權歸屬之適格證據，被證8第1頁之內容 如本判決附圖六所示。　　 ⒍被證9為鼎捷公司108年1月8日冷凍機旋轉盤圖說，日期早於 系爭專利申請日（106年5月2日），可為系爭專利申請權歸 屬之適格證據，被證9第1頁之內容如本判決附圖七所示。　 　⒎上證1為鼎捷公司107年12月5日向訴外人三發木材行購買木材 之統一發票(JB01604862)，如本判決附圖八所示。 　⒏上證2為三發木材行113年5月7日出具之聲明書，聲明鼎捷公 司員工謝誠中，向三發木材行購置木材一批，並請三發木材 行加工成圓形轉盤、轉盤中心鑽孔及鎖上安裝冷凍頭之鐵架 ，如本判決附圖九所示。 ⒐上證3為謝德風107年12月7日所製「測試機構」實物照片，如 本判決附圖十所示。　 　⒑上證4為謝德風所製單軸旋轉測試設備之模擬機構運作影片暨 手機檔案截圖，如本判決附圖十一所示。 　⒒被上證5為周建松與謝誠中108年3月29日就「轉盤請購」之相 關郵件內容，如本判決附圖十二所示。　 ㈤先位部分： 　⒈周建松未就系爭專利請求項1至7有全部實質貢獻: ⑴系爭專利請求項1可分為以下技術特徵： ①要件編號1A：「一種旋動式模組化檢測設備，適用於同時測 　 試複數晶片」； ②要件編號1B：「並與一溫控設備相配合，該旋動式模組化檢 　 測設備包含」； ③要件編號1C：「一轉盤，圍繞形成一空間，並形成一由外周 　 面向內凹陷且環繞該空間的整線槽」； ④要件編號1D：「一驅動模組，用於帶動該轉盤旋轉」； ⑤要件編號1E：「一冷卻頭，固定於該轉盤上而可被該轉盤帶 　 動旋轉，該冷卻頭包括複數彼此相互連接的設置面」； ⑥要件編號1F：「複數治具，設置於該冷卻頭之該等設置面 ，並適用於固定該等晶片」； ⑦要件編號1G：「複數連接管，每一連接管包括一連接該冷卻 頭並沿該轉盤的軸向方向穿設該轉盤而伸置於該空間內的第 一連接段，及一連接該第一連接段且沿該轉盤的徑向方向延 伸的第二連接段」； ⑧要件編號1H：「複數軟管，分別連接該等連接管，每一軟管 的一端連接相對應連接管之該第二連接段，而另一端適用於 連接該溫控設備，該軟管盤繞於該轉盤上而位於該整線槽內 」。 ⑵周建松對系爭專利請求項1要件編號1A、1B、1D、1F有實質貢 獻，對要件編號1C、1E、1G及1H未具有實質貢獻： 　①就要件編號1A、1B而言，依原證8第7頁(同原證5)四方公司之 受雇人周建松(詳如後述)寄給謝德風的電子郵件標題為「冷 凍機旋轉走線評估」，同時提出上機台配置示意圖(原審卷 一第99頁)，該機台示意圖旋動式模組化檢測設備(相當系爭 專利要件編號1A)，示意圖雖未配置溫控設備，惟該電子郵 件標題即實質隱含具有冷凍機之溫控設備(相當系爭專利要 件編號1B)，且由原證8第8頁內容揭示四方公司於107年11月 28日即告知謝德風，已收到鼎捷公司的三溫機報價單，並預 計「在(107年)12月初~月中會下單」，請幫四方公司先備料 (原審卷一第100頁)，是以四方公司於107年11月間即提出旋 轉式模組化檢測設備結合三溫機溫控設備之構想；又原證8 第3頁(原審卷一第95頁)亦揭示該檢測模組同時檢測複數晶 片之技術內容，是以原證8已實質揭露系爭專利請求項1要 　　件編號1A、1B之技術特徵。原證8第5至7頁(原審卷一第97至 99頁)之內容為四方公司之受雇人周建松寄給鼎捷公司之受 雇人謝誠中，原證8第7頁(同原證5)所揭露技術特徵1A、1B 應視為四方公司之受雇人周建松之創作，亦即四方公司之受 雇人周建松對系爭專利請求項1要件編號1A、1B「一種旋動 式模組化檢測設備，適用於同時測試複數晶片，並與一溫控 設備相配合，該旋動式模組化檢測設備包含」之技術特徵具 有實質貢獻。 ②就要件編號1D而言，原證8第3頁(同原證7第2頁，原審卷一 　 第84、95頁)電子郵件內容與圖面可看出，該圖面係為一旋 　 動式模組化檢測設備，標註由一中空走線之DD馬達控制旋轉 　 ，用於驅動檢測設備旋轉，原證8第3頁(同原證7第2頁)所示 　 DD馬達即為一驅動模組，已實質揭露要件編號1D「一驅動模 　 組，用於帶動該轉盤旋轉」，因原證8第3頁(同原證7第2頁) 　 電子郵件內容與圖面係四方公司之受雇人周建松寄給鼎捷公 司之受雇人謝誠中，所揭露要件編號1D應視為四方公司之受 雇人周建松之創作，亦即四方公司之受雇人周建松對系爭專 利請求項1要件編號1D「一驅動模組，用於帶動該轉盤旋轉 」之技術特徵具有實質貢獻。 ③就要件編號1F而言，原證8第3頁(同原證7第2頁，原審卷一 　 第84、95頁)電子郵件內容與圖面可看出，該圖面係為一旋 　 動式模組化檢測設備，包含相當系爭專利之複數治具，設置 　 於該冷卻頭之該等設置面上，並適用於固定該等晶片，已實 　 質揭露要件編號1F，因原證8第3頁(同原證7第2頁)電子郵件 　 內容與圖面係四方公司之受雇人周建松寄給鼎捷公司之受雇 人謝誠中，原證8第3頁(同原證7第2頁)所揭露技術特徵1F應 視為四方公司之受雇人周建松之創作，亦即四方公司之受雇 人周建松對系爭專利請求項1要件編號1F「複數治具，設置 於該冷卻頭之該等設置面上，並適用於固定該等晶片」之技 術特徵具有實質貢獻。 ④就要件編號1C、1E、1G及1H而言，要件編號1C、1E、1G及1H 　 主要技術特徵為一轉盤、冷卻頭及複數連接管之配置關係， 　 原審判決書第14頁中雖敘明原證12已揭示要件編號1C(本院 　 卷第27頁)，惟查： ⓵原證12(原審卷一第461頁)為四方公司2013及2014年所提gyr 　 o42舊機型影像，該機型僅揭示「轉盤」及「收線槽」之技 　 術結構，由原證12尚難認定該轉盤具「圍繞形成一空間」( 　 原審卷一第65頁圖式元件210)之特徵，且系爭專利之圓盤用 　 於固定冷凍頭(要件編號1E)，該轉盤之空間穿設該連接管( 　 要件編號1G)及該轉盤用於盤繞軟管(要件編號1H)等關聯技 術特徵未為gyro42舊機型所揭示，更無結合溫控設備、冷卻 頭等相關技術特徵。 ⓶四方公司於原審112年10月26日民事準備一狀敘明「被證9( 　 原審卷一第301頁)所示的轉盤，並非謝德風所發想，而是四 　 方公司舊款機器已存在的構件，該舊款機型為gyro42，早在 　 2012年已存在於四方公司。」(原審卷一第382頁)，惟四方 　 公司之受雇人周建松至四方公司公司之任職日為2012年12月 　 18日(原證11，見原審卷一第459頁)，gyro42舊機型與四方 　 公司受雇人周建松到職為相同年份，gyro42舊機型之轉盤結 　 構難謂為四方公司受雇人周建松所貢獻，亦即該要件編號1C 　 之特徵難謂為上訴人受雇人周建松所實質貢獻。 ⓷四方公司於原審113年1月3日民事準備二狀敘明「由原證12 　 中2013年機型的影片第00:03〜00:26，可清楚的看到驅動馬 　 達帶動轉盤以90度、180度，依序轉動至360度往復旋轉，而 　 轉盤上的管線，隨轉盤之盤軸的轉動，在整線槽内被捲收或 　 拉伸，此與系爭專利公告說明書笫7頁所述、發明圖示之圖 　 6，測試晶片時驅動馬達帶動轉盤的方式，及轉盤上的管線 　 隨轉盤之盤軸的捲動，在整線槽内被捲收或拉伸，技術特徵 　 完全相同。」(原審卷一第449頁) ⓸四方公司於113年10月28日於準備程序陳明「轉盤在舊有機 　 型(指 gyro42舊機型)上就有，為了要使直徑較粗，就將轉 　 盤放大到可以容納較粗的冷媒管，舊的機型沒有冷凍頭的溫 　 控設計，故舊機型轉盤上纏繞的就是控制及連接訊號的管線 　 。…新機型因為多了冷媒管，所以將轉盤尺寸放大到可以容 　 納冷媒管，此外其他的設(計)都一樣」(本院卷第303頁)。 ⓹綜上，原證12之gyro42舊機型所捲收為傳遞控制訊號之「可 　 撓性排線」(原審卷一第383至385頁)，與系爭專利應用於捲 　 收連接冷卻頭與溫控設備之冷媒管之技術特徵有別，縱將gy 　 ro42舊機型之轉盤放大後具有與系爭專利要件編號1C轉盤捲 　 收撓性材料之功能，仍未揭示系爭專利要件編號1C「一轉盤 　 ，圍繞形成一空間」之部分技術特徵，且未揭示結合溫控設 　 備與要件編號1E「一冷卻頭，固定於該轉盤上而可被該轉盤 　 帶動旋轉，該冷卻頭包括複數彼此相互連接的設置面」、要 　 件編號1G「複數連接管，每一連接管包括一連接該冷卻頭並 　 沿該轉盤的軸向方向穿設該轉盤而伸置於該空間內的第一連 　 接段，及一連接該第一連接段且沿該轉盤的徑向方向延伸的 　 第二連接段」及要件編號1H「複數軟管，分別連接該等連接 　 管，每一軟管的一端連接相對應連接管之該第二連接段，而 　 另一端適用於連接該溫控設備，該軟管盤繞於該轉盤上而位 　 於該整線槽內」之連接關係。是以，四方公司受雇人周建松 　 對系爭專利要件編號1C、1E、1G及1H未具有實質貢獻。 ⑤謝德風辯稱原證5僅係周建松初步繪製之「晶片旋轉測試設備 」需求示意圖，未見冷卻頭及轉盤等相關配置資訊，又翻轉 晶片之驅動模組技術特徵經被證1、2、3所揭露，為所屬技 術領域中早已公開之習知技術，是原證5僅係四方公司向謝 德風說明需求，請求謝德風提供能配合旋轉之冷卻系統及整 體機構配置構想云云。然查，原證1為四方公司所有之多軸 多轉向測試設備之專利，與被證1、2、3所揭露之可翻轉晶 片之驅動模組均為所屬技術領域中早已公開之先前技術，然 前開先前技術均未揭露冷卻頭相關配置之技術特徵，而原證 8第3頁（原審卷一第95頁）為周建松告知謝德風關於冷卻頭 放置位置與中空走線之方式，足認周建松提供將冷卻頭設置 於可翻轉晶片之驅動模組及中空走線之構想，再請謝德風提 供能配合旋轉之冷卻頭及整體機構配置，故縱使可翻轉晶片 之驅動模組為所屬技術領域中早已公開之先前技術，亦不影 響周建松提供將冷卻頭設置於可翻轉晶片之驅動模組及中空 走線之構想之實質貢獻，謝德風所辯顯不可採。 ⑥謝德風復辯稱其長年從事冷凍設備相關業務，於104年即陸續 申請諸多關於晶片測試用冷卻頭及其冷媒管路相關專利，被 證5、6、7已揭露冷卻頭包含設置面、治具設於冷卻頭設置 面並適用於固定晶片之云云。惟查，由原證8可證周建松提 供將冷卻頭設置於可翻轉晶片之驅動模組及中空走線之構想 ，謝德風係應四方公司要求將冷卻頭設置於可翻轉晶片之驅 動模組上，而該要求依謝德風長年從事冷凍設備相關業務之 技術能力係可達成，又被證5、6、7所揭露之技術並不影響 周建松提供將冷卻頭設置於可翻轉晶片之驅動模組及中空走 線之構想之實質貢獻，故謝德風所辯不可採。 ⑦謝德風又辯稱周建松於原證8電子郵件中指出「走線還是希望 走中空軸到外側」，足認周建松對於走線之方式認知有誤， 自無可能就管線走法提出構想云云。經查，依原證8第4頁( 本院卷一第96頁)為周建松於108年1月4日回覆謝德風員工之 電子郵件提及「剛你跟我們闕總說明的是可以在管路出來直 接接旋轉頭出線嗎，如下圖一(原證8第5頁)」等語，足證周 建松當時對管線走中空軸已提出構想，另依108年1月7日周 建松寄送之電子郵件（原證8第3頁，見原審卷一第95頁）已 告知謝德風關於冷卻頭放置位置與中空走線的方式，前開信 件日期均早於被證9第2頁謝德風所繪製之冷媒軟管走中空軸 (108年1月8日)的日期，足證謝德風的冷媒軟管走中空軸之 方式是依照四方公司所提之構想後才附加上，是謝德風就此 部分不具實質貢獻，而周建松所回覆之「走線還是希望走中 空軸到外側」僅是與謝德風確定管線之走線方式，並不改變 管線走中空軸構想，故謝德風所辯仍不足採。 ⑧謝德風再辯稱其於108年1月6日已完成被證8圖示，已完成「 可旋轉冷卻頭」之技術特徵，早於原證8之時間，故周建松 對系爭專利1、4至6無實質貢獻云云。但查，原證8第4至5頁 （本院卷一第96至97頁）係周建松於108年1月4日提供加旋 轉接頭之構想，而謝德風於108年1月6日才完成被證8之圖示 ，故周建松提出上開構想之時間早於謝德風，是謝德風所辯 亦不足採。 ⑨謝德風另辯稱依原證6第1頁(原審卷一第77頁)其曾詢問周建 松關於冷卻頭尺寸、安裝在機器何處、哪一機構帶動旋轉等 問題，可知謝德風當時已有冷卻頭有複數個治具設置面之發 想及帶動旋轉驅動模組之通常知識云云。惟查，觀之原證7 第2頁周建松回復謝德風問題所提供之圖面(原審卷一第84頁 )，圖面中具有冷凍頭放置位置，冷凍頭上方設有治具，且 亦有說明係利用DD馬達控制旋轉，並規劃馬達旋轉+90度~-1 80度，可知關於冷卻頭安裝位置與帶動驅動的機構均為周建 松所提供，而非謝德風，故謝德風此部分所辯亦不足採。 　⑩原證8第1、2頁(原審卷一第93頁)四方公司受雇人周建松於1 　 08年1月9日電子郵件第1、2圖雖揭露相當要件編號1C轉盤、 　 整線槽及圍繞形成一空間之技術特徵，然查： ⓵由原證8第2頁末可知，鼎捷公司受雇人謝誠中108年1月8日 　 先以電子郵件附檔提供「冷凍機旋轉盤構造圖」(被證9，見 　 原審卷一第301頁)，四方公司受雇人周建松接獲前開構造圖 　 後於108年1月9日回信給被上訴人之受雇人謝誠中謂:「Dear 　　謝先生，依你示意圖，配置如下，請確認是否同你規劃」等 語，是以原證8第1、2頁所示之轉盤結構為鼎捷公司受雇人 謝誠中提供被證9之示意圖後，由四方公司受雇人周建松繪 製成原證8第1、2頁包含轉盤細部特徵之圖面(原審卷一第14 1、465頁)。 ⓶次查，由原證8郵件歷程內容可知，於108年1月8日謝誠中提 　 供「冷凍機旋轉盤構造圖附檔」(被證9)前，周建松所提之 　 結構(原證8第5、6、7頁，見原審卷一第97、98、99頁)皆未 　 包含系爭專利「圓盤」之技術特徵，並不斷請謝誠中提供意 　 見，如：原證8第7頁107年12月21日「旋轉部分你現在的配 　 置再請提供給我參考」、第4頁108年1月4日「如有相關資料 　 再請提供給我」、第3頁108年1月7日「所以現況還沒有你們 　 做的機構實驗照片可參考嗎」；謝誠中於108年1月8日提供 　 被證9後，周建松始於原證8第1、2頁(108年1月9日)繪製包 　 含「轉盤」結構之示意圖，並於繪製後請謝誠中確認是否正 　 確。 ⓷謝德風於113年5月29日所提上訴理由(二)狀第7頁理由一陳 　 稱「上訴人為解決習知檢測晶片溫度變化耐受度之設備無法 　 同時進行旋轉、測試無法同時檢測多個晶片，以及缺少整線 　 設計之問題，已於107年間將技術發想製作成測試機構實物 　 ，可證系爭專利1A、1B、lC、1D、lE(全部)、1G(全部)、1H 　 皆為謝德風之發想」(本院卷第108頁)，並提出上證3至4之 　 影像佐證(本院卷第118至128頁)，上證3、4為謝德風於107 　 年12月7日以木材模擬實物作成轉盤、冷卻頭、軟管等元件 　 結合溫控設備進行系爭專利要件編號1C、1E、1G及1H之模擬 　 ，上證3、4木材模擬實物之日期早於原證8第7頁(同原證5) 　 周建松提出「機台配置示意圖」之日期。 ⓸綜上，原證8第1、2頁(原審卷一第93、94頁)冷凍機旋轉走 　 線示意圖係依鼎捷公司受雇人謝誠中提供上證3、4(本院卷 　 一第118至126頁)之實驗作成被證8、9(原審卷一第299至304 　 頁)「冷凍機旋轉盤構造圖」後提供給周建松繪製成原證8第 　 1、2頁之冷凍機旋轉走線示意圖；被證9之構造圖最後修改 　 日為108年1月8日，早於原證8寄件日108年1月9日，又被證9 　 及上證3至4之內容已揭露系爭專利請求項1要件編號1C、1E 　 、1G及1H之技術特徵，是以系爭專利請求項要件編號1C、1E 　 、1G及1H之技術特徵為謝德風之發想，足證四方公司受雇人 　 周建松就系爭專利要件編號1C、1E、1G及1H之技術特徵未具 　 有實質貢獻。 ⑪由以上所述，足認四方公司受雇人周建松就系爭專利請求項 　 1要件編號1A、1B、1D及1F之技術特徵具實質貢獻，對要件 　 編號1C、1E、1G及1H之技術特徵未具有實質貢獻。系爭專利 　 請求項2至7係間接或直接依附請求項1，包含系爭專利請求 　 項1之全部技術特徵，四方公司受雇人周建松未就系爭專利 　 請求項1有全部實質貢獻，故周建松亦未就系爭專利請求項2 　 至7有全部實質貢獻。依以上說明，四方公司所為舉證不足 　 以證明周建松對於系爭專利單獨有全部實質貢獻。 ⑶周建松為四方公司受雇之員工： 　　四方公司於原審民事準備二狀(原審卷一第448頁)提出四方 　　公司受雇人周建松勞保投保資料(原證11，見原審卷一第459 　　頁)，原證11為101年12月18日周建松於四方公司勞保加保文 　　件，是以原證11足以證明周建松為四方公司受雇之員工。 ⑷因周建松對系爭專利請求項1至7並非單獨有全部實質貢獻，業如前述，則無庸再討論先位之訴之其他爭點。 ㈥備位部分： ⒈專利法第7條第1項規定：受雇人於職務上所完成之發明、新 型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支 付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。又同 法第12條第1項規定：專利申請權為共有者，應由全體共有 人提出申請。專利申請權，指得依專利法申請專利之權利； 專利申請權人，除專利法另有規定或契約另有約定外，指發 明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人；專利申請 權得讓與或繼承，專利法第5條、第6條第1項分別定有明文 。故專利申請權係屬私法上之權利，關於專利申請權之歸屬 ，即生私權誰屬之爭執，專利專責機關不得就事涉私權爭執 之專利申請權人誰屬予以裁斷。因此，有關專利申請權之歸 屬發生爭執時，應先經由民事法院加以判斷後，再由權利人 檢附確定判決書向智慧局申請變更權利人名義。 ⒉系爭專利為四方公司受雇人周建松於職務上之發明，四方公 司享有系爭專利之專利申請權，而應為系爭專利之共同專利 申請權人: 　⑴按共同發明人必須以明確清楚且令人信服的證據，證明其對 於申請專利範圍的概念，有實質的貢獻。倘僅係簡單提供發 明者通常知識或係解釋相關技術，而未對專利申請之整體組 合有具體想法，或僅係將發明者之想法落實之通常技術者， 甚至在發明過程中，僅提出設想或對課題進行指導或提出啟 發性意見、只負責組織工作、領導工作、準備工作，並不構 成發明創造具體內容的人，均非得認為發明人或係共同發明 人（最高法院104年度台上字第2077號裁定參照）。 ⑵經查，四方公司受雇人周建松與謝德風為法定代理人之鼎捷 公司之受雇人謝誠中就「冷卻機旋轉走線」一事，以原證5 至原證8之電子郵件進行聯繫，如前述理由，原證8第7頁(同 原證5)內容足以證明四方公司受雇人周建松對系爭專利部分 要件編號1A、1B、1D及1F之技術特徵具實質貢獻，就系爭專 利旋動式模組化檢測設備結合冷卻頭之整體組合有具體想法 ，對系爭專利請求項1部分技術特徵具有實質貢獻，依前開 最高法院判決得認定為系爭專利之共同發明人。系爭專利請 求項2至7係間接或直接依附請求項1，包含系爭專利請求項1 之全部技術特徵，上訴人對系爭專利請求項1之部分技術特 徵具有實質貢獻，故上訴人對系爭專利請求項2至7之部分技 術特徵亦具有實質貢獻，因此，足以證明系爭專利請求項1 至7之發明構思部分源自於四方公司受雇人周建松，周建松 應為系爭專利之共同發明人。 　⑶四方公司已提出勞保投保資料(原證11)，證明周建松自101年 12月18日起迄今為其受雇人，依專利法第7條之規定若受雇 人周建松於職務上所完成之發明，其專利申請權屬於雇用人 四方公司。系爭專利共同發明人為四方公司受雇人周建松已 如前述，且系爭專利於周建松受雇於四方公司期間所為之發 明，故系爭專利部分技術特徵屬周建松於職務上之發明，依 專利法第7條第1項規定除另有約定，其共有之專利申請權屬 於雇用人，因此，四方公司得為系爭專利之共同專利申請權 人。綜上，四方公司請求確認系爭專利之專利申請權為兩造 共有，為有理由，應予准許。 ⒊四方公司請求謝德風將系爭專利權移轉登記為兩造共有，無 理由： 　⑴按「新型專利權，為專利專責機關本於行政權作用所核准。 審理智慧財產事件之民事法院對於行政權之行使，僅得為適 法之監督，而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。故民事 法院縱依智慧財產案件審理細則第2條第2款規定，得於專利 權權利歸屬或其申請權歸屬爭議事件，自為判斷專利權有無 應撤銷或廢止之原因，該自為判斷仍應居於補充地位，無權 就專利權逕行予以撤銷或廢止。當真正創作人與新型專利權 人發生新型專利權權利歸屬爭執時，除雇用人與受雇人間得 依專利法第10條規定，向專利專責機關申請變更權利人，或 當事人間達成讓與新型專利權之協議外，僅得依專利法第12 0條準用同法第35條之規定，由真正創作人於該專利案公告 後2年內，以違反專利權人為非專利申請人之規定提起舉發 ，並於舉發撤銷確定後2個月內就相同創作申請新型專利， 以該經撤銷確定之新型專利權之申請日為其申請日。又不當 得利係指無法律上原因受有利益，致他人受損害而言，受益 人所受利益與受害人所受損害間，須有因果關係存在。潛稱 專利申請權人取得之新型專利權係專利專責機關所給予，真 正創作人未經專利專責機關依法公告給予新型專利權之前， 可否認其所受損害即為該新型專利權，而請求返還該新型專 利權？亦均非無進一步推究之餘地」（最高法院109年度台 上字第2155號民事判決意旨參照）。 　⑵經查，系爭專利係謝德風向智慧局提出申請，經智慧局核准 審定而取得專利權，四方公司既未經智慧局依法公告給予專 利權，尚未取得系爭專利權，四方公司既非系爭專利之專利 權人，自無從認定其所受損害為系爭專利權，從而得依民法 第179條、第184條第1項前段、後段之規定請求返還系爭專 利權，故四方公司直接訴請謝德風移轉登記系爭專利為兩造 共有，並無依據，不應准許。 六、綜上所述，四方公司請求確認其與謝德風為系爭專利之共同 申請權人，為有理由，應予准許。至其餘部分，四方公司之 請求為無理由，不應准許。原審為確認系爭專利之專利申請 權為兩造共有之判決，理由與本院雖稍有不同，惟結論並無 二致，仍應予維持，兩造上訴意旨均指摘原判決不利於其部 分不當，求予廢棄改判，為無理由，均應予駁回。 七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證 　　據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不 　　逐一論列，併此敘明。 八、據上論結，本件兩造上訴均為無理由，依修正前智慧財產案 件審理法第1條，民事訴訟法第449條第2項、第78條，判決 如主文。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日 智慧財產第一庭 審判長法 官　汪漢卿 法 官　吳俊龍 法 官　曾啓謀 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或 具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師 資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　 3 　日 　　　　　　　　　　　　　 書記官　丘若瑤 附註： 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

2025-01-23

IPCV-113-民專上-7-20250123-2

民專上
智慧財產及商業法院

確認專利權等

智慧財產及商業法院民事判決　 112年度民專上字第21號及第22號 上 訴人 即 主參加被告　徐茂誠 訴訟代理人　楊惠雯律師 　　　　　　洪健茗律師 輔　佐　人 黃介青 被上訴人即 主參加被告　曾振豐 　　　　　　　　　　　 　　　　　　王明照 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 上二人共同 訴訟代理人　王勝和律師 上 訴人 即 主參加原告 頎邦科技股份有限公司 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 法定代理人　吳非艱 住同上 訴訟代理人　李宗德律師 　　　　　　劉昱劭律師 　　　　　　孫煜輝律師 複 代理 人　江曉萱律師 　　　　　　蔡毓貞律師 輔 佐 人 黃仁浩 　　　　　　　　　　　 上列當事人間確認專利權等及確認專利申請權等事件，上訴人對 於中華民國112年7月20日臺灣苗栗地方法院110年度智字第4號（ 本訴訟）、第5號（主參加訴訟）判決分別提起上訴或一部上訴 ，本院於113年12月5日合併言詞辯論終結及合併判決如下： 主 文 一、原判決關於駁回徐茂誠下列第二項之訴及其假執行之聲請暨 該部分訴訟費用（除確定部分外）之負擔，均廢棄。 二、上開廢棄部分：㈠確認附表所示專利權為徐茂誠、曾振豐、 王明照共有。㈡曾振豐、王明照應將附表所示專利權於經濟 部智慧財產局所為之讓與登記塗銷。㈢曾振豐、王明照應連 帶給付徐茂誠新臺幣12萬9,140元，及自民國108年12月3日 起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。 三、徐茂誠其餘上訴及頎邦科技股份有限公司之上訴，均駁回。 四、本訴訟第一審（除確定部分外）、第二審訴訟費用由曾振豐 　　、王明照負擔三分之一，餘由徐茂誠負擔。主參加訴訟之第 二審訴訟費用由頎邦科技股份有限公司負擔。 五、第二項之㈢所命給付部分，得假執行；但曾振豐、王明照如 以新臺幣12萬9,140元為徐茂誠預供擔保，得免為假執行。 　　事實及理由 甲、程序事項： 壹、按民事訴訟法第54條之主參加訴訟，依同法第205條第3項本 文規定應與本訴訟合併辯論及裁判之。本件上訴人即主參加 訴訟被告徐茂誠（下稱徐茂誠）於民國108年12月2日提起刑 事附帶民事訴訟主張被上訴人即主參加訴訟被告曾振豐、王 明照（下分稱曾振豐、王明照）於107年4月間偽造文書，將 原屬雙方共有如附表所示專利權（下稱系爭專利）讓與登記 予該二人所有，請求確認系爭專利為雙方共有並塗銷讓與登 記，及請求渠等連帶賠償新臺幣（下同）1,000萬元，經臺 灣苗栗地方法院（下稱原法院）以108年度附民字第153號刑 事裁定移送原法院民事庭後，上訴人頎邦科技股份有限公司 （下稱頎邦公司）於110年5月3日本訴訟審理期間，則以本 訴兩造（徐茂誠、曾振豐及王明照）為被告，依同法第54條 第1項規定提起主參加訴訟，請求確認附表所示專利權為頎 邦公司所有，並請求徐茂誠應賠償100萬元本息。嗣原法院 將本訴訟及主參加訴訟合併辯論及裁判（下稱原判決），就 本訴訟部分（即原法院110年度智字第4號）判決徐茂誠敗訴 　　，就主參加訴訟部分（即原法院110年度智字第5號）判決頎 邦公司敗訴。徐茂誠、頎邦公司分別就其敗訴部分提起部分 上訴或全部上訴，經本院分別以112年度民專上字第21號、 第22號審理，是依前揭規定，本訴訟及主參加訴訟予以合併 辯論及合併裁判。 貳、又本件本訴訟、主參加訴訟均係現行智慧財產案件審理法修 正施行（112年1月12日修正、同年8月30日施行）前繫屬於 原法院（見原法院附民卷第5頁、110年度智字第2號卷第11 頁），依同法第75條第1項前段，自應適用修正前智慧財產 案件審理法之規定。 乙、實體事項： 壹、本訴訟兩造之主張及抗辯： 一、徐茂誠主張略以： (一)伊與曾振豐、王明照為附表所示專利權之共同發明人及專利 權人，且為事業合夥人，共同持有系爭專利並經營事業，於 107年2月間因故決定拆夥後，詎曾振豐、王明照未經伊同意 　　，竟於107年4月間偽造專利權讓與契約書，將伊就附表所示 專利權所共同享有之專利權向經濟部智慧財產局（下稱智慧 局）申請變更登記為曾振豐、王明照二人所有。曾振豐、王 明照因此涉犯偽造文書案件，前經臺灣高等法院臺中分院以 111年度上更一字第81號刑事判決有罪在案，復經最高法院1 12年度台上字第3702號刑事判決駁回其二人上訴確定，爰依 民法第184條第1項前後段、第185條第1項、第179條、第213 條第1項、專利法第96條等規定，擇一請求確認附表所示專 利權為本訴訟兩造共有，並塗銷附表所示專利權之移轉登記 　　，回復登記為兩造共有。又附表所示專利權價值至少有4,50 0萬元，是伊相當受有1,500萬元之損失；退步言，依財團法 人臺灣經濟科技發展研究院（下稱臺經院）出具之專利鑑定 研究報告書所為鑑定結果，附表所示專利權之合理授權金共 計12萬9,140元，曾振豐、王明照自107年4月起迄今不法侵 害伊專利權長達5年之久，伊自得依前揭規定及專利法第97 條第2項請求酌定實際損害額3倍以下之賠償，即命曾振豐、 王明照連帶賠償38萬7,420元之本息等情。 (二)原法院判決徐茂誠全部敗訴後，其提起一部上訴並聲明：1. 原判決就後開不利於徐茂誠部分均廢棄。2.確認附表所示專 利權為徐茂誠、曾振豐、王明照共有。3.曾振豐、王明照應 將上開專利權於智慧局所為之讓與登記塗銷。4.曾振豐、王 明照等應連帶賠償徐茂誠38萬7,420元，及自起訴狀繕本送 達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息（原起訴請求賠 償1,000萬元本息，其未上訴之金額部分已敗訴確定）。 二、曾振豐、王明照答辯略以： (一)附表所示專利權之技術係取自頎邦公司之電鍍導電圖夾具之 營業秘密。又兩造因共同合夥開設田多機械有限公司（下稱 田多公司）、華欣機械有限公司（下稱華欣公司），並於大 陸設立昆山田多精密機械有限公司（下稱昆山田多公司）由 徐茂誠負責，嗣雙方因帳務問題，口頭協議由徐茂誠取得昆 山田多公司之股權，田多公司、華欣公司之股權及附表所示 專利權則由曾振豐、王明照或其指定之人取得，是於107年1 　　、2月間將附表所示專利權讓與登記為渠二人所有，係依兩 造同年1月間之電話口頭協議並在徐茂誠之同意情況下所為 　　。至曾振豐、王明照所涉偽造文書刑事案件另案所為認定， 並非正確，亦不當然拘束本院，徐茂誠前已口頭同意轉讓在 先，復於107年2月23日看過專利權歸屬確認書而知悉王明照 已依其口頭同意辦理轉讓中，其至同年3月21日核准轉讓完 成前應有時間向智慧局提出異議，卻捨此不為於同年2月27 日於閱報率極低之台灣新生報刊登聲明否認，顯與常理不符 　　；又倘曾振豐、王明照以偽造文書方式侵害徐茂誠之專利權 　　，又何需於108年5月委託大陸地區之律師發函要求禁止其使 用專利而自曝犯行。另否認徐茂誠主張108年就附表所示專 利權生產製造販售金額達人民幣247萬7,856元，且徐茂誠既 認自己為專利權之共有人，尚無可能停止生產、製造並銷售 產品，故其主張受有損害並非事實等語，資為抗辯。 (二)原法院判決曾振豐、王明照勝訴，於徐茂誠提起一部上訴後 　　，答辯聲明：1.上訴駁回。2.如受不利判決，願供擔保請准 宣告免為假執行。　　 貳、主參加訴訟兩造之主張及答辯： 一、頎邦公司主張略以： (一)伊經營封裝測試代工廠從事在晶圓表面上以電鍍方式製作複 數個金屬導電凸塊之製造銷售，而製作凸塊重要製程之一， 即係將晶圓以電鍍用夾具固定後，置入電鍍槽進行電鍍，故 夾具應具備如何之效用及其型式，須配合凸塊之整體製程及 電鍍槽設計。徐茂誠與曾振豐、王明照共同經營田多公司、 華欣公司、昆山田多公司，其中田多公司（徐茂誠為董事長 　　、王明照、曾振豐為原始股東）係從事機具製造及加工廠商 　　，先前並無電鍍夾具相關知識及設計或製造之能力，伊為使 田多公司得以執行所委託之製造工作，雙方簽訂保密合約書 （主原證6），除約定保密義務外，且就田多公司不得就合 作專案取得任何智慧財產權及其他權利，合作期間，伊以書 面或口頭方式提供所需電鍍夾具型式、設計方案及相關數據 資料等與電鍍夾具相關機密技術（包括主原證1、2之優化方 案及相關歷史技術文件附件等）予田多公司，而相關優化、 改善方案亦均為伊公司員工之職務上構想，就附表所示專利 權之研發具有實質貢獻，且該專利技術特徵與伊優化後實品 所用技術（參丙證3之實品照片冊）實質相同，足見該專利 係出自伊之技術成果而為伊所有。又該等機密技術並非一般 從事晶圓電鍍產業之人所知，具有高度經濟價值，伊並已採 取簽署保密合約方式之合理保密措施，亦屬於伊之營業秘密 　　。詎徐茂誠等人竟利用受伊委託製造電鍍機具機會，於獲悉 該等機密技術後擅自申請附表所示專利而侵害伊所有營業秘 密，並於申請專利過程中因須公開伊擁有之機密技術，致伊 權益受有損害，同時構成不當得利。嗣王明照、曾振豐業已 自認此情並與伊達成和解，且同意將附表所示專利權移轉登 記與伊所有，然仍為徐茂誠所否認，並主張其為附表所示專 利權之共同專利權人，爰基於伊為附表所示專利權人身分， 以本訴訟之兩造為被告，依專利法第5條第1項、第7條第1項 規定，請求確認附表所示專利申請權為伊所有，並依營業秘 密法第12條、民法第184條第1項前後段、第213條第1項、第 179條規定，請求徐茂誠給付100萬元本息等情。 (二)原法院駁回頎邦公司主參加訴訟之請求，頎邦公司提起上訴 並聲明：1.原判決主文第三、四項之裁判均廢棄。2.確認附 表所示專利之專利申請權為頎邦公司所有。3.徐茂誠應給付 頎邦公司100萬元，及自110年8月23日起至清償日止，按年 息5％計算之利息。4.就第3項聲明，頎邦公司願以現金或等 值之國內金融機構無記名可轉讓定期存單供擔保，請求准予 宣告假執行。 二、曾振豐、王明照答辯略以： 　　渠等認諾頎邦公司之上訴請求，並為答辯聲明：同意頎邦公 司之上訴聲明。 三、徐茂誠答辯略以： (一)頎邦公司係於102至104年間向王明照提出電鍍夾具之需求， 由伊及曾振豐、王明照自行出資研發後，就相關研發技術申 請附表所示專利權，並無使用頎邦公司所用技術亦未侵害其 營業秘密。而頎邦公司之員工楊長勳、朱作雲於專利研發過 程中僅提供「改善目標」，並未有任何實質貢獻，且附表所 示專利與頎邦公司所提主原證1、2及丙證3所用技術並非實 質相同，頎邦公司稱該專利為其所有或有實質貢獻，並無理 由。又依頎邦公司所提主原證1、2所附歷史技術文件資料中 　　，設計圖上皆標明為田多公司所有、繪製者姓名「WANG」（ 　　指王照明），且該簡報檔內容多為效能評估，而非研發過程 　　，顯然附表所示專利權並非頎邦公司發明；況主原證1、丙 證3之私文書並未標示出處及完成時間，頎邦公司亦自承係 於另案提起妨礙營業秘密刑事告訴時自行製作，該時點距離 附表所示專利公告日已逾4年之久，真實性可疑。又伊於申 請附表所示專利權過程中並未公開任何製程或數據，不涉及 任何營業秘密，且附表編號3之專利結構早於102年間即經他 公司申請專利，非業界所不周知，並非頎邦公司之營業秘密 　　。至於王明照、曾振豐雖承認附表所示專利權係屬頎邦公司 之營業秘密，惟渠等係為求於另案營業秘密刑事案件減輕罪 責，故二人所述並不足採信等語，資為抗辯。 (二)原法院判決頎邦公司敗訴，於頎邦公司提起上訴後，為答辯 聲明：上訴駁回。 參、兩造不爭執事項（本院第21號卷第168至169頁、第22號卷第 275至277頁）： 一、本訴訟部分： (一)徐茂誠、曾振豐、王明照於附表所載之申請專利日期，以渠 等為發明人，向智慧局申請如附表所示專利，經該局於附表 公告日期給予專利權，嗣系爭專利於附表所載專利移轉日期 讓與受讓人王明照、曾振豐。 (二)徐茂誠、曾振豐、王明照另於原判決附表二所示申請日，以 渠等為發明人向中國大陸國家知識產權局申請如該原判決附 表二所載專利，經該局給予發明實用新型專利權（原法院附 民卷第33至39頁），其後該等專利先於107年間受讓予王明 照、曾振豐，並於該原判決附表二所載「公告最後一次專利 移轉日期」由王明照、曾振豐讓與頎邦公司（原法院智5卷 一第157至173頁）。 (三)曾振豐、王明照遭徐茂誠提起刑事偽造文書告訴案件，經臺 灣苗栗地方法院108年度訴字第469號判決處有期徒刑6月後 　　，嗣更審經臺灣高等法院臺中分院111年度上更一字第81號 刑事判決駁回曾振豐、王明照之上訴後，復經最高法院112 年度台上字第3702號駁回渠等之上訴而告有罪確定。 (四)徐茂誠、曾振豐、王明照有於我國共同經營田多公司、華欣 公司，另於大陸地區共同經營昆山田多公司。嗣徐茂誠分別 將其就田多公司、華欣公司之股份讓與王明照、曾振豐；王 明照、曾振豐另將昆山田多公司之股份讓與徐茂誠。 (五)依曾振豐、王明照提出之專利權讓與契約書4份（本院民專 訴第55號卷第61至67頁），形式上記載日期分別為107年1月 25日（編號1、3、4之專利）、107年2月1日（編號2專利） 　　，而該讓與契約書之讓與人欄位「徐茂誠」印文係田多公司 會計持徐茂誠印章蓋用。 (六)陳權銘於107年2月14日以電子郵件方式寄送「田多機械-專 利歸屬確認書」（本院民專訴第55號卷第77至81頁）予王明 照。　　 (七)徐茂誠與曾振豐有於107年2月23日以通訊軟體「Wechat」對 話：「（徐茂誠）還在公司嗎？」、「（曾振豐）在，你現 在過來嗎？」、「（徐茂誠）我過去簽，嗯」、「（曾振豐 　　）等你」（本院民專訴第55號卷第83頁）。 (八)徐茂誠有於107年2月27日於臺灣新生報上刊登小啟「專利權 聲明」（內容見原法院附民卷第41頁所載）。 (九)頎邦公司對曾振豐、王明照、楊長勳等人提起妨害營業秘密 之刑事告訴，因渠等認罪，頎邦公司撤回告訴，曾振豐、王 明照、楊長勳等人獲得臺灣新竹地方檢察署108年度偵字第6 545號緩起訴處分。 二、主參加訴訟部分： 　　除前述不爭執事項之外，另包括： (一)頎邦公司與田多公司於99年2月8日簽署保密合約書（主原證 6，原法院智2卷第39至44頁），雙方復於106年8月28日簽署 資訊保密合約，並約定該保密合約自生效日起5年後屆滿（ 　　主原證7，同上卷第45至47頁）。 (二)王明照有於109年2月17日簽署聲明書，內容如主原證3所載 （同上卷第29頁）。 (三)頎邦公司對徐茂誠提起違反營業秘密法之刑事告訴，經臺灣 新竹地方檢察署檢察官以109年度偵續字第82號為不起訴處 分（本院民專訴57卷第75至85頁），嗣經臺灣高等檢察署智 慧財產檢察分署以110年度上聲議字第262號處分書駁回再議 而確定（同上卷第87至97頁）。　　 (四)王明照為田多公司與頎邦公司聯繫之主要窗口，依王明照與 頎邦公司和解後出具之聲明書記載「本人與包括徐茂誠在內 之其他登記發明人皆未經頎邦科技股份有限公司同意，而就 頎邦科技股份有限公司之系爭營業秘密，以發明人名義申請 M512594、M502698、M500772、M500773等中華民國專利（即 附表編號1至4）」。 (五)臺灣新竹地方檢察署109年度偵續字第82號110年2月22日訊 問筆錄第2頁記載「（均問：你們優化方案《即原審主原證1 　　、2》這個資料是何時的資料？）劉律師答：是我們在準備這 案件時做出來的，但它的附件的簡報檔是我們公司的歷史技 術資料」（主被證8，原法院智4卷第406頁）。 肆、本件爭點： 一、主參加訴訟部分： (一)系爭專利之技術內容是否為頎邦公司員工於職務上完成而由 其取得專利申請權？頎邦公司請求確認系爭專利申請權為其 所有，有無理由？ (二)系爭專利之技術內容是否為頎邦公司之營業秘密？頎邦公司 依前揭規定請求徐茂誠給付100萬元本息，有無理由？ 二、本訴訟部分： (一)徐茂誠有無同意將系爭專利讓與曾振豐、王明照？徐茂誠依 前揭規定請求確認系爭專利係兩造共有，並請求曾振豐、王 明照應塗銷該專利權之讓與登記，有無理由？ (二)徐茂誠依前揭規定請求曾振豐、王明照賠償連帶給付38萬7, 420元本息，有無理由？ 伍、本院判斷： 一、本訴訟之徐茂誠起訴主張系爭專利係兩造共有，主參加訴訟 之頎邦公司則主張該專利申請權為其所有，惟分別為曾振豐 　　、王明照及徐茂誠所否認，則徐茂誠、頎邦公司在法律上地 位確存有不安之狀態，且此不安之狀態，得以法院確認判決 除去，是其等分別請求確認系爭專利、專利申請權為其所有 　　，均有確認利益，先予敘明。次按必要共同訴訟，共同訴訟 中一人之行為，有利益於共同訴訟人者，其效力及於全體， 不利益者，對於全體不生效力，此觀民事訴訟法第56條第1 項第1款規定即明。本訴訟之兩造（徐茂誠、曾振豐、王明 照）均為主參加訴訟之共同被告，由於該訴訟標的對渠三人 必須合一確定，而曾振豐、王明照對於頎邦公司之請求予以 認諾，係不利於共同訴訟人之行為，對於全體自不生效力， 附此敘明。 二、主參加訴訟：系爭專利之技術內容並非頎邦公司員工職務上 完成之發明，頎邦公司請求確認系爭專利申請權為其所有， 為無理由；又頎邦公司主張徐茂誠等人侵害其所有營業秘密 　　，同時構成不當得利，並請求損害賠償，為無理由： (一)系爭專利之技術內容（含申請專利範圍及圖式）詳如附件一 所示。 (二)頎邦公司主張系爭專利技術內容為其員工於職務上完成而取 得專利申請權，雖提出主原證1之「夾持晶圓以在晶圓上電 鍍金屬凸塊的夾具技術與優化方案」、主原證2之「固持晶 圓夾具的承載件與電鍍槽技術以及優化方案」為證（以上見 原法院智5限閱卷第9至131頁，均有核發秘密保持命令，應 予保密）。惟主原證1、2之優化方案不足以證明頎邦公司於 系爭專利申請前已完成與之有關夾具結構技術： 　⒈頎邦公司所提之主原證1、2之優化方案並無製作日期，依頎 邦公司告訴代理人於臺灣新竹地方檢察署109年度偵續字第8 2號違反營業秘密法案件110年2月22日訊問筆錄，表示係頎 邦公司準備該案刑事告訴時所製作（原法院智5卷一第573頁 　　），此為兩造所不爭執。觀諸主原證1第3頁之圖1B（同上卷 第11頁）與系爭專利2之圖1相同，該圖1B既係示意簡圖，並 非一般進行機構設計時所繪製之機械圖面，可見主原證1之 圖1B應取自系爭專利2經核准公告之圖面；又主原證1之附件 6係頎邦公司西元2015年9月3日內部電子郵件（同上卷第53 至59頁），日期明顯晚於系爭專利1至3之申請日（西元2015 年2月6日、2月6日、6月11日），由此可見主原證1、2之優 化方案均為系爭專利申請之後才製作，其雖以夾具實物照片 說明頎邦公司早已發想相關夾具結構設計，惟該優化方案內 之圖式是否為系爭專利申請前即已於頎邦公司內使用之技術 　　；或該照片拍攝之夾具實物係於何時或由何人所設計或製作 完成，並無提出其他佐證資料可供參考。 　⒉又依主原證1之優化方案一至三中第8、10、11頁（原法院智5 限閱卷第16、18、19頁），主原證2之優化方案一中第7頁（ 同上卷第7頁），均提及該夾具圖面係由田多公司協助繪製 ，佐以主原證1之附件3、4、5、8設計圖面出處均記載為「 田多機械有限公司」（同上卷第49、51、115頁），且從主 原證1之附件6及主原證2之附件1之104年9月3日內部電子郵 件及附加檔案內容觀之，亦見均係由田多公司人員一一回覆 頎邦公司人員所提相關設計問題，於附加檔案設計圖面上亦 載有「田多機械有限公司」字樣（同上卷第53至59頁、第12 9至131頁，又主原證2之附件2內容應為主原證1附件6之錯置 ）。是依頎邦公司所提主原證1、2之優化方案，並不足以證 明其於系爭專利申請前已自行完成與之有關夾具結構技術 　　。 (三)頎邦公司復以原審所提主原證1優化方案之附件1至8、主原 證2優化方案之附件1、2等歷史技術文件（原法院智5限閱卷 第21至115頁、第127至131頁，技術內容參附件二），以及 本院二審提出丙證3之實品照片冊、丙證14之夾具導電連結 圖冊（本院第22號限閱卷一第5至27頁、第493至502頁，技 術內容參附件二，以上均有核發秘密保持命令，應予保密） 　　，主張系爭專利與該公司所用優化方案之技術內容實質相同 等等。惟查： 　⒈主原證1之附件1、3、4、5、6、8及主原證2附件2，均無法作 為認定系爭專利為頎邦公司所發明之證據： 　　⑴主原證1之附件1為「OO○○○○○○○○○」○○○○○○○○○○○○○OOOO○O○ OO○○○○○O○O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○O○○○○OOOOO OOOO○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○O○O○○○○○○○○○○○O ○○○○○○○○○○○○○O○○O○O○○○○○○○○○○OOOO○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○OOOO○O○O○○OOOO○O○OO○○○○○○○○○○○O○○○○○○○○○○O○○○○○ ○○○○○○OOOO○O○OO○○，甚至晚於系爭專利申請日，並不合 理 　　　，無從確認其真實性。是以，主原證1附件1之簡報檔所載 內容，顯然不足以作為判斷系爭專利是否為頎邦公司所發 明之證據。 　　⑵主原證1附件3、4，分別為○○○○○○○「O○○○○OOOOOOO○○○OOOO OOOOOOOOOOOOO」○「OO○O○○○OOOOOOOOOOOOOO○○○OOOOOO」 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○OOOO○O○O○○O OOO○O○O○，雖均在系爭專利1申請之前，然該圖面既均係 田多公司繪製，尚無法憑此作為該專利為頎邦公司所發明 之證據。 　　⑶主原證1附件5為○○○○○○○「OO○O○○OOOOOOOOOOOO○○O」○○○○○ ○○O○○○○OO○○○○○○○○○○○○○○○○O○○O○○○OOOO○O○O○○○○○○○○○○ ○○○○OO○○○○OOOOO○○○○○OOOOOOOOOOO○○OOOO○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○ 　　　○○○○○O○○O○○○○○○○○○○○O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○O○○○○○○○OO OO○O○O○○○○○○○O○○O○○○○O○○O○○○○○OOOO○O○O○，尚難認系 爭專利2之申請日前頎邦公司已具有主原證1附件5之圖面 結構設計，況附件5之圖面既係載由田多公司所繪製，故 依主原證1附件5之圖面無法作為系爭專利為頎邦公司所發 明之認定。 　　⑷主原證1之附件6： 　　　①主原證1附件6共含3件email紀錄：○○○OOOO○O○OO○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○ 　　　　OOOOO○○○○○○○O○○○○OO○○○○○○OOOO○O○OO○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○OOOOO○○○○○○○OO○OO○○○○○○OOOO○O○OO○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○OOOOO○○○○○○○OO○○○○○○○○OOOO○O○O O○○○○○○○○○○○○○○○○○OOOO○O○OO○○○○○○○○○○OOOOO○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○等技術內容核與系爭專利均 無關，不足以作為判斷系爭專利是否為頎邦公司所發明 之證據。 　　　②至主原證1附件6之❶○○OOOO○O○OO○○○○○○○○○OOOOO○○○○○OO OOOOOOOOOOO○○○OOOOOOOOOOOOOOOO○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○ 　　　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○OO○OO○O○○○○○O○○O○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○O○O○○○○○O○○○○○○○○○OOO○○○○○○○○O○○O○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○OOO○○○○○○○○○○○○○○○○O○○O ○○○○○○○○○ 　　　　○OOOOO○○○○○○○○O○○O○○○○○○○○○O○○O○○OOOOO○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○OOOO○O○O○○O○O○○○○O○○○ 　　　　OOOOO○○○○○○○○○○○○○OO○○○○○○○○O○○O○○OOOOO○○○○○O○○O ○○○○○○○○○OOOO○O○O○○○○○○○O○○○○○○○○○ 　　　　OOOOO○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○O○○O○○○○○○ ○○○○O○○○○○○○○○○○○○，惟無法憑此即可認定該發明之實 質貢獻者為頎邦公司（詳後述之第㈣點） 　　　　。 　　⑸主原證1附件8為○○○○○○○「OO○O○○○○O○○OOOOOOOOOOOO」○○○ ○○○○O○○○○OOO○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○O○○○○○○○○○○ 　　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 　　　○○○○○○○○○○○○○○○O○OO○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○OOOO○ OO○OO○○○○○○O○○○○OO○○○○○○○○○○○○○○○○○O○OO○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○ 　　　OOOO○OO○OO○O，顯非可採。故主原證1附件8並不足以作為 判斷系爭專利是否為頎邦公司所發明之證據。 ⒉丙證3之實品照片冊、丙證14之夾具導電連結圖冊，均不足以 證明系爭專利為頎邦公司所發明： 　　⑴丙證3為頎邦公司於113年4月15日民事陳報狀所提實品照片 冊（本院第22號限閱卷一第5至27頁）、丙證14為頎邦公 司於同年8月20日民事準備(四)狀所提夾具導電連結圖冊 （同上卷第493至502頁）。惟觀諸丙證3之實品照片冊 　　　、丙證14之夾具導電連結圖冊，均無拍攝日期，已難認定 係頎邦公司在系爭專利申請前即發明之技術。雖依證人朱 作雲於本院113年4月23日審理中證述：該實品照片之夾具 跟伊於99年伊拿給王明照拆解繪圖的夾具，是同一款的， 不是當初拿給田多公司同一個夾具等語（同上卷第74頁） 　　　；然其卻又證稱：丙證3乃係以當日庭呈夾具實品拍攝， 而當日庭呈的夾具實物（照片見本院第22號卷一第351至3 57頁）是田多公司製作改良完成後賣給我們的其中一個等 語（本院第22號限閱卷一第75頁），倘丙證3所示之夾具 於99年為當時產線上正在使用同一款之夾具，應尚未改良 　　　，朱作雲稱丙證3之夾具是田多公司改良後之其中一個， 前後邏輯不一，尚難證明丙證3之夾具與99年間其提供給 田多公司為同一款之夾具；又參以主原證1第6頁說明導電 片優化方案一於99年2月8日完成，依主原證1附件1頎邦公 司廠內於101年4月22日完成之12”夾具內蓋修改評估簡報 　　　，第5頁說明該導電片修改前後示意，該導電片之修改於 　　　101年間仍處於評估階段，核與證人朱作雲所述其提供丙 證3已改良之導電片長度夾具供田多公司機械繪製製造之 內容，顯有矛盾，且經本院進一步詢問證人朱作雲或要求 頎邦公司提供丙證3之實品照片內夾具究係何時製作之證 據（同上卷第104頁），迄今仍未提出，故丙證3之夾具實 物製作時間是否係於系爭專利申請之前或為事後製作，不 無疑問，尚難僅憑丙證3實品照片之夾具構造或丙證14之 電性連結關係、上蓋第二卡固部與電鍍載體第一固部之數 量是相互對應於系爭專利之技術特徵，即認定系爭專利為 頎邦公司所發明。 　　⑵況且，依據頎邦公司自承其與田多公司之王明照之配合模 式，係先提供產線既有夾具實品供田多公司之王明照還原 圖面，再提供改善、優化構想供田多公司之王明照繪製改 善、優化圖面，經頎邦公司確認圖面後再請田多公司之王 明照製造樣品等流程（本院第22號限閱卷一第327頁）， 則縱使頎邦公司所提丙證3、丙證14與系爭專利之技術實 質相同，亦無法憑此即認定該發明之實質貢獻者即屬於頎 邦公司（詳後述之第㈣點）。 　⒊主原證1附件2、7雖可對應系爭專利1、3之技術特徵，然尚無 法憑此即認定該發明之實質貢獻者為頎邦公司（詳後述之第 ㈣點）：　　 　　⑴主原證1附件2為○○○○○○○○○○○○○○○○○○○OOOO○O○O○○○○○○○O○○ ○○○○○O○O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○O 　　　○○○○O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○等技術特徵，故依其 揭示技術內容主要係對應系爭專利1。 　　⑵主原證1附件7為○○○○○○○○○○○○○○○○OOOO OOOOOO OOOOOOOOO OOOOOOOOOOO○O○○○○○○○○O○○○○○○○○OOOO○OO○OO○○○○○○○O○ ○○○○○○○○OO○○○○○○○○○○○○○O○○○○○○O○○○○○○○，可知該報告 內容相對應系爭專利3之「電鍍載體導電結構」。 (四)頎邦公司先於原審提出主原證12至15之鑑定報告（僅比對系 爭專利之請求項1），復於本院二審提出丙證5至8之技術比 對鑑定報告（即主原證12至15更新版，比對全部請求項內容 　　，本院第22號限閱卷一第191至264頁），其中丙證5至8之鑑 定報告內所稱「告證98-1」、「告證99-1」分別係指主原證 1、主原證2之優化方案，業經頎邦公司陳明在卷（本院第22 號卷二第100頁），關於頎邦公司主張之技術比對即係以丙 證5至8之鑑定報告內容為準，合先敘明。惟依頎邦公司所舉 證據均無法證明就系爭專利具有實質貢獻，難認系爭專利為 其員工職務上完成而取得專利申請權： 　⒈按專利申請權，指得依專利法申請專利之權利。專利申請權 人，除專利法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作 人或其受讓人或繼承人，同法第5條第1、2項定有明文。次 按創作人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢 獻之人，所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神 創作之人，其須就發明所欲解決之問題或達成之功效產生構 想，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。再者，共 同發明人必須以明確清楚且令人信服的證據，證明其對於申 請專利範圍的概念，有實質的貢獻。倘僅係簡單提供發明者 通常知識或係解釋相關技術，而未對專利申請之整體組合有 具體想法，或僅係將發明者之想法落實之通常技術者，甚至 在發明過程中，僅提出設想或對課題進行指導或提出啟發性 意見、只負責組織工作、領導工作、準備工作，並不構成發 明創造具體內容的人，均非得認為發明人或係共同發明人。 　⒉系爭專利1經比對與主原證1附件2之技術特徵並非完全相同 　　，且頎邦公司無法證明其就系爭專利1之發明具有實質貢獻 　　： 　　⑴系爭專利1與主原證1附件2比對結果，並非完全相同： 　　　①主原證1附件2第3頁左上及右上圖式揭示電鍍裝置之內蓋 導電結構，與一電鍍載體複數導電元件相對應，該內蓋 導電結構設有6個導電片體，而導電片體與電鍍載體之 導電元件接觸係為通常知識，已揭露系爭專利1請求項1 之1A要件「一種用於電鍍裝置之內蓋導電結構，與一電 鍍載體的複數導電元件接觸，該內蓋導電結構包含 　　　　：」之技術特徵。又主原證1附件2第3頁右上方圖式○○○ ○○○○○，已揭露系爭專利1請求項1要件1B「一環形內蓋 」之技術特徵。又主原證1附件2第3頁上方圖式○○○○○○○ ○○○O○○○○○，已揭露系爭專利1請求項1要件1C「至少三 導電片體，間隔環設於該環形內蓋的底部」之技術特徵 。又主原證1附件2第3頁右上圖○○○○○○○○○○O○○○○○，左 上圖式○○○○○○○○○○OO○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○，已揭露系爭專利1請求項1要件1D「其中，當 該環形內蓋蓋設於該電鍍載體時，各該導電片體對應至 少二導電元件的端點」之技術特徵。 　　　②系爭專利1請求項2至4為直接或間接依附於請求項1之附 屬項，主原證1附件2已揭露系爭專利1請求項1之技術特 徵。而依主原證1附件2第3頁右上及右下圖○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○，已揭露系爭專利1請求項2之「該等導電片 體係分別凹設於該環形內蓋的底部」之技術特徵。又主 原證1附件2第3頁右上圖○○○○○○○○O○，已揭露系爭專利1 請求項3之「該等導電片體較佳為四片至六片」之技術 特徵。惟依主原證1附件2第3頁右上圖○○○○○○○○O○，故 未揭露系爭專利1請求項4之「該等導電片體更佳為四片 」之技術特徵。 　　⑵觀諸系爭專利1之內蓋導電結構請求項1、4內容所載之導電 片為「至少三片導電片體」、「該等導電片體最佳為四片 」，核與頎邦公司所提主原證1附件2第3頁之夾具評估報 告右上圖所示之○○○○○○○，顯有差異。又主原證1附件2簡 報檔第3頁圖式（要件1D）內容○○○○○○○○○○○○○○○○○○，核 與主原證1附件3、4，即由田多公司協助繪製「O○○○○OOOO OO」、「OO○○○○ 　　　」（原法院智5限閱卷一第47、49頁）之工程圖形狀結構 相同，可知頎邦公司所提主原證1附件2之形狀結構技術並 非來自於其員工。 　　⑶又依證人朱作雲於另案違反營業秘密案件即臺灣新竹地方 檢察署108年度偵字第6545號之109年1月13日訊問筆錄證 述：我們與田多公司的王明照商討時，由頎邦公司提出需 求，請田多公司畫出來，畫好後到頎邦公司做測試，需求 的依據是實驗報告，○○○○○○○○○○○○○○○○ 　　　○○○○○○○O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，我們把概念提供給王明 照後，他畫完後給我們圖等語（原法院智5卷一第535至53 7頁）；及於本院證述：伊把構想想要的○○○○○○○○○○，請 田多公司到我們廠內，我在廠內黑板畫圖給他看，沒問題 後田多公司製作樣品到我們廠內進行測試，○○○○○○○○○○○○ ，廠內有開會要怎麼做，我們就請田多公司到廠內在黑板 上畫圖，請田多公司重新製作經我們測試等語（本院第22 號限閱卷一第76至77頁）。 　　⑷及依王明照於前揭案件109年1月14日訊問筆錄以證人身分 證述：系爭專利1是我們自行開發出來的，○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○，當時朱作雲他們並不是○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○O○○○O○○○ O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 　　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。後來伊交給頎邦 公司的成果跟系爭專利1並不一樣，因為他後面的板子沒 有連在一起，系爭專利都是頎邦公司委託其進行改善，但 頎邦公司未支付研發費用，而是開發完成後覺得可以用才 向伊購買等語（原法院智5卷一第548至552頁）；於前揭 案件109年度偵續字第82號109年11月30日訊問筆錄所述： 電鍍裝置內蓋導電結構（系爭專利1），伊去頎邦公司， 朱作雲有在白板上畫，○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○，朱作雲提供這個構想，沒有任何書面資料（原法院智 5卷一第566、567頁、本院第22號限閱卷一第62、64頁） ；及本院113年5月28日證稱：導電片體加長的構想是朱作 雲請我去他們公司，○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○（本院第22號限閱卷一第155頁）。 　　⑸復依徐茂誠於前揭案件108年度偵第6545號108年12月23日 訊問筆錄供稱：頎邦公司會跟我們反映有電鍍不均、滲漏 的問題，這都是我們要自己解決的，所以我們就會再去想 解決方法，他們不會提供我們相關數據，他們是跟王明照 聯繫等語（原法院智5卷一第532頁）；於109年1月21日訊 問筆錄供稱：王明照說頎邦公司要求說看能不能讓夾具更 好，頎邦公司就導電結構的要求就是讓晶圓片的鍍層更均 勻，但沒說要改善什麼，只給我他的需求等語（同上卷第 559頁）；於109年度偵續字第82號110年2月22日訊問筆錄 時供稱：他們給我一個概念後回來，由我們去討論，那就 是一個觀念很模糊的概念，○○○○○○○○○○○○○ 　　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，他只是給我們方向 ，我們自己去試等語（ 　　　同上卷第575頁）。 　　⑹綜合勾稽朱作雲、王明照及徐茂誠之前開證述或供述內容 　　　，可知系爭專利1即電鍍夾具裝置導電結構改良之「概念 　　　」、「構想」或「方向」，雖係由頎邦公司員工所提出， 惟頎邦公司員工並未實際提出如何改善之具體技術內容， 且相關改善之實驗數據亦未提供給田多公司，○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○請求田多公司協助研發，並未實際參與研 發製作，而係由田多公司實現系爭專利1導電片結構之技 術手段後才由頎邦公司向其購買 　　　。參以證人即頎邦公司員工朱作雲所稱○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○等僅為該所屬技術領域之一般 原理或知識 　　　，並非系爭專利1所欲解決之技術問題，而依主原證1附件 2內容為○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○OOOOOOO○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○OO○○○○○○○○○○○○○○ ○O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○（本院第22號限閱卷一第101頁）。準此， 依頎邦公司所舉證據及相關證人之供述，尚無法證明其員 工在電鍍夾具裝置增加導電面積或改善導電均勻度之目標 上 　　　，已提出具體而可達成該構想之技術手段，實難謂頎邦公 司員工為系爭專利1具有實質技術貢獻之人，是其主張系 爭專利1之技術內容為其員工職務上完成而取得專利申請 權云云，並不可採。 　　⑺至王明照雖於本院證稱：頎邦公司會提供一些資料與參數 　　　，告訴要怎麼做等語（同上卷第152頁），惟參酌其前揭 另案109年11月30日訊問時所述：朱作雲所提供的構想只 有在白板上畫而已，都沒有任何書面的資料等語，可見該 所謂資料與參數應僅為頎邦公司產品之要求條件或需求標 準，並非提供應如何具體改善之技術手段，此觀其復於本 院證述：當時田多公司有做頎邦公司之周邊治具，頎邦公 司認為我們可以，頎邦公司有想法，但沒有加工設備，沒 有辦法實現他們要的東西，必須經過討論後做出來給他們 測試，所有圖面、設計圖都是由伊或田多公司出具等語（ 　　　同上卷第176頁）即明，自難為頎邦公司有利之認定。 　⒊系爭專利2經比對與主原證1附件5、丙證3之技術特徵大致相 同，惟頎邦公司無法證明其就系爭專利2之發明具有實質貢 獻： 　 ⑴系爭專利2與主原證1附件5、丙證3之技術特徵比對結果大 致相同： 　　　①依丙證3之圖五所示○○○○，與圖六下方○○○○○○○○○○○○○， 已揭露系爭專利2請求項1要件1A「 　　　　一種用於電鍍裝置的卡固結構」之技術特徵；至於主原 證1附件5並未揭露上蓋，故未揭露「以將該電鍍裝置的 一電鍍載體與一上蓋相互卡固」之技術特徵。又主原證 1圖4C及丙證3圖七夾具中○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○；丙證3圖七夾具○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 　　　　，故已揭露系爭專利2請求項1要件1B「複數第一卡固部 　　　　，環設於該電鍍載體的邊緣，各該第一卡固部具有：一 第一卡固本體，與該電鍍載體的一載面水平；及一第一 導引斜面，設置於該第一卡固本體的一端，以使該第一 卡固本體成為梯形體；」之技術特徵。 　　　②依主原證1圖2B及丙證3圖八頎邦公司夾具中○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 　　　　，故丙證3已揭露系爭專利2請求項1要件1C「複數第二 卡固部，環設於該上蓋的內壁邊緣，各該第二卡固部具 有：一第二卡固本體，與該上蓋的一蓋面水平；及一第 二導引斜面，設置於該第二卡固本體的一端，並與該第 一導引斜面水平，以使該第二卡固本體成為梯形體；以 及」之技術特徵。又丙證3圖七○○○○○○○○○○○○○○○○○○○， 已揭露系爭專利2請求項1要件1D之「複數抵頂定位件， 凸設於各該第一卡固本體的另一端或各該第二卡固本體 的另一端；」之技術特徵。又依丙證3圖九至十三的○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○，已揭露系爭專利2請求項1要件1E 「其中 　　　　，當旋轉該上蓋時，各該第二卡固部的第二導引斜面與 各該第一卡固部的第一導引斜面相互導引，各該抵頂定 位件抵頂各該第二卡固本體或各該第一卡固本體，以使 該電鍍載體與該上蓋相互卡固。」之技術特徵。 　　　③丙證3圖七之○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 　　　　，已揭露系爭專利2請求項2「當各該抵頂定位件凸設於 各該第一卡固本體的另一端時，各該抵頂定位件與各該 第一卡固本體為一體成型。」之進一步技術特徵。丙證 3圖七之○○○○○○○○○○○○○○○○○○，已揭露系爭專利2請求項 3「各該抵頂定位件分別與各該第一卡固本體垂直。」 之進一步技術特徵。又依丙證3圖七、八，圖七所示的○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，故丙證3圖 七、八已揭露系爭專利2請求項4「當各該抵頂定位件凸 設於各該第二卡固本體的另一端時，各該抵頂定位件與 各該第二卡固本體為一體成型。」之進一步技術特徵。 而依丙證3圖七、八，圖七所示的○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○，故丙證3圖七、八已揭露系爭專利 2請求項5之「各該抵頂定位件分別與各該第二卡固本體 垂直。」之進一步技術特徵。 　　⑵惟查，丙證3之實品照片冊不足以作為認定系爭專利為頎邦 公司所發明之證據，業如前述。又主原證1附件5為田多公 司繪製之「OO○O○○OOOOOOOOOOOO○○O」圖面（原法院智5限 閱卷第51頁）未標示日期，依主原證1第9頁倒數第2行至 第10頁第2行說明該圖面係「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○OO ○○○OOOOO○○OOOO○O○O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○OO」（主原證1附件6應為主原證2附件2之錯置)，可知主 原證1附件5之圖面○○○○○O○○○○OOO○O○O○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○，自難以此逕認系爭專利2之技術來自頎邦 公司所有。 　　⑶關於系爭專利2之技術開發由來，依王明照於另案108年度 偵字第6545號109年1月14日訊問時證稱：告證91（系爭專 利2）是用於電鍍裝置的卡固結構，為伊開發出來的，○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○，這辦法是伊想的等語（原法院智5卷 一第550至551頁）；於109年度偵續字第82號109年11月30 日訊問時證稱：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○（同上卷第5 66至567頁、本院第22號限閱卷一第61至62頁）。核與徐 茂誠於109年度偵續字第82號110年2月22日供稱：自始自 終做這這個夾具（用於電鍍裝置的卡固結構），都沒有收 到頎邦公司的任何書面資料。當時王明照轉述朱作雲的話 時，一開始是說他們有東西給我們參考，就是他們原本的 卡固結構，做了之後我們讓對方去測試性能好不好，他們 要求就是○○○○○○○○○○，但沒跟我們說要怎麼做等語（ 　　　同上卷第577頁）相符。是由頎邦公司所提主原證1附件5 之圖面，除日期晚於系爭專利2申請日之外，且該圖面亦 載明由田多公司所繪製，以及依據王明照、徐茂誠所為一 致所述，可知頎邦公司人員就其欲優化之電鍍裝置卡固結 構，僅向田多公司提出「○○○○」固定方法之改善目標概念 ，並未能證明就該目標或構想已提出「具體而可達成該構 想之技術手段」，實難謂頎邦公司為系爭專利2具有實質 技術貢獻之人，是其主張系爭專利2之技術內容為其所發 明，並不可採。 　　⑷至頎邦公司員工即證人朱作雲雖稱：○○○○○○○○○O○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○（原法院智5卷一第540頁、本院第22號 限閱卷一第81至82頁）。惟從王明照、徐茂誠前揭所述， 可知該具體之技術手段並非朱作雲所提出，且頎邦公司亦 無提供任何書面資料。○○○○O○○O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○（ 本院第22號限閱卷一第103頁），則應如何○ 　　　○○○○○○○○O○○○○○之形狀設計，如無付諸圖面設計顯難展露 其具體之技術手段，堪認證人朱作雲如有提出改善之想法 應僅停留在單純構想或進行指導之階段，尚未落實在技術 手段，即難認頎邦公司對於系爭專利2具有實質貢獻。 　⒋系爭專利3經比對與主原證1附件7、丙證3之技術特徵部分相 同，惟頎邦公司無法證明其就系爭專利3之發明具有實質貢 獻：　　 　　⑴系爭專利3與主原證1附件7、丙證3之技術特徵部分相同： 　　　①丙證3圖十四、十五揭露○○○○○○○○○○○○○ 　　　　，已揭露系爭專利3請求項1要件1A「一種用於電鍍載體 之導電結構，包含：」之技術特徵。主原證1附件7第35 頁之○○○○○OO○○○○○○○○○OO○○○○○○○○○（原法院智5限閱卷 第95頁），○○○○○○○○○O○○○○○○○O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○，故已揭露系爭專利3請求項1要件1B「一導電引導 元件，設置於一電鍍載體的底部，並電連接於複數電源 線；」之技術特徵。又主原證1附件7第35頁○○○○○OO○○○ ○○○○○○OO○○○○○○○○○○○○O○O○○○○○○○○○○○O○○○○○○○○○○○○○ ○○O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，故已揭露系爭 專利3請求項1要件1C「複數導電分散元件，設置於該電 鍍載體的底部，各該導電分散元件的一端電連接於該導 電引導元件；及」之技術特徵。又依主原證1附件7第30 頁○○○○○○○○○○○○○○○○OO○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○，故已揭露系爭專利3請求項1要件1D「複數導電 連接元件，設置於該電鍍載體的頂部，並分別電連接於 各該導電分散元件的另一端」之技術特徵。 　　 ②主原證1附件7第30頁揭示○○○○○○○○○○○○○O○○○○○○○○O○○○○ ○○，故已揭露系爭專利3請求項3「更包含複數導電分流 元件，分別設置於各該導電分散元件的另一端，且各該 導電連接元件分別電連接於各該導電分流元件的兩端」 之進一步技術特徵。丙證3圖十五○○O○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○，故已揭露系爭專利3請求項4「該導電引導元 件與該等導電分散元件為一體成型」之進一步技術特徵 。主原證1第30、35、38頁（同上卷第98頁）及丙證3圖 十五○○○○○○○○○○O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○，故分別揭露系爭專利3請求項5「各該導電分流元件 的兩端分別電連接二個導電連接元件」及請求項6「 　　　　各該導電分流元件的兩端分別電連接二個導電連接元件 　　　　」之進一步技術特徵。惟依主原證1附件7第35、38頁及 丙證3圖十五○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，並未揭露系 爭專利3請求項2「該導電引導元件與該等導電分散元件 為一體成型」之技術特徵。再者，由於丙證3之實品照 片冊並不足以作為認定系爭專利為頎邦公司所發明之證 據，業如前述。依此，尚難僅憑頎邦公司所提主原證1 附件7、丙證3，即遽認系爭專利3係源自上訴人頎邦公 司所有之技術。　 ⑵依徐茂誠於108年度偵字第6545號108年12月23日訊問時稱 　　　：伊是工程師，系爭專利3伊三個人都有參與，我們會先 做出一樣樣品，譬如它裡面的V型導電、線要幾條或是變 幾條導通性會比較好等，或是線要怎麼去拉、用何材質導 通性會更好等，伊把夾具做好，再經過頎邦公司的測試（ 　　　原法院智5卷一第532頁）；於109年1月21日訊問時稱：對 於告證90（即系爭專利3）這個導電結構，頎邦公司只要 求讓晶圓片的鍍層更均勻，但沒說要改善什麼（同上卷第 559頁)；於109年度偵續字第82號110年2月22日訊問時稱 　　　：朱作雲本身跟王明照怎麼講，伊得到的訊息是說現在要 改變這種導電方式，○○○○○O○○○○○○○○O○○○○○○○○○○○○○○○， 他只是講個形狀，但沒有給伊數據也沒有說需要的尺寸， 也就是給個方向說要改成這個形狀，但得到的訊息有限， 沒有具體說固定方式是什麼、大小是什麼，伊必須去模擬 出他們想要的形狀出來，○○○O○○○○○○O○○○○○○○O○，只是一 個大概形狀，○○○○○○○○○○○O○○O○，我們用數據把它呈現出 來等語（同上卷第575至577頁）。核與王明照於109年度 偵續字第82號109年11月30日訊問時證稱：關於電鍍載體 之導電結構，朱作雲有請伊過去他們會議室，用白板畫他 們想要的形式給伊看，他們想改變導電的方法，○○○○○○○○ O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 　　　○○○○○○○，但當時除了畫白板外，頎邦公司沒有另外提供 書面資料，且系爭專利3之夾具結構要這樣導電的新型是 伊設計的，圖是伊畫的，而朱作雲給我的想法並不是這樣 等語（同上卷第548至550頁、第566至570頁、本院第22號 限閱卷一第61至63頁）相符。 　　⑶由徐茂誠、王明照之上開供述可知，徐茂誠僅從王明照得 知頎邦公司想要以O○○○○○○○○○○○○○，惟無具體的O○○○○○○○ ○○○○；王明照雖提及頎邦公司有意改變導電的方法，○○○○ ○○○O○○○○○○○○○○○○○○○，但當時僅以白板說明此構想，並 沒有另外提供書面資料，後續該如何具體落實製作均係由 渠等自行摸索完成；○○○○○○○○○O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○O○○○ ○○○○○○○○○○○；況系爭專利3更採取該導電引導元件與導電 分散元件為「一體成型」之技術，此亦未為主原證1附件7 第35、38頁及丙證3圖十五所揭露，○○○○○○○○○○O○○○方式 與頎邦公司當初之構想有所不同。因此，頎邦公司並未能 證明就○O○○○○○之構想已提出具體而可達成之技術手段， 實難謂頎邦公司員工為系爭專利3具有實質技術貢獻之人 ，是頎邦公司主張系爭專利3為其所發明云云 　　　，並不可採。 ⒌系爭專利4經比對與主原證1附件6之❶「搖擺桿之導通」 　　email之「晃動架與提把組立圖」（即主原證2附件1之圖面 　　）、丙證3之技術特徵相同，惟頎邦公司無法證明其就系爭 專利4之發明具有實質貢獻：　　 ⑴系爭專利3與主原證1附件6❶（即主原證2附件1）、丙證3之 技術特徵比對結果相同： 　 ①丙證3圖十六、二十一所示○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○，已揭露系爭專利4請求項1要件1A「 一種導電固定結構，用於固定一晶圓電鍍夾持構件，並 將該晶圓電鍍夾持構件電連接於一基座，該導電固定結 構包含：」之技術特徵。依主原證2附件1田多公司繪製 之○○○○○○○○○○○○○○○○；丙證3圖十六、二十一○○○○○○○○○ ○○○○○○○○O○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，已揭露 系爭專利4請求項1要件1B「一導電座，其中央固定該晶 圓電鍍夾持構件，且該導電座架設於該基座；及」之技 術特徵。依主原證2附件1揭露○○○○○○○○○○○○；丙證3圖 十七，○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，故已揭露系爭專 利4請求項1要件1C「至少二導電塊，分別設置於該導電 座之相對兩側邊，且該等導電塊分別電連接於該晶圓電 鍍夾持構件；」之技術特徵。又主原證2附件1圖面揭露 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○；丙證3圖二十一揭示○○○○○○○○○○ ○○○○○，故主原證2附件1及丙證3已揭露系爭專利4請求 項1要件1D「 　　　　其中，該等導電塊用於分別電接觸於該基座的複數導電 彈片。」之技術特徵。 　　　②丙證3圖二十一的導電固定結構中，○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ，已揭露系爭專利4請求項2「該等導電塊為四個，於該 導電座之相對兩側邊分別設置兩個導電塊。」之進一步 技術特徵。又主原證2附件1圖面及丙證3圖二十一○○○○○ ○○○○○，亦已揭露系爭專利4請求項3「該等導電塊係對 稱排列。」之進一步技術特徵。又主原證2附件1圖面及 丙證3圖二十一○○○○○○○○○○，亦揭露系爭專利4請求項4 「該等導電塊係對稱排列。」之進一步技術特徵。又主 原證2附件1圖面及丙證3圖二十一的○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○，故主原證2附件1及丙證3揭露系爭專利4請求 項5「該等導電塊係凹設於該導電座之相對兩側邊。」 之進一步技術特徵。 　　⑵惟查，丙證3之實品照片冊不足以作為認定系爭專利為頎邦 公司所發明之證據，業如前述。又主原證1附件6❶（即主 原證2附件1）之「○○○○○○○○○」既為田多公司所繪製，是 系爭專利4之技術特徵縱為上開圖面所揭露，亦無法憑此 即認定系爭專利4之技術內容係來自於頎邦公司。 　 ⑶依頎邦公司員工楊長勳於另案108年度偵字第6545號109年1 月13日供稱：伊跟王明照說現有的問題點及伊的構想，○○ ○○○○○○○○○○○，原始的構想伊跟他提出來 　　　，他是做設備的專家，所以會討論，○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○，這樣他就要幫忙想，因為伊不是做設 備的人，很多做設備的小技巧不了解，他會把伊的想法具 體化等語（原法院智5卷一第542頁）。又依王明照於108 年度偵字第6545號109年1月14日訊問時證稱：告證93的導 電固定結構（系爭專利4）沒有跟頎邦公司合作，這是自 己開發的，楊長勳當時沒有任何想法，這件事郭劍雲知道 ，楊長勳回來的第一年的時候，他們要改善結晶問題，他 的要求就是改善而已 　　　，他問伊有沒有方法改善結晶，○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○（同上卷第553頁）；及於109年度偵續字第82 號109年11月30日證稱：導電固定結構的新型專利，頎邦 公司沒有提供任何文件或構想，這是楊長勳跟我聯繫的， ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○（同上卷第5 67頁、本院第22號限閱卷一第64頁）；及於本院證稱：○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，我們就自己回去處理，我們就做 好打樣品給楊長勳（本院第22號限閱卷一第166頁）。 　　⑷再由朱作雲於本院證述：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○。這些構想由楊長勳提供給王明照，請田多公司畫圖 等語（本院第22號限閱卷一第91、95至96頁）。是以，互 核楊長勳、王明照及朱作雲之供述可知，頎邦公司之導電 座因有○○○○○○○○○○○○○○○○，由楊長勳請求王明照改善之後 ，始由王明照提出採取如系爭專利4之技術即將導電塊設 置於導電座之兩側彼此相對並使用導電彈片方式固定；參 酌主原證2附件1「○○○○○○○○○」之圖面既係由田多公司繪 製提供，且楊長勳自承其對於設備小技巧不了解，可見係 由王明照將此固定技術予以具體化而解決頎邦公司之問題 ，足證頎邦公司員工就此並未提出具體而可達成該構想之 技術手段，實難謂頎邦公司員工為系爭專利4具有實質技 術貢獻之人，是頎邦公司主張系爭專利4為其所發明云云 ，並不可採。 　 ⑸至於王明照嗣後雖於本院改稱：○○○○○○○○○○○ 　　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○（本院限 閱卷一第165頁），惟此與其前所述：這是自己開發的， 楊長勳當時沒有任何想法等語，以及楊長勳前揭所述：因 為伊不是做設備的人，很多做設備的小技巧不了解等語不 符，尚難採信，並不足以作為頎邦公司對於系爭專利4具 有實質技術貢獻之認定。　 　⒍綜上，依頎邦公司所舉證據並無法證明其就系爭專利具有實 質貢獻，難認系爭專利為其員工職務上完成而取得專利申請 權。況依頎邦公司自承其專業不在機械製造，所使用的夾具 向來都是委外製造（本院第22號卷一第202頁），參酌王明 照、徐茂誠、朱作雲等人於前開刑事案件及本院訊問內容， 可知頎邦公司至多因有改良晶圓夾具之需求，縱曾提出改善 之構想或建議，然係由田多公司或王明照將此技術具體化， 頎邦公司就系爭專利所欲解決之問題或達成之功效，並未提 出具體而可達成該構想之技術手段，自非系爭專利具有實質 貢獻之人。準此，頎邦公司主張系爭專利源自該公司之技術 且為其所有云云，並不足採。 (五)頎邦公司雖以曾振豐、王明照已認諾其主張，且依保密合約 第5條約定（主原證6，見原法院智2卷第41頁），縱使雙方 討論而衍生之技術資料，田多公司亦不能取得任何智慧財產 權及其他相關權利，且田多公司對系爭專利完全無任何研發 支出，並引用臺經院之專利鑑定研究報告書為證（本院第22 號卷一第477至481頁）。惟查： 　⒈本件王明照、曾振豐、徐茂誠三人為主參加訴訟之共同被告 　　，縱王明照、曾振豐對於頎邦公司之請求予以認諾，係不利 於共同訴訟人之行為，對於徐茂誠不生效力，已如前述。又 王明照雖於109年2月17日出具聲明書（主原證3，原法院智2 卷第29頁），自承係未經同意以頎邦公司所提供之營業秘密 申請系爭專利，並表示其與曾振豐、徐茂誠均非系爭專利之 實際發明人等等，然該聲明書係因頎邦公司曾對曾振豐、王 明照、楊長勳等人提起妨害營業秘密之刑事告訴，期間王明 照與頎邦公司達成和解，頎邦公司對其撤回告訴後所出具， 其所為聲明書之憑信性度低，尚難採信，且其聲明內容亦與 頎邦公司無法證明其就系爭專利具有實質貢獻之本院認定不 同，並無法作為系爭專利為頎邦公司發明之認定。 　⒉觀諸頎邦公司與田多公司簽訂之保密合約書第5條之約定，係 以田多公司使用取自頎邦公司之機密資料等為要件。而依前 所述，頎邦公司在委請田多公司改良夾具之過程中，至多僅 提出改善之需求或構想，並無提交任何書面或技術資料，而 係由田多公司負責提供設計圖並製作樣品後交由其進行測試 ，可見系爭專利並非來自頎邦公司之技術或機密資料，故其 主張尚屬無據。又依臺經院之專利鑑定研究報告書已載明開 發成本有「組裝作業」、「設計作業」、「加工作業」等費 用，並非如頎邦公司所稱無任何之研發支出，且頎邦公司既 無法證明系爭專利源自該公司之技術或就系爭專利具有實際 貢獻，已如前述，則該報告所列成本項目有無列入「研發支 出」或所占比例如何均不影響本院之認定結果，併此敘明 　　。 (六)頎邦公司主張徐茂誠等人侵害其所有營業秘密，同時構成不 當得利，並請求損害賠償，並無理由：　　 　 頎邦公司雖主張系爭專利使用之技術資料並非一般從事晶圓 電鍍產業之人所知，且具有高度經濟價值，伊並已採取簽署 保密合約方式（主原證6、7）之合理保密措施，而屬其所有 之營業秘密云云。惟查，頎邦公司在委請田多公司改良夾具 之過程中，至多僅提出改善之構想或一般原理概念，並無提 交任何書面資料，而係由田多公司將此構想予以具體技術化 而解決頎邦公司之問題，業如前述，自難認頎邦公司提出之 構想或概念具有秘密性或經濟價值，而屬於營業秘密法第2 條所應保護之營業秘密。再者，觀諸主原證7之106年8月28 日資訊保密合約簽訂日，係在系爭專利申請日之後，顯非頎 邦公司所稱之合理保密措施。又參以頎邦公司前以此對徐茂 誠提起違反營業秘密法之刑事告訴，業經臺灣新竹地方檢察 署檢察官以109年度偵續字第82號為不起訴處分，嗣經臺灣 高等檢察署智慧財產檢察分署以110年度上聲議字第262號處 分書駁回再議而確定，足認頎邦公司主張徐茂誠等人侵害其 營業秘密，洵屬無據，故其請求徐茂誠損害賠償應給付100 萬元之本息，為無理由。 三、本訴訟：徐茂誠並無同意將附表所示專利權讓與曾振豐、王 明照二人，其確認系爭專利權為共有並請求塗銷讓與登記及 損害賠償，均屬有據： (一)徐茂誠未同意或授權將系爭專利權讓與曾振豐、王明照二人 　　，其請求確認系爭專利權為共有及塗銷讓與登記，均屬有據 　　： 　⒈查徐茂誠、曾振豐、王明照原為系爭專利之共同發明人及專 利權人，然曾振豐、王明照二人未經徐茂誠之同意，於107 年1月25日、2月1日，在專利權讓與契約書上記載徐茂誠同 意將系爭專利權讓與王明照、曾振豐之不實事項，並指示不 知情之公司員工拿取徐茂誠放在田多公司之印章，盜蓋在專 利權讓與契約書之「讓與人欄」上，用以表彰徐茂誠同意讓 與前述專利權之意思，而冒用徐茂誠名義偽造上開私文書後 　　，復將偽造之專利權讓與契約書交給不知情之專利師及專利 代理人，於同年2月6日向智慧局申請變更系爭專利權人為王 明照及曾振豐二人，經智慧局承辦人形式審查後將此不實事 項登載公告等情，前經原法院108年度訴字第469號刑事判決 認定王明照、曾振豐均共同犯行使偽造私文書罪，各判處有 期徒刑6月（得易科罰金），嗣經臺灣高等法院臺中分院111 年度上更一字第81號、最高法院112年度台上字第3702號刑 事判決駁回王明照、曾振豐之上訴而確定，此為兩造所不爭 執，並經本院調取上開刑事卷宗核閱相關證據無訛，堪認徐 茂誠主張其並未同意將系爭專利之專利權讓與曾振豐、王明 照二人，渠等侵害其就系爭專利之共有部分，核屬有據。 　⒉曾振豐、王明照雖以雙方間因合夥帳務問題，經口頭協議由 徐茂誠取得昆山田多公司之股權，田多公司、華欣公司之股 權及附表所示專利權則由曾振豐、王明照或其指定之人取得 　　，始於107年1、2月間辦理讓與登記為渠二人所有，徐茂誠 復於同年2月23日看過專利權歸屬確認書而知悉此情，其迄 辦理轉讓完成之前應有時間向智慧局提出異議，卻捨此不為 於同年2月27日於閱報率極低之台灣新生報刊登聲明，顯與 常理不符，且倘若渠等以偽造文書方式，又何需於108年5月 委託大陸律師發函自曝犯行云云。然查： 　　⑴依曾振豐、王明照所提出之田多公司、華欣公司變更登記 表及股東同意書、昆山田多公司批准證書、工商變更訊息 （本院民專訴第55號卷第51至59頁、第69至73頁），雖可 知渠等與徐茂誠間有轉讓出資額之協議，由徐茂誠取得昆 山田多公司之股權，渠等則分別取得田多公司、華欣公司 之股權並擔任公司負責人。惟當時系爭專利之專利權人為 徐茂誠、曾振豐、王明照，並非上開公司所有或其資產， 雙方亦無明白約定轉讓公司股權中已包含專利權在內，自 難以此推認彼此間已達成轉讓附表所示專利權之口頭協議 　　　。 　　⑵又徐茂誠雖曾自承看過陳權銘於107年2月14日以電子郵件 方式寄送予王明照之「專利權歸屬確認書」（本院民專訴 第55號卷第77至81頁）。然上開專利權歸屬確認書並無日 期，且無任何人之簽名，亦非辦理專利權讓與登記不可或 缺之文件，倘曾振豐、王明照已獲得徐茂誠之口頭授權， 又何須在完成專利權讓與申請後，復要求徐茂誠簽署專利 歸屬確認書，顯與常理不符。況且，倘系爭專利權歸屬會 影響雙方股權拆夥事宜，衡情雙方如就系爭專利權讓與乙 情已達成協議在先，應不致僅以口頭允諾方式輕率為之， 而未留存任何書面以供日後證明之用，是曾振豐、王明照 稱與徐茂誠已達成口頭協議，之後卻要求徐茂誠重新簽署 專利權歸屬確認書，益徵渠等實際未取得徐茂誠之轉讓同 意而急欲彌補之心態，故曾振豐、王明照主張已與徐茂誠 達成系爭專利權讓與之口頭協議，要難採信。 　　⑶至徐茂誠雖未於辦理讓與期間向智慧局提出異議，而係於 台灣新生報刊登「專利權聲明」（原法院附民卷第41頁） 　　　，惟依徐茂誠於刑事另案所述，其係於107年2月23日至曾 振豐公司處時，因被要求簽署專利權歸屬確認書，才會於 同年月27日刊登上開聲明（原法院智1號卷第22頁），是 徐茂誠既於知悉此事後即公開否認有轉讓之情事，嗣立即 對曾振豐、王明照提起偽造文書之刑事告訴，實難認徐茂 誠漏未向智慧局提出異議，即認其有事後同意轉讓之意。 另依徐茂誠與曾振豐於107年2月23日以通訊軟體「Wechat 　　　」之對話記錄，徐茂誠雖有表示「我過去簽」等語（本院 民專訴第55號卷第83頁），然尚無法依此對話看出是簽立 何種文件，且徐茂誠於刑事另案已表示係欲去簽股權讓渡 書，並非指專利權讓與契約書。又曾振豐、王明照所述其 等於108年5月委託大陸地區律師，發函要求禁止徐茂誠使 用專利，是否自曝犯行乙事，核與徐茂誠是否同意轉讓系 爭專利無涉，均無從為曾振豐、王明照有利之認定。 　⒊按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任 　　。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同；又負 損害賠償責任者，除法律另有規定或契約另有訂定外，應回 復他方損害發生前之原狀。民法第184條第1項、第213條第1 項分別有明文規定。依前所述，本件曾振豐、王明照未經徐 茂誠之同意，以前揭行使偽造私文書方式向智慧局辦理系爭 專利權之讓與登記獲准，已侵害徐茂誠就系爭專利共有之專 利權。準此，徐茂誠請求確認系爭專利權為三人共有，並依 前揭規定，請求曾振豐、王明照應就所為之讓與登記塗銷， 核屬有據，應予准許。 (二)徐茂誠得請求曾振豐、王明照連帶給付損害賠償： 　⒈按發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求 損害賠償，專利法第96條第2項定有明文。次按「依前條請 求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：…依授權實 施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。依前 項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵 害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額 之三倍。」亦為同法第97條第1項第3款、第2項所明定。又 上開規定依同法第120條，均為新型專利所準用。再按數人 共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任，民法第 185條第1項亦有明文。 　⒉查曾振豐、王明照以偽造私文書之方式，共同侵害徐茂誠就 系爭專利所有之專利權，業如前述，故其依前揭規定請求曾 振豐、王明照連帶損害賠償，即屬有據；至曾振豐、王明照 辯稱徐茂誠未因此受有損害，並非可採。而依原法院囑託臺 經院就系爭專利鑑定其合理權利金結果，授權實施系爭專利 所得收取之合理授權金分別為3萬4,406元（系爭專利1）、3 萬8,172元（系爭專利2）、2萬6,751元（系爭專利3）、2萬 9,811元（系爭專利4），此有該專利權鑑定研究報告可稽（ 　　見研究報告第25至26頁），是以系爭專利之合理授權金合計 為12萬9,140元。又徐茂誠為系爭專利共有人之一，其可合 理分配授權金應有1/3；另考量曾振豐、王明照係故意共同 不法侵害徐茂誠之專利權，是本院認徐茂誠得請求賠償金額 應酌定為3倍計算，經計算後徐茂誠得請求連帶賠償金額應 為12萬9,140元，則其請求曾振豐、王明照連帶給付上開金 額，及自附帶民事起訴狀繕本送達翌日即108年12月3日起至 清償日止之法定遲延利息，為有理由，惟其請求賠償38萬7, 420元之本息，於逾前揭金額範圍之部分，則屬無據。 陸、綜上所述： 一、主參加訴訟：本件頎邦公司無法證明系爭專利所涉技術源自 其員工職務上發明或就系爭專利具有實質貢獻，且頎邦公司 主張其營業秘密受到徐茂誠等人之侵害，均屬無據。故頎邦 公司請求確認系爭專利之申請權為其所有，及依營業秘密法 第12條、民法第184條第1項、第213條第1項、第179條等規 定，請求徐茂誠給付100萬元本息，均無理由。從而，原審 駁回頎邦公司上開請求及其假執行之聲請，核無違誤，頎邦 公司仍執前詞上訴請求廢棄改判，並無理由，應予駁回。 二、本訴訟：本件曾振豐、王明照未經徐茂誠之同意，以行使偽 造私文書之方式向智慧局辦理系爭專利讓與登記獲准，侵害 徐茂誠之專利權，是徐茂誠請求確認附表所示專利權為三人 共有，並依前揭規定請求曾振豐、王明照塗銷系爭專利之讓 與登記，以及應連帶賠償12萬9,140元與自108年12月3日起 至清償日止，按利息5％計算之利息範圍，為有理由。從而 　　，原審判決（除徐茂誠未上訴部分之外）駁回徐茂誠之請求 　　，於前開範圍內，即有未洽，徐茂誠提起上訴求予廢棄改判 　　，非無理由，爰予以廢棄改判如主文第二項所示；至徐茂誠 逾前開准許範圍以外之其餘請求，原判決駁回該部分之訴及 假執行之聲請，均無違誤，其上訴聲明請求廢棄改判，並無 理由，應予駁回。 三、假執行之宣告：本訴訟判決第二項所命曾振豐、王明照連帶 給付之金額未逾50萬元，爰依職權為准許假執行之宣告，又 曾振豐、王明照陳明願供擔保請准免為假執行之宣告，核無 不合，亦應准許。 柒、本件無調查必要之部分： 一、頎邦公司雖主張系爭專利涉及電鍍製程中使用到的電鍍夾具 及相關設備，該技術研發需要以製造金凸塊的電鍍機台設備 （含夾具）及電鍍藥液等材料，用晶圓反覆實做試產、檢測 評估各次試產的結果，才可能發現其原本使用的電鍍夾具、 電鍍承載件及基座是否有改善空間，進一步找尋最佳解決方 案，而上述產線設備均在公司廠房內，經由實地勘驗可證明 只有擁有凸塊電鍍製程、產線機台設備、晶圓量測設備器的 頎邦公司，才有能力提出符合產線所需的改善及優化夾具方 案（本院第22號卷一第490頁）；又當時優化改良夾具之相 關機台設備均留存在廠內使用中，田多公司改良後的電鍍夾 具可在前開電鍍機台上正常運作，即可證明該設計結構係由 其員工提供王明照，由田多公司據以製作樣品，現場勘驗配 合其已提之主原證1、2及丙證3，可證明系爭專利技術為其 員工為優化改良既有之夾具缺失而於職務上研發完成之發明 等等(同上卷二第9至13頁)。惟查，頎邦公司在委請田多公 司改良夾具之過程中，至多僅係提出須改善夾具之需求或構 想，並無提交任何書面或技術資料，而係由田多公司負責製 作設計圖並完成樣品交由其進行測試，亦即頎邦公司並無法 證明其員工就系爭專利之技術研發有何實質貢獻，業經本院 認定如前；又電鍍機台在導入新材料或夾具之前，實際裝設 於機台上試作再調整至最佳化，及將夾具置入機台及電鍍藥 液進行反覆實做試產檢測階段，代表該夾具裝置已完成技術 開發，則縱使99至104年間優化改良後之夾具或機台尚留存 在頎邦公司內，亦可能是田多公司予以改良技術後之結果， 且田多公司改良後之夾具可以在頎邦公司之電鍍機台正常運 作，亦僅能證明田多公司所產製之夾具可適用於頎邦公司之 電鍍機台，並無法經由現場勘驗該機台設備之方式來證明頎 邦公司有提供田多公司如何改良之具體技術；另現場勘驗該 等產線設備、試產紀錄、量測機台、實驗數據等，亦無法證 明頎邦公司有提供田多公司改良後之夾具供田多公司使用或 製作樣品，是以，頎邦公司聲請本院至現場勘驗或調查均無 法為其有利之證明，核無必要，應予敘明。 二、又本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，經本院審酌 後核於本判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。 捌、結論：本訴訟部分，徐茂誠之上訴為一部有理由、一部無理 由；主參加訴訟部分，頎邦公司之上訴為無理由。爰依修正 前智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第450條、第449 條第1項、第78條、第79條、第205條第3項本文、第389條第 1項第5款，第392條第2項，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日 智慧財產第一庭 審判長法 官　汪漢卿 　 法 官　曾啓謀 法 官　吳俊龍 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或 具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師 資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項 但書或第2項（詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　　　　　 書記官　蔣淑君 附註： 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。 　　　　　　　　　　 附表： 編號 專利名稱 申請專利日期 公告日期 申請號 公告號 發明人/原登記專利權人 專利移轉日期 受讓人 1 用於電鍍裝置之內蓋導電結構 104年2月6日 104年5月11日 104201970 M500772 徐茂誠、王明照、曾振豐 107年3月21日 王明照、曾振豐 2 用於電鍍裝置的卡固結構 同上 同上 104201971 M500773 同上 107年3月21日 同上 3 用於電鍍載體之導電結構 104年2月10日 104年6月11日 104202132 M502698 同上 107年5月3日 同上 4 導電固定結構 104年9月8日 104年11月21日 104214506 M512594 同上 107年3月21日 同上

2025-01-16

IPCV-112-民專上-21-20250116-1

台上
最高法院

請求確認專利權等（勞動）

最高法院民事判決 113年度台上字第1981號 上 訴 人 翁榮財 蔡政達 方敏郎 陳金川 共 同 訴訟代理人 呂 光律師 湯舒涵律師 曾鈺珺律師 被 上訴 人 冠榮科技股份有限公司 法定代理人 王冠宇 訴訟代理人 吳尚昆律師 葉思慧律師 上列當事人間請求確認專利權等（勞動）事件，上訴人對於中華 民國113年6月13日智慧財產及商業法院第二審更審判決（112年 度民專上更一字第4號），提起上訴，本院判決如下： 主 文 原判決關於命上訴人移轉專利權，及該訴訟費用部分廢棄，發回 智慧財產及商業法院。 其他上訴駁回。 第三審訴訟費用，關於駁回其他上訴部分，由上訴人負擔。 理 由 一、被上訴人主張： 　㈠上訴人翁榮財、方敏郎、蔡政達（下稱翁榮財3人）原為伊之 員工，於民國105年3月至6月間陸續離職後，與上訴人陳金 川於同年6月30日、7月4日共同擅自將伊已有之真空離子蒸 鍍生產流程與機器設備相關技術，向經濟部智慧財產局（下 稱智慧局）申請取得發明第I595110號「以真空離子蒸鍍法 製備多元合金反應性鍍膜製程」專利（下稱專利1），及新 型第M530826號「真空離子蒸鍍材料結構」專利（下稱專利2 ，與專利1合稱為系爭專利）。系爭專利技術內容來自伊之 生產流程與機器設備，上訴人無實質貢獻，伊始為該專利之 申請權人，且取得專利權等情。爰請求確認系爭專利之專利 申請權為伊所有，並依民法第179條、第184條第1項前段等 規定，求為命上訴人移轉系爭專利之專利權予伊之判決（下 合稱先位聲明）。 　㈡嗣於原審另主張：如認兩造對於系爭專利均有實質貢獻，應 共有該專利申請權及專利權，則追加備位聲明，求為確認系 爭專利之專利申請權為兩造共有；上訴人將系爭專利之專利 權登記為兩造共有之判決（其餘未繫屬本院者，不予贅敘) 。 二、上訴人則以：被上訴人所有型號CIP-801之HCD真空離子蒸鍍 設備及其製程、多元合金靶材及型號DASH-800D2SH設備（下 合稱系爭設備）及其製程等，早已公開而為業界習知技術， 非其所發明、創作，復未揭露系爭專利之特徵，無從證明為 其所發明、創作，而得主張專利權等語，資為抗辯。 三、原審廢棄第一審所為駁回被上訴人先位聲明之判決，改判如 其聲明，理由如下： 　㈠翁榮財3人原為被上訴人之員工，於105年3月至6月間陸續離 職後，與陳金川於同年6月30日及7月4日向智慧局申請專利1 、2，依序於106年8月11日、105年10月21日公告，為兩造所 不爭執。又蔡政達於93年1月起擔任被上訴人之設備部經理 ，翁榮財於99年9月起擔任薄一廠廠長，方敏郎於98年12月 起擔任研發部經理，於受雇期間，知悉且接觸系爭設備及相 關製程技術。 　㈡依被上訴人所提「CIP-801操作手冊」、「TiCrAlN初步測試 結果報告」、生產操作紀錄、工作日誌、收據、說明書等件 ，可以勾稽為被上訴人系爭設備及其製程，堪認係系爭專利 申請前被上訴人已有之技術，且系爭專利請求項與被上訴人 已有之技術，為實質相同創作，被上訴人對系爭專利始有獨 立且完全實質貢獻，系爭專利之申請權，應為被上訴人所有 。　 　㈢專利法修正草案已刪除專利權歸屬得為舉發事由之規定，而 應循民事途徑解決爭議，並增訂相關配套規定，可見修法方 向係循民事訴訟解決專利權歸屬之爭議。基此，真正專利申 請權人，得依不當得利之規定，請求冒充申請人移轉專利權 ，以解決專利權歸屬之爭議。系爭專利之專利申請權既歸被 上訴人所有，則上訴人冒充申請人取得系爭專利，自屬不當 得利。被上訴人先位聲明既為有理由，其追加之備位聲明即 無庸審究。 　㈣從而，被上訴人先位聲明，請求確認系爭專利之專利申請權 為其所有，及依民法第179條規定，請求上訴人移轉系爭專 利之專利權，均有理由，應予准許。　 四、本院之判斷： 　㈠廢棄發回（即命移轉系爭專利之專利權）部分： 　⒈申請專利之發明、新型，經核准審定者，申請人應於審定書 送達後3個月內，繳納證書費及第1年專利年費後，始予公告 ；屆期未繳費者，不予公告；申請專利之發明、新型，自公 告之日起給予發明、新型專利權，並發證書，此觀諸專利法 第52條第1項、第2項、第120條規定自明。基此，發明或新 型專利權，為專利專責機關就專利申請權人之申請，本於行 政權作用所核准，未經該專責機關核准給予發明或新型專利 權者，真正發明人尚不因創作特定技術思想而當然取得專利 權。 　⒉受雇人於職務上所完成之發明或新型，依專利法第7條規定， 其專利申請權及專利權原則屬於雇用人，倘由受雇人提出專 利申請，並取得專利權，致當事人間就該專利權之歸屬發生 爭執者，除依專利法第10條規定，向專利專責機關申請變更 權利人，或當事人間達成讓與新型專利權之協議外，主張權 利之雇用人，僅得依專利法第35條第1項規定，於該專利案 公告後2年內，依同法第71條第1項第3款「發明專利權人為 非發明專利申請權人」規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後 2個月內就相同發明、新型申請專利。否則，即無從以真正 申請權人之資格再行申請專利，進而取得專利權。又民法第 179條規定之不當得利，係指無法律上原因受有利益，致他 人受損害而言，受益人所受利益與受害人所受損害間，須有 因果關係存在。 　⒊上訴人取得之系爭專利權，係專利專責機關所給予，倘被上 訴人未經該專責機關依法公告給予專利權，可否認其所受損 害即為系爭專利權，而得請求返還該專利權？尚有進一步斟 酌之必要。原審見未及此，遽憑未經立法院審議通過之專利 法部分條文修正草案，即以前揭理由，為不利上訴人之判斷 ，自有適用上開規定及說明意旨不當之違背法令。 　⒋上訴人另依侵權行為請求部分，相關事實未經原審審究論斷 ，本院尚無從併為法律上之判斷。上訴論旨，指摘原判決此 部分違背法令，求予廢棄，即有理由。又原判決就被上訴人 先位聲明請求移轉系爭專利之專利權部分，既因上訴有理由 而廢棄，則其備位聲明請求移轉系爭專利之專利權為共有部 分，自應併予發回。 ㈡駁回其他上訴（即確認專利申請權）部分：　　 　⒈專利申請權，係指得依專利法申請專利之權利；發明、新型 專利權之申請權人，除專利法另有規定或契約另有約定外， 指發明人、新型創作人或其受讓人、繼承人，揆諸專利法第 5條規定即明。基此，發明人、新型創作人，為發明、新型 專利之申請權人。而申請發明或新型專利，由專利申請權人 備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及圖式，向專利 專責機關申請之，專利法第25條第1項、第106條第1項亦有 明文。由是而論，所謂專利申請權，於申請前為申請專利之 權利；申請後、公告前則為專利申請權。 　⒉雇用人對於受雇人於職務上所完成發明或新型專利權之歸屬 有爭執，無法依專利法第10條規定，向專利專責機關申請變 更權利人，或當事人間達成讓與專利權之協議；亦未依同法 第35條第1項規定，於該專利案公告後2年內提起舉發，雖無 從以真正申請權人之資格再行申請專利，惟既為發明或新型 專利之發明人、創作人，則其享有申請專利之權利，倘因此 被侵害，仍得請求損害賠償，即有確認之法律上利益。 　⒊原審本於取捨證據、認定事實及適用法律之職權行使，綜合 相關事證，並斟酌全辯論意旨，以上述理由認定：翁榮財3 人原為被上訴人之員工，於105年3月至6月間陸續離職後， 與陳金川將被上訴人有專利申請權之系爭專利，向智慧局申 請系爭專利獲核准公告，被上訴人請求確認系爭專利之專利 申請權為其所有，為有理由等情，因而廢棄第一審所為被上 訴人關此部分敗訴之判決，改判為其勝訴之判決，依上開規 定及說明意旨，於法並無違誤。上訴論旨，指摘原判決此部 分違背法令，求予廢棄，即無理由。末查，本院110年度台 上字第585號判決之事實與本件不同，無從比附援引，併此 敘明。 五、據上論結，本件上訴一部為有理由，一部為無理由。依民事 訴訟法第477條第1項、第478條第2項、第481條、第449條第 1項、第78條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日 最高法院智慧財產民事第二庭 　　　　 審判長法官 鍾 任 賜 法官 黃 明 發 法官 呂 淑 玲 法官 陶 亞 琴 法官 陳 麗 玲 本件正本證明與原本無異 書　記　官　郭　金　勝 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　2 　　日

2024-12-24

TPSV-113-台上-1981-20241224-1

民專上再
智慧財產及商業法院

專利權權利歸屬等

智慧財產及商業法院民事判決 113年度民專上再字第1號 再 審原 告 陳依纖 訴訟代理人 吳尚昆律師 葉思慧律師 再 審被 告 矽創電子股份有限公司 法定代理人 毛穎文 訴訟代理人 賴蘇民律師 林怡州律師 孫德沛律師 上列當事人間專利權權利歸屬等事件，再審原告對於中華民國11 2年2月24日本院110年度民專上字第33號確定判決，提起再審之 訴，判決如下： 主 文 一、再審之訴駁回。 二、再審訴訟費用由再審原告負擔。 事實及理由 壹、程序方面： 一、本件係智慧財產案件審理法修正施行（民國112年1月12日修 　　正、同年8月30日施行）前繫屬於本院，依同法第75條第1項 　　前段，自應適用修正前智慧財產案件審理法之規定。 二、按再審之訴，應於30日之不變期間內提起。前項期間，自判 決確定時起算，判決於送達前確定者，自送達時起算，民事 訴訟法第500條第1項、第2項前段定有明文。經查，再審原 告不服本院110年度民專上字第33號判決（下稱原確定判決 ）提起第三審上訴，最高法院以112年度台上字第1654號裁 定駁回上訴確定，並於113年7月8日送達再審原告（見最高 法院卷第249頁) ，再審原告於113年7月19日提起本件再審 之訴（見本院卷第13頁），未逾30日之法定不變期間。 貳、實體方面： 一、再審原告主張： 再審原告於98年間經再審被告公司試用擔任數位IC設計高級 工程師，於下班時間開發完成新觸控點OOOOOFiona's algor ithm 1及Fiona's algorithm 2（下稱系爭演算法）。再審 被告經由再審原告的新進人員報告得知系爭演算法，進而冒 名申請我國發明第I501123號「應用於觸控面板之增加掃描 速度的掃描方法」（下稱A專利），再審原告為系爭專利之 實質發明人，為完成發明而進行精神創作之人，已就發明所 欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體而可 達成該構想之技術手段，其為實質貢獻之人，且再審原告先 前所提出甲證200、甲證15-1、甲證30-1、A專利之發明說明 書公告本、甲證199等證據，A專利必定是系爭演算法。然原 確定判決未正確適用專利法第5條之規定，認定再審原告為 實質發明人，有民事訴訟法第496條第1項第1款適用法規顯 有錯誤情形。又原確定判決認為系爭演算法與A專利非屬相 同發明，對於系爭演算法及系爭專利請求項技術內容比對， 未依照證據法則，且有重要證據漏未審酌，有民事訴訟法第 496條第1項第13款當事人發現未經斟酌之證物或得使用該證 物，經斟酌可受較有利之裁判者之情形，故再審原告提起本 件再審之訴，自有理由。並為先位聲明：㈠原確定判決廢棄 。㈡確認A專利之專利申請權、專利權及姓名表示權為再審原 告所有。㈢再審被告應移轉A專利之專利權及姓名表示權予再 審原告。㈣再審被告應給付再審原告新臺幣（下同）165萬元 ，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計 算之利息。備位聲明：㈠原確定判決廢棄。㈡再審被告應於A 專利表示再審原告為創作人。㈢再審被告應給付再審原告165 萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率 5％計算之利息。㈣第一、二、三及再審訴訟費用由再審被告 負擔。　　 二、再審被告答辯： 　　原確定判決已就再審原告所提資料與A專利各請求項進行詳 細比對，再審原告所謂原確定判決並未正確適用專利法第5 條、未依照證據法則及未審酌重要證據云云，僅是對原確定 判決之事實判斷再為爭執，此由再審原告民事再審狀第8頁 至第19頁仍自行為A專利之比對，並由其自行比對而主張專 利權歸屬，即可佐證，顯非合法再審事由。並聲明：㈠再審 駁回。㈡再審費用由再審原告負擔 。　　　 三、本院就再審原告主張之再審事由所為判斷：　　 ㈠民事訴訟法第502條第2項規定：再審之訴顯無再審理由者， 得不經言詞辯論，以判決駁回之。　 　　 　㈡再審原告主張系爭演算法係於其下班後於住處研究改進，並 提出新進人員試用報告，從而為專利之實質貢獻之人，原確 定判決未正確適用專利法第5條，有民事訴訟法第496條第1 項第1款適用法規顯有錯誤之再審事由部分： 　⒈民事訴訟法第496條第1項第1款所謂適用法規顯有錯誤者，係 指確定判決所適用之法規顯然不合於法律規定，或與司法院 現尚有效之大法官解釋或憲法法庭裁判顯然違反者而言，含 消極之不適用法規，顯然影響裁判者，但不包含漏未斟酌證 據、判決理由不備、判決理由矛盾、取捨證據及認定事實錯 誤之情形在內（司法院釋字第177號解釋、最高法院60年度 台再字第170號、63年度台上字第880號、92年度台上字第32 0號、101年度台再字第2號民事判決意旨參照）。　　 　⒉再審原告固主張原確定判決未正確適用專利法第5條，然原確 定判決第9頁至第16頁已記載：「㈡A專利部分：上訴人（即 本件再審原告）主張對於A專利有實質貢獻，係以甲證199新 進人員試用報告第8至12、15、20至22頁、甲證137、甲證13 8相互勾稽對應揭示A專利各請求項之技術特徵為據(本院卷 一第130至174頁、卷二第185至196頁，卷二第125至164頁) ，分析如下：⒈A專利請求項1與甲證199技術內容之比對：…… ⒌A專利請求項5與甲證199、甲證137及甲證138技術內容之 比對：⑴甲證199第22頁所揭示技術內容已如前述，系爭演算 法所○○○○○○○○○○○均人為設計之演算完全無涉及透過「掃描 線的控制」，○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○、 ○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○、○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○（○○○○○○○○○○○○○○○，故自未揭示A專利請求項5之附屬 技術特徵。⑵甲證137係『經濟部智慧財產局審查意見通知函』 及『申復函』(本院卷二第145頁，原審卷二第185至194頁)， 其中之『經濟部智慧財產局審查意見通知函』雖認A專利請求 項5之附屬技術特徵為習知技術(原審卷二第186頁)，但甲證 137並非上訴人之發明，且其內容仍未揭示A專利請求項5所 依附請求項1主要藉由『依序傳送一第一掃描訊號』偵測『觸控 面板』得『第一參考區域』，再『傳送複數第二掃描訊號』偵測『 觸控面板』得『第二參考區域』，藉由兩參考區域得知『觸控區 域』，傳送第三掃描訊號偵測『觸控區域』得知『實際觸控點』 的掃描線的掃描控制方法，故甲證137自未揭示A專利請求項 5之附屬技術特徵。⑶甲證138（原審卷二第195至197頁，卷 二第147頁，檔名為○○○○○○○○○○○○)為系爭演算法其中之一的 演算法(即「Fiona's algorithm 2」)，甲證138之○○○○○○○○ ○○○○○○，○○○○○○○○○，系爭演算法未揭示A專利請求項5之附 屬技術特徵已如前述，故甲證138自未揭示A專利請求項5之 附屬技術特徵。……⒐綜上所述，原告所舉甲證199、甲證137 、甲證138均未揭示A專利各請求項之技術特徵而不具實質貢 獻。」，已詳述證據甲證199、甲證137、甲證138與A專利請 求項1至8進行比對，並具體指出各證據均未揭示A專利各請 求項之技術特徵，而認定再審原告不具實質貢獻之理由。核 諸再審原告前揭主張，係就原確定判決取捨證據、認定事實 當否而為指摘，依前揭規定及說明，並非適用法規顯有錯誤 之情形，自難認原確定判決有民事訴訟法第496條第1項第1 款之再審事由，再審原告主張不可採。　 　㈢再審原告主張原確定判決對於系爭演算法及A專利請求項技術 內容比對，未依照證據法則，有重要證據漏未審酌，符合民 事訴訟法第496條第1項第13款當事人發現未經斟酌之證物或 得使用該證物，經斟酌可受較有利之裁判者之情形： 　⒈按民事訴訟法第496條第1項第13款所謂當事人發現未經斟酌 之證物，係指前訴訟程序事實審之言詞辯論終結前已存在之 證物，因當事人不知有此，致未經斟酌，現始知之者而言。 倘當事人早知有此證物得使用而不使用，即無所謂發見，自 不得以之為再審事由；且按在判決前如已主張其事由或已提 出其證物者，則不得更據以提起再審之訴（最高法院87年度 台上字第1160號裁定意旨參照）。　 　⒉再審原告主張原確定判決對於系爭演算法及A專利請求項技術 內容比對，未依照證據法則，有重要證據漏未審酌云云。然 查，再審原告所謂甲證15-1、甲證30-1係A專利之發明說明 書公告本、甲證199、甲證200等證據，該等證據資料皆已於 原確定判決之訴訟程序中提出，並非新證據，再審原告前揭 主張，均與民事訴訟法第496條第1項第13款無涉，且再審原 告並未具體敘明有何其他未經斟酌之證物，係訴訟程序事實 審之言詞辯論終結前已存在者，因當事人不知有該等證物， 致法院未經斟酌，現始知悉之情形。再審原告主張本件有民 事訴訟法第496條第1項第13款之再審事由，非有理由。 四、綜上所述，再審原告依民事訴訟法第496條第1項第1款、第1 3款規定提起本件再審之訴，顯無理由，爰不經言詞辯論， 逕以判決駁回之。 五、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證 據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不 逐一論列。 六、據上論結，本件再審之訴顯無理由，依修正前智慧財產案件 審理法第1條，民事訴訟法第502條第2項、第78條，判決如 主文。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　10　　日 智慧財產第一庭 審判長法 官　汪漢卿 法 官　王碧瑩 法 官　曾啓謀 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或 具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師 資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　 16 　日 　　　　　　　　　　　　　 書記官　丘若瑤 附註： 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

2024-12-10

IPCV-113-民專上再-1-20241210-1

民專訴
智慧財產及商業法院

確認專利權等

智慧財產及商業法院民事判決 112年度民專訴字第5號 原 告 國立彰化師範大學 法定代理人 陳明飛 訴訟代理人 許宏迪律師 被 告 朗齊生物醫學股份有限公司 法定代理人 陳丘泓 訴訟代理人 陳家輝律師 複 代理 人 蔡映萱律師 上列當事人間請求確認專利權等事件，本院於民國113年10月9日 言詞辯論終結，判決如下： 主 文 確認中華民國證書號第I672150號抗生素藥物臨床新應用專利、中 華民國專利證書號第I663969號莫諾苯宗藥物應用於癌症治療專利、 中華民國專利證書號第I663984號神經疾病用藥臨床新應用專利、中 華民國專利證書號第I652060號阿折地平藥物應用於癌症治療專利 、中華民國專利證書號第I621434號「千憂解藥物應用於癌症治療 專利之專利申請權為兩造共有。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用由被告負擔四分之一，餘由原告負擔。 　　事實及理由 甲、程序部分： 壹、原告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。　　　　　　　　　　　 貳、依現行智慧財產案件審理法（民國112年1月12日修正、同年 8月30日施行）第75條第1項前段規定：本法112年1月12日修 正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用 本法修正施行前之規定。本件係智慧財產案件審理法修正施 行前繫屬於本院，應適用修正前之規定，合先敘明。 參、按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益 者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項前段定有明文。 而所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不 明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在， 且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經 法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確 認判決之法律上利益（最高法院52年台上字第1240號判決先 例、最高法院106年度台上字第2060號民事判決要旨參照） 。查本件原告主張系爭專利之專利申請權、專利權為原告及中 興大學所有，而為被告所否認；準此，兩造間就系爭專利之 專利申請權、專利權歸屬之法律關係即有不明確，導致原告私 法上之地位有受侵害之危險，非經判決確認，無以除去，且 原告為除去上開危險，除提起確認請求權不存在之訴外，無 從提起其他訴訟，則原告提起本件確認之訴，於法即無不合 。　 乙、實體部分： 壹、原告主張： 一、爰訴外人即原告聘任之教授蕭乃文於101年起主導「老藥癌用 開發案」，由訴外人即國立中興大學（下稱中興大學）聘任 之教授莊秀美、研究生梁瑞岳、陳筱彤協助實驗，原告於10 3年10月24日將上開實驗之具體初步結果以「具有抑制不同類型 癌細胞之藥物及其應用(THE DRUGS OF INHIBITING DIFFERE NT TYPES OF CANCER AND USE THEREOF)」研發成果（下稱 系爭研發成果）申請美國專利臨時案(申請案號：62/068,298 ，下稱系爭臨時案)，並以蕭乃文、莊秀美、梁瑞岳、陳筱彤 為系爭臨時案之發明人提出申請專利授權，取得國際優先權期 限至104年10月24日。蕭乃文為繼續開發系爭臨時案，而即開 始向業界找尋合作廠商，於103年11月經介紹與訴外人肽湛生 物科技股份有限公司(下稱肽湛公司)之總經理陳丘泓接洽， 嗣肽湛公司於104年5月1日向原告智慧財產權審議暨管理委員 會（下稱智審會）提出以現金新臺幣（下同）100萬元或是價 值200萬之肽湛公司股份作為取得系爭臨時案授權之費用， 然因授權費用金額未達成共識，而未取得授權。於104年6月 間原告之研發處與肽湛公司決定先不進行系爭臨時案之授權， 而改以產學合作之方式，進行後續實驗，並為專利佈局，待 取得專利再討論系爭臨時案之授權，並簽訂署化合物結構生物 資訊分析產學合約書（下稱系爭契約）。因肽湛公司為IVD （體外檢測）公司，依規定無法開發新藥，故肽湛公司於同 年9月轉投資成立為被告朗齊生物醫學股份有限公司，並由陳丘 泓擔任負責人。 二、詎被告於104年10月23日以依附系爭臨時案優先權，向經濟部 智慧財產局（下稱智慧局）提出專利申請，並以蕭乃文、莊 秀美、梁瑞岳、陳筱彤及陳丘泓同列為發明人，申請並取得中 華民國專利證書號第I672150號抗生素藥物臨床新應用（下稱 系爭專利1）、中華民國專利證書號第I663969號莫諾苯宗藥物 應用於癌症治療（下稱系爭專利2）、中華民國專利證書號第I 663984號神經疾病用藥臨床新應用（下稱系爭專利3）、中華 民國專利證書號第I652060號阿折地平藥物應用於癌症治療（ 下稱系爭專利4）、中華民國專利證書號第I621434號「千憂 解藥物應用於癌症治療」專利（下稱系爭專利5，前開5項專利 合稱系爭專利）之專利權。經技術比對及所請求之權利保護範 圍，可知系爭臨時案與系爭專利內容部分為同一技術，部分為 系爭臨時案之衍伸結果，無論系爭臨時案或系爭專利均屬蕭 乃文之職務上發明，故原告享有專利申請權及專利權。被告 未經原告同意或授權，逕向智慧局提出專利申請，並將陳丘 泓列為系爭專利之發明人，經原告發函要求被告提出解決方案 ，為被告拒絕，並表示為系爭專利之專利權人，是兩造就系 爭專利之歸屬已生紛爭，爰依專利法第5條、第7條、民法第17 9條規定，提起本件訴訟等語。 三、並聲明： 　㈠先位聲明： 　　⒈確認被告就系爭專利之專利申請權、專利權不存在。 　　⒉確認系爭專利之專利申請權、專利權為原告所有。 　　⒊被告應將系爭專利權變更登記為原告所有。 　　⒋訴訟費用由被告負擔。 　㈡備位聲明： 　　⒈確認系爭專利之專利申請權、專利權為兩造共有。 　　⒉被告應將系爭專利權變更登記為兩造共有。 　　⒊訴訟費用由被告負擔。 貳、被告答辯： 一、肽湛公司經由蕭乃文介紹於104年3月間與原告之智審會洽談 系爭臨時案之授權事宜，然因智審會提出之授權費過高而未 達成共識。嗣蕭乃文主動向肽湛公司表示可以產學合作之方 式取得系爭臨時案之引用權及後續研究成果之智慧財產權， 肽湛公司遂於104年5月26日與原告簽訂系爭契約，而蕭乃文 陸續依約將系爭臨時案申請文件、實驗數據資料及由莊秀美 執行之癌症細胞株存活率分析數據均交予陳丘泓，並替肽湛 公司委請戰國策智慧財產權股份有限公司（下稱戰國策公司 ）著手處理專利前案調查、規劃及專利申請事宜，肽湛公司 考量莊秀美之實驗範圍未及於動物實驗，為完善抗癌化合物 之實驗數據，另委請中國醫藥大學魏宗德教授進行動物實驗 ，以確保實驗數據之準確性及全面性。104年9月24日肽湛公 司轉投資成立被告，由陳丘泓擔任董事長，肽湛公司將自系 爭契約所取得之智慧財產權均授權予被告。104年10月23日 戰國策公司取得蕭乃文提供之發明人資料，以被告為申請人 向智慧局申請系爭專利。是系爭專利為系爭契約之研發成果 ，依系爭契約第10條約定計畫成果之智慧財產權歸屬肽湛公 司，肽湛公司當然取得系爭專利之專利申請權及專利權，亦 得再行授權予被告，則被告亦取得系爭專利之專利申請權及 專利權等語，資為抗辯。 二、並聲明: 　　㈠原告之訴駁回。 　　㈡訴訟費用由原告負擔。 參、兩造不爭執事項（本院卷二第7至8頁，並依本院論述與妥適 調整文句）： 一、蕭乃文於103年10月24日以系爭研發成果申請系爭臨時案。 二、原告與肽湛公司於104年5月26日簽署系爭契約。 三、肽湛公司於104年9月轉投資成立被告，並由陳丘泓擔任負責 人。 四、被告於104年10月23日依附系爭臨時案優先權，以蕭乃文、 莊秀美、梁瑞岳、陳筱彤與陳丘泓為發明人，被告為申請人 向智慧局提出下列專利之申請。 　㈠系爭專利1：申請日為104年10月23日，公告日為108年9月21 日，專利權期間124年10月22日止。 　㈡系爭專利2：申請日為104年10月23日，公告日為108年7月1日 ，專利權期間124年10月22日止。 　㈢系爭專利3：申請日為104年10月23日，公告日為108年7月1日 ，專利權期間124年10月22日止。 　㈣系爭專利4：申請日為104年10月23日，公告日為108年3月1日 ，專利權期間124年10月22日止。 　㈤系爭專利5：申請日為104年10月23日，公告日為107年4月21 日，專利權期間124年10月22日止。　 肆、本件爭點（本院卷二第79至80頁，並依本院論述與妥適調整 文句）： 一、先位聲明: 　 系爭專利之專利申請權、專利權是否為原告所有? 二、備位聲明: 　 ㈠系爭專利之專利申請權、專利權是否為兩造共有? 　 ㈡原告請求被告將系爭專利移轉登記為兩造共有，有無理由? 伍、得心證之理由： 一、系爭專利1之分析： 　㈠技術內容： 本發明提供多種抗生素藥物的新臨床之應用。該多種抗生素 藥物皆是經過衛生署通過核准上市的抗生素藥物。本發明提 供多種抗生素藥物有效的抑制不同類型的癌細胞(參系爭專 利1摘要，本院卷一第41頁)。 ㈡專利範圍分析 一種通佐溴胺(Thonzonium Bromide)或者它的一藥學上可接 受的鹽類供應用於製備一用來治療癌症之醫藥品的用途，其 中，該癌症是選自於由下列所構成的群組：肺癌、胃腸道癌 、大腸直腸癌、腎臟癌、舌癌、骨肉瘤、膀胱癌、子宮頸癌 、乳癌、血癌、皮膚癌、肝癌、胰臟癌、卵巢癌，以及它們 的組合。 二、系爭專利2之分析： ㈠技術內容： 本發明提供莫諾苯宗藥物的新臨床之應用。莫諾苯宗藥物是 經過衛生署通過核准上市的局部使用的脫色劑藥物。本發明 提供莫諾苯宗藥物有效的抑制不同類型的癌細胞(參系爭專 利2摘要，本院卷一第45頁)。 ㈡主要圖式： 　　 圖一：顯示本發明莫諾苯宗用藥應用於抑制癌細胞分析結 果，莫諾苯宗藥物對於不同的癌症細胞有不等的抑制效果 。 　㈢專利範圍分析： 系爭專利申請專利範圍共計2項，其中第1項為獨立項，第2 項為附屬項，如下所示。 ⒈一種莫諾苯宗(Monobenzone)或者它的一藥學上可接受的鹽類 供應用於製備一用來抑制腎臟癌之醫藥品的用途。 ⒉如申請專利範圍第1項所述之用途，其中莫諾苯宗或者它的藥 學上可接受的鹽類的有效劑量為每日20mg/kg~500mg/kg。 三、系爭專利3之分析： ㈠技術內容： 本發明提供多種神經疾病用藥的新臨床之應用。該多種神經 疾病用藥皆是經過衛生署通過核准上市的神經疾病用藥。本 發明提供多種神經疾病用藥有效的抑制不同類型的癌細胞( 參系爭專利3摘要，本院卷一第49頁)。 ㈡主要圖式： 圖一：各種的神經疾病用藥分子對於各種癌症細胞的抑制效 果不盡相同。　 　㈢專利範圍分析： 一種Penfluridol供應用於製備一用來治療癌症之醫藥品的 用途，其中，該癌症是選自於由下列所構成的群組：胃癌、 肝癌、攝護腺癌、膀胱癌、血癌、子宮頸癌，以及它們的組 合。 四、系爭專利4之分析： ㈠技術內容： 　　本發明提供阿折地平藥物的新臨床之應用。阿折地平藥物是 經過衛生署通過核准上市的局部使用的高血壓藥物。本發明 提供阿折地平藥物有效的抑制不同類型的癌細胞(參系爭專 利4摘要，本院卷一第53頁)。 ㈡主要圖式： 　　 圖一：顯示本發明阿折地平用藥應用於抑制癌細胞分析結果 ，阿折地平藥物對於不同的癌症細胞有不等的抑制效果。 　㈢專利範圍分析： 系爭專利申請專利範圍共計2項，其中第1項為獨立項，第2 項為附屬項，如下所示。 ⒈一種阿折地平(Azelnidipine)或者它的一藥學上可接受的鹽 類供應用於製備一用來抑制癌症之醫藥品的用途，其中，該 癌症是選自於由下列所構成的群組：非-小細胞肺癌、雌激 素受體-陽性的乳癌、胰臟癌、舌癌，以及骨肉癌。 ⒉如申請專利範圍第1項所述之用途，其中阿折地平或者它的藥 學上可接受的鹽類的有效劑量為每日20mg/kg~500mg/kg。 五、系爭專利5之分析： ㈠技術內容： 　　本發明提供千憂解藥物的新臨床之應用。該千憂解藥物是經 過衛生署通過核准上市的精神病藥物。本發明提供千憂解藥 物有效的抑制不同類型的癌細胞(參系爭專利5摘要，本院卷 一第57頁)。 ㈡主要圖式： 　　 圖一：顯示本發明千憂解用藥應用於抑制癌細胞分析結果， 千憂解藥物對於不同的癌症細胞有不等的抑制效果。 ㈢專利範圍分析： 系爭專利申請專利範圍共計7項，其中第1項為獨立項，其餘 為附屬項，如下所示。 ⒈一種千憂解或者它的一藥學上可接受的鹽類供應用於製備一 用來抑制癌症之醫藥品的用途。 ⒉如申請專利範圍第1項所述之用途，其中該癌症係選自由胸腔 相關癌症、腹腔相關癌症、內分泌相關癌症及消化道相關癌 症所組成之群組。 ⒊如申請專利範圍第1項所述之用途，其中該癌症係選自由骨肉 瘤相關癌症、皮膚癌相關癌症及血癌相關癌症所組成之群組 。 ⒋如申請專利範圍第2項所述之用途，其中該胸腔相關癌症係指 肺癌。 ⒌如申請專利範圍第2項所述之用途，其中該腹腔相關癌症係選 自由膀胱癌及子宮頸癌所組成之群組。 ⒍如申請專利範圍第2項所述之用途，其中該內分泌相關癌症係 選自由前列腺癌、乳癌及卵巢癌所組成之群組。 ⒎如申請專利範圍第2項所述之用途，其中該消化道相關癌症係 選自由胃癌、肝癌、大腸癌、胰臟癌及舌癌所組成之群組。 六、原告請求確認就系爭專利申請權、專利權為其所有，為無理 由： 　㈠按專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發 明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人，專利法第 5條第2項定有明文。由上開規定可知，專利申請權人係指發 明人或創作人，所謂「發明人」係指實際進行研究發明之人 ，「創作人」係指實際進行研究創作新型之人，發明人或創 作人均須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻 之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生 構想，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。　 　㈡查系爭臨時案之發明內容為提供多種藥物的新適應症之應用 （參摘要，本院卷一第32頁），該等藥物可依其原適應症區 分為原心血管疾病用藥、原消化系統疾病用藥、原內分泌疾 病用藥、原免疫疾病用藥、原微生物感染疾病用藥、原炎症 用藥、原代謝性疾病用藥、原神經系統疾病用藥、原呼吸系 統疾病用藥、原驅蟲藥、原癌症用藥及其他用藥(段落【001 6】，本院卷一第356頁)，其係將如表一所示之不同癌症類 型的細胞株分裝至96孔盤，再加入市售藥物放置72小時後， 以進行細胞存活分析(段落【0011】~【0014】)，以分析該 等藥物對於不同癌症細胞之抑制效果。其中所篩選出之藥物 包括通佐溴胺(ThonzoniumBromide)(說明書第27頁，本院卷 一第383頁)、莫諾苯宗(Monobenzone)(說明書第32頁，本院 卷一第388頁)、Penfluridol(說明書第43頁，本院卷一第39 9頁)、阿折地平(Azelnidipine)(說明書第41頁，本院卷一 第397頁)、千憂解(說明書第38頁，本院卷一第394頁)等。 從表一所記載之癌症類型可知，該臨時案所測試之癌症種類 可以包括肺癌、胃癌、肝癌、直腸癌、皮膚癌、子宮頸癌、 攝護腺癌、膀胱癌、乳癌及血癌。　　 ㈢系爭專利1與系爭臨時案實質上非同一技術： 　 觀之系爭專利1說明書關於「經抗生素處理之各癌症細胞株 的存活率(%)」(包括Thonzonium Bromide)數據之記載(本院 卷一第190、193頁)，與系爭臨時案說明書關於「原微生物 感染疾病用藥能抑制不同癌症類型之細胞株」(包括Thonzon ium Bromide，標題參見表六，本院卷1第373頁)數據之記載 (本院卷一第383頁)，可知兩者針對相同癌症細胞株測試所 得出之存活率數據不相同，又系爭專利1就卵巢癌細胞株(NI H-OVCAR-3及TOV-21G)、胰腺癌細胞株(AsPC-1及BxPC-3)、 舌癌細胞株(SAS)、骨肉癌細胞株(U2OS)、腎臟癌細胞株(78 6-O)之記載內容未被系爭臨時案所揭露，即系爭臨時案所測 試之癌症細胞株未對應系爭專利1關於「腎臟癌、舌癌、骨 肉癌、胰臟癌、卵巢癌」治療之記載，故系爭專利1說明書 雖包含系爭臨時案就Thonzonium Bromide等藥物於治療癌症 用途之內容，然系爭專利1係將系爭臨時案初步篩選出之藥 物，進一步以更多不同癌症類型細胞株進行細胞存活率測試 ，因此兩者實質上非同一技術，系爭專利1為系爭臨時案之 延伸。 ㈣系爭專利2與系爭臨時案實質上非同一技術： 　 比較系爭專利2說明書就莫諾苯宗對於各癌症細胞株包括腎 臟癌癌症細胞株786-O等以及正常細胞株的存活率(%)之數據 、莫諾苯宗於動物實驗對癌症之抑制效果(本院卷一第207至 217頁)，及系爭臨時案說明書就「表八、原代謝性感染疾病 用藥能抑制不同癌症類型之細胞株」(包括Monobenzone)之 數據(本院卷一第388頁)，可知系爭臨時案所測試之癌症種 類，未包括系爭專利2所記載之「腎臟癌」及有效劑量，故 系爭專利2說明書雖包含系爭臨時案揭露之Monobenzone於治 療癌症用途之內容，惟系爭專利2係將系爭臨時案初步篩選 出之藥物其中之Monobenzone，進一步以更多不同癌症類型 細胞株進行細胞存活率測試、動物實驗，並新增對正常細胞 株抑制效果的測試，可知兩者實質上非同一技術，系爭專利 2為系爭臨時案之延伸。 ㈤系爭專利3與系爭臨時案實質上非同一技術： 　 觀諸系爭專利3說明書就「神經疾病用藥對各癌症細胞株之 抑制效果」，即各癌症細胞株存活率之數據（本院卷一第26 2、268、276頁)，與系爭臨時案說明書就「原神經系統疾病 用藥能抑制不同癌症類型之細胞株」之數據(本院卷一第391 、399頁)，可知系爭臨時案關於癌症細胞株HL-60(血癌)之 數據為空白，而系爭專利3就此部分有相關研究數據之記載 ，其餘之實驗項目與數據，二者皆相同，是系爭臨時案所測 試之癌症細胞株並未對應系爭專利3請求項1就「血癌」治療 之記載，故系爭專利3說明書雖包含系爭臨時案揭露之Penfl uridol等藥物於治療癌症用途之內容，然系爭專利3就系爭 臨時案初步篩選出之藥物Penfluridol，進一步以血癌癌症 細胞株進行細胞存活率測試，因此兩者實質上非同一技術， 系爭專利3為系爭臨時案之延伸。 ㈥系爭專利4與系爭臨時案實質上非同一技術： 　 對照系爭專利4說明書關於阿折地平對於各癌症細胞株、正 常細胞株存活率之數據、於動物實驗對癌症之抑制效果之記 載(本院卷一第311至321頁)，與系爭臨時案說明書關於「原 神經系統疾病用藥能抑制不同癌症類型之細胞株」之數據( 本院卷一第391、397頁)，可知兩者對相同癌症細胞株測試 所得出之存活率數據不相同，又系爭臨時案未揭露系爭專利 4關於胰腺癌細胞株(AsPC及BxPC)、舌癌細胞株(SAS)、骨肉 癌細胞株(U2OS)之研究內容，是系爭臨時案所測試之癌症細 胞株未對應系爭專利4請求項1所記載抑制之「胰臟癌、舌癌 以及骨肉癌」，亦未記載關於系爭專利4請求項2之有效劑量 ，故系爭專利4說明書雖包含系爭臨時案揭露Azelnidipine 於治療癌症用途之內容，然系爭專利4就系爭臨時案初步篩 選出之藥物中就Azelnidipine進一步以更多不同癌症類型細 胞株進行細胞存活率測試並進行動物實驗，及新增對正常細 胞株抑制效果的測試，故兩者實質上非同一技術，系爭專利 4為系爭臨時案之延伸。 ㈦系爭專利5與系爭臨時案實質上非同一技術： 觀之系爭專利5說明書關於千憂解對於各癌症細胞株以及正 常細胞株存活率(%)之數據、於動物實驗對癌症抑制效果之 記載(本院卷一第335至344頁)，與系爭臨時案說明書就「原 神經系統疾病用藥能抑制不同癌症類型之細胞株」之數據( 本院卷一第391、394頁)，可知兩者對於相同癌症細胞株測 試所得出之存活率數據不相同，又系爭臨時案未揭露系爭專 利5關於胰腺癌細胞株(AsPC及BxPC)、舌癌細胞株(SAS)、骨 肉癌細胞株(U2OS)之研究內容，是系爭臨時案所測試之癌症 細胞株未對應系爭專利5請求項3所記載抑制之「骨肉癌相關 癌症及血癌相關癌症」、請求項6所記載抑制之「卵巢癌」 以及請求項7所記載抑制之「胰臟癌及舌癌」，故系爭專利5 說明書雖包含系爭臨時案揭露之DuloxetineHCl於治療癌症 用途之內容，然系爭專利5就系爭臨時案初步篩選出之化合 物中就DuloxetineHCl進一步以更多不同癌症類型細胞株進 行細胞存活率測試並進行動物實驗，及新增對正常細胞株抑 制效果的測試，因此兩者實質上非同一技術，系爭專利5為 系爭臨時案之延伸。 ㈧證人蕭乃文雖曾證稱系爭專利與系爭臨時案均為同一技術， 惟如前所述，系爭專利1、2、4、5與系爭臨時案之實驗數據 並不相同，系爭專利3所處理之癌症細胞株HL-60(血癌)之實 驗數據並未見於系爭臨時案，且系爭臨時案未能對應系爭專 利1請求項1所記載治療之「腎臟癌、舌癌、骨肉癌、胰臟癌 、卵巢癌」、系爭專利2請求項1所記載抑制之「腎臟癌」、 請求項2所記載之有效劑量、系爭專利3請求項1所記載治療 之「血癌」、系爭專利4請求項1所記載治療之「胰臟癌、舌 癌以及骨肉癌」、系爭專利5請求項3所記載抑制之「骨肉癌 相關癌症及血癌相關癌症」、請求項6所記載抑制之「卵巢 癌」以及請求項7所記載抑制之「胰臟癌及舌癌」，且經查 系爭臨時案中並無系爭專利2之指定代表圖，系爭專利2指定 代表圖所顯示之數據亦未與系爭臨時案對應，顯見系爭專利 1至5與系爭臨時案並非同一技術，故證人蕭乃文前開所述， 並非可信。 　㈨綜上，系爭專利1至5說明書雖包含系爭臨時案揭露之特定藥 物於治療癌症用途之部分內容，然系爭專利1至5主要係將系 爭臨時案所初步篩選出之特定藥物進一步以更多不同癌症類 型細胞株進行細胞存活率測試，系爭專利2、4、5更新增關 於藥物於動物實驗對癌症之抑制效果數據之記載，惟系爭臨 時案則完全未揭露任何藥物於動物實驗對癌症之抑制效果， 是系爭臨時案與系爭專利1至5實質上非同一技術，系爭專利 1至5為系爭臨時案之延伸，故原告主張系爭專利之專利申請 權為其單獨所有，為無理由。原告請求確認系爭專利之專利 申請權、專利權為其所有，並訴請被告將系爭專利權移轉登 記為其所有，均為無理由，應予駁回。　 七、原告主張系爭專利之專利申請權為兩造共有，為有理由： ㈠系爭契約研究成果之智慧財產權歸屬於被告： 　 觀諸系爭契約第10條關於計畫成果歸屬約定「一、甲方（原 告）因執行本研究計畫所產生之營業秘密、專利權、著作權 及積體電路電路佈局權等及其他智慧財產權皆歸屬乙方（肽 湛公司）所有。二、乙方使用甲方之研究成果而進一步之發 展技術，其智慧財產權歸乙方所有，但甲方得為無償使用」 （本院卷一第36至37頁）；又證人蕭乃文於本院言詞辯論時 證稱：西元2014年其研究關於癌症藥物之治療，並於同年10 月向美國申請系爭臨時案，系爭臨時案係其職務上之發明， 依僱傭關係權利人應為原告；嗣後其曾與陳丘泓談及此研究 臨時案，陳丘泓表示有合作意願，西元2015年5月1日學校之 智審會就此合作召開審查會，因有委員認為該研究之授權金 應為1,000萬元，而肽湛公司僅願意提出現金100萬元或該公 司200萬元之股份作為授權金，且考量其所提出之財務報表 顯示營運狀況為虧損，故當下沒有通過。會後，其向陳丘泓 告知會議內容，因系爭臨時案須在西元2015年10月前提出正 式案，學校也希望能夠促成該研究後續發展，故研發長跟其 討論是否先以產學合作方式進行，待有初步結果後，再進行 鑑價，其也將該討論內容告知陳丘泓，之後就簽訂系爭契約 ，該產學合作並非授權系爭臨時案；系爭產學合作計劃書之 「化合物結構生物資訊分析」係指前案分析，實驗數據好壞 、藥物原來特性、毒性劑型、劑量綜合考量，其取得中興大 學之重複實驗數據前會用系爭臨時案之數據，進行前案分析 ，藉由此分析後，提供肽湛公司建議，評估哪些藥物符合商 業利益，對於商業開發及專利都有關係，肽湛公司需付產學 合作之費用，供我們進行研究，產學合作期間所得之研究成 果歸屬廠商即肽湛公司，產學合作契約期間從臨時案中去篩 選可以繼續研究的藥物做後續研究，系爭契約第11條第1項 規定「本產學之合作結果，為甲方供乙方將來研發、製造參 考之用，非為乙方技術或產品之一部分」係指資料給廠商， 但能不能用、怎麼用學校不負擔保責任；系爭專利之研發結 果最主要是系爭臨時案之數據，還包含產學合作案成果及中 興大學的產學合作案結果，故系爭專利應該是系爭契約研發 成果之延伸等語（本院卷一第190至202頁）；且證人莊秀美 於本院言詞辯論時證稱：其與蕭乃文曾合作抗癌效果老藥之 研究，並於西元2014年10月24日以該研究向美國申請系爭臨 時案，嗣蕭乃文找到肽湛公司合作後續研究，經討論後決定 肽湛公司分別與中興大學、原告以產學合作方式繼續實驗， 合作期間原告負責抗癌資料分析統計、專利佈局，中興大學 是負責細胞實驗及數據分析；依照中興大學與肽湛公司產學 合作契約，肽湛公司可以將產學合作研究成果申請專利，系 爭專利都是臨時案延伸下來，用相同的概念進行，故有關聯 性。因肽湛公司為IVD公司不能生產新藥，所以於西元2015 年成立朗齊公司以準備申請PCT及臺灣專利等語（本院卷二 第276至283頁），足證系爭契約之研究成果應歸屬肽湛公司 。另肽湛公司將系爭契約之研究成果授權予被告，有技術授 權契約書可參（本院卷一第433至442頁），可知被告取得系 爭契約研究成果之授權。故是被告辯稱肽湛公司為系爭契約 研究成果之權利人，並將該研究成果授權予被告，應屬有據 而堪採信。 ㈡被告未取得系爭臨時案之授權： 　　被告雖辯稱：蕭乃文於系爭契約簽訂後主動寄發含有系爭臨 時案內容、實驗數據之電子郵件予肽湛公司，可知原告依系 爭契約有技術移轉或授權被告使用系爭臨時案云云。然原告 之智審會未決議同意授權系爭臨時案與肽湛公司，業據蕭乃 文證述如前，又觀之系爭契約之內容並無記載技術移轉或授 權系爭臨時案之約定，可知原告未同意授權系爭臨時案予被 告。蕭乃文雖不否認曾寄送含有系爭臨時案內容之電子郵件 予肽湛公司，然陳稱肽湛公司未取得系爭臨時案之授權，因 為當時系爭臨時案轉正式案時間快要來不及，因為如果先取 得原告授權再申請專利時間會來不及，所以為了讓臨時案可 以轉正式案，故其同意陳丘泓去申請專利，但陳丘泓應該再 去找學校補系爭臨時案之授權，專利申請前其擔心申請程序 會來不及，未曾告知原告及中興大學等語（本院卷二第190 至202頁）；且證人莊秀美證稱：其寄發電子郵件提供資料 時不會去詳細區分產學合作案簽約前或後之資料，為了要讓 研究能夠成功，所以會將之前之數據一併分享，故郵件所附 之資料是從實驗開始到當時實驗數據之統計表，部分資料是 因合約而提供，有些資料不是等語（本院卷二第276至283頁 ），可知蕭乃文、莊秀美於產學合作期間提供關於系爭臨時 案之資料，係為促使產學合作之研究能順利進行，並非基於 授權。再者，如前述原告之智審員會於審議是否授權系爭臨 時案予肽湛公司認肽湛公司所提出現金100萬元之授權金過 低而未同意，而系爭契約約定產學合作支出資金額為25萬元 ，更低於100萬元，難認原告會同意以更低之價格於產學合 作關係中授權系爭臨時案，是被告此部分所辯顯不可採，故 肽湛公司並未取得系爭臨時案之授權，自無從再轉讓予被告 。證人陳丘泓雖證稱系爭契約第10條約定之範圍包含系爭臨 時案及系爭契約之研究成果等語，然系爭契約未包含系爭臨 時案之授權業如前述，且陳丘泓同時為肽湛公司及被告之法 定代理人，故其所述是否真實尚非無疑。 ㈢綜上可知，系爭臨時案之權利人為原告，系爭契約研究成果 之權利人為被告，而中興大學就系爭臨時案、系爭專利均不 主張為權利人乙情，有該校113年5月27日興產字第11300099 92號函可佐（本院卷二第219頁），系爭專利之內容包含系 爭臨時案及系爭契約研究成果，且被告曾召開與系爭專利相 關之智財或專家會議(乙證13至15，本院卷一第461至471頁) ，實質參與系爭專利之藥物數據討論、分析等，是被告就系 爭專利有實質貢獻，故系爭專利之專利申請權應為兩造所共 有。原告請求確認系爭專利申請權為兩造共有，為有理由， 應予准許。 八、原告請求確認系爭專利權為兩造共有，並訴請被告將系爭專 利權移轉登記為兩造共有，均為無理由：　　　　 ㈠按專利權，為專利專責機關本於行政權作用所核准。審理智 慧財產事件之民事法院對於行政權之行使，僅得為適法之監 督，而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。故民事法院縱 依智慧財產案件審理細則第2條第2款規定，得於專利權權利 歸屬或其申請權歸屬爭議事件，自為判斷專利權有無應撤銷 或廢止之原因，該自為判斷仍應居於補充地位，無權就專利 權逕行予以撤銷或廢止。當真正創作人與新型專利權人發生 新型專利權權利歸屬爭執時，除雇用人與受雇人間得依專利 法第10條規定，向專利專責機關申請變更權利人，或當事人 間達成讓與新型專利權之協議外，僅得依專利法第120條準 用同法第35條之規定，由真正創作人於該專利案公告後2年 內，以違反專利權人為非專利申請人之規定提起舉發，並於 舉發撤銷確定後2個月內就相同創作申請新型專利，以該經 撤銷確定之新型專利權之申請日為其申請日。真正創作人未 經專利專責機關依法公告給予專利權之前，得否逕認其專利 權受潛稱專利申請權人侵害，而依侵權行為規定請求潛稱專 利申請權人回復原狀，移轉該專利權予己？又不當得利係指 無法律上原因受有利益，致他人受損害而言，受益人所受利 益與受害人所受損害間，須有因果關係存在。潛稱專利申請 權人取得之專利權係專利專責機關所給予，真正創作人未經 專利專責機關依法公告給予專利權之前，可否認其所受損害 即為該專利權，而請求返還該專利權？亦均非無進一步推究 之餘地（最高法院109年度台上字第2155號民事判決意旨參 照）。 ㈡經查，發明專利須專利申請權人向智慧局提出申請，經智慧 局形式審核通過，作成核准審定之行政處分，申請人始能取 得專利權，系爭專利乃被告向智慧局提出申請，經智慧局核 准審定後被告取得系爭專利，被告並非無法律上原因而受有 系爭專利之利益，況被告現仍為系爭專利之專利權人，原告 既未向智慧局提出申請並經其核准審定給予專利權，是原告 既非系爭專利之專利權人，自無從認定原告所受損害為系爭 專利，原告請求確認系爭專利權為其所有，復依民法第179 條為其請求權基礎，請求被告移轉登記系爭專利，揆諸前開 說明，均難認該當上開規定之構成要件，原告亦未說明其他 請求權基礎可確認或直接取得系爭專利之專利權，故原告直 接訴請確認其為系爭專利權之所有人，進而訴請被告移轉登 記系爭專利為原告所有，均非有據，不應准許。　 九、綜上所述，原告請求確認其為系爭專利申請權之共有人為有 理由，應予准許，至其餘部分，原告之請求為無理由，不應 准許。 十、本件判決事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，均 已無礙本院上開審認，自毋庸逐一論駁，附此敘明。 十一、訴訟費用負擔之依據：修正前智慧財產案件審理法第1條 ，民事訴訟法第79條。　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　23　　日 　　 智慧財產第二庭 　　 法 官　王碧瑩 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提 出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　23　　日 　　 書記官　楊允佳

2024-10-23

IPCV-112-民專訴-5-20241023-3

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