Know99判決書

搜尋結果：汪漢卿

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聲請秘密保持命令

智慧財產及商業法院民事裁定 114年度民秘聲上字第3號聲請人農友種苗股份有限公司法定代理人陳威廷代理人葉美利律師相對人鄭慶章張淑菁兼上二人代理人王志中律師上列聲請人因本院112年度民營上字第5號營業秘密損害賠償（勞動）事件，聲請核發秘密保持命令，本院裁定如下：主文相對人鄭慶章、張淑菁、王志中律師就附表所示訴訟資料，不得為實施本院112年度民營上字第5號訴訟以外之目的而使用，或對未受秘密保持命令之人開示。　　理由一、現行智慧財產案件審理法(民國112年1月12日修正、同年8月 30日施行，下簡稱智審法)第75條第1項本文規定：本法中華民國112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定。本件聲請之本案（112年度民營上字第5號）係智審法修正施行前繫屬於本院，應適用修正前即110年12月10日公布施行之規定。二、按修正前智審法第11條規定：當事人或第三人就其持有之營業秘密，經釋明符合下列情形者，法院得依該當事人或第三人之聲請，對他造當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人發秘密保持命令：㈠當事人書狀之內容，記載當事人或第三人之營業秘密，或已調查或應調查之證據，涉及當事人或第三人之營業秘密。㈡為避免因前款之營業秘密經開示，或供該訴訟進行以外之目的使用，有妨害該當事人或第三人基於該營業秘密之事業活動之虞，致有限制其開示或使用之必要。前項規定，於他造當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人，在聲請前已依前項第一款規定之書狀閱覽或證據調查以外方法，取得或持有該營業秘密時，不適用之。受秘密保持命令之人，就該營業秘密，不得為實施該訴訟以外之目的而使用之，或對未受秘密保持命令之人開示。三、聲請意旨略以：本案中聲請人於民事陳報暨調查證據聲請狀所提上證6至上證22之育種過程資料（如附表，下稱系爭資料），為聲請人所有之營業秘密，為避免因該營業秘密經開示或供訴訟進行以外之目的使用，可能妨害聲請人基於營業秘密之事業活動，而有限制其開示或使用之必要，爰聲請對相對人核發秘密保持命令等語。四、經查，聲請人所提系爭資料乃其就品種之育種過程資料，並未對外公開，且具有經濟價值，並已採取必要之保密措施，而為聲請人之營業秘密，業據聲請人釋明在卷，該營業秘密如經開示，或供訴訟進行以外之目的使用，恐有妨害聲請人基於該營業秘密之事業活動之虞，而有限制其開示或使用之必要。從而，聲請人就系爭資料聲請對相對人核發秘密保持命令，核無不合，應予准許。五、爰依修正前智審法第13條第1項，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12 　日智慧財產第一庭審判長法官汪漢卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　法官　曾啓謀　　　　　　　　　　　　　　　　　法官　吳俊龍以上正本係照原本作成。本裁定不得抗告。本秘密保持命令，自本命令送達相對人時起發生效力。受秘密保持命令之人，其住所或居所有遷移時，應向法院陳明。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日書記官蔣淑君附表：編號證據（訴訟資料）卷證位置 1 上證6至上證22之育種過程資料聲請人114年2月25日民事陳報暨調查證據聲請狀之上證6至22（見本案限閱卷第15至382頁所示註記限閱資料，不含研發費用統計部分）

2025-03-12

IPCV-114-民秘聲上-3-20250312-1

民植上易

智慧財產及商業法院

植物品種及種苗法損害賠償

智慧財產及商業法院民事裁定 113年度民植上易字第1號上訴人吳俊宏訴訟代理人林怡芳律師李貞儀律師王薏瑄律師被上訴人福埠實業股份有限公司法定代理人吳明亮訴訟代理人謝祥揚律師林俐瑩律師上列當事人間植物品種及種苗法損害賠償事件，指定技術審查官吳韶淳依民國112年8月30日修正施行前之智慧財產案件審理法第 4條規定，執行下列職務：一、為使訴訟關係明確，就事實上及法律上之事項，基於專業知識對當事人為說明或發問；二、對證人或鑑定人為直接發問；三、就本案向法官為意見之陳述；四、於證據保全時協助調查證據；五、於保全程序或強制執行程序提供協助。中華民國 114 年 3 月 11 日智慧財產第一庭審判長法官汪漢卿法官蔡惠如法官陳端宜以上正本係照原本作成。本件不得抗告。中華民國 114 年 3 月 11 日書記官吳祉瑩

2025-03-11

IPCV-113-民植上易-1-20250311-1

行專訴

智慧財產及商業法院

發明專利舉發

智慧財產及商業法院行政裁定 113年度行專訴字第57號原告星全安創意行銷顧問有限公司代表人林心評訴訟代理人蔡毓貞律師郭梵均律師被告經濟部智慧財產局代表人廖承威參加人墨攻網路科技股份有限公司代表人彭振東上列當事人間發明專利舉發事件，原指定技術審查官於民國114 年3月9日歸建經濟部智慧財產局，改指定技術審查官顏俊仁依智慧財產案件審理法第6條第1項第1款至第5款規定，執行下列職務：一、為使訴訟關係明確，就事實上及法律上之事項，基於專業知識對當事人為說明或發問；二、對證人、專家證人或鑑定人為直接發問；三、就本案向法官為意見之陳述；四、於證據保全時協助調查證據；五、於保全程序或強制執行程序提供協助。中華民國 114 年 3 月 11 日智慧財產第一庭審判長法官汪漢卿法官蔡惠如法官陳端宜以上正本係照原本作成。本件不得抗告。中華民國 114 年 3 月 11 日書記官吳祉瑩

2025-03-11

IPCA-113-行專訴-57-20250311-3

民著上

智慧財產及商業法院

侵害著作權有關財產權爭議等

智慧財產及商業法院民事裁定 112年度民著上字第14號上訴人即被上訴人ダイキンファインテック株式会社 DAIKIN FINETECH,LTD（原名：東邦化成株式會社）法定代理人三杉嘉彥訴訟代理人殷玉龍律師黃仁宜律師張仲宇律師被上訴人即上訴人翰台科技有限公司兼上一人法定代理人李友詠上二人共同訴訟代理人江信賢律師蔡麗珠律師鄭安妤律師張中獻律師本件改由技術審查官顏俊仁依民國110年12月8日修正公布之智慧財產案件審理法第4條規定，執行下列職務：一、為使訴訟關係明確，就事實上及法律上之事項，基於專業知識對當事人為說明或發問; 二、對證人或鑑定人為直接發問; 三、就本案向法官為意見之陳述; 四、於證據保全時協助調查證據; 五、於保全程序或強制執行程序提供協助。中華民國 114 年 3 月 11 日智慧財產第一庭審判長法官汪漢卿法官曾啓謀法官吳俊龍以上正本係照原本作成。本件不得抗告。中華民國 114 年 3 月 11 日書記官蔣淑君

2025-03-11

IPCV-112-民著上-14-20250311-3

行專訴

智慧財產及商業法院

發明專利舉發

智慧財產及商業法院行政裁定 113年度行專訴字第59號原告三竹資訊股份有限公司代表人邱宏哲訴訟代理人王仁君律師洪振盛律師劉浩祺專利師被告經濟部智慧財產局代表人廖承威參加人嘉實資訊股份有限公司代表人徐文伯訴訟代理人陳宜誠律師上列當事人間發明專利舉發事件，指定顏俊仁技術審查官依智慧財產案件審理法第6條第1項第1款至第5款規定，執行下列職務：一、為使訴訟關係明確，就事實上及法律上之事項，基於專業知識對當事人為說明或發問；二、對證人、專家證人或鑑定人為直接發問；三、就本案向法官為意見之陳述；四、於證據保全時協助調查證據；五、於保全程序或強制執行程序提供協助。中華民國 114 年 3 月 11 日智慧財產第一庭審判長法官汪漢卿法官曾啓謀法官吳俊龍以上正本係照原本作成。本件不得抗告。中華民國 114 年 3 月 11 日書記官蔣淑君

2025-03-11

IPCA-113-行專訴-59-20250311-3

行商訴

智慧財產及商業法院

商標廢止註冊

智慧財產及商業法院行政判決 113年度行商訴字第44號民國114年2月20日辯論終結原告金小原訴訟代理人朱子慶律師江沁澤律師（兼送達代收人）被告經濟部智慧財產局代表人廖承威訴訟代理人林淑如參加人黃綉玲訴訟代理人林咏芬律師上列當事人間因商標廢止註冊事件，原告不服經濟部中華民國11 3年5月24日經法字第11317302380號訴願決定，提起行政訴訟，並經參加人聲請獨立參加本件訴訟，本院判決如下︰　　主文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。　　事實及理由一、事實概要：原告之前手羅馬磁磚工業股份有限公司於民國86年7月25日以「羅馬ROMAX」商標，指定使用於當時商標法施行細則第4 9條所定商品及服務分類表第19類之「水泥、磁磚」商品，向被告經濟部智慧財產局之前身中央標準局（88年1月26日改制為）申請註冊，經該局審查，准列為註冊第840688號商標（下稱系爭商標，圖樣如本判決附圖所示），嗣系爭商標經輾轉移轉登記予原告，並經申准延展註冊至123年1月31日止。參加人於111年12月14日以系爭商標有商標法第63條第1 項第2款規定之情形，申請廢止其註冊。經被告審查，以112 年12月29日中台廢字第1110735號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。原告不服，提起訴願，復遭經濟部為訴願駁回之決定，原告仍未甘服，遂依法提起本件行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，是本院准許參加人聲請獨立參加本件訴訟。二、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定，並主張：原告於107年3月17日在台北市與被授權人黃岳鴻簽訂商標及著作權專屬使用授權書（下稱系爭授權書），系爭商標經商標權人原告以簽訂專屬授權使用之方式為實際使用。又原告與被授權人均為住居在台北市之中華民國國民，授權書之簽約地在台北市，系爭商標之實際授權使用地確係在中華民國境內之台北市，且依甲證5之授權文件、甲證6之文件以觀，其使用上均有載明：「臺灣羅馬磁磚集團授權出品」之繁體字樣，系爭商標及其產品在中國大陸地區為實際銷售及使用時，確有表明商標及產品之根源及出處係來自台灣。另依本院112年度行商訴字第52號判決意旨，倘系爭商標用於指定商品以外銷方式未於國內販售，亦屬於商標使用行為，本件可援引前開判決之法律認定，原告之被授權人黃岳鴻及其所屬公司在中國地區均以行銷為目的使用系爭商標，即屬於商標使用行為，更何況被授權人於台灣地區亦有行銷之事實，本件顯已符合商標法第63條第1項第2款但書之要件，況商標法並無禁止以授權他人方式使用商標，如有禁止限制人民使用方式，應有明確之法令始符合法律保留原則。而本件被告所為授權使用並非實際使用之認定，並無明確之法令依據，實有違法律保留原則。三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：系爭授權書僅得觀出原告有授權黃岳鴻及其公司製造販售系爭商標商品之情事，仍應有黃岳鴻及其公司已依商標法第5 條規定，客觀上將系爭商標用於指定之商品或其包裝容器等處，主觀上有行銷我國市場之目的，足以使我國相關消費者認識為商標之使用事證，始得將黃岳鴻及其公司之使用作為原告之使用，先予敘明。依原告檢送之現有證據資料（附件 3至13），尚難認定原告及其被授權人於本件申請廢止日（1 11年12月14日）前3年內，有使用系爭商標於其指定使用商品之事實，堪認系爭商標有繼續停止使用已滿3年之情事，應有商標法第63條第1項第2款規定之適用，依法自應廢止其註冊。至原告所提之紙箱規格圖檔及文宣資料上所載之前揭字樣，充其量僅得證明其產製之羅馬磁磚產品係經台灣廠商所授權，或僅係標榜產品來自台灣知名品牌的宣傳用語，本件由原告所送事證，尚無從觀出其被授權人有真實於我國境內行銷販售系爭商標商品，未有於我國境內產生經濟上意義之使用行為，是原告主張，自無足採。四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並主張：援引被告之答辯。另主張，原告於起訴狀並未提出任何實際使用之新事證，僅稱商標專屬授權行為亦為實際使用型態之一，然原告仍未證明其於系爭商標申請廢止前3年有實際使用行為。五、本件法官依行政訴訟法第132 條準用民事訴訟法第270 條之 1 第1 項第3 款、第3項規定，整理兩造及參加人不爭執事項並協議簡化爭點如下：㈠不爭執事項：如事實及理由欄一、事實概要所示。㈡本件爭點：系爭商標是否有商標法第63條第1項第2款規定廢止註冊之事　　由? 六、得心證之理由：　㈠按「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：…二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。」為商標法第63條第1項第2款所明定。而商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝容器；或持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之商品；或將商標用於與提供服務有關之物品；或將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告；或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式有使用商標之情形，並足以使相關消費者認識其為商標，復為同法第5條所明定。又商標權人提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣，同法第67條第3項準用第57條第3項亦定有明文。　㈡觀諸原告於廢止答辯、訴願階段及本件行政訴訟所提出證據資料，無法證明系爭商標有於申請廢止日之前3年內使用於臺灣地區(含澎湖、金門、馬袓，下同)之事實： ⒈廢止答辯附件1(同訴願證物1、本件甲證1)被告准予商標移　轉登記函文，與系爭商標使用無涉；廢止答辯附件2（同訴　願證物2、本件甲證2）之「商標及著作權專屬使用授權書」　，雖記載原告無償專屬授權黃岳鴻及其所經營之公司得製造　、使用並於全球網路及通路、臺灣地區及大陸地區境內外實體店鋪販售系爭商標商品，授權期間自107年3月17日起至11 7年3月16日止，惟被授權人黃岳鴻是否確有於本件申請廢止日之前3年內在臺灣地區將系爭商標使用於其指定商品，仍須有實際使用證據資料證明之。 ⒉廢止答辯附件13（同訴願證物11、本件甲證11）刊登於西元　 2016年10月18日、2017年4月28日及同年5月5日陶城報之廣　告文宣，僅見「ROMA 羅馬磁磚」文字，未見系爭商標完整　中外文，且日期早於本件申請廢止日之前3年，無法證明原　告或其被授權人於本件申請廢止日之前3年內有使用系爭商　標於指定商品於臺灣地區之事實。 ⒊廢止答辯附件3之產品手冊、宣傳活動照片、店面照片、榮　譽證書等，部分或無日期可稽，或未見系爭商標完整圖樣，　或日期非在本件申請廢止日之前3年內，且內容均以簡體中　文呈現，並可見「中國營銷總部：羅邁思陶瓷（上海）有限　公司」、「華北分公司」、「華南營銷中心：佛山市羅邁思　陶瓷有限公司」等大陸地區公司名稱、聯絡地址、電話及傳　真等資訊，足認前開事證均係於大陸地區使用之事證，且係　以大陸地區消費者為行銷對象，而非為行銷於臺灣地區市場之目的，以臺灣地區消費者為主要訴求而使用系爭商標，自非屬在臺灣地區行銷使用系爭商標之事證。 ⒋廢止答辯附件4、5、7、9至12（同訴願證物 3至4、7至10、　本件甲證3至4、7至10）之2020至2022年羅馬磁磚產品經銷　合同書、2020年羅馬磁磚戰略工程經銷合同書、2021至2022 　年羅馬磁磚工程訂貨合同書、2021至2022年羅馬磁磚工程經　銷合同書，其契約有效期間/簽約日期雖有在本件申請廢止　日之前3年內者，惟其內容係羅邁思陶瓷公司分別將「羅馬/ 　羅馬ROMA/榮聯羅馬 ROMAX/羅馬凱薩 ROMAX」等羅馬系列之　磁磚產品授權他人經銷，其契約二造當事人均為大陸地區之　公司、行號或個人，且指定經銷或訂購地點均為大陸地區，　可知前開事證並非為行銷於臺灣地區市場之目的，以臺灣地　區消費者為主要訴求而使用系爭商標，亦非屬在臺灣地區行　銷使用系爭商標之事證。 ⒌原告主張廢止答辯附件6、8（同訴願證物5至6、本件甲證5 　、6）之2020年5月10日、2021年5月9日、2022年5月9日由羅　邁思陶瓷公司授權杏頭印刷廠印製羅馬品牌商標磁磚商品之　紙箱規格圖檔上均有明載：「臺灣羅馬磁磚集團授權出品」　之繁體字樣，及其陶城報之文宣資料載明「台灣第一品牌，　擁有48年的歷史，市場知名度高」、「台灣第一品牌，擁有　 49年的歷史，市場知名度高」、「1968始于台灣」等字樣( 　附件13），主張系爭商標確有在臺灣及中國大陸等區域實際　使用，且2021年5月8日及同年月9日杏頭印刷廠與羅邁思陶　瓷公司簽訂之紙箱委託生產合同能證明羅邁思陶瓷公司於本　件申請廢止日前3年內有委託杏頭印刷廠生產製造用以包裝　羅馬系列磁磚產品之紙箱云云。但查，該些契約兩造當事人　均為大陸地區之公司，於規格圖檔末端所載工廠地址、聯絡　電話及傳真亦均位於大陸地區，原告復未提出實際將該等紙　箱使用於包裝系爭商標商品並於臺灣地區行銷之相關資料，　則衡酌一般市場交易情形及成本考量，商品外包裝與商品本　身之製造地通常具有相當之地緣關係，應認前開紙箱之生產　並非為行銷於臺灣地區市場之目的，以臺灣地區消費者為主　要訴求而使用系爭商標，仍難認屬在臺灣地區行銷使用系爭　商標之事證。 ⒍綜上，依現有證據資料，尚難證明原告或其被授權人於本件　　申請廢止日之前3年內有於臺灣地區使用系爭商標於所指定　　之「水泥、磁磚」商品之事實，且其未使用系爭商標並無正　　當事由。從而，被告依商標法第63條第1項第2款規定，所為　　系爭商標之註冊應予廢止之處分，洵無違誤。　　㈢原告主張被告未以其自始未使用系爭商標或繼續停止使用滿3 年為由，廢止系爭商標，原告信賴使用系爭商標之態樣屬合於業界常態之維權使用，不致使系爭商標遭廢止，即於113 年1月8日申請延展系爭商標之專用期限，並繳納延展註冊費，被告嗣於113年2月20日准許系爭商標專用期限延展至123 年1月31日(甲證14，見本院卷第278至280頁)，準此，原告合理信賴原告使用系爭商標之行為，符合被告認定之商標之維權使用，是原處分之廢止認定有違信賴保護原則，侵害原告之商標權等語。然查，商標權之延展僅為程序審查，不做商標有無實際使用的實體審查，且甲證14被告函說明第四點已明確告知原告若系爭商標權因受廢止成立之處分，並刻正於訴願中，倘最終行政救濟成立確定，應廢止其註冊。可知，商標延展之審查與商標廢止處分核屬二事，原告主張被告一方面准許系爭商標延展，一方面卻做成系爭商標廢止註冊之處分，有違信賴保護原則，並不足採。　㈣原告主張依本院112年度行商訴字第52號判決(甲證15，見本院卷第282至300頁)意旨:「至原告雖指稱參加人所提證據有假造之嫌，主張系爭商標商品銷售至東南亞國家為主，國內並無販售該商品云云。惟依前揭說明，本件參加人於申請廢止日前3年，確有使用系爭商標於指定商品之事實，且縱其使用於外銷產品，無從為我國消費者所知悉，仍屬我國領域有關之商標使用行為」等語，倘系爭商標用於指定商品以外銷方式未於國內販售，亦屬於商標使用行為，本件亦可援引前開判決之法律認定原告之被授權人黃岳鴻及其所屬公司在中國地區均以行銷為目的使用系爭商標，亦屬於商標使用行為，更何況被授權人於臺灣地區亦有行銷之事實云云。然查，原告已於本件言詞辯論自承其臺灣使用之資料有提甲證12 、13契約書(本院卷第120至130頁)，但沒有在臺灣實際舖貨的資料等語(見本院卷第305頁第13至21行言詞辯論筆錄記載 )，顯見本院上開認定系爭商標產品並無在臺灣地區行銷之事實，並無違誤，又甲證15本院112年度行商訴字第52號行政判決認定註冊商標商品外銷符合商標法使用之規定，但本件原告均是在中國大陸製造、生產及銷售，並無在臺灣地區生產外銷之情形，與上開判決案情並不相當，自難比附援引，執為本件對原告有利之論據。七、綜上所述，本件原告於系爭商標經申請廢止日前3年內並無　　使用系爭商標於指定使用之商品之客觀事實，其復未能提出　　其他使用證據，是被告認系爭商標於申請廢止日前3年內無　　正當事由繼續停止使用已滿3年，有商標法第63條第1項第2 　　款規定情形，為系爭商標之註冊應予廢止之處分，並無違誤　　；訴願決定復駁回原告之訴願，亦無不當。原告仍執陳詞，　　訴請撤銷原處分及訴願決定，即無理由，應予駁回。八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，及其餘爭點有無理由　　，已與本件判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第 2條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。　　　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　 6　　日智慧財產第一庭審判長法官　汪漢卿法官　吳俊龍法官　曾啓謀以上正本係照原本作成。一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。得不委任律師為訴訟代理人之情形所需要件㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人 1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日　　　　　　　　　　　　　書記官　丘若瑤

2025-03-06

IPCA-113-行商訴-44-20250306-2

民著上易

智慧財產及商業法院

侵害著作權有關財產權爭議

智慧財產及商業法院民事裁定 113年度民著上易字第8號異議人黃歆舟上列異議人與相對人王翔躍間侵害著作權有關財產權爭議事件，異議人對於中華民國114年1月20日本院書記官處分書聲明異議，本院裁定如下：主文異議駁回。　　　　理由一、按對於裁定不得抗告者，正本教示欄應記載「不得抗告」，如有誤寫，應由法院書記官以處分更正之。當事人對於上開處分得提出異議，由其所屬法院裁定，民事訴訟法第240條定有明文。二、查異議人因與相對人王翔躍間侵害著作權有關財產權爭議事件，異議人未依限委任律師或具律師資格之關係人為其訴訟代理人，經本院於民國113年12月27日裁定上訴駁回（下稱系爭裁定），又命補正委任狀部分不得抗告。系爭裁定正本教示欄關於「如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀，並應繳納抗告費新臺幣1,000元。」之記載，係屬誤載，業經法院書記官於114年1月20日以處分書更正為：「不得抗告」，經核並無違誤。異議意旨謂書記官處分阻卻救濟，程序顯有重大瑕疵，嚴重侵害異議人法律權益云云，為無理由，應予駁回。三、綜上所述，本件異議為無理由，應予駁回。　　　　中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日智慧財產第一庭審判長法官　汪漢卿法官　曾啓謀法官　吳俊龍以上正本證明與原本無異。不得抗告。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　書記官　洪雅蔓

2025-03-05

IPCV-113-民著上易-8-20250305-2

民商上易

智慧財產及商業法院

侵害商標權有關財產權爭議等

智慧財產及商業法院民事判決 113年度民商上易字第1號上訴人即被上訴人乖乖股份有限公司法定代理人鍾嘉村訴訟代理人孫德至律師楊芝青律師複代理人黃思維律師訴訟代理人蔡涵茵律師（言詞辯論終結後解除委任）被上訴人即上訴人冠和有限公司被上訴人兼法定代理人鄭榮蘭被上訴人即上訴人魏雅婷共同訴訟代理人吳宜恬律師林苡辰律師上列當事人（下均省略稱謂）間侵害商標權有關財產權爭議等事件，兩造對於中華民國113年2月20日本院112年度民商訴字第27 號第一審判決各自提起一部上訴、上訴，本院於114年1月22日言詞辯論終結，判決如下：主文一、原判決關於駁回乖乖股份有限公司後開第二項之訴部分，暨該訴訟費用之裁判均廢棄。二、冠和有限公司、魏雅婷應再連帶給付乖乖股份有限公司新臺幣貳拾伍萬元，及自民國一百一十二年十一月二十六日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。三、乖乖股份有限公司其餘上訴駁回。四、冠和有限公司、魏雅婷上訴駁回。五、第一審訴訟費用關於廢棄改判部分，由冠和有限公司、魏雅婷連帶負擔。第二審訴訟費用，關於乖乖股份有限公司上訴部分，由冠和有限公司、魏雅婷連帶負擔百分之十八，餘由乖乖股份有限公司負擔；關於冠和有限公司、魏雅婷上訴部分，由冠和有限公司、魏雅婷負擔。事實及理由甲、程序方面：壹、本件係智慧財產案件審理法修正施行（民國112年1月12日修正、同年8月30日施行）前繫屬於本院（原審卷一第13頁），依同法第75條第1項前段，自應適用修正前智慧財產案件審理法之規定。貳、按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第463條準用第256條規定明確。查乖乖股份有限公司（下稱乖乖公司）因原審聲明就鄭榮蘭、魏雅婷部分為不真正連帶債務之法律關係而更正上訴聲明第二項如下聲明所示（卷一第356至357頁），係屬補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，自應准許。乙、實體方面：壹、乖乖公司主張：乖乖公司為原審判決附表所示商標之商標權人（下合稱乖乖諸商標），業經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）認定為著名商標。乖乖公司於110年1月間發現冠和有限公司（下稱冠和公司）、其法定代理人鄭榮蘭、實際負責人魏雅婷竟製造如原審判決附圖四所示商品（下稱特別乖商品），其內容物、外包裝、行銷手法均與乖乖公司如原審判決附圖三所示乖乖商品（下稱乖乖商品）極其近似，顯欲攀附乖乖公司商譽，侵害乖乖公司之商標權、著作權，爰依爭點所示商標法、著作權法規定請求損害賠償，並請擇一為有利乖乖公司之判決等情。貳、冠和公司、魏雅婷、鄭榮蘭（統稱被上訴人）則以：鄭榮蘭僅係冠和公司名義負責人，是由其女即魏雅婷掌管經營。冠和公司本欲開發自有品牌，設計如原審判決附圖一、二註冊第02122137、02122299號「特別乖&Design」商標（下稱特別乖商標）及註冊第02122138、02122300號「好棒棒設計圖」商標（下稱好棒棒商標）圖樣，為測試市場反應，推出有上開商標圖樣之特別乖商品，因銷售狀況不佳，扣除相關成本支出後，幾無利潤，甚至虧損，為即時止損，於109年8月 5日通知廠商停止備貨生產，僅將剩餘庫存銷售完畢，特別乖商標於遭乖乖公司提出商標異議，經智慧局撤銷註冊審定處分後，未提出訴願、行政訴訟。特別乖商品外包裝（袋裝及箱裝）圖樣與乖乖諸商標並不近似，且具相當識別性，並無致相關消費者混淆誤認之虞，自無侵害乖乖諸商標之商標權。又特別乖商品外包裝之設計具有原創性，未重製乖乖商品外包裝，二者相較並不相似，亦未侵害乖乖公司就乖乖商品外包裝之著作權等情置辯。參、原審為乖乖公司一部勝敗之判決，即命冠和公司、魏雅婷應連帶給付乖乖公司新臺幣（下同）75萬元，及自112年11月2 6日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，並就此部分為假執行及免為假執行之宣告。兩造就敗訴部分不服，各自提起上訴：一、乖乖公司為一部上訴，聲明：㈠原判決關於駁回乖乖公司137 萬7,411元之部分廢棄。㈡上開廢棄部分，鄭榮蘭與冠和公司應連帶給付乖乖公司137萬7,411元，及自民事起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息；魏雅婷與冠和公司應連帶給付乖乖公司137萬7,411元，及自民事起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5％計算之利息。上開所命給付，如有其中一被上訴人已履行其給付義務，其餘被上訴人於給付範圍內免給付義務。㈢乖乖公司願供擔保請准宣告假執行。被上訴人答辯聲明：乖乖公司之上訴駁回。二、冠和公司、魏雅婷上訴聲明：㈠原判決第一項及該部分假執行之宣告暨訴訟費用之裁判均廢棄。㈡上開廢棄部分，乖乖公司在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。㈢如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。乖乖公司答辯聲明：冠和公司、魏雅婷之上訴駁回。　　　肆、本件爭點（卷一第487至488頁）：一、侵害商標權部分：㈠冠和公司、魏雅婷於其等製造、販賣之特別乖商品外包裝上使用特別乖商標，有無商標法第68條第3款規定侵害乖乖公司商標權之行為或商標法第70條第1款規定視為侵害乖乖公司商標權之行為？㈡冠和公司、魏雅婷有無共同侵害乖乖諸商標之故意或過失？乖乖公司依商標法第69條第3項、民法第185條第1項規定，請求冠和公司、魏雅婷應連帶負損害賠償責任，有無理由？並依公司法第23條第2項規定，請求鄭榮蘭應與冠和公司連帶負損害賠償責任，有無理由？若有，其損害賠償金額應如何計算？以若干為適當？二、侵害著作權部分：㈠特別乖商品之外包裝與乖乖商品外包裝是否實質近似？㈡乖乖公司依著作權法第88條第1項規定，請求冠和公司、魏雅婷應連帶負損害賠償責任，有無理由？並依公司法第23條第 2項規定，請求鄭榮蘭應與冠和公司連帶負損害賠償責任，有無理由？若有，其損害賠償金額應如何計算？以若干為適當？　　伍、本院得心證理由：　　一、冠和公司、魏雅婷於其等製造、販賣之特別乖商品外包裝使用特別乖商標圖樣，有商標法第68條第3款規定侵害乖乖公司商標權情形：㈠商標法第68條第3款規定：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：……於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」。㈡經查：　⒈原審判決附圖四所示特別乖商品外包裝之①「箱裝」上方、正面及側面均有明顯之中文「特別乖」，正面及上方搭配一戴紅帽、面帶笑容張大嘴露出兩顆上門牙之娃娃半身設計圖（為特別乖商標上下文字、設計圖之左右排列使用），側面則為戴官帽、張大嘴露出兩顆上門牙之娃娃全身設計圖；②「袋裝」正面則為上方明顯之中文「特別乖」，及下方搭配一戴紅帽、面帶笑容張大嘴露出兩顆上門牙之娃娃半身設計圖（為特別乖商標圖樣之使用）；③特別乖商品外包裝（箱裝、袋裝）右上角或左上角另有字體較小「好棒棒」商標圖樣。而原審判決附表乖乖諸商標中，編號1至編號6圖樣或由中文「乖乖」置於無色或墨色圓框中所組成、或於圓框內中文「乖乖」下方並列較小之外文「Kuai Kuai」或「SINCE 196 8」所組成、或為中文「乖乖」所單獨構成；編號7至編號13 則是戴帽、面帶笑容張嘴露出兩顆上門牙之卡通人物設計圖所構成。特別乖商品外包裝與乖乖諸商標編號1至編號6相較，二者引人注意之中文主要識別部分皆有相同中文「乖」，乖乖諸商標為「乖」之疊字組合，有強調「乖」字特性之意義，而特別乖商品外包裝之「特別」經常用以描述程度，與「乖」結合後亦具有強調「乖」的意涵，二者寓意相同，僅係程度差別，且特別乖商品之中文以黑色線條勾勒出白色書寫字體，與乖乖諸商標編號1、編號2之白色字體設計有相仿之處；又特別乖商品外包裝之娃娃設計圖與乖乖諸商標編號 7至編號13卡通人物設計圖均有戴帽、面帶笑容、張大嘴露出兩顆上門牙、門牙間有縫隙等元素，如原審判決附圖三、附圖四所示均標示在休閒零食商品上，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，二者圖樣近似，且近似程度不低。　⒉乖乖公司創立於63年，於65至109年間陸續申請並取得乖乖諸商標，已長時間使用乖乖諸商標於其銷售之零食商品，並投入相當資源於傳播媒體、YouTube及公車、計程車車體等廣告行銷，其相關新聞迭經各媒體報導，曾於106年經報導為全臺零食前3大市占品牌之第2名，其「第三代之乖乖圖樣商標」更曾經智慧局認定表彰於休閒零食商品之信譽廣為國內相關事業或消費者所普遍認知並達著名商標之程度，有乖乖公司經濟部商工登記公示資料、官方網站、智慧局中台評字第H01080113號商標評定書、相關網路文章報導、YouTube影片截圖、乖乖公司103至108年廣告費總覽資料、乖乖諸商標之商標單筆詳細報表在卷可稽（原審卷一第341至342、409 至412、421至434、437至470頁、原審卷二第351至376頁)。冠和公司則自承係於109年中元節期間始銷售特別乖商品，因銷售情況不佳，隨即於同年8月間停止生產特別乖商品等語（原審卷一第217至219頁、原審卷二第10頁)，其實際銷售、行銷時間不長，是相關消費者對於乖乖諸商標之熟悉程度顯然遠高於特別乖商品外包裝圖樣。　　　⒊乖乖諸商標與原審判決附表所示商品間並無直接關聯，消費者會將其視為指示及區別來源之標識，且依乖乖公司提出前揭資料及智慧局近五年（108年7月至113年6月）著名商標案件總彙編節錄乖乖公司部分（卷一第444至450頁），乖乖諸商標經乖乖公司長期廣泛使用於休閒零食商品已臻著名，堪認具有高度識別性，他人稍有攀附，即可能引起消費者混淆誤認。 ⒋衡酌特別乖商品與乖乖諸商標使用之乖乖商品均屬休閒零食商品，特別乖商品外包裝圖樣與乖乖諸商標近似程度不低，乖乖諸商標具有高度識別性，較為相關消費者所熟悉等因素綜合判斷，相關消費者可能誤認二者商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，或誤認二者之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有混淆誤認之虞，應構成商標法第68條第3款之商標侵權情形。二、冠和公司、魏雅婷有共同侵害乖乖諸商標之過失，乖乖公司請求冠和公司、魏雅婷連帶負損害賠償責任，為有理由：　㈠商標法第69條第3項規定：「商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償」，民法第185條第1項前段規定：「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損賠償責任」。　㈡乖乖諸商標經乖乖公司長期廣泛使用於休閒零食商品已達著名程度，且商標權採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態，冠和公司、魏雅婷從事食品相關行業（原審卷一第471頁），當知乖乖諸商標及乖乖商品之存在，於委製、販賣特別乖商品前，理應加以查證特別乖商品外包裝使用之特別乖商標有無侵害他人商標權可能，詎其等僅利用商標檢索系統進行確認或詢問商標事務所代理人，而未諮詢相關法律專業人員，即貿然委製、販賣特別乖商品，自有侵害乖乖公司商標權之過失。乖乖公司主張其等共同侵害乖乖公司商標權，應連帶負損害賠償責任，即屬有據。　㈢乖乖公司主張鄭榮蘭為冠和公司負責人，依公司法第23條第2 項規定，應與冠和公司連帶負損害賠償責任云云。惟公司法第23條第2項規定：「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責」。所謂公司業務之執行，係指公司負責人處理有關公司之事務而言（最高法院65年台上字第3031號原民事判例參照）。又損害賠償之債，以有損害之發生及責任原因之事實，並二者間有相當因果關係為成立要件，如不合此項成立要件，難謂有損害賠償請求權存在（最高法院30年渝上字第18 號、48年台上字第481號原民事判例參照）。被上訴人辯稱鄭榮蘭僅為冠和公司之名義登記負責人，冠和公司之實際負責人及相關營運、決策、大小章之保管等與公司經營重大事項均由魏雅婷所處理，鄭榮蘭並未實際參與冠和公司之經營管理等情，提出臺灣桃園地方檢察署檢察官110年度偵字第4 2260號不起訴處分書為證（原審卷一第247至251頁），並非無據，尚難認鄭榮蘭就冠和公司侵害乖乖諸商標行為及乖乖公司所受損害有何干係，依前揭規定及說明，乖乖公司主張鄭榮蘭亦應與冠和公司連帶負損害賠償責任云云，並不可採。三、冠和公司、魏雅婷應連帶賠償之數額：　㈠商標法第71條第1項第3款及第2項規定：「（第1項）商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：……就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。……。（第2項）前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之」。　㈡乖乖公司主張以家樂福臉書上所記載之行銷宣傳數量3萬箱作為計算基礎（原審卷一第475頁），惟該等數量僅係商家告知消費者該商品數量有限，並非無限額供應之詞語，自難以此認係屬商標法第71條第1項第3款之查獲侵害商標權商品數量，乖乖公司主張以此作為計算基礎，即非有據。又三叔公食品股份有限公司（下稱三叔公公司）於112年10月18日函覆其係於109年7月4日起接受冠和公司委託製造特別乖商品，總交貨數量共為85,956包（每包80g）（原審卷二第187至 189頁），以每箱特別乖商品共有4包計算，可知冠和公司所委製之特別乖商品共有21,489箱(計算式：85,956包÷4＝21,4 89箱)；而家福股份有限公司（下稱家福公司）則於113年1 月4日函覆其就特別乖商品之總進貨數量為2萬箱，總銷售數量為17,877箱，因屬不可退貨商品，故剩餘數量已執行過期報廢等語（原審卷二第269頁），惟商標法第71條第1項第3 款所稱查獲侵害商標權商品之數量，本不以行為人業已實際銷售為必要，而家福公司所進貨之數量僅為其實際向冠和公司進貨之數量，並非冠和公司之全部侵害商標權商品數量，自應以冠和公司實際委製之商品數量作為查獲侵害商標權商品數量，是乖乖公司另主張以三叔公公司委製之特別乖商品數量21,489箱計算，已超過1,500件，應以總價定賠償金額，即非無據。又特別乖商品每箱為99元，為兩造所不爭執（原審卷二第337頁），是乖乖公司依商標法第71條第1項第3 款規定，得請求冠和公司、魏雅婷連帶賠償之金額即為2,12 7,411元（計算式：21,489箱×99元＝2,127,411元）。　㈢承上所述，乖乖公司得請求冠和公司、魏雅婷連帶賠償之金額固為2,127,411元，惟商標法第71條第1項第3款之立法目的係為解決被害人無法證明或計算其實際所受損害，而以法律明定法定賠償額，僅為一估算之損害賠償額，然損害賠償之債，仍不應逸脫填補損害之本旨，本院審酌冠和公司、魏雅婷係過失侵害乖乖諸商標，並非故意侵權，冠和公司稱銷售狀況不佳，為即時止損，於109年8月5日以LINE通訊軟體通知生產廠商停止備貨生產（原審卷一第261頁），其後無再生產特別乖商品，僅將剩餘庫存予以銷售完畢等情（卷一第226至227頁），對照三叔公公司提供之訂單明細表（原審卷二第189頁）及110年4月16日家樂福金門店臉書貼文（卷一第204頁），冠和公司對外販賣期間除109年7、8月之中元節檔期外，於同年9月1日至10月23日期間仍有向三叔公公司下訂單，中元節檔期後續容有銷售庫存情形，惟侵害期間不長，且部分商品業經家福公司報廢銷毀（原審卷二第269頁），並非全數流通於市面，倘以上開金額全部作為賠償金額顯不相當，自有依商標法第71條第2項規定予以酌減必要，綜合上開考量因素，認賠償金額應酌減至100萬元為合理。從而，乖乖公司請求損害賠償金額100萬元部分，即屬有據，應予准許，至逾此範圍之請求，洵屬無據，應予駁回。四、冠和公司、魏雅婷應連帶賠償之前揭金額屬未定期限之金錢債務，兩造就利率並無約定，亦無其他可據之利率計付規範，依民法第229條第2項、第233條第1項、第203條規定，乖乖公司請求冠和公司、魏雅婷給付該債務自其於原審民事陳述意見暨聲明擴張狀繕本送達（原審卷二第252頁）翌日，即自112年11月26日起，至清償日止，按週年利率5％計算之利息部分，應屬妥當可採，予以准許。陸、綜上所述，乖乖公司請求冠和公司、魏雅婷連帶給付100萬元，及自112年11月26日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。原判決就上開應准許部分，僅命冠和公司、魏雅婷連帶給付乖乖公司75萬元本息，其中駁回25萬元（100 萬元-75萬元）本息部分，尚有未洽，乖乖公司對原判決此部分提起上訴，求予廢棄改判，為有理由，爰依法判決如主文第二項所示。至原判決駁回乖乖公司其餘請求及命冠和公司、魏雅婷給付部分，均無違誤，乖乖公司、冠和公司、魏雅婷對原判決該部分分別提起上訴，指摘原判決該部分不當，求予廢棄改判，為無理由，均應予駁回。又本件判決所命給付，兩造上訴第三審所得受之利益未逾150萬元，不得上訴第三審，本院判決後已告確定，毋庸再為假執行之宣告，是原審就本院命再給付部分，駁回乖乖公司假執行之聲請，結論尚無不符，應予維持。柒、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點、攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。捌、據上論結，本件乖乖公司之上訴，為一部有理由，一部無理由，冠和公司、魏雅婷之上訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第450條、第449條第1項、第 78條、第79條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　智慧財產第一庭　　審判長法官　汪漢卿　　法官　蔡惠如　　法官　陳端宜以上正本係照原本作成。本件不得上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳祉瑩

2025-03-05

IPCV-113-民商上易-1-20250305-1

民著上易

智慧財產及商業法院

侵害著作權有關財產權爭議

智慧財產及商業法院民事判決 113年度民著上易字第7號上訴人沈福隆被上訴人濟峰實業有限公司法定代理人朱瑜鈞訴訟代理人郭峻誠律師複代理人蘇三榮律師上列當事人間侵害著作權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國113年4月25日本院112年度民著訴字第61號第一審判決提起上訴，本院於114年1月22日言詞辯論終結，判決如下：主文一、上訴駁回。二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。　　事實及理由一、程序方面：㈠本件於智慧財產案件審理法民國112年8月30日修正施行前已繫屬於本院，依修正施行後之第75條第1項規定，適用修正施行前之規定（下稱智審法）。㈡上訴人上訴聲明原為：「抗告人不服本院112年度民著訴字第 61號侵害著作權財產權爭議事件於113年4月25日所為之裁定，特於113年5月6日收受裁定後之法定期間內提起抗告」（本院卷第34頁），嗣更正為「⒈原判決不利於上訴人部分廢棄。⒉上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴及假執行之聲請均駁回。」經被上訴人表示同意（本院卷第147頁），使聲明更加明確，非屬訴之變更或追加，應予准許。　　二、被上訴人之主張：　　被上訴人享有著作權之「金門一條根精油貼布」圖片6張（下稱系爭圖文），上訴人基於侵害他人著作財產權之犯意，於109年間某日，在○○市○○區○○路0段0號，利用電腦於網路下載後，未經被上訴人之同意或授權，即擅自重製並公開傳輸至其以帳號「台灣輕鬆購」所經營之PChome拍賣網路賣場（下稱「台灣輕鬆購」賣場）；又於110年10月16日前不詳時間，在不詳地點，將系爭圖文重製並公開傳輸至其所實際經營之「一同購物趣」PChome拍賣網路賣場（下稱「一同購物趣」賣場），用以行銷一條根貼布商品，而以此方式侵害被上訴人之著作財產權。爰依著作權法第88條第1項及第3項規定，請求損害賠償新臺幣（下同）30萬元本息，經原審判准10萬元本息（至被上訴人就原審駁回上開20萬元請求部分，未聲明不服，非本院審理範圍，不予贅述）。　　三、上訴人之抗辯：　　系爭圖文並非美術創作，且圖文之製作物發行權應為訴外人南美製藥股份有限公司（下稱南美製藥公司）所有，被上訴人並未由該公司授權製作系爭圖文。又上訴人於100年至109 年間行銷南美製藥公司之一條根商品，由該公司侯傑文提供商品銷售圖文等資料，上訴人並未參與商品設計及各項文案內容，並不知道系爭圖文由來，並無侵害著作權之故意，被上訴人不得向上訴人請求賠償。四、上訴及答辯聲明：原審為上訴人部分敗訴之判決，上訴人就其敗訴部分提起上訴，聲明如下：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴及假執行之聲請均駁回。被上訴人則答辯聲明：上訴駁回。五、得心證之理由：　㈠兩造之不爭執事項如下（本院卷第152頁）：　　⒈系爭圖文為被上訴人所製作。　　⒉上訴人於109年間不詳時間，在○○市○○區○○路0段2 號，使用電腦設備連結網際網路，取得與系爭圖文相同之圖文電磁紀錄6張後，將之公開傳輸至「台灣輕鬆購」賣場，用以招徠不特定人下單選購一條根貼布商品。　　⒊上訴人於110年10月16日前不詳時間，在不詳地點，取得與系爭圖文相同之圖文電磁紀錄6張後，使用電腦設備連結網際網路，將之公開傳輸至「一同購物趣」賣場，用以招徠不特定人下單選購一條根貼布商品。　㈡兩造所爭執之處，經協議簡化如下（本院卷第208至209頁）：　　⒈系爭圖文是否為受著作權法保護之著作？　　⒉被上訴人是否應經南美製藥公司授權始得取得系爭圖文之著作財產權？　　⒊如被上訴人享有系爭圖文之著作財產權，則上訴人使用系爭圖文於「台灣輕鬆購」賣場及「一同購物趣」賣場之行為，是否侵害被上訴人就系爭圖文之重製權及公開傳輸權？　　⒋上訴人有無侵害被上訴人著作財產權之故意？　　⒌被上訴人得否依著作權法第88條第1項、第3項規定，請求上訴人賠償10萬元？　　　㈢系爭圖文為受著作權法保護之美術著作，且被上訴人無須經南美製藥公司授權即取得系爭圖文之著作財產權：　　⒈著作權法第3條第1項第1款規定，著作係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作。著作權法所保護之著作，乃著作人所創作之精神上作品，須為著作人獨立之思想或感情之表達，並具有原創性。而原創性之內涵，包含「創作性」及「原始性」，「原始性」係指獨立創作，亦即著作人為創作時，並未抄襲他人著作，獨立完成創作。另美術著作，係指著作權人以智巧、匠技、描繪等表現思想、感情之著作，其表現方式包括繪畫、版畫、漫畫、連環圖（卡通）、素描、法書（書法）、字型繪畫、雕塑、美術工藝品及其他具有美感之著作（著作權法第五條第一項各款著作內容例示第2點第4款規定參照）。此外，著作權法第10條規定：「著作人於著作完成時享有著作權，但本法另有規定者，從其規定。」　　　　　⒉系爭圖文為美術著作：　　　⑴系爭圖文第1張是以「一條根貼布專家」為主題，搭配「金門一條根」之文字及以金門著名之風獅爺照片為背景底圖，並排列「親膚」、「低敏」、「透氣」、「僵硬不求人」廣告文詞及數片草葉圖案，凸顯產品最主要想表達之「舒筋」、「活絡」等意涵；　　　⑵系爭圖文第2張記載「產品特色」文字，並以四框文字之方式分別為排列「植物萃取精華」、「適合大眾族群」、「高彈力貼布」、「台灣專利技術」等項目之敘述文字，使用獨特的拼貼風格，結合綠色草本植物、手臂、中藥及藥典等不同元素，創造視覺上豐富和多樣性，並以簡潔、明確之文字清楚呈現產品之優勢和成分，增加產品之信任度及說服力；　　　⑶系爭圖文第3張將紅色、白色的色彩與元素結合在一起，用以與金門傳統民宅紅磚相呼應，除將各種中藥產品呈現在圖片中，以增加產品的信任度和說服力，並輔以一條根藥材以及傳統曬藥器具相關圖片凸顯產品之原料來源及效果；　　　　　　　　　　　　　⑷系爭圖文第4、5張，係使用分割設計之方式，結合圖文創造視覺上層次感，並利用圖片和箭頭來展示產品的用途和效果，另將金門傳統窗櫺形狀放置於各圖片左上角，營造強而有力之金門意向，最後再利用搗藥缽和中藥材的圖片來凸顯產品成分；　　　⑸系爭圖文第6張，係將金色、紅色之色彩元素相結合，創造出視覺上與金門傳統民宅紅磚相似的美感，並利用金門城門、風獅爺等圖案為底。　　　⑹綜上，系爭圖文均顯示繪製者已投入一定程度之心思及情感，且為特定商業目的，而呈現銷售商品來源與特色，足以展現繪製者精神作用之創意，堪認均具有原創性，自應認系爭圖文均屬於受著作權法保護之美術著作。　　⒊系爭圖文為被上訴人所製作，此為上訴人所不爭執，並經被上訴人提出之著作原始檔（即BR、PS檔）可佐（甲證3 ），堪認被上訴人確為系爭圖文之著作財產權人。雖「金門一條根精油貼布」為南美製藥公司生產之商品，然系爭圖文是否為著作權法保護之著作，重點在於是否為被上訴人自行創作之原創性表達，與圖文內商品之產製者無涉，被上訴人無須經南美製藥公司授權即取得系爭圖文之著作財產權，故上訴人此部分抗辯即無可採。　　㈣上訴人重製且公開傳輸系爭圖文至「台灣輕鬆購」賣場及「一同購物趣」賣場，係故意侵害被上訴人就系爭圖文之著作財產權：　　 ⒈著作權法第88條第1項規定，因故意或過失不法侵害他人之著作財產權者，負損害賠償責任，此以行為人主觀上有故意或過失為必要。所謂故意者，係指行為人對於構成專利侵權之事實，明知並有意使其發生者，或預見其發生而其發生並不違背其本意（最高法院112年度台上字第2702號民事判決參照）。　　　　　　　⒉上訴人取得與系爭圖文完全相同之電磁紀錄後上傳至「台灣輕鬆購」及「一同購物趣」賣場，用以行銷一條根貼布商品，此為上訴人所不爭執，應堪認屬實。至上訴人辯稱其使用之系爭圖文係南美製藥公司廠務經理侯傑文所提供，伊不知被上訴人為系爭圖文之著作權人，而無侵害著作權之故意云云。惟查：　　　⑴上訴人於本件原審、相關刑案（即臺灣新北地方檢察署1 11年度偵字第58404號偵查案件、臺灣新北地方法院112 年度智簡字第12號、112年度智簡上字第4號刑事案件。其卷證及判決見甲證1、7、丁證1至3）審理時多次提出所謂南美製藥公司提供的原始檔資料及電子檔、光碟，經本院命上訴人確認，係以其於113年10月29日當庭所提隨身碟內「【南美製藥】南美一條根精油貼布（7片包）資料夾」的圖檔（即乙證12、丁證4）為準，而無須再審酌先前之檔案資料（本院卷第151、160至178頁）。惟證人侯傑文於本院審理時結證說明上訴人與南美製藥公司之交易情形，伊提供丁證5之圖檔予上訴人，否認丁證4之圖檔為其所提供（本院卷第201至207、212 頁）。故上訴人此部分抗辯，顯無可採。　　　⑵觀諸上訴人所重製並公開傳輸之系爭圖文，其末張上載有「JI FENG版權所有，翻印必究」字樣乙情，此有「台灣輕鬆購」賣場截圖（甲證2）及上訴人所提之丁證4 之「ALL01.jpg」圖檔（本院卷第168頁）在卷可佐。　　　　　　　　　　　　上訴人主要銷售模式係於網路賣場張貼商品圖片及資訊供消費者瀏覽選購，其為銷售「金門一條根精油貼布」商品，因非自行創作而使用系爭圖文，本應注意該圖片來源，以避免著作權爭議，而系爭圖文中已有被上訴人之前述著作權聲明，足認上訴人當知使用系爭圖文可能涉及著作權之問題，仍於未取得合法使用權利之情形下，重製並公開傳輸系爭圖文，顯有縱侵害他人著作財產權亦不違背其本意的容任心態，故上訴人具侵害被上訴人重製及公開傳輸著作財產權之不確定故意甚明。　　㈤被上訴人得請求損害賠償10萬元：　　　　⒈著作權法第88條第3項規定：「依前項規定，如被害人不易證明其實際損害額，得請求法院依侵害情節，在1萬元以上1百萬元以下酌定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者，賠償額得增至5百萬元。」如前所述，上訴人故意不法侵害被上訴人所有系爭圖文之重製及公開傳輸權，被上訴人依著作權法第88條第1項規定，請求上訴人負損害賠償責任，於法有據。　　　⒉因本件並無事證以認定被上訴人有單獨授權系爭圖文之事實，且上訴人非法重製、公開傳輸系爭圖文，使用於「台灣輕鬆購」及「一同購物趣」賣場以銷售一條根商品，並非直接以系爭圖文獲取利益，難以估算被上訴人實際所受損害或所失利益，以及上訴人因本件侵權行為所得之利益為何。準此，被上訴人主張其不易證明實際損害額而依著作權法第88條第3項規定請求酌定賠償額，即屬有據。爰審酌系爭圖文為被上訴人所有，上訴人為販售一條根商品，擬藉由系爭圖文之使用以獲取商業上利益，然上訴人未經被上訴人同意或授權，即將系爭圖文下載予以重製並公開傳輸，被上訴人即因此受有損害，參以上訴人擅自重製、公開傳輸而使用系爭圖文之數量為6張，重製及公開傳輸之次數共2次，且其使用目的係為向消費者介紹販賣一條根商品，並未因本件侵權行為而直接獲得財產上利益等情，認為被上訴人得請求之損害賠償金額，以10萬元為適當，逾此範圍則不應准許。　六、結論：　　綜上所述，上訴人故意侵害被上訴人就系爭圖文之著作財產權，故被上訴人依著作權法第88條第1項及第3項規定，請求損害賠償10萬元，其中5萬元自112年7月7日（即「台灣輕鬆購」賣場部分，上訴人收受起訴狀繕本翌日，原審卷一第35頁）起，其餘5萬元自113年1月19日（即被上訴人於同年月18日當庭陳明追加「一同購物趣」賣場部分之翌日）起，均至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息，為有理由，應予准許。從而，原審為上訴人敗訴之判決，於法並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回上訴。七、兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，爰不逐一詳予論駁，併此敘明。據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第 78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日智慧財產第一庭審判長法官　汪漢卿法官　陳端宜法官　蔡惠如以上正本係照原本作成。不得上訴。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　 13 　　日　　　　　　　　　　　　　書記官　邱于婷

2025-03-03

IPCV-113-民著上易-7-20250303-1

民專上

智慧財產及商業法院

防止侵害專利權行為

智慧財產及商業法院民事判決 113年度民專上字第5號上訴人 AstraZeneca AB（瑞典商阿斯特捷利康公司）法定代理人 Peter Storm 訴訟代理人張哲倫律師（兼送達代收人）羅秀培律師姚金梅黃宇澤被上訴人台灣東洋藥品工業股份有限公司法定代理人林全訴訟代理人高志明律師（兼送達代收人）呂紹凡律師馬鈺婷律師劉仁傑上列當事人間防止侵害專利權行為等事件，上訴人對於中華民國 113年1月23日本院112年度民專訴字第38號第一審判決提起上訴，並追加備位之訴，本院於114年2月6日言詞辯論終結，判決如下：主文一、上訴及追加之訴均駁回。二、第二審（含追加之訴）訴訟費用由上訴人負擔。事實及理由壹、程序事項：一、依民國112年2月15日修正公布、同年8月30日施行之現行智慧財產案件審理法第75條第1項前段規定：本法112年1月12 日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定。本件係現行智慧財產案件審理法修正施行前之112年6月1日繫屬於本院(原審卷一第13頁) ，應適用修正前即110年12月10日修正施行之智慧財產案件審理法規定，合先敘明。二、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法）（最高法院98年度台上字第2259號判決意旨參照）。又法院就涉外民事事件有無國際審判管轄權，應依法庭地國之國內法規定。倘法庭地國就訟爭事件之國際審判管轄尚乏明文規定，則應綜合考量法院慎重而正確認定事實以發現真實、迅速而經濟進行程序以促進訴訟，兼顧當事人間之實質公平，及個案所涉國際民事訴訟利益與法庭地之關連性等因素，並參酌民事訴訟法有關管轄規定及國際民事審判管轄規則之法理，妥適決定之（最高法院110年度台抗字第6 93號裁定意旨參照）。查上訴人係依外國法律註冊登記之外國法人，被上訴人則為依本國公司法成立之法人（原審卷一第233至235頁）；而上訴人係主張被上訴人申請查驗登記之「娟適芙注射液50毫克/毫升Gynsav solution for injecti on 50mg/ml(Fulvestrant)」，後變更名稱為「伏斯壯注射液50毫克/毫升Fustronsolutionforinjection50mg/mL」（下稱系爭學名藥品）有侵害上訴人所有中華民國第I259086 號「適合肌肉內注射之醫藥調配物」發明專利（下稱系爭專利）經核准延長專利權期間之範圍之虞等語。是被上訴人之營業所所在地設在本國境內，且上訴人所主張被上訴人有侵害其專利權之虞之行為地亦在本國境內，可知本件係屬於涉外侵權行為關於專利法所生之民事事件，自得類推適用民事訴訟法第2條第2項、第15條第1項規定，由本國法院管轄而有國際管轄權。三、次按，以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。本件上訴人主張其依本國專利法規定取得之專利權有受被上訴人侵害之虞，是本件自應以權利應受保護地之本國法律為準據法。復按依專利法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，均由智慧財產及商業法院管轄，智慧財產及商業法院組織法第3條第1款及修正前智慧財產案件審理法第 7條分別定有明文。查本件係專利法所生之民事事件，符合上開規定，本院就本件侵害專利權所生之第二審民事訴訟事件，具有國內管轄權。四、本件受命法官於113年7月15日準備程序徵詢兩造，原審判決前系爭學名藥品尚未核准上市，因此原審係以系爭學名藥品仿單擬稿（甲證8之附件一，原審卷一第86頁起）為比對依據；然系爭學名藥品業於113年4月1日取得許可證，並已有正式仿單(乙證21)，經兩造同意於第二審逕以系爭學名藥品許可證及正式仿單為審酌（本院卷一第249至250頁）。五、再按，第二審訴之變更或追加，非經他造同意不得為之，但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第466條第1 項、第255條第1項第2款定有明文。上訴人主張被上訴人申請查驗登記之系爭學名藥品有侵害上訴人系爭專利經核准延長專利權期間之範圍之虞，於原審請求防止侵害，嗣於本院審理時，就前揭主張更正原審聲明列為先位聲明，並備位主張被上訴人是上櫃公司，依照上櫃公司誠信經營守則第7條規定，必須要採取防範侵害專利權之措施，此為藥商的法規命令，並當庭提出甲證51、甲證52，另依據德國法律及法院見解，學名藥商有積極防止仿單外使用造成侵害專利權結果之義務，而追加備位聲明（聲明詳下述）。經核上訴人先位聲明之請求未逾原審起訴範圍，僅係聲明之更正，應無訴之變更，而備位主張及聲明之追加，與先位請求之基礎事實同一，訴訟資料得以援用，是上訴人所為訴之追加合於上開規定，縱被上訴人不同意（本院卷一第247頁），亦應准許。　　貳、實體事項：一、上訴人主張：㈠上訴人為系爭專利之專利權人，專利權期間自95年8月1日起至115年1月9日止，現仍在專利權期間內，系爭專利原專利權期間已於110年1月9日屆滿，自同年月10日起進入5年之延長期間，經核准延長範圍為「用於治療患有雌激素受體陽性的局部晚期或轉移性乳癌之停經婦女，其先前未接受過內分泌治療之Fulvestrant」；訴外人臺灣阿斯特捷利康股份有限公司(下稱臺灣阿斯特捷利康公司)業於登載專利資訊期限內，依法就其進口販賣且取得許可證之衛署藥輸字第024369 號「法洛德注射液50毫克/毫升 Faslodex solution for in jection 50mg/ml」藥品（下稱系爭專利藥品）登載系爭專利相關專利資訊，是系爭專利藥品受系爭專利所保護。詎被上訴人於112年3月23日就系爭學名藥品向衛生福利部食品藥物管理署(下稱食藥署)申請查驗登記，並依藥事法第48條之 9第4款規定為不侵權之聲明(即P4聲明)，復於112年4月14日發函通知上訴人上開聲明，經上訴人於112年4月18日收受後，進行分析比對，系爭學名藥品業已於113年4月1日取得許可證，並已有正式仿單，被上訴人在系爭學名藥品仿單之適應症文義排除適用Fulvestrant治療但先前未接受過內分泌治療之患者，顯不符合臨床治療實務，更不具醫療合理性，且仿單外使用係我國醫界實務常見之醫師處方行為，因系爭學名藥品所含之有效成分業經系爭專利藥品依法完成臨床試驗並取得適應症之核定，將系爭學名藥品處方予系爭專利延長範圍適應症之病患，完全符合醫學常規而具正當性。因此，系爭學名藥品已落入系爭專利經核准延長之文義範圍，而有侵害系爭專利權之高度危險。為此爰依專利法第96條第1 項、民法第767條第1項規定，提起本件訴訟。　㈡系爭專利藥品仿單的適應症包括「患有雌激素受體陽性的局部晚期或轉移性乳癌之停經婦女，其先前未接受過內分泌治療」（下稱延長範圍適應症，或甲證46號專家意見書稱為適應症1）及「已接受輔助抗雌激素療法，但疾病仍復發，或使用抗雌激素療法但疾病仍惡化的停經婦女，且其雌激素受體為陽性的局部晚期或轉移性乳癌」（下稱系爭學名藥品適應症，或甲證46號專家意見書稱為適應症2）等。系爭學名藥品仿單僅有適應症2，上訴人係起訴請求防止專利侵權行為之結果發生，尤需避免系爭學名藥品使用於「系爭專利延長範圍適應症」，而非訴請被上訴人不得於系爭學名藥品仿單引用「系爭專利延長範圍適應症」之臨床試驗，原審判決之侵權比對對象已有錯誤。　㈢被上訴人於系爭學名藥品記載「本藥品適用藥害救濟制度」，明確教示醫療人員為仿單外使用，對於日後果真發生仿單外使用於適應症1，顯已預見其發生且不違其本意，被上訴人應為共同行為人而成立侵權，當無疑義。被上訴人既已明確教示告知醫師，系爭學名藥品得為仿單外使用而適用藥害救濟制度，竟臨訟堅稱不須為與被上訴人完全無涉之他人行為負責、無須告知醫院使用限制、上市上櫃公司誠信經營守則不具強制力故其無防免侵權之必要云云，益證其惡意侵權。　㈣倘依被上訴人論法，似指被上訴人認為但凡擁有「物」之專利並取得變更前適應症之藥品許可證，即可自由實施，完全不受藥事法羈束；更不論嗣後新增一項、二項、三項適應症，除非擁有用途專利，皆不得申請專利權期間延長？姑不論被上訴人主張欠缺任何法律依據，更有違藥商法遵理念及業界常識。為取得新增適應症之藥品許可證，上訴人完成臨床試驗報告，並由藥證持有人依法向衛福部申請變更登記，經確認安全性及療效後，方取得變更後藥品許可證，經獲准智慧局審定延長期間為5年，實非易事，一切皆為合法輸入用於「系爭專利延長範圍適應症」之專利藥品，俾利造福我國更多乳癌病患。被上訴人主張不必新增適應症即可實施系爭專利云云，悖離法令，實非妥適。系爭專利之獨立請求項1 及3係關於一種適合肌肉內注射之醫藥調配物，其餘請求項係直接或間接依附獨立請求項1及3之附屬請求項。系爭專利延長申請書應記載事項包括「許可事項與申請專利範圍之關連性」，由於第一次許可證之有效成分與請求項1至19中之活性成份相同，申請專利範圍未限定用途，故可涵蓋許可之用途。此亦即智慧局函覆被上訴人強調：本延長案之請求項 1至19為包含Fulvestrant之適合肌肉內注射之醫藥調配物，無用途之限定；而智慧局係依專利法第56條規定：「經專利專責機關核准延長發明專利權期間之範圍，僅及於許可證所載之有效成分及用途所限定之範圍」，作出系爭專利權延長範圍之審定。本件延長審定於法相符，至為正當。　㈤系爭學名藥品上市後，將發生60%仿單內使用及40%仿單外使用，構成所謂藥品仿單內外交叉使用(cross-label use)。系爭學名藥品上市，確將侵蝕專利藥品市場利益，破壞市場公平競爭。上訴人係先位請求禁止藥品上市，倘本院認為先位不宜准許（上訴人雖不認同），懇請參考德國法院判決，責令被上訴人通知交易相對人等，落實告知為尊重智慧財產權並遵循法令，系爭學名藥品處方限制用於系爭專利延長範圍用途，詳如上訴備位聲明後段所載，並請醫療院所於處方用藥系統註記該告知事項。　三、被上訴人抗辯則以：㈠被上訴人於112年9月16日取得伏斯壯/FUSTRON之商標權，於原審判決作成後之113年2月20日，向食藥署申請續辦學名藥品查驗登記時，基於內部商業考量，已一併向食藥署申請變更系爭學名藥品之核定中英文品名為「伏斯壯注射液50毫克 /毫升Fustron solution for injection 50mg/mL」。仿單擬稿所載適應症則依食藥署要求參照系爭專利藥品現行核准仿單而申請調整敘述，系爭學名藥品調整後適應症仍係治療未在系爭專利核准延長範圍內之二線適應症，並於113年5月 31日取得衛部藥製字第061825號許可證，並已取得藥品許可證且有正式仿單核准在案。　㈡系爭專利之核准延長範圍僅限「用於治療患有雌激素受體陽性的局部晚期或轉移性乳癌之停經婦女，其先前未接受過內分泌治療之Fulvestrant」（下稱系爭專利核准延長範圍），此已經原審判決列為不爭執事項（原審卷一第475頁，原審判決第5頁第3至8行），故系爭學名藥品仿單及其所載之適應症（即適應症2），當然得直接作為系爭專利核准延長範圍所保護之適應症（即適應症1）侵權比對之對象，且為比對系爭學名藥品是否落入系爭專利核准延長範圍的重要依據。系爭學名藥品對其仿單所載之適應症，皆得為系爭學名藥品仿單所引用之臨床試驗結果所支持，應具重要參考價值且具有醫療合理性；在判斷系爭學名藥品是否落入系爭專利核准延長範圍上，實具有重要參考價值。　㈢而判斷「專利侵害」及「專利侵害之虞」之判斷標準相同並無二致，系爭學名藥品均明確限制在適應症2，既未侵害系爭專利，自無侵害系爭專利之虞。上訴人或主張醫療人員之仿單外使用或藥品採購等行為可作為判斷侵害之虞標準云云，惟判斷本件是否有侵害之虞標準即是系爭學名藥品是否有侵害系爭專利，且依專利侵害判斷要點僅須判斷系爭學名藥品是否構成文義侵權或均等侵權。系爭學名藥品並無直接或間接侵害系爭專利之虞，且無法僅因醫師仿單外使用或醫院進藥政策等與被上訴人根本完全無關之行為，即稱被上訴人之系爭學名藥品有侵害系爭專利之虞；縱使傳喚劉峻宇醫師到庭作證，證明醫師會將系爭學名藥品處方予適應症1病患，亦無助於本院判斷系爭學名藥品是否直接或間接侵害系爭專利核准延長範圍。　㈣又專利連結制度為美國首先創設，德國未有相應制度，且與我國醫藥政策實務鼓勵學名藥之發展有別，系爭專利為「用法限定物」專利，用法為系爭專利權延長範圍之限定特徵（亦即有效成分Fulvestrant僅能用於適應症1），實際上保護範疇等同於第二醫療用途專利（上訴人亦自承）。上訴人刻意濫用系爭專利，欲不當擴張系爭專利權延長範圍，以阻擋未落入該專利權延長範圍之所有藥品（如系爭學名藥品）上市與其專利藥品競爭，尤以被上訴人已於原審主張：系爭專利權延長具有應撤銷事由，上訴人應不得以原專利權已屆滿之系爭專利對被上訴人主張權利。上訴人甚至援引醫藥制度、政策背景及實務發展均與我國不同之德國法例及其判決，進一步顛覆專利侵害和侵權行為之法理，實不可取。縱認該等德國法例及其判決得於本件援引參考（被上訴人否認之），系爭學名藥品仍不構成直接侵權或間接侵權或侵權之虞，故上訴人先位及備位聲明仍均無理由。被上訴人並無防止仿單外使用之義務；系爭延長有應撤銷事由，系爭專利權已過期，不得以此對被上訴人提起本件請求。　　四、原審判決上訴人之訴及其假執行之聲請均駁回。上訴人不服，提起上訴，並聲明：㈠原判決關於駁回上訴人後開第二項先位聲明、及該部分假執行聲請之裁判均廢棄。㈡【先位】被上訴人不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭學名藥品。【備位】被上訴人不得直接或間接宣傳、推廣、進藥、投標或教示系爭學名藥品使用於上訴人之系爭專利權延長範圍適應症「用於治療患有雌激素受體陽性的局部晚期或轉移性乳癌之停經婦女，其先前未接受過內分泌治療」。被上訴人應以書面告知其擬宣傳、推廣、進藥、投標之醫療院所，於系爭專利到期日前，不得將系爭學名藥品使用於系爭專利權延長範圍適應症「用於治療患有雌激素受體陽性的局部晚期或轉移性乳癌之停經婦女，其先前未接受過內分泌治療」，並請醫療院所於處方用藥系統註記該告知事項。㈢訴訟費用由被上訴人負擔。㈣就第二項之聲明，上訴人願以現金或同額之兆豐國際商業銀行安和分行之可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。被上訴人則答辯聲明：㈠上訴及追加之訴均駁回。㈡歷審訴訟費用由上訴人負擔。㈢如受不利判決，被上訴人願供擔保，請准宣告免為假執行。五、本件法官依民事訴訟法第463條準用同法第270條之1第1項第 3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下（原審卷一第475頁)：㈠不爭執事項： ⒈上訴人為系爭專利之專利權人，系爭專利申請日為90年1月10 日，核准公告日為95年8月1日，原專利期間自95年8月1日起至110年1月9日止，嗣經智慧局於109年8月1日公告准予延長至115年1月9日止，核准延長之範圍為「用於治療患有雌激素受體陽性的局部晚期或轉移性乳癌之停經婦女，其先前未接受過內分泌治療之Fulvestrant」。 ⒉訴外人臺灣阿斯特捷利康公司就其取得衛署藥輸字第024369 　　號藥品許可證之新藥即系爭專利藥品已依法登載系爭專利相　　關專利資訊。 ⒊系爭專利藥品106年4月版本之仿單如乙證7所示；111年4月　　即現行版本之仿單如乙證11所示。　⒋被上訴人就系爭學名藥品以系爭專利藥品為對照新藥，向衛　　福部食藥署申請學名藥查驗登記，並依藥事法第48條之9第4 　　款規定，以112年4月14日112(法規)字第040008號函對上訴　　人為系爭學名藥品未侵害系爭專利權之聲明（即「P4聲明」　　)，於112年4月18日送達上訴人。㈡本件爭點: ⒈專利侵權部分：系爭學名藥品是否落入系爭專利之核准延長　　範圍？ ⒉核准延長專利有效性部分：系爭專利權期間延長是否違反10 　　8年5月1日修正公布之專利法第57條第1項第1款、第3款之規　　定，而具有應撤銷事由？ ⒊上訴人依專利法第96條第1項、民法第767條第1項之規定請　　求防止或排除侵害，是否有理由？六、得心證之理由：　㈠系爭專利技術分析：　　系爭專利係關於適合注射給藥之新穎緩釋醫藥調配物，其包含化合物7α-[9-(4,4,5,5,5-五氟戊基亞磺醯基)壬基]雌-1, 3,5(10)-三烯-3,17β-二醇，較特別是關於蓖麻油酸酯賦形劑中含有化合物7α-[9-(4,4,5,5,5-五氟戊基亞磺醯基)壬基 ]雌-1,3,5(10)-三烯-3,17β-二醇溶液之適合注射給藥的調配物，其中該賦形劑另外包含至少一種醇及可與蓖麻油酸酯賦形劑互溶之非水性酯溶劑（參系爭專利摘要）。系爭專利之原專利權期間已於110年1月9日屆滿，自同年1月10日進入 5年之延長期間，依專利法第56條規定，經專利專責機關核准延長發明專利權期間之範圍，僅及於許可證所載之有效成分及用途所限定之範圍。由甲證5（原審卷一第75頁）可知，系爭專利核准延長專利權之範圍為「用於治療患有雌激素受體陽性的局部晚期或轉移性乳癌之停經婦女，其先前未接受過内分泌治療之Fulvestrant」（即系爭專利核准延長範圍）。　㈡系爭學名藥品技術分析及內容：　⒈藥事法第四章之一「西藥之專利連結」業於108年8月20日施行，訴外人臺灣阿斯特捷利康公司依藥事法第四章之一「西藥之專利連結」規定，就其所獲准之衛署藥輸字第024369號「法洛德注射液50毫克/毫升 Faslodex solution for inje ction 50mg/ml」藥品（即系爭專利藥品）登載專利資訊，亦即95年8月1日公告之臺灣第I259086號（即系爭專利）。　⒉被上訴人乃於112年3月23日申請學名藥「娟適芙注射液 50 　　毫克/毫升 Gynsav solution for injection 50mg/mL (Ful 　　vestrant)」（嗣後申請變更為「伏斯壯注射液50毫克/毫升　　Fustron solution for injection 50mg/mL」）亦即系爭學　　名藥品之許可證時，依藥事法第48條之9第4款規定，向中央　　衛生主管機關為「系爭學名藥品不侵害系爭專利」之聲明。　　另依藥事法第48條之12第1項之規定「學名藥藥品許可證申　　請案涉及第48條之9第4款之聲明者，申請人應自中央衛生主管機關就藥品許可證申請資料齊備通知送達之次日起20日內，以書面通知新藥藥品許可證所有人及中央衛生主管機關；新藥藥品許可證所有人與所登載之專利權人、專屬被授權人不同者，應一併通知之」，以及同法第48條之12第2項之規定「申請人應於前項通知，就其所主張之專利權應撤銷或未侵害權利情事，敘明理由及附具證據」，被上訴人已於收受衛福部通知該學名藥查驗登記之資料齊備後，在20日內發函通知上訴人（112年4月18日送達，甲證8，見原審卷一第83 頁），並敘明理由及附具證據藉以說明系爭學名藥品不侵害所登錄對應專利藥品之系爭專利。 ⒊上訴人即依111年7月1日施行之專利法第60條之1第1項規定「藥品許可證申請人就新藥藥品許可證所有人已核准新藥所登載之專利權，依藥事法第48條之9第4款規定為聲明者，專利權人於接獲通知後，得依第96條第1項規定，請求除去或防止侵害」，起訴主張被上訴人不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口「Fulvestrant solution for injection 50mg/mL」藥品 (即系爭學名藥品)及其他侵害上訴人之中華民國第I259086 號「適合肌肉內注射之醫藥調配物」發明專利權(即系爭專利)之產品，又於本件第二審114年2月6日言詞辯論期日確認其上訴聲明為主張「【先位】被上訴人不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口『伏斯壯注射液50毫克/毫升 Fustron solution f or injection 50mg/mL』藥品。【備位】（前段）被上訴人不得直接或間接宣傳、推廣、進藥、投標或教示『伏斯壯注射液50毫克/毫升 Fustron solution for injection 50mg/ mL』藥品使用於上訴人之中華民國第I259086號『適合肌肉內注射之醫藥調配物』發明專利權延長範圍適應症『用於治療患有雌激素受體陽性的局部晚期或轉移性乳癌之停經婦女，其先前未接受過內分泌治療』。（後段）被上訴人應以書面告知其擬宣傳、推廣、進藥、投標之醫療院所，於系爭專利到期日前，不得將『伏斯壯注射液50毫克/毫升 Fustron solution for injection 50mg/mL』藥品使用於中華民國第 I259086號『適合肌肉內注射之醫藥調配物』發明專利權延長範圍適應症『用於治療患有雌激素受體陽性的局部晚期或轉移性乳癌之停經婦女，其先前未接受過內分泌治療』，並請醫療院所於處方用藥系統註記該告知事項，否則不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用『伏斯壯注射液50毫克/毫升 Fustron solution for injec tion 50mg/mL』藥品」。 ⒋按藥事法第48條之13第2項規定「中央衛生主管機關應自新藥藥品許可證所有人接獲前條第一項通知之次日起12個月內，暫停核發藥品許可證」，系爭學名藥品本應於113年4月18 日前暫停發證，惟經被上訴人前於113年2月20日以原審判決駁回上訴人之訴為據而向衛福部申請續辦（乙證18，本院卷一第169至170頁），系爭學名藥品已於113年4月1日取得學名藥許可證衛部藥製字第061825號（乙證20，本院卷一第22 9至230頁）。依前該許可證仿單資料（乙證21，本院卷一第　　231至241頁）可獲知以下資訊：【賦形劑】乙醇96%、苯甲醇、苯甲酸苯甲酯、蓖麻油【有效成分及含量】每瓶含有Fulvestrant 250毫克/5毫升【適應症】治療患有雌激素受體陽性的局部晚期或轉移性乳癌之停經婦女其已接受輔助抗雌激素療法但疾病仍復發，或使用抗雌激素療法但疾病仍惡化。【用法及用量】用量成年婦女（包括老年人）：建議苐一個月劑量為每兩週各給500mg，第二個月之後劑量為500mg一個月一次。小兒科病人： Fulvestrant不建議兒童或青少年使用，因為用於這個年齡層的安全性和療效尚未確立。給藥方法投與fulvestrant應以兩次連續的5毫升在臀部(臀部肌肉處) 施行緩慢肌肉注射(1-2分鐘/注射)，一邊一次。給藥說明給藥時請依照大量肌肉注射(largevolume intramuscular i njections)指南執行。注意：於臀部注射部位投與Fulvestrant時應注意鄰近下方的坐骨神經(見5.警語及注意事項)。　㈢系爭學名藥品未落入系爭專利之核准延長範圍：　⒈專利侵權比對分析簡表：系爭專利要件編號系爭專利核准延長範圍技術特徵系爭學名藥品技術內容文義讀取 A 有效成份Fulvestrant 依據系爭學名藥品許可證（參乙證20），其有效成分為Fulvestrant 是 B 用於治療患有雌激素受體陽性的局部晚期或轉移性乳癌之停經婦女，其先前未接受過内分泌治療依據系爭學名藥品許可證（參乙證20），適應症為「治療患有雌激素受體陽性的局部晚期或轉移性乳癌之停經婦女其已接受輔助抗雌激素療法但疾病仍復發，或使用抗雌激素療法但疾病仍惡化」否 ⒉系爭學名藥品可為系爭專利要件編號A所文義讀取：　　查系爭學名藥品許可證（乙證20）記載其有效成分為Fulves trant，是以系爭學名藥品可為系爭專利要件編號A所文義讀取。 ⒊系爭學名藥品無法為系爭專利要件編號B所文義讀取：　⑴經查，系爭學名藥品許可證記載其適應症為「治療患有雌激　　素受體陽性的局部晚期或轉移性乳癌之停經婦女其已接受輔　　助抗雌激素療法但疾病仍復發，或使用抗雌激素療法但疾病　　仍惡化」（即「適應症2」或「二線或其後階段治療之適應　　症」），表示系爭學名藥品係用於二線或其後階段治療，即　　病患已接受過輔助抗雌激素療法或抗雌激素療法治療，但疾　　病仍復發或仍惡化，則再使用含有Fulvestrant之系爭學名　　藥品作為二線或其後階段治療用藥。　⑵次查，所核准之系爭專利延長範圍所載用途係用於「適應症１」即一線治療。　　①乙證10記載專利藥品之發證/登錄日期為95年1月25日；系　　爭專利之專利權期間延長申請案審查意見表（乙證5，見　原審卷一第275至277頁）第1頁第七點「取得第一次許可　證日期」則為107年4月26日。 ②系爭專利之專利權期間延長申請案審查意見表（乙證5）　第2頁第九之（六）1點「第一次許可證之記載」如以下截　圖所示：　 ③由上可知，系爭專利藥品係於95年1月25日取得藥品許可　證，復於107年4月26日獲准於許可證上加註變更事項亦即　增列適應症，併參乙證7（原審卷一第289至291頁）所示　　　專利藥品106年4月版本仿單，變更前之適應症為「治療已接受輔助性抗雌激素療法，但疾病仍復發，或使用抗雌激素療法但疾病仍惡化的停經婦女，且其雌激素受體為陽性的局部晚期或轉移性乳癌」而為二線或其後階段治療之適應症（相同於系爭學名藥品仿單上記載之適應症），變更後增列「先前未接受過內分泌治療」以新增一線治療之適應症。上訴人並非以系爭專利藥品之原許可證提出專利權期間延長申請，而係以系爭專利藥品變更適應症之許可（對於所新增一線治療之適應症屬第一次許可證）申請延長系爭專利之專利權期間。 ④復參系爭專利之專利權期間延長申請案審查意見表（乙證　 5）第2至3頁第九之（七）點「期間與證明文件之審查」　，上訴人於申請延長系爭專利權期間時，係提出國外臨床　試驗（D699BC00001試驗）期間共計2018日以及國內申請　藥品查驗登記期間共計210日申請延長專利權之期間，另　補件期間共計46日因被涵蓋於臨床試驗期間而不予扣除；　由於為取得許可證期間業已超過5年，故獲准延長之期間　為5年。 ⑤系爭專利核准延長之專利權範圍為「用於治療患有雌激素　受體陽性的局部晚期或轉移性乳癌之停經婦女，其先前未　接受過内分泌治療之Fulvestrant」（即「適應症1」或　「一線治療之適應症」）（甲證5）。換言之，上訴人係　以新的臨床試驗取得變更適應症之許可以新增「一線治療　之適應症」，據此申請專利權期間延長所獲准之系爭專利　延長範圍，其用途即係用於一線治療。 ⑶承前所述，既然新的臨床試驗係針對一線治療，所應補償專　利權人因申請許可而延誤其可行使權利之範圍當僅及於一線　治療即變更後新增之適應症(即適應症1)，故系爭專利延長　範圍自不應涵蓋到系爭專利藥品變更前所載二線或其後階段　治療亦即等同系爭學名藥品之適應症者；且依系爭學名藥品　仿單（乙證21）及系爭專利藥品111年4月版本仿單（乙證1 　 1，見原審卷一第373至413頁）所載臨床試驗資料可知，系　爭學名藥品之二線或其後階段治療（相當於系爭專利藥品「　變更前部分」）申請許可證時所依據之臨床試驗與系爭專利　藥品之一線治療（即系爭專利藥品「變更新增部分」）申請　變更許可證時所依據之臨床試驗並不相同，二者顯然在臨床　治療實務上可以明確區分，其藥物臨床試驗亦得逕予區隔，　是以二者確屬不同範圍。準此，系爭學名藥品應無法為系爭　專利要件編號B所文義讀取。 ⑷綜上，系爭學名藥品雖可為系爭專利要件編號A所文義讀取，但未為系爭專利要件編號B所文義讀取，故系爭學名藥　　品未落入系爭專利之核准延長範圍。 ⒋上訴人關於系爭學名藥品落入系爭專利之專利權延長範圍之主　張，均為無理由，分述如下：　⑴上訴人援引最高法院97年度台上字第981號民事判決，主張　　仿單不得直接作為侵權比對之對象，原審判決僅以仿單之記　　載為據，認定系爭學名藥品不落入系爭專利延長範圍，已有　　錯誤云云（上訴人113年4月30日民事上訴理由一狀第3至4頁　　）。惟查：　　①前開判決意旨記載「查中興保全公司等主張：本件前揭工　　研院之系爭鑑定報告，於進行侵害比對分析時，未見待鑑　定物及照片，其所憑以鑑定之標的物為何，究竟其認定待　鑑定物之機器構件與系爭專利特徵完全相同之比對依據為　何未見工研院說明（見原審卷一第267頁、卷二第68頁) 　，詎原審所依據判斷基礎之工研院之系爭鑑定報告，係以　技術手冊做為參考依據，而非以中興保全股份有限公司TH 　 S申告鈕裝置主機本體作為比對基準，上開攸關中興保全　公司等是否共同侵害中德保全公司等所享有之系爭專利權　之判斷，自屬重要之攻擊防禦方法，然原審未於判決理由　項下說明其取捨之意見，逕謂中興保全公司等所提出之國　立台灣大學、國立台灣科技大學出具伊未有侵害系爭專利　之鑑定報告為不可採，並遽認伊等有共同侵權行為云云，　進而為中興保全公司等不利之認定，有判決不備理由之違　法。」細究上述內容可知，由於該件之原審依據工研院　之系爭鑑定報告為判斷，逕謂中興保全公司等所提出之伊　未有侵害系爭專利之鑑定報告為不可採，卻未說明取捨意　見，前開判決方認定有判決不備理由之違法；換言之，前　開判決並無表明一概不得以技術手冊作為侵權比對之參考　依據，先予敘明。 ②本件原審判決既已論明「仿單對於臨床醫事或藥事人員係　為藥品使用指引，且仿單之內容係經行政院衛生福利部食　品藥物管理署查驗後，刊載藥品之療效與安全性等資訊，　故醫師自應依據藥品仿單所載適應症開立處方予病患」等　語，可知系爭學名藥品之有效成分及用途確可由其仿單表　徵，則原審依據系爭學名藥品之仿單擬稿（因原審階段系　爭學名藥品尚未核准上市，先以仿單擬稿暫代仿單）記載　內容比對是否侵權，洵屬有據。 ③此外，上訴人並指摘原審判決認為醫師應依系爭學名藥品　仿單適應症處方係屬臆測之詞，原審判決忽視主管機關函　釋及上訴人提出之證據，逕謂仿單外使用不存在、或為法　所不許之個人行為云云，有認定事實不符證據之違失（上　訴人113年7月23日民事聲請訊問專家證人狀第4至5頁），　復提出數則民刑事、行政判決陳稱醫師可以、也會做仿單　外使用（上訴人114年2月3日民事上訴言詞辯論意旨續狀　第3至13頁）。然查，參照甲證22行政院衛生署衛署醫字　第0910014830號函(原審卷二第19至20頁)所定仿單外使用　之五要件，並衡酌我國全民健康保險藥物給付項目及支付　標準第12條第1項第4款將「不符藥品許可證所載適應症」　列為全民健康保險不予給付之藥品，藥品給付規定通則規　定全民健康保險處方用藥需符合主管機關核准藥品許可證　登載之適應症，以及甲證51衛生福利部食品藥物管理署( 　下稱衛福部食藥署)FDA藥字第0000000000號函(本院卷一　第321至322頁)亦規定藥商不得行銷藥品仿單核准適應症　外使用等情，可知藥品之仿單內及仿單外使用應予區辨，　且於我國醫療制度中，醫師依循仿單所載適應症開立處方　確為原則與常態，仿單外使用則係於符合特定要件下例外　允許之行為。原審判決所載「醫師自應依據藥品仿單所載　適應症開立處方予病患」係意指我國醫療制度之原則為醫　師應依循仿單所載適應症開立處方，並無表明醫師開立處　方時絕對不得或不會為仿單外使用，是以原審判決所為認　定尚非臆測，且上訴人指稱原審判決有謂仿單外使用不存　在或為法所不許之個人行為等，容有誤解。 ⑵上訴人主張醫師之處方行為絕非單純醫師個人行為，而係被上訴人產銷系爭學名藥品並投遞予病患所需之必要途徑，復依劉峻宇醫師專家意見書（甲證46，原審卷三第291至295頁）主張關於系爭學名藥品處方情形，適應症1即系爭專利延長範圍用途約占40%，適應症2即系爭學名藥品仿單記載適應症約占60%，仿單外使用有普遍及必然性，系爭學名藥品上市後必然發生侵權結果，故上訴人先位聲明請求禁止被上訴人直接或間接製造、銷售、使用系爭學名藥品等，確有必要云云（上訴人113年4月30日民事上訴理由一狀第4至8頁、同年7月23日民事聲請訊問專家證人狀第5至6頁、同年8月30日民事上訴理由二狀第1至2頁、114年1月21日民事上訴言詞辯論意旨狀第6至10頁）。但查： ①如前所述，我國醫療制度之原則為醫師應依循仿單所載適　應症開立處方；由於系爭學名藥品於其仿單記載適應症為　適應症2，且未於仿單中引用支持適應症1之臨床試驗結　果，是以醫師倘將系爭學名藥品為「仿單外使用」而處方　於適應症1，仍應屬醫師自主之個人行為，並非被上訴人　指引所致，亦非被上訴人可得置喙，此參甲證46(原審卷　二第291至295頁)第4頁所載「醫師將『適應症2』之藥品　處方用於『適應症1』之乳癌病患，完全是單純基於活性　成分本身性質及科學證據」、上訴人113年4月30日民事上　訴理由一狀第5頁所載「透過專業醫師的善意處方行為，　將系爭藥品擴大使用於適應症1即系爭專利延長範圍適應　症」、上訴人113年8月30日民事上訴理由二狀第2頁所載　「醫師基於獨立專業並尊重病患選擇，本不受系爭藥品仿　單記載適應症之拘束，會將醫院採購之系爭藥品處方用於　系爭專利延長範圍用途（即適應症1）」、上訴人114年1 　月21日民事上訴言詞辯論意旨狀第9頁所載「醫師應有專　業自主權，對病人之處方…不應受到所屬醫療機構、藥　廠、生物科技公司或保險制度等之影響」等內容即明，自　難將該等醫師個人行為歸責於被上訴人。 ②復依甲證46第2頁所述「在雌激素受體陽性的局部晚期或　轉移性乳癌停經婦女中，『適應症1』約占40%，『適應症　 2』約占60%」(原審卷二第292頁)，可知前開比例係指患　者之比例，亦即40%之患者先前未接受過內分泌治療，60% 　之患者已接受過內分泌治療。再參照甲證29(原審卷二第1 　 53至157頁)，停經婦女轉移性乳癌荷爾蒙療法之較佳用藥　選項並非僅有Fulvestrant類藥物，且Fulvestrant類藥物　亦非僅有系爭學名藥品，則對於此些40%適應症1及60%適　應症2之患者，仍可能經醫師衡量患者個別狀況等而被處　方以其他藥品（包括不同有效成分之藥品，或是以Fulves 　 trant為有效成分之專利藥品或其他學名藥）；換言之，　此些40%適應症1及60%適應症2之患者並不全然或以固定比　例被處方以系爭學名藥品，該等患者比例即無從表徵系爭　學名藥品上市後之處方情形，自難據此認定系爭學名藥品　上市後之實際使用結果必定會有適應症1即系爭專利延長　範圍用途約占40%。況且依經驗法則，對於從未接受過內　分泌治療之適應症1患者，一般應會先行採用可獲得健保　給付之荷爾蒙治療用藥予以治療，罕有直接選擇非健保給　付藥品者，是以更難肯認系爭學名藥品（屬Fulvestrant 　類藥物，依甲證62【本院卷二第27頁】可知非為健保用藥　品）上市後會有顯著比例使用於適應症1即系爭專利延長　範圍用途。 ③上訴人引用甲證46第3頁「Fulvestrant不論用於『適應症1』或『適應症2』，都是利用相同作用機制治療乳癌，屬於同一類癌症，生物意義並無不同」等語(原審卷二第293頁) ，欲論證仿單僅記載適應症2之系爭學名藥品必然會被擴大使用於適應症1即系爭專利延長範圍適應症云云。惟查系爭專利藥品於107年4月26日獲准增列適應症1之前，其仿單僅記載適應症2；倘若上訴人上開主張為真（假設語氣），亦即Fulvestrant用於適應症1或適應症2之生物意義相同，僅記載適應症2之藥品必然會被擴大使用於適應症1等，則仿單變更前之專利藥品亦即仿單僅記載適應症2 之專利藥品即應會被處方予適應症1，系爭專利藥品許可證持有人即上訴人何須另向主管機關申請變更而增列適應症1？又何須於足以支持適應症2之「D6997C00002試驗」外，再另外進行「D699BC00001試驗」以支持增列適應症1 ，使主管機關核准所請變更？此外，上訴人之所以能就系爭專利獲准專利權期間延長，乃係因其對於適應症1之權利實施有所延宕，故而獲得補償；倘若上訴人上開主張為真（假設語氣），亦即對於加註適應症1前之專利藥品本就必然包括仿單外使用之結果而實際上可處方於適應症1 ，則上訴人對於適應症1之實施權利有何延宕？又何須另以專利權期間延長予以補償？由上可知，上訴人之主張顯與專利藥品許可證持有人之實際行為、主管機關對適應症 2及適應症1生物意義之認知、以及上訴人獲准補償專利權延長期間等事實相悖，足認上訴人此部分主張應非可採。 ④由於系爭專利核准延長範圍僅及於適應症1，系爭學名藥　品之適應症明確限制在適應症2，而適應症2與適應症1不　論在臨床治療實務或藥物臨床試驗均可明確分辨及區隔，　且如前所述，上訴人之舉證尚不足以認定系爭學名藥品上　市後必定會有適應症1即系爭專利延長範圍用途約占40%之　仿單外使用事實，無足徵仿單外使用有普遍及必然性，縱使醫師將系爭學名藥品做「仿單外使用」而處方於適應症 1，亦屬醫師自主之個人行為，判斷是否屬系爭專利發明之實施時，礙難將醫師之處方行為一併納入評價，因此仍難謂系爭學名藥品有落入系爭專利之核准延長範圍而有防免侵權之必要。 ⑶上訴人主張其於原審具狀強調被上訴人為侵權行為主體，惟　如法院認部分行為態樣（如使用）之主體另有其人，上訴人　訴之聲明亦請求禁止間接侵權，原審漏未審酌此一間接侵權　之關鍵法律主張，有判決不備理由之違誤（上訴人113年4月　 30日民事上訴理由一狀第11至12頁），且系爭學名藥品包裝　明確記載「本藥品適用藥害救濟制度」，被上訴人產銷系爭　學名藥品已明確教示、更預見仿單外使用之發生（上訴人11 　 4年1月21日民事上訴言詞辯論意旨狀第2至6頁）云云。然查： ①由民法第185條及其實務以觀，主行為人為侵權行為，且　客觀上造意、幫助行為均須對侵權結果之發生有相當因果　關係，造意人、幫助人始負共同侵權責任。誠如原審判決　第13頁所論，縱使本件專家證人劉峻宇醫師證稱於系爭學　名藥品上市後，醫師會將系爭學名藥品處方予適應症1病　患，然被上訴人並未於系爭學名藥品仿單中引用支持適應　症1之臨床試驗結果，尚無足徵被上訴人有造意或幫助醫　師將系爭學名藥品用於適應症1，上訴人更無舉證醫療人　員之「仿單外使用」與系爭學名藥品仿單有何因果關係，　難謂本件被上訴人有成立間接侵權之虞而有必要防免，故　上訴人之主張要非可採。 ②系爭學名藥品包裝雖然記載「本藥品適用藥害救濟制度」　，惟按藥害救濟法第4條第1項、第3條第2款分別規定「因　正當使用合法藥物所生藥害，得依本法規定請求救濟」、　「合法藥物：指領有主管機關核發藥物許可證，依法製造　、輸入或販賣之藥物」，可知上開記載應係表明系爭學名　藥品係領有主管機關核發藥物許可證且依法製造、輸入或　販賣之藥物，屬於合法藥物，繼而如因正當使用系爭學名　藥品所生藥害，得依藥害救濟法規定請求救濟。然究竟是　否屬於正當使用，尚須經藥害救濟審議委員會審認，並非　僅憑系爭學名藥品外包裝所載「本藥品適用藥害救濟制度　」，即表示其任何仿單外使用均會符合藥害救濟法第13條　第8款所述例外情形，上訴人指稱被上訴人在系爭學名藥　品包裝記載「本藥品適用藥害救濟制度」，係明確教示告　知醫師系爭學名藥品得為仿單外使用，容有誤解。況且「　本藥品適用藥害救濟制度」之記載全無提及適應症1，上　訴人憑此隻字片語主張被上訴人已預見系爭學名藥品將發　生仿單外使用於特定之適應症1而成立侵權、且不違其本　意等，甚或有造意或幫助仿單外使用於適應症1之行為，　僅係上訴人之主觀臆測，要屬無據。 ⑷上訴人於113年7月15日準備程序訴請本院參考本院110年度　民專訴字第9號判決(甲證9，原審卷一第109至144頁)，並稱　雖第二審後續因該案專利到期而以無實體保護必要為由駁回　上訴人之訴，但認為該一審判決仍有參考必要云云。但查： ①本院110年度民專訴字第9號判決業經111年度民專上字第9 　號判決以無實體保護必要為由廢棄，並駁回上訴人之訴，是否仍得參採，即有可議，雖二審法院廢棄原判決所持理由並非否定原判決見解，而係因該案專利屆期，故認已無權利保護必要，然此亦不表示原判決見解必定為上級審所肯認而可資參考。 ②縱使實際考量本院110年度民專訴字第9號判決內容，由於　該判決第9頁敘明「藥品之適應症及治療對象，本應以食　藥署核准仿單之適應症為準，惟考量本件之特殊性，系爭　藥品之『原發性高膽固醇血症（不含異型接合子家族性) 　』不具有醫療上之合理性，已如前述，自難以該適應症與　系爭專利請求項1要件編號1A進行比對」(原審卷一第109 　頁)，可知該判決之所以未以該案系爭藥品之仿單所載適　應症為比對，乃因該適應症不具有醫療上之合理性；換言　之，倘無此等特殊情形，即應以食藥署核准仿單之適應症　予以認定。細究該判決內容，其首先考量高膽固醇血症之　治療實務（無須透過基因檢測判斷基因型再予以治療），　再參酌該案系爭藥品修正仿單所引用之臨床試驗內容（無　法支持修正後仿單所載適應症，反而足以支持具有為該仿　單所排除之「異型接合子家族性高膽固醇血症」之療效) 　，方認定該案系爭藥品之仿單所載適應症不具有醫療上之　合理性。然於本件中適應症1與適應症2於治療實務上明顯　可分（醫生可由用藥紀錄判斷患者有無接受過內分泌治療　），且系爭學名藥品仿單係援引適應症2的臨床試驗（足　以支持仿單所載適應症，因未有援引適應症1的相關臨床　試驗而無法支持未記載於仿單中的適應症1），可知系爭　學名藥品仿單所載適應症並無如該判決所述之「不具有醫　療上之合理性」等情。 ③承上，即便參採本院110年度民專訴字第9號判決見解，本　件仍應以系爭學名藥品仿單所載適應症（亦即適應症2）　與系爭專利核准延長範圍(即適應症1)為比對，因此上訴　人上開主張並無理由。 ⑸上訴人主張甲證51衛福部食藥署110年12月24日FDA藥字第11 　 01460212號函要求藥商不得行銷藥品仿單核准適應症外使　用，被上訴人當然知悉藥商之法令遵循義務，故上訴人備位　聲明前段（禁止行銷仿單外適應症）有其必要云云（上訴人　 113年4月30日民事上訴理由一狀第12至13頁、同年8月30日　民事上訴理由二狀第3頁、114年1月21日民事上訴言詞辯論　意旨狀第10至11頁）。惟查，姑不論被上訴人如行銷仿單外　使用是否有構成直接或間接侵權，主管機關既已明定禁止藥　商行銷仿單外適應症（參甲證51），倘無具體事證足以證明　被上訴人有違背前開規定之虞，即應無庸贅以判決責令被上　訴人遵循該等主管機關規範。 ⑹上訴人主張德國判例法針對學名藥樹立之「明顯準備行為」及「知悉或漠視相當程度處方實務」，認定成立直接侵權，足為我國借鏡，依比較法解釋，本件系爭學名藥品適用「知悉或漠視相當程度處方實務」三要件，成立直接侵權無疑，從而上訴人請求參考德國法院判決，責令被上訴人通知相對人等系爭學名藥品處方不得用於系爭專利延長範圍用途，詳如上訴備位聲明後段所載云云（上訴人113年4月30日民事上訴理由一狀第12至13頁、同年8月30日民事上訴理由二狀第3 至10頁、114年1月21日民事上訴言詞辯論意旨狀第11至17頁），並提出德國律師法律意見書（甲證56、57）為依據。惟查： ①實際由上訴人所舉德國法例及其判決內容以觀，甲證56、5 7第11至12段敘及認定學名藥侵害第二醫療用途請求項之三個要件，其中第二要件為「系爭專利所保護之用途，實務上有相當程度使用，而非『零星使用』」，上訴人並主張系爭學名藥品上市後將發生60%仿單內使用及40%仿單外使用，而40%使用量已足構成相當程度使用。然而，甲證46 第2頁所述患者比例（40%之患者先前未接受過內分泌治療，60%之患者已接受過內分泌治療）無從表徵系爭學名藥品上市後之處方情形，其理由業如前述，則上訴人臆測系爭學名藥品上市後將發生40%仿單外使用，洵屬無據，自無從認定系爭學名藥品對於適應症1亦即系爭專利核准延長範圍所保護之用途確有構成相當程度使用。 ②我國不應逕予援用德國學說及判決： ⓵依據藥事法第26條及第75條第1項規定，仿單對於臨床　　　　醫事或藥事人員係為藥品使用指引，醫師自應依據藥品　　　　仿單所載適應症開立處方予病患，且按衛福部中央健康　　　　保險署（下稱健保署）發布之「藥品給付規定通則」第　　　　7點規定：「本保險處方用藥，需符合主管機關核准藥　　　　品許可證登載之適應症，並應依病情治療所需劑量，處　　　　方合理之含量或規格藥品。」，另全民健康保險藥物給　　　　付項目及支付標準第12條第1項第4款規定：「全民健康　　　　保險不予給付之藥品如下：…四、不符藥品許可證所載　　　　適應症及本標準藥品給付規定者。」，亦即健保對於仿　　　　單外使用並不予給付，故原則上未來醫師並不會將健保　　　　不給付用於適應症1的系爭學名藥品開給被診斷為適應　　　　症1之病患，實難僅憑上訴人臆測醫師會以自費用藥方　　　　式給予系爭藥品而構成專利侵權。 ⓶按我國於107年1月31日公告施行之藥事法第四章之一「　　　　西藥之專利連結」，從其立法歷程可知，該專利連結制　　　　度主要係參考美國專利連結制度並因應我國醫藥實務發　　　　展而制定，而德國並未有相應之制度，其中第48條之2 　　　　第2項係學名藥廠在申請學名藥藥品許可證時，可於申　　　　請文件中排除醫藥用途專利權所對應的適應症，從而不　　　　需適用暫停核發學名藥藥品許可證的相關規定，此即所　　　　謂適應症排除機制（carve-out，經適應症排除之仿單　　　　又可稱為skinny label），其立法理由亦載明「按我國　　　　現行藥品查驗登記審查實務，允許學名藥排除已核准新　　　　藥之部分適應症，藉以避免專利侵權爭議。易言之，已　　　　核准新藥之部分適應症仍受到專利權保護，部分適應症　　　　涉及之專利權已消滅，於此情況，學名藥藥品許可證申　　　　請人可以請求，由中央衛生主管機關核發之學名藥許可　　　　證，僅記載專利權消滅之適應症，藉由排除適應症方式　　　　，避免上市的學名藥侵害該新藥之專利權。前述作法，　　　　於『西藥之專利連結』專章施行後，亦應維持。」。本　　　　件系爭專利核准延長之範圍(即用於適應症1)，實質上　　　　保護範疇等同於系爭專利之醫藥用途專利，故被上訴人　　　　以排除醫藥用途專利所對應之適應症1的方式申請學名　　　　藥藥品許可，可證符合我國藥事法相關法條之立法目的　　　　與精神。 ⓷本院112年度民專訴字第38號民事判決意旨亦已認為仿　　　　單外使用之行為與專利侵權判斷無關：「至於『仿單外　　　　使用』係醫師基於行政院衛生署91年2月8日衛署醫字第　　　　0910014830號函所說明之正當理由、合理使用、告知病　　　　人、依據文獻及單方為主之5個特定原則下所做出之個　　　　人行為···被告既未於系爭學名藥品仿單擬稿中引用系　　　　爭專利延長範圍之適應症的臨床試驗結果，而未於仿單　　　　擬稿中教示醫療人員將系爭學名藥品使用於系爭專利延　　　　長範圍之適應症，亦未有證據顯示被告會以該適應症宣　　　　傳或推廣系爭學名藥品，尚難僅依醫師所為『仿單外使　　　　用』之個人行為…即認定被告之系爭學名藥品侵害系爭　　　　利延長之範圍」。 ⓸參酌我國健保實務、藥事法相關法條之立法目的與精神　　　　以及上述判決之見解，於我國與德國法制與實務不同之　　　　前提下，上開德國三要件於我國醫藥用途相關專利侵權　　　　判斷上於本件亦無從援引。　 ③因此，即便參採上訴人所提所舉德國法例及其判決中的判　斷標準，系爭學名藥品仍至少未合於所述第二要件，難謂　系爭學名藥品已侵害系爭專利核准延長範圍，是以上訴人　主張系爭學名藥品成立直接侵權，殊難憑採，故上訴人之　先位及備位請求均無理由。 ⑺上訴人援引我國最高法院106年第台上字第1148號民事判決　，主張被上訴人依上市上櫃公司誠信經營守則第7條、民法　第349條買賣契約權利瑕疵擔保及明知仿單外使用必然發生　等，而負有有防止侵權之作為義務云云（上訴人113年8月30 　日民事上訴理由二狀第10至12頁）。然查：　 ①被上訴人就此部分陳稱上市上櫃公司誠信經營守則係由臺　灣證券交易所股份有限公司制定公布，性質並非法規，且　其第1條亦揭示全部條文並無強制力等語，因此是否得基　於誠信經營守則認定被上訴人負有防止侵權之作為義務，　實屬有疑。 ②被上訴人辯稱民法第349條所稱權利僅限於買賣標的物之　所有權、用役物權或抵押權等物上權，並未包括專利權，　是被上訴人頂多為系爭學名藥品之物上權負權利瑕疵擔保　，並無擔保系爭學名藥品買受人不受第三人主張侵害專利　權之義務，更無擔保系爭學名藥品買受人之個人行為不侵　害第三人專利權之義務。且依民法第366條規定，瑕疵擔　保並非強制規定，是否得以被上訴人與系爭學名藥品買受　人之買賣契約及民法第349條為由，認定被上訴人負有防　止侵權之作為義務，亦有疑義。 ③系爭專利核准延長範圍僅及於適應症1，系爭學名藥品之　適應症則係限於適應症2，此適應症2部分之專利權不為核　准延長範圍所及而業已期滿，殊難認被上訴人有上訴人所　指「意圖營利而執意在系爭專利到期前提前參入市場」等　情；再者，系爭學名藥品並無在仿單中引用支持適應症1 　之臨床試驗結果，仿單外使用屬醫師自主之個人行為，亦　難謂被上訴人明知仿單外使用必然發生，綜上，應無從認　定被上訴人有危險之前行為而負有防止侵權之作為義務。　 ④依據甲證22衛署醫字第0000000000號函所定仿單外使用之　五要件，醫師需據實告知病人方能為仿單外使用，則醫師　於處方前即應檢視藥品仿單所載適應症為何，以辨明所為　處方究係仿單內或仿單外使用。縱使一般醫師囿於其專業　領域而未必可理解學名藥適應症為何與原廠藥不同，然而　醫師應有充分能力識讀仿單內容，系爭學名藥品仿單既已　明確記載適應症2，而系爭專利藥品仿單記載適應症1及適　應症2，醫師本於其所具備之職能，即應可明確看出系爭　學名藥品與本件專利藥品之仿單差異而不致混淆誤認，因　此無必要贅以如上訴人備位聲明後段之方式予以教示告　知。　　　㈣由以上所述可知，系爭學名藥品未落入系爭專利之核准延長　　範圍，則就系爭專利權期間延長有無應撤銷事由之有效性爭　　點，並無論駁必要。　　㈤上訴人聲請傳訊專家證人劉峻宇醫師並無必要：上訴人聲請傳訊專家證人劉峻宇醫師之待證事實為「(一)被上訴人系爭藥品有效成分為Fulvestrant，其仿單（甲證21 ）記載適應症為『治療患有雌激素受體陽性的局部晚期或轉移性乳癌之停經婦女其已接受輔助抗雌激素療法但疾病仍復發，或使用抗雌激素療法但疾病仍惡化』。醫師是否應嚴格依照系爭藥品仿單記載，只將系爭藥品處方予上開核准適應症之病患？(二)系爭專利延長範圍之適應症為『用於治療患有雌激素受體陽性的局部晚期或轉移性乳癌之停經婦女，其先前未接受過內分泌治療』。依衛生署民國91年2月8日衛署醫字第0000000000號函揭示之仿單核准適應症外的使用指導原則（甲證22號參照），醫師是否會將系爭藥品處方予『患有雌激素受體陽性的局部晚期或轉移性乳癌之停經婦女，其先前未接受過內分泌治療』病患？」(參上訴人113年7月23日民事聲請訊問專家證人狀）。然查，被上訴人並未質疑劉峻宇醫師所出之專家證人意見書及補充意見書之內容，本院亦於上開理由已就劉峻宇醫師之意見有所論駁，且縱使專家證人劉峻宇醫師到庭證稱醫師不必然應嚴格依照系爭藥品仿單記載只將系爭學名藥品處方予適應症2之病患，並會將系爭學名藥品處方予適應症1之病患，然如前述，本件系爭學名藥品並無如本院110年度民專訴字第9號判決之「不具有醫療上之合理性」等情，故仍應以食藥署核准仿單之適應症為準，仿單外使用則係於符合特定要件下例外允許之行為，況且被上訴人未於系爭學名藥品仿單中引用系爭專利延長範圍之適應症1的臨床試驗結果，亦即被上訴人並未造意或幫助醫療人員將系爭學名藥品使用於系爭專利延長範圍之適應症1 ，顯見被上訴人既非侵權行為人，亦未有造意人、幫助人之責任而無從為侵害專利權之共同行為人，尚無法僅因部分醫師可能將被上訴人之系爭學名藥品為「仿單外使用」而處方予適應症1之個人行為，即稱被上訴人之系爭學名藥品侵害系爭專利之核准延長範圍。本件待證事實均已臻明確，並無傳喚劉峻宇醫師的必要。　　。　　七、綜上所述，系爭學名藥品未落入系爭專利之核准延長範圍，自無侵害上訴人系爭專利之情事。從而，上訴人依專利法第 96條第1項、民法第767條第1項之規定，請求被上訴人不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭學名藥品，即為無理由，應予駁回。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。上訴人追加之訴亦無理由，應併予駁回。八、本件事證已臻明確，兩造其餘之主張及攻擊防禦方法，經本　　院斟酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附此　　敘明。九、據上論結，本件上訴及追加之訴均為無理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日智慧財產第一庭審判長法官　汪漢卿法官　吳俊龍法官　曾啓謀以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　7　　日　　　　　　　　　　　　　書記官　丘若瑤附註：民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

2025-02-27

IPCV-113-民專上-5-20250227-2