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搜尋結果：丘若瑤

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民專訴
智慧財產及商業法院

侵害專利權有關財產權爭議等

智慧財產及商業法院民事裁定 113年度民專訴字第65號 原 告 聚眾聯合科技股份有限公司 法定代理人 洪建儒 訴訟代理人 陳啟桐律師 被 告 台灣大哥大股份有限公司 法定代理人 蔡明忠 訴訟代理人 謝祥揚律師 謝錦漢律師 上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等，指定簡信裕依智慧 財產案件審理法第6條第1項規定，執行下列職務： 一、為使訴訟關係明確，就事實上及法律上之事項，基於專業知 識對當事人為說明或發問; 二、對證人或鑑定人為直接發問; 三、就本案向法官為意見之陳述; 四、於證據保全時協助調查證據; 五、於保全程序或強制執行程序提供協助; 六、於查證人實施查證時提供協助。 中 華 民 國 114 年 1 月 10 日 智慧財產第一庭 法 官 曾啓謀 以上正本係照原本作成。 本件不得抗告。 中 華 民 國 114 年 1 月 10 日 書記官 丘若瑤

2025-01-10

IPCV-113-民專訴-65-20250110-2

行商訴
智慧財產及商業法院

商標異議

智慧財產及商業法院行政判決 113年度行商訴字第18號 民國113年12月19日辯論終結 原 告 和櫻記實業有限公司 代 表 人 黃奕穆 住同上 訴訟代理人 許英傑律師（兼送達代收人） 陳亭熹律師 蔣文正律師（兼送達代收人） 複 代理 人 江郁仁律師 被 告 經濟部智慧財產局 代 表 人 廖承威 住同上 訴訟代理人 李崑宇 住同上 參 加 人 和光工業股份有限公司 代 表 人 許吉欽 住同上 訴訟代理人 蔡億達律師 上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國113年 2月15日經法字第11317300380 號訴願決定，提起行政訴訟，並 經本院命參加人獨立參加本件訴訟，本院判決如下： 主 文 一、原處分與訴願決定均撤銷。 二、被告對於註冊第2232081號「和光」商標應作成異議成立之 處分。 三、訴訟費用由被告負擔。 事實及理由 一、事實概要： 參加人於民國107年4月12日以「和光」商標，指定使用於當 時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第20類之「 鏡子；化粧鏡；鍍銀玻璃（鏡子）；鏡磚；手持鏡子」商品 ，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第2232081號 商標（下稱系爭商標，圖樣如本判決附圖1所示）。嗣原告 以系爭商標有違商標法第30條第1項第11款及第12款規定， 檢具「和光HOCO」、「和光HOCO及圖」、「和光牌（藍色） 」、「和光」、「和光記」、「和光牌」（下稱據以異議商 標，圖樣如本判決附圖2所示）對之提起異議。案經被告審 查，以112年9月20日中台異字第1110478號商標異議審定書 為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，復遭經濟 部為訴願駁回之決定，原告仍未甘服，遂依法提起本件行政 訴訟。本院因認本件判決結果，倘認為訴願決定及原處分應 予撤銷，參加人之權利或法律上利益恐將受有損害，爰依職 權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。 二、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定，被告對於系爭商標應 為異議成立之處分，並主張： ㈠原告及關係企業「和光記企業股份有限公司」（下稱和光記 公司）早於76年起即以據以異議商標使用於衛浴設備及化妝 鏡等商品上，持續至今從無間斷已近40年，相關同業及消費 者已熟知據以異議「和光」系列商標所表彰之商品來源為原 告，透過原告所提出之工程合約書、商品報價/估價單及商 品貼紙之印製數量等數據資料，均得證明據以異議「和光」 系列商標已達著名之程度。在我國交易市場上，據以異議「 和光」商標確已為相關業者及消費者所熟悉，具有相當之知 名度，自應受較大之保護。參加人身為販售衛浴設備之同業 ，竟以高度近似之中文「和光」作為法人名稱，更以之為商 標文字，指定使用於同一或類似之鏡子；化粧鏡；鍍銀玻璃 （鏡子）；鏡磚；手持鏡子商品申請註冊，自足致相關公眾 於購買時對商品/服務來源產生混淆誤認之虞，或有減損原 告據以異議商標信譽之虞，自應依商標法第30條第1項第11 款規定撤銷系爭商標之註冊。被告稱原告於所提之資料或無 日期、或無從使消費者認識商標權人係在行銷據以異議商標 之浴室化妝鏡等商品等語，未認定據以異議商標已達著名之 程度，顯忽略原告所提之附件10、11、12資料中，均以原告 及和光記企業為名義，以銷售自己商標商品為目的，並標示 日期及據以異議商標於衛浴設備商品之事實，原處分及訴 　　願決定顯有違誤，實應予以撤銷。 　㈡參加人係成立於85年，設立當時並未同時以「和光」等文字 申請註冊在第11、20類衛浴設備用品及化妝鏡等商品上，且 參加人在107年前未曾以據以異議商標作為表彰其商品或服 務之使用。同上所述，原告早於70年代已開始使用據以異議 商標，並在原告所出版之89至106年衛浴相關商品型錄和76 年至108年之工程承攬合約書、報價單中均有以「和光HOCO 」作為商標以表彰原告之商品來源。原告與參加人於106年3 月間均有參與德國法蘭克福開展之ISH衛浴大展，雙方於展 覽期間不僅曾交換名片，參加人於展會後甚至透過原告提供 之名片，於同年3月29日主動以電子郵件聯繫原告，因此參 加人於107年4月12日申請註冊系爭商標前，早已知悉原告及 關係企業已有先使用「和光」等商品於浴室化妝鏡等商品上 之事實，則系爭商標之申請註冊已符合「因與該他人間具有 契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意 圖仿襲而申請註冊者」之構成要件，顯已違反商標法第30條 第1項第12款規定之情事。 三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯： ㈠原告提出之事證尚難推認於系爭商標107年4月12日申請日前 ，據以異議「和光」、「和光及圖」、「和光 HOCO」等商 標已廣為相關事業或消費者所普遍知悉而達著名商標之程度 。至原告主張，原告最早於71年間創立時即與和光記公司採 「相互參股」之方式，使用據以異議商標用以銷售自家產品 云云。惟原告亦自承兩公司係各自獨立營運，縱有相互持股 情況，然其法人主體仍屬各異，原告亦無提出和光記公司早 期所有之商標有授權原告使用之事證，其所主張據以異議商 標已具有長期使用之事實自不可採，系爭商標自無商標法第 30條第1項第11款之適用。 　㈡早自55年起，即陸續有日商富士軟片和光純藥股份有限公司 、台三工業股份有限公司、和光光學股份有限公司、日商和 光堂股份有限公司等國內外廠商，以「和光」作為主要識別 部分，獲准註冊第00023344、00083531、00101870、002805 00、00644500號「和光」、「和光及圖（藍色）」、「和光 牌（墨色）」、「和光HOKUANG及圖」、「和光堂」等多件 商標，指定使用於化學用試藥、紗、線、放大鏡、清涼飲料 水等商品及服務，顯見「和光」2字，並非原告或和光記公 司所創用，亦可見於各類商品/服務市場中。參加人設立於8 5年12月26日，106年間參加人之法人名稱已廣為相關事業或 消費者所普遍認知，而達著名程度，此一事實復經本院109 年行商訴字第49號行政判決及最高行政法院109年度上字第1 170號判決認定在案。則參加人以具有字義且為其法人名稱 特取部分之中文，於107年4月12日申請系爭商標之註冊，自 難認定參加人以系爭商標申請註冊係出於惡意或仿襲意圖。 至原告所提原證2與參加人有交換名片乙事，經參加人否認 。另觀原證3電子郵件資料，亦僅得知悉原告於德國ISH展覽 期間到訪參加人攤位，並詢問發展原告自家烘手機之事宜， 該內容尚無法證明參加人已知悉據以異議商標，尚難證明系 爭商標之註冊係出於惡意或仿襲意圖。系爭商標自無商標法 第30條第1項第12款之適用。 四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並主張： ㈠原告主張據以異議商標為著名商標，然據以異議商標眾多， 其指定使用商品或服務類別迥異，文字與圖案也各不相同。 原告泛稱據以異議商標皆為著名商標，尚嫌速斷。　 　㈡參加人為著名法人，廣為烘手機製造及銷售之相關業者及消 費者普遍認知。又第20類鏡子；化粧鏡；鍍銀玻璃（鏡子） 等商品，與參加人所銷售之自動烘手機、給皂機等商品，均 屬可裝設於衛浴空間而搭配使用之器具或設備，產製者及消 費族群有重疊之處，且可能透過相同之行銷管道銷售，依一 般社會通念及市場交易情形判斷，應具關連性。參加人係以 自己之著名法人特許名稱申請商標，且申請之商品類別與參 加人原本所經營之商品類似，參加人具備使用「和光」文字 申請商標的正當動機與理由。另參加人否認有與原告之創辦 人或員工交換過原證2之名片，至於原證3之信箱為原告官網 之公開資訊，不必透過名片獲得。因此，參加人並無商標法 第30條第1項第12款之仿襲意圖。 五、本件法官依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第270條之1 第1項第3款、第3項規定，整理兩造及參加人不爭執事項並 協議簡化爭點如下： ㈠不爭執事項： 如事實及理由欄一、事實概要所示。 　㈡本件爭點： ⒈系爭商標是否有商標法第30條第1項第11款規定之適用? ⒉系爭商標是否有商標法第30條第1項第12款規定之適用? 六、得心證之理由： ㈠系爭商標之註冊未違反商標法第30條第1項第11款規定： 　⒈按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾 混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之 虞者」不得註冊，為商標法第30條第1項第11款本文所規定 。　 　⒉原告雖主張據以異議商標之「和光」、「和光及圖」、「和 　　光HOCO圖樣業經其大量廣泛行銷使用，於系爭商標申請註冊 時（107年4月12日）已臻著名，惟依原告於異議階段及112 年11月15日訴願理由書提出之證據資料觀之： ⑴和光記公司、原告、參加人之公司登記資料、黃憲熙名片( 　 異議及訴願附件3、19、20)、和光記公司之和光系列商標註 　 冊資料（異議及訴願附件4)、82及83年度之專案統計表（異 　 議及訴願附件12)、臺中長春國際聯青社通訊錄、員林國際 　 青年商會特刊雜誌（異議及訴願附件18)、原告之合作公司 　 與建案之統計資料（異議及訴願附件14)、國立自然科學博 　 物館等公共場所介紹網頁（異議及訴願附件15)、總統府新 　 聞、統一發票（異議及訴願附件16)、求職廣告（異議及訴 　 願附件17)等資料，均非據以異議諸商標之實際使用事證。 ⑵代工產製商、合作經銷商、會計事務所、臺中市衛生設備商 　 業同業公會及中台襌寺之聲明書（異議及訴願附件9、10、1 　 1、16)等資料，係依憑個人記憶及經驗，就個人感官知覺 作用直接體驗之客觀事實而為書面陳述，為免流於個人主觀 　 偏見與錯誤臆測之虞，仍須有客觀具體之證據佐證。 ⑶攝錄影請款單（異議及訴願附件5)、商品包裝盒採購送貨單 　 （異議及訴願附件6)、印刷公司簽收單及空白估價單範本 　 （異議及訴願附件7)、訂購單據（異議及訴願附件13)僅係 　 客戶或廠商開立予主體名稱為「和光」之各項單據；商品照 　 片（異議及訴願附件13)雖可見據以異議諸商標使用於浴室 　 化妝鏡商品及商品包裝，惟無日期可稽；原告107年11月至1 　 11年1月開立之出廠證明（異議及訴願附件15 )，晚於系爭 　 商標申請註冊日；商標貼紙印刷訂製單據、商品包裝盒設計 　 稿及照片（異議及訴願附件6)，雖可知原告有向廠商訂製據 　 以異議商標貼紙或商品包裝盒，惟其實際使用於衛浴設備等 　 商品並於市場上流通之情形，仍有待進一步證據資料佐證。 ⑷依型錄、型錄印刷之請款單、簽收單（異議及訴願附件5)， 　 雖可知原告自76年至107年間曾發行據以異議商標衛浴商品 　 型錄，臺中市衛生設備同業商業公會90、91、93年紀念特刊 　 （異議及訴願附件18) 亦刊有據以異議商標浴室化妝鏡商品 　 廣告，惟消費者實際接觸該等商品型錄或特刊廣告之情形為 　 何，仍待其他客觀事證予以佐證；73年至107年估價單（異 　 議及訴願附件8)雖標有據以異議商標，部分商品型號亦可與 　 前揭商品型錄之價目表相勾稽，惟依98年至107年之採購單 　 據及合約書（異議及訴願附件12)可知原告亦有提供衛浴配 　 件工程安裝服務，且其承包工程使用之商品包含他牌商品， 　 自難以確認消費者由前揭單據即能認識據以異議商標為原告 　 表彰衛浴設備商品來源之標識。另衡酌我國衛浴設備商品品 　 牌種類繁多，於原告提出據以異議商標商品於我國市場占有 　 率等具體資料佐證以前，僅依前揭有限之使用事證，尚難遽 　 認據以異議商標於系爭商標申請註冊時已為我國相關事業 　 或消費者所熟知。 ⒊依原告於行政訴訟時所提出之證據資料亦難認據以異議商標 　 標於系爭商標申請註冊時已臻著名： ⑴甲證15之參加人、和光記公司及原告公司基本資料(本院卷 　 二第427至434頁)，與原告有無使用據以異議商標無關； 　 由參加人、和光記公司及原告公司基本資料僅可知悉公司登 　 記之相關公示資料、和光記公司業於101年7月30日廢止註 　 冊，該公司前曾註冊「和光記」等商標，然已於80年至88間 　 到期消滅，尚無從觀出係用於何商品/服務，尚難作為據以 　 異議商標實際使用之事證。惟可以得知原告設立日期71年6 　 月30日早於參加人設立日期85年12月26日。 　⑵甲證10、甲證11之他公司型錄印刷報價單、請款單、攝影費 　 請款單、目錄簽收單，紙箱送貨單、外包裝盒設計稿、紙箱 　 報價單(本院卷一第227至795頁)，甲證13之中台禪寺設備材 　 料訂購單及現場實際照片(本院卷二第329至414頁)，或為內 　 部設計圖稿，或係其他公司/行號/寺廟將「和光」作為主體 　 名稱所開立之單據，或無日期可稽，或無從使消費者認識原 　 告係在行銷據以異議商標之浴室化妝鏡等商品，皆難作為原 　 告於系爭商標申請日前，將據以異議商標用於浴室化妝鏡等 　 商品之具體使用事證。 ⑶甲證20建案實績資料、客戶及經銷商資料(本院卷二第607至 　 851頁)，甲證18原告開立予中台禪寺及其他業主之統一發票 　 資料(本院卷二第525至603頁)均未見據以異議商標，甲證1 　 6、17、18、19代工製造廠商、經銷商、會計師事務所、同 　 業工會、中台禪寺工務所之聲明書(本院卷二第435至606頁 　 )，僅在呈現聲明書簽署人主觀意思及經驗，據以異議商標 　 是否於系爭商標申請註冊日前，已為我國相關公眾知悉，仍 　 應有其他客觀具體之證據，始得認定。 ⑷甲證12之工程承攬合約書、材料合約書、報價單、工料合約 　 書、估價單等資料(本院卷二第3至328頁)，其中73年、75年 　 間估價單為和光記公司廢止登記前之文件，又前開部分資料 　 為內部所製作之私文書，而合約書等資料，固可觀出原告為 　 他企業主提供衛浴配件安裝工程服務，然其所安裝之化妝鏡 　 等商品，多數未見品牌名稱，少數載有品牌者，亦可見凱薩 　 、樂奇牌、和櫻記等。上揭甲證11落水頭商品及估價單照片 　 、甲證12原告出具之估價單，其上固可見據以異議商標置於 　 公司名稱左右，然觀諸甲證12可知原告亦有為他人提供衛浴 　 配件安裝服務，且另有使用和櫻記表彰其產製之商品，則上 　 開估價單上之標示，尚難逕推論為據以異議商標商品之使用 　 ；甲證21台中市衛生設備商業同業公會紀念特刊、台中長春 　 國際聯青社、員林青商會特刊等資料(本院卷二第853至906 　 頁)，僅可知悉原告或其代表人有加入上開組織，曾於90、9 　 1、93年間於刊物上刊登據以異議商標商品廣告，然距系爭 　 商標申請註冊日甚遠，則以現有資料觀之，僅可觀出原告有 　 持續印製甲證10之載有據以異議商標之產品型錄，然以其經 　 銷據點/行銷場所多集中在中部縣市，復無其他事證足資證 　 明據以異議商標於浴室化妝鏡等商品之市場占有率，尚難推 　 認於本件系爭商標申請註冊日前，據以異議商標已廣為相關 　 事業或消費者所普遍知悉而達著名商標之程度。因此原告就 　 據以異議商標已廣為相關事業或消費者所普遍知悉而達著名 　 商標之程度之待證事實，聲請傳喚蔡瑞蓮、張恩貌(見踰法 　 師)、柯富章、陳武奇、何定洋、簡肇基、黃榮山、葉偉利 　 、許柴、張聰榮、邱清寶、游豐榮、黃不聰、陳清文、謝名 　 祈、王安全、吳呈隆、殷勝利、唐順興作證(本院卷一第31 　 至49頁)並無必要，不予准許。 ⑸至原告於起訴狀理由第4頁A段中主張，原告最早於71年間創 　 立時即與和光記公司採「相互參股」之方式，使用據以異議 　 商標用以銷售自家產品云云。惟原告亦自承兩公司係各自獨 　 立營運，縱有相互持股情況，然其法人主體仍屬各異，原告 　 亦無提出和光記公司早期所有之商標有授權原告使用之事證 　 ，其此部分所主張據以異議商標已具有長期使用之事實自不 　 可採。原告就此部分聲請傳喚黃憲熙、張志鴻作證(本院卷 一第29至31頁)亦無必要，不予准許。 ⒋綜上，依現有證據資料，尚難認定據以異議商標業經原告長 　 期廣泛行銷使用，於系爭商標107年4月12日申請註冊時，已 　 為我國相關事業或消費者所普遍知悉而達著名商標之程度。 　 從而，系爭商標之註冊自無商標法第30條第1項第11款規定 　 之適用。惟可以確認據以異議商標在系爭商標107年4月12日 　 申請註冊時已有先使用於衛浴設備相關商品之事實，該等商 　 品並與系爭商標指定使用之第20類商品構成同一或類似，此 　 為原處分及訴願決定書所是認(分別見本院卷一第69、87頁 　 )，且據以異議商標之先使用早於參加人設立日期85年12月2 　 6日。 ㈡系爭商標之註冊違反商標法第30條第1項第12款規定：　 ⒈按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務 　 之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來 　 或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」 不得註冊，為商標法第30條第1項第12款本文所規定。本款 規範意旨主要係在避免剽竊他人先使用之商標而搶先註冊， 故倘能證明有知悉他人商標存在，進而以相同或近似之商標 指定使用於同一或類似之商品或服務者，始得認有前開條款 規定之適用。本款係以意圖仿襲來作為判別標準。此一判別 標準又包含有以下三要素：第一，必須先註冊之商標申請人 知悉先使用之商標存在，如果先註冊之商標申請人根本不知 悉先使用之商標存在，而僅因巧合或特殊機緣選用同一或近 似商標，即應對先註冊者優先保護；第二，先註冊之商標申 請人知悉先使用之商標存在，必須是法律明定之特定關係， 　　如：契約、地緣、業務往來或其他關係。如無此特定關係， 即使知悉先使用之商標而加以先註冊，仍應優先保護先註冊 者。第三，先註冊之商標申請人基於法定特定關係知悉先使 用之商標後，還必須是「意圖仿襲」而註冊，如果先註冊者 並非意圖仿襲，而有註冊系爭商標之正當理由，即使因法定 特定關係知悉先使用之商標，亦應優先保護先註冊者。必所 設三要素（因特定關係、知悉、意圖仿襲）均齊備之情況下 ，始優先保護先使用者，否則即應保護先註冊者，而應否定 先使用者之異議。　 　⒉據以異議商標在系爭商標107年4月12日申請註冊時已有先使 用於衛浴設備相關商品之事實，該等商品並與系爭商標指定 使用之第20類商品構成同一或類似，已如前述。系爭商標圖 樣為未經設計之中文「和光」2字，與據以異議商標之主要 識別部分「和光」構成相同或近似。 　⒊被告雖辯稱系爭商標之中文「和光」，於教育部國語辭典進 　　行檢索（乙證第94至97頁），可得「和光同塵」、「混俗和 　　光」、「渾俗和光」之字詞，則「和光」二字有其固有意涵 　　（鋒芒內斂與世無爭之意涵），且據被告商標檢索資料（乙 　　證第98至106頁），可知早自55年起，即陸續有日商富士軟 片和光純藥股份有限公司、台三工業股份有限公司、和光光 學股份有限公司、日商和光堂股份有限公司等國內外廠商， 以「和光」作為主要識別部分，獲准註冊第00023344、0008 3531、00101870、00280500、00644500號「和光」、「和光 及圖（藍色）」、「和光牌（墨色）」、「和光 HOKUANG及 圖」、「和光堂」等多件商標，指定使用於化學用試藥、紗 、線、放大鏡、清涼飲料水等商品及服務，顯見「和光」2 字，並非原告或和光記公司所創用，亦可見於各類商品/服 務市場中。惟查，原告係於第20類商品較參加人先使用中文 「和光」為商標者。 　⒋訴外人和光記公司曾申請和光系列商標，該些商標皆於80年 至88年間到期消滅(丙證1，見本院卷三第95至97頁)，和光 記公司亦於101年廢止登記，原告於106年8月24日重新註冊 五件「和光及圖」商標，參加人亦於107月4月12日申請系爭 商標，並對原告之「和光及圖」商標提起異議。原告之「和 光及圖」商標遭撤銷註冊處分並確定，有本院109年度行商 訴字第49號行政判決(附件一，見本院卷三第43至70頁)、最 高行政法院109年度上字第1170號行政判決(附件二，見本院 卷三第71至77頁)、本院111年度行商訴字第66號行政判決( 附件三，見本院卷三第79至89頁)及最高行政法院112年度上 字第358號裁定(附件四，見本院卷三第91至94頁)，雖可認 於106年間參加人之法人名稱已廣為相關事業或消費者所普 遍認知，而達著名程度，原處分因此認為參加人非因業務經 營關係意圖仿襲而申請系爭商標之註冊，並於原告上揭「和 光及圖」商標遭異議成立後，核准參加人系爭商標註冊。然 查，原告與參加人之間雖無直接業務往來，但參加人之代表 人於創立公司前即在相關領域工作，創立公司時據以異議商 標之註冊尚未到期，且據以異議商標到期後，原告仍持續使 用據以異議商標銷售商品，使用時間長達40年。參加人既自 承為衛浴產品業者，與原告屬競爭同業，縱認不能因上開諸 判決意旨認定其因業務經營關係而知悉先使用之據以異議商 標存在。但查，參加人於107年4月12日申請註冊系爭商標之 前，曾於106年3月間參與德國法蘭克福開展之ISH衛浴大展 ，此展為全球規模最大且國際化最高的衛浴及冷暖空調設備 展，吸引國際領導品牌與業界相關人士前往朝聖(參原證l， 本院卷三第253至257頁)，原告亦前往參展，原告創辦人黃 憲熙及主管黃郁珊曾與參加人之員工「Annie Hsu」(即徐安 妮)交換名片，參加人所取得之名片上即印有「和光HOCO/和 櫻記HOWIN」之商標(參原證2，本院卷三第259、261頁)，上 揭交換名片之過程，有證人黃憲熙、黃郁珊、徐安妮到庭作 證足憑(見本院卷四第10至18頁言詞辯論筆錄)，故參加人至 遲於交換名片時即知悉原告有使用據以異議商標之事實。而 參加人之員工「Annie Hsu」(即徐安妮)會後更透過原告提 供之名片，於106年3月29日主動以電子郵件聯繫原告，並填 寫收件公司及收件人為「和光HCCO/和櫻記HOWIN」、「黃郁 珊小姐」，且於信中提及「黃小姐您好:謝謝您與黃先生於 德國ISH展覽期間到訪我司的攤位。會中您提到希望發展出 貴司自己外殼的烘手機。我們跟很多客戶都有類似的合作經 驗。但客戶專用的烘手機外殼會牽涉到採購量及開模費用等 的問題，是否初期貴司能先參考我司標準的外殼設計?此外 ，也要麻煩貴司告知欲銷售的市場/國家，以及希望我們報 價的機型，謝謝。機台的外觀可以參考我們的官網www.hokw ang.com。如果您需要任何資訊，歡迎來信或來電詢問，謝 謝。祝商祺!」(參原證3，見本院卷三第263頁)，而徐安妮 於106年3月16日在會場所填載之客戶紀錄表亦記載原告公司 「知道我們公司，因為名字一樣」，有丙證2參加人客戶紀 錄表附卷可證(本院卷三第481頁)，此與證人徐安妮到庭作 證所述相符(本院卷四第23頁言詞辯論筆錄)，益證參加人在 106年3月間即已知悉原告有以「和光HOCO」商標作為表彰商 品、服務之使用，否則不會自行於電子郵件上填載收件人為 「和光HCCO/和櫻記HOWINN」。 　　 　⒌參加人雖抗辯並未與原告之創辦人或員工交換名片、電子信 箱為原告官網之公開資訊云云。惟查，原告公司106年間並 無架設官網，直至112年2月始接洽百邇來設計行銷有限公司 (下稱百邇來公司)商討網域申請及網站設計，並於112年3 月2日委由百邇來公司代原告申請網域5年生效，嗣於112年3 月6日原告與百邇來公司開會研議網站、112年3月8日確認整 體網站之架構、按鈕位置、版面色系風格等網站設計細節( 參原證4，見本院卷三第367至377頁)，官網才正式上架。證 人徐安妮雖證稱未收受如原證2黃憲熙名片及太久不記得原 證3電子郵件的COMPANY NAME云云，惟倘其未曾收受名片， 為何於電子郵件寫「和光HCCO/和櫻記HOWIN」(本院卷四第2 2頁第26至29行、第23頁第14至18行)，顯係有所保留。參加 人復辯稱證人徐安妮證稱其於106年聽過市場上有廠商使用 「和光HCCO」商標，結合丙證2所述，黃憲熙表示兩家公司 名字一樣，可合理推測是根據市場上的知識、口耳聽聞把「 和光」跟和櫻記兩家公司與英文名稱連結在一起等語。但查 ，依據參原證2，和光之英文簡稱一直是HOCO，HCCO是錯誤 的拼音，徐安妮致原告之電子郵件上會寫成HCCO，顯然是看 過原證2最下方的名片(即黃憲熙之名片)，此名片上的圖樣L OGO文字非常容易讓一般人乍看下以為是HCCO，若徐安妮確 曾聽到和光，且由市場上聽聞，應不致寫錯拼音。徐安妮將 HOCO誤拼為HCCO，該二者亦屬近似，但本件爭議在於中文「 和光」商標係相同或近似。承上，參加人稱其於106年寄送 之電郵是透過原告官網查詢得知云云，顯與事實不符。是以 ，參加人確係於106年3月16日展覽時因與原告接洽，商談後 續可能之合作機會，因此交換取得原證2之名片，此應與一 般社會常情相符。原告已證明參加人於107年4月12日申請系 爭商標前確已知悉原告於同一或類似商品有先使用相同或近 似於系爭商標之據以異議商標，可認參加人申請系爭商標之 註冊係出於仿襲意圖，不因參加人公司名稱於據以異議商標 遭異議成立撤銷註冊後，被認定為著名法人而得以阻卻其申 請系爭商標之仿襲意圖。 　⒍承上，足認系爭商標之註冊違反商標法第30條第1項第12款規 定。 七、綜上所述，系爭商標之註冊雖未違反商標法第30條第1項第1 1款規定，惟本院綜合兩造及參加人所提出之資料及證人黃 憲熙、黃郁珊、徐安妮之證詞整體觀察，認為各證據互相勾 稽後，可證明參加人在107年4月12日申請系爭商標註冊前確 已知悉原告於同一或類似商品有先使用相同或近似於系爭商 標之據以異議商標，參加人申請系爭商標之註冊係出於仿襲 意圖之事實，足認系爭商標之註冊有違反商標法第30條第1 項第12款規定之適用，被告未能查明，為異議駁回之處分， 自有違誤，訴願決定遞予維持，亦有未洽。原告提起本件訴 訟，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告為作成撤銷系爭 商標註冊之處分，即屬有據，應予准許。 八、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯有無理由，已 與本件判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。 據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依智慧財產案件審理法第 2條，行政訴訟法第218條、第98條第1項前段，判決如主文。中 　　華　　民　　國　　114 　年　　 1　　月　　9 　　日 智慧財產第一庭 審判長法 官　汪漢卿 法 官　吳俊龍 法 官　曾啓謀 以上正本係照原本作成。 一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內 向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提 起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按 他造人數附繕本）。 二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者， 逕以裁定駁回。 三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。 得不委任律師為訴訟代理人之情形 所 需 要 件 ㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人 1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 ㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。 是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　 1　　月　　14 　日 　　　　　　　　　　　　　 書記官　丘若瑤 附圖1 系爭商標 註冊第02232081號 申請日：民國107年04月12日 註冊日：民國111年07月01日 註冊公告日：民國111年07月01日 指定使用類別： (第020類) 鏡子；化粧鏡；鍍銀玻璃（鏡子）；鏡磚；手持鏡子。 附圖2 據以異議商標 和光 和光牌

2025-01-09

IPCA-113-行商訴-18-20250109-2

民著上
智慧財產及商業法院

侵害著作權有關財產權爭議

智慧財產及商業法院民事裁定 113年度民著上字第6號 上 訴 人 即追加原告 擎法科技股份有限公司 法定代理人 王建興 住同上 訴訟代理人 李振戎律師（兼送達代收人） 蔡尚謙律師 複 代理 人 丁巧欣律師 被 上訴 人 海神波塞頓有限公司(下稱海神公司) 法定代理人 林冠廷 住同上 被 上訴 人 林弘全 住臺北市中山區基湖路145巷28號9樓 上二人共同 訴訟代理人 簡榮宗律師 林羿萱律師（兼送達代收人） 黃翊華律師 追加被告 Poseidon Network Co.,Ltd(下稱BVI海神公司) 法定代理人 林弘全 上列當事人間侵害著作權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華 民國112年12月28日本院111年度民著訴字第82號第一審判決提起 上訴，並為訴之追加，本院就追加備位聲明部分裁定如下： 主 文 一、上訴人追加備位之訴部分駁回。 二、追加備位之訴訴訟費用由上訴人負擔。　　 　　理 由 一、按在第二審為訴之變更或追加，因涉及審級利益問題，非經 他造同意，不得為之，但民事訴訟法第255條第1項第2款至 第6款情形，不在此限，此觀民事訴訟法第446條第1項規定 即明。所謂請求之基礎事實同一者，係指追加之訴與原訴之 原因事實，有其社會事實上之共通性及關聯性，而就原請求 所主張之事實及證據資料，於追加之訴得加以利用，且無害 於他造當事人程序權之保障，即變更或追加之訴與原訴之主 要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為 同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼續進 行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求 之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以解決，避 免重複審理，進而為統一解決紛爭者始屬之（最高法院110 年度台抗字第1095號民事裁定意旨參照）。 二、本件上訴人於原審係主張：QEdge軟體為受著作權法保護之 電腦程式著作，上訴人為QEdge軟體之著作財產權人，又被 上訴人海神公司設立於民國108年5月2日，為追加被告BVI海 神公司之子公司，於110年8月17日前之負責人為被上訴人林 弘全；林弘全原與上訴人協議合作，預定以如原證4-1所示 之MOU協議（原審稱備忘錄，下稱MOU協議或系爭備忘錄)授 權BVI海神公司使用QEdge軟體，因而交付QEdge軟體予林弘 全及交付QEdge軟體之QPKG檔案予海神公司員工即訴外人林 上傑，然林弘全嗣後拒絕簽署系爭備忘錄及履約，故系爭備 忘錄並未生效；詎被上訴人等未經上訴人同意或授權，即藉 由QEdge軟體之核心技術發行QQQ代幣，並將QEdge軟體檔案 放置在網路文章所連結之Amazon Drive載點供他人下載，且 後續使用之QLauncher軟體更與QEdge軟體實質近似，已故意 共同侵害上訴人就QEdge軟體之散布權、重製權或改作權， 自應連帶負損害賠償之責，或應負有不當得利之返還責任， 依著作權法第88條第1項、第2項第2款，民法第179條、第18 1條、第184條第1項前段、第185條之規定，請求被上訴人海 神公司、被上訴人林弘全應連帶給付上訴人新臺幣（下同） 1,000萬元。嗣上訴人於113年8月20日提出追加上訴聲明暨 爭點整理狀時，追加BVI海神為被告，並追加上訴備位聲明 「㈠追加被告BVI海神應連帶給付追加原告1,000萬元，及自 追加起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之 利息。㈡追加訴訟費用由追加被告負擔。㈢追加原告願供擔保 ，請准宣告假執行。」（見本院卷第180頁），又上訴人於1 13年10月5日提出上訴理由補充㈡狀，更正上訴備位聲明為「 ㈠被上訴人海神公司應給付上訴人1,000萬元，及自追加起訴 狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡ 被上訴人林弘全應給付上訴人1,000萬元，及自追加起訴狀 繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈢追 加被告BVI海神應給付上訴人1,000萬元，及自追加起訴狀繕 本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈣前三 項被告若有任一人為給付時，於其給付範圍内，另兩位被告 同免責任。」（見本院卷第231頁）等語。 三、經查： 　 上訴人稱追加被告BVI海神公司與被上訴人海神公司之負責 人均為林弘全，其身為BVI海神之實際負責人，於原審程序 中已被列為被告，並於原審以BVI海神公司身分為訴訟上之 攻防及辯論，於二審追加其為被告，對其審級利益無重大影 響云云。惟查，上訴人於本院追加備位之訴所指原因事實， 乃基於MOU協議第5點分潤契約請求BVI海神公司、林弘全、 海神公司不真正連帶給付分潤報酬，請求權基礎為MOU協議 第五條A、B兩款約定，與原訴所主張為海神公司與林弘全共 同侵害上訴人之著作權及民事共同侵權損害賠償、不當得利 之基礎事實，顯然不同。上訴人又稱林弘全於107年11月即 以尚未成立之BVI海神公司及海神公司與上訴人訂立合作契 約，上訴人依公司法第19條第1項規定及系爭MOU協議請求林 弘全給付分潤金1,000萬元，及海神公司藉由母公司BVI海神 公司名義訂約，用以脫免自身債務之詐欺意圖，依民法第14 8條規定應由海神公司負給付之責云云。然查，林弘全、海 神公司皆非MOU協議當事人，BVI海神公司與海神公司，係屬 不同法人格，而就事實及證據資料之使用，亦難認具同一性 或一體性，於追加被告之審級利益及防禦權保障亦構成重大 影響，不符民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第2至6 款規定，被上訴人亦表明不同意上訴人於第二審程序所為訴 之追加（見本院卷第212頁），故上訴人於本院第二審為追 加備位之訴不合法，應予駁回。 四、據上論結，本件上訴人追加備位之訴為不合法，爰裁定如主 文。　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　 1　　月　　 7　　日 智慧財產第一庭 審判長法 官　汪漢卿 法 官　吳俊龍 法 官　曾啓謀 以上正本係照原本作成。 如不服本裁定，應於裁定送達後10日之不變期間內，向本院提出 抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　 1　　月　　14　　日 　　　　　　　　　　　　　 書記官　丘若瑤

2025-01-07

IPCV-113-民著上-6-20250107-1

民聲
智慧財產及商業法院

保全證據

智慧財產及商業法院民事裁定 113年度民聲字第64號 聲 請 人 皇冠金屬工業股份有限公司 法定代理人 林欣蓓 代 理 人 李易撰律師 許家華律師 相 對 人 可樂米國際有限公司 法定代理人 李汶諭 上列當事人間請求保全證據事件，本院裁定如下： 主 文 准就相對人可樂米國際有限公司位於新北市樹林區西圳街一段16 5巷20弄10號之倉庫對相對人可樂米國際有限公司倉庫進貨資料 有關網路賣場平台販售如聲證1(即聲證1-1、1-2部分)所示之產 品之電腦紀錄及倉庫物品、物料進出有關系爭產品之管理紀錄， 以拍照、攝錄、複製電磁紀錄或其他必要之方式予以保全，交由 本院保存。 　　理 由 壹、程序部分 一、聲請人原對相對人可樂米國際有限公司（下稱可樂米公司） 、李汶諭、慢思行國際有限公司（下稱慢思公司）、麥卡樂 企業社、王冠勛聲請保全證據，並聲明：「一、該倉庫進貨 資料電腦紀錄及倉庫物品、物料進出管理紀錄。二、如聲證 1所示保溫瓶予以扣押。」（見臺灣新北地方法院【下稱新 北地院】113年度聲字第277號卷，下稱新北地院卷第9頁） ，嗣聲請人分別於民國113年11月27日、113年12月18日具狀 更正聲明為「㈠如聲證1（即聲證1-1、1-2部分，下稱系爭產 品，詳後述）所示保溫瓶予以扣押。㈡該倉庫進貨資料有關 系爭產品之電腦紀錄及倉庫物品、物料進出有關系爭產品之 管理紀錄」，並變更聲請範圍撤回對慢思公司、麥卡樂企業 社、王冠勛之聲請，並調整證據範圍，捨棄聲證1-3至聲證1 -5等證據（見本院卷第27、29頁），經核尚無不合，應予准 許。而就李汶諭部分，依聲請人113年12月18日民事變更聲 請範圍狀內容「說明二、主張應保全之證據位於可樂米公司 之實質支配與管理之下」等語，似僅對可樂米公司聲請執行 ，則聲請人將李汶諭列為相對人則屬誤載，並經聲請人確認 ，有公務電話紀錄可稽（見本院卷第31頁），併予敘明。 貳、實體部分 一、聲請意旨略以： 聲請人為第D150543號設計專利（下稱系爭專利）之專利權 人，系爭專利現仍於權利有效期間內。聲請人於113年8月中 旬，發見相對人於數網路賣場平台販售如聲證1（指聲證1-1 、1-2）所示之商品（下稱系爭產品）。經聲請人購入系爭 產品並委請事務所進行專利侵權比對，確認系爭產品侵害系 爭專利後，於同年月23日寄發存證信函予相對人（聲證3） ，告知上開侵權事實，並請相對人與聲請人所委任之代理人 聯繫後續處理事宜。相對人雖將系爭產品自公開網際網路下 架，惟迄無聯繫聲請人或聲請人所指定代理人之動作。本件 相對人於各大賣場主頁或販售商品頁面均標註「台灣現貨」 、「台灣出貨」、「現貨充足」等文字，其下架系爭產品前 仍有大量庫存，為避免相對人將系爭產品轉往夜市、攤販等 難以追查之通路銷售，而繼續擴大對聲請人之損害且導致證 據滅失，應有保全證據之必要。爰聲明：㈠如聲證1（指聲證 1-1、1-2）所示之系爭產品予以扣押。㈡該倉庫進貨資料有 關系爭產品之電腦紀錄及倉庫物品、物料進出有關系爭產品 之管理紀錄。 二、按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院 聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時， 亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證；保全證據之聲請，應表 明下列各款事項：㈠他造當事人，如不能指定他造當事人者 ，其不能指定之理由。㈡應保全之證據。㈢依該證據應證之事 實。㈣應保全證據之理由。前項第1款及第4款之理由，應釋 明之，民事訴訟法第368條第1項、第370條分別定有明文。 又民事訴訟法第368條於89年2月9日增訂後段以擴大容許聲 請保全證據之範圍，其立法目的在於促使主張權利之人，於 提起訴訟前即得蒐集事證資料，以瞭解事實或物體之現狀， 將有助於當事人研判紛爭之實際狀況，進而成立調解或和解 ，以消弭訴訟，達到預防訴訟之目的，此外亦得藉此賦予當 事人於起訴前充分蒐集及整理事證資料之機會，而有助於法 院於審理本案訴訟時發現真實及妥適進行訴訟，以達審理集 中化之目的。依此立法意旨，有關證據保全，並不以該證據 有滅失或礙難使用之虞為限，如為確定事、物之現狀而有法 律上利益並有必要者，縱依通常情形尚無滅失或礙難使用之 虞者，亦得聲請予以保全。又稱釋明者，僅係法院就某項事 實之存否，得到大致為正當之心證，即為已足，此與證明須 就當事人所提證據資料，足使法院產生堅強心證，可確信其 主張為真實者，尚有不同（最高法院98年度台抗字第807號 民事裁定意旨參照）。 三、經查： ㈠聲請人為系爭專利之專利權人，主張相對人侵害其專利權， 業據聲請人提出可樂米公司所營iOPEN Mall賣場、Rakuten 樂天賣場資料、系爭專利圖說影本、存證信函及掛號回執、 系爭專利與系爭產品比對分析、可樂米公司商標註冊資料及 倉庫地址為證（見聲證1-1、1-2、2、3、4，新北地院卷第1 7至23頁、第41至80頁），堪認聲請人就此部分之事實已盡 釋明之責。就保全之必要性乙節，聲請人主張獲悉相對人販 售之系爭產品侵害聲請人之系爭專利，相對人先前將系爭產 品上架於公開的網際網路販售，而銷售頁面不但標示「台灣 現貨」且顯示「庫存數量」多，聲請人發函通知相對人侵權 事實後，相對人僅將系爭產品自網路上撤除，為避免相對人 將系爭產品轉往夜市、攤販等難以追查之通路銷售，而繼續 擴大對聲請人之損害且導致證據滅失，是保全系爭產品之現 狀確有法律上之利益及必要。 ㈡相對人所販售之系爭產品既有侵害系爭專利之虞，則聲請人 當可提起之本案訴訟依法請求排除侵害及損害賠償，則相對 人所持有系爭產品之電腦紀錄及倉庫物品、物料進出有關系 爭產品之管理紀錄等相關資料，均攸關本案訴訟如認相對人 所為構成侵害系爭專利之事實時，聲請人得向相對人請求損 害賠償額計算之認定，且該等證據資料在相對人持有中，聲 請人並無其他合理可期待之方法取得該等證據資料，且於日 後民事訴訟進行中，相對人如欲避免其損害賠償責任，非無 可能隱匿該等證據資料，造成日後調查之困難，是此部分確 有防止證據滅失或礙難使用，及確定事、物現狀之必要。從 而，本院審酌全案情節，認本件聲請人聲請保全證據，合於 法律規定，應予准許。 ㈢綜上所述，聲請人已釋明其所聲請保全之證據有滅失或礙難 使用之虞，且有確認事、物現況之證據保全必要性，其聲請 保全證據，核與民事訴訟法第368條第1項規定相符，應予准 許。 四、至於證據保全之方法乃屬法院之職權，聲請人所主張之保全 方法，僅供本院參考，應以何種方式即可達到保全之目的而 未逾必要之程度，仍以本院實際到場保全執行時之狀況為斷 ；且為避免相對人因保全證據程序受無謂之不利益，防杜聲 請人藉由保全證據手段，遂行打擊市場同業競爭對手之目的 ，是無論聲請人、相對人收受本裁定至執行保全證據之前後 ，均不得對非當事人公開本件證據保全之內容，附此敘明。 五、依民事訴訟法第376條規定，保全證據程序之費用，除別有 規定外，應作為訴訟費用之一部定其負擔，故本件無須為訴 訟費用之諭知，併此敘明。 六、依智慧財產案件審理法第2條，民事訴訟法第371條第1項， 裁定如主文。　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日 智慧財產第一庭 法 官　曾啓謀 以上正本係照原本作成。 本件不得聲明不服。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　 27　　日 　　　　　　　　　　　　　 書記官　丘若瑤

2024-12-26

IPCV-113-民聲-64-20241226-1

行商訴
智慧財產及商業法院

商標註冊

智慧財產及商業法院行政判決 113年度行商訴字第29號 民國113年12月5日辯論終結 原 告 朵法婭生活美學有限公司 代 表 人 邱述琰 訴訟代理人 黃柏榮律師 周雅文律師（兼送達代收人） 侯怡帆律師 被 告 經濟部智慧財產局 代 表 人 廖承威 訴訟代理人 董慧明 上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國113年3 月19日經法字第11317301010號訴願決定，提起行政訴訟，本院 判決如下： 　　主 文 一、原告之訴駁回。 二、訴訟費用由原告負擔。 　　事實及理由 壹、程序事項： 原告起訴聲明原為：「原處分及訴願決定均撤銷」（見本院 卷第13頁），嗣於民國113年7月17日以行政訴之變更暨追加 狀變更為「原處分及訴願決定均撤銷」、「被告就本件商標 （詳後述）應為核准之處分。」（見本院卷第97頁），經被 告無異議，而為本案之言詞辯論（見本院卷第175至177頁） ，依行政訴訟法第111條第2 項規定，自應允許。 貳、實體事項： 一、事實概要： 原告於111年10月6日以「雲薄墊」商標（下稱本件商標，圖 樣如本判決附圖1所示），指定使用於被告所公告商品及服 務分類第20類「彈簧床墊；床；稻草製床墊；露營床墊；電 動床；枕頭；頸枕；長枕；抱枕；靠枕；坐墊；椅墊；靠墊 ；非醫療用氣墊；露營用睡墊；睡墊；嬰兒遊戲圍欄用墊； 嬰兒頭部支撐墊；嬰兒防滾墊；嬰兒頭部定位枕」及第24類 「壁毯；紡織品製掛毯；紡織品製壁掛；枕頭套；床罩；棉 被；毛毯；床單；被單；床墊保潔墊；床裙；床包；羊毛被 ；羽絨被；蚊帳；睡袋內襯；睡袋內套；睡袋外套型露宿袋 ；口罩用布製護套；家具用覆套」商品，向被告申請註冊。 經被告審查，認本件商標有商標法第30條第1項第10款規定 之情形，應不准註冊，以112年10月30日商標核駁第433317 號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，復遭經濟部 為訴願駁回之決定，原告仍未甘服，遂依法提起本件行政訴 訟。 二、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定，被告就本件商標應為 核准之處分，並主張： 本件商標為新細明體「雲」加上「薄墊」所構成；據以核駁 註冊第1539297號「雲Nuvem」（下稱據以核駁商標，圖樣如 本判決附圖2所示）則為海報體佐以英文字「Nuvem」所構成 。本件商標予人意向為「特殊绗縫設計，觸感如同雲朵般蓬 鬆柔軟得床墊」；據以核駁商標「Nuvem」為葡萄牙文「雲 」之意，不會使消費者聯想至「床墊」、「特殊绗縫設計」 等觀念。兩商標不論係外觀、觀念及讀音上不相同，於異時 異地觀察，給予消費者之印象亦不盡相同，並不生混淆誤認 之虞。復以二商標所針對之消費族群、取向、產品類別、產 品訂價皆不同，於市場上係個別且獨立之商家，且本件商標 經原告積極且廣泛使用後，於國內已為消費者所熟悉，難認 消費者有將兩商標商品混淆之虞等語。 三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯： 本件商標係由「雲」結合「薄墊（商品名稱）」組合而成， 與據以核駁商標圖樣係由「雲」結合「Nuvem（葡萄牙文： 雲）」組合而成相較，二商標雖然整體圖樣呈現方式有差異 ，然而商品之消費者關注或者事後留在其印象中的，應均是 其中主要識別部分的「雲」一字，在觀念上相雷同，且因一 般消費者實際購買行為態樣都是憑著對商標未必清晰完整的 印象，在不同的時間或地點，來作重覆選購的行為，於購買 時施以普通之注意，可能會誤認二商品來自同一來源或雖不 相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且其近似程度 不低。再者，兩商品相較，均屬供人體坐臥休憩之用，且經 常彼此搭配使用，如電動床與人體工學椅二合一於坊間可見 ，其性質、功能、用途、材料、產製者、行銷管道或場所、 消費族群等因素上具有共同或關聯之處，如標示相同或近似 的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消 費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則所指 定使用之商品間應屬存在類似關係，且其類似程度高。又據 以核駁商標圖樣中之「雲」字樣有其設計構思，消費者會直 接將其視為指示及區辨來源之識別標識，具有相當識別性。 以擁有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意， 可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有 關聯之來源，應有致相關消費者混淆誤認之虞，自有商標法 第30條第1項第10款規定之適用。 四、本件法官依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第270條之1 第1項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化 爭點如下： ㈠不爭執事項： 如事實及理由欄壹、一、事實概要所示。 ㈡本件爭點： 本件商標是否有商標法第30條第1項第10款規定之適用? 五、得心證之理由：　　 　㈠商標法第30條第1項第10款本文規定：「商標有下列情形之 一，不得註冊：…相同或近似於他人同一或類似商品或服 務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認 之虞者」。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，係指 商標有使相關消費者對其表彰之商品來源或產製主體，發生 混淆誤認之虞而言，亦即商標給予商品之消費者的印象，可 能致使相關消費者誤認來自不同來源的商品為同一來源之系 列商品，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權、加 盟或其他類似關係。而判斷兩商標有無混淆誤認之虞，應參 酌：1.商標識別性之強弱；2.商標是否近似暨其近似之程度 ；3.商品或服務是否類似暨其類似之程度；4.先權利人多角 化經營之情形；5.實際混淆誤認之情事；6.相關消費者對各 商標熟悉之程度；7.系爭商標之申請人是否善意；8.其他混 淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混 淆誤認之虞。　　 ㈡茲就本件卷內存在之相關證據，依上開因素審酌如下：　 　⒈商標是否近似暨其近似之程度：　　 ⑴商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，其判 　　斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察，查本件商標圖樣係 由「雲」結合「薄墊（商品名稱）」組合而成，與據以核駁 商標圖樣係由「雲」結合「Nuvem（葡萄牙文：雲）」組合 而成相較，二商標雖然整體圖樣呈現方式有差異，然而商品 之消費者關注或者事後留在其印象中的，應均是其中主要識 別部分的「雲」一字，在觀念上相雷同，一般消費者不會以 本件商標之商品名稱「薄墊」或據以核駁商標之「Nuvem」 當作主要識別部分，且因一般消費者實際購買行為態樣都是 憑著對商標未必清晰完整的印象，在不同的時間或地點，來 作重覆選購的行為，而不是拿著商標以併列比對的方式來選 購，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注 意，可能會誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之 來源，應屬構成近似之商標，且其近似程度不低。 　⑵原告固主張稱本件商標應整體觀察，不宜割裂比對，二商標 應不構成近似云云。惟按判斷商標近似與否，固應以商標圖 樣整體為觀察，惟另有所謂「主要部分」觀察，則強調商標 雖以整體圖樣呈現，然消費者關注或事後留在其印象中的， 可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分 。主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍 是商標給予消費者的整體印象中較為深刻之部分。本件二商 標雖各自另有中文「薄塾」或外文「Nuvem」，然同有主要 識別中文「雲」，已如前述，則被告以該主要部分作觀察， 認二商標近似程度不低，仍是整體觀察之結果，並未違反商 標整體觀察原則。原告所訴，並非可採。　 ⒉商品或服務是否類似暨其類似之程度：　 ⑴商品類似之意義，係指二個不同的商品，在性質、功能、用 途、材料、產製者、行銷管道或場所、消費族群或其他因素 上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一 般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自 相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類 似的關係。本件商標指定使用之「彈簧床墊；床；稻草製床 墊；露營床墊；電動床；枕頭；頸枕；長枕；抱枕；靠枕； 坐墊；椅墊；靠墊；非醫療用氣墊；露營用睡墊；睡墊；嬰 兒遊戲圍欄用墊；嬰兒頭部支撐墊；嬰兒防滾墊；嬰兒頭部 定位枕（第 20 類）」、「枕頭套；床罩；棉被；毛毯；床 單；被單；床墊保潔墊；床裙；床包；羊毛被；羽絨被；蚊 帳；睡袋內襯；睡袋內套；睡袋外套型露宿袋（第24類)」 商品，與據以核駁商標指定使用之「桌；椅；沙發；網椅； 床；櫃；椅子扶手；支架（傢俱）；秘書椅；人體工學椅； 辦公椅；休閒椅；工作椅；躺椅；電腦椅；辦公椅腳座；辦 公椅坐墊；辦公椅椅背；辦公家具」商品相較，均屬供人體 坐臥休憩之用，且經常彼此搭配使用，如電動床與人體工學 椅二合一於坊間可見，其性質、功能、用途、材料、產製者 、行銷管道或場所、消費族群等因素上具有共同或關聯之處 ，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情 形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有 關聯之來源，則所指定使用之商品間應屬存在類似關係，且 其類似程度高。 ⑵原告稱本件商標及據以核駁商標雖皆指定使用於第20類商品 　　，然本件商標指定用於「彈簧床墊；床稻草製床墊；露營床 　　墊；電動床；枕頭；頸枕；長枕；抱枕；靠枕；坐墊；椅墊 　　；靠墊；非醫療用氣墊；露營用睡墊；睡墊；嬰兒遊戲圍欄 　　用墊；嬰兒頭部支撐墊；嬰兒防滾墊；嬰兒頸部定位枕」商 品，係供躺臥使用，相比較據以核駁商標指定用於「桌；椅 ；沙發；網椅；床；櫃；椅子扶手；支架(傢俱)；秘書椅； 人體工學椅；辦公椅；休閒椅；工作椅；躺椅；電腦椅；辦 公椅腳座；辦公椅坐墊；辦公椅椅背；辦公傢俱」商品，係 供坐姿使用，且觀據以核駁商標權人之網站頁面，目前似僅 有商品「雲椅」有使用據以核駁商標。是供躺臥使用之床塾 、與供坐姿使用之椅子，二者功能既為不同，當無受消費者 混淆誤認之虞之情形一節，經查據以核駁商標指定使用之商 品與本件商標指定使用之商品類似情形已如前述，均為供消 費者坐臥休憩之家具或寢具相關商品，經常共同置於家具或 居家用品門市供消費者搭配選購，實不宜一再擷取部分特定 商品偏頗論述為功能不同。再深究企業經營的模式實屬多元 ，實體或無店面的經營方式於現下均屬常態，故亦不宜僅單 憑網頁搜尋結果即作出營運狀況之判斷。又原告稱本件商標 與據以核駁商標二者有主打平價路線與高價奢華的價位差異 ，惟查售價的高低雖會產生替代效果與所得效果，但不致影 響商品類似與否的認定。因此，原告此部分之辯解尚難採認 為對其有利之判斷。 　⒊商標識別性之強弱：　 　 原則上創意性的商標識別性最強，而以習見事物為內容的任 　　意性商標及以商品/服務相關暗示說明為內容的暗示性商標 　　，其識別性強度相對較弱；識別性越強的商標，予商品/服 　　務之相關消費者的印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購 　　買人產生誤認。查本件據以核駁商標圖樣中之「雲」字樣有 　　其設計構思，消費者會直接將其視為指示及區辨來源之識別 別標識，具有相當識別性。 　⒋相關消費者對各商標熟悉程度： 　　由原告於核駁審定前陳述意見時所附實際使用情形（乙證１ 第20頁）、訴願書中所呈現的使用方式觀之，雖可見其確有 使用本件商標於指定商品與行銷活動之事實，然本件商標經 常結合「朵法亞 Darphia」一併宣傳，其所提出之西元2020 　　年12月起至2024年1月間之廣告花費、曝光次數（乙證1第73 　　頁，同本院卷第77頁原證6）及進銷存彙總表（乙證1第74頁 ，同本院卷第79至80頁原證7）等數據證據資料亦未見針對 使用本件商標商品之具體銷售數據、廣告量或廣告費用，而 輸入關鍵字於網路搜尋所得到資料筆數之有無或多寡，並非 直接可以證明商標有無或廣泛使用與否之依據，原告於本院 所提出本件商標商品行銷數據(本院卷第183至185頁)及部落 客推薦使用本件商標之床墊文章(本院卷第187至235頁)，數 量亦未能補助上開欠缺，尚難逕謂本件商標業經廣泛行銷使 用而為相關消費者所熟悉，而足以與據以核駁商標相區辨， 是欲藉該等資料證明我國相關消費者得以辨識本件商標與據 以核駁商標分別表彰不同來源尚非充分，是依現有事證，尚 難遽認本件商標業經原告大量使用已為相關消費者所熟悉， 而足以與據以核駁商標相區辨。 　㈢承上，綜合判斷商標近似之程度、商品類似之程度及商標識 別性之強弱等因素，本件商標與據以核駁商標近似程度不低 ，所指定使用之商品彼此間類似程度高，且據以核駁商標具 有相當識別性，且依卷附證據資料，尚不足以認定本件商標 已經廣泛行銷使用，較為我國相關消費者所熟悉，而得與據 以核駁商標相區辨，經以前述因素綜合判斷，以擁有普通知 識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混 淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源， 應有致相關消費者混淆誤認之虞，自有前揭商標法第30條第 1項第10款規定之適用。 六、綜上所述，本件商標有商標法第30條第1項第10款本文規定 不得註冊之情形，原處分合法，訴願決定予以維持，亦無不 合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，請求命被告為本件商 標准予註冊之處分，即無理由，應予駁回。　　 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結 果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。 八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法 　　第2條，行政訴訟法第98條第1項前段規定，判決如主文。　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日 智慧財產第一庭 審判長法 官　汪漢卿 法 官　吳俊龍 法 官　曾啓謀　　　　 以上正本係照原本作成。 一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內 向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提 起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按 他造人數附繕本）。 二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者， 逕以裁定駁回。 三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。 得不委任律師為訴訟代理人之情形 所 需 要 件 ㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人 1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 ㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。 是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1　 　月　　 3　　日 　　　　　　　　　　　　　 書記官　丘若瑤　　　 附圖1 本件商標 申請案號:000000000 申請日：民國111年10月6日 (第020類) 彈簧床墊；床；稻草製床墊；露營床墊；電動床；枕頭；頸枕；長枕；抱枕；靠枕；坐墊；椅墊；靠墊；非醫療用氣墊；露營用睡墊；睡墊；嬰兒遊戲圍欄用墊；嬰兒頭部支撐墊；嬰兒防滾墊；嬰兒頭部定位枕。 (第024類)壁毯；紡織品製掛毯；紡織品製壁掛；枕頭套；床罩；棉被；毛毯；床單；被單；床墊保潔墊；床裙；床包；羊毛被；羽絨被；蚊帳；睡袋內襯；睡袋內套；睡袋外套型露宿袋；口罩用布製護套；家具用覆套。 附圖2 據以核駁商標 註冊第1539297號 申請日：民國101年3月7日 註冊日：民國101年10月1日 註冊公告日：民國101年10月1日 指定使用類別： (第020類) 桌；椅；沙發；網椅；床；櫃；椅子扶手；支架（傢俱）；秘書椅；人體工學椅；辦公椅；休閒椅；工作椅；躺椅；電腦椅；辦公椅腳座；辦公椅坐墊；辦公椅椅背；辦公家具。

2024-12-26

IPCA-113-行商訴-29-20241226-1

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智慧財產及商業法院

保全證據

智慧財產及商業法院民事裁定 113年度民商抗字第2號 抗 告 人 瑞智智慧財產股份有限公司 兼法定代理人 洪瑞章 上二人共同 代 理 人 陳威智律師 相 對 人 ○○○即○○○○○○○事務所 上列抗告人與相對人間保全證據事件，抗告人對於民國113年11 月4日本院113年度民聲字第55號裁定，提起抗告，本院裁定如下 ： 主 文 一、抗告駁回。 二、抗告訴訟費用由抗告人負擔。　　 　　理 由 一、聲請及抗告意旨略以：兩造自民國94年4月起合作組成○○○○○ ○，提供國內外客戶專利、商標等智慧財產權方面之專業服 務，嗣相對人於110年6月更名且使用新網域名稱（00000000 0000），兩造於110年8月11日終止合作關係，相對人不得再 使用抗告人所有如原審裁定附圖所示系爭商標1至4（以下合 稱系爭商標）。然抗告人發現相對人仍使用與系爭商標及與 系爭商標近似之網域名稱「0000000000」在網路上為如原證 16所示之廣告行銷，並「0000000000」網域設立之電子信箱 與客戶接洽，並以「○○○○○○事務所」名義寄發文件，如原證 15所示，是相對人之前開行為，已違反商標法第68條第1款 、第70條第2款，而侵害抗告人之系爭商標權。相對人若知 悉抗告人提起訴訟，為脫免責任，必會隱匿或刪除前開網域 伺服器、個人電腦或其他電子儲存設備中留存之相關電子郵 件，隱匿其侵害抗告人商標權之事證，如不即為保全，恐有 證據滅失或礙難使用之虞，且抗告人難以透過其他方式或管 道取得相關電子郵件，以知悉相對人侵害商標權之內容及範 圍，亦有確定事物現狀之法律上利益及必要。相對人對外發 文使用與系爭商標相同或近似之文字、事務所名稱、圖樣及 網域名稱之證據，均屬相對人之內部文件，若非相對人之發 文對象，外部人難以取得相關文件或知悉其內容，為釐清相 對人侵害行為之次數、範圍及損害金額，有必要確認相對人 內部文件資料有無使用與系爭商標相同或近似之文字、名稱 、圖樣或網域名稱，因相關證據資料偏在相對人處，抗告人 難以其他方式或管道取得，故有確定事物現狀之法律上利益 及必要，且為避免相對人知悉抗告人提起訴訟後隱匿或刪除 前開資料，致證據滅失或礙難使用，自有保全之必要。原裁 定卻認原證16智慧財產局商標主題網頁、1111人力銀行網頁 及yes123求職網網頁之截圖未有使用系爭商標之行為，無法 釋明相對人有違反商標法第68條第1款之情事云云，惟相對 人確實在110年8月11日與抗告人終止全部合作關係之後，仍 持續以使用系爭商標，以及使用與抗告人著名商標全部或部 分文字相同之事務所名稱及網域名稱進行廣告行銷之侵害商 標權行為，同時構成公平交易法所禁止的不公平競爭之情形 ，原裁定駁回抗告人聲請所附理由顯有未當，顯屬對事實情 狀之誤判等語。爰聲明：㈠原裁定廢棄。㈡請准就相對人位於 ○○○○○○○○○之處所為下列證據保全：⒈將相對人所有或持有之 電腦、伺服器或其他電子儲存設備中，使用「00000000000 」網域設立之電子信箱自110年8月12日起至為證據保全時止 接收與發送之全部電子郵件及其附件檔案，以拍照、影印、 複製電磁記錄或其他必要方式予以保全，並交付本院保存。 ⒉相對人所有或持有之電腦、伺服器或其他電子儲存及文書 ，自110年8月12日起至為保全證據時止，有使用與原證1至4 商標相同或近似文字、名稱、圖樣或網域名稱之文書資料， 以拍照、影印、複製電磁記錄或其他必要方式加以保全，並 交付本院保存。（上述⒈⒉抗告人將「相對人」均誤載為「被 告」，見本院卷第20頁） 二、原裁定意旨略以：抗告人提出原證16之臺灣黃頁及1111商搜 網之網頁截圖，雖有出現系爭商標4，然該網頁並無日期之 記載，無法得知係何時之網頁資料，至於原證16之智慧財產 局商標主題網頁、1111人力銀行網頁及yes123求職網網頁之 截圖，則均無系爭商標之使用行為，無法釋明相對人有違反 商標法第68條第1款之情事。抗告人主張相對人以「0000000 0000」為電子郵件接洽客戶，以「○○○○○○事務所」之名稱寄 發文書與客戶等行為，違反商標法第70條第2款規定，並提 出原證13-1至13-4、14、15為證。惟抗告人主張系爭商標為 著名商標雖提出原證5、6-1至6-2、7-1至7-6為證，但均非 系爭商標實際使用、行銷或廣告之資料，不足以釋明系爭商 標已為國內消費者所熟知而臻著名，尚未釋明系爭商標已達 商標法第70條規定之著名程度。抗告人僅泛稱相對人若知悉 抗告人提起訴訟，為脫免責任，必會隱匿或刪除前開網域（ 即「0000000000」）伺服器、個人電腦或其他電子儲存設備 中留存之相關電子郵件及其使用系爭商標對外發文或廣告之 資料，未提出及時可調查之客觀證據以釋明之，難認有時間 上之急迫性，自難徒憑抗告人之主觀臆測，而認已釋明該等 證據有滅失或礙難使用之虞。相對人若有以侵害系爭商標之 方式對外發文或傳送電子郵件，自可向發文之平台或郵件往 來之第三人函查得知，亦可以體驗公證之方式留存證據，且 依智慧財產案件審理法第34條第1項規定，亦非不得於本案 訴訟中要求相對人提出之，若相對人拒不提出其所持有之證 據，亦將受有訴訟上之不利益，故抗告人實未釋明有何需確 認現狀而有法律上利益且有必要。揆諸前揭說明，本件聲請 核與民事訴訟法第368條第1項規定不合，應予駁回等語。 三、按民事訴訟法之證據保全制度，固由原本防止證據滅失或礙 難使用，避免將來於訴訟中舉證困難之預為調查功能，擴大 及於賦與當事人於起訴前充分蒐集事證資料之機會，助益於 當事人研判紛爭之實際狀況，進而成立調解或和解，以消弭 訴訟，於同法第368條第1項後段增訂「就確定事、物之現狀 」，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證之規定，然限於「有 法律上利益並有必要」時，始得為之，以防止濫用而損及他 造之權益，並避免司法資源之浪費。又保全證據之聲請，除 應表明應保全之證據、依該證據應證之事實、應保全證據之 理由，並應就應保全證據之理由予以釋明，此觀同法第370 條第1項、第2項規定即明(最高法院107年度台抗字第939號 裁定意旨參照)。 四、經查：　 　㈠抗告人稱原裁定雖認原證16智慧財產局商標主題網頁、1111 人力銀行網頁及yes123求職網網頁之截圖未有使用系爭商標 之行為，無法釋明相對人有違反商標法第68條第1款之情事 ，抗告人於本案訴訟起訴狀已明確主張相對人另構成商標法 第70條第2款視為侵害商標權之行為，以及公平交易法第25 條所禁止之不公平競爭之情形云云。然按商標法所稱著名， 指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知 者，商標法施行細則第31條定有明文。商標是否著名，應以 國内事業及消費者之認知為準。而著名商標之認定應就個案 情況，考量商標識別性之強弱；相關事業或消費者知悉或認 識商標之程度；商標使用期間、範圍及地域；商標宣傳之期 間、範圍及地域；商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請 註冊之期間、範圍及地域；商標成功執行其權利的紀錄，特 別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形；商標之價值； 其他足以認定著名商標之因素等，綜合判斷之。上述各項因 素為例示而非列舉要件，個案上不必然呈現上述所有參酌因 素，應就個案具體情況，考量足資判斷為著名的參酌因素。 又商標法第70條第2款規定對著名商標視為侵害商標權之情 形，包括使用著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體 、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤 認之虞，或減損該商標之識別性或信譽之虞，關於該著名商 標之内涵係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者 所普遍認知者而言（最高行政法院111年度大字第1號裁定、 110年度上字第138號判決意旨參照)。抗告人於原審聲請時 稱系爭商標為著名商標並提出原證5、6-1至6-2、7-1至7-6 等證據，惟原證5為○○○○○○、○○○之學經歷資料、相關著作網 頁簡介資料，原證6-1為○○○擔任智慧財產領域專利課程講座 、審查（諮詢）委員與智慧財產期刊、論文或專書之審查（ 稿）委員或作者之聘書、開會通知、書籍封面等資料，原證 6-2為由○○○擔任總編輯之「全世界專利、工業設計及商標申 請制度專業手冊大全--臺灣篇章」一書之首頁及末頁，原證 7-1為97年10月份國際智財權雜誌Managing Intellectual P roperty封面及有關○○○○○○之內容，分別係抗告人公司成員 介紹或抗告人○○○個人經歷介紹、所為著作介紹，均非系爭 商標使用、廣告或行銷之資料。原證7-2為國際智財權評鑑 機構於99年評選「0000 00 0 000」為臺灣地區最佳智財法 律事務所（BestIp Law Firm-Taiwan）之網頁列印資料，原 證7-3為國際智財權雜誌Asia IP於100、105、107、108年評 選「0000 00 0 000」為臺灣地區優質專利事務所（Leading Patent Firm）或得獎之最佳專利事務所（Asia IP Awards ）之雜誌封面及有關內容，原證7-4為國際智財權雜誌Manag ing Intellectual Property於100年評選「0000 00 0 000 」為臺灣地區優質專利事務所之雜誌封面及內文，原證7-5 為國際專利評鑑機構Intellectual Asset Management（IAM ）於103年度《IAM Patent 1000：The Word's Leading Pate nt Practitioners》(IAM Patent 1000：世界領先的專利從 業者)推薦「000000000000」（○○○）與「0000 00 0 000」 （○○○○）之雜誌封面及內文，原證7-6○○○○○○獲國際智財權 評鑑機構及國際智財雜誌頒發之各式獎盃、獎牌照片，而於 本件抗告時更提出抗證2抗告人於Asia IP及Managing Intel lectual Property等國際智慧財產權期刊雜誌使用系爭商標 刊登廣告節本（本院卷第47至58頁）、抗證3國內外知名企 業、大專院校委託○○○○○○承辦案件之往來電子郵件（本院卷 第59至104頁）、抗證5:TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團 轉發詐騙集團113年11月4日原始信件詢問抗告人○○○○之電子 郵件（本院卷第119至121頁）、抗證6：多家公司行號接獲 詐騙集團113年11月28日寄出的電子郵件通知，並轉而詢問 抗告人○○○○之電子郵件及官方網站留言共6份（本院卷第123 至135頁）、抗證7：抗告人於官方網站刊登反詐騙公告之網 頁列印資料（本院卷第137頁）、抗證8：福容大飯店等企業 接獲詐騙電子郵件轉而詢問抗告人○○○○之電子郵件及官方網 站留言共2件（本院卷第143至147頁）、抗證9：台積電委請 抗告人提供諮詢或承辦專利案件之電子郵件共4份（本院卷 第149至159頁）、抗證10：鴻海委請抗告人辦理專利案件及 演講授課之電子郵件共5份（本院卷第161至181頁），然該 等證據均非系爭商標實際使用、行銷或廣告之事證。抗告人 並未提出可資參酌符合著名商標認定之客觀證據，縱詐騙集 團冒用抗告人○○○○英文名稱（0000 00 0 000），亦未能以 此證明系爭商標已廣為相關事業或消費者普遍認知。既未使 本院形成大致如此之心證，是其就相對人侵害系爭商標構成 商標法第第68條第1款、第70條第2款之事實尚未盡釋明之責 。至相對人有無不正競爭情事，抗告人業已起訴，係屬應由 本案訴訟判斷之實體事項，非屬保全程序所得審究。 　㈡就證據有滅失或礙難使用之虞部分： 　 抗告人於原審聲請時及本件抗告泛稱相對人若知悉抗告人提 起訴訟，為脫免責任，必會隱匿或刪除前開網域伺服器、個 人電腦或其他電子儲存設備中留存之相關電子郵件及其使用 系爭商標對外發文或廣告之資料，隱匿其侵害抗告人商標權 之事證，如不即為保全，恐有證據滅失或礙難使用之虞云云 。而於本件抗告時並提出抗證4(本院卷第105頁)，稱相對人 執業事務所已更改為「○○○○○○○事務所」事宜，然抗告人前 開主張，未提出即時可調查之客觀證據以釋明之，與證據是 否有滅失或礙難使用之虞無涉，自難徒憑抗告人之主觀臆測 ，而認其已釋明該等證據有滅失或礙難使用之虞。 　㈢本件亦無確定事、物現狀之法律上之利益： 　　抗告人另稱相對人以與系爭商標相同或近似之文字、事務所 名稱、圖樣及網域名稱而對外發文之證據或電子郵件，均屬 相對人之內部文件，抗告人無從查悉相對人發文或郵件往來 之對象，為釐清相對人侵害行為之次數、範圍及損害金額， 亦有確定事物現狀之法律上利益及必要云云。然相對人若有 以侵害系爭商標之方式對外發文或傳送電子郵件，可向發文 之平台或郵件往來之第三人函查得知，亦可以體驗公證之方 式留存證據，且上開資料，依智慧財產案件審理法第34條第 1項規定，亦非不得要求相對人依法院之命提出之。復抗告 人於本案訴訟中亦得以聲請調查證據之方式為之，且相對人 若拒不提出其所持有之證據，亦將受有訴訟上之不利益。另 關於損害賠償數額計算等證據資料之調查，本為民事事件審 理至相當階段，有必要時始進行之，故抗告人未釋明就上開 資料現狀之確定，有法律上利益且有必要。 五、綜上所述，抗告人就系爭商標有何可能滅失或礙難使用情形 ，以及其就確定事、物之現狀有何法律上利益且有必要性等 情既未提出可供本院即時調查之證據資料以為釋明，其保全 證據之聲請自不應准許。從而，原裁定駁回抗告人保全證據 之聲請，核無不合。抗告意旨仍執前詞，指摘原裁定不當， 求予廢棄，為無理由，應予駁回。 六、據上論結，本件抗告為無理由，爰裁定如主文。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日 智慧財產第一庭 審判長法 官　汪漢卿 法 官　吳俊龍 法 官　曾啓謀 以上正本係照原本作成。 本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。如提起再 抗告，應於收受送達後10日內委任律師為代理人向本院提出再抗 告狀，並繳納再抗告費新臺幣1,000元。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　 27 　 日 　　　　　　　　　　　　　 書記官　丘若瑤

2024-12-24

IPCV-113-民商抗-2-20241224-1

民秘聲上
智慧財產及商業法院

聲請秘密保持命令

智慧財產及商業法院民事裁定 113年度民秘聲上字第22號 聲 請 人 蔡金保 代 理 人 黃福雄律師（兼送達代收人） 洪郁棻律師 王吟吏律師 相 對 人 劉乾緯律師 江曉萱律師 曾秀鈺 上列聲請人因本院113年度民營上字第4號營業秘密排除侵害等事 件，聲請核發秘密保持命令，本院裁定如下： 主 文 相對人劉乾緯律師、江曉萱律師、曾秀鈺就如附表所示之證據資 料，不得為實施本院113年度民營上字第4號訴訟以外之目的而使 用之，或對未受秘密保持命令之人開示。　　　 　　理 由 一、依現行智慧財產案件審理法(民國112年1月12日修正、同年8 月30日施行)第75條第1項前段規定：「本法中華民國112年1 月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事 件，適用本法修正施行前之規定」。本件所涉之第一審本案 訴訟，係智慧財產案件審理法修正施行前已繫屬於法院，其 附隨之聲請秘密保持命令事件，應適用修正前之規定，合先 敘明。 二、聲請意旨略以：聲請人與上訴人頎邦科技股份有限公司（下 稱頎邦公司）間有關營業秘密排除侵害事件，於本院113年 度民營上字第4號事件(下稱本案訴訟)審理中，而檔名為「 複本2F復機人力需求Ver20140618.xls」檔案（下稱系爭資 料，如附表所示）屬聲請人業務資料，係民國103年6月間易 華電子股份有限公司（下稱易華公司）規劃2F復機之計畫， 所載內容亦為易華公司資訊，業經本院以112年度民秘聲字 第2號裁定准許核發秘密保持命令在案，茲因頎邦公司於本 案訴訟另委任相對人等為訴訟代理人，爰聲請對相對人等就 附表所示資料核發秘密保持命令等語。 三、經查，本件聲請人與頎邦公司間有關營業秘密排除侵害事件 ，前於本院105年度民營訴字第12號事件審理期間，就附表 所示資料，業經本院以112年度民秘聲字第2號裁定准許核發 秘密保持命令在案，此經本院透過司法院裁判書查詢機系統 查證屬實。而相對人等復為本案訴訟中新受委任之訴訟代理 人，至本件秘密保持命令聲請時止，相對人等尚未自閱覽書 狀或調查證據以外之方法，知悉或持有系爭證物內容，為兼 顧其等訴訟上權益，自有使相對人等接觸系爭資料內容之必 要，然系爭資料內容如經開示，或供該訴訟進行以外之目的 使用，確有妨害聲請人基於該營業秘密之事業活動之虞，揆 諸上開說明，自有限制相對人等開示或使用之必要，是以， 聲請人聲請對相對人等核發秘密保持命令，經核尚無不合， 應予准許。 四、依修正前智慧財產案件審理法第1條、第13條第1項，裁定如 主文。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　23 　日 智慧財產第一庭 審判長法 官　汪漢卿 法 官　吳俊龍 法 官　曾啓謀 以上正本係照原本作成。 本裁定不得抗告。 本秘密保持命令，自本命令送達相對人時起發生效力。 受秘密保持命令之人，其住所或居所有遷移時，應向法院陳明。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　 30 　日 　　　　　　　　　　　　　 書記官　丘若瑤 附註： 一、本秘密保持命令，自本命令送達相對人時起發生效力。 二、受秘密保持命令之人，其住所或居所有遷移時，應向法院陳 　　明。 附表：　　　 證 據 名 稱 卷 證 位 置 檔名為「複本2F復機人力需求Ver20140618.xls」檔案之紙本列印頁面共5頁 原審卷第35至39頁

2024-12-23

IPCV-113-民秘聲上-22-20241223-1

行專訴
智慧財產及商業法院

發明專利舉發

智慧財產及商業法院行政判決 113年度行專訴字第17號 民國113年11月28日辯論終結 原 告 Merck Patent GmbH（德商馬克專利公司） 代 表 人 Dr. Schoen、Dr. Schmidt 訴訟代理人 張哲倫律師（兼送達代收人） 古乃任專利師 蔡昀廷律師 被 告 經濟部智慧財產局 代 表 人 廖承威 訴訟代理人 周志浩 參 加 人 廣流智權有限公司 代 表 人 李文賢 訴訟代理人 陳政大專利師（兼送達代收人） 李春霖專利師 上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國11 3年1月15日經法字第11217309330號訴願決定，提起行政訴訟， 並經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下： 　　主 文 原告之訴駁回。 訴訟費用由原告負擔。 　　事實及理由 壹、程序事項： 一、原告原起訴聲明為：「一、原處分關於『請求項2、7至8、10 舉發成立，應予撤銷』部分之審定暨訴願決定均撤銷。二、 被告應為中華民國專利公告號第I537366號『液晶介質及液晶 顯示器』發明專利請求項2、7至8、10舉發不成立之審定。三 、訴訟費用由被告負擔。」（見本院卷第15頁），嗣於民國 113年8月14日準備狀更正起訴聲明為：「一、原處分關於『 請求項2、7至8、10舉發成立，應予撤銷』部分之審定暨訴願 決定均撤銷。二、訴訟費用由被告負擔。」（即撤回原訴之 聲明第2項，見本院卷第276頁），被告、參加人均無意見（ 見本院卷第318頁），應予准許。 二、原告主張關於證據1是否可證明系爭專利擬制喪失新穎性， 　　在舉發階段中，參加人自始僅就將特定化合物V-HH-3之用量 置換為50、45或40%之特定值為主張，111年6月6日之舉發人 （即參加人）更正表示意見書通篇均未就證據1未曾揭示之 「35%V-HH-3」置換元件表示相關理由，當然亦無原處分所 提「35%V-HH-3」屬於「微小含量差異」之周知元件、進而 得以直接置換之主張，足證「35%V-HH-3」係被告依職權發 動審查所審酌之元件，並非參加人主張之理由，惟被告未依 法給予原告答辯及更正之機會，遽為審定，核已違法云云。 　　經查: 　㈠按專利法第75條固規定：「專利專責機關於舉發審查時，在 舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據 ，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查」 。惟按，舉發審查依舉發人所提理由及證據審酌，為發現真 實，原則上得依職權就舉發人爭點範圍內所提出之證據進行 調查；職權審查係審查人員於舉發爭點以外，基於公益目的 而例外發動之審查措施，職權審查僅限於舉發聲明範圍內之 請求項，審酌舉發人未提出之理由及證據(專利審查基準第 五篇舉發審查4.3.2.4及4.4.1參見)。又按，在舉發審查階 段，應強調專利專責機關之專業及其職權調查之能事，未提 出之理由及證據之範圍，自不能太過限縮，更無與行政訴訟 階段之「新證據」同視。是以，若係存在之多數引證案，其 中之如何結合關係，基於職權調查之職權，不應限縮，自係 屬已提出之理由及證據，專利專責機關當然應予以判斷。所 以，本件舉發案證據1係舉發人即參加人於舉發程序中所已 提出之證據，並非「舉發人未提出之理由及證據」，專利專 責機關本得依其調查證據之職權，並斟酌雙方當事人陳述與 調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則作判斷，尚與專 利法第75條規定無涉。本件既與專利法第75條規定無涉，自 無依該條規定通知專利權人限期答辯程序之適用(最高行政 法院105年度判字第546號判決意旨)。　 　㈡所謂「職權審查」係指審查人員於舉發人爭點之外，基於公 　　益目的而例外發動之審查措施，引入舉發人所未提出之理由 　　及證據，為免造成突襲，應檢附相關證據，並就職權審查部 　　分敘明理由給予專利權人答辯之機會。反之，如審查人員於 　　舉發人提出之爭點範圍內，審酌雙方當事人之陳述及調查事 　　實、證據之結果，本於論理法則及經驗法則而為判斷，則非 　　屬專利法第75條之職權審查。本件舉發人（參加人）於舉發 　　階段已明確提出舉發證據及舉發證據之組合，原告於舉發人 　　提出之舉發爭點範圍內，本應為充分之防禦及答辯，並由被 　　告審酌原告及舉發人雙方之主張及答辯作成判斷，惟被告並 　　不受舉發人及專利權人陳述內容之拘束。本件參加人於提起 　　舉發時，陳明證據1足以證明系爭專利請求項2擬制喪失新穎 　　性，且由原處分列舉說明的方式可看出，不論是擬制喪失新 　　穎性或是不具進步性，皆是先說明舉發成立的理由，將原告 　　相關主張整理出來後再去作論駁，而論駁是在參加人實質主 　　張理由中作說明方式的調整，在判斷是否成立的理由時，是 　　依照舉發人即參加人所提出的實質理由作論述，並未剝奪原 　　告表示意見的權利，被告論述並未逾越參加人所提理由。本 　　院認定被告非依職權發動審查之其餘詳細理由分別見本判決第21至24頁、第29至31頁、第39至41頁、第45至48頁。承上，足認被告做成之各項判斷中並無引入職權審查，在無引入職權審查、被告於審查歷程近30個月期間已給予原告多次答辯及更正機會之前提下，原告主張「不僅無從表示意見」、「評估更正以維權利之機會亦遭不當剝奪」云云，並非有理由。 三、原告依智慧財產案件審理法第6條第3項規定聲請公開本件技 術審查官製作之報告書等語。查智慧財產案件審理法第6條 第3項係規定:「技術審查官製作之報告書，法院認有必要時 ，得公開全部或一部之內容。」其修正理由係因技術審查官 在訴訟程序上類似於法官之助手，並非外部專家之鑑定人， 亦不取代鑑定人之功能，其製作之報告書僅係供法官參考， 屬諮詢性質之內部意見，而非鑑定結論，不具有證據地位， 故無一律應公開其內容給予當事人辯論之必要。且實務上因 個案繁簡有別、當事人攻防資料之補充提出，隨訴訟程序之 進行，常有數份修正甚或相反技術意見之報告書，倘一律應 公開其內容，不僅徒增當事人攻防之負擔，亦有礙訴訟之順 暢進行。惟法院斟酌個案情形，認有必要時(諸如為釐清兩 造攻防之技術爭點與證據內容、有助於當事人於訴訟進行中 成立和解等) ，得公開報告書內容之全部或一部，俾當事人 有適時陳述意見之機會，足見法院於認為有必要時，得公開 技術審查官製作之報告書全部或一部，非經當事人請求即應 公開。本件合議庭經審酌兩造及參加人攻擊防禦均未逸脫爭 點範圍，於本件以下之判決理由均有論述，且並無同法第4 款因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識，欲採為裁判之 基礎，為保障當事之聽審請求權，並避免突襲性裁判，而應 將技術審查官製作之技術報告書內容一部或全部公開給予當 事人辯論之情形，因此本院認為本件並無一部或全部公開技 術審查官製作之技術報告書之必要，故原告聲請不予准許。 　　　　　 貳、實體事項： 一、事實概要： 原告於95年5月24日以「液晶介質及液晶顯示器」向被告申 請發明專利，並以西元2005年5月25日申請之歐洲專利局第0 5011326.5號專利案及2005年10月13日申請之歐洲專利局第0 5022352.8號專利案主張優先權，經編為第95118368號審查 ，於105年1月29日准予專利（下稱系爭專利，申請專利範圍 共11項），並發給發明第I537366號專利證書。嗣參加人於1 09年11月3日以系爭專利請求項1至3、6至11有違核准時（即 103年1月22日修正公布、同年3月24日施行）專利法第22條 第2項及第23條規定，對之提起舉發；原告先後於110年2年2 2日、111年8月23日及111年11月21日提出系爭專利申請專利 範圍更正本（其中110年2月22日及111年8月23日更正本依專 利法第77條第3項規定視為撤回）。嗣經被告通知參加人就 前揭更正本表示意見，參加人於111年6月6日函復並重新整 理爭點為系爭專利請求項2、7至8、10違反前揭專利法第22 條第2項、第23條、第26條第2項規定及說明書違反同法第26 條第1項規定。案經被告審查，認前揭更正符合規定，依該 更正本審查，並認系爭專利請求項2、7至8及10有違核准時 專利法第22條第2項及第23條規定，以112年4月27日(112)智 專三（五）01139字第00000000000號專利舉發審定書為「11 1年11月21日之更正事項，准予更正」及「請求項2、7至8、 10舉發成立，應予撤銷」之處分。原告不服前揭舉發成立部 分之處分，提起訴願，復遭經濟部為訴願駁回之決定，原告 仍未甘服，遂依法提起本件行政訴訟。本院因認本件判決結 果，倘認為訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法 律上利益恐將受有損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本 件訴訟。 二、原告聲明請求原處分關於「請求項2、7至8、10舉發成立， 應予撤銷」部分之審定暨訴願決定均撤銷，並主張： ㈠證據1實施例5、11、16所用特定式（5-1）化合物（即，V-HH -3）之濃度由「32%」置換為「35%」時，將導致實施例中其 他化合物用量之對應縮減，以維持總比例為100%；由於證據 1實施例之液晶介質，均使用多達十多種液晶化合物成分， 故其他化合物之對應縮減顯非特定。因此，被告及參加人所 主張調整液晶成分之配比之修飾無法完全對應「差異僅在於 依通常知識即能直接置換」判斷原則之「僅在於」且「直接 」的意義。 　㈡由於將V-HH-3之濃度由「32%」置換為「35%」時，勢將導致 其他化合物用量之對應縮減，進而造成液晶介質之組成及整 體性質發生變化而有新功效，難謂將V-HH-3之濃度由「32% 」調整為「35%」符合「直接置換」之要件。　 　㈢系爭專利進步性在於其已自液晶化合物池中識別出「混合物 概念」具備技術意義而得以進行應用，系爭專利於技術上所 貢獻之洞察力及創造力當已支持所請液晶介質之發明之進步 性。證據2至4均無一處揭露、教示或建議系爭專利請求項2 所界定之「組份A（即特定的CC-3-V化合物）之濃度在35%至 60%範圍內」且同時「組份B之濃度在25%至45%範圍內」之混 合物概念。通常知識者不僅無法基於證據2至4之整體內容而 輕易完成系爭專利液晶介質，證據2至4反而將引導通常知識 者遠離系爭專利之發明。證據3實施例8並非系爭專利優先權 日之前所已存在之物，且有關式I（或其子式Ia/Ia1）化合 物之整體以及式IV化合物之整體之用量建議（尤其是在證據 3已提供使用相對少量的式I化合物以獲得具有非常低旋轉黏 度之介質（進而縮短響應時間）之明確指引之情況下），無 法使通常知識者對證據3實施例8進行簡單修飾而完成系爭專 利請求項2。在系爭專利請求項2相較於證據2不存在「否定 進步性之因素」之情況下，按現行專利審查基準之規定，即 應判斷該請求項具有進步性。通常知識者實無法基於證據4 所提供有關式IA化合物、式I化合物用量之教示而修飾實施 例M3而獲得滿足「組份B之濃度在25%至45%範圍內」要件之 液晶介質，遑論進而對證據4實施例M3之各介質成分用量進 行普通例行試驗或邏輯推理，以期獲得同時滿足「組份A之 濃度在35%至60%範圍內」、「組份B之濃度在25%至45%範圍 內」、以及「液晶介質中各成分含量之總和必然為100%」等 要件之液晶介質，即便被告自行演繹出不同於參加人舉發理 由之新修飾證據4實施例M3之方式，仍無法具體說明經修飾 證據4實施例M3後所獲致各液晶組成成分之明確用量，以令 人信服之方式證明經修飾所得之液晶介質實際上能合理存在 且滿足系爭專利請求項2之所有要件。甚且，證據2與證據3 之組合或證據4與證據3之組合反而促使通常知識者更加遠離 系爭專利請求項2，益證系爭專利請求項2相較於前揭證據組 合具有進步性。 　㈣系爭專利請求項7、8為獨立請求項2之附屬項；請求項10為引 用獨立請求項2之獨立項，在請求項2相較於證據2、證據3、 證據4、證據2與證據3之組合、或證據4與證據3之組合具有 進步性之前提下，請求項7、8、10相較於前揭證據或證據組 合當亦具進步性。　 三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯： 　㈠原告所提出之甲證3、被證6等補充實驗數據，涉及K22、極性 單體濃度性質等非申請時文件明確記載或非自該等文件能推 導之內容，依審查基準第二篇3.4.2.2有利功效之相關規定 ，該等數據或功效不應予以考量。 　㈡藉由調整其他因素如液晶層厚度d等以縮短響應時間為系爭專 利優先權日前已習知慣用的；原告自承如介電各向異性△ε、 極性單體濃度(或V10、V90等)等其他因素也會影響響應時間 。是以，不能僅以γ1、△n、k22等參數形成之簡化關係式進 行系爭專利之發明關於響應時間功效的確認。　　 ㈢證據2說明書第21頁第20至22行載明其液晶組成物之γ1/(△n*△ n)可小於4500，優於甲證3所載系爭專利實例14之對應估算 值5664；若依甲證3所載證據2實例18之K22為5.5，可推算證 據2所載液晶介質之γ1/(K22*△n*△n)較佳可約為818，優於甲 證3所載系爭專利實例14之對應值960。是以，以簡化關係式 進行評估，系爭專利亦難謂達成有利(或無法預期)功效。　 　 ㈣液晶組成物功效提升之評估應與先前技術一般水平者進行比 較，且應以實際提升數值(而非百分率)進行評估；系爭專利 優先權日前並非無5ms之液晶顯示器，且由7ms提升至5ms難 謂量的顯著提升(幾乎無法覺察的差異)。甲證3所述響應時 間7ms、5ms等差異並非有利功效或無法預期。 　㈤參考本院110年度民專訴字第32號、111年度民專上字第19號 判決要旨，直接置換的目的在於避免差異微小之先/後申請 案相互落入彼此之均等範圍而相互掣肘，其判斷要點為差異 特徵功能相同，無須考量整體技術手段、品質、結果是否相 同。而本件所涉之置換僅係功能相同的濃度調整，符合本院 判決見解，且與專利審查基準相關規定相符，被告舉發成立 之處分，應無違誤。 　㈥以證據1實施例19為例，系爭專利請求項2之文義範圍包含了 該實施例19之均等範圍，自應認定直接置換成立，以避免二 者落入彼此之均等範圍而相互掣肘，亦可證明被告舉發成立 之處分，並無違誤。 四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並主張： ㈠證據1可證明系爭專利請求項2、7、8、10擬制喪失新穎性： 　 被證7實例4之V1+RM1混合物（含有CCH-34、CCH-35）與系爭 專利請求項1之液晶組成物之差異僅在於被證7之實例4未包 含系爭專利請求項1所界定之第二成分中具有2-HH-3化合物 。被證7揭示其實施例1之液晶混合物成分使用CCH-23（即該 案中之系爭專利請求項1所述之2-HH-3）。被證7其他之實施 例2及3未使用CCH-23而使用CCH-34或再添加CCH-35，惟其所 達到之結果與實施例1並無差異。所屬技術領域中具有通常 知識者參照被證7所揭示內容可理解CCH-34、CCH-35及CCH-2 3使用於被證7之實例4時，其功能應屬相同，該等技術特徵 屬於可直接置換之技術特徵。是以，類似於前述，證據1之 實施例5、11、16與請求項2間之差異僅在於V-HH-3（對應於 系爭專利組份A）之濃度。證據1之此些實施例中V-HH-3的濃 度皆為32%，而請求項2界定「該介質中該組份A之濃度在35% 至60%範圍內」。V-HH-3即為證據1之化合物（5－1）。而證 據1第41頁最後一段已揭示：「化合物（5－1）的比例是，為 了降低組成物的黏度，在11%以上為佳，為了降低下限溫度 ，在50%以下為佳。為了進一步降低組成物的黏度，以及進 一步降低下限溫度，比例在15%至45%為更佳。為了特別地降 低組成物的黏度，以及特別地降低下限溫度，特別期望的比 例是20%至40%。」。所屬技術領域中具通常知識者依其通常 知識當知將（5－1）所示化合物含量置換為15%至45%範圍內 （例如35%）能發揮前述（降低黏度、降低下限溫度等）相 同功能，而能進行（功能相同之）直接置換。因此，證據1 足以證明系爭專利請求項2擬制喪失新穎性，系爭專利請求 項7、8、10為請求項2之附屬項，故證據1亦足以證明系爭專 利請求項7、8、10擬制喪失新穎性。 　㈢證據2可證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性：　 證據2實施例18已揭示系爭專利請求項2的所有成分，其與請 求項2之差異僅在於：CC-3-V（對應系爭專利式I，組份A） 的濃度為20%，而非「35%-60%」；以及對應於系爭專利式II 以及式III之化合物（兩者隸屬於系爭專利之組份B）的濃度 總和為48%，未落於「25%-45%」範圍中。證據2已明確知其 液晶組合物所欲獲得之性質（發明目的）係低的轉動黏度γ1 及相對高的光學各向異性值△n，且系爭專利所屬技術領域中 具有通常知識者可明白組合物中各成分的濃度可能會對介質 之此些所欲性質產生影響，進而調整各組份之濃度。進一步 地，證據2說明書第28頁最後1段、第32頁第6段亦具體揭示 比對為系爭專利組份A以及組份B之各成分比例皆可再調整。 據此，在沒有任何反向教示的前提下，為了解決如何在證據 2所欲之性質上獲得具有更佳表現之液晶介質的特定問題， 本發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機透過常規實驗 手段進行測試來調整證據2實例18中各組份之濃度，得到請 求項2所界定之範圍。 　㈣證據3可證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性：　 如前所述，證據3實施例2、8、24以及實施例4、5、7與請求 項2間之差異在於：證據3實施例2、8、24以及實施例4、5、 7中，對應至組份A之化合物CC-3-V，其濃度分別為18.5%、1 8%、18.5%以及10.5%、18%、18%，而非請求項2之「35%-60% 」；以及於證據3實施例2、8、24以及實施例4、5、7中，對 應至系爭專利式II以及式III之化合物（兩者隸屬於系爭專 利之組份B），其濃度總和分別為10.5%、52%、10.5%以及11 %、52%、68%，而非落於請求項2之「25%-45%」範圍中。依 實際應用之需（如縮短響應時間等）而調整液晶介質成分組 成（如在同一類別下選用其他化合物、數量、含量等）為此 技術領域習知慣用之技術手段。進一步地，證據3說明書第2 8頁、第24-25頁亦明確教示其組合物中各類別化合物數量、 含量可進行調整。所屬技術領域中具通常知識者為提升該液 晶組成物之性質（如縮短響應時間等），當會嘗試調整該證 據所揭示液晶介質成分組成並經簡單試驗（如各成分組成最 佳化試驗）而完成如系爭專利該請求項所界定之發明。 　㈤證據2及3可證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性： 　　證據2與3所揭示者皆為液晶介質及應用該介質之顯示器，且 包含相同/類似之液晶化合物，二者應均屬液晶組成物技術 領域，且均涉及降低旋轉黏度、響應時間等共通問題，所屬 技術領域中具有通常知識者當會有動機結合該等證據之技術 內容。證據2或3單獨即足以證明系爭專利請求項2、7、8、1 0不具進步性，故所屬技術領域中具有通常知識者依該等證 據之組合當然亦能輕易完成前述請求項之發明。進一步地， 證據3第20頁另記載：「在一更佳具體實施例中…該顯示器包 含一或多種式Ia之化合物的介質，以式Ia1之化合物爲佳， 其相對於整體介質的濃度在15%至60%範圍內…」。據此，為 了獲得具有更佳的證據3所述性質（即低旋轉黏度）之液晶 介質，通常知識者具有合理動機提高證據2實施例18中屬證 據3式Ia之CC-3-V，而連帶地調降證據2之實例18中對應於系 爭專利組份B之化合物濃度總和至請求項2中所界定之範圍， 故證據2及3足以證明系爭專利請求項2不具進步性。 　㈥證據4可證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性： 　　證據4之實施例M3、M4、M9已揭露請求項2中之所有成分，其 各自與請求項2間之差異僅在於：CC-3-V（對應至系爭專利 組份A）的濃度為19%、16%、18%，非請求項2所界定之「35% -60%」；以及對應於系爭專利式組份B之化合物，其濃度總 和為皆為78%，而非落於請求項2之「25%-45%」範圍中。依 實際應用之需（如縮短響應時間等）而調整液晶介質成分組 成（如在同一類別下選用其他化合物、數量、含量等）為此 技術領域習知慣用之技術手段。所屬技術領域中具通常知識 者為提升該液晶組成物之性質（如縮短響應時間等），當會 嘗試調整該證據所揭示液晶介質成分組成並經簡單試驗（如 各成分組成最佳化試驗）而完成如系爭專利該請求項所界定 之發明。 　㈦證據4及3之組合可證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步 性： 　　證據4與3所揭示者皆為液晶介質及應用該介質之顯示器，且 包含相同/類似之液晶化合物，二者應均屬液晶組成物技術 領域，且均涉及降低旋轉黏度、響應時間等共通問題，所屬 技術領域中具有通常知識者當會有動機結合該等證據之技術 內容。證據4或3單獨即足以證明系爭專利請求項2、7、8、1 0不具進步性，故所屬技術領域中具有通常知識者依該等證 據之組合當然亦能輕易完成前述請求項之發明。 五、本件法官依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第270條之1 第1項第3款、第3項規定，整理兩造及參加人不爭執事項並 協議簡化爭點如下： ㈠不爭執事項： 如事實及理由欄一、事實概要所示。 ㈡本件爭點： ⒈證據1是否足以證明系爭專利請求項2、7、8、10擬制喪失新 　　穎性？ ⒉證據2是否足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性 ？ ⒊證據3是否足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性 ？ ⒋證據4是否足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性 ？ ⒌證據2、3之組合是否足以證明系爭專利請求項2、7、8、10 　　不具進步性？ ⒍證據4、3之組合是否足以證明系爭專利請求項2、7、8、10 　　不具進步性？ 六、得心證之理由： ㈠系爭專利申請日為95年5月24日，並以2005年5月25日申請之 歐洲專利局第05011326.5號專利案及2005年10月13日申請之 歐洲專利局第05022352.8號專利案主張優先權，於105年1月 29日經審定准予專利，是系爭專利有無撤銷原因，應以核准 審定時之103年1月22日修正公布、同年3月24日施行之專利 法（下稱核准時專利法）為斷。「發明雖無前項各款所列情 事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前 技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利」、「申請專利 之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新 型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容 相同者，不得取得發明專利」，核准時專利法第22條第2項 、第23條分別定有明文。 ㈡系爭專利技術分析: ⒈系爭專利技術內容： 系爭專利之發明係關於一種正介電性液晶介質，該介質包含 一高濃度的中性介電性組份（組份A）及一正介電性組份（組 份B）；組份A包含式I之中性介電性化合物， 組份B包含一或多種具有大於3之介電各向異性之正介電性化 合物。系爭專利之發明亦係關於包含該等介質之液晶顯示器 ，尤其係關於主動式矩陣顯示器且尤其關於TN（扭轉向列型） 及IPS（共平面切換型）顯示器。該介質中該組份A之濃度在2 0%至80%範圍之間，更佳在25%至70%範圍之間，更佳在30%至6 5%範圍之間且最佳在35%至60%範圍之間。 該組份B較佳包含一或多種選自式II及III之群之具有大於3之 介電各向異性的正介電性化合物，更佳主要由該（等）化合物 組成，甚至更佳基本上由該（等）化合物組成且最佳完全由該 （等）化合物組成， 　 　其中，R2及R3彼此獨立地為具有1至7個C原子之烷基、烷氧基、氟化烷基或氟化烷氧基，具有2至7個C原子之烯基、烯氧基、烷氧基烷基或氟化烯基，且R2及R3較佳為烷基或烯基， 　　 至 此獨立地為 　 L21、L22、L31及L32彼此獨立地為H或F，L21及/或L31較佳為F， X2及X3彼此獨立地為鹵素、具有1至3個C原子之鹵化烷基或烷 氧基或具有2至3個C原子的鹵化烯基或烯氧基，較佳為F、Cl 、－OCF3或－CF3，最佳為F、Cl或－OCF3，Z3為-CH2CH2-、- CF2CF2-、-COO-、反-CH＝CH-、反-CF＝CF-、-CH2O-或一單鍵 ，較佳為-CH2CH2-、-COO-、反-CH＝CH-或單鍵且最佳為-COO -、反-CH＝CH-、反-CF＝CF-或單鍵，及l、m、n及o彼此獨立 地為0或1（參系爭專利摘要、說明書第8至10頁）。　　　 ⒉系爭專利申請專利範圍分析： 系爭專利公告之申請專利範圍共計11項，其中請求項1、10、 11為獨立項，系爭專利權人於系爭專利舉發過程中所提111年 1 1月21日更正本，已為原處分（112年4月27日舉發審定）准予 更正，更正後請求項1、2、6、10、11為獨立項。本件爭點僅 涉及系爭專利請求項2、7、8、10，內容如下： 【請求項2】 一種液晶介質，其特徵在於其包含：一中性介電 性組份（組份A），該組分係由式I之中性介電性化合物組成； 　 及一正電性組份（組份B），該組份包含在20℃溫度及1kHz頻 率下判定具有大於3之介電各向異性之一或多種選自式II及II I之群之正介電性化合物 　 　　　 　 其中，R2及R3彼此獨立地為具有1至7個C原子之烷基或烷氧基、具有2至7個C原子之烯基、烯氧基或烷氧基烷基， 　 至彼此獨立地為、 　 、 、、 或 　 ， 　 L21、L22、L31及L32彼此獨立地為H或F，X2及X3彼此獨立地為鹵素、具有1至3個C原子之鹵化烷基或烷氧基或具有2至3個C原子的鹵化烯基或烯氧基，Z3為-CH2CH2-、-CF2CF2-、-COO-、反-CH＝CH-、反-CF＝CF-、-CH2O-或一單鍵，且l、m、n及o彼此獨立地為0或1；且該介質中該組份A之濃度在35%至60%範圍內，且該介質中該組份B之濃度在25%至45%範圍內；其限制條件為排除如附表一至附表四之液晶介質(1)至(4)。 【請求項7】如請求項1至3中任一項之液晶介質，其特徵在於 其包含一或多種式III化合物 　 　 其中，R3為具有1至7個C原子之烷基或烷氧基，具有2至7個C原子之烯基、烯氧基或烷氧基烷基， 　　 至彼此獨立地為、 、、 、或， L31至L32彼此獨立地為H或F，X3為鹵素、具有1至3個C原子之 鹵化烷基或烷氧基或具有2至3個C原子之鹵化烯基或烯氧基， Z3為-CH2CH2-、-CF2CF2-、-COO-、反-CH＝CH-、反-CF＝CF -、-CH2O-或一單鍵，且n及o彼此獨立地為0或1。 【請求項8】 如請求項1至3中任一項之液晶介質，其特徵在於 其包含一或多種式IV之中性介電性化合物， 　 其中，式IV化合物不包括式I化合物，R41及R42彼此獨立地具有請求項1中R2之含義， 　 及，彼此獨立，且若存在兩次 ，則該等亦彼此獨立為、、、 、、、、或 　　， 　　 Z41及Z42彼此獨立，且若Z41存在兩次，則該等亦彼此獨立 為-CH2CH2-、-COO-、反-CH＝CH-、反-CF＝CF-、-CH2O-、- CF2O-或一單鍵，且p為0、1或2。 【請求項10】 一種液晶顯示器，其特徵在於其包含如請求項 1至8中任一項之液晶介質。 　㈢舉發證據技術分析: ⒈證據1最早優先權日為2004年10月4日，早於系爭專利之優先 權日（2005年5月25日），故可作為判斷系爭專利是否擬制 喪失新穎性之先前技術。證據1揭示一種液晶組成物，充分 具有高的向列相上限溫度、低的向列相下限溫度、低黏度、 適當的光學各向異性、低臨界電壓、大的比電阻等特性中的 多種特性。其發明目的是提供具有多種特性之間性能均衡的 液晶組成物、一種含有這種組成物的液晶顯示元件、一種AM 元件，含有具有低黏度、0.10~0.15的光學各向異性、以及 低臨界電壓的組成物，並且具有響應時間短，電壓保持率高 等特性。其中最主要的目的是提供元件的短的響應時間。這 種液晶組成物含有從式(I)所表示的化合物群中選出的至少 一種化合物作為第一成份，具有正的介電各向異性、以及具 有向列相。 　 　 其中，R11和R12是彼此碳原子數互不相同的烷基（參證據1 摘要）。 　⒉證據2公開日為2005年2月16日，早於系爭專利之優先權日（2 005年5月25日），故可作為系爭專利優先權日前之先前技術 。證據2之發明係關於一種基於具有正或負介電各向異性之 極性化合物之混合物的液晶介質，該液晶介質特徵在於其包 含一夥多種通式I化合物 　　 　　 其中，R1及R2各自彼此獨立且相同或不同地為H、具有1至12 個碳原子之烷基，該烷基未經取代，經CN或CF3單取代或至 少經鹵素單取代，此外，其中該等基團中一或多個CH2基團 可各自彼此獨立地經-O-、-S-、-◇-、-CH=CH-、-C≡C-、- CO-、-CO-O-、-O-CO-或-O-CO-O-以使O原子不互相直接連接 之方式置換，及關於該液晶介質用於電光目的之用途，且關 於含有該介質之電光顯示裝置（參證據2之摘要）。 　　 ⒊證據3公開日為2003年11月21日，早於系爭專利之優先權日（ 2005年5月25日），故可作為系爭專利優先權日前之先前技 術。證據3之發明有關一種電光液晶顯示器，其具有一種再 定向該液晶介質的電極結構，其與一個和該液晶層平行之組 件產生一個電場，其足以影響基本上在該液晶層平面之液晶 介質以及具有正誘電率異方性的液晶介質之間的切換，其中 該具有正誘電率異方性的液晶介質包含至少兩種式I之中生 化合物， 　　 　　 其中，R11係具有1至7個碳原子之烷基或烷氧基，或者具有2 至7個碳原子的烷氧基烷基，R12係具有2至7個碳原子之烯基 或烯氧基，Z1為-CH2-CH2-或一個單鍵，而n係0或1；以及有 關該液晶介質（參證據3之摘要、請求項1）。 ⒋證據4公開日為2005年2月24日，早於系爭專利之優先權日（2 005年5月25日），故可作為系爭專利優先權日前之先前技術 。證據4之發明係關於一種基於正介電各向異性極性化合物 之混合物的液晶介質，其特徵在於包含一或多種式I所示之 酯化合物，以及一或多種式IA的化合物， 　　　　 　　 其中R1及R2各自獨立地為H、具有1至15個碳原子的鹵代未取 代烷基，其中該等基團中一或多個CH2基團可任選地獨立地 被-C≡C-、-CH=CH-、-O-、-CO-O-或-O-CO-以使O原子不互 相直接連接之方式置換；X1及X2各自獨立地為F、Cl、CN、S F5、SCN、NCS、鹵代烷基、鹵代烯基、鹵代烷氧基或鹵代烯 氧基，各自具有至多6個碳原子；Z1及Z2各自獨立地為-CF2O -、-OCF2-或單鍵，其中Z1不等於Z2； 　　 及各自獨立地為、、 、、、、或 ， L1-6各自獨立地為H或F（參證據4之摘要、請求項1）。 ㈣證據1足以證明系爭專利請求項2、7、8、10擬制喪失新穎性 ： 　⒈證據1足以證明系爭專利請求項2擬制喪失新穎性: 　⑴系爭專利請求項2與證據1相較，證據1說明書第68至69頁實施 例5例示一液晶組成物，其成分組成為：2－BB（F）B－5（1） 6%、3－BB（F）B－5（1）6%、3－HB－CL（2－1）2%、2－HBB－F（ 3－1）6%、3－HBB－F（3－1）6%、5－HBB－F（3－1）6%、3－BB（F ，F）XB（F，F）－F（3－3）18%、3－HHXB（F，F）－F（3－6） 2%、V－HH－3（5－1）32%、V－HHB－1（6－1）12%、V2－HHB－1（6 －1）4%，亦即如附表五所示組成，其中式（5-1）化合物相 當於系爭專利請求項2所界定之組份A之式I中性介電性化合 物，式（2-1）、（3-1）、（3-3）、（3-6）化合物相當於 系爭專利請求項2所界定之組份B之式II或式III正介電性化 合物。 ⑵由上可知，證據1揭示一種液晶介質，其所含式（5-1）化合 物相當於系爭專利請求項2所界定之組份A之式I中性介電性 化合物，該化合物於介質中之濃度為32%；另所含式（2-1） 、（3-1）、（3-3）、（3-6）化合物相當於系爭專利請求 項2所界定之組份B之式Ⅱ或式Ⅲ正介電性化合物，該等化合物 於介質中之濃度合計為40%；並且前述液晶介質非為系爭專 利請求項2所列舉排除之液晶介質(1)至(4)。因此，證據1該 實施例所揭示液晶介質與系爭專利請求項2所請發明之差異 僅在於組份A（即證據1所述式（5-1）化合物）的含量，證 據1該實施例揭露32%，略小於系爭專利請求項2所界定之35~ 60%。 ⑶次查，證據1說明書第41頁最後1段具體揭示「化合物（5-1） 的比例是，為了降低組成物的黏度，在11%以上為佳，為了 降低下限温度，在50%以下為佳。為了進一步降低組成物的 黏度，以及進一步降低下限溫度，比例在15%至45%為更佳。 為了特別地降低組成物的黏度，以及特別地降低下限溫度， 特別期望的比例是20%至40%」，可知在證據1中使式（5-1） 化合物於介質中之濃度為11至50%（包括該實施例所描述之 式（5-1）化合物為「32%」者），其功能係為「降低組成物 黏度、降低下限溫度」。又查，所屬技術領域中具有通常知 識者依其通常知識應可瞭解，式（5-1）化合物濃度如為「3 5%」等其他數值亦不影響該化合物發揮其功能，而應能對證 據1該實施例中的式（5-1）化合物含量進行功能相同的直接 置換。 ⑷承上所述，由於系爭專利請求項2與證據1（先申請案）已揭 露兩者間之差異，係為功能相同且基於通常知識即能直接置 換的技術特徵，故而證據1足以證明系爭專利請求項2擬制喪 失新穎性。 ⒉證據1足以證明系爭專利請求項7擬制喪失新穎性： 　⑴證據1足以證明系爭專利請求項2擬制喪失新穎性之理由，業 如前述。　 　⑵系爭專利請求項7為請求項1至3中任一項之附屬項，進一步界 定液晶介質包含一或多種式Ⅲ化合物。承前所述，證據1說明 書第68至69頁實施例5例示之液晶組成物中，式（2-1）、（ 3-1）化合物即相當於系爭專利請求項7所界定之式Ⅲ化合物 ，因此證據1亦足以證明系爭專利請求項7（依附請求項2之 部分）擬制喪失新穎性。　　 　⒊證據1足以證明系爭專利請求項8擬制喪失新穎性： 　⑴證據1足以證明系爭專利請求項2擬制喪失新穎性之理由，業 如前述。　 　⑵系爭專利請求項8為請求項1至3中任一項之附屬項，進一步界 定液晶介質包含一或多種式Ⅳ之中性介電性化合物，且其中 式Ⅳ化合物不包括式I化合物。承前所述，又如附表六所示， 證據1說明書第68至69頁實施例5例示之液晶組成物中，式（ 6-1）化合物相當於系爭專利請求項8所界定之式IV中性介電 性化合物，因此證據1亦足以證明系爭專利請求項8（依附請 求項2之部分）擬制喪失新穎性。 　⒋證據1足以證明系爭專利請求項10擬制喪失新穎性： 　⑴證據1足以證明系爭專利請求項2擬制喪失新穎性之理由，業 如前述。 　⑵系爭專利請求項10以引用記載形式記載請求項1至8中任一項 ，所請為包含該等液晶介質之液晶顯示器。承前所述，又證 據1說明書第6頁記載其發明是關於適合於AM（active matri x，主動矩陣）元件等的液晶組成物，以及含有這種組成物 的AM元件，第55頁揭示組成物可以用在AM元件、PM元件、以 及具有PC、TN、STN、ECB、OCB、IPS、VA等模式的元件中， 以使用在具有TN、ECB、OCB、或者IPS模式的元件中為佳， 故證據1已明確揭示其組成物可作為液晶介質並用於顯示元 件如主動矩陣（activematrix）顯示元件等。因此，證據1 亦足以證明系爭專利請求項10（以引用記載形式記載請求項 2之部分）擬制喪失新穎性。 　⒌原告主張關於證據1是否可證擬制喪失新穎性，原處分審酌的 「置換手段」不同於舉發理由，此部分理由之論述屬職權審 查行為，被告又未給予原告答辯之機會，核已違法云云（參 原告113年3月15日行政訴訟起訴狀第3至12頁即本院卷第17 至26頁、原告113年8月14日行政訴訟變更訴之聲明暨準備( 一)狀第2至3、8至14頁即本院卷第276至277、282至288頁、 原告113年9月20日行政訴訟言詞辯論意旨狀第4至8頁）。經 查： ⑴觀諸參加人於本件舉發程序中所提111年6月6日對更正表示 　 意見書第18至19頁等處，參加人所提舉發理由敘及「證據1 　 之實施例5…與更正本請求項2間之差異僅在於組份A之濃度 　 。證據1之此些實施例中可比對為系爭專利組份A之成分的濃 　 度皆為32%，而更正本請求項2界定『該介質中該組份A之濃 　 度在35%至60%範圍內』…由於更正本請求項2所述之該濃度 　 差異僅為系爭發明所屬技術領域中具有通常知識者參照證據 　 1已公開之內容能理解其為可直接置換之特徵，故更正本請 　 求項2仍擬制喪失新穎性」、「而證據1第20至21頁進一步揭 　 示：『…第三成分中式（5-1）所表示的化合物的比例在11 　 重量%至50重量%的範圍內…』；以及證據1第41頁最後一段 　 亦揭示：『化合物（5-1）的比例是，為了降低組成物的黏 　 度，在11%以上為佳，為了降低下限溫度，在50%以下為佳。 　 …』。亦即，證據1另揭示了以第32點所揭示之液晶組成物 　 為基礎，而其中之式（5-1）化合物具有其他濃度之液晶組 　 成物，亦同樣可達到證據1之發明目的」等內容。 由上可知 　 ，參加人於舉發程序中實質上業已主張證據1實施例5所揭示 　 者與系爭專利請求項2之發明的差異在於組份A（即證據1式 　 （5-1）化合物）的含量，且由於該化合物濃度在11至50重 　 量%均可達到降低組成物黏度、降低下限溫度等目的，將組 　 份A濃度自「32%」調整為「在35%至60%範圍內」係為可直接 　 置換之特徵。 ⑵依據原處分第10至12頁（參本院卷第80至82頁）所載，原處 　 分論述證據1實施例5所揭示者與系爭專利請求項2之發明的 　 差異在於組份A（即證據1式（5-1）化合物）的含量略小(該 　 請求項2所界定者為35~60%），復認所屬技術領域中具通常 　 知識者依其通常知識當知將(5-1)所示化合物含量置換為35% 　 可發揮該化合物於證據1中的「降低黏度、降低下限溫度」 　 等功能，並能進行「功能相同」之直接置換，因此證據1足 　 證系爭專利請求項2擬制喪失新穎性。且經與前述內容互核 　 可知，原處分認定證據1足證系爭專利請求項2擬制喪失新穎 　 性，所執理由確係依據參加人之主張而為論述，尚難認有審 　 酌實質上不同於舉發理由之情形。 ⑶原告復陳稱參加人係主張將化合物濃度置換為「50% V-HH- 　 3」、「45% V-HH-3」或「40%V-HH-3」，故而原處分所審 　 酌之「35% V-HH-3」為不同於舉發理由之置換手段等語。然 　 細究參加人於本件舉發程序中所提111年6月6日對更正表示 　 意見書第19至20頁「系爭專利發明所屬技術領域中具有通常 　 知識者根據證據1說明書第20至21頁第35點與證據1第41頁之 　 記載可知將如第32點所述之液晶組成物中的式（5-1）之化 　 合物濃度比例調整至例如50%仍可達到原發明目的…」等語 　 可知，參加人所舉50%、45%或40%應係作為例示，尚無從據 　 此認定參加人之主張僅限於該等數值，遑論認定參加人捨棄 　 主張將V-HH-3濃度調整為其它數值；實則如前所述，參加人 　 已陳明證據1實施例5與系爭專利請求項2所界定發明間的濃 　 度差異為可直接置換之特徵（亦即證據1實施例5之V-HH-3濃 　 度32%可直接置換為系爭專利請求項2所述「在35%至60%範圍 　 內」，顯然包含原處分所論述之35%），蓋因該化合物濃度 　 在11至50%均可達到降低組成物黏度、降低下限溫度等目的 　 （亦當然包含原處分所論述之35%），換言之，原處分所審 　 酌之「35% V-HH-3」確屬舉發理由有論及的直接置換手段， 　 不應僅因參加人舉50%、45%或40%為例，即一概忽略參加人 　 之其餘陳述；原告自行節錄參加人書狀之部分內容並片面解 　 讀其主張，礙難憑採。 ⑷至於原處分第15頁（參本院卷第85頁）所載「縱使不參酌證 　 據1前述關於組分A化合物含量範圍之記載，就相同化合物之 　 微小含量差異而言，所述技術領域中具有通常知識者本會認 　 為應能達成相同功能，並能經一般例行實驗而完成置換…」 　 ，原告稱此為被告自行演繹之新理由云云。然查，證據1足 　 證系爭專利請求項2擬制喪失新穎性所憑據之理由，原處分 　 業於第10至12頁論明，原處分第15頁僅係進一步論駁原告主 　 張之附帶說明；況且參加人所主張者實質上本就涵蓋該化合 　 物濃度在一定範圍內之任意含量差異調整仍可達到相同目的 　 （亦即「降低組成物黏度、降低下限溫度」等功能），是以 　 難認原處分第15頁所為論述逾越參加人之主張。 ⑸關於舉發案件，專利專責機關應基於客觀立場，在舉發人所 　 提證據範圍內，審酌雙方當事人之陳述及調查事實、證據之 　 結果，本於論理法則及經驗法則而為判斷，舉發審定書記載 　 內容當非以逐字逐句同於舉發理由為限。本件原處分認定證 　 據1足證系爭專利請求項2擬制喪失新穎性，所執理由確係依 　 據參加人之主張而為論述，詳如前述，顯見原處分就此部分 　 並未逸脫參加人舉發理由及證據，無涉專利法第75條規定之 　 職權審查，亦無應予原告答辯機會之必要。　 　⒍原告主張關於證據1實施例5與系爭專利請求項2之差異非僅在 於式（5-1）化合物之含量「32%」與「35%」的置換，蓋因 含量總和103%之虛擬物實際上無法存在，另證據1未見「35% V-HH-3」之特定記載且被告未舉證「35% V-HH-3」之使用 為通常知識，原處分亦漏未考量式（5-1）化合物在證據1實 施例5之功能尚包含賦予液晶介質整體之特定物性，原處分 之判斷已悖於論理及經驗法則，且未留意對原告有利之情形 云云（參原告113年3月15日行政訴訟起訴狀第23至27頁即本 院卷第37至41頁、原告113年8月14日行政訴訟變更訴之聲明 暨準備(一)狀第14至17頁即本院卷第288至291頁、原告113 年9月20日行政訴訟言詞辯論意旨狀第9至13頁）。經查： ⑴對於證據1實施例5液晶組成物，若認組成物中的V-HH-3濃度 　 為其他數值例如35%仍可發揮相同功能而欲進行直接置換， 　 發明所屬技術領域中具有通常知識者本於其所具備之一般知 　 識及普通技能，自可對V-HH-3之用量予以對應調整，令液晶 　 組成物中的V-HH-3濃度（亦即V-HH-3用量÷液晶組成物總重) 　 為35%；至於組成物中其它非V-HH-3之化合物成分，用量維 　 持不變，其濃度即會因液晶組成物總重量增加而勢必小於原 　 數值，最終各成分濃度之總和仍為100%而非原告指稱之103 　 %。換言之，就證據1實施例5與系爭專利請求項2而言，發明 　 所屬技術領域中具有通常知識者予以直接置換之差異技術特 　 徵確係增加V-HH-3的濃度，無須縮減其它非V-HH-3之化合物 　 成分「用量」，且經直接置換所得組成物中各成分濃度總和 　 仍為100%，當無原告所稱悖於論理及經驗法則等情。 ⑵原處分係以「所屬技術領域中具通常知識者能依通常知識進 　 行（功能相同之）直接置換」為由，認定系爭專利請求項2 　 等請求項擬制喪失新穎性，是以證據1有無明確記載「35%V 　 -HH-3」、以及證據1所載內容是否為上位揭示而不影響下 　 位之新穎性等，尚非所問。至證據1實施例5與系爭專利請求 　 項2之差異是否為依通常知識即能直接置換的技術特徵，首 　 應釐清該技術特徵在證據1中的功能為何，繼而基於該等功 　 能考量「差異特徵是否為功能相同且基於通常知識即能進行 　 的直接置換」，顯見直接置換之判斷並非不得參酌證據1所 　 載技術內容。因此，原處分衡酌證據1所載技術內容（以判 　 斷式（5-1）化合物濃度為「32%」於證據1中所發揮的功能) 　 ，並依據所屬技術領域之通常知識（非僅限於工具書或教科 　 科書等所載之周知知識，亦包括從經驗法則瞭解之事項等) 　 ，綜合考量後認定組份A（即式（5-1）化合物）濃度自「3 　 2%」調整為「35%」等係為功能相同之直接置換，此等判斷 　 與經驗法則並無不合，亦未有原告所稱前後矛盾等情。 ⑶關於原告指稱原處分漏未考量式（5-1）化合物在證據1實施 　 施例5之功能尚包含賦予液晶介質整體之特定物性部分，由 　 於直接置換的重點在於差異特徵在證據1中所具有之功能， 　 而非經置換後發明整體結果的異同，從而參酌證據1已載明 　 式（5-1）化合物關於降低黏度、降低下限溫度之功能，且 　 證據1並無敘及該差異特徵會對液晶介質整體性質產生何種 　 影響結果，則原處分基於「降低黏度、降低下限溫度」等功 　 能判斷能否進行直接置換，即屬有據，尚無必要贅加考量經 　 置換後整體技術手段之功效異同。況且，是否產生相同功效 　 亦非必定以「物性有無變化」為斷，是以原告所述「置換造 　 成液晶介質之組成及整體性質發生變化『而有新功效』」即 　 生疑義，遑論據此逕稱本件不符直接置換要件。 ⑷承上，原處分並無原告所稱違背論理及經驗法則、或對原告 有利之情形疏未留意之情形。 ㈤證據2足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性: ⒈證據2足以證明系爭專利請求項2不具進步性: 　⑴系爭專利請求項2與證據2相較，證據2說明書第6頁揭示一種液晶介質，關於其用於電光目的之用途，且關於含有該介質之電光顯示裝置，第10至11頁揭示所述介質可同時較佳具有非常低的轉動黏度γ1及相對高的光學各向異性值△n，此可達成回應時間之縮短，並可藉由調控液晶介質之成分組成而調整其介電及/或光學各向異性及/或優化其臨限電壓及/或黏度，第61頁實例18例示一液晶混合物，其成分組成為：CCZU-2-F 4.0%、CCZU-3-F 14.0%、CCP-2OCF3 4.0%、CCP-3OCF3 3.0%、CCP-V-1 14.0%、CCG-V-F 5.0%、PUQU-1-F 10.0%、PUQU-2-F 8.0%、PGP-2-4 5.0%、CC-3-V1 13.0%及CC-3-V 20.0%，亦即如附表七所示組成，其中CC-3-V相當於系爭專利請求項2所界定之組份A之式I中性介電性化合物，CCZU-2-F、CCZU-3-F、CCP-2OCF3、CCP-3OCF3、CCG-V-F、PUQU-1-F與PUQU-2-F相當於系爭專利請求項2所界定之組份B之式Ⅱ或式Ⅲ正介電性化合物。 ⑵由上可知，證據2揭示一種液晶介質，其所含CC-3-V相當於系 爭專利請求項2所界定之組份A之式I中性介電性化合物，該 化合物於介質中之濃度為20%；另所含CCZU-2-F、CCZU-3-F 、CCP-2OCF3、CCP-3OCF3、CCG-V-F、PUQU-1-F與PUQU-2-F 相當於系爭專利請求項2所界定之組份B之式Ⅱ或式Ⅲ正介電性 化合物，該等化合物於介質中之濃度合計為48%；並且前述 液晶介質非為系爭專利請求項2所列舉排除之液晶介質(1)至 (4)。因此，證據2該實例所揭示液晶介質與系爭專利請求項 2所請發明之差異僅在於組份A及組份B的含量。 　⑶對應於組份A者，證據2所述CC-3-V係屬該證據所示式XI化合 物；對應於組份B者，證據2所述CCZU-2-F與CCZU-3-F係屬該 證據所示式IV化合物，CCP-2OCF3、CCP-3OCF3與CCG-V-F係 屬該證據所示式Ⅱ化合物，PUQU-1-F與PUQU-1-F係屬該證據 所示式X化合物。經查，依實際應用之需（如縮短響應時間 等）而適度調整液晶介質成分組成（如化合物類別、含量等 ）係相關技術領域習知慣用之技術手段，併參證據2說明書 第28至29、32頁具體揭示：「液晶混合物中式Ⅱ至X之化合物 作為整體之比例為20重量%至70重量%，較佳為30重量%至60 重量%且尤其較佳為35重量%至55重量%...混合物中式I至X之 化合物一起作為整體之比例為至少30重量%，較佳至少40重 量%且尤其較佳至少50重量…式I及Ⅱ+Ⅲ+IV+V+Ⅵ+Ⅶ+Ⅷ+IX+X之化 合物的最適宜混合比率大體上依所需性質而定…上述範圍內 之適當混合比例根據具體情況可容易地測定」、「混合物中 式XI…化合物作為整體之比例為5重量%至70重量%，較佳為10 重量%至60重量%且尤其較佳為10重量%至30重量%...或35重 量%至55重量%」等技術內容，繼而所屬技術領域中具有通常 知識者基於該證據所揭示之技術內容，為提升該液晶組成物 之性質（如縮短響應時間等），當會嘗試調整該其成分組成 並經簡單試驗（如式Ⅱ、IV、X、XI等之成分組成最佳化試驗 ）而完成如系爭專利請求項2所界定之發明，相較於先前技 術並未見有產生何種無法預期之功效的顯著提升或新的功效 ，故系爭專利請求項2之發明應為所屬技術領域中具有通常 知識者基於證據2之技術內容而能輕易完成者，因此，證據2 足證系爭專利請求項2不具進步性。　 　⒉證據2足以證明系爭專利請求項7不具進步性：　　 　⑴證據2足以證明系爭專利請求項2不具進步性之理由，業如前 述。　 　⑵系爭專利請求項7為請求項1至3中任一項之附屬項，進一步界 定液晶介質包含一或多種式Ⅲ化合物。承前所述，證據2說明 書第61頁實例18例示之液晶組成物中，CCZU-2-F、CCZU-3-F 、CCP-2OCF3、CCP-3OCF3及CCG-V-F即相當於系爭專利請求 項7所界定之式Ⅲ化合物，因此證據2亦足以證明系爭專利請 求項7（依附請求項2之部分）不具進步性。　　　 　⒊證據2足以證明系爭專利請求項8不具進步性: 　⑴證據2足以證明系爭專利請求項2不具進步性之理由，業如前 述。　 　⑵系爭專利請求項8為請求項1至3中任一項之附屬項，進一步界 定液晶介質包含一或多種式Ⅳ之中性介電性化合物，且其中 式Ⅳ化合物不包括式I化合物。承前所述，又如附表八所示， 證據2說明書第61頁實例18例示之液晶組成物中，CCP-V-1、 CC-3-V1相當於系爭專利請求項8所界定之式Ⅳ中性介電性化 合物，因此證據2亦足以證明系爭專利請求項8（依附請求項 2之部分）不具進步性。 ⒋證據2足以證明系爭專利請求項10不具進步性: 　⑴證據2足以證明系爭專利請求項2不具進步性之理由，業如前 述。　 　⑵系爭專利請求項10以引用記載形式記載請求項1至8中任一項 ，所請為包含該等液晶介質之液晶顯示器。承前所述，證據 2說明書第6頁揭示其發明係關於一種液晶介質，且關於含有 該介質之電光顯示裝置，第10至11頁揭示該等介質可應用於 MLC、TN或STN顯示器，故系爭專利請求項10之發明亦係所屬 技術領域中具有通常知識者能輕易完成者。因此，證據2亦 足以證明系爭專利請求項10（以引用記載形式記載請求項2 之部分）不具進步性。 　⒌原告主張關於證據2是否可證明系爭專利不具進步性，原處分 審酌的「修飾手段」不同於舉發理由，此部分理由之論述屬 職權審查行為，被告又未給予原告答辯之機會，核已違法云 云（參原告113年3月15日行政訴訟起訴狀第3至9、12至15頁 即本院卷第17至23、26至29頁、原告113年8月14日行政訴訟 變更訴之聲明暨準備(一)狀第2至4、6至8頁即本院卷第276 至278、280至282頁）。然查： ⑴觀諸參加人於本件舉發程序中所提111年6月6日對更正表示 　 意見書第24至29頁，參加人所提舉發理由先論述「證據2之 　 實例18與更正本請求項2間之差異在於：①證據2實例18中， 　 CC-3-V（對應至系爭專利式I，組份A）的濃度為20%，而非 　 更正本請求項2之『35%-60%』；以及②於證據2之實例18中 　 ，對應於系爭專利式Ⅱ以及式Ⅲ之化合物（兩者隸屬於系 　 爭專利之組份B），其濃度總和為48%，而非落於更正本請求 　 項2之『25%-45%』範圍中…由於根據證據2所揭示的整體內 　 容以及申請時本領域之通常知識，系爭專利發明所屬技術領 　 域中具有通常知識者係有動機將證據2實例18中之CC-3-V(組 　 份A）之濃度提高至更正本請求項2中所界定之範圍內，而連 　 帶地調降證據2之實例18中對應於系爭專利式Ⅱ以及式Ⅲ之化 合物（組份B）之濃度總和至更正本請求項2中所界定之範圍 內…在沒有任何反向教示的前提下，為了解決如何在證據2所 欲之性質上獲得具有更佳表現之液晶介質的特定問題，本發 明所屬技術領域中具有通常知識者有動機透過常規實驗手段 進行測試來調整證據2實例18中各組份之濃度，得到更正本 請求項2所界定之範圍」，其後才依據證據2說明書第29、32 頁等處之技術內容進行調整組份濃度之例示。由上可知，參 加人於舉發程序中實質上業已主張證據2實例18所揭示者與 系爭專利請求項2之發明的差異在於組份A（即證據2式Ⅺ化合 物）及組份B（即證據2式Ⅱ、Ⅳ、X化合物）的含量，且根據 證據2所揭示內容以及申請時本領域之通常知識，系爭專利 發明所屬技術領域中具有通常知識者為在證據2所欲之性質 上獲得具有更佳表現之液晶介質，有動機透過常規實驗手段 進行測試來調整證據2實例18中各組份之濃度，包括將CC-3- V（組份A）之濃度自「20%」提高至更正本請求項2中所界定 之範圍內（亦即35%-60%），並連帶地調降對應於系爭專利 組份B之濃度總和（亦即因應組份A所增加之15%，連帶地將 組份B總和自原有的48%調降15%而為33%），完成更正本請求 項2所界定之範圍。 　⑵按原處分第17至18頁（參本院卷第87至88頁）所載，原處分 論述證據2實例18所揭示者與系爭專利請求項2之發明的差異 在於組份A與B的含量略有不同，復認定所屬技術領域中具通 常知識者基於證據2所揭示技術內容，為提升液晶組成物之 性質，當會嘗試調整成份組成並經簡單試驗（如式Ⅱ、IV、X 、Ⅺ等之成分組成最佳化試驗）而完成如系爭專利請求項2所 界定之發明，且因未達成無法預期功效，故而證據2足證系 爭專利請求項2不具進步性。經與前述內容互核可知，原處 分認定證據2足證系爭專利請求項2不具進步性，所執理由確 係依據參加人之主張而為論述，尚難認有審酌實質上不同於 舉發理由之情形。　 　⑶原告主張參加人係主張先將證據2實例18所用之所有式Ⅺ至XⅦ 化合物調整為僅使用兩種式Ⅺ至XⅦ化合物，再調整此兩種式Ⅺ 至XⅦ化合物之總用量為70%，並調整化合物Ⅱ至X之濃度為25% ，故而原處分第28頁所論之「調整化合物Ⅺ之濃度為35%、調 整式Ⅱ至X化合物之濃度為33%」為不同於舉發理由之修飾手 段云云。但查，證據2足證系爭專利請求項2不具進步性所憑 據之理由，原處分業於第17至18頁論明，原處分第28頁僅係 進一步論駁原告主張之附帶說明；況且細究參加人於本件舉 發程序中所提111年6月6日對更正表示意見書第24至29頁可 知，參加人所述對證據2實例18進行調整組份濃度之方式僅 係作為例示，尚無從據此認定參加人之主張僅限於此特定調 整方式；實則如前所述，參加人已陳明系爭專利發明所屬技 術領域中具有通常知識者有動機調整證據2實例18中各組份 之濃度，包括將CC-3-V（組份A）之濃度自「20%」提高至更 正本請求項2中所界定之範圍內（亦即35%-60%），並連帶地 調降對應於系爭專利式組份B之濃度總和（亦即因應組份A所 增加之15%，連帶地將組份B總和自原有的48%調降15%而為33 %），則原處分第28頁所論「調整化合物XI之濃度為35%且調 整式Ⅱ、Ⅳ、X化合物之濃度總和為33%」顯然仍係基於參加人 實際提及之主張所為論理，不應僅因參加人例示調整組份濃 度之方式，即一概忽略參加人之其餘陳述。 ⑷同前述理由，舉發審定書記載內容非以逐字逐句同於舉發理 　 由為限，而本件原處分認定證據2足證系爭專利請求項2不具 　 進步性，所執理由確係依據參加人之主張而為論述，詳如前 　 述，顯見原處分就此部分並未逸脫參加人舉發理由及證據， 　 無涉專利法第75條規定之職權審查，即無應予原告答辯機會 　 之必要。　 　⒍原告主張原處分就通常知識者有動機調整證據2實例18所用式 XI化合物之濃度為「35%」以及所用式Ⅱ、IV、X化合物之濃 度為「33%」之判斷係基於後見之明，蓋因證據2沒有提供特 定指引，通常知識者參考證據2內容後理應採行其他調整方 式而更遠離系爭專利請求項2所界定範圍，且即便為原處分 所述調整，所有成分比例的總和僅87%，實際上無法獲得能 真實存在之液晶介質，無從使通常知識者得以獲得同時滿足 系爭專利請求項2界定要件之液晶介質，故原處分之判斷已 悖於論理及經驗法則，且未留意對原告有利之情形云云（參 原告113年3月15日行政訴訟起訴狀第28至34頁即本院卷第42 至48頁、原告113年8月14日行政訴訟變更訴之聲明暨準備( 一)狀第17至23頁即本院卷第291至297頁、原告113年9月20 日行政訴訟言詞辯論意旨狀第16至25頁）。經查： ⑴證據2足證系爭專利請求項2不具進步性所憑據之理由，係於 　 原處分第17至18頁所論明，首先比對出系爭專利請求項2與 　 證據2實例18的差異技術特徵「組份A與B的含量」，復認定 　 發明技術領域中具有通常知識者於解決特定問題「為提升液 　 晶組成物之性質（如縮短響應時間等）」時，能利用申請時 　 之通常知識（執行例行工作、實驗的普通能力而進行簡單試 　 驗），將證據2之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換等而 　 完成系爭專利請求項2之發明，原處分之上開認定方式當已 　 合於否定進步性因素「簡單變更」之判斷；此外，證據2既 　 已揭示其液晶組成物係為同時較佳具有非常低的轉動黏度 　 γ1及相對高的光學各向異性值△n，並可達成回應時間之縮 　 短，且可藉由調控其成分組成而調整其性質，以及液晶混合 　 物中各成分（包括數個成分之總和）含量比例範圍等技術內 　 容，堪認證據2對於前開簡單變更確實存在教示或建議，則 　 於判斷是否具有否定進步性之因素時，係屬有力之情事。因 　 此，原處分認定通常知識者有動機調整證據2實例18之成分 　 組成並經簡單試驗完成系爭專利請求項2之發明，其判斷應 　 無違誤，且有證據2所載內容為論據，應非屬後見之明。 ⑵關於原處分第28頁「例如將該式Ⅺ化合（物）調整為35%且 　 將式Ⅱ、Ⅳ、X化合物含量和對應縮減至33%」究指對證據2實 例18中的哪些成分進行含量調整，由同段落所載「以證據2 為例，其實例18之組成主要包含該證據所示式Ⅺ化合物20%（ 即系爭專利前述請求項所界定組成A）、式Ⅱ、Ⅳ、X化合物計 48%（符合系爭專利前述請求項所界定組成B）」等內容以觀 ，原處分第28頁所為說明應係指將證據2實例18中的CC-3-V 自20%調整為35%，且CCZU-2-F、CCZU-3-F、CCP-2OCF3、CCP -3OCF3、CCG-V-F、PUQU-1-F與PUQU-2-F總和自48%對應縮減 為33%，並非原告所主張之調整為「CC-3-V+13%CC-3-V1=35% 」，自無原告指摘之CC-3-V用量無法滿足系爭專利請求項2 界定濃度範圍、以及修飾後所得液晶介質各成分總和未足10 0%等情。 ⑶關於原處分第28頁所舉對證據2實例18進行調整之方式，原 　 告亦主張證據2未提供調整「Ⅱ+IV+X和Ⅺ」特定化合物組合之 用量的技術指引，包括未單獨就CC-3-V單一化合物之用量範 圍提供教示或建議等，然在液晶介質技術領域中，對於一已 知組成及特性的液晶介質，調整其組成成分之含量並從中選 用性質合宜者，本為慣常使用之例行試驗方式，且如前所述 ，證據2既已具體提出「混合物中式Ⅱ至X之化合物作為整體 之比例為20重量%至70重量%，較佳為30重量%至60重量%…」 、「混合物中式Ⅺ至XⅦ之化合物作為整體之比例為5重量%至7 0重量%，較佳為10重量%至60重量%…」等關於成分含量比例 範圍之技術內容，發明所屬技術領域中具有通常知識者即有 動機本於所具備之一般知識及普通技能，併參證據2之教示 ，經簡單試驗對證據2實例18進行不同組份之含量調整，以 獲致性質適佳的液晶介質，尚非以證據2逐一記載特定化合 物之含量範圍為必要。 ⑷原告雖依證據2部分內容提出「合理修飾方式」並稱所得液 　 晶介質明顯無法滿足系爭專利請求項2界定要件，然原告推 　 測的所謂「合理修飾方式」顯非通常知識者得以採行之唯一 　 技術方案，實則以證據2內容為基礎並利用申請時之通常知 　 識所能預期得到之液晶介質，確已涵蓋原處分第28頁「將該 　 式Ⅺ化合（物）調整為35%且將式Ⅱ、IV、X化合物含量和對應 縮減至33%」等示例，且未產生無法預期功效，足徵系爭專 利請求項2之發明可被輕易完成，是以原處分之判斷應無原 告所稱違背論理及經驗法則、或未留意對原告有利之情形。 　　 　⒎原告復主張系爭專利請求項2之發明相較於先前技術展現縮短 響應時間之有利功效，原處分對被證5之質疑顯有違誤，另 原處分就系爭專利之發明未達無法預期之功效而不具進步性 等判斷亦已悖於論理及經驗法則，且未留意對原告有利之情 形云云（參原告113年3月15日行政訴訟起訴狀第48至52頁即 本院卷第62至66頁、原告113年8月14日行政訴訟變更訴之聲 明暨準備(一)狀第24至30頁即本院卷第298至304頁、原告11 3年9月20日行政訴訟言詞辯論意旨狀第25至39頁）。經查： ⑴原告係依據被證5主張「液晶介質使用於液晶顯示器時，其 　 對於液晶顯示器之響應時間長短之影響可以『γ1/(K22×△ 　 n2)』評估」；然而，液晶介質之性質中會影響其響應時間 　 者尚包含例如液晶層厚度（d）等其他變因，是以僅依前開 　 關係式（未包含其他變因所生影響）實難代表液晶組成物之 　 響應時間。原告雖稱被證5第[0006]段所載「d×△n is almo 　 st constant in order to maintainthe optical charact 　 ersitics」（d×△n幾乎恆定以保持光學特性）可徵由「γ1 　 ×d2/K22」轉換為前開關係式時確有考量液晶層厚度（d）之 　 影響，惟觀諸被證5實施例，其測定各液晶組成物之物性值 　 及響應時間時的d×△n非為定值，例如實施例1為0.291μm， 　 實施例2為0.298μm，實施例4為0.288μm等，另依原告所指 　 之證據2第55頁首段明揭其實施例液晶介質之電光資料皆於 　 同樣的光學路徑長度（d×△n）為0.5μm之條件下進行量測 　 ，與被證5相比可知不同文獻所述液晶組成物的d×△n的數值 　 係各有不同；既然同一文獻中與不同文獻間的液晶組成物之 　 d×△n並非定值（亦即d1×△n1≠d2×△n2），則原告本於「d 　 ×△n為定值」之前提主張「『1/△n』的變化代表『d』的變 　 化、從而由「γ1×d2/K22」轉換為「γ1/(K22×△n2)」確有 　 考量液晶層厚度之影響」等辯詞，即因前提有誤而難為憑採 　 ，當無從逕以該關係式評估系爭專利與證據2至4等不同文獻 　 所載液晶組成物之響應時間，遑論據此判斷系爭專利是否達 　 成有利功效甚或無法預期功效。 ⑵原告復依甲證3（參本院卷第307至309頁）所述數據，包括 　 系爭專利實例2、系爭專利實例14及證據2實例18液晶組成物 　 的γ1/(K22×△n2)值分別為1136、960及1355 mPa‧s/pN， 　 以及該等液晶組成物的響應時間實際測定結果分別為6ms、5 　 ms及7ms，以γ1/(K22×△n2)與響應時間成正比為由而稱γ1 　 /(K22×△n2)之預測符合實驗量測值等；惟由被證5實施例1 　 以觀，其γ1/△n2≦1.0×104mPa．s，K22為5.5pN，經計算γ 　 1/(K22×△n2)≦1811，響應時間實際測定結果為14ms，將此 　 等被證5所示結果與甲證3內容相比即可知悉，液晶組成物之 　 γ1/(K22×△n2)與響應時間之間並無保持固定倍數而非必然 　 為成正比之關係，反徵原處分認定尚有其它可能影響液晶組 　 成物響應時間之變因存在並非無稽，確實無從僅憑γ1/(K22× 　 △n2)評估系爭專利與其它文獻所述液晶組成物之響應時間優 　 劣，是以原處分所為「難僅以該關係式評估液晶組成物響應 　 時間長短」之判斷應無違誤。 ⑶縱然採「γ1/(K22×△n2)」預估液晶組成物的響應時間，惟 　 依據原告113年3月15日行政訴訟起訴狀第50至51頁所述，系 　 爭專利與證據所展現之響應時間優劣如未在近似之△ε、臨 　 限電壓（V10）及飽和電壓（V90）比較基礎之前提下，即不 　 具可比性，無法用於評估系爭專利液晶介質相對於先前技術 　 之性能優劣，因此原告所提被證6等證據所展現之響應時間比 　 對，可採認部分僅有系爭專利實施例14與證據2之一特定實例 　 （亦即實例18）間的比較結果，至於系爭專利相較於其他先 　 前技術（包括證據2其它實例或證據3、4等）是否均具有縮短 　 響應時間之有利功效，並未有合於原告所論「比較基礎相同 　 而具可比性的數據」得為佐證，無從評估系爭專利液晶介質 　 相對於該等先前技術之性能優劣，因此仍難肯認原告之舉證 　 足徵系爭專利對照先前技術確具有有利功效。 ⑷再參甲證3第3頁（參本院卷第309頁）所述系爭專利實例2、 　 系爭專利實例14及證據2實例18液晶組成物的響應時間實際測 　 定結果（分別為6ms、5ms及7ms），系爭專利液晶組成物之響 　 應時間係為6ms及5ms，然而在系爭專利優先權日前業已存在 　 響應時間為5ms甚至更低之液晶組成物（例如原告自行提出之 　 被證5實施例7等），是以上開響應時間實際測定結果仍不足 　 證系爭專利對照先前技術確有展現縮短響應時間之有利功效 　 。 ⑸又原告於113年9月20日行政訴訟言詞辯論意旨狀第33至35頁 　 主張系爭專利所解決之技術問題係至少在不增高操作電壓之 　 條件下縮短響應時間，從而即便先前存在響應時間為5ms的液 　 晶顯示器，該響應時間倘為犧牲操作電壓而獲致，仍應認定 　 系爭專利具有有利甚至無法預期功效等由。惟查，由被證6、 　 系爭專利說明書及證據2之內容以觀，相較於證據2實例18之 　 先前技術液晶介質，系爭專利實例21、實例27、實例36等液 　 晶介質所展現的操作電壓均有所增高，則原告主張系爭專利 　 可「至少在不增高操作電壓之條件下縮短響應時間」顯與系 　 爭專利之實施例所呈現結果未盡相符，且若以「γ1/(K22×△ 　 n2)」預估液晶組成物的響應時間，該等比對結果反徵系爭專 　 利液晶介質之響應時間仍可能係犧牲操作電壓而獲致。因此 　 ，無論系爭專利優先權日前業已存在之響應時間為5ms甚至更 　 低的液晶組成物（例如原告自行提出之被證5實施例7等）其 　 操作電壓為何，均難謂系爭專利對照先前技術具有有利功效 　 或無法預期功效。　 液晶介質 V（V） V（V） γ1/(K22×△n) （mPa‧s/pN） 證據2實例18 1.55 2.33 1355 系爭專利實例21 1.92 2.83 590 系爭專利實例27 1.63 2.44 969 系爭專利實例36 1.70 2.49 758 ⑹承前所述，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者為使液 晶組成物具有所需之響應時間等性質，當會基於證據揭示技 術內容而嘗試調整液晶組成物之成分組成，經簡單試驗完成 系爭專利所請發明，復由原告所提被證5、被證6及甲證3等 證據以觀，尚不足徵系爭專利對照先前技術確實展現縮短響 應時間之有利功效，遑論無法預期之功效，因此原處分就系 爭專利之發明未具備有利或無法預期功效、從而無法據此認 定系爭專利前述請求項具進步性之判斷，尚無原告所稱違背 論理及經驗法則、或未留意對原告有利之情形。 　㈥證據3足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性: 　⒈證據3足以證明系爭專利請求項2不具進步性:　 　⑴系爭專利請求項2與證據3相較，證據3說明書第4至6頁揭示一種液晶介質及使用該介質之電光液晶顯示器，該液晶介質可具有適當雙折射值、小閥限電壓V10與小轉動黏度γ1，使反應時間短，且可藉由調控液晶介質之成分組成而獲致所欲前述性質，第45至46頁實施例8例示一液晶混合物，其成分組成為：CC-3-V 18.0%、CC-3-V1 11.0%、CC-5-V5.0%、PGU-2-F 8.0%、PGU-3-F8.0%、BCH-3F.F.F 5.0%、CGZP-2-OT9.0%、CCZU-2-F 3.0%、CCZU-3-F10.0%、CCP-V-1 8.0%、CGZP-3-F9.0%及BCH-32 4.0%，亦即如附表九所示組成，其中CC-3-V相當於系爭專利請求項2所界定之組份A之式I中性介電性化合物，PGU-2-F、PGU-3-F、BCH-3F.F.F、CGZP-2-OT、CCZU-2-F、CCZU-3-F與CGZP-3-F相當於系爭專利請求項2所界定之組份B之式III正介電性化合物。 　⑵由上可知，證據3揭示一種液晶介質，其所含CC-3-V相當於系 爭專利請求項2所界定之組份A之式I中性介電性化合物，該 化合物於介質中之濃度為18%；另所含PGU-2-F、PGU-3-F、B CH-3F.F.F、CGZP-2-OT、CCZU-2-F、CCZU-3-F與CGZP-3-F相 當於系爭專利請求項2所界定之組份B之式Ⅲ正介電性化合物 ，該等化合物於介質中之濃度合計為52%；並且前述液晶介 質非為系爭專利請求項2所列舉排除之液晶介質(1)至(4)。 因此，證據3該實施例所揭示液晶介質與系爭專利請求項2所 請發明之差異僅在於組份A及組份B的含量。 　⑶對應於組份A者，證據3所述CC-3-V係屬該證據所示式I或Ia1 化合物；對應於組份B者，證據3所述PGU-2-F、PGU-3-F、BC H-3F.F.F、CGZP-2-OT、CCZU-2-F、CCZU-3-F與CGZP-3-F係 屬該證據所示式IV化合物，且依實際應用之需（如縮短響應 時間等）而適度調整液晶介質成分組成（如化合物類別、含 量等）係相關技術領域習知慣用之技術手段，併參證據3說 明書第20、24至25頁具體揭示「在一更佳具體實施例中…該 顯示器包含一或多種式Ia之化合物的介質，以式Ia1之化合 物為佳，其相對於整體介質的濃度在15%至60%範圍內，自20 %至55%為佳，自25%至50%更佳，自29%至45%最佳」、「本發 明…之液晶介質，其包含兩種、三種、四種、五種或以上之 式I化合物…以及一或多種選自式IVa至IVe群組之化合物…較 佳係15至30%之一或多種式IV化合物…」等技術內容，繼而所 屬技術領域中具有通常知識者基於該證據所揭示之技術內容 ，為提升該液晶組成物之性質（如縮短響應時間等），當會 嘗試調整該其成分組成並經簡單試驗（如式Ia1、Ⅳ等之成分 組成最佳化試驗）而完成如系爭專利請求項2所界定之發明 ，相較於先前技術並未見有產生何種無法預期之功效的顯著 提升或新的功效，故系爭專利請求項2之發明應為所屬技術 領域中具有通常知識者基於證據3之技術內容而能輕易完成 者，因此，證據3足證系爭專利請求項2不具進步性。 　⒉證據3足以證明系爭專利請求項7不具進步性: 　⑴證據3足以證明系爭專利請求項2不具進步性之理由，業如前 述。 　⑵系爭專利請求項7為請求項1至3中任一項之附屬項，進一步界 定液晶介質包含一或多種式Ⅲ化合物。承前所述，證據3說明 書第45至46頁實施例8例示之液晶組成物中，PGU-2-F、PGU- 3-F、BCH-3F.F.F、CGZP-2-OT、CCZU-2-F、CCZU-3-F及CGZP -3-F即相當於系爭專利請求項7所界定之式Ⅲ化合物，因此證 據3亦足以證明系爭專利請求項7（依附請求項2之部分）不 具進步性。　　　 　⒊證據3足以證明系爭專利請求項8不具進步性: 　⑴證據3足以證明系爭專利請求項2不具進步性之理由，業如前 述。 ⑵系爭專利請求項8為請求項1至3中任一項之附屬項，進一步界 定液晶介質包含一或多種式IV之中性介電性化合物，且其中 式IV化合物不包括式I化合物。承前所述，又如附表十所示 ，證據3說明書第45至46頁實施例8例示之液晶組成物中，CC -3-V1、CC-5-V、CCP-V-1、BCH-32相當於系爭專利請求項8 所界定之式IV中性介電性化合物，因此證據3亦足以證明系 爭專利請求項8（依附請求項2之部分）不具進步性。 　⒋證據3足以證明系爭專利請求項10不具進步性:　 　⑴證據3足以證明系爭專利請求項2不具進步性之理由，業如前 述。 　⑵系爭專利請求項10以引用記載形式記載請求項1至8中任一項 ，所請為包含該等液晶介質之液晶顯示器。承前所述，證據 3說明書第4至6頁揭示一種液晶介質及使用該介質之電光液 晶顯示器，故系爭專利請求項10之發明亦係所屬技術領域中 具有通常知識者能輕易完成者。因此，證據3亦足以證明系 爭專利請求項10（以引用記載形式記載請求項2之部分）不 具進步性。　 　⒌原告主張關於證據3是否可證明系爭專利不具進步性，原處分 審酌的「修飾手段」不同於舉發理由，此部分理由之論述屬 職權審查行為，被告又未給予原告答辯之機會，核已違法云 云（參原告113年3月15日行政訴訟起訴狀第3至9、15至17頁 即本院卷第17至23、29至31頁、原告113年8月14日行政訴訟 變更訴之聲明暨準備(一)狀第2至4、6至7頁即本院卷第276 至278、280至281頁）。經查： ⑴觀諸參加人於本件舉發程序中所提111年6月6日對更正表示 　 意見書第54至57頁，參加人所提舉發理由先論述「證據3實 　 施例…8…與更正本請求項2間之差異在於：①證據3實施例 　 …8…中，對應至組份A之化合物CC-3-V，其濃度分別為為… 　 18%…，而非更正本請求項2之「35%-60%」；以及②於證據3 　 實施例…8…中，對應於系爭專利式Ⅱ以及式Ⅲ之化合物(兩 　 者隸屬於系爭專利之組份B），其濃度總和分別為…52%…， 　 而非落於更正本請求項2之「25%-45%」範圍中…由於根據證 　 據3所揭示的整體內容以及申請時本領域之通常知識，系爭 　 專利發明所屬技術領域中具有通常知識者係有合理動機將證 　 據3之實施例…8…調整至與更正本請求項2中所界定範圍有 　 所重疊，故更正本請求項2之範圍相較於證據3應可輕易完成 　 而不具進步性…」，其後才依據證據3說明書第20、24~25頁 　 等處之技術內容進行調整組份濃度之例示。由上可知，參加 　 人於舉發程序中實質上業已主張證據3實施例8所揭示者與系 　 爭專利請求項2之發明的差異在於組份A（即證據3式I或式Ia 　 1化合物）及組份B（即證據3式IV化合物）的含量，且根據 　 證據3所揭示內容以及申請時本領域之通常知識，系爭專利 　 發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機調整證據3實施 　 例8中各組份之濃度至更正本請求項2中所界定之範圍，完成 　 更正本請求項2所界定之範圍。 ⑵依據原處分第19至21頁（參本院卷第89至91頁）記載，原處 　 分論述證據3實施例8所揭示者與系爭專利請求項2之發明的 　 差異在於組份A與B的含量略有不同，復認定所屬技術領域中 　 具通常知識者基於證據3所揭示技術內容，為提升液晶組成 　 物之性質，當會嘗試調整成份組成並經簡單試驗（如式Ial 　 、IV等之成分組成最佳化試驗）而完成如系爭專利請求項2 　 所界定之發明，且因未達成無法預期功效，故而證據3足證 　 系爭專利請求項2不具進步性。經與前述內容互核可知，原 　 處分認定證據3足證系爭專利請求項2不具進步性，所執理由 　 確係依據參加人之主張而為論述，尚難認有審酌實質上不同 　 於舉發理由之情形。 ⑶原告主張參加人係主張調整式Ia1化合物數量為二種、調整 　 式Ia1化合物之濃度為70%、以及調整式IV化合物之濃度為2 　 5%之手段修飾證據3實施例8，故而原處分第20至21頁所論將 　 證據3實施例8所用之式I/Ia1化合物用量調整為證據3說明書 　 所教示之15%至60%之範圍（或20%至55%、25%至50%、29%至4 　 5%等較佳範圍）等為不同於舉發理由之修飾手段。然細究參 　 加人於本件舉發程序中所提111年6月6日對更正表示意見書 　 第54至57頁可知，參加人所述對證據3實施例進行調整組份 　 濃度之方式僅係作為例示，尚無從據此認定參加人之主張僅 　 限於此特定調整方式；實則如前所述，參加人已陳明系爭專 　 利發明所屬技術領域中具有通常知識者有合理動機調整證據 　 3實施例8中各組份之濃度至更正本請求項2中所界定之範圍 　 ，則原處分第21頁所論「當會嘗試調整該證據所揭示液晶介 　 質成分組成並經簡單試驗（如式Ia1、IV等之成分組成最佳 　 化試驗）而完成如系爭專利該請求項所界定之發明」顯然確 　 係基於參加人實際提及之主張所為論理，不應僅因參加人例 　 示調整組份濃度之方式，即一概忽略參加人之其餘陳述。 ⑷舉發審定書記載內容非以逐字逐句同於舉發理由為限，而本 　 件原處分認定證據3足證系爭專利請求項2不具進步性，所執 　 理由確係依據參加人之主張而為論述，詳如前述，顯見原處 　 分就此部分並未逸脫參加人舉發理由及證據，無涉專利法第 　 75條規定之職權審查，亦無應予原告答辯機會之必要。 　⒍原告主張原處分論斷通常知識者有動機調整證據3實施例8所 用式Ia1、IV化合物之濃度而完成系爭專利請求項2之發明之 判斷違背論理及經驗法則，且未留意對原告有利之情形，蓋 因證據3實施例8各化合物含量總和僅98%而無法為通常知識 者所重製，遑論選用其作為起始點而建立不具進步性之論理 ，另通常知識者依證據3揭示之技術指引而欲進一步降低介 質旋轉黏度以期收縮短響應時間之效時，應會將證據3實施 例8所用式I化合物之用量18%予以減少而非增加，且證據3未 提供任何技術指引以使通常知識者得以推知同時使用濃度在 「35%至60%」範圍內之CC-3-V以及濃度在「25%至45%」範圍 內之如系爭專利之組份B為有利者云云（參原告113年3月15 日行政訴訟起訴狀第34至41頁即本院卷第48至55頁、原告11 3年8月14日行政訴訟變更訴之聲明暨準備(一)狀第23至24頁 即本院卷第297至298頁）。經查： ⑴依據證據3說明書第28頁記載「式I至V化合物之最佳比例大 　 致視該介質所需性質…而定…適當混合比很容易就可以決定 　 。本發明所使用之介質中的式I至V化合物總數量並不會非常 　 精確。該介質包含80至100%之式I至V化合物，該介質亦可包 　 含一或多種額外化合物，以最佳化各種性質。不過，若式I 　 至V化合物總濃度，尤其是式I化合物濃度較大，本發明所使 　 用之介質的效果，尤其是對於反應時間的效果通常較大。」 　 發明所屬技術領域中具有通常知識者綜觀證據3整體內容後 　 ，當可理解如何製備證據3敘及之液晶介質，尚不因證據3實 　 施例8之成分含量略有不精確（總和未足100%），即認定通 　 常知識者必定無法重製該等液晶介質，遑論全然否定通常知 　 識者嘗試對該實施例進行改良調整之動機。 ⑵原告引述證據3說明書第26頁所載「已發現相當少量式I化合 　 物與已知之習用中生化合物併用…會形成非常低之旋轉黏度 　 值」，該等內容僅係表明使用少量式I化合物可達成低旋轉 　 黏度值之效果，並不必然表示使用其它含量式I化合物無法 　 達成該效果，更無從據此認定證據3有勸阻而明確排除在液 　 晶組成物中使用其它含量式I化合物；實則證據3說明書第20 　 頁具體揭示「以式Ia1之化合物為佳，其相對於整體介質的 　 濃度在15%至60%範圍內」，以及證據3說明書第28頁揭示「 　 尤其是式I化合物濃度較大，本發明所使用之介質的效果， 　 尤其是對於反應時間的效果通常較大」，在在可徵證據3對 　 於提高其實施例8中的CC-3-V濃度「18%」以縮短響應時間確 　 實存在建議或教示，蓋因證據3係欲改良顯示器反應時間過 　 長的問題（參證據3說明書第5頁等處），故而前開證據3說 　 明書第28頁所教示「式I化合物濃度較大可達成『提升響應 　 時間』之效果」應係指響應時間值之縮短而非增加。因此， 　 原處分第21頁所論「為提升該液晶組成物之性質（如縮短響 　 應時間等）」而增加證據3實施例8之CC-3-V含量至系爭專利 　 請求項2界定範圍等，與證據3揭示內容並無相違。 ⑶如前所述，對於一已知組成及特性的液晶介質，調整其組成 　 成分之含量並從中選用性質合宜者，本為慣常使用之例行試 　 驗方式，且證據3既已具體提出「在一更佳具體實施例中， 　 …該顯示器包含一或多種式Ia之化合物的介質，以式Ia1之 　 化合物為佳，其相對於整體介質的濃度在15%至60%範圍內， 　 自20%至55%為佳，自25%至50%更佳，自29%至45%最佳」、「 　 本發明…之液晶介質，其包含兩種、三種、四種、五種或以 　 上之式I化合物…以及一或多種選自式IVa至IVe群組之化合 　 物…較佳係15至30%之一或多種式IV化合物…」等等關於成 　 分含量比例範圍之技術內容，發明所屬技術領域中具有通常 　 知識者即有動機本於所具備之一般知識及普通技能，併參考 　 證據3之教示，經簡單試驗對證據3實施例8進行不同組份之 　 含量調整，以獲致性質適佳的液晶介質，尚非以證據3逐一 　 記載特定化合物之含量範圍為必要；此等以證據3內容為基 　 礎並利用申請時之通常知識所能預期得到之液晶介質，確已 　 涵蓋系爭專利請求項2之發明，且未產生無法預期功效，足 　 徵其可被輕易完成，是以原處分之判斷應無原告所稱違背論 　 理及經驗法則、或未留意對原告有利之情形。　 　㈦證據4足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性: 　⒈證據4足以證明系爭專利請求項2不具進步性: 　⑴系爭專利請求項2與證據4相較，證據4說明書段落[0001]~[00 02]、[0027]~[0028]、[0050]等揭示一種液晶介質、用於電 光目的之用途及使用該介質之顯示器，該組成物可由複數種 類化合物組成，並可藉此獲得低溫黏度、介電各向異性等性 質優異之液晶混合物，[0150]實施例M3例示一液晶混合物， 其成分組成為：CC-3-V 19.00%、CCH-35 3.00%、CCZU-2-F 4.00%、CCZU-3-F 14.00%、CGZP-2-OT 10.00%、CGZP-3-OT 8.00%、CDU-2-F 9.00%、CDU-3-F 9.00%、CDU-5-F 4.00%、 CGUQU-2-F 10.00%及CGUQU-3-F 10.00%，亦即如附表十 　　一所示組成，其中CC-3-V相當於系爭專利請求項2所界定之 組份A之式I中性介電性化合物，CCZU-2-F、CCZU-3-F、CGZP -2-OT、CGZP-3-OT、CDU-2-F、CDU-3-F、CDU-5-F、CGUQU-2 -F與CGUQU-3-F相當於系爭專利請求項2所界定之組份B之式Ⅱ 或式Ⅲ正介電性化合物。 　⑵由上可知，證據4揭示一種液晶介質，其所含CC-3-V相當於系 爭專利請求項2所界定之組份A之式I中性介電性化合物，該 化合物於介質中之濃度為19%；另所含CCZU-2-F、CCZU-3-F 、CGZP-2-OT、CGZP-3-OT、CDU-2-F、CDU-3-F、CDU-5-F、C GUQU-2-F與CGUQU-3-F相當於系爭專利請求項2所界定之組份 B之式Ⅱ或式Ⅲ正介電性化合物，該等化合物於介質中之濃度 合計為78%；並且前述液晶介質非為系爭專利請求項2所列舉 排除之液晶介質(1)至(4)。因此，證據4該實施例所揭示液 晶介質與系爭專利請求項2所請發明之差異僅在於組份A及組 份B的含量。 　⑶對應於組份A者，證據4所述CC-3-V係屬該證據所示式RⅡ或R 　　Ⅱa化合物；對應於組份B者，證據4所述CCZU-2-F、CCZU-3- 　　F係屬該證據所示式Eb化合物，CGZP-2-OT、CGZP-3-OT係屬 　　該證據所示式I化合物，CGUQU-2-F與CGUQU-3-F係屬該證據 　　所示式IA化合物，且依實際應用之需（如縮短響應時間等） 　　而適度調整液晶介質成分組成（如化合物類別、含量等）係 　　相關技術領域習知慣用之技術手段，併參證據4說明書段落 　　[0086]~[0090]等具體揭示其液晶組成物整體中式Ea至Ed化 　　合物可為15至25%，式IA化合物與式I至式VI化合物的總和可 　　至少為50%，式I化合物可為5至40%或10至30%，式IA化合物 　　可為5至40%或10至30%等技術內容，繼而所屬技術領域中具 　　有通常知識者基於該證據所揭示之技術內容，為提升該液晶 　　組成物之性質（如縮短響應時間等），當會嘗試調整該其成 　　分組成並經簡單試驗（如前述化合物之成分組成最佳化試驗 　　）而完成如系爭專利請求項2所界定之發明，相較於先前技 　　術並未見有產生何種無法預期之功效的顯著提升或新的功效 　　，故系爭專利請求項2之發明應為所屬技術領域中具有通常 　　知識者基於證據4之技術內容而能輕易完成者，因此，證據4 　　足證系爭專利請求項2不具進步性。 　⒉證據4足以證明系爭專利請求項7不具進步性: 　⑴證據4足以證明系爭專利請求項2不具進步性之理由，業如前 述。 　⑵系爭專利請求項7為請求項1至3中任一項之附屬項，進一步界 定液晶介質包含一或多種式Ⅲ化合物。承前所述，證據4說明 書段落[0150]實施例M3例示之液晶組成物中，CCZU-2-F、CC ZU-3-F、CGZP-2-OT、CGZP-3-OT、CDU-2-F、CDU-3-F及CDU- 5-F即相當於系爭專利請求項7所界定之式Ⅲ化合物，因此證 據4亦足以證明系爭專利請求項7（依附請求項2之部分）不 具進步性。　　　 　⒊證據4足以證明系爭專利請求項8不具進步性 　⑴證據4足以證明系爭專利請求項2不具進步性之理由，業如前 述。 　⑵系爭專利請求項8為請求項1至3中任一項之附屬項，進一步界 定液晶介質包含一或多種式Ⅳ之中性介電性化合物，且其中 式IV化合物不包括式I化合物。承前所述，又如附表十二 　　所示，證據4說明書段落[0150]實施例M3例示之液晶組成物 中，CCH-35相當於系爭專利請求項8所界定之式Ⅳ中性介電性 化合物，因此證據4亦足以證明系爭專利請求項8（依附請求 項2之部分）不具進步性。 　⒋證據4足以證明系爭專利請求項10不具進步性 　⑴證據4足以證明系爭專利請求項2不具進步性之理由，業如前 述。 ⑵系爭專利請求項10以引用記載形式記載請求項1至8中任一項 ，所請為包含該等液晶介質之液晶顯示器。承前所述，證據 4說明書段落[0001]~[0002]揭示一種液晶介質、用於電光目 的之用途及使用該介質之顯示器，故系爭專利請求項10之發 明亦係所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成者。因此 ，證據4亦足以證明系爭專利請求項10（以引用記載形式記 載請求項2之部分）不具進步性。 　⒌原告主張關於證據4是否可證不具進步性，原處分審酌的「前 案起始點」不同於舉發理由，此部分理由之論述屬職權審查 行為，被告又未給予原告答辯之機會，核已違法云云（參原 告113年3月15日行政訴訟起訴狀第3至9、17至20頁即本院卷 第17至23、31至34頁、原告113年8月14日行政訴訟變更訴之 聲明暨準備(一)狀第2至6頁即本院卷第276至280頁）。經查 ： ⑴觀諸參加人於本件舉發程序中所提111年6月6日對更正表示 　 意見書第78至83頁，參加人所提舉發理由先論述「證據4之 　 實施例M3…與更正本請求項2間之差異僅在於CC-3-V（對應 　 至系爭專利組份A）的濃度為19%…非更正本請求項2所界定 　 之『35%-60%』；以及對應於系爭專利式組份B之化合物，其 　 濃度總和為皆為78%，而非落於更正本請求項2之『25%-45% 　 』範圍中。然而，由於證據4已明確知其液晶組合物所欲獲 　 得之性質…且本發明所屬技術領域中具有通常知識者可明白 　 組合物中各成分的濃度可能會對介質之此些所欲性質產生影 　 響…是以，在已知濃度參數對於所欲液晶性質具有影響性的 　 情況下，以常規手段調整各成分之濃度以根據需求獲得最佳 　 化之結果僅為本發明所屬技術領域之通常知識。承上，在沒 　 有任何反向教示的前提下，為了解決如何在證據4所欲之性 　 質上獲得具有更佳表現之液晶介質的特定問題，本發明所屬 　 技術領域中具有通常知識者有動機透過常規實驗手段進行測 　 試來調整證據4實施例M3…中各組份之濃度，得到更正本請 　 求項2所界定之範圍」，其後才依據證據4說明書段落[0027 　 ]、[0028]、[0074]、[0087]、[0090]、[0098]、[0111]、 　 [0117]及各實施例等處之技術內容進行調整組份濃度之例 　 示。由上可知，參加人於舉發程序中實質上業已主張證據4 　 實施例M3所揭示者與系爭專利請求項2之發明的差異在於組 　 份A及組份B的含量，且根據證據4所揭示內容以及申請時本 　 領域之通常知識，系爭專利發明所屬技術領域中具有通常知 　 識者為在證據4所欲之性質上獲得具有更佳表現之液晶介質 　 ，有動機透過常規實驗手段進行測試來調整證據4實施例M3 　 中各組份之濃度至更正本請求項2中所界定之範圍，完成更 　 正本請求項2所界定之範圍。 ⑵依據原處分第23至25頁（參本院卷第93至95頁）所載，原處 　 分論述證據4實施例M3所揭示者與系爭專利請求項2之發明的 　 差異在於組份A與B的含量略有不同，復認定所屬技術領域中 　 具通常知識者基於證據4所揭示技術內容，為提升液晶組成 　 物之性質，當會嘗試調整成份組成並經簡單試驗（如前述化 　 合物等之成分組成最佳化試驗）而完成如系爭專利請求項2 　 所界定之發明，且因未達成無法預期功效，故而證據4足證 　 系爭專利請求項2不具進步性。經與前述內容互核可知，原 　 處分認定證據4足證系爭專利請求項2不具進步性，所執理由 　 確係依據參加人之主張而為論述，難認有審酌實質上不同於 　 舉發理由之情形。 ⑶原告主張參加人係參考證據4說明書之一般教示而推得由特 　 定式I、IA、Ⅲ、O1及RⅡa之化合物組成之混合物示例，並 　 特定各式化合物及分配用量比例關係，故而原處分第23至24 　 頁之論述所涉前案起始點不同於舉發理由云云。然查，細究 　 參加人於本件舉發程序中所提111年6月6日對更正表示意見 　 書第78至83頁可知，參加人依據證據4說明書技術內容所提 　 出之液晶介質僅係作為例示，不得因此認定參加人之主張僅 　 限於此等液晶介質；實則如前所述，參加人已陳明系爭專利 　 發明所屬技術領域中具有通常知識者有合理動機調整證據4 　 實施例M3中各組份之濃度至更正本請求項2中所界定之範圍 　 ，則原處分第23至24頁所論「證據4…實施例M3…所揭示者 　 與該請求項2之發明的差異僅在於該組份A與B的含量略有不 　 同…當會嘗試調整該證據所揭示液晶介質成分組成並經簡單 　 試驗（如前述化合物等之成分組成最佳化試驗）而完成如系 　 爭專利該請求項所界定之發明」顯然確係基於參加人實際提 　 及之主張所為論理，不應僅因參加人敘及液晶介質示例，即 　 一概忽略參加人之其餘陳述。 ⑷舉發審定書記載內容非以逐字逐句同於舉發理由為限，而本 　 件原處分認定證據4足證系爭專利請求項2不具進步性，所執 　 理由確係依據參加人之主張而為論述，詳如前述，顯見原處 　 分就此部分並未逸脫參加人舉發理由及證據，無涉專利法第 　 75條規定之職權審查，亦無應予原告答辯機會之必要。 　⒍原告主張原處分論斷系爭專利請求項2可經由修飾證據4實施 　　例M3所用之化合物用量而輕易完成之發明之判斷違背論理及 　　經驗法則，且未留意對原告有利之情形，蓋因該實施例M3中 的CCZU-n-F及CDU-n-F均無法對應至證據4之式Ⅱ至VI的化合 物，原處分審認證據4所揭有關式Ⅱ至VI化合物用量之教示可 用於修改該實施例M3係有明顯錯誤，另通常知識者縱使參考 證據4而修飾其實施例M3，所得新介質中對應於系爭專利組 份B之化合物用量仍未落入系爭專利請求項2界定之範圍內， 且證據4未單獨就對應於系爭專利組份A之化合物CC-3-V及非 屬系爭專利組份A及B之化合物CCH-35之單一化合物用量範圍 提供教示或建議，無從使通常知識者得以獲得同時滿足系爭 專利請求項2界定要件之液晶介質云云（參原告113年3月15 日行政訴訟起訴狀第41至47頁即本院卷第55至61頁）。惟查 ： ⑴依原處分第23頁所載「CCZU-2-F與CCZU-3-F與CGZP-2-OT與C 　 GZP-3-OT與CDU-2-F與CDU-3-F與CDU-5-F與CGUQU-2-F與CGUQ 　 U-3-F（可符合該證據所示式I、IA、或Ⅱ~VI之特定化合物 　 類別，且符合系爭專利該請求項所界定組分B化合物）」， 　 其原意應係指上開9種化合物中含有「可」符合該證據所示 　 式I、IA、或Ⅱ~VI之特定化合物類別者，而非認定該等化合 　 物「均」符合所述化學式，是以原告訴稱「原處分稱該實施 　 例所用之CCZU-n-F…CDU-n-F…對應證據4之…式Ⅱ至VI化合物」 ，容有誤解，從而原告據此指摘原處分對證據4實施例M3之 理解發生基本錯誤，亦非可採。 ⑵如前所述，對於一已知組成及特性的液晶介質，調整其組成 　 成分之含量並從中選用性質合宜者，本為慣常使用之例行試 　 驗方式，且證據4既已具體提出液晶組成物整體中式I化合物 　 可為5至40%或10至30%、式IA化合物可為5至40%或10至30%等 　 關於成分含量比例範圍之技術內容，發明所屬技術領域中具 　 有通常知識者即有動機本於所具備之一般知識及普通技能， 　 併參證據4之教示，經簡單試驗對證據4實施例M3進行不同組 　 份之含量調整，以獲致性質適佳的液晶介質，尚非以證據4 　 逐一記載特定化合物之含量範圍為必要；此等以證據4內容 　 為基礎並利用申請時之通常知識所能預期得到之液晶介質， 　 確已涵蓋系爭專利請求項2之發明，且未產生無法預期功效 　 ，足徵其可被輕易完成，是以原處分之判斷應無原告所稱違 　 背論理及經驗法則、或未留意對原告有利之情形。 　㈧證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進 步性: 　　承前所述，證據2與3所揭示者皆為液晶介質及應用該介質之 顯示器，且包含相同/類似之液晶化合物，二者應均屬液晶 組成物技術領域，且均涉及降低旋轉黏度、響應時間等共通 問題，所屬技術領域中具有通常知識者當會有動機結合該等 證據之技術內容。又如前述，證據2或3單獨即足以證明系爭 專利請求項2、7、8、10不具進步性，故所屬技術領域中具 有通常知識者依該等證據之組合當然亦能輕易完成前述請求 項之發明，因此，證據2與3之組合亦足以證明系爭專利請求 項2、7、8、10不具進步性。　　 　㈨證據4、3之組合足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進 步性: 　　承前所述，證據4與3所揭示者皆為液晶介質及應用該介質之 顯示器，且包含相同/類似之液晶化合物，二者應均屬液晶 組成物技術領域，且均涉及降低旋轉黏度、響應時間等共通 問題，所屬技術領域中具有通常知識者當會有動機結合該等 證據之技術內容。又如前述，證據4或3單獨即足以證明系爭 專利請求項2、7、8、10不具進步性，故所屬技術領域中具 有通常知識者依該等證據之組合當然亦能輕易完成前述請求 項之發明，因此，證據4與3之組合亦足以證明系爭專利請求 項2、7、8、10不具進步性。 七、綜上所述，證據1足以證明系爭專利請求項2、7、8、10擬制 喪失新穎性，證據2、證據3、證據4分別足以證明系爭專利 請求項2、7、8、10不具進步性，證據2、3之組合及證據4、 3之組合分別足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步 性，系爭專利違反核准時專利法第22條第2項規定，原處分 所為「請求項2、7、8、10舉發成立，應予撤銷」之處分， 並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。從而，原告訴請 撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。　　 八、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資 　　料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，並無逐一論述必 要。 九、據上論結，原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2 條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12 　月　 19　　日 智慧財產第一庭 審判長法 官　汪漢卿 法 官　吳俊龍 法 官　曾啓謀 以上正本係照原本作成。 一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內 向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提 起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按 他造人數附繕本）。 二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者， 逕以裁定駁回。 三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。 得不委任律師為訴訟代理人之情形 所 需 要 件 ㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人 1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 ㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。 是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　 25　　日 　　　　　　　　　　　　　 書記官　丘若瑤

2024-12-19

IPCA-113-行專訴-17-20241219-3

行專訴
智慧財產及商業法院

新型專利技術報告等

智慧財產及商業法院行政裁定 113年度行專訴字第44號 原 告 黃逢任 被 告 經濟部智慧財產局 代 表 人 廖承威 上列當事人間因新型專利技術報告等事件，原告不服經濟部中華 民國113年8月21日經法字第11317303860號訴願決定，提起行政 訴訟，本院裁定如下： 　　主 文 原告之訴駁回。 訴訟費用由原告負擔。　 　　理 由 一、按行政訴訟法第107條第1項第10款規定：「原告之訴，有下 列各款情形之一者，行政法院應以裁定駁回之。但其情形可 以補正者，審判長應先定期間命補正：…。十、起訴不合程 式或不備其他要件。」又人民因中央或地方機關之違法行政 處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴 願而不服其決定，或提起訴願逾3個月不為決定，或延長訴 願決定期間逾2個月不為決定者，得向行政法院提起撤銷訴 訟，亦為行政訴訟法第4條第1項所明定。而所謂行政處分， 依訴願法第3條第1項及行政程序法第92條第1項規定，係指 中央或地方機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力 措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為而言。凡行政 機關之行為，未對外發生法律效果者，均應排除於行政處分 之外。故行政機關所為單純事實之敘述(或事實通知)或理由 之說明，既不因該項敘述或說明而生何法律上之效果者，自 非行政處分，人民即不得對之提起行政爭訟。人民如對於非 行政處分提起撤銷訴訟，其起訴自屬不備起訴合法要件，且 其情形無從補正，依行政訴訟法第107條第1項第10款規定， 應以裁定駁回之。 二、次按，92年2月6日修正公布之專利法，就新型專利改採形式 審查，對新型專利申請案僅為形式要件之審查，而不進行前 案檢索及實體要件（如產業利用性、新穎性、進步性等）之 判斷。惟考量僅經形式審查所取得之新型專利權，其權利內 容具有不安定性及不確定性，為免新型專利權人不當權利行 使，有害於第三人之技術利用及研發，特於當時第103條至 第105條（按即現行第115條至第117條）增訂「新型專利技 術報告」制度，促使新型專利權人妥適行使權利，且供公眾 得以判斷新型專利是否符合實體要件，而具有公眾審查之功 能。而關於新型專利技術報告之法律性質，觀諸當時專利法 第103條之修正理由所載：「三、…按新型專利技術報告在功 能上具有公眾審查之性質，從而對於申請技術報告之資格， 不應予以特別限制，而應使任何人皆能向專利專責機關申請 ，以釐清該新型專利是否合於專利要件之疑義，惟該新型專 利技術報告之性質，係屬機關無拘束力之報告，並非行政處 分，僅作為權利行使或技術利用之參酌。若任何人認該新型 專利有不應核准專利之事由，應依修正條文第107條規定提 起舉發，始能撤銷該新型專利權。」及本件新型專利核准時 專利法第115條第1項與第4項規定「申請專利之新型經公告 後，任何人得向專利專責機關申請新型專利技術報告。」、 「專利專責機關對於第一項之申請，應就第一百二十條準用 第二十二條第一項第一款、第二項、第一百二十條準用第二 十三條、第一百二十條準用第三十一條規定之情事，作成新 型專利技術報告。」可知專利專責機關所出具之新型專利技 術報告，性質上應屬針對任何人依據前揭專利法第115條規 定就已公告之新型專利，詢問有關第120條準用第22條第1項 第1款、第2項、第120條準用第23條、第120條準用第31條規 定之情事，專利專責機關依據法定義務所提供，對新穎性與 進步性加以判斷之法律諮詢意見，係屬專利專責機關所出具 而不具拘束力之報告，僅作為權利行使或技術利用之參考， 此有最高行政法院109年度上字第513號判決可資參照。　 三、原告前於112年10月23日以「多功能螺紋量測工具結構」向 被告申請新型專利，經被告編為第112211386號進行形式審 查，准予專利，發給新型第M651256號專利證書。嗣原告於 同年12月28日針對本件新型專利向被告申請新型專利技術報 告，被告遂以113年5月1日（113）智專議㈠02054字第000000 00000號函檢送新型專利技術報告（比對結果－請求項1至6比 對結果代碼：1（無新穎性））予原告。原告不服，提起訴 願，經遭決定駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。 四、經查，本件被告依原告之申請對其第112211386號新型專利 所為新型專利技術報告，其所載比對結果為代碼1（無新穎 性)，僅係提供原告（即本件新型技術報告申請人）有關該 第M651256號新型專利是否合於專利要件之客觀判斷資訊， 以供其行使權利之參酌，於原告專利法上之權利或法律上利 益，尚不直接發生影響。故該新型專利技術報告，既未對原 告直接發生法律上之效果，揆諸首揭說明，非屬行政處分， 原告自不得對之提起訴願及提起撤銷訴訟，訴願決定不予受 理，並無不合，原告復提起本件撤銷訴訟，自屬於法不合， 應予駁回。 五、依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第107條第1項第1 0款、第104條、民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　16　　日 智慧財產第一庭 審判長法 官　汪漢卿 法 官　吳俊龍 法 官　曾啓謀 以上正本係照原本作成。 一、如不服本裁定，應於送達後10日內，向本院提出抗告狀並敘 明理由（須按他造人數附繕本）。 二、抗告時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。 得不委任律師為訴訟代理人之情形 所 需 要 件 ㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人　 1.抗告人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，抗告人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，抗告人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 ㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.抗告人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.抗告人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。 是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，抗告人應於提起抗告或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　25 　日 　　　　　　　　　　　　 　 書記官　丘若瑤

2024-12-16

IPCA-113-行專訴-44-20241216-1

行商訴
智慧財產及商業法院

商標廢止註冊

智慧財產及商業法院行政判決 113年度行商訴字第15號 民國113年11月21日辯論終結 原 告 葉毓蘭 訴訟代理人 吳偉豪律師 被 告 經濟部智慧財產局 代 表 人 廖承威 訴訟代理人 林政憓 參 加 人 德商芬納恩公司 代 表 人 德克 理斯曼 住同上 上列當事人間因商標廢止註冊事件，原告不服經濟部中華民國11 3年1月18日經法字第11217309640號訴願決定，提起行政訴訟， 並經本院命參加人獨立參加本件訴訟，本院判決如下： 主 文 一、原處分及訴願決定關於註冊第1958911號「Miamor設計字」 商標，指定使用於「動物零食、果渣、狗餅乾、動物食品； 寵物食品、動物可食用咀嚼物」商品註冊應予廢止部分撤銷 。 二、原告其餘之訴駁回。 三、訴訟費用由被告負擔十分之三，餘由原告負擔。 　　事實及理由 壹、程序事項： 按言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，倘無民事訴訟法 第386條規定之不得一造辯論判決之事由，得依到場當事人 之聲請，由其一造辯論而為判決，行政訴訟法第218條準用 民事訴訟法第385條第1項前段、第386條定有明文。查參加 人受合法通知，無正當理由，未於言詞辯論期日到場，有送 達回證1紙在卷可稽（見本院卷第191頁)，核無民事訴訟法 第386 條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而 為判決。 貳、實體事項： 一、事實概要： 原告之前手林仲廉於民國107年6月21日以「Miamor設計字」 商標，指定使用於被告所公告商品及服務分類第31類之「動 物飼料；動物零食；飼料；飼料用奶粉；狗飼料；貓飼料； 飼料用乾草；果渣；狗餅乾；動物食品；寵物食品；動物食 用榖類加工副產品；動物食用榖物；動物可食用咀嚼物；寵 物飲料；動物食用糠類混合飼料；動物食用根菜類；動物用 飼養劑；供寵物便溺用香味沙；貓砂」商品，向被告申請註 冊，經被告審查，准列為註冊第1958911號商標（下稱系爭 商標，圖樣如本判決附圖所示），並於109年3月30日准予移 轉登記予原告。嗣參加人以系爭商標有商標法第63條第1項 第2款規定之廢止事由，於111年1月18日申請廢止其註冊。 案經被告審查，以112年8月30日中台廢字第1110021號商標 廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。原告不服， 提起訴願，復遭經濟部為訴願駁回之決定，原告仍未甘服， 遂依法提起本件行政訴訟。本院因認本件判決結果，倘認為 訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益恐 將受有損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。 二、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定，並主張： 　　系爭商標為原告委託設計，完成後交由原告配偶林聖峰之叔 叔林仲廉作為商標權人，林仲廉授權予任職於寵物食品廠之 蕭全綸，其於110年2月成立珍荃有限公司（下稱珍荃公司） ，原告與之合作，嗣林仲廉轉讓商標權給原告後，原告承認 並延續此一對蕭全綸之授權迄今。原告授權使用系爭商標於 寵物肉乾、貓零食、狗零食、罐頭等商品，有將標有系爭商 標之商品販售予實體寵物店，例如優逗寵物店、不是寵物店 、阿甘寵物店。而優逗寵物店之實際負責人曾仰乾亦證稱有 販售標示有系爭商標之寵物食品，符合商標法第5條第1項第 1款、第2款所定義之商標使用。再就廢止答證1之出貨單上 產品名稱記載「Miamor肉肉好燒」，商品外包裝上標示「Mi amor」。廢止答證2標示系爭商標，產品名稱「肉肉好燒」 亦與廢止答證1出貨單上所載貨品名稱一致，足認廢止答證1 出貨單上貨品名稱所載「Miamor肉肉好燒」即為廢止答證2 上所載之物，符合使用於系爭商標註冊類別第31類所列項目 內容。原告提出證據已足證明申請廢止日前3年內有自行使 用或授權使用系爭商標，將系爭商標使用於商品包裝、與商 品有關之商業文書或廣告，滿足商標法第5條商標使用之要 件，本件廢止應不成立。 三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯： 觀諸原告於廢止及訴願階段所提證據資料，尚難證明原告於 本件申請廢止日（111年1月18日）前三年內有使用系爭商標 於所指定之商品。原告於訴願階段雖另提出「不是寵物店- 光明店」宣傳車照片、日宏廣告社西元2019年7月17日faceb ook貼文及照片、2019年11月17日拍攝之「不是寵物店-光明 店」外牆廣告海報照片、2020年12月Google街景圖、維勝公 司「2019寵物用品目錄」等證據資料，惟寵物用品範圍甚廣 ，未必即為系爭商標指定使用之寵物食品或貓砂，未見其使 用於何種商品，即難認定為系爭商標實際使用之事證。2020 年12月Google街景圖顯示之「Miamor」圖樣固與系爭商標不 失同一性，惟圖片模糊，無法觀出其使用於何種商品。經經 濟部職權調查該街景圖，其上標示有「迷愛貓」、「迷愛貓 奶膏系列」等文字，而以「迷愛貓奶膏」為關鍵字於Google 引擎搜尋結果，多數指向參加人公司標示有「Miamor」之「 Cat Cream」商品。又按商標法第5條所稱「行銷之目的」， 係指使用人基於表彰自己商品來源之意思，向市場促銷或銷 售其商品而言。是該「Miamor 迷愛貓奶膏」商品既係由參 加人公司將其「Miamor」商標標示於商品，以表彰商品來源 為參加人公司而於市場上流通，則原告購入或輸入該商品後 ，再於廣告或商業文書上標以相同「Miamor」文字之系爭商 標為行銷宣傳，不會使商品上他人商標使用行為轉變為原告 系爭商標之使用。故該等證據仍難證明原告有基於表彰自己 商品來源之意思或行銷自己商品之目的，而將系爭商標使用 於其指定商品。 四、參加人未到場，亦未提出任何書狀陳述意見。 五、本件法官依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第270條之1 第1項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化 爭點如下： ㈠不爭執事項： 如事實及理由欄貳、一、事實概要所示。 ㈡本件爭點： 系爭商標是否有商標法第63條第1項第2款規定之適用? 六、得心證之理由： 　㈠應適用之法令： ⒈按「商標註冊後有無廢止之事由，適用申請廢止時之規定。 　　」商標法第66條定有明文。參加人於111年1月18日以系爭商 標有商標法第63條第1項第2款本文規定情形，向被告申請廢 止註冊（廢止卷第9頁），故本件有無廢止事由之判斷，應 適用申請廢止時之商標法，即105年12月15日修正施行之商 標法（下稱105年商標法）為斷。 ⒉105年商標法第63條第1項第2款規定：商標註冊後有下列情 　 形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：… 　 無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者。但被授權 　 人有使用者，不在此限。 ⒊105年商標法第67條第3項規定：商標權人依第65條第2項提 　 出使用證據者，準用第57條第3項規定。同法第57條第3項規 　 定：依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使 　 用，並符合一般商業交易習慣。 ⒋105年商標法第5條規定：（第1項）商標之使用，指為行銷 　 之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為 　 商標：將商標用於商品或其包裝容器。持有、陳列、販 　 賣、輸出或輸入前款之商品。將商標用於與提供服務有關 　 之物品。將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告 　 。（第2項）前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路 　 或其他媒介物方式為之者，亦同。 　㈡系爭商標圖樣如本判決附圖所示，指定使用於本判決所示第3 1類商品，依卷附證據審酌，系爭商標於申請廢止日即111年 1月18日前3年內有使用於「動物零食、果渣、狗餅乾、動物 食品；寵物食品、動物可食用咀嚼物」等6項商品之事實如 下：　 ⒈被告辯稱廢止答證1之珍荃公司110年3月18日、同年6月29日 出貨單，其貨品名稱欄雖載有「miamor肉肉好燒-香烤雞肉 片」、「miamor肉肉好燒-牛肉片」等，惟該些出貨單之「 客戶名稱」均為原告，尚難作為原告對外表彰自己商品來源 或行銷自己商品而使用商標之事證等語。惟按商標授權關係 有其自律性，無需公權力干預，亦即商標授權契約為不要式 契約，只要商標權人與被授權人合意，即生商標授權之效果 ，其方式不以書面為限，當事人透過口頭合意之方式亦可成 立商標授權契約，由證人蕭全綸於本院證稱: 「(原告訴訟 代理人問：珍荃公司是否你所經營？）是。（原告訴訟代理 人問：珍荃公司使用系爭「Miamor」商標之權利來源 　　為何？）我在104年先在肉乾公司上班，就有接觸到「Miamo r」商標，我剛開始做沒有自己的客戶與商品，我先詢問原 告商標是否可給我使用。（原告訴訟代理人問：你是否在10 4年就接觸到「Miamor」？是，因為公司成立之前就接觸到 系爭商標，成立後就招攬原本上班所熟識的客人。（原告訴 訟代理人問：你是否知道「Miamor」是107年才註冊登記？ ）這我不知道，因為我沒有商標這個概念。（原告訴訟代理 人問：但你說你104年就接觸到「Miamor」商標？）我104年 就接觸到原告，因我是受他人委託製造代工。（原告訴訟代 理人問：你是否指104年開始就與原告有合作關係？）是。 （原告訴訟代理人問：你是否記得從幾年開始有接觸或使用 到「Miamor」商標？）至今應該有5年，約從107、108年開 始。（原告訴訟代理人問：你一直都是與原告接洽？） 　　最早是一位林先生，後面都是與原告接洽。」等語(本院卷 第167至169頁)，可認原告與證人蕭全綸經營之珍荃公司間 成立系爭商標授權契約，並且於參加人申請廢止註冊日(111 年1月8日)前3年內有使用系爭商標。再由證人曾仰乾於本院 證述:「(原告訴訟代理人：證人與「優逗寵物量販店」的關 係？）「優逗」負責人楊幀詠是我老婆，我負責採購。（法 官經檢視證人曾仰乾身分證，配偶欄確實記載為楊幀詠。） （原告訴訟代理人問：優逗有無分店或連鎖店？）在宜蘭跟 羅東各1間。（原告訴訟代理人：【法官提示系爭商標予證 人】有無見過「Miamor」商標？優逗是否有販售標示有系爭 商標「Miamor」之寵物食品？）有見過，我們店裡有賣。（ 原告訴訟代理人問：「肉肉好燒」，包含有「Miamor」跟沒 有「Miamor」的商品，優逗是向誰進貨(前開標示有系爭商 標之寵物食品)？）是向葉毓蘭(即原告)進貨。（原告訴訟 代理人問：你販賣這些商品期間為何？）我賣這些產品差不 多有5、6年，約從107、108年左右開始賣。（原告訴訟代理 人問：現在是否還有在販賣？）有。（原告訴訟代理人：現 在的「肉肉好燒」商品是否標示有「Miamor」商標？）有。 （原告訴訟代理人問：中間是否有中斷過？）沒有。」等語 (見本院卷173至175頁)，亦可知原告於參加人申請廢止註冊 日前3年內有使用系爭商標。 　⒉依據本院113年8月5日準備程序筆錄記載，被告就原告主張訴 願卷第24頁108年11月17日照片、訴願卷第25頁有2020年12 月照片、訴願卷第26至30頁寵物用品目錄照片上有使用系爭 商標，雖不爭執，惟被告認為只有看到商標，但無法勾稽指 定使用的商品(見本院卷第113至114頁)。 　⒊承上，被告辯稱縱認原告有授權珍荃公司使用系爭商標，原 告仍應提出其或珍荃公司就系爭商標於指定商品在市場上之 實際行銷使用事證，以證明其使用事實。經查，證人蕭全綸 於本院復證稱：「(原告訴訟代理人問:珍荃公司有無生產寵 物食品？)有。(原告訴訟代理人問:何時開始生產？)110年 創立開始生產，但我原本在這個行業做將近20年，一直都是 從事寵物相關工作。(原告訴訟代理人問:珍荃公司生產寵物 食品項目為何？)主要是以貓狗零食、肉乾、罐頭為主。(原 告訴訟代理人問:珍荃公司有無自己品牌？有無受託、代工 生產？)有自己品牌，主要是接受他人代工生產。(原告訴訟 代理人:【法官提示系爭商標予證人】珍荃公司有無以系爭 「Miamor」商標用於生產寵物食品或零食？)有。（原告訴 訟代理人問：產品項目為何？）肉乾、貓零食、狗零食、罐 頭。」等語（見本院卷第167頁)，證人曾仰乾亦證稱:「(原 告訴訟代理人:你販賣有「Miamor」商標商品品項為何？) 販賣貓零食、狗零食、潔牙骨這三大類。(原告訴訟代理人: 　　優逗如何銷售該等產品？)實體店面有賣、網路也有賣，但 網路上的是沒有「Miamor」商標的。(原告訴訟代理人:除了 「Miamor」商標名稱外，產品名稱會寫什麼？)會寫「肉肉 好燒」。」等語(本院卷第174頁) ，佐以證人蕭全綸於開庭 後提出之勞工保險、珍荃公司出貨單(本院卷第193至209頁) ，證人曾仰乾於開庭提出之全宏食品行出貨單(本院卷第223 頁)，且因貓、狗除係寵物外，亦為動物，本院因認依卷內 書面證據及證人證言，足以認定告於參加人申請廢止註冊日 前3年內，有將系爭商標使用於「動物零食、果渣、狗餅乾 、動物食品；寵物食品、動物可食用咀嚼物」商品之事實。 　㈢原告雖主張所提證據可認有使用系爭商標於「動物飼料、飼 料、飼料用奶粉、狗飼料、貓飼料、飼料用乾草、動物食用 穀類加工副產品、動物食用穀物、寵物飲料、動物食用糠類 混合飼料、動物食用根菜類、動物用飼養劑、供寵物便溺用 香味沙、貓砂」商品之事實云云，然查，原告對於系爭商標 有使用於「動物零食、果渣、狗餅乾、動物食品；寵物食品 、動物可食用咀嚼物」商品以外之事實，至本件言詞辯論終 結時未能提出符合105年商標法第5條規定之使用證據，因此 ，本院認為系爭商標於參加人申請廢止註冊日前3年內不能 證明有使用於「動物飼料、飼料、飼料用奶粉、狗飼料、貓 飼料、飼料用乾草、動物食用穀類加工副產品、動物食用穀 物、寵物飲料、動物食用糠類混合飼料、動物食用根菜類、 動物用飼養劑、供寵物便溺用香味沙、貓砂」商品之事實。 　 七、綜上所述，本件依原告所舉證據足認系爭商標於廢止申請日 　　前3年內有使用於「動物零食、果渣、狗餅乾、動物食品、 寵物食品、動物可食用咀嚼物」商品，此部分並無違反105 年商標法第63條第1項第2款規定。從而，原處分依參加人之 申請認系爭商標指定使用於前揭商品之註冊應予廢止，即有 未合，訴願決定予以維持，亦有未洽。原告訴請撤銷原處分 及訴願決定關於系爭商標指定使用於前揭商品之註冊應予廢 止之部分，為有理由，應由本院撤銷。至於系爭商標指定使 用於「動物飼料、飼料、飼料用奶粉、狗飼料、貓飼料、飼 料用乾草、動物食用穀類加工副產品、動物食用穀物、寵物 飲料、動物食用糠類混合飼料、動物食用根菜類、動物用飼 養劑、供寵物便溺用香味沙、貓砂」商品之註冊廢止成立部 分，原處分及訴願決定均無違誤，原告仍執前詞訴請撤銷， 為無理由，應予駁回。　　　　　 八、本件事證已明，當事人其餘主張、答辯或援引之證據經本院 審酌後認對判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘明 。 據上論結，本件原告之訴為有一部有理由、一部無理由，爰依智 慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第104條、第218條，民事 訴訟法第79條、第385條第1項前段，判決如主文。　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日 智慧財產第一庭 審判長法 官　汪漢卿 法 官　吳俊龍 法 官　曾啓謀 以上正本係照原本作成。 一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內 向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提 起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按 他造人數附繕本）。 二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者， 逕以裁定駁回。 三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。 得不委任律師為訴訟代理人之情形 所 需 要 件 ㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人 1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 ㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。 是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　19　　日 　　　　　　　　　　　　　 書記官　丘若瑤 附圖 系爭商標 註冊第1958911號 申請日：民國107年6月21日 註冊日：民國107年12月16日 註冊公告日：民國107年12月16日 指定使用類別： (第031類) 動物飼料；動物零食；飼料；飼料用奶粉；狗飼料；貓飼料；飼料用乾草；果渣；狗餅乾；動物食品；寵物食品；動物食用穀類加工副產品；動物食用穀物；動物可食用咀嚼物；寵物飲料；動物食用糠類混合飼料；動物食用根菜類；動物用飼養劑；供寵物便溺用香味沙；貓砂。

2024-12-12

IPCA-113-行商訴-15-20241212-2

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