請求營業秘密損害賠償等(商標)
最高法院民事判決
113年度台上字第274號
上 訴 人 奈司特技術股份有限公司(下稱奈司特公司)
兼法定代理人 黃永欽
共 同
訴 訟代理 人 苗繼業律師
吳世敏律師
被 上訴 人 美商藍姆研究公司(LAM RESEARCH CORPORATIO N)
法 定代理 人 Craig P. Opperman
訴 訟代理 人 馮博生律師
郭懿萱律師
沈宗原律師
黃紫旻律師
上列當事人間請求營業秘密損害賠償等(商標)事件,上訴人對
於中華民國112年10月26日智慧財產及商業法院第二審判決(111
年度民營上字第6號),提起上訴,本院於113年12月17日言詞辯
論終結,判決如下:
主 文
原判決關於命上訴人連帶給付,及連帶負擔費用登載新聞紙,暨
各該部分訴訟費用負擔均廢棄,發回智慧財產及商業法院更為審
理。
其他上訴駁回。
第三審訴訟費用,關於駁回其他上訴部分,由上訴人負擔。
理 由
一、被上訴人主張:
㈠伊於民國101年6月間與訴外人Novellus System Inc.(下稱
Novellus公司)合併,為存續公司,上訴人黃永欽於89年間
受僱於Novellus公司,離職後,於102年2月8日創立上訴人
奈司特公司,將其所販賣非伊生產之料號00-000000-00、00
-000000-00電路板(下合稱零件),標註為伊之原廠機具系
統,並將第一審卷㈢377至380頁附表3-1所示之7個系統(下
稱系統)進行改裝、翻新、重建。
㈡伊為我國註冊第01935113號「LAM」商標、第00778230號「SE
QUEL」商標、第00778229號「ALTUS」商標(下合稱系爭商標
)之商標權人,上訴人未經伊之同意或授權,於改裝、翻新
及重建之相同或同一商品,擅自使用系爭商標;且於報價單
及系統上使用Novellus表徵,致他人誤認為伊之原廠產品,
並使用虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵,足以影響交易決
定,違反公平交易法(下稱公平法)之不正競爭。
㈢依商標法第69條第1項及第2項、第71條第1項第2款、第3款、
公平法第21條第1項、第3項、第29條、第30條、第31條、第
33條、民法第177條第2項、第179條、第195條第1項後段、
公司法第23條、第28條等規定,求為判命:⒈上訴人不得並
應停止使用相同或近似系爭商標於其所改裝、翻新、重建之
半導體設備商品、服務、廣告或任何媒介上,亦不得以廣告
或其他任何使公眾得知之方法,於其所改裝、翻新、重建之
半導體設備商品或服務上標示、傳播系爭商標、字樣、Nove
llus及其他與被上訴人有任何關聯之消息,例如不得標示或
傳播關於系統及零件之訊息;並應將其所改裝、翻新、重建
而使用系爭商標或字樣或Novellus表徵之商品(系統與零件)
回收並銷毀(下合稱第1項聲明)。⒉上訴人應連帶給付被上
訴人新臺幣(下除另有標示外均同) 2,408萬0,486元本息(
下稱第2項聲明,其中逾150萬元部分係於原審所補充,下稱
補充聲明部分)。⒊上訴人應連帶負擔費用將本件最後事實
審民事判決書內容(包括案號、當事人、主文、事實欄),以
不小於20號字體登載於工商時報及經濟日報各1日(下稱第3
項聲明,其餘未繫屬本院者,不予贅述)。
二、上訴人則以:伊之廠區內告示牌印有Novellus Altus Syste
m字樣,係標示工作區機台名稱,供廠務管理,非為商標使
用。原證30照片之標籤雖載有Altus文字,僅管理目的,機
台上標示之商標,係Novellus銷售予客戶後,伊收購舊機台
所留存,非伊所製作。又香港商中檢實業有限公司臺灣分公
司函覆該公司所檢驗之機台,亦無Novellus、Altus或Seque
l等標誌或文字。伊公司網頁標示之Sequel、Altus及LAM等
文字,係為提供商品名稱或協助客戶代尋所需商品之說明,
非為侵犯系爭商標權使用,而出口報單上相關記載係依據法
規,並依買受人大陸經銷商及最終使用者之指示所為,乃作
為對系統5名稱及用途說明,均非商標,自無違反商標法,
亦不構成不正競爭行為。另被上訴人於原審始為擴張請求,
已罹於時效等語。
三、原審廢棄第一審所為駁回被上訴人第1項、第3項及第2項聲
明(除補充聲明部分)之判決,改判如其聲明及補充聲明部
分,理由如下:
㈠被上訴人於101年6月間與訴外人Novellus公司合併,為存續
公司,並取得系爭商標之商標權。兩造均不否認上訴人所銷
售之機台(下通稱為機台),係Novellus公司前所銷售之舊
機台,黃永欽於公司合併前,即自Novellus公司離職。故上
訴人所改裝、銷售之機台,確係Novellus公司先前出售之真
品舊機台。
㈡上訴人就系統1係修改真品Sequel/Large系統之框架,將原本
2個Sequel/Large製程腔室模組,置換為Sequel-X製程腔室
模組,並另裝設與之相配合,但非原廠之遠端電漿清潔(RPC
)、氣體盒、局部電源供應盒(LPB)、模組控制器(MC)等零組
件;就系統2係修改真品Sequel-X系統之框架,並置換非原
廠之遠端電漿清潔、氣體盒及局部電源供應盒等零件;就系
統3係修改真品Sequel/Shrink系統之框架,將原本兩個Sequ
el/Shrink製程腔室模組,置換為Sequel-X製程腔室模組,
且前述框架經改造後,可容納原系統所無、配合Sequel-X製
程腔室模組之遠端電漿清潔,並另裝設與真品系統不同之氣
體盒、模組控制器等零組件;就系統4係修改真品Altus/Lar
ge系統之框架,將原本兩個Altus/Large製程腔室模組,變
更為Altus/Shrink製程腔室模組,並另裝設與之相配合,但
非原廠之氣體盒、局部電源供應盒(LPB)、模組控制器(MC)
等零組件,且前述零組件之裝設位置與尺寸大小均經變更;
就系統5係修改真品Altus/Large系統之框架,將原本兩個Al
tus/Large製程腔室模組,變更為Altus/Shrink製程腔室模
組,並另裝設與之相配合,但非原廠之氣體盒、局部電源供
應盒(LPB)、模組控制器(MC)等零組件,且前述零組件之裝
設位置與尺寸大小均經變更。另依保全證據程序之現場勘驗
結果,足認上訴人就系爭機台為改裝,已與被上訴人先前出
售之機台喪失同一性。
㈢上開機台經上訴人改裝、翻新、重建後,已非被上訴人所出
售之標準規格產品,不得繼續使用系爭商標。詎上訴人於改
裝完成出廠前,未將機台上之系爭商標抹除或移除,仍標示
為該商標之商品及Novellus之表徵,且於出口文件上標註產
品商標為系爭商標及表徵,而非標示無商標,自足以使一般
及相關消費者,誤認該機台為被上訴人生產銷售之產品;且
將非被上訴人生產之零件標註為原廠產品,均侵害系爭商標
權,並違反公平法第21條第1項至第3項規定,被上訴人依商
標法第69條第1項、第2項、公平法第21條第1項、第3項、第
29條規定,請求判命第1項聲明所示,於法有據。
㈣審酌上訴人於110年2月19日申報出口Novellus C2 Altus系統
沉積設備一套之出口報價為美金85萬元,離岸價格為2,408
萬0,486元,其提出之進口報單就相關費用部分均已遮蔽,
無法知悉機台之進貨成本,亦不能證明上訴人另出售其他機
台,而依商標法第71條第1項第2款規定,以銷售機台之離岸
價格為上訴人所得利益。另黃永欽為奈司特公司之法定代理
人,親身參與侵權行為,依公司法第23條第2項、民法第28
條規定,應與奈司特公司負連帶賠償責任。
㈤被上訴人於起訴時,表明依民事訴訟法第244條第4項規定,
為全部請求之最低金額,並保留擴張聲明權利,則損害賠償
請求時點以起訴時為準,其於112年5月29日為補充聲明部分
,並未罹於時效。
㈥依民法第195條第1項後段、公平法第33條規定,被上訴人得
請求上訴人連負擔費用,將本件判決書內容登載新聞紙,其
請求判命如第3項聲明所示,亦有理由。
四、本院判斷:
㈠關於廢棄發回(即判命上訴人連帶給付第2項、第3項聲明)
部分:
1.起訴狀所記載應受判決事項之聲明,於請求金錢賠償損害之
訴,原告得在民事訴訟法第244條第1項第2款之原因事實範
圍內,僅表明其全部請求之最低金額,而於第一審言詞辯論
終結前補充其聲明,此觀同法條第4項規定自明。是乃因損
害賠償之訴,涉及損害原因、過失比例、損害範圍等認定,
常須經專業鑑定及法院斟酌裁量,始能定其數額,為緩和減
輕金錢賠償損害原告之表明、特定聲明責任,避免於起訴時
難以預估損害之具體數額,致受程序或實體之不利益,而許
其就該原因事實範圍之全部請求為之。另原告於請求金錢賠
償損害之訴,起訴時已表明其全部請求之最低金額,係就原
因事實範圍為全部請求,並非一部請求,就其餘請求部分不
得另行起訴請求。倘原告於第二審始為補充聲明,因該補充
未逾全部請求之範圍,揆諸如上所示相關法條之規範意旨,
制定各該法條之價值判斷暨欲實踐之目的,及於第二審為補
充聲明之性質,與於第一審為補充者相近,且日後不得再行
起訴請求各節以考,足見依民事訴訟法第463條準用第244條
第4項規定,應准許原告於第二審為補充聲明。又依民法第1
29條第1項第3款規定,請求權消滅時效因起訴而中斷。以故
,原告依民事訴訟法第244條第4項規定為全部請求之表明,
則其全部請求均因起訴而中斷時效,不因係於第一審或第二
審為補充聲明而異。至原告未於第一審言詞辯論終結前補充
聲明,僅法院不得就其未聲明之事項為判決,與因起訴而中
斷時效之效力無涉。本件被上訴人於起訴時,既已表明係全
部請求之最低金額,嗣於原審審理時為補充聲明部分,該請
求權時效於起訴時,已生中斷效力。原審認為補充聲明部分
之請求權未罹於時效,核屬正確。
⒉商標權人請求損害賠償時,得選擇依侵害商標權行為所得利
益計算其損害;於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉
證時,以銷售該項商品全部收入為所得利益,此觀商標法第
71條第1項第2款規定即明。是乃為減輕商標專用權人就計算
損害之舉證責任,即由商標專用權人證明侵害人所得之銷售
金額,侵害人則須證明其成本或必要費用。而依民事訴訟法
第286條規定,當事人聲明之證據,法院應為調查。但就其
聲明之證據中認為不必要者,不在此限。所謂不必要者,係
指聲明之證據中,依當事人聲明之意旨與待證之事實毫無關
聯,或法院就某事項已得心證,而當事人仍聲明關於該事項
之證據方法等情形而言。故某證據方法依當事人聲明之意旨
,苟與待證之事實有關聯性者,不得預斷認無必要,而不予
調查。
⒊上訴人侵害系爭商標權,應負連帶損害賠償責任;其申報出
口Novellus C2 Altus系統沉積設備一套之出口報價為美金8
5萬元,離岸價格為2,408萬0,486元等情,為原審認定之事
實。惟上訴人抗辯:其收購系統5舊機台時,支出費用合計
為980萬0,638元,另交付系統5機台予SGS公司前,就機台為
相關零件替換及檢整等支出費用,合計為1,694萬9,867元,
並提出相關單據為佐證(分見原審卷三22、41至93頁),攸
關上訴人支出之成本或必要費用能否扣除,且與待證事實顯
非毫無關聯,自應調查審認。原審逕以上訴人申報出口設備
之離岸價格為損害賠償計算基礎,進而為其不利之判斷,即
有適用上開規定及說明意旨不當之違背法令。
⒋本件損害賠償數額部分之事實,尚未明確,本院就此部分無
法為法律上判斷;另第3項聲明係請求上訴人連帶負擔費用
,將本件最後事實審判決刊登於新聞紙,因原判決前揭部分
廢棄,發回更審,致最後事實審判決未明,此部分亦應一併
發回。上訴意旨,指摘原判決上開部分違背法令,求為廢棄
,為有理由。
㈡關於駁回上訴(即判命上訴人為第1項聲明)部分:
原審以上開理由,認定上訴人侵害系爭商標權,並違反公平
法第21條第1項至第3項規定,被上訴人依商標法第69條第1
項、第2項、公平法第21條第1項、第3項、第29條規定,請
求判命第1項聲明所示。經核於法並無違誤。上訴意旨,指
摘原判決此部分不當,求為廢棄,非有理由。
五、據上論結,本件上訴為一部有理由,一部無理由,依民事訴
訟法第477條第1項、第478條第2項、第481條、第449條第1
項、第78條,判決如主文。
中 華 民 國 113 年 12 月 24 日
最高法院智慧財產民事第二庭
審判長法官 鍾 任 賜
法官 陳 麗 玲
法官 黃 明 發
法官 陶 亞 琴
法官 呂 淑 玲
本件正本證明與原本無異
書 記 官 郭 金 勝
中 華 民 國 113 年 12 月 31 日
TPSV-113-台上-274-20241224-1