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行暫
智慧財產及商業法院

聲請定暫時狀態處分

智慧財產及商業法院行政裁定 113年度行暫字第1號 聲 請 人 Merck Sharp ＆ Dohme B.V.（默沙東荷蘭藥廠） 代 表 人 Laura Ginkel 代 理 人 張哲倫律師 羅秀培律師 劉怡君專利師 相 對 人 經濟部智慧財產局 代 表 人 廖承威 代 理 人 李東秀 林奕萍 上列當事人間聲請定暫時狀態處分事件，本院裁定如下： 　　主 文 一、聲請駁回。 二、聲請訴訟費用由聲請人負擔。　　　　 　　理 由 一、爭訟概要： 　㈠訴外人荷蘭商艾克佐諾貝爾公司前於民國89年11月8日以「可 作為對由藥物引發之神經肌肉阻斷作用的逆轉劑之6-巰基- 環糊精衍生物」向相對人申請發明專利，經其編為第891235 85號專利申請案審查後，准予專利並發給發明I242015號專 利證書(下稱系爭專利)，專利權期間自94年10月21日至109 年11月7日止。嗣荷蘭商艾克佐諾貝爾公司申准將專利權讓 與荷蘭商歐嘉隆藥廠，荷蘭商歐嘉隆藥廠復將專利權讓與聲 請人之前手荷蘭商MSD歐斯股份有限公司，該公司旋於100年 10月28日備具申請書及相關證明文件，向相對人申請延長系 爭專利權期間5年（下稱本案)。其後，荷蘭商MSD歐斯股份 有限公司於102年間復申准將專利權讓與登記予聲請人。本 案經相對人審查後，以108年4月26日（108）智專三（四）0 1027字第00000000000號發明專利權延長案核准審定書為系 爭專利權期間准予延長1,519日，至114年1月4日止之處分（ 下稱原處分，聲證1）。 　㈡聲請人對原處分不服，循序提起行政訴訟。經本院以108年度 行專訴字第88號行政判決將訴願決定及原處分均撤銷，命相 對人應作成系爭專利權期間准予延長5年，至114年11月7日 止之處分（聲證3），相對人不服，提起上訴，經最高行政 法院109年度上字第1045號判決廢棄前開108年度行專訴字第 88號判決並發回本院更為審理（聲證4）。 　㈢嗣本院以111年度行專更一字第5號行政判決（聲證5，下稱11 1行專更一5判決）將訴願決定及原處分關於不利於聲請人部 分撤銷，命相對人就系爭專利權期間應自114年1月5日起， 再准予延長307天，至114年11月7日止。相對人提起上訴， 經最高行政法院於113年11月26日以112年度上字第792號行 政判決（下稱112上792判決）廢棄前開111行專更一5判決並 發回本院更為審理（丁證1，本院卷第407至417頁）。 二、應適用之法令： 　㈠本件聲請相關之本案訴訟於智慧財產案件審理法112年8月30 日修正施行前已繫屬於法院，依修正施行後之第75條第3項 規定，適用修正施行前之規定（下稱智審法）。 　㈡智審法第34條第1項準用第22條第2項規定：「聲請定暫時狀 態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大 之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事 實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請。」又11 2年8月30日修正施行前之智慧財產案件審理細則（下稱智審 細則）第37條第1項、第3項規定：「（第1項）聲請人就有 爭執之智慧財產法律關係聲請定其暫時狀態之處分者，須釋 明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要；其釋明不足者， 應駁回聲請，不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足。 ......（第3項）法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保 全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對 於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙 方損害之程度，及對公眾利益之影響。」雖修正前之智審細 則未如修正後智審細則第77條準用第65條之規定，然智審法 第34條第1項既明定準用第22條第2項規定，則本件定暫時狀 態處分之聲請與判斷亦得類推適用修正前智審細則第37條之 規定。此外，依智審法第1條、行政訴訟法第302條準用同法 第297條關於準用民事訴訟法第526條第1項之規定，定暫時 狀態處分之請求及原因，應釋明之。準此，聲請人對爭執之 智慧財產法律關係及定暫時狀態之必要，應為釋明，聲請人 如未能釋明或釋明不足，其聲請即應駁回。　　 　㈢定暫時狀態之處分，本即在一定範圍內會造成達到本案勝訴 判決之相同結果，因而聲請人對爭執之公法上法律關係及定 暫時狀態之必要，應為釋明，否則其聲請即難以准許。前者 之釋明，乃使法院對聲請事件的事實為概括審查，並自事實 及法律觀點判斷，形成本案訴訟勝訴可能性較高之心證。後 者之釋明，在使法院形成如不准許聲請人之聲請，有對聲請 人發生重大損害或急迫危險之相當可能性之心證，而認有必 要加以防止。倘本案訴訟勝訴可能性較高，且有定暫時狀態 處分之原因時，應准定暫時狀態處分之聲請。即就本案權利 存在之蓋然性較高，使法院以較為簡略之調查程序，依其提 出之有限證據資料，認為本案訴訟勝訴之可能性較高，權宜 性並暫時性地決定先給予其適當之法律保護，以免將來之保 護緩不濟急。然聲請人在本案訴訟中不可能勝訴，或勝訴機 會渺茫，即應駁回定暫時狀態處分之聲請。如果個案中，有 定暫時狀態處分之原因時，因特別原因，譬如必須經過繁瑣 的證據調查程序，始得認定與聲請事件相關之本案訴訟勝訴 的可能性時，則准許或不准許定暫時狀態之處分，所可能發 生的後果之間的利益衡量，便成為重要的考量因素。此外， 因定暫時狀態處分之程序屬於緊急程序，行政法院係依即時 可調查證據，判斷存在其請求及原因之事實是否達已釋明程 度（最高行政法院104年度裁字第1617號、106年度裁字第10 6號、110年度抗字第301號、112年度聲再字第851號裁定意 旨參照）。　　 三、聲請意旨略以：　　 　　聲請人已對原處分提起本案訴訟，鑑於相對人已就111行專 更一5判決提起上訴，可徵兩造間對於國外臨床試驗期間訖 日究係為何，明顯存有重大歧見，就本案行政爭訟標的之公 法上授益處分請求權，兩造間確有爭執之公法上法律關係。 又專利法賦與聲請人之排除及防止侵害請求權等，即將於11 4年1月4日屆滿，聲請人將喪失排除他人實施系爭專利之權 能。況系爭專利為「倍帝恩注射液100毫克/毫升」藥品（下 稱系爭藥品）登載之唯一專利，則於114年1月5日起，學名 藥藥品許可證申請人只需依藥事法第48條之9第2款規定主張 「該新藥對應之專利權已消滅」，即可於審查完成後立即取 得學名藥許可證。換言之，學名藥藥品許可證申請人不必再 依同條第4款規定通知聲請人，並聲明系爭專利應撤銷或不 侵權，則聲請人將無法藉由提起專利連結訴訟，暫停學名藥 許可證之核發，以避免學名藥快速上市，聲請人確有防止發 生重大損害或急迫危險甚明。爰依行政訴訟法第298條第2項 、第3項規定（按：智審法及智審細則就定暫時狀態之處分 已有前揭規定，聲請人應係誤引法條）聲請命相對人於本案 判決確定前，就系爭專利自114年1月5日起，再准予延長3個 月，至114年4月4日止，並於專利公報公告之。 四、本件確有爭執之智慧財產法律關係存在： 　　兩造間就系爭專利之期間應延長至何時，為本案訴訟之爭點 ，經本院111行專更一5判決後，嗣經最高行政法院112上792 判決廢棄發回本院更為審理，故本件確有爭執之智慧財產法 律關係存在。　　 五、本件聲請並無定暫時狀態之必要： 　㈠聲請人將來勝訴之可能性仍須繁瑣的證據調查程序： 　　依最高行政法院112上792判決之廢棄發回意旨，系爭專利權 期間延長所依據之國外臨床試驗（即聲證5之本院111行專更 一5判決第22至23頁之附表，共20筆，本院卷第110至111頁 ）由衛生福利部（下稱衛福部）細究各該臨床試驗之試驗類 型及目的，確認是否係證明系爭藥品所申請適應症之療效及 安全性，而為核發系爭藥品許可證所需，復由衛福部依據其 審查核准系爭藥品許可證之適應症、臨床試驗設計及報告內 容，具體確認各該臨床試驗呈現試驗結果以證明藥品之療效 及安全性的日期究為試驗完成日或試驗報告日，法院並應依 職權調查確認領證通知送達日期，以及系爭藥品許可證審查 期間之補件至收文補正期間、第1次至第2次通知領證之期間 等期間是否實際上為可歸責於本件聲請人之不作為期間而應 予扣除。雖聲請人於最高行政法院112上792判決後提出補充 理由狀及聲證18至22（本院卷第379至400頁），然聲請人關 於「系爭專利延長案應再准予延長3個月，至114年4月4日止 」之主張有無理由，尚待衛福部就各該臨床試驗表示意見後 ，由兩造進行攻防，且本院需查明補件期間、通知領證期間 等期間，故聲請人就本案訴訟勝訴的可能性，仍須繁瑣的證 據調查程序始得認定，依聲請人所提現有即時可調查之證據 ，尚不足以釋明其本案之權利請求存在有較高之蓋然性。 　㈡本件聲請之准駁對於聲請人及公眾利益之影響： 　　⒈現行系爭專利之專利權期間訖至114年1月4日，縱有學名藥 廠於上開專利權期間屆滿，隨即備妥申請資料並依據藥事 法第48條之9第2款規定申請學名藥許可證，然參照衛福部 食藥署申請案件處理期限表（相證2，本院卷第239至259 頁），即使申請資料完備，審查程序流暢進行，該學名藥 品尚待180天之處理期間始有可能順利取得上市許可，學 名藥廠後續仍須一定作業時間方能使學名藥品上市，且學 名藥品進入市場後，亦未必能在短時間內使國民用藥習慣 有所轉換，因此，聲請人所稱有學名藥品可能於114年4月 4日前即對系爭藥品之市場占有率產生重大影響，本件定 暫時狀態聲請之駁回將造成其無法彌補之損害云云，有待 商榷。 　　⒉因醫藥品發明專利涉及新藥研發及我國醫藥產業發展，故 專利法第53條第5項所稱「考慮對國民健康之影響」既須 彌補醫藥品專利權人因法定審查取得藥品許可證延遲實施 發明之期間，以鼓勵新藥專利權人投入創新研發，並於我 國申請專利權，亦須兼顧我國醫藥產業發展，以增進國民 近用藥品權益，並完善公共衛生制度，因此「國外臨床試 驗期間」之認定，自須衡平專利權人及國民健康之公共利 益（最高行政法院112上792判決第6頁第10至17行，本院 卷第412頁）。今聲請人所請事項除延長系爭專利期間至1 14年4月4日止外，並聲請公告於專利公報，此具有公示效 力，倘准許此滿足性處分之聲請，將使聲請人於本案訴訟 勝訴確定前先獲得權利之滿足，而實現如本案勝訴判決之 結果，即達到實質延長系爭專利權期間之效果，使系爭藥 品可持續其獨占地位至114年4月4日止，不僅於該期間內 制止學名藥品進入市場，且原本系爭專利權期滿消滅而成 為公共財，任何人皆可實施，將可能因准許本件聲請，致 使公眾無法基於系爭專利所揭露之技術內容進一步研發與 運用，無法達到專利法第1條所揭櫫鼓勵、利用發明之創 作，以促進產業發展之立法目的。如前所述，依現有可即 時調查之事證，聲請人無法釋明其本案權利存在之蓋然性 較高之事實，若聲請人於本案訴訟最終未能取得「系爭專 利延長案應再准予延長3個月，至114年4月4日止」勝訴判 決，則准許本件定暫時狀態處分之聲請，顯然重大影響相 關技術研發進展及學名藥品得以參與市場競爭之時點，更 妨礙國民近用藥品權益，有損國民健康之公共利益。 　㈢綜上，聲請人將來勝訴之可能性仍須繁瑣的證據調查程序， 依聲請人目前所提之有限證據資料，難認其已釋明本案訴訟 勝訴之可能有較高之蓋然性，並依利益衡量原則，判斷駁回 定暫時狀態處分聲請，對聲請人本案勝訴時所生之損害非不 能或難以回復，而定暫時狀態處分之准許卻對公眾實施利用 相關技術、學名藥品進入市場及國民近用藥品權益與國民健 康公共利益等有危害之虞，故聲請人並未釋明本件有定暫時 狀態處分之必要。從而，聲請人本件定暫時狀態處分之聲請 ，不符聲請要件，不應准許。 六、結論： 　　本件聲請為無理由，應予駁回。依行政訴訟法第104條，民 事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　20　　日 智慧財產第一庭 審判長法 官　汪漢卿 法 官　陳端宜 法 官　蔡惠如 以上正本係照原本作成。 一、如不服本裁定，應於送達後10日內，向本院提出抗告狀並敘 明理由（須按他造人數附繕本）。 二、抗告時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。 得不委任律師為訴訟代理人之情形 所 需 要 件 ㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人　 1.抗告人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，抗告人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，抗告人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 ㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.抗告人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.抗告人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。 是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，抗告人應於提起抗告或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30 　日 　　　　　　　　　　　　 　 書記官　邱于婷

2024-12-20

IPCA-113-行暫-1-20241220-2

民專訴
智慧財產及商業法院

侵害專利權有關財產權爭議等

智慧財產及商業法院民事裁定 111年度民專訴字第41號 原 告 先進光電科技股份有限公司 法定代理人 高維亞 訴訟代理人 張哲倫律師 羅秀培律師 （以次五人之送達代收人 張哲 倫律師） 林嘉興專利師 蔡亦強專利師 鄭宇航律師 呂正忠專利師 被 告 久禾光電股份有限公司（下稱被告公司） 訴訟代理人 王仁君律師 黃仁宜律師 （以次五人之送達代收人 王仁君 律師） 李維峻律師 盧懷力專利師 陳柏宇專利師 謝慧嫻專利師 兼上一人之 法定代理人 王世岳 訴訟代理人 王仁君律師 洪振盛律師 （送達代收人 王仁君律師） 上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國11 3年11月29日所為之判決，裁定如下： 主 文 原判決原本、正本第4頁第16行、第5頁表格第3列關於「被告」 記載，應更正為「第三人」。　　 　　理 由 一、依民事訴訟法第232條第1項規定，判決如有誤寫、誤算或其 他類此之顯然錯誤者，法院得隨時或依聲請以裁定更正之 。 二、本院前述判決有如主文所示之顯然錯誤，應予更正，爰裁定 如主文。　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　19　　日 智慧財產第一庭 法 官　蔡惠如 以上正本係照原本作成。 如不符本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀，並應 繳納抗告費新台幣1千元。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　19　　日 　　　　　　　　　　　　　 書記官　邱于婷

2024-12-19

IPCV-111-民專訴-41-20241219-4

行專訴
智慧財產及商業法院

發明專利舉發

智慧財產及商業法院行政判決 113年度行專訴字第17號 民國113年11月28日辯論終結 原 告 Merck Patent GmbH（德商馬克專利公司） 代 表 人 Dr. Schoen、Dr. Schmidt 訴訟代理人 張哲倫律師（兼送達代收人） 古乃任專利師 蔡昀廷律師 被 告 經濟部智慧財產局 代 表 人 廖承威 訴訟代理人 周志浩 參 加 人 廣流智權有限公司 代 表 人 李文賢 訴訟代理人 陳政大專利師（兼送達代收人） 李春霖專利師 上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國11 3年1月15日經法字第11217309330號訴願決定，提起行政訴訟， 並經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下： 　　主 文 原告之訴駁回。 訴訟費用由原告負擔。 　　事實及理由 壹、程序事項： 一、原告原起訴聲明為：「一、原處分關於『請求項2、7至8、10 舉發成立，應予撤銷』部分之審定暨訴願決定均撤銷。二、 被告應為中華民國專利公告號第I537366號『液晶介質及液晶 顯示器』發明專利請求項2、7至8、10舉發不成立之審定。三 、訴訟費用由被告負擔。」（見本院卷第15頁），嗣於民國 113年8月14日準備狀更正起訴聲明為：「一、原處分關於『 請求項2、7至8、10舉發成立，應予撤銷』部分之審定暨訴願 決定均撤銷。二、訴訟費用由被告負擔。」（即撤回原訴之 聲明第2項，見本院卷第276頁），被告、參加人均無意見（ 見本院卷第318頁），應予准許。 二、原告主張關於證據1是否可證明系爭專利擬制喪失新穎性， 　　在舉發階段中，參加人自始僅就將特定化合物V-HH-3之用量 置換為50、45或40%之特定值為主張，111年6月6日之舉發人 （即參加人）更正表示意見書通篇均未就證據1未曾揭示之 「35%V-HH-3」置換元件表示相關理由，當然亦無原處分所 提「35%V-HH-3」屬於「微小含量差異」之周知元件、進而 得以直接置換之主張，足證「35%V-HH-3」係被告依職權發 動審查所審酌之元件，並非參加人主張之理由，惟被告未依 法給予原告答辯及更正之機會，遽為審定，核已違法云云。 　　經查: 　㈠按專利法第75條固規定：「專利專責機關於舉發審查時，在 舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據 ，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查」 。惟按，舉發審查依舉發人所提理由及證據審酌，為發現真 實，原則上得依職權就舉發人爭點範圍內所提出之證據進行 調查；職權審查係審查人員於舉發爭點以外，基於公益目的 而例外發動之審查措施，職權審查僅限於舉發聲明範圍內之 請求項，審酌舉發人未提出之理由及證據(專利審查基準第 五篇舉發審查4.3.2.4及4.4.1參見)。又按，在舉發審查階 段，應強調專利專責機關之專業及其職權調查之能事，未提 出之理由及證據之範圍，自不能太過限縮，更無與行政訴訟 階段之「新證據」同視。是以，若係存在之多數引證案，其 中之如何結合關係，基於職權調查之職權，不應限縮，自係 屬已提出之理由及證據，專利專責機關當然應予以判斷。所 以，本件舉發案證據1係舉發人即參加人於舉發程序中所已 提出之證據，並非「舉發人未提出之理由及證據」，專利專 責機關本得依其調查證據之職權，並斟酌雙方當事人陳述與 調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則作判斷，尚與專 利法第75條規定無涉。本件既與專利法第75條規定無涉，自 無依該條規定通知專利權人限期答辯程序之適用(最高行政 法院105年度判字第546號判決意旨)。　 　㈡所謂「職權審查」係指審查人員於舉發人爭點之外，基於公 　　益目的而例外發動之審查措施，引入舉發人所未提出之理由 　　及證據，為免造成突襲，應檢附相關證據，並就職權審查部 　　分敘明理由給予專利權人答辯之機會。反之，如審查人員於 　　舉發人提出之爭點範圍內，審酌雙方當事人之陳述及調查事 　　實、證據之結果，本於論理法則及經驗法則而為判斷，則非 　　屬專利法第75條之職權審查。本件舉發人（參加人）於舉發 　　階段已明確提出舉發證據及舉發證據之組合，原告於舉發人 　　提出之舉發爭點範圍內，本應為充分之防禦及答辯，並由被 　　告審酌原告及舉發人雙方之主張及答辯作成判斷，惟被告並 　　不受舉發人及專利權人陳述內容之拘束。本件參加人於提起 　　舉發時，陳明證據1足以證明系爭專利請求項2擬制喪失新穎 　　性，且由原處分列舉說明的方式可看出，不論是擬制喪失新 　　穎性或是不具進步性，皆是先說明舉發成立的理由，將原告 　　相關主張整理出來後再去作論駁，而論駁是在參加人實質主 　　張理由中作說明方式的調整，在判斷是否成立的理由時，是 　　依照舉發人即參加人所提出的實質理由作論述，並未剝奪原 　　告表示意見的權利，被告論述並未逾越參加人所提理由。本 　　院認定被告非依職權發動審查之其餘詳細理由分別見本判決第21至24頁、第29至31頁、第39至41頁、第45至48頁。承上，足認被告做成之各項判斷中並無引入職權審查，在無引入職權審查、被告於審查歷程近30個月期間已給予原告多次答辯及更正機會之前提下，原告主張「不僅無從表示意見」、「評估更正以維權利之機會亦遭不當剝奪」云云，並非有理由。 三、原告依智慧財產案件審理法第6條第3項規定聲請公開本件技 術審查官製作之報告書等語。查智慧財產案件審理法第6條 第3項係規定:「技術審查官製作之報告書，法院認有必要時 ，得公開全部或一部之內容。」其修正理由係因技術審查官 在訴訟程序上類似於法官之助手，並非外部專家之鑑定人， 亦不取代鑑定人之功能，其製作之報告書僅係供法官參考， 屬諮詢性質之內部意見，而非鑑定結論，不具有證據地位， 故無一律應公開其內容給予當事人辯論之必要。且實務上因 個案繁簡有別、當事人攻防資料之補充提出，隨訴訟程序之 進行，常有數份修正甚或相反技術意見之報告書，倘一律應 公開其內容，不僅徒增當事人攻防之負擔，亦有礙訴訟之順 暢進行。惟法院斟酌個案情形，認有必要時(諸如為釐清兩 造攻防之技術爭點與證據內容、有助於當事人於訴訟進行中 成立和解等) ，得公開報告書內容之全部或一部，俾當事人 有適時陳述意見之機會，足見法院於認為有必要時，得公開 技術審查官製作之報告書全部或一部，非經當事人請求即應 公開。本件合議庭經審酌兩造及參加人攻擊防禦均未逸脫爭 點範圍，於本件以下之判決理由均有論述，且並無同法第4 款因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識，欲採為裁判之 基礎，為保障當事之聽審請求權，並避免突襲性裁判，而應 將技術審查官製作之技術報告書內容一部或全部公開給予當 事人辯論之情形，因此本院認為本件並無一部或全部公開技 術審查官製作之技術報告書之必要，故原告聲請不予准許。 　　　　　 貳、實體事項： 一、事實概要： 原告於95年5月24日以「液晶介質及液晶顯示器」向被告申 請發明專利，並以西元2005年5月25日申請之歐洲專利局第0 5011326.5號專利案及2005年10月13日申請之歐洲專利局第0 5022352.8號專利案主張優先權，經編為第95118368號審查 ，於105年1月29日准予專利（下稱系爭專利，申請專利範圍 共11項），並發給發明第I537366號專利證書。嗣參加人於1 09年11月3日以系爭專利請求項1至3、6至11有違核准時（即 103年1月22日修正公布、同年3月24日施行）專利法第22條 第2項及第23條規定，對之提起舉發；原告先後於110年2年2 2日、111年8月23日及111年11月21日提出系爭專利申請專利 範圍更正本（其中110年2月22日及111年8月23日更正本依專 利法第77條第3項規定視為撤回）。嗣經被告通知參加人就 前揭更正本表示意見，參加人於111年6月6日函復並重新整 理爭點為系爭專利請求項2、7至8、10違反前揭專利法第22 條第2項、第23條、第26條第2項規定及說明書違反同法第26 條第1項規定。案經被告審查，認前揭更正符合規定，依該 更正本審查，並認系爭專利請求項2、7至8及10有違核准時 專利法第22條第2項及第23條規定，以112年4月27日(112)智 專三（五）01139字第00000000000號專利舉發審定書為「11 1年11月21日之更正事項，准予更正」及「請求項2、7至8、 10舉發成立，應予撤銷」之處分。原告不服前揭舉發成立部 分之處分，提起訴願，復遭經濟部為訴願駁回之決定，原告 仍未甘服，遂依法提起本件行政訴訟。本院因認本件判決結 果，倘認為訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法 律上利益恐將受有損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本 件訴訟。 二、原告聲明請求原處分關於「請求項2、7至8、10舉發成立， 應予撤銷」部分之審定暨訴願決定均撤銷，並主張： ㈠證據1實施例5、11、16所用特定式（5-1）化合物（即，V-HH -3）之濃度由「32%」置換為「35%」時，將導致實施例中其 他化合物用量之對應縮減，以維持總比例為100%；由於證據 1實施例之液晶介質，均使用多達十多種液晶化合物成分， 故其他化合物之對應縮減顯非特定。因此，被告及參加人所 主張調整液晶成分之配比之修飾無法完全對應「差異僅在於 依通常知識即能直接置換」判斷原則之「僅在於」且「直接 」的意義。 　㈡由於將V-HH-3之濃度由「32%」置換為「35%」時，勢將導致 其他化合物用量之對應縮減，進而造成液晶介質之組成及整 體性質發生變化而有新功效，難謂將V-HH-3之濃度由「32% 」調整為「35%」符合「直接置換」之要件。　 　㈢系爭專利進步性在於其已自液晶化合物池中識別出「混合物 概念」具備技術意義而得以進行應用，系爭專利於技術上所 貢獻之洞察力及創造力當已支持所請液晶介質之發明之進步 性。證據2至4均無一處揭露、教示或建議系爭專利請求項2 所界定之「組份A（即特定的CC-3-V化合物）之濃度在35%至 60%範圍內」且同時「組份B之濃度在25%至45%範圍內」之混 合物概念。通常知識者不僅無法基於證據2至4之整體內容而 輕易完成系爭專利液晶介質，證據2至4反而將引導通常知識 者遠離系爭專利之發明。證據3實施例8並非系爭專利優先權 日之前所已存在之物，且有關式I（或其子式Ia/Ia1）化合 物之整體以及式IV化合物之整體之用量建議（尤其是在證據 3已提供使用相對少量的式I化合物以獲得具有非常低旋轉黏 度之介質（進而縮短響應時間）之明確指引之情況下），無 法使通常知識者對證據3實施例8進行簡單修飾而完成系爭專 利請求項2。在系爭專利請求項2相較於證據2不存在「否定 進步性之因素」之情況下，按現行專利審查基準之規定，即 應判斷該請求項具有進步性。通常知識者實無法基於證據4 所提供有關式IA化合物、式I化合物用量之教示而修飾實施 例M3而獲得滿足「組份B之濃度在25%至45%範圍內」要件之 液晶介質，遑論進而對證據4實施例M3之各介質成分用量進 行普通例行試驗或邏輯推理，以期獲得同時滿足「組份A之 濃度在35%至60%範圍內」、「組份B之濃度在25%至45%範圍 內」、以及「液晶介質中各成分含量之總和必然為100%」等 要件之液晶介質，即便被告自行演繹出不同於參加人舉發理 由之新修飾證據4實施例M3之方式，仍無法具體說明經修飾 證據4實施例M3後所獲致各液晶組成成分之明確用量，以令 人信服之方式證明經修飾所得之液晶介質實際上能合理存在 且滿足系爭專利請求項2之所有要件。甚且，證據2與證據3 之組合或證據4與證據3之組合反而促使通常知識者更加遠離 系爭專利請求項2，益證系爭專利請求項2相較於前揭證據組 合具有進步性。 　㈣系爭專利請求項7、8為獨立請求項2之附屬項；請求項10為引 用獨立請求項2之獨立項，在請求項2相較於證據2、證據3、 證據4、證據2與證據3之組合、或證據4與證據3之組合具有 進步性之前提下，請求項7、8、10相較於前揭證據或證據組 合當亦具進步性。　 三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯： 　㈠原告所提出之甲證3、被證6等補充實驗數據，涉及K22、極性 單體濃度性質等非申請時文件明確記載或非自該等文件能推 導之內容，依審查基準第二篇3.4.2.2有利功效之相關規定 ，該等數據或功效不應予以考量。 　㈡藉由調整其他因素如液晶層厚度d等以縮短響應時間為系爭專 利優先權日前已習知慣用的；原告自承如介電各向異性△ε、 極性單體濃度(或V10、V90等)等其他因素也會影響響應時間 。是以，不能僅以γ1、△n、k22等參數形成之簡化關係式進 行系爭專利之發明關於響應時間功效的確認。　　 ㈢證據2說明書第21頁第20至22行載明其液晶組成物之γ1/(△n*△ n)可小於4500，優於甲證3所載系爭專利實例14之對應估算 值5664；若依甲證3所載證據2實例18之K22為5.5，可推算證 據2所載液晶介質之γ1/(K22*△n*△n)較佳可約為818，優於甲 證3所載系爭專利實例14之對應值960。是以，以簡化關係式 進行評估，系爭專利亦難謂達成有利(或無法預期)功效。　 　 ㈣液晶組成物功效提升之評估應與先前技術一般水平者進行比 較，且應以實際提升數值(而非百分率)進行評估；系爭專利 優先權日前並非無5ms之液晶顯示器，且由7ms提升至5ms難 謂量的顯著提升(幾乎無法覺察的差異)。甲證3所述響應時 間7ms、5ms等差異並非有利功效或無法預期。 　㈤參考本院110年度民專訴字第32號、111年度民專上字第19號 判決要旨，直接置換的目的在於避免差異微小之先/後申請 案相互落入彼此之均等範圍而相互掣肘，其判斷要點為差異 特徵功能相同，無須考量整體技術手段、品質、結果是否相 同。而本件所涉之置換僅係功能相同的濃度調整，符合本院 判決見解，且與專利審查基準相關規定相符，被告舉發成立 之處分，應無違誤。 　㈥以證據1實施例19為例，系爭專利請求項2之文義範圍包含了 該實施例19之均等範圍，自應認定直接置換成立，以避免二 者落入彼此之均等範圍而相互掣肘，亦可證明被告舉發成立 之處分，並無違誤。 四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並主張： ㈠證據1可證明系爭專利請求項2、7、8、10擬制喪失新穎性： 　 被證7實例4之V1+RM1混合物（含有CCH-34、CCH-35）與系爭 專利請求項1之液晶組成物之差異僅在於被證7之實例4未包 含系爭專利請求項1所界定之第二成分中具有2-HH-3化合物 。被證7揭示其實施例1之液晶混合物成分使用CCH-23（即該 案中之系爭專利請求項1所述之2-HH-3）。被證7其他之實施 例2及3未使用CCH-23而使用CCH-34或再添加CCH-35，惟其所 達到之結果與實施例1並無差異。所屬技術領域中具有通常 知識者參照被證7所揭示內容可理解CCH-34、CCH-35及CCH-2 3使用於被證7之實例4時，其功能應屬相同，該等技術特徵 屬於可直接置換之技術特徵。是以，類似於前述，證據1之 實施例5、11、16與請求項2間之差異僅在於V-HH-3（對應於 系爭專利組份A）之濃度。證據1之此些實施例中V-HH-3的濃 度皆為32%，而請求項2界定「該介質中該組份A之濃度在35% 至60%範圍內」。V-HH-3即為證據1之化合物（5－1）。而證 據1第41頁最後一段已揭示：「化合物（5－1）的比例是，為 了降低組成物的黏度，在11%以上為佳，為了降低下限溫度 ，在50%以下為佳。為了進一步降低組成物的黏度，以及進 一步降低下限溫度，比例在15%至45%為更佳。為了特別地降 低組成物的黏度，以及特別地降低下限溫度，特別期望的比 例是20%至40%。」。所屬技術領域中具通常知識者依其通常 知識當知將（5－1）所示化合物含量置換為15%至45%範圍內 （例如35%）能發揮前述（降低黏度、降低下限溫度等）相 同功能，而能進行（功能相同之）直接置換。因此，證據1 足以證明系爭專利請求項2擬制喪失新穎性，系爭專利請求 項7、8、10為請求項2之附屬項，故證據1亦足以證明系爭專 利請求項7、8、10擬制喪失新穎性。 　㈢證據2可證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性：　 證據2實施例18已揭示系爭專利請求項2的所有成分，其與請 求項2之差異僅在於：CC-3-V（對應系爭專利式I，組份A） 的濃度為20%，而非「35%-60%」；以及對應於系爭專利式II 以及式III之化合物（兩者隸屬於系爭專利之組份B）的濃度 總和為48%，未落於「25%-45%」範圍中。證據2已明確知其 液晶組合物所欲獲得之性質（發明目的）係低的轉動黏度γ1 及相對高的光學各向異性值△n，且系爭專利所屬技術領域中 具有通常知識者可明白組合物中各成分的濃度可能會對介質 之此些所欲性質產生影響，進而調整各組份之濃度。進一步 地，證據2說明書第28頁最後1段、第32頁第6段亦具體揭示 比對為系爭專利組份A以及組份B之各成分比例皆可再調整。 據此，在沒有任何反向教示的前提下，為了解決如何在證據 2所欲之性質上獲得具有更佳表現之液晶介質的特定問題， 本發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機透過常規實驗 手段進行測試來調整證據2實例18中各組份之濃度，得到請 求項2所界定之範圍。 　㈣證據3可證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性：　 如前所述，證據3實施例2、8、24以及實施例4、5、7與請求 項2間之差異在於：證據3實施例2、8、24以及實施例4、5、 7中，對應至組份A之化合物CC-3-V，其濃度分別為18.5%、1 8%、18.5%以及10.5%、18%、18%，而非請求項2之「35%-60% 」；以及於證據3實施例2、8、24以及實施例4、5、7中，對 應至系爭專利式II以及式III之化合物（兩者隸屬於系爭專 利之組份B），其濃度總和分別為10.5%、52%、10.5%以及11 %、52%、68%，而非落於請求項2之「25%-45%」範圍中。依 實際應用之需（如縮短響應時間等）而調整液晶介質成分組 成（如在同一類別下選用其他化合物、數量、含量等）為此 技術領域習知慣用之技術手段。進一步地，證據3說明書第2 8頁、第24-25頁亦明確教示其組合物中各類別化合物數量、 含量可進行調整。所屬技術領域中具通常知識者為提升該液 晶組成物之性質（如縮短響應時間等），當會嘗試調整該證 據所揭示液晶介質成分組成並經簡單試驗（如各成分組成最 佳化試驗）而完成如系爭專利該請求項所界定之發明。 　㈤證據2及3可證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性： 　　證據2與3所揭示者皆為液晶介質及應用該介質之顯示器，且 包含相同/類似之液晶化合物，二者應均屬液晶組成物技術 領域，且均涉及降低旋轉黏度、響應時間等共通問題，所屬 技術領域中具有通常知識者當會有動機結合該等證據之技術 內容。證據2或3單獨即足以證明系爭專利請求項2、7、8、1 0不具進步性，故所屬技術領域中具有通常知識者依該等證 據之組合當然亦能輕易完成前述請求項之發明。進一步地， 證據3第20頁另記載：「在一更佳具體實施例中…該顯示器包 含一或多種式Ia之化合物的介質，以式Ia1之化合物爲佳， 其相對於整體介質的濃度在15%至60%範圍內…」。據此，為 了獲得具有更佳的證據3所述性質（即低旋轉黏度）之液晶 介質，通常知識者具有合理動機提高證據2實施例18中屬證 據3式Ia之CC-3-V，而連帶地調降證據2之實例18中對應於系 爭專利組份B之化合物濃度總和至請求項2中所界定之範圍， 故證據2及3足以證明系爭專利請求項2不具進步性。 　㈥證據4可證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性： 　　證據4之實施例M3、M4、M9已揭露請求項2中之所有成分，其 各自與請求項2間之差異僅在於：CC-3-V（對應至系爭專利 組份A）的濃度為19%、16%、18%，非請求項2所界定之「35% -60%」；以及對應於系爭專利式組份B之化合物，其濃度總 和為皆為78%，而非落於請求項2之「25%-45%」範圍中。依 實際應用之需（如縮短響應時間等）而調整液晶介質成分組 成（如在同一類別下選用其他化合物、數量、含量等）為此 技術領域習知慣用之技術手段。所屬技術領域中具通常知識 者為提升該液晶組成物之性質（如縮短響應時間等），當會 嘗試調整該證據所揭示液晶介質成分組成並經簡單試驗（如 各成分組成最佳化試驗）而完成如系爭專利該請求項所界定 之發明。 　㈦證據4及3之組合可證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步 性： 　　證據4與3所揭示者皆為液晶介質及應用該介質之顯示器，且 包含相同/類似之液晶化合物，二者應均屬液晶組成物技術 領域，且均涉及降低旋轉黏度、響應時間等共通問題，所屬 技術領域中具有通常知識者當會有動機結合該等證據之技術 內容。證據4或3單獨即足以證明系爭專利請求項2、7、8、1 0不具進步性，故所屬技術領域中具有通常知識者依該等證 據之組合當然亦能輕易完成前述請求項之發明。 五、本件法官依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第270條之1 第1項第3款、第3項規定，整理兩造及參加人不爭執事項並 協議簡化爭點如下： ㈠不爭執事項： 如事實及理由欄一、事實概要所示。 ㈡本件爭點： ⒈證據1是否足以證明系爭專利請求項2、7、8、10擬制喪失新 　　穎性？ ⒉證據2是否足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性 ？ ⒊證據3是否足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性 ？ ⒋證據4是否足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性 ？ ⒌證據2、3之組合是否足以證明系爭專利請求項2、7、8、10 　　不具進步性？ ⒍證據4、3之組合是否足以證明系爭專利請求項2、7、8、10 　　不具進步性？ 六、得心證之理由： ㈠系爭專利申請日為95年5月24日，並以2005年5月25日申請之 歐洲專利局第05011326.5號專利案及2005年10月13日申請之 歐洲專利局第05022352.8號專利案主張優先權，於105年1月 29日經審定准予專利，是系爭專利有無撤銷原因，應以核准 審定時之103年1月22日修正公布、同年3月24日施行之專利 法（下稱核准時專利法）為斷。「發明雖無前項各款所列情 事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前 技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利」、「申請專利 之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新 型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容 相同者，不得取得發明專利」，核准時專利法第22條第2項 、第23條分別定有明文。 ㈡系爭專利技術分析: ⒈系爭專利技術內容： 系爭專利之發明係關於一種正介電性液晶介質，該介質包含 一高濃度的中性介電性組份（組份A）及一正介電性組份（組 份B）；組份A包含式I之中性介電性化合物， 組份B包含一或多種具有大於3之介電各向異性之正介電性化 合物。系爭專利之發明亦係關於包含該等介質之液晶顯示器 ，尤其係關於主動式矩陣顯示器且尤其關於TN（扭轉向列型） 及IPS（共平面切換型）顯示器。該介質中該組份A之濃度在2 0%至80%範圍之間，更佳在25%至70%範圍之間，更佳在30%至6 5%範圍之間且最佳在35%至60%範圍之間。 該組份B較佳包含一或多種選自式II及III之群之具有大於3之 介電各向異性的正介電性化合物，更佳主要由該（等）化合物 組成，甚至更佳基本上由該（等）化合物組成且最佳完全由該 （等）化合物組成， 　 　其中，R2及R3彼此獨立地為具有1至7個C原子之烷基、烷氧基、氟化烷基或氟化烷氧基，具有2至7個C原子之烯基、烯氧基、烷氧基烷基或氟化烯基，且R2及R3較佳為烷基或烯基， 　　 至 此獨立地為 　 L21、L22、L31及L32彼此獨立地為H或F，L21及/或L31較佳為F， X2及X3彼此獨立地為鹵素、具有1至3個C原子之鹵化烷基或烷 氧基或具有2至3個C原子的鹵化烯基或烯氧基，較佳為F、Cl 、－OCF3或－CF3，最佳為F、Cl或－OCF3，Z3為-CH2CH2-、- CF2CF2-、-COO-、反-CH＝CH-、反-CF＝CF-、-CH2O-或一單鍵 ，較佳為-CH2CH2-、-COO-、反-CH＝CH-或單鍵且最佳為-COO -、反-CH＝CH-、反-CF＝CF-或單鍵，及l、m、n及o彼此獨立 地為0或1（參系爭專利摘要、說明書第8至10頁）。　　　 ⒉系爭專利申請專利範圍分析： 系爭專利公告之申請專利範圍共計11項，其中請求項1、10、 11為獨立項，系爭專利權人於系爭專利舉發過程中所提111年 1 1月21日更正本，已為原處分（112年4月27日舉發審定）准予 更正，更正後請求項1、2、6、10、11為獨立項。本件爭點僅 涉及系爭專利請求項2、7、8、10，內容如下： 【請求項2】 一種液晶介質，其特徵在於其包含：一中性介電 性組份（組份A），該組分係由式I之中性介電性化合物組成； 　 及一正電性組份（組份B），該組份包含在20℃溫度及1kHz頻 率下判定具有大於3之介電各向異性之一或多種選自式II及II I之群之正介電性化合物 　 　　　 　 其中，R2及R3彼此獨立地為具有1至7個C原子之烷基或烷氧基、具有2至7個C原子之烯基、烯氧基或烷氧基烷基， 　 至彼此獨立地為、 　 、 、、 或 　 ， 　 L21、L22、L31及L32彼此獨立地為H或F，X2及X3彼此獨立地為鹵素、具有1至3個C原子之鹵化烷基或烷氧基或具有2至3個C原子的鹵化烯基或烯氧基，Z3為-CH2CH2-、-CF2CF2-、-COO-、反-CH＝CH-、反-CF＝CF-、-CH2O-或一單鍵，且l、m、n及o彼此獨立地為0或1；且該介質中該組份A之濃度在35%至60%範圍內，且該介質中該組份B之濃度在25%至45%範圍內；其限制條件為排除如附表一至附表四之液晶介質(1)至(4)。 【請求項7】如請求項1至3中任一項之液晶介質，其特徵在於 其包含一或多種式III化合物 　 　 其中，R3為具有1至7個C原子之烷基或烷氧基，具有2至7個C原子之烯基、烯氧基或烷氧基烷基， 　　 至彼此獨立地為、 、、 、或， L31至L32彼此獨立地為H或F，X3為鹵素、具有1至3個C原子之 鹵化烷基或烷氧基或具有2至3個C原子之鹵化烯基或烯氧基， Z3為-CH2CH2-、-CF2CF2-、-COO-、反-CH＝CH-、反-CF＝CF -、-CH2O-或一單鍵，且n及o彼此獨立地為0或1。 【請求項8】 如請求項1至3中任一項之液晶介質，其特徵在於 其包含一或多種式IV之中性介電性化合物， 　 其中，式IV化合物不包括式I化合物，R41及R42彼此獨立地具有請求項1中R2之含義， 　 及，彼此獨立，且若存在兩次 ，則該等亦彼此獨立為、、、 、、、、或 　　， 　　 Z41及Z42彼此獨立，且若Z41存在兩次，則該等亦彼此獨立 為-CH2CH2-、-COO-、反-CH＝CH-、反-CF＝CF-、-CH2O-、- CF2O-或一單鍵，且p為0、1或2。 【請求項10】 一種液晶顯示器，其特徵在於其包含如請求項 1至8中任一項之液晶介質。 　㈢舉發證據技術分析: ⒈證據1最早優先權日為2004年10月4日，早於系爭專利之優先 權日（2005年5月25日），故可作為判斷系爭專利是否擬制 喪失新穎性之先前技術。證據1揭示一種液晶組成物，充分 具有高的向列相上限溫度、低的向列相下限溫度、低黏度、 適當的光學各向異性、低臨界電壓、大的比電阻等特性中的 多種特性。其發明目的是提供具有多種特性之間性能均衡的 液晶組成物、一種含有這種組成物的液晶顯示元件、一種AM 元件，含有具有低黏度、0.10~0.15的光學各向異性、以及 低臨界電壓的組成物，並且具有響應時間短，電壓保持率高 等特性。其中最主要的目的是提供元件的短的響應時間。這 種液晶組成物含有從式(I)所表示的化合物群中選出的至少 一種化合物作為第一成份，具有正的介電各向異性、以及具 有向列相。 　 　 其中，R11和R12是彼此碳原子數互不相同的烷基（參證據1 摘要）。 　⒉證據2公開日為2005年2月16日，早於系爭專利之優先權日（2 005年5月25日），故可作為系爭專利優先權日前之先前技術 。證據2之發明係關於一種基於具有正或負介電各向異性之 極性化合物之混合物的液晶介質，該液晶介質特徵在於其包 含一夥多種通式I化合物 　　 　　 其中，R1及R2各自彼此獨立且相同或不同地為H、具有1至12 個碳原子之烷基，該烷基未經取代，經CN或CF3單取代或至 少經鹵素單取代，此外，其中該等基團中一或多個CH2基團 可各自彼此獨立地經-O-、-S-、-◇-、-CH=CH-、-C≡C-、- CO-、-CO-O-、-O-CO-或-O-CO-O-以使O原子不互相直接連接 之方式置換，及關於該液晶介質用於電光目的之用途，且關 於含有該介質之電光顯示裝置（參證據2之摘要）。 　　 ⒊證據3公開日為2003年11月21日，早於系爭專利之優先權日（ 2005年5月25日），故可作為系爭專利優先權日前之先前技 術。證據3之發明有關一種電光液晶顯示器，其具有一種再 定向該液晶介質的電極結構，其與一個和該液晶層平行之組 件產生一個電場，其足以影響基本上在該液晶層平面之液晶 介質以及具有正誘電率異方性的液晶介質之間的切換，其中 該具有正誘電率異方性的液晶介質包含至少兩種式I之中生 化合物， 　　 　　 其中，R11係具有1至7個碳原子之烷基或烷氧基，或者具有2 至7個碳原子的烷氧基烷基，R12係具有2至7個碳原子之烯基 或烯氧基，Z1為-CH2-CH2-或一個單鍵，而n係0或1；以及有 關該液晶介質（參證據3之摘要、請求項1）。 ⒋證據4公開日為2005年2月24日，早於系爭專利之優先權日（2 005年5月25日），故可作為系爭專利優先權日前之先前技術 。證據4之發明係關於一種基於正介電各向異性極性化合物 之混合物的液晶介質，其特徵在於包含一或多種式I所示之 酯化合物，以及一或多種式IA的化合物， 　　　　 　　 其中R1及R2各自獨立地為H、具有1至15個碳原子的鹵代未取 代烷基，其中該等基團中一或多個CH2基團可任選地獨立地 被-C≡C-、-CH=CH-、-O-、-CO-O-或-O-CO-以使O原子不互 相直接連接之方式置換；X1及X2各自獨立地為F、Cl、CN、S F5、SCN、NCS、鹵代烷基、鹵代烯基、鹵代烷氧基或鹵代烯 氧基，各自具有至多6個碳原子；Z1及Z2各自獨立地為-CF2O -、-OCF2-或單鍵，其中Z1不等於Z2； 　　 及各自獨立地為、、 、、、、或 ， L1-6各自獨立地為H或F（參證據4之摘要、請求項1）。 ㈣證據1足以證明系爭專利請求項2、7、8、10擬制喪失新穎性 ： 　⒈證據1足以證明系爭專利請求項2擬制喪失新穎性: 　⑴系爭專利請求項2與證據1相較，證據1說明書第68至69頁實施 例5例示一液晶組成物，其成分組成為：2－BB（F）B－5（1） 6%、3－BB（F）B－5（1）6%、3－HB－CL（2－1）2%、2－HBB－F（ 3－1）6%、3－HBB－F（3－1）6%、5－HBB－F（3－1）6%、3－BB（F ，F）XB（F，F）－F（3－3）18%、3－HHXB（F，F）－F（3－6） 2%、V－HH－3（5－1）32%、V－HHB－1（6－1）12%、V2－HHB－1（6 －1）4%，亦即如附表五所示組成，其中式（5-1）化合物相 當於系爭專利請求項2所界定之組份A之式I中性介電性化合 物，式（2-1）、（3-1）、（3-3）、（3-6）化合物相當於 系爭專利請求項2所界定之組份B之式II或式III正介電性化 合物。 ⑵由上可知，證據1揭示一種液晶介質，其所含式（5-1）化合 物相當於系爭專利請求項2所界定之組份A之式I中性介電性 化合物，該化合物於介質中之濃度為32%；另所含式（2-1） 、（3-1）、（3-3）、（3-6）化合物相當於系爭專利請求 項2所界定之組份B之式Ⅱ或式Ⅲ正介電性化合物，該等化合物 於介質中之濃度合計為40%；並且前述液晶介質非為系爭專 利請求項2所列舉排除之液晶介質(1)至(4)。因此，證據1該 實施例所揭示液晶介質與系爭專利請求項2所請發明之差異 僅在於組份A（即證據1所述式（5-1）化合物）的含量，證 據1該實施例揭露32%，略小於系爭專利請求項2所界定之35~ 60%。 ⑶次查，證據1說明書第41頁最後1段具體揭示「化合物（5-1） 的比例是，為了降低組成物的黏度，在11%以上為佳，為了 降低下限温度，在50%以下為佳。為了進一步降低組成物的 黏度，以及進一步降低下限溫度，比例在15%至45%為更佳。 為了特別地降低組成物的黏度，以及特別地降低下限溫度， 特別期望的比例是20%至40%」，可知在證據1中使式（5-1） 化合物於介質中之濃度為11至50%（包括該實施例所描述之 式（5-1）化合物為「32%」者），其功能係為「降低組成物 黏度、降低下限溫度」。又查，所屬技術領域中具有通常知 識者依其通常知識應可瞭解，式（5-1）化合物濃度如為「3 5%」等其他數值亦不影響該化合物發揮其功能，而應能對證 據1該實施例中的式（5-1）化合物含量進行功能相同的直接 置換。 ⑷承上所述，由於系爭專利請求項2與證據1（先申請案）已揭 露兩者間之差異，係為功能相同且基於通常知識即能直接置 換的技術特徵，故而證據1足以證明系爭專利請求項2擬制喪 失新穎性。 ⒉證據1足以證明系爭專利請求項7擬制喪失新穎性： 　⑴證據1足以證明系爭專利請求項2擬制喪失新穎性之理由，業 如前述。　 　⑵系爭專利請求項7為請求項1至3中任一項之附屬項，進一步界 定液晶介質包含一或多種式Ⅲ化合物。承前所述，證據1說明 書第68至69頁實施例5例示之液晶組成物中，式（2-1）、（ 3-1）化合物即相當於系爭專利請求項7所界定之式Ⅲ化合物 ，因此證據1亦足以證明系爭專利請求項7（依附請求項2之 部分）擬制喪失新穎性。　　 　⒊證據1足以證明系爭專利請求項8擬制喪失新穎性： 　⑴證據1足以證明系爭專利請求項2擬制喪失新穎性之理由，業 如前述。　 　⑵系爭專利請求項8為請求項1至3中任一項之附屬項，進一步界 定液晶介質包含一或多種式Ⅳ之中性介電性化合物，且其中 式Ⅳ化合物不包括式I化合物。承前所述，又如附表六所示， 證據1說明書第68至69頁實施例5例示之液晶組成物中，式（ 6-1）化合物相當於系爭專利請求項8所界定之式IV中性介電 性化合物，因此證據1亦足以證明系爭專利請求項8（依附請 求項2之部分）擬制喪失新穎性。 　⒋證據1足以證明系爭專利請求項10擬制喪失新穎性： 　⑴證據1足以證明系爭專利請求項2擬制喪失新穎性之理由，業 如前述。 　⑵系爭專利請求項10以引用記載形式記載請求項1至8中任一項 ，所請為包含該等液晶介質之液晶顯示器。承前所述，又證 據1說明書第6頁記載其發明是關於適合於AM（active matri x，主動矩陣）元件等的液晶組成物，以及含有這種組成物 的AM元件，第55頁揭示組成物可以用在AM元件、PM元件、以 及具有PC、TN、STN、ECB、OCB、IPS、VA等模式的元件中， 以使用在具有TN、ECB、OCB、或者IPS模式的元件中為佳， 故證據1已明確揭示其組成物可作為液晶介質並用於顯示元 件如主動矩陣（activematrix）顯示元件等。因此，證據1 亦足以證明系爭專利請求項10（以引用記載形式記載請求項 2之部分）擬制喪失新穎性。 　⒌原告主張關於證據1是否可證擬制喪失新穎性，原處分審酌的 「置換手段」不同於舉發理由，此部分理由之論述屬職權審 查行為，被告又未給予原告答辯之機會，核已違法云云（參 原告113年3月15日行政訴訟起訴狀第3至12頁即本院卷第17 至26頁、原告113年8月14日行政訴訟變更訴之聲明暨準備( 一)狀第2至3、8至14頁即本院卷第276至277、282至288頁、 原告113年9月20日行政訴訟言詞辯論意旨狀第4至8頁）。經 查： ⑴觀諸參加人於本件舉發程序中所提111年6月6日對更正表示 　 意見書第18至19頁等處，參加人所提舉發理由敘及「證據1 　 之實施例5…與更正本請求項2間之差異僅在於組份A之濃度 　 。證據1之此些實施例中可比對為系爭專利組份A之成分的濃 　 度皆為32%，而更正本請求項2界定『該介質中該組份A之濃 　 度在35%至60%範圍內』…由於更正本請求項2所述之該濃度 　 差異僅為系爭發明所屬技術領域中具有通常知識者參照證據 　 1已公開之內容能理解其為可直接置換之特徵，故更正本請 　 求項2仍擬制喪失新穎性」、「而證據1第20至21頁進一步揭 　 示：『…第三成分中式（5-1）所表示的化合物的比例在11 　 重量%至50重量%的範圍內…』；以及證據1第41頁最後一段 　 亦揭示：『化合物（5-1）的比例是，為了降低組成物的黏 　 度，在11%以上為佳，為了降低下限溫度，在50%以下為佳。 　 …』。亦即，證據1另揭示了以第32點所揭示之液晶組成物 　 為基礎，而其中之式（5-1）化合物具有其他濃度之液晶組 　 成物，亦同樣可達到證據1之發明目的」等內容。 由上可知 　 ，參加人於舉發程序中實質上業已主張證據1實施例5所揭示 　 者與系爭專利請求項2之發明的差異在於組份A（即證據1式 　 （5-1）化合物）的含量，且由於該化合物濃度在11至50重 　 量%均可達到降低組成物黏度、降低下限溫度等目的，將組 　 份A濃度自「32%」調整為「在35%至60%範圍內」係為可直接 　 置換之特徵。 ⑵依據原處分第10至12頁（參本院卷第80至82頁）所載，原處 　 分論述證據1實施例5所揭示者與系爭專利請求項2之發明的 　 差異在於組份A（即證據1式（5-1）化合物）的含量略小(該 　 請求項2所界定者為35~60%），復認所屬技術領域中具通常 　 知識者依其通常知識當知將(5-1)所示化合物含量置換為35% 　 可發揮該化合物於證據1中的「降低黏度、降低下限溫度」 　 等功能，並能進行「功能相同」之直接置換，因此證據1足 　 證系爭專利請求項2擬制喪失新穎性。且經與前述內容互核 　 可知，原處分認定證據1足證系爭專利請求項2擬制喪失新穎 　 性，所執理由確係依據參加人之主張而為論述，尚難認有審 　 酌實質上不同於舉發理由之情形。 ⑶原告復陳稱參加人係主張將化合物濃度置換為「50% V-HH- 　 3」、「45% V-HH-3」或「40%V-HH-3」，故而原處分所審 　 酌之「35% V-HH-3」為不同於舉發理由之置換手段等語。然 　 細究參加人於本件舉發程序中所提111年6月6日對更正表示 　 意見書第19至20頁「系爭專利發明所屬技術領域中具有通常 　 知識者根據證據1說明書第20至21頁第35點與證據1第41頁之 　 記載可知將如第32點所述之液晶組成物中的式（5-1）之化 　 合物濃度比例調整至例如50%仍可達到原發明目的…」等語 　 可知，參加人所舉50%、45%或40%應係作為例示，尚無從據 　 此認定參加人之主張僅限於該等數值，遑論認定參加人捨棄 　 主張將V-HH-3濃度調整為其它數值；實則如前所述，參加人 　 已陳明證據1實施例5與系爭專利請求項2所界定發明間的濃 　 度差異為可直接置換之特徵（亦即證據1實施例5之V-HH-3濃 　 度32%可直接置換為系爭專利請求項2所述「在35%至60%範圍 　 內」，顯然包含原處分所論述之35%），蓋因該化合物濃度 　 在11至50%均可達到降低組成物黏度、降低下限溫度等目的 　 （亦當然包含原處分所論述之35%），換言之，原處分所審 　 酌之「35% V-HH-3」確屬舉發理由有論及的直接置換手段， 　 不應僅因參加人舉50%、45%或40%為例，即一概忽略參加人 　 之其餘陳述；原告自行節錄參加人書狀之部分內容並片面解 　 讀其主張，礙難憑採。 ⑷至於原處分第15頁（參本院卷第85頁）所載「縱使不參酌證 　 據1前述關於組分A化合物含量範圍之記載，就相同化合物之 　 微小含量差異而言，所述技術領域中具有通常知識者本會認 　 為應能達成相同功能，並能經一般例行實驗而完成置換…」 　 ，原告稱此為被告自行演繹之新理由云云。然查，證據1足 　 證系爭專利請求項2擬制喪失新穎性所憑據之理由，原處分 　 業於第10至12頁論明，原處分第15頁僅係進一步論駁原告主 　 張之附帶說明；況且參加人所主張者實質上本就涵蓋該化合 　 物濃度在一定範圍內之任意含量差異調整仍可達到相同目的 　 （亦即「降低組成物黏度、降低下限溫度」等功能），是以 　 難認原處分第15頁所為論述逾越參加人之主張。 ⑸關於舉發案件，專利專責機關應基於客觀立場，在舉發人所 　 提證據範圍內，審酌雙方當事人之陳述及調查事實、證據之 　 結果，本於論理法則及經驗法則而為判斷，舉發審定書記載 　 內容當非以逐字逐句同於舉發理由為限。本件原處分認定證 　 據1足證系爭專利請求項2擬制喪失新穎性，所執理由確係依 　 據參加人之主張而為論述，詳如前述，顯見原處分就此部分 　 並未逸脫參加人舉發理由及證據，無涉專利法第75條規定之 　 職權審查，亦無應予原告答辯機會之必要。　 　⒍原告主張關於證據1實施例5與系爭專利請求項2之差異非僅在 於式（5-1）化合物之含量「32%」與「35%」的置換，蓋因 含量總和103%之虛擬物實際上無法存在，另證據1未見「35% V-HH-3」之特定記載且被告未舉證「35% V-HH-3」之使用 為通常知識，原處分亦漏未考量式（5-1）化合物在證據1實 施例5之功能尚包含賦予液晶介質整體之特定物性，原處分 之判斷已悖於論理及經驗法則，且未留意對原告有利之情形 云云（參原告113年3月15日行政訴訟起訴狀第23至27頁即本 院卷第37至41頁、原告113年8月14日行政訴訟變更訴之聲明 暨準備(一)狀第14至17頁即本院卷第288至291頁、原告113 年9月20日行政訴訟言詞辯論意旨狀第9至13頁）。經查： ⑴對於證據1實施例5液晶組成物，若認組成物中的V-HH-3濃度 　 為其他數值例如35%仍可發揮相同功能而欲進行直接置換， 　 發明所屬技術領域中具有通常知識者本於其所具備之一般知 　 識及普通技能，自可對V-HH-3之用量予以對應調整，令液晶 　 組成物中的V-HH-3濃度（亦即V-HH-3用量÷液晶組成物總重) 　 為35%；至於組成物中其它非V-HH-3之化合物成分，用量維 　 持不變，其濃度即會因液晶組成物總重量增加而勢必小於原 　 數值，最終各成分濃度之總和仍為100%而非原告指稱之103 　 %。換言之，就證據1實施例5與系爭專利請求項2而言，發明 　 所屬技術領域中具有通常知識者予以直接置換之差異技術特 　 徵確係增加V-HH-3的濃度，無須縮減其它非V-HH-3之化合物 　 成分「用量」，且經直接置換所得組成物中各成分濃度總和 　 仍為100%，當無原告所稱悖於論理及經驗法則等情。 ⑵原處分係以「所屬技術領域中具通常知識者能依通常知識進 　 行（功能相同之）直接置換」為由，認定系爭專利請求項2 　 等請求項擬制喪失新穎性，是以證據1有無明確記載「35%V 　 -HH-3」、以及證據1所載內容是否為上位揭示而不影響下 　 位之新穎性等，尚非所問。至證據1實施例5與系爭專利請求 　 項2之差異是否為依通常知識即能直接置換的技術特徵，首 　 應釐清該技術特徵在證據1中的功能為何，繼而基於該等功 　 能考量「差異特徵是否為功能相同且基於通常知識即能進行 　 的直接置換」，顯見直接置換之判斷並非不得參酌證據1所 　 載技術內容。因此，原處分衡酌證據1所載技術內容（以判 　 斷式（5-1）化合物濃度為「32%」於證據1中所發揮的功能) 　 ，並依據所屬技術領域之通常知識（非僅限於工具書或教科 　 科書等所載之周知知識，亦包括從經驗法則瞭解之事項等) 　 ，綜合考量後認定組份A（即式（5-1）化合物）濃度自「3 　 2%」調整為「35%」等係為功能相同之直接置換，此等判斷 　 與經驗法則並無不合，亦未有原告所稱前後矛盾等情。 ⑶關於原告指稱原處分漏未考量式（5-1）化合物在證據1實施 　 施例5之功能尚包含賦予液晶介質整體之特定物性部分，由 　 於直接置換的重點在於差異特徵在證據1中所具有之功能， 　 而非經置換後發明整體結果的異同，從而參酌證據1已載明 　 式（5-1）化合物關於降低黏度、降低下限溫度之功能，且 　 證據1並無敘及該差異特徵會對液晶介質整體性質產生何種 　 影響結果，則原處分基於「降低黏度、降低下限溫度」等功 　 能判斷能否進行直接置換，即屬有據，尚無必要贅加考量經 　 置換後整體技術手段之功效異同。況且，是否產生相同功效 　 亦非必定以「物性有無變化」為斷，是以原告所述「置換造 　 成液晶介質之組成及整體性質發生變化『而有新功效』」即 　 生疑義，遑論據此逕稱本件不符直接置換要件。 ⑷承上，原處分並無原告所稱違背論理及經驗法則、或對原告 有利之情形疏未留意之情形。 ㈤證據2足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性: ⒈證據2足以證明系爭專利請求項2不具進步性: 　⑴系爭專利請求項2與證據2相較，證據2說明書第6頁揭示一種液晶介質，關於其用於電光目的之用途，且關於含有該介質之電光顯示裝置，第10至11頁揭示所述介質可同時較佳具有非常低的轉動黏度γ1及相對高的光學各向異性值△n，此可達成回應時間之縮短，並可藉由調控液晶介質之成分組成而調整其介電及/或光學各向異性及/或優化其臨限電壓及/或黏度，第61頁實例18例示一液晶混合物，其成分組成為：CCZU-2-F 4.0%、CCZU-3-F 14.0%、CCP-2OCF3 4.0%、CCP-3OCF3 3.0%、CCP-V-1 14.0%、CCG-V-F 5.0%、PUQU-1-F 10.0%、PUQU-2-F 8.0%、PGP-2-4 5.0%、CC-3-V1 13.0%及CC-3-V 20.0%，亦即如附表七所示組成，其中CC-3-V相當於系爭專利請求項2所界定之組份A之式I中性介電性化合物，CCZU-2-F、CCZU-3-F、CCP-2OCF3、CCP-3OCF3、CCG-V-F、PUQU-1-F與PUQU-2-F相當於系爭專利請求項2所界定之組份B之式Ⅱ或式Ⅲ正介電性化合物。 ⑵由上可知，證據2揭示一種液晶介質，其所含CC-3-V相當於系 爭專利請求項2所界定之組份A之式I中性介電性化合物，該 化合物於介質中之濃度為20%；另所含CCZU-2-F、CCZU-3-F 、CCP-2OCF3、CCP-3OCF3、CCG-V-F、PUQU-1-F與PUQU-2-F 相當於系爭專利請求項2所界定之組份B之式Ⅱ或式Ⅲ正介電性 化合物，該等化合物於介質中之濃度合計為48%；並且前述 液晶介質非為系爭專利請求項2所列舉排除之液晶介質(1)至 (4)。因此，證據2該實例所揭示液晶介質與系爭專利請求項 2所請發明之差異僅在於組份A及組份B的含量。 　⑶對應於組份A者，證據2所述CC-3-V係屬該證據所示式XI化合 物；對應於組份B者，證據2所述CCZU-2-F與CCZU-3-F係屬該 證據所示式IV化合物，CCP-2OCF3、CCP-3OCF3與CCG-V-F係 屬該證據所示式Ⅱ化合物，PUQU-1-F與PUQU-1-F係屬該證據 所示式X化合物。經查，依實際應用之需（如縮短響應時間 等）而適度調整液晶介質成分組成（如化合物類別、含量等 ）係相關技術領域習知慣用之技術手段，併參證據2說明書 第28至29、32頁具體揭示：「液晶混合物中式Ⅱ至X之化合物 作為整體之比例為20重量%至70重量%，較佳為30重量%至60 重量%且尤其較佳為35重量%至55重量%...混合物中式I至X之 化合物一起作為整體之比例為至少30重量%，較佳至少40重 量%且尤其較佳至少50重量…式I及Ⅱ+Ⅲ+IV+V+Ⅵ+Ⅶ+Ⅷ+IX+X之化 合物的最適宜混合比率大體上依所需性質而定…上述範圍內 之適當混合比例根據具體情況可容易地測定」、「混合物中 式XI…化合物作為整體之比例為5重量%至70重量%，較佳為10 重量%至60重量%且尤其較佳為10重量%至30重量%...或35重 量%至55重量%」等技術內容，繼而所屬技術領域中具有通常 知識者基於該證據所揭示之技術內容，為提升該液晶組成物 之性質（如縮短響應時間等），當會嘗試調整該其成分組成 並經簡單試驗（如式Ⅱ、IV、X、XI等之成分組成最佳化試驗 ）而完成如系爭專利請求項2所界定之發明，相較於先前技 術並未見有產生何種無法預期之功效的顯著提升或新的功效 ，故系爭專利請求項2之發明應為所屬技術領域中具有通常 知識者基於證據2之技術內容而能輕易完成者，因此，證據2 足證系爭專利請求項2不具進步性。　 　⒉證據2足以證明系爭專利請求項7不具進步性：　　 　⑴證據2足以證明系爭專利請求項2不具進步性之理由，業如前 述。　 　⑵系爭專利請求項7為請求項1至3中任一項之附屬項，進一步界 定液晶介質包含一或多種式Ⅲ化合物。承前所述，證據2說明 書第61頁實例18例示之液晶組成物中，CCZU-2-F、CCZU-3-F 、CCP-2OCF3、CCP-3OCF3及CCG-V-F即相當於系爭專利請求 項7所界定之式Ⅲ化合物，因此證據2亦足以證明系爭專利請 求項7（依附請求項2之部分）不具進步性。　　　 　⒊證據2足以證明系爭專利請求項8不具進步性: 　⑴證據2足以證明系爭專利請求項2不具進步性之理由，業如前 述。　 　⑵系爭專利請求項8為請求項1至3中任一項之附屬項，進一步界 定液晶介質包含一或多種式Ⅳ之中性介電性化合物，且其中 式Ⅳ化合物不包括式I化合物。承前所述，又如附表八所示， 證據2說明書第61頁實例18例示之液晶組成物中，CCP-V-1、 CC-3-V1相當於系爭專利請求項8所界定之式Ⅳ中性介電性化 合物，因此證據2亦足以證明系爭專利請求項8（依附請求項 2之部分）不具進步性。 ⒋證據2足以證明系爭專利請求項10不具進步性: 　⑴證據2足以證明系爭專利請求項2不具進步性之理由，業如前 述。　 　⑵系爭專利請求項10以引用記載形式記載請求項1至8中任一項 ，所請為包含該等液晶介質之液晶顯示器。承前所述，證據 2說明書第6頁揭示其發明係關於一種液晶介質，且關於含有 該介質之電光顯示裝置，第10至11頁揭示該等介質可應用於 MLC、TN或STN顯示器，故系爭專利請求項10之發明亦係所屬 技術領域中具有通常知識者能輕易完成者。因此，證據2亦 足以證明系爭專利請求項10（以引用記載形式記載請求項2 之部分）不具進步性。 　⒌原告主張關於證據2是否可證明系爭專利不具進步性，原處分 審酌的「修飾手段」不同於舉發理由，此部分理由之論述屬 職權審查行為，被告又未給予原告答辯之機會，核已違法云 云（參原告113年3月15日行政訴訟起訴狀第3至9、12至15頁 即本院卷第17至23、26至29頁、原告113年8月14日行政訴訟 變更訴之聲明暨準備(一)狀第2至4、6至8頁即本院卷第276 至278、280至282頁）。然查： ⑴觀諸參加人於本件舉發程序中所提111年6月6日對更正表示 　 意見書第24至29頁，參加人所提舉發理由先論述「證據2之 　 實例18與更正本請求項2間之差異在於：①證據2實例18中， 　 CC-3-V（對應至系爭專利式I，組份A）的濃度為20%，而非 　 更正本請求項2之『35%-60%』；以及②於證據2之實例18中 　 ，對應於系爭專利式Ⅱ以及式Ⅲ之化合物（兩者隸屬於系 　 爭專利之組份B），其濃度總和為48%，而非落於更正本請求 　 項2之『25%-45%』範圍中…由於根據證據2所揭示的整體內 　 容以及申請時本領域之通常知識，系爭專利發明所屬技術領 　 域中具有通常知識者係有動機將證據2實例18中之CC-3-V(組 　 份A）之濃度提高至更正本請求項2中所界定之範圍內，而連 　 帶地調降證據2之實例18中對應於系爭專利式Ⅱ以及式Ⅲ之化 合物（組份B）之濃度總和至更正本請求項2中所界定之範圍 內…在沒有任何反向教示的前提下，為了解決如何在證據2所 欲之性質上獲得具有更佳表現之液晶介質的特定問題，本發 明所屬技術領域中具有通常知識者有動機透過常規實驗手段 進行測試來調整證據2實例18中各組份之濃度，得到更正本 請求項2所界定之範圍」，其後才依據證據2說明書第29、32 頁等處之技術內容進行調整組份濃度之例示。由上可知，參 加人於舉發程序中實質上業已主張證據2實例18所揭示者與 系爭專利請求項2之發明的差異在於組份A（即證據2式Ⅺ化合 物）及組份B（即證據2式Ⅱ、Ⅳ、X化合物）的含量，且根據 證據2所揭示內容以及申請時本領域之通常知識，系爭專利 發明所屬技術領域中具有通常知識者為在證據2所欲之性質 上獲得具有更佳表現之液晶介質，有動機透過常規實驗手段 進行測試來調整證據2實例18中各組份之濃度，包括將CC-3- V（組份A）之濃度自「20%」提高至更正本請求項2中所界定 之範圍內（亦即35%-60%），並連帶地調降對應於系爭專利 組份B之濃度總和（亦即因應組份A所增加之15%，連帶地將 組份B總和自原有的48%調降15%而為33%），完成更正本請求 項2所界定之範圍。 　⑵按原處分第17至18頁（參本院卷第87至88頁）所載，原處分 論述證據2實例18所揭示者與系爭專利請求項2之發明的差異 在於組份A與B的含量略有不同，復認定所屬技術領域中具通 常知識者基於證據2所揭示技術內容，為提升液晶組成物之 性質，當會嘗試調整成份組成並經簡單試驗（如式Ⅱ、IV、X 、Ⅺ等之成分組成最佳化試驗）而完成如系爭專利請求項2所 界定之發明，且因未達成無法預期功效，故而證據2足證系 爭專利請求項2不具進步性。經與前述內容互核可知，原處 分認定證據2足證系爭專利請求項2不具進步性，所執理由確 係依據參加人之主張而為論述，尚難認有審酌實質上不同於 舉發理由之情形。　 　⑶原告主張參加人係主張先將證據2實例18所用之所有式Ⅺ至XⅦ 化合物調整為僅使用兩種式Ⅺ至XⅦ化合物，再調整此兩種式Ⅺ 至XⅦ化合物之總用量為70%，並調整化合物Ⅱ至X之濃度為25% ，故而原處分第28頁所論之「調整化合物Ⅺ之濃度為35%、調 整式Ⅱ至X化合物之濃度為33%」為不同於舉發理由之修飾手 段云云。但查，證據2足證系爭專利請求項2不具進步性所憑 據之理由，原處分業於第17至18頁論明，原處分第28頁僅係 進一步論駁原告主張之附帶說明；況且細究參加人於本件舉 發程序中所提111年6月6日對更正表示意見書第24至29頁可 知，參加人所述對證據2實例18進行調整組份濃度之方式僅 係作為例示，尚無從據此認定參加人之主張僅限於此特定調 整方式；實則如前所述，參加人已陳明系爭專利發明所屬技 術領域中具有通常知識者有動機調整證據2實例18中各組份 之濃度，包括將CC-3-V（組份A）之濃度自「20%」提高至更 正本請求項2中所界定之範圍內（亦即35%-60%），並連帶地 調降對應於系爭專利式組份B之濃度總和（亦即因應組份A所 增加之15%，連帶地將組份B總和自原有的48%調降15%而為33 %），則原處分第28頁所論「調整化合物XI之濃度為35%且調 整式Ⅱ、Ⅳ、X化合物之濃度總和為33%」顯然仍係基於參加人 實際提及之主張所為論理，不應僅因參加人例示調整組份濃 度之方式，即一概忽略參加人之其餘陳述。 ⑷同前述理由，舉發審定書記載內容非以逐字逐句同於舉發理 　 由為限，而本件原處分認定證據2足證系爭專利請求項2不具 　 進步性，所執理由確係依據參加人之主張而為論述，詳如前 　 述，顯見原處分就此部分並未逸脫參加人舉發理由及證據， 　 無涉專利法第75條規定之職權審查，即無應予原告答辯機會 　 之必要。　 　⒍原告主張原處分就通常知識者有動機調整證據2實例18所用式 XI化合物之濃度為「35%」以及所用式Ⅱ、IV、X化合物之濃 度為「33%」之判斷係基於後見之明，蓋因證據2沒有提供特 定指引，通常知識者參考證據2內容後理應採行其他調整方 式而更遠離系爭專利請求項2所界定範圍，且即便為原處分 所述調整，所有成分比例的總和僅87%，實際上無法獲得能 真實存在之液晶介質，無從使通常知識者得以獲得同時滿足 系爭專利請求項2界定要件之液晶介質，故原處分之判斷已 悖於論理及經驗法則，且未留意對原告有利之情形云云（參 原告113年3月15日行政訴訟起訴狀第28至34頁即本院卷第42 至48頁、原告113年8月14日行政訴訟變更訴之聲明暨準備( 一)狀第17至23頁即本院卷第291至297頁、原告113年9月20 日行政訴訟言詞辯論意旨狀第16至25頁）。經查： ⑴證據2足證系爭專利請求項2不具進步性所憑據之理由，係於 　 原處分第17至18頁所論明，首先比對出系爭專利請求項2與 　 證據2實例18的差異技術特徵「組份A與B的含量」，復認定 　 發明技術領域中具有通常知識者於解決特定問題「為提升液 　 晶組成物之性質（如縮短響應時間等）」時，能利用申請時 　 之通常知識（執行例行工作、實驗的普通能力而進行簡單試 　 驗），將證據2之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換等而 　 完成系爭專利請求項2之發明，原處分之上開認定方式當已 　 合於否定進步性因素「簡單變更」之判斷；此外，證據2既 　 已揭示其液晶組成物係為同時較佳具有非常低的轉動黏度 　 γ1及相對高的光學各向異性值△n，並可達成回應時間之縮 　 短，且可藉由調控其成分組成而調整其性質，以及液晶混合 　 物中各成分（包括數個成分之總和）含量比例範圍等技術內 　 容，堪認證據2對於前開簡單變更確實存在教示或建議，則 　 於判斷是否具有否定進步性之因素時，係屬有力之情事。因 　 此，原處分認定通常知識者有動機調整證據2實例18之成分 　 組成並經簡單試驗完成系爭專利請求項2之發明，其判斷應 　 無違誤，且有證據2所載內容為論據，應非屬後見之明。 ⑵關於原處分第28頁「例如將該式Ⅺ化合（物）調整為35%且 　 將式Ⅱ、Ⅳ、X化合物含量和對應縮減至33%」究指對證據2實 例18中的哪些成分進行含量調整，由同段落所載「以證據2 為例，其實例18之組成主要包含該證據所示式Ⅺ化合物20%（ 即系爭專利前述請求項所界定組成A）、式Ⅱ、Ⅳ、X化合物計 48%（符合系爭專利前述請求項所界定組成B）」等內容以觀 ，原處分第28頁所為說明應係指將證據2實例18中的CC-3-V 自20%調整為35%，且CCZU-2-F、CCZU-3-F、CCP-2OCF3、CCP -3OCF3、CCG-V-F、PUQU-1-F與PUQU-2-F總和自48%對應縮減 為33%，並非原告所主張之調整為「CC-3-V+13%CC-3-V1=35% 」，自無原告指摘之CC-3-V用量無法滿足系爭專利請求項2 界定濃度範圍、以及修飾後所得液晶介質各成分總和未足10 0%等情。 ⑶關於原處分第28頁所舉對證據2實例18進行調整之方式，原 　 告亦主張證據2未提供調整「Ⅱ+IV+X和Ⅺ」特定化合物組合之 用量的技術指引，包括未單獨就CC-3-V單一化合物之用量範 圍提供教示或建議等，然在液晶介質技術領域中，對於一已 知組成及特性的液晶介質，調整其組成成分之含量並從中選 用性質合宜者，本為慣常使用之例行試驗方式，且如前所述 ，證據2既已具體提出「混合物中式Ⅱ至X之化合物作為整體 之比例為20重量%至70重量%，較佳為30重量%至60重量%…」 、「混合物中式Ⅺ至XⅦ之化合物作為整體之比例為5重量%至7 0重量%，較佳為10重量%至60重量%…」等關於成分含量比例 範圍之技術內容，發明所屬技術領域中具有通常知識者即有 動機本於所具備之一般知識及普通技能，併參證據2之教示 ，經簡單試驗對證據2實例18進行不同組份之含量調整，以 獲致性質適佳的液晶介質，尚非以證據2逐一記載特定化合 物之含量範圍為必要。 ⑷原告雖依證據2部分內容提出「合理修飾方式」並稱所得液 　 晶介質明顯無法滿足系爭專利請求項2界定要件，然原告推 　 測的所謂「合理修飾方式」顯非通常知識者得以採行之唯一 　 技術方案，實則以證據2內容為基礎並利用申請時之通常知 　 識所能預期得到之液晶介質，確已涵蓋原處分第28頁「將該 　 式Ⅺ化合（物）調整為35%且將式Ⅱ、IV、X化合物含量和對應 縮減至33%」等示例，且未產生無法預期功效，足徵系爭專 利請求項2之發明可被輕易完成，是以原處分之判斷應無原 告所稱違背論理及經驗法則、或未留意對原告有利之情形。 　　 　⒎原告復主張系爭專利請求項2之發明相較於先前技術展現縮短 響應時間之有利功效，原處分對被證5之質疑顯有違誤，另 原處分就系爭專利之發明未達無法預期之功效而不具進步性 等判斷亦已悖於論理及經驗法則，且未留意對原告有利之情 形云云（參原告113年3月15日行政訴訟起訴狀第48至52頁即 本院卷第62至66頁、原告113年8月14日行政訴訟變更訴之聲 明暨準備(一)狀第24至30頁即本院卷第298至304頁、原告11 3年9月20日行政訴訟言詞辯論意旨狀第25至39頁）。經查： ⑴原告係依據被證5主張「液晶介質使用於液晶顯示器時，其 　 對於液晶顯示器之響應時間長短之影響可以『γ1/(K22×△ 　 n2)』評估」；然而，液晶介質之性質中會影響其響應時間 　 者尚包含例如液晶層厚度（d）等其他變因，是以僅依前開 　 關係式（未包含其他變因所生影響）實難代表液晶組成物之 　 響應時間。原告雖稱被證5第[0006]段所載「d×△n is almo 　 st constant in order to maintainthe optical charact 　 ersitics」（d×△n幾乎恆定以保持光學特性）可徵由「γ1 　 ×d2/K22」轉換為前開關係式時確有考量液晶層厚度（d）之 　 影響，惟觀諸被證5實施例，其測定各液晶組成物之物性值 　 及響應時間時的d×△n非為定值，例如實施例1為0.291μm， 　 實施例2為0.298μm，實施例4為0.288μm等，另依原告所指 　 之證據2第55頁首段明揭其實施例液晶介質之電光資料皆於 　 同樣的光學路徑長度（d×△n）為0.5μm之條件下進行量測 　 ，與被證5相比可知不同文獻所述液晶組成物的d×△n的數值 　 係各有不同；既然同一文獻中與不同文獻間的液晶組成物之 　 d×△n並非定值（亦即d1×△n1≠d2×△n2），則原告本於「d 　 ×△n為定值」之前提主張「『1/△n』的變化代表『d』的變 　 化、從而由「γ1×d2/K22」轉換為「γ1/(K22×△n2)」確有 　 考量液晶層厚度之影響」等辯詞，即因前提有誤而難為憑採 　 ，當無從逕以該關係式評估系爭專利與證據2至4等不同文獻 　 所載液晶組成物之響應時間，遑論據此判斷系爭專利是否達 　 成有利功效甚或無法預期功效。 ⑵原告復依甲證3（參本院卷第307至309頁）所述數據，包括 　 系爭專利實例2、系爭專利實例14及證據2實例18液晶組成物 　 的γ1/(K22×△n2)值分別為1136、960及1355 mPa‧s/pN， 　 以及該等液晶組成物的響應時間實際測定結果分別為6ms、5 　 ms及7ms，以γ1/(K22×△n2)與響應時間成正比為由而稱γ1 　 /(K22×△n2)之預測符合實驗量測值等；惟由被證5實施例1 　 以觀，其γ1/△n2≦1.0×104mPa．s，K22為5.5pN，經計算γ 　 1/(K22×△n2)≦1811，響應時間實際測定結果為14ms，將此 　 等被證5所示結果與甲證3內容相比即可知悉，液晶組成物之 　 γ1/(K22×△n2)與響應時間之間並無保持固定倍數而非必然 　 為成正比之關係，反徵原處分認定尚有其它可能影響液晶組 　 成物響應時間之變因存在並非無稽，確實無從僅憑γ1/(K22× 　 △n2)評估系爭專利與其它文獻所述液晶組成物之響應時間優 　 劣，是以原處分所為「難僅以該關係式評估液晶組成物響應 　 時間長短」之判斷應無違誤。 ⑶縱然採「γ1/(K22×△n2)」預估液晶組成物的響應時間，惟 　 依據原告113年3月15日行政訴訟起訴狀第50至51頁所述，系 　 爭專利與證據所展現之響應時間優劣如未在近似之△ε、臨 　 限電壓（V10）及飽和電壓（V90）比較基礎之前提下，即不 　 具可比性，無法用於評估系爭專利液晶介質相對於先前技術 　 之性能優劣，因此原告所提被證6等證據所展現之響應時間比 　 對，可採認部分僅有系爭專利實施例14與證據2之一特定實例 　 （亦即實例18）間的比較結果，至於系爭專利相較於其他先 　 前技術（包括證據2其它實例或證據3、4等）是否均具有縮短 　 響應時間之有利功效，並未有合於原告所論「比較基礎相同 　 而具可比性的數據」得為佐證，無從評估系爭專利液晶介質 　 相對於該等先前技術之性能優劣，因此仍難肯認原告之舉證 　 足徵系爭專利對照先前技術確具有有利功效。 ⑷再參甲證3第3頁（參本院卷第309頁）所述系爭專利實例2、 　 系爭專利實例14及證據2實例18液晶組成物的響應時間實際測 　 定結果（分別為6ms、5ms及7ms），系爭專利液晶組成物之響 　 應時間係為6ms及5ms，然而在系爭專利優先權日前業已存在 　 響應時間為5ms甚至更低之液晶組成物（例如原告自行提出之 　 被證5實施例7等），是以上開響應時間實際測定結果仍不足 　 證系爭專利對照先前技術確有展現縮短響應時間之有利功效 　 。 ⑸又原告於113年9月20日行政訴訟言詞辯論意旨狀第33至35頁 　 主張系爭專利所解決之技術問題係至少在不增高操作電壓之 　 條件下縮短響應時間，從而即便先前存在響應時間為5ms的液 　 晶顯示器，該響應時間倘為犧牲操作電壓而獲致，仍應認定 　 系爭專利具有有利甚至無法預期功效等由。惟查，由被證6、 　 系爭專利說明書及證據2之內容以觀，相較於證據2實例18之 　 先前技術液晶介質，系爭專利實例21、實例27、實例36等液 　 晶介質所展現的操作電壓均有所增高，則原告主張系爭專利 　 可「至少在不增高操作電壓之條件下縮短響應時間」顯與系 　 爭專利之實施例所呈現結果未盡相符，且若以「γ1/(K22×△ 　 n2)」預估液晶組成物的響應時間，該等比對結果反徵系爭專 　 利液晶介質之響應時間仍可能係犧牲操作電壓而獲致。因此 　 ，無論系爭專利優先權日前業已存在之響應時間為5ms甚至更 　 低的液晶組成物（例如原告自行提出之被證5實施例7等）其 　 操作電壓為何，均難謂系爭專利對照先前技術具有有利功效 　 或無法預期功效。　 液晶介質 V（V） V（V） γ1/(K22×△n) （mPa‧s/pN） 證據2實例18 1.55 2.33 1355 系爭專利實例21 1.92 2.83 590 系爭專利實例27 1.63 2.44 969 系爭專利實例36 1.70 2.49 758 ⑹承前所述，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者為使液 晶組成物具有所需之響應時間等性質，當會基於證據揭示技 術內容而嘗試調整液晶組成物之成分組成，經簡單試驗完成 系爭專利所請發明，復由原告所提被證5、被證6及甲證3等 證據以觀，尚不足徵系爭專利對照先前技術確實展現縮短響 應時間之有利功效，遑論無法預期之功效，因此原處分就系 爭專利之發明未具備有利或無法預期功效、從而無法據此認 定系爭專利前述請求項具進步性之判斷，尚無原告所稱違背 論理及經驗法則、或未留意對原告有利之情形。 　㈥證據3足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性: 　⒈證據3足以證明系爭專利請求項2不具進步性:　 　⑴系爭專利請求項2與證據3相較，證據3說明書第4至6頁揭示一種液晶介質及使用該介質之電光液晶顯示器，該液晶介質可具有適當雙折射值、小閥限電壓V10與小轉動黏度γ1，使反應時間短，且可藉由調控液晶介質之成分組成而獲致所欲前述性質，第45至46頁實施例8例示一液晶混合物，其成分組成為：CC-3-V 18.0%、CC-3-V1 11.0%、CC-5-V5.0%、PGU-2-F 8.0%、PGU-3-F8.0%、BCH-3F.F.F 5.0%、CGZP-2-OT9.0%、CCZU-2-F 3.0%、CCZU-3-F10.0%、CCP-V-1 8.0%、CGZP-3-F9.0%及BCH-32 4.0%，亦即如附表九所示組成，其中CC-3-V相當於系爭專利請求項2所界定之組份A之式I中性介電性化合物，PGU-2-F、PGU-3-F、BCH-3F.F.F、CGZP-2-OT、CCZU-2-F、CCZU-3-F與CGZP-3-F相當於系爭專利請求項2所界定之組份B之式III正介電性化合物。 　⑵由上可知，證據3揭示一種液晶介質，其所含CC-3-V相當於系 爭專利請求項2所界定之組份A之式I中性介電性化合物，該 化合物於介質中之濃度為18%；另所含PGU-2-F、PGU-3-F、B CH-3F.F.F、CGZP-2-OT、CCZU-2-F、CCZU-3-F與CGZP-3-F相 當於系爭專利請求項2所界定之組份B之式Ⅲ正介電性化合物 ，該等化合物於介質中之濃度合計為52%；並且前述液晶介 質非為系爭專利請求項2所列舉排除之液晶介質(1)至(4)。 因此，證據3該實施例所揭示液晶介質與系爭專利請求項2所 請發明之差異僅在於組份A及組份B的含量。 　⑶對應於組份A者，證據3所述CC-3-V係屬該證據所示式I或Ia1 化合物；對應於組份B者，證據3所述PGU-2-F、PGU-3-F、BC H-3F.F.F、CGZP-2-OT、CCZU-2-F、CCZU-3-F與CGZP-3-F係 屬該證據所示式IV化合物，且依實際應用之需（如縮短響應 時間等）而適度調整液晶介質成分組成（如化合物類別、含 量等）係相關技術領域習知慣用之技術手段，併參證據3說 明書第20、24至25頁具體揭示「在一更佳具體實施例中…該 顯示器包含一或多種式Ia之化合物的介質，以式Ia1之化合 物為佳，其相對於整體介質的濃度在15%至60%範圍內，自20 %至55%為佳，自25%至50%更佳，自29%至45%最佳」、「本發 明…之液晶介質，其包含兩種、三種、四種、五種或以上之 式I化合物…以及一或多種選自式IVa至IVe群組之化合物…較 佳係15至30%之一或多種式IV化合物…」等技術內容，繼而所 屬技術領域中具有通常知識者基於該證據所揭示之技術內容 ，為提升該液晶組成物之性質（如縮短響應時間等），當會 嘗試調整該其成分組成並經簡單試驗（如式Ia1、Ⅳ等之成分 組成最佳化試驗）而完成如系爭專利請求項2所界定之發明 ，相較於先前技術並未見有產生何種無法預期之功效的顯著 提升或新的功效，故系爭專利請求項2之發明應為所屬技術 領域中具有通常知識者基於證據3之技術內容而能輕易完成 者，因此，證據3足證系爭專利請求項2不具進步性。 　⒉證據3足以證明系爭專利請求項7不具進步性: 　⑴證據3足以證明系爭專利請求項2不具進步性之理由，業如前 述。 　⑵系爭專利請求項7為請求項1至3中任一項之附屬項，進一步界 定液晶介質包含一或多種式Ⅲ化合物。承前所述，證據3說明 書第45至46頁實施例8例示之液晶組成物中，PGU-2-F、PGU- 3-F、BCH-3F.F.F、CGZP-2-OT、CCZU-2-F、CCZU-3-F及CGZP -3-F即相當於系爭專利請求項7所界定之式Ⅲ化合物，因此證 據3亦足以證明系爭專利請求項7（依附請求項2之部分）不 具進步性。　　　 　⒊證據3足以證明系爭專利請求項8不具進步性: 　⑴證據3足以證明系爭專利請求項2不具進步性之理由，業如前 述。 ⑵系爭專利請求項8為請求項1至3中任一項之附屬項，進一步界 定液晶介質包含一或多種式IV之中性介電性化合物，且其中 式IV化合物不包括式I化合物。承前所述，又如附表十所示 ，證據3說明書第45至46頁實施例8例示之液晶組成物中，CC -3-V1、CC-5-V、CCP-V-1、BCH-32相當於系爭專利請求項8 所界定之式IV中性介電性化合物，因此證據3亦足以證明系 爭專利請求項8（依附請求項2之部分）不具進步性。 　⒋證據3足以證明系爭專利請求項10不具進步性:　 　⑴證據3足以證明系爭專利請求項2不具進步性之理由，業如前 述。 　⑵系爭專利請求項10以引用記載形式記載請求項1至8中任一項 ，所請為包含該等液晶介質之液晶顯示器。承前所述，證據 3說明書第4至6頁揭示一種液晶介質及使用該介質之電光液 晶顯示器，故系爭專利請求項10之發明亦係所屬技術領域中 具有通常知識者能輕易完成者。因此，證據3亦足以證明系 爭專利請求項10（以引用記載形式記載請求項2之部分）不 具進步性。　 　⒌原告主張關於證據3是否可證明系爭專利不具進步性，原處分 審酌的「修飾手段」不同於舉發理由，此部分理由之論述屬 職權審查行為，被告又未給予原告答辯之機會，核已違法云 云（參原告113年3月15日行政訴訟起訴狀第3至9、15至17頁 即本院卷第17至23、29至31頁、原告113年8月14日行政訴訟 變更訴之聲明暨準備(一)狀第2至4、6至7頁即本院卷第276 至278、280至281頁）。經查： ⑴觀諸參加人於本件舉發程序中所提111年6月6日對更正表示 　 意見書第54至57頁，參加人所提舉發理由先論述「證據3實 　 施例…8…與更正本請求項2間之差異在於：①證據3實施例 　 …8…中，對應至組份A之化合物CC-3-V，其濃度分別為為… 　 18%…，而非更正本請求項2之「35%-60%」；以及②於證據3 　 實施例…8…中，對應於系爭專利式Ⅱ以及式Ⅲ之化合物(兩 　 者隸屬於系爭專利之組份B），其濃度總和分別為…52%…， 　 而非落於更正本請求項2之「25%-45%」範圍中…由於根據證 　 據3所揭示的整體內容以及申請時本領域之通常知識，系爭 　 專利發明所屬技術領域中具有通常知識者係有合理動機將證 　 據3之實施例…8…調整至與更正本請求項2中所界定範圍有 　 所重疊，故更正本請求項2之範圍相較於證據3應可輕易完成 　 而不具進步性…」，其後才依據證據3說明書第20、24~25頁 　 等處之技術內容進行調整組份濃度之例示。由上可知，參加 　 人於舉發程序中實質上業已主張證據3實施例8所揭示者與系 　 爭專利請求項2之發明的差異在於組份A（即證據3式I或式Ia 　 1化合物）及組份B（即證據3式IV化合物）的含量，且根據 　 證據3所揭示內容以及申請時本領域之通常知識，系爭專利 　 發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機調整證據3實施 　 例8中各組份之濃度至更正本請求項2中所界定之範圍，完成 　 更正本請求項2所界定之範圍。 ⑵依據原處分第19至21頁（參本院卷第89至91頁）記載，原處 　 分論述證據3實施例8所揭示者與系爭專利請求項2之發明的 　 差異在於組份A與B的含量略有不同，復認定所屬技術領域中 　 具通常知識者基於證據3所揭示技術內容，為提升液晶組成 　 物之性質，當會嘗試調整成份組成並經簡單試驗（如式Ial 　 、IV等之成分組成最佳化試驗）而完成如系爭專利請求項2 　 所界定之發明，且因未達成無法預期功效，故而證據3足證 　 系爭專利請求項2不具進步性。經與前述內容互核可知，原 　 處分認定證據3足證系爭專利請求項2不具進步性，所執理由 　 確係依據參加人之主張而為論述，尚難認有審酌實質上不同 　 於舉發理由之情形。 ⑶原告主張參加人係主張調整式Ia1化合物數量為二種、調整 　 式Ia1化合物之濃度為70%、以及調整式IV化合物之濃度為2 　 5%之手段修飾證據3實施例8，故而原處分第20至21頁所論將 　 證據3實施例8所用之式I/Ia1化合物用量調整為證據3說明書 　 所教示之15%至60%之範圍（或20%至55%、25%至50%、29%至4 　 5%等較佳範圍）等為不同於舉發理由之修飾手段。然細究參 　 加人於本件舉發程序中所提111年6月6日對更正表示意見書 　 第54至57頁可知，參加人所述對證據3實施例進行調整組份 　 濃度之方式僅係作為例示，尚無從據此認定參加人之主張僅 　 限於此特定調整方式；實則如前所述，參加人已陳明系爭專 　 利發明所屬技術領域中具有通常知識者有合理動機調整證據 　 3實施例8中各組份之濃度至更正本請求項2中所界定之範圍 　 ，則原處分第21頁所論「當會嘗試調整該證據所揭示液晶介 　 質成分組成並經簡單試驗（如式Ia1、IV等之成分組成最佳 　 化試驗）而完成如系爭專利該請求項所界定之發明」顯然確 　 係基於參加人實際提及之主張所為論理，不應僅因參加人例 　 示調整組份濃度之方式，即一概忽略參加人之其餘陳述。 ⑷舉發審定書記載內容非以逐字逐句同於舉發理由為限，而本 　 件原處分認定證據3足證系爭專利請求項2不具進步性，所執 　 理由確係依據參加人之主張而為論述，詳如前述，顯見原處 　 分就此部分並未逸脫參加人舉發理由及證據，無涉專利法第 　 75條規定之職權審查，亦無應予原告答辯機會之必要。 　⒍原告主張原處分論斷通常知識者有動機調整證據3實施例8所 用式Ia1、IV化合物之濃度而完成系爭專利請求項2之發明之 判斷違背論理及經驗法則，且未留意對原告有利之情形，蓋 因證據3實施例8各化合物含量總和僅98%而無法為通常知識 者所重製，遑論選用其作為起始點而建立不具進步性之論理 ，另通常知識者依證據3揭示之技術指引而欲進一步降低介 質旋轉黏度以期收縮短響應時間之效時，應會將證據3實施 例8所用式I化合物之用量18%予以減少而非增加，且證據3未 提供任何技術指引以使通常知識者得以推知同時使用濃度在 「35%至60%」範圍內之CC-3-V以及濃度在「25%至45%」範圍 內之如系爭專利之組份B為有利者云云（參原告113年3月15 日行政訴訟起訴狀第34至41頁即本院卷第48至55頁、原告11 3年8月14日行政訴訟變更訴之聲明暨準備(一)狀第23至24頁 即本院卷第297至298頁）。經查： ⑴依據證據3說明書第28頁記載「式I至V化合物之最佳比例大 　 致視該介質所需性質…而定…適當混合比很容易就可以決定 　 。本發明所使用之介質中的式I至V化合物總數量並不會非常 　 精確。該介質包含80至100%之式I至V化合物，該介質亦可包 　 含一或多種額外化合物，以最佳化各種性質。不過，若式I 　 至V化合物總濃度，尤其是式I化合物濃度較大，本發明所使 　 用之介質的效果，尤其是對於反應時間的效果通常較大。」 　 發明所屬技術領域中具有通常知識者綜觀證據3整體內容後 　 ，當可理解如何製備證據3敘及之液晶介質，尚不因證據3實 　 施例8之成分含量略有不精確（總和未足100%），即認定通 　 常知識者必定無法重製該等液晶介質，遑論全然否定通常知 　 識者嘗試對該實施例進行改良調整之動機。 ⑵原告引述證據3說明書第26頁所載「已發現相當少量式I化合 　 物與已知之習用中生化合物併用…會形成非常低之旋轉黏度 　 值」，該等內容僅係表明使用少量式I化合物可達成低旋轉 　 黏度值之效果，並不必然表示使用其它含量式I化合物無法 　 達成該效果，更無從據此認定證據3有勸阻而明確排除在液 　 晶組成物中使用其它含量式I化合物；實則證據3說明書第20 　 頁具體揭示「以式Ia1之化合物為佳，其相對於整體介質的 　 濃度在15%至60%範圍內」，以及證據3說明書第28頁揭示「 　 尤其是式I化合物濃度較大，本發明所使用之介質的效果， 　 尤其是對於反應時間的效果通常較大」，在在可徵證據3對 　 於提高其實施例8中的CC-3-V濃度「18%」以縮短響應時間確 　 實存在建議或教示，蓋因證據3係欲改良顯示器反應時間過 　 長的問題（參證據3說明書第5頁等處），故而前開證據3說 　 明書第28頁所教示「式I化合物濃度較大可達成『提升響應 　 時間』之效果」應係指響應時間值之縮短而非增加。因此， 　 原處分第21頁所論「為提升該液晶組成物之性質（如縮短響 　 應時間等）」而增加證據3實施例8之CC-3-V含量至系爭專利 　 請求項2界定範圍等，與證據3揭示內容並無相違。 ⑶如前所述，對於一已知組成及特性的液晶介質，調整其組成 　 成分之含量並從中選用性質合宜者，本為慣常使用之例行試 　 驗方式，且證據3既已具體提出「在一更佳具體實施例中， 　 …該顯示器包含一或多種式Ia之化合物的介質，以式Ia1之 　 化合物為佳，其相對於整體介質的濃度在15%至60%範圍內， 　 自20%至55%為佳，自25%至50%更佳，自29%至45%最佳」、「 　 本發明…之液晶介質，其包含兩種、三種、四種、五種或以 　 上之式I化合物…以及一或多種選自式IVa至IVe群組之化合 　 物…較佳係15至30%之一或多種式IV化合物…」等等關於成 　 分含量比例範圍之技術內容，發明所屬技術領域中具有通常 　 知識者即有動機本於所具備之一般知識及普通技能，併參考 　 證據3之教示，經簡單試驗對證據3實施例8進行不同組份之 　 含量調整，以獲致性質適佳的液晶介質，尚非以證據3逐一 　 記載特定化合物之含量範圍為必要；此等以證據3內容為基 　 礎並利用申請時之通常知識所能預期得到之液晶介質，確已 　 涵蓋系爭專利請求項2之發明，且未產生無法預期功效，足 　 徵其可被輕易完成，是以原處分之判斷應無原告所稱違背論 　 理及經驗法則、或未留意對原告有利之情形。　 　㈦證據4足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步性: 　⒈證據4足以證明系爭專利請求項2不具進步性: 　⑴系爭專利請求項2與證據4相較，證據4說明書段落[0001]~[00 02]、[0027]~[0028]、[0050]等揭示一種液晶介質、用於電 光目的之用途及使用該介質之顯示器，該組成物可由複數種 類化合物組成，並可藉此獲得低溫黏度、介電各向異性等性 質優異之液晶混合物，[0150]實施例M3例示一液晶混合物， 其成分組成為：CC-3-V 19.00%、CCH-35 3.00%、CCZU-2-F 4.00%、CCZU-3-F 14.00%、CGZP-2-OT 10.00%、CGZP-3-OT 8.00%、CDU-2-F 9.00%、CDU-3-F 9.00%、CDU-5-F 4.00%、 CGUQU-2-F 10.00%及CGUQU-3-F 10.00%，亦即如附表十 　　一所示組成，其中CC-3-V相當於系爭專利請求項2所界定之 組份A之式I中性介電性化合物，CCZU-2-F、CCZU-3-F、CGZP -2-OT、CGZP-3-OT、CDU-2-F、CDU-3-F、CDU-5-F、CGUQU-2 -F與CGUQU-3-F相當於系爭專利請求項2所界定之組份B之式Ⅱ 或式Ⅲ正介電性化合物。 　⑵由上可知，證據4揭示一種液晶介質，其所含CC-3-V相當於系 爭專利請求項2所界定之組份A之式I中性介電性化合物，該 化合物於介質中之濃度為19%；另所含CCZU-2-F、CCZU-3-F 、CGZP-2-OT、CGZP-3-OT、CDU-2-F、CDU-3-F、CDU-5-F、C GUQU-2-F與CGUQU-3-F相當於系爭專利請求項2所界定之組份 B之式Ⅱ或式Ⅲ正介電性化合物，該等化合物於介質中之濃度 合計為78%；並且前述液晶介質非為系爭專利請求項2所列舉 排除之液晶介質(1)至(4)。因此，證據4該實施例所揭示液 晶介質與系爭專利請求項2所請發明之差異僅在於組份A及組 份B的含量。 　⑶對應於組份A者，證據4所述CC-3-V係屬該證據所示式RⅡ或R 　　Ⅱa化合物；對應於組份B者，證據4所述CCZU-2-F、CCZU-3- 　　F係屬該證據所示式Eb化合物，CGZP-2-OT、CGZP-3-OT係屬 　　該證據所示式I化合物，CGUQU-2-F與CGUQU-3-F係屬該證據 　　所示式IA化合物，且依實際應用之需（如縮短響應時間等） 　　而適度調整液晶介質成分組成（如化合物類別、含量等）係 　　相關技術領域習知慣用之技術手段，併參證據4說明書段落 　　[0086]~[0090]等具體揭示其液晶組成物整體中式Ea至Ed化 　　合物可為15至25%，式IA化合物與式I至式VI化合物的總和可 　　至少為50%，式I化合物可為5至40%或10至30%，式IA化合物 　　可為5至40%或10至30%等技術內容，繼而所屬技術領域中具 　　有通常知識者基於該證據所揭示之技術內容，為提升該液晶 　　組成物之性質（如縮短響應時間等），當會嘗試調整該其成 　　分組成並經簡單試驗（如前述化合物之成分組成最佳化試驗 　　）而完成如系爭專利請求項2所界定之發明，相較於先前技 　　術並未見有產生何種無法預期之功效的顯著提升或新的功效 　　，故系爭專利請求項2之發明應為所屬技術領域中具有通常 　　知識者基於證據4之技術內容而能輕易完成者，因此，證據4 　　足證系爭專利請求項2不具進步性。 　⒉證據4足以證明系爭專利請求項7不具進步性: 　⑴證據4足以證明系爭專利請求項2不具進步性之理由，業如前 述。 　⑵系爭專利請求項7為請求項1至3中任一項之附屬項，進一步界 定液晶介質包含一或多種式Ⅲ化合物。承前所述，證據4說明 書段落[0150]實施例M3例示之液晶組成物中，CCZU-2-F、CC ZU-3-F、CGZP-2-OT、CGZP-3-OT、CDU-2-F、CDU-3-F及CDU- 5-F即相當於系爭專利請求項7所界定之式Ⅲ化合物，因此證 據4亦足以證明系爭專利請求項7（依附請求項2之部分）不 具進步性。　　　 　⒊證據4足以證明系爭專利請求項8不具進步性 　⑴證據4足以證明系爭專利請求項2不具進步性之理由，業如前 述。 　⑵系爭專利請求項8為請求項1至3中任一項之附屬項，進一步界 定液晶介質包含一或多種式Ⅳ之中性介電性化合物，且其中 式IV化合物不包括式I化合物。承前所述，又如附表十二 　　所示，證據4說明書段落[0150]實施例M3例示之液晶組成物 中，CCH-35相當於系爭專利請求項8所界定之式Ⅳ中性介電性 化合物，因此證據4亦足以證明系爭專利請求項8（依附請求 項2之部分）不具進步性。 　⒋證據4足以證明系爭專利請求項10不具進步性 　⑴證據4足以證明系爭專利請求項2不具進步性之理由，業如前 述。 ⑵系爭專利請求項10以引用記載形式記載請求項1至8中任一項 ，所請為包含該等液晶介質之液晶顯示器。承前所述，證據 4說明書段落[0001]~[0002]揭示一種液晶介質、用於電光目 的之用途及使用該介質之顯示器，故系爭專利請求項10之發 明亦係所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成者。因此 ，證據4亦足以證明系爭專利請求項10（以引用記載形式記 載請求項2之部分）不具進步性。 　⒌原告主張關於證據4是否可證不具進步性，原處分審酌的「前 案起始點」不同於舉發理由，此部分理由之論述屬職權審查 行為，被告又未給予原告答辯之機會，核已違法云云（參原 告113年3月15日行政訴訟起訴狀第3至9、17至20頁即本院卷 第17至23、31至34頁、原告113年8月14日行政訴訟變更訴之 聲明暨準備(一)狀第2至6頁即本院卷第276至280頁）。經查 ： ⑴觀諸參加人於本件舉發程序中所提111年6月6日對更正表示 　 意見書第78至83頁，參加人所提舉發理由先論述「證據4之 　 實施例M3…與更正本請求項2間之差異僅在於CC-3-V（對應 　 至系爭專利組份A）的濃度為19%…非更正本請求項2所界定 　 之『35%-60%』；以及對應於系爭專利式組份B之化合物，其 　 濃度總和為皆為78%，而非落於更正本請求項2之『25%-45% 　 』範圍中。然而，由於證據4已明確知其液晶組合物所欲獲 　 得之性質…且本發明所屬技術領域中具有通常知識者可明白 　 組合物中各成分的濃度可能會對介質之此些所欲性質產生影 　 響…是以，在已知濃度參數對於所欲液晶性質具有影響性的 　 情況下，以常規手段調整各成分之濃度以根據需求獲得最佳 　 化之結果僅為本發明所屬技術領域之通常知識。承上，在沒 　 有任何反向教示的前提下，為了解決如何在證據4所欲之性 　 質上獲得具有更佳表現之液晶介質的特定問題，本發明所屬 　 技術領域中具有通常知識者有動機透過常規實驗手段進行測 　 試來調整證據4實施例M3…中各組份之濃度，得到更正本請 　 求項2所界定之範圍」，其後才依據證據4說明書段落[0027 　 ]、[0028]、[0074]、[0087]、[0090]、[0098]、[0111]、 　 [0117]及各實施例等處之技術內容進行調整組份濃度之例 　 示。由上可知，參加人於舉發程序中實質上業已主張證據4 　 實施例M3所揭示者與系爭專利請求項2之發明的差異在於組 　 份A及組份B的含量，且根據證據4所揭示內容以及申請時本 　 領域之通常知識，系爭專利發明所屬技術領域中具有通常知 　 識者為在證據4所欲之性質上獲得具有更佳表現之液晶介質 　 ，有動機透過常規實驗手段進行測試來調整證據4實施例M3 　 中各組份之濃度至更正本請求項2中所界定之範圍，完成更 　 正本請求項2所界定之範圍。 ⑵依據原處分第23至25頁（參本院卷第93至95頁）所載，原處 　 分論述證據4實施例M3所揭示者與系爭專利請求項2之發明的 　 差異在於組份A與B的含量略有不同，復認定所屬技術領域中 　 具通常知識者基於證據4所揭示技術內容，為提升液晶組成 　 物之性質，當會嘗試調整成份組成並經簡單試驗（如前述化 　 合物等之成分組成最佳化試驗）而完成如系爭專利請求項2 　 所界定之發明，且因未達成無法預期功效，故而證據4足證 　 系爭專利請求項2不具進步性。經與前述內容互核可知，原 　 處分認定證據4足證系爭專利請求項2不具進步性，所執理由 　 確係依據參加人之主張而為論述，難認有審酌實質上不同於 　 舉發理由之情形。 ⑶原告主張參加人係參考證據4說明書之一般教示而推得由特 　 定式I、IA、Ⅲ、O1及RⅡa之化合物組成之混合物示例，並 　 特定各式化合物及分配用量比例關係，故而原處分第23至24 　 頁之論述所涉前案起始點不同於舉發理由云云。然查，細究 　 參加人於本件舉發程序中所提111年6月6日對更正表示意見 　 書第78至83頁可知，參加人依據證據4說明書技術內容所提 　 出之液晶介質僅係作為例示，不得因此認定參加人之主張僅 　 限於此等液晶介質；實則如前所述，參加人已陳明系爭專利 　 發明所屬技術領域中具有通常知識者有合理動機調整證據4 　 實施例M3中各組份之濃度至更正本請求項2中所界定之範圍 　 ，則原處分第23至24頁所論「證據4…實施例M3…所揭示者 　 與該請求項2之發明的差異僅在於該組份A與B的含量略有不 　 同…當會嘗試調整該證據所揭示液晶介質成分組成並經簡單 　 試驗（如前述化合物等之成分組成最佳化試驗）而完成如系 　 爭專利該請求項所界定之發明」顯然確係基於參加人實際提 　 及之主張所為論理，不應僅因參加人敘及液晶介質示例，即 　 一概忽略參加人之其餘陳述。 ⑷舉發審定書記載內容非以逐字逐句同於舉發理由為限，而本 　 件原處分認定證據4足證系爭專利請求項2不具進步性，所執 　 理由確係依據參加人之主張而為論述，詳如前述，顯見原處 　 分就此部分並未逸脫參加人舉發理由及證據，無涉專利法第 　 75條規定之職權審查，亦無應予原告答辯機會之必要。 　⒍原告主張原處分論斷系爭專利請求項2可經由修飾證據4實施 　　例M3所用之化合物用量而輕易完成之發明之判斷違背論理及 　　經驗法則，且未留意對原告有利之情形，蓋因該實施例M3中 的CCZU-n-F及CDU-n-F均無法對應至證據4之式Ⅱ至VI的化合 物，原處分審認證據4所揭有關式Ⅱ至VI化合物用量之教示可 用於修改該實施例M3係有明顯錯誤，另通常知識者縱使參考 證據4而修飾其實施例M3，所得新介質中對應於系爭專利組 份B之化合物用量仍未落入系爭專利請求項2界定之範圍內， 且證據4未單獨就對應於系爭專利組份A之化合物CC-3-V及非 屬系爭專利組份A及B之化合物CCH-35之單一化合物用量範圍 提供教示或建議，無從使通常知識者得以獲得同時滿足系爭 專利請求項2界定要件之液晶介質云云（參原告113年3月15 日行政訴訟起訴狀第41至47頁即本院卷第55至61頁）。惟查 ： ⑴依原處分第23頁所載「CCZU-2-F與CCZU-3-F與CGZP-2-OT與C 　 GZP-3-OT與CDU-2-F與CDU-3-F與CDU-5-F與CGUQU-2-F與CGUQ 　 U-3-F（可符合該證據所示式I、IA、或Ⅱ~VI之特定化合物 　 類別，且符合系爭專利該請求項所界定組分B化合物）」， 　 其原意應係指上開9種化合物中含有「可」符合該證據所示 　 式I、IA、或Ⅱ~VI之特定化合物類別者，而非認定該等化合 　 物「均」符合所述化學式，是以原告訴稱「原處分稱該實施 　 例所用之CCZU-n-F…CDU-n-F…對應證據4之…式Ⅱ至VI化合物」 ，容有誤解，從而原告據此指摘原處分對證據4實施例M3之 理解發生基本錯誤，亦非可採。 ⑵如前所述，對於一已知組成及特性的液晶介質，調整其組成 　 成分之含量並從中選用性質合宜者，本為慣常使用之例行試 　 驗方式，且證據4既已具體提出液晶組成物整體中式I化合物 　 可為5至40%或10至30%、式IA化合物可為5至40%或10至30%等 　 關於成分含量比例範圍之技術內容，發明所屬技術領域中具 　 有通常知識者即有動機本於所具備之一般知識及普通技能， 　 併參證據4之教示，經簡單試驗對證據4實施例M3進行不同組 　 份之含量調整，以獲致性質適佳的液晶介質，尚非以證據4 　 逐一記載特定化合物之含量範圍為必要；此等以證據4內容 　 為基礎並利用申請時之通常知識所能預期得到之液晶介質， 　 確已涵蓋系爭專利請求項2之發明，且未產生無法預期功效 　 ，足徵其可被輕易完成，是以原處分之判斷應無原告所稱違 　 背論理及經驗法則、或未留意對原告有利之情形。 　㈧證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進 步性: 　　承前所述，證據2與3所揭示者皆為液晶介質及應用該介質之 顯示器，且包含相同/類似之液晶化合物，二者應均屬液晶 組成物技術領域，且均涉及降低旋轉黏度、響應時間等共通 問題，所屬技術領域中具有通常知識者當會有動機結合該等 證據之技術內容。又如前述，證據2或3單獨即足以證明系爭 專利請求項2、7、8、10不具進步性，故所屬技術領域中具 有通常知識者依該等證據之組合當然亦能輕易完成前述請求 項之發明，因此，證據2與3之組合亦足以證明系爭專利請求 項2、7、8、10不具進步性。　　 　㈨證據4、3之組合足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進 步性: 　　承前所述，證據4與3所揭示者皆為液晶介質及應用該介質之 顯示器，且包含相同/類似之液晶化合物，二者應均屬液晶 組成物技術領域，且均涉及降低旋轉黏度、響應時間等共通 問題，所屬技術領域中具有通常知識者當會有動機結合該等 證據之技術內容。又如前述，證據4或3單獨即足以證明系爭 專利請求項2、7、8、10不具進步性，故所屬技術領域中具 有通常知識者依該等證據之組合當然亦能輕易完成前述請求 項之發明，因此，證據4與3之組合亦足以證明系爭專利請求 項2、7、8、10不具進步性。 七、綜上所述，證據1足以證明系爭專利請求項2、7、8、10擬制 喪失新穎性，證據2、證據3、證據4分別足以證明系爭專利 請求項2、7、8、10不具進步性，證據2、3之組合及證據4、 3之組合分別足以證明系爭專利請求項2、7、8、10不具進步 性，系爭專利違反核准時專利法第22條第2項規定，原處分 所為「請求項2、7、8、10舉發成立，應予撤銷」之處分， 並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。從而，原告訴請 撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。　　 八、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資 　　料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，並無逐一論述必 要。 九、據上論結，原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2 條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12 　月　 19　　日 智慧財產第一庭 審判長法 官　汪漢卿 法 官　吳俊龍 法 官　曾啓謀 以上正本係照原本作成。 一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內 向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提 起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按 他造人數附繕本）。 二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者， 逕以裁定駁回。 三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。 得不委任律師為訴訟代理人之情形 所 需 要 件 ㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人 1.上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 ㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。 是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　 25　　日 　　　　　　　　　　　　　 書記官　丘若瑤

2024-12-19

IPCA-113-行專訴-17-20241219-3

民聲
智慧財產及商業法院

營業秘密限制閱覽

智慧財產及商業法院民事裁定 113年度民聲字第42號 聲 請 人 美商史賽克（遠東）有限公司台灣分公司 兼法定代理人 楊嘉駒 共同代理人 張哲倫律師 羅秀培律師 蔡昀廷律師 相 對 人 友信行股份有限公司 法定代理人 施濟濤 兼代 理 人 李永然律師 彭郁欣律師 劉和鑫律師 陳曉華 上列當事人間因本院112年度民營訴字第4號營業秘密損害賠償等 事件，聲請限制閱覽，本院於民國113年11月29日所為裁定，其 原本及正本應更正如下： 主 文 原裁定原本及正本應更正如附表所示。　　 　　理 由 一、按判決如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤者，法院得隨 時或依聲請以裁定更正之；上開規定於裁定准用之，民事 訴訟法第239條、第232條第1項分別定有明文。 二、查本院前開裁定之原本及正本有如附表所示之顯然錯誤， 應予更正。 三、依首開規定裁定如主文。　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　5 　　日 　　智慧財產第二庭 　　法 官　王碧瑩 以上正本係照原本作成。 如對本裁定抗告須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳 納抗告費新臺幣1,000元。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　5 　　日 　　書記官　楊允佳 附表： 更正項目 原裁定 更正裁定 當事人欄 兼代 理 人　李永然律師 　 彭郁欣律師 　 劉和鑫律師 　 兼代 理 人　李永然律師 　 彭郁欣律師 　 劉和鑫律師 　 陳曉華 　　　　　　住○○○○○○○○○○O○OO○OO○ 主文欄 禁止相對人友信行股份有限公司、李永然律師、彭郁欣律師、劉和鑫律師閱覽、抄錄或攝影如附表所示之訴訟資料。 禁止相對人友信行股份有限公司、李永然律師、彭郁欣律師、劉和鑫律師、陳曉華閱覽、抄錄或攝影如附表所示之訴訟資料。 理由欄、二即原裁定第2頁第13至14行 禁止相對人公司、李永然律師、彭郁欣律師、劉和鑫律師閱覽、抄錄或攝影系爭資料等語。 禁止相對人公司、李永然律師、彭郁欣律師、劉和鑫律師、陳曉華閱覽、抄錄或攝影系爭資料等語。 理由欄、五即原裁定第3頁第26至28行 綜上，聲請人聲請禁止相對人友信行股份有限公司、李永然律師、彭郁欣律師、劉和鑫律師閱覽、抄錄或攝影系爭資料，自有理由，應予准許。 綜上，聲請人聲請禁止相對人友信行股份有限公司、李永然律師、彭郁欣律師、劉和鑫律師、陳曉華閱覽、抄錄或攝影系爭資料，自有理由，應予准許。

2024-12-05

IPCV-113-民聲-42-20241205-2

中簡
臺中簡易庭

返還借款

臺灣臺中地方法院民事判決 113年度中簡字第2964號 原 告 李文彬 被 告 王韶荃 訴訟代理人 陳瑞斌律師 上列當事人間請求返還借款事件，本院於民國113年11月11日言 詞辯論終結，判決如下： 　　 主　　 文 一、被告應給付原告新臺幣300,000元，及自民國113年9月26日 起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。 二、訴訟費用由被告負擔。 三、本判決得假執行。但被告如以新臺幣300,000元為原告預供 擔保後，得免為假執行。 　　事實及理由 壹、程序方面： 　 訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減 縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條 第1項但書第3款定有明文。原告起訴聲明原請求：「被告應 給付原告新臺幣（下同）300,000元，並自民國113年7月15 日起至清償日止，按週年利率百分之6計算之利息。」等語 ，迭經變更，終於本院113年11月11日言詞辯論期日，以言 詞變更聲明為：「被告應給付原告300,000元，並自被告提 出民事答辯狀之日即113年9月26日起至清償日止，按週年利 率百分之5計算之利息。」等語，核屬減縮應受判決事項之 聲明，依前揭法條規定，並無不合，應予准許。　　 貳、實體方面： 一、原告主張：被告於112年11月前陸續向原告借款，嗣經兩造 彙算，被告在兩造對話紀錄中承認其共積欠原告新臺幣（下 同）300,000元之借款，並向原告陳稱其會還款。另被告請 原告先行賠償關於侵害配偶權事件一事，是發生在兩造彙算 借款金額及約定償還後所發生之事，與兩造間之借款無涉等 語。並聲明：被告應給付原告300,000元，並自被告提出民 事答辯狀之日即113年9月26日起至清償日止，按週年利率百 分之5計算之利息。　　 二、被告答辯：兩造自107年10月起至112年10月期間為交往情侶 ，並曾同居在租車公司二樓之房間，因原告年紀大被告十幾 歲，且被告又在租車公司幫忙，因此被告之生活費用皆由原 告所負擔，原告亦會不定時贈與被告禮物，惟因原告另有家 室，兩造於112年9月14日經鈞院另案以111年度訴字第2350 號民事判決認定兩造侵害訴外人張哲倫之配偶權，判決兩造 應連帶賠償訴外人張哲倫600,000元，嗣兩造感情不睦，被 告於112年10月間向原告提出分手，詎原告持續糾纏被告， 甚至到被告上班地點找被告，最後更要求被告返還交往期間 所給付之生活費用，故原告給付被告之金錢皆為情侶交往期 間所給付之生活費，而非借款，縱被告對原告所言有所回應 ，亦係為避免原告繼續糾纏，自難認被告就兩造消費借貸關 係存在已為承認。況原告並未說明實際借款金額，且依原告 所提之存款交易明細，就提領現金部分，無法證明係交付被 告，其餘匯款部分至多僅能證明原告有支出該等費，但無其 他證據證明原告是否確實基於借貸意思而為交付。另被告為 妥善處理上開侵害配偶權賠償事宜，遂與原告商量請求原告 是否能先行賠償金額，被告之後慢慢還給原告，又因原告未 向訴外人清償判決金額，故兩造間未達成任何協議等語，資 為抗辯。並聲明：原告之訴及假執行之聲明均駁回。 三、得心證之理由： 　㈠按稱消費借貸者，謂當事人一方移轉金錢或其他代替物之所 有權於他方，而約定他方以種類、品質、數量相同之物返還 之契約。民法第474條第1項定有明文。又金錢借貸契約，屬 要物契約，應由貸與人就交付金錢之事實負舉證之責，若貸 與人提出之借用人自己製作之文書已載明積欠借款之事實者 ，應解為貸與人就要物性之具備，已盡舉證責任（最高法院 80年度台上字第2133號、86年度台上字第3880號判決意旨參 照）。本件原告主張兩造間成立金錢消費借貸契約，為被告 所否認，應由原告就兩造間借貸意思表示互相合致及借款業 已交付之事實負舉證責任。 　㈡原告主張被告陸續向伊借款，共積欠伊300,000元等情，業據 其提出兩造通訊軟體對話紀錄為憑。觀諸兩造對話內容：「 原告：謝謝你，明年一月份開始請自動轉帳。謝謝。 　　　被告：嗯好。 　　　原告：我不會再找妳。 　　　　　　從今往後，妳，我，感情路斷，直到永遠。 　　　被告：錢你要怎麼算？ 　　　原告：你總共欠我多少 　　　　　　加之前的至少20萬 　　　被告：所以呢 　　　　　　你打算怎麼算 　　　原告：30萬，其他就算了 　　　被告：我記起來了，每個月轉帳我會傳給你 　　　原告：嗯，謝謝你 　　　………… 　　　（112年11月12日） 　　　原告：妳不是每個月要還我五千？ 　　　被告：我下個月還完我朋友就開始給你，一個月最少2000 　　　　　　至5000 　　　原告：從下下個月開始，也就是明年一月份開始還我0000 　　　　　　-0000，用轉帳的方式000000000000/中信822 　　　被告：好的。 　　　　　　了解。」等語，可知兩造經結算雙方欠款往來結果 　　後，以300,000元作為被告應償還原告之數額，被告亦就還 款方式與原告磋商，且未見其提及原告並未交付借款乙節， 已堪信原告主張兩造經彙算後，被告尚有借款30萬元未還等 語屬實，且認原告已就其主張兩造間有成立消費借貸之合意 及交付金錢之事實，盡其舉證責任。 　㈢至於被告雖抗辯兩造對話紀錄中提及之300,000元，係因兩造 就侵害配偶權一事負連帶給付600,000元之責，被告委請原 告先清償，而非被告積欠原告借款等語，則為原告所否認。 觀之原告提出之兩造對話內容，經兩造確認被告積欠原告款 項及磋商清償方案後，被告始向原告詢問：「我是想請問你 ，我們賠償你前妻的判決，可否麻煩你先出，我每個月慢慢 攤還給你，因為我每個月的薪水都先繳給政府還我爸媽車子 的錢，但我也會慢慢還給你可以嗎？」等語，更未見原告承 諾之，故被告前開辯解，亦屬無據。 　㈣從而，原告依消費借貸法律關係請求被告清償借款300,000元 ，應可憑採。 ㈤給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起，負遲延責任。 給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催 告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權人起 訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類 之行為者，與催告有同一之效力，民法第229條第1項、第2 項定有明文。又遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人 得請求依法定利率計算之遲延利息。但約定利率較高者，仍 從其約定利率。應付利息之債務，其利率未經約定，亦無法 律可據者，週年利率為百分之5，民法第233條第1項、第203 條亦分別著有明文。本件原告對被告借款返還之請求，屬無 確定期限之給付，又本件業經原告起訴而送達訴狀，被告迄 未給付，依法當應負遲延責任。是原告請求自被告提出民事 答辯狀之日即113年9月26日起至清償日止，按週年利率百分 之5計算之法定遲延利息，核無不合，亦應准許。 四、綜上所述，原告依消費借貸法律關係，請求被告給付如主文 第一項所示之金額及利息，為有理由，應予准許。 五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所舉證據，經 　　本院審酌結果核與本件判決結論均無影響，爰不一一論述， 　　附此敘明。 六、本件係適用簡易程序所為被告敗訴之判決，依民事訴訟法第第436條第2項、第389條第1項第3款規定，應依職權宣告假執行。併依職權為被告供擔保免為假執行之宣告。　 七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。 中　　華　　民　　國　 　113 　年　　12　　月　　2　　日 　　　　　　　　　臺灣臺中地方法院臺中簡易庭 　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳玟珍 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上 訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者， 應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　2 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王素珍

2024-12-02

TCEV-113-中簡-2964-20241202-1

民專訴
智慧財產及商業法院

侵害專利權有關財產權爭議等

智慧財產及商業法院民事判決 111年度民專訴字第41號 原 告 先進光電科技股份有限公司 法定代理人 高維亞 住同上 訴訟代理人 張哲倫律師 羅秀培律師 （以次五人之送達代收人 張哲 倫律師） 林嘉興專利師 蔡亦強專利師 鄭宇航律師 呂正忠專利師 被 告 久禾光電股份有限公司（下稱被告公司） 訴訟代理人 王仁君律師 黃仁宜律師 （以次五人之送達代收人 王仁君 律師） 李維峻律師 盧懷力專利師 陳柏宇專利師 謝慧嫻專利師 兼上一人之 法定代理人 王世岳 住同上 訴訟代理人 王仁君律師 洪振盛律師 （送達代收人 王仁君律師） 上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國11 3年11月7日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 　　事實及理由 壹、程序事項： 一、本件係智慧財產案件審理法（下稱智審法）於民國112年8月 30日施行前繫屬於法院之智慧財產民事事件，依該法第75條 第1項前段規定，應適用修正前之規定，合先敘明。　　 二、原告起訴聲明原為：「⒈被告等應連帶給付原告新臺幣（下 同）1億元暨自本起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年 息5%計算之利息。⒉被告不得直接或間接、自行或委請他人 製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口用於薄型筆記型電 腦之3片式及4片式光學鏡頭產品或其他侵害中華民國第I572 888、I561850、I546561及I580996號發明專利（下稱系爭專 利1、2、3、4）之光學鏡頭產品。⒊被告應銷毁前項聲明之 產品及製造該等產品之模具。⒋就第一項及第二項之聲明， 原告願以現金或同額之銀行可轉讓定期存單供擔保，請准宣 告假執行。」（本院卷㈠第14至15頁）。嗣於113年11月7日 當庭撤回關於系爭專利2、4之訴，並減縮第2、3項聲明為： 「⒉被告不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之 要約、販賣、使用或進口用於薄型筆記型電腦之3片式及4片 式光學鏡頭產品或其他侵害系爭專利1、3之光學鏡頭產品。 ⒊被告應銷毁前項聲明之產品及製造該等產品之模具。」（ 本院卷第205頁），經被告當庭表示同意（本院卷第205頁 ），且原告所為聲明之減縮，不甚礙被告之防禦及訴訟之終 結，均核無不合，應予准許。 貳、原告起訴主張其為系爭專利1、3之專利權人，被告公司（其 法定代理人即被告王世岳）所製造並販賣用於薄型筆記型電 腦之3片式及4片式光學鏡頭產品（下稱系爭產品），侵害原 告之系爭專利1、3之專利權，且系爭專利1、3並無被告所指 之應撤銷原因。又被告王世岳為被告公司之經營者及實際決 策者，與被告公司有共同製造、販賣、販賣之要約及進口前 述光學鏡頭之行為，且其執行上開侵害原告系爭專利1、3之 公司業務，爰依專利法第96條第1項至第3項、民法第184條 第1項前段、第185條第1項、第179條、第177條第2項、公司 法第23條第2項規定，對被告提起本件共同排除防止侵害及 連帶損害賠償之請求。並聲明如下： 　㈠被告等應連帶給付原告1億元暨自起訴狀繕本送達翌日起至清 償日止，按年息5%計算之利息。 　㈡被告不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約 、販賣、使用或進口用於薄型筆記型電腦之3片式及4片式光 學鏡頭產品或其他侵害系爭專利1、3之光學鏡頭產品。 　㈢被告應銷毁前項聲明之產品及製造該等產品之模具。 　㈣就第㈠項及第㈡項之聲明，原告願以現金或同額之銀行可轉讓 定期存單供擔保，請准宣告假執行。　 　　 叁、被告則辯以：被告公司並未在我國製造、販賣、要約販賣、 或進口系爭產品，原告所提甲證18-1至27-2號報告中之光學 鏡頭亦非被告公司產品，且系爭產品並未落入系爭專利1、3 之專利權範圍。又系爭專利1、3於112年7月31日、8月24日 核准之更正（下稱「第1次更正」）違反專利法第67條第4項 規定；原告嗣於113年3月14日再次申請更正（下稱「第2次 更正」），亦違反同法第67條第4項規定，系爭專利1、3再 更正申請之說明書違反同法第26條規定，且被告所提之引證 足以證明系爭專利1、3再更正之請求項擬制喪失新穎性、不 具新穎性、及不具進步性，原告請求被告損害賠償、排除並 停止侵害均無理由等語。並聲明： 　㈠原告之訴及假執行聲請均駁回。 　㈡如受不利判決，請准供擔保宣告免為假執行。　　 肆、得心證之理由： 一、原告就系爭專利1、3申請更正之歷程： 　㈠第1次更正（獨立更正）： 　　⒈原告於111年4月18日提起本件訴訟，嗣於112年5月4日向經 濟部智慧財產局（下稱智慧局）主動申請更正系爭專利1 、3（本院卷㈦第10頁之原告書狀。系爭專利1第1次更正後 之發明說明書與發明申請專利範圍見同卷㈦第55至93頁之 甲證46；系爭專利3第1次更正後之發明說明書與發明申請 專利範圍見同卷第145至196頁之甲證48），經智慧局審查 核准並分別於同年9月1日、21日公告該等更正事由（本院 卷㈨第31頁之原告書狀。系爭專利1第1次更正之專利公報 、更正後公告說明書見同卷第33至36、53至142頁之甲證5 5、57；系爭專利3第1次更正之專利公報、更正後公告說 明書見同卷第43至46、253至372頁之甲證56、59）。 　　⒉專利法第68條第3項規定：「說明書、申請專利範圍及圖式 經更正公告者，溯自申請日生效。」故系爭專利1、3第1 次更正溯自各該申請日（即104年1月21日、103年12月1日 ）有效。 　　⒊系爭專利1、3之第1次更正公告之技術內容如附件一、二所 示。　 　㈡第2次更正（舉發伴隨更正）： 　 被告於112年11月24日對系爭專利1、3提起舉發，原告於113 年3月14日（舉發案件審查期間）再次申請更正系爭專利1、 3（本院卷第3至5、8至9頁之原告書狀。系爭專利1第2次更 正之更正申請書、更正事項說明書、乾淨版與劃線版之發明 說明書與發明申請專利範圍見同卷第39至136頁之甲證61至6 4；系爭專利3第2次更正之更正申請書、更正事項說明書、 乾淨版與劃線版之發明說明書與發明申請專利範圍見同卷第 255至364頁之甲證69至72），智慧局就此更正案，應依專利 法第77條第1項規定合併審查及合併審定，迄至本件113年11 月7日言詞辯論終結時尚未審定（本院卷第204頁），故第2 次更正內容之效力未定。 　㈢本件時序如下：　　　 時間 事件 證據 111年4月18日 原告提起本件訴訟 112年5月4日 原告向智慧局主動申請更正系爭專利1、3 甲證46、48 112年9月1日 智慧局核准並公告系爭專利1之更正事由（第1次更正） 甲證55、57 112年9月21日 智慧局核准並公告系爭專利3之更正事由（第1次更正） 甲證56、59 112年11月24日 被告對系爭專利1、3提起舉發 113年3月14日 原告再次申請更正系爭專利1、3（第2次更正） 甲證61至64、69至72 二、本院就系爭專利1、3兩次更正合法與否之爭點，應自為判斷 ： 　㈠依修正前智審法第16條第1項、第2項規定，當事人主張或抗 辯專利權有應撤銷之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理 由自為判斷，法院認有撤銷之原因時，專利權人於該民事訴 訟中不得對於他造主張權利。又專利法第71條第1項第1款規 定，發明專利權有違反第67條第4項規定之情事，任何人得 向專利專責機關提起舉發；同法第71條第3項規定，發明專 利權，以違反第67條第4項規定之情事，提起舉發者，依舉 發時之規定；同法第82條規定：「（第1項）發明專利權經 舉發審查成立者，應撤銷其專利權；其撤銷得就各請求項分 別為之。（第2項）發明專利權經撤銷後，有下列情事之一 ，即為撤銷確定：未依法提起行政救濟者。提起行政救濟 經駁回確定者。（第3項）發明專利權經撤銷確定者，專利 權之效力，視為自始不存在。」另同法第67條第4項規定： 「更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。」　 　　 　㈡被告就系爭專利1、3之2次更正均爭執其合法性，而發明專利 權範圍，以申請專利範圍為準（專利法第58條第4項前段規 定參照），且專利說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告 者，溯自申請日生效（同法第68條第3項規定參照），準此 ，系爭專利1、3更正合法性之爭點為本件侵權訴訟之先決問 題。就本件專利有效性抗辯中有關更正合法與否之爭點，經 本院與兩造商定審理計畫如下：如本院審認第2次更正並無 違背法令，則就第2次更正申請專利範圍判斷侵權、有效性 ；如本院審認第2次更正確有違背法令，則系爭專利1、3即 回歸第1次經智慧局核准公告之更正內容，被告再行爭執第1 次更正違反專利法第67條第4項擴大或變更公告時之申請專 利範圍。此經兩造同意（原告部分見本院卷第358頁；被告 部分見同卷第367、381至382頁)。 　㈢因此，本件於113年11月7日言詞辯論期日，經兩造協議整理 有關更正合法與否之爭點如下（本院卷第205至206頁）： 　　⒈系爭專利1、3於113年3月14日所為之更正申請（即「第2次 更正」）有無違反專利法第67條第4項規定？ ⒉系爭專利1、3於112年7月31日、8月24日核准之更正（即「 第1次更正」）有無違反專利法第67條第4項規定？ 　　本院並命兩造就下列事項進行攻防（本院卷第206至208頁 ）： 　　⒈前述更正合法與否之爭點。 　　⒉此2次更正合法與否之認定，就原告於本件民事訴訟所得主 張權利之影響。 三、系爭專利1之第2次更正違反專利法第67條第4項規定： 　㈠系爭專利1第2次更正，主要更正說明書[0083]、[0096]、[01 09]、[0122]、[0135]及[0148]段及請求項1、10、20及23( 本院卷第41至49頁之甲證62)。　　 f/HEP HAF ΣPPR/|ΣNPR| tan(HAF) 實施例1 2.02 35.87 3.0391 0.7231 實施例2 2.2 40.555 2.54850 0.8557 實施例3 2.2 41.898 2.47142 0.8972 實施例4 1.8 37.761 1.88061 0.7746 實施例5 2.46 38.834 1.76764 0.8050 實施例6 1.8 43.934 1.69439 0.9635 　㈡關於系爭專利1請求項1第2次更正，係將第1次更正公告（下 稱原(更正1)公告）之請求項1內容併入原(更正1)公告請求 項23技術特徵，及進一步由說明書內容限縮增加「1.88061≦ ΣPPR/|ΣNPR|≦2.54850」參數： 　　⒈系爭專利1原(更正1)公告請求項1界定內容，對應系爭專利 1說明書實施例1、2（本院卷㈦第11頁第15至16行），包含 「2.02≦f/HEP≦2.2」、「35.87deg≦HAF≦40.555deg」等參 數。而第2次更正再併入原(更正1)公告請求項23技術特徵 ，及限縮「1.88061≦ΣPPR/|ΣNPR|≦2.54850」範圍，該範 圍係對應實施例2、4（本院卷第5頁第2至5行及第46頁第 1欄所載「......於本案發明說明書公告本第0096、0122 段之揭示內容......」)。 　　⒉惟觀諸第1實施例之參數f/HEP=2.02、HAF=35.87deg、ΣPPR /|ΣNPR|=3.0391，第2實施例之參數f/HEP=2.2、HAF=40.5 55deg、ΣPPR/|ΣNPR|=2.54850，第4實施例之參數f/HEP=1 .8、HAF=37.761deg、ΣPPR/|ΣNPR|=1.88061： 　　　⑴第1次更正參數f/HEP及HAF限定為系爭專利1第1、2實施 例範圍區間未包含實施例4，即第1次更正已排除系爭專 利1實施例4態樣；第2次更正復將實施例2、4參數ΣPPR/ |ΣNPR|值，以限縮請求項之由納入請求項1（本院卷第 46頁)。故系爭專利1請求項1第2次更正後之f/HEP、HAF 與ΣPPR/|ΣNPR|參數產生新的實施態樣，減縮請求項所 記載之數值範圍，該數值範圍雖屬申請時說明書或圖式 所明確記載，但減縮後所代表之涵義與更正前請求項解 釋不同，已實質變更公告時之申請專利範圍(專利審查 基準第二篇第九章第2-9-6頁參照)。 　　　⑵系爭專利1說明書[0004]發明目的為「如何有效增加光學 成像鏡頭的進光量(HEP)與增加光學成像鏡頭的視角(HA F)，除進一步提高成像的總畫素(TDT)與品質外同時能 兼顧微型化(HOS)光學成像鏡頭之衡平設計」。而第2次 更正以第2、4實施例（本院卷第5頁第5行及第46頁第1 行所載「......於本案發明說明書公告本第0096、0122 段之揭示內容......」）原(更正1)公告之光學成像高 度(HOS)為第2實施例1.93738至第1實施例2.9110mm間， 第2次更正HOS上限範圍更正為第4實施例3.26002mm，顯 已擴大原(更正1)公告之成像高度(HOS)，與原(更正1) 公告所欲達到微型化之發明目的有別，無法達到原(更 正1)公告申請專利範圍之發明目的，第2次更正引進系 爭專利1實施例4之技術特徵，已減損更正前之發明目的 ，而實質變更公告時之申請專利範圍。 　　⒊關於系爭專利1請求項10及20，係將原(更正1)公告請求項2 3技術特徵併入原(更正1)公告之請求項10、20內容，及進 一步由說明書內容限縮增加「1.88061≦ΣPPR/|ΣNPR|≦2.54 850」及「0.7746≦｜tan(HAF)｜≦0.8557」參數： 　　　⑴關於「ΣPPR/|ΣNPR|」部分，如前所述，第2次更正後請 求項10及20已實質變更公告時之申請專利範圍。 　　　⑵關於「｜tan(HAF)｜」部分，該0.7746≦｜tan(HAF)｜≦0.855 7範圍亦對應系爭專利1說明書實施例2、4（本院卷第5 頁第10至11、16至17行，第47頁第4行及第48頁第6至7 行所載「......於本案發明說明書公告本第0096、0120 、0122段之揭示內容......」)，更正後「0.7746≦｜tan (HAF)｜≦0.8557」範圍並未包含原(更正1)公告所對應實 施例1、2之範圍，故如前所述，系爭專利1請求項10、2 0第2次更正之f/HEP、HAF與ΣPPR/|ΣNPR|、｜tan(HAF)｜ 參數範圍產生新的實施態樣，已實質變更公告時之申請 專利範圍。 　　⒋綜上，系爭專利1請求項10及20之第2次更正後減縮請求項 所記載之數值範圍，該數值範圍雖屬申請時說明書或圖式 不同實施例所明確記載，惟兩造均肯認「系爭專利1屬於 光學領域，各透鏡參數環環相扣，牽一髮動全身」 (本院 卷㈥第122頁之被告書狀，本院卷第13頁第6至7行之原告 書狀)，第2次更正以不同條件之實施例拼湊限縮數值範圍 而成，但減縮後所代表之涵義與更正前即原(更正1)公告 請求項解釋不同，已實質變更公告時之申請專利範圍。 　㈢原告主張：ΣPPR/|ΣNPR|數值越大則表示聚焦能力強而容易縮 短鏡頭總長，但是如果過大則導致失去光學像差的互補性及 平衡性，進而劣化影像品質並降低製造良率；ΣPPR/|ΣNPR| 數值越小則表示聚焦能力弱而不易縮短鏡頭總長，但是如果 過小則導致鏡頭長度過長。系爭專利1再更正後請求項所載 「ΣPPR/|ΣNPR|」之範圍可以平衡光學系統的聚焦及發散之 能力，並獲得良好影像品質以及提高製造良率，更正後請求 項1、10及20之發明顯可以衡平鏡頭總長以及成像品質，並 無「無法達成或減損更正前請求項之發明目的」之情事。因 此，更正後請求項1、10、20並未造成申請專利範圍實質變 更云云。 　　⒈專利審查基準第二篇第九章第4.2節第2-9-6至2-9-7頁「實 質變更公告時申請專利範圍之判斷」包含：(1)請求項所 記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換、(2)請求項之 技術特徵改變為實質不同意義、(3)請求項明顯變更申請 標的、及(4)請求項引進技術特徵後無法達成更正前請求 項之發明目的。　 　　⒉依原告前述主張所稱「ΣPPR/|ΣNPR|」值宜大不宜小，系爭 專利1由原(更正1)公告對應實施例1、2ΣPPR/|ΣNPR|=3.03 91、2.54850，更正縮小為對應實施例2、4ΣPPR/|ΣNPR|=2 .54850、1.88061。如前所述，第2次更正後「ΣPPR/|ΣNPR |」實施例2、4之範圍區間與實施例1、2範圍區間完全不 同，相較原(更正1)公告所載「ΣPPR/|ΣNPR|」內容，更正 後「ΣPPR/|ΣNPR|」範圍顯較原(更正1)公告內容不易聚焦 及縮短鏡頭總長，且第2次更正後ΣPPR/|ΣNPR|值減縮後所 代表之涵義與更正前即原(更正1)公告請求項解釋不同， 顯已實質變更公告時之申請專利範圍。 　　⒊原告主張更正後可衡平鏡頭總長及成像品質，並無無法達 成或減損更正前發明目的之情事云云。惟原告並未具體說 明更正前後之請求內容如何衡平鏡頭總長及成像品質，據 以達到系爭專利1說明書[0004]所載增加光學鏡頭進光量 、視角、成像總畫素及兼顧微型光學成像之衡平設計之發 明目的，該更正內容顯已減損更正前兼顧微型光學成像之 發明目的。又如前所述，更正後請求項所代表之涵義已與 更正前有別，亦難稱符合前揭專利審查基準第二篇第九章 第4.2節「實質變更公告時申請專利範圍之判斷」第2-9-6 至2-9-7頁「(2)請求項之技術特徵改變為實質不同意義」 之判斷標準。故原告此部分主張並不足採。　　　 　㈣原告再主張：被告認為更正後請求項1、10、20之「HAF」或 「|tan(HAF)|」造成申請專利範圍實質變更，惟更正後請求 項1並未更正「HAF」之範圍。更正後請求項10、20進一步減 縮原所載「|tan(HAF)|」之範圍。請求項10、20之更正事由 ，確屬專利法第67條第1項第2款之「申請專利範圍之減縮」 云云。 　　⒈系爭專利1第2次更正請求項1內容未更正HAF範圍，請求項1 0、20減縮|tan(HAF)|範圍，而如前所述，系爭專利1原( 更正1)公告請求項1、10、20係依據實施例1、2參數界定 範圍，第2次更正依據系爭專利1實施例2、4參數界定範圍 ，其中原(更正1)公告之實施例1、2參數未包含實施例2、 4參數，實施例2、4參數亦未包含實施例1、2參數，更正 後請求範圍未見於申請時說明書、申請專利範圍或圖式所 揭示之範圍。 　　⒉「系爭專利1屬於光學領域，各透鏡參數環環相扣，牽一髮 動全身」，此為兩造所自陳，皆認同調整光學透鏡參數亦 直接影響其他光學特性，第2次更正內容以不同參數之實 施例經更正產生新的實施態樣，該參數數值範圍雖屬申請 時說明書或圖式所明確記載，惟個別對應不同實施例，但 減縮後所代表之涵義與更正前請求項解釋不同，已實質變 更公告時之申請專利範圍，難謂第2次更正符合專利法第6 7條第4項規定。　　 　㈤另系爭專利1實施例1對應之HOS=2.911mm、實施例4對應之HOS =4.275mm(HOS為光學成像系統之高度)，HOS由更正前2.9110 mm，更正後HOS放大至4.275mm，由原微型化設計經更正增加 HOS高度即增加光學鏡頭整體高度46.9%，與系爭專利1說明 書[0004]所載「提高成像的總畫素與品質外同時能兼顧微型 化光學成像鏡頭之衡平設計」之發明目的有違，顯已減損更 正前兼顧微型光學成像之發明目的。 　㈥兩造均肯認「系爭專利1屬於光學領域，各透鏡參數環環相扣 ，牽一髮動全身，是技術可預測性相當低的技術領域」「因 為技術可預測性低，本領域具通常知識者並無法透過簡單修 改先前技術之實施例而輕易得出所請發明之參數值範圍」（ 本院卷㈥第122至123頁之被告書狀，本院卷第13頁第6至7行 、第17頁第12至17行之原告書狀)，光學透鏡參數環環相扣 ，所屬技術領域中具有通常知識者須藉由模擬軟體協助光學 系統之開發」（本院卷㈥第122頁第29行至第123頁第2行）。 然系爭專利1第2次更正內容由原(更正1)公告對應實施例1、 2之參數拼湊增加實施例2、4參數而成，各實施例1、2、4之 光學參數條件皆非為相同，該等參數之拼湊組合顯難預測更 正後未實質變更公告時申請專利範圍，該更正能否達到原( 更正1)公告系爭專利1之目的或功效於未經光學軟體模擬確 認下仍存有疑慮。因此，原告所稱更正後未超出申請時說明 書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍，且更正後未實質擴大 或變更公告時之申請專利範圍之理由實不足採。　 四、系爭專利3之第2次更正違反專利法第67條第4項規定： 　㈠系爭專利3第2次更正，主要更正說明書[0177]、[0178]、[01 79]段及請求項1、10、20(本院卷第257至260頁)。 f/HEP HAF tan(HAF) HOS/f 實施例1 1.83 37.5 0.7673 1.3917 實施例2 2.2 37.4999 0.7673 1.4058 實施例3 1.82 44.0009 0.9657 1.5668 實施例4 2.037 44.0013 0.9657 1.4601 實施例5 2.28 39.5498 0.8258 1.2966 實施例6 2.441 39.5499 0.8258 1.2952 實施例7 1.600 40.700 0.8601 1.4930 實施例8 2.051 40.700 0.8601 1.4929 ㈡關於系爭專利3請求項1、10、20，係將原(更正1)公告之請求 項1、10、20「0.5≦HOS/f≦3.0」，由系爭專利3說明書[0115] 、[0117]、[0185]、[0187]段(本院卷第9頁第3行及第259頁 )限縮更正為「1.4929≦HOS/f≦1.5668」，即系爭專利3第3、8 實施例之範圍，及訂正請求項1 HAF數值上限之誤繕，由44.0 09更正為44.0009。惟系爭專利3說明書[0027]「當HOS/f比值 趨近於1時，將有利於製作微型化且可成像超高畫素的光學成 像系統」，更正後之「HOS/f」參數係排除原(更正1)公告請 求項所界定0.5至1.4928區間，相較更正前「HOS/f」排除及 遠離1，亦即第2次更正後減損原(更正1)公告請求項製作微型 化且可成像超高畫素的光學成像系統之發明目的(本院卷第3 89頁)，更正後之權利範圍已實質變更原(更正1)公告之申請 專利範圍，有違專利法第67條第4項規定。 ㈢原告主張參照專利審查基準第2-9-7頁，更正後請求項1、10、 20僅為「HOS/f」參數範圍之減縮，並未引進其他技術特徵， 與更正前請求項解釋並無不同，更未使其他請求項所載內容 有不同解釋，故請求項1、10、20無從發明目的判定是否實質 變更申請專利範圍之適用(本院卷第375頁第17至23行)；依 據系爭專利3說明書第0004段，系爭專利3請求項之發明目的 應為考量增加進光量、增加視角、提高成像畫素、提高成像 品質以及微型化鏡頭等需求的衡平設計，並非僅是單純微型 化鏡頭。更正後請求項1、10、20所載「HOS/f」上限值由3.0 減縮至1.5668，反而更趨近於1，故更正後請求項1、10、20 並未減損更正前請求項發明目的(本院卷第376頁)云云。 　 ⒈系爭專利3第2次更正為「HOS/f」數值範圍之減縮，雖未引 進新技術特徵，惟由系爭專利3說明書所揭示該數值趨近於 1更具微型化及成像超高畫素之功效，以達成系爭專利3有 效增加光學成像鏡頭的進光量與增加光學成像鏡頭的視角 ，除進一步提高成像的總畫素與品質外同時能兼顧微型化 光學成像鏡頭之衡平設計之發明目的，經更正刪除HOS/f趨 近於或等於1之範圍，顯已減損更正前請求項的發明目的， 即屬實質變更公告時申請專利範圍，原告此部分主張顯不 足採。 　 ⒉又系爭專利3第2次更正將原(更正1)公告請求項1、10、20所 載「0.5≦HOS/f≦3.0」之技術特徵，更正為「1.4929≦HOS/f ≦1.5668」，已排除系爭專利3說明書[0027]所載「當HOS/f 比值趨近於1時，將有利於製作微型化且可成像超高畫素的 光學成像系統」之範圍區間，依專利審查基準第二篇第九 章第4.2節「實質變更公告時申請專利範圍之判斷」第2-9- 7頁：「(4)請求項引進技術特徵後無法達成更正前請求項 之發明目的......若更正前請求項所記載申請專利之發明 可達成發明目的甲，更正後請求項所記載申請專利之發明 可達成發明目的乙，若更正後的發明無法達成或減損更正 前請求項的發明目的甲，即屬實質變更公告時申請專利範 圍。」故更正後HOS/f比值刪除原(更正1)公告0.5至1.4928 趨近於1之較佳微型化及超高畫素之範圍，該更正內容確已 減損原(更正1)公告申請專利範圍，屬實質變更公告時申請 專利範圍，原告此部分主張即無可採。 五、系爭專利1第1次核准之更正違反專利法第67條第4項規定： 　 　㈠系爭專利1第1次更正係更正說明書第1頁第9、10行、第9頁第 20至22行及請求項1、2、10、20，其中說明書部分更正理由 為「誤記之訂正」、請求項更正理由為「申請專利範圍之減 縮」。原告稱系爭專利1第1次所為更正係依據說明書[0063] 、[0083]、[0094]所載實施例1、2內容進行更正，更正內容 符合專利法相關規定（本院卷㈦第11頁第1至19行，本院卷 第58頁)。 　㈡系爭專利1請求項之更正內容為請求項1、10、20，依系爭專 利1說明書實施例1、2限縮f/HEP範圍(2.02≦f/HEP≦2.2)，於 請求項1另新增HAF(35.87deg≦HAF≦40.555deg)為限制條件， 以及將原公告請求項2部分技術特徵併入請求項1；於請求項 10、20另新增tan(HAF)( 0.7231≦｜tan(HAF)｜≦0.8557)為限 制條件（本院卷㈦第11頁第5至19行)。 f/HEP HAF tan(HAF) 實施例1 2.02 35.87 0.7231 實施例2 2.2 40.555 0.8557 實施例3 2.2 41.898 0.8972 實施例4 1.8 37.761 0.7746 實施例5 2.46 38.834 0.8050 實施例6 1.8 43.934 0.9635 ㈢系爭專利1請求項6係間接依附更正後請求項1，包含請求項1 所有技術特徵，請求項6界定「0mm<SGI<1mm」的附屬技術特 徵。如前所述，系爭專利1係依說明書實施例1、2技術內容 限縮申請專利範圍，經查實施例1之SGI221、SGI312(參系爭 專利1說明書[0057]、[0059])，及實施例2之SGI211、SGI21 2、SGI221（參系爭專利1說明書[0097])皆為負值，附屬請 求項6的限定條件所欲達成之發明目的為「......反曲點， 可有效地壓制離軸視場光線入射的角度，進一步可修正離軸 視場的像差」（系爭專利1說明書第[0030]段參照)，系爭專 利1更正後請求項1已減損原公告請求項6之發明目的，且產 生系爭說明書所未記載新的實施態樣，無一實施例可支持更 正後請求項6之權利範圍，已實質變更公告時之申請專利範 圍。 　㈣系爭專利1請求項12係直接依附更正後請求項10，包含請求項 10所有技術特徵，更正後請求項10係依據系爭專利1說明書 實施例1、2所為「申請專利範圍之減縮」之更正，請求項12 界定「如請求項10之光學成像系統，該第一透鏡及第二透鏡 兩者之至少一表面均具有至少一反曲點」。惟系爭專利1說 明書所載實施例1僅第2透鏡包含反曲點（參系爭專利1說明 書[0055]、[0056])，更正後附屬請求項12界定之技術特徵 無法為系爭專利1申請時說明書所支持，系爭專利1請求項10 更正後附屬項12所界定之實施態樣並無法為申請時說明書所 支持，請求項10更正後減損原公告請求項12之發明目的，減 縮後所代表之涵義與更正前請求項解釋不同，已實質變更公 告時之申請專利範圍。　 六、系爭專利3第1次核准之更正違反專利法第67條第4項規定： 　 　㈠系爭專利3第1次更正係更正系爭專利3說明書第1頁第9、10行 、第10頁第5至7行及請求項1、2、10、20，其中說明書部分 更正理由為「誤記之訂正」、請求項更正理由為「申請專利 範圍之減縮」（本院卷㈦第12頁第21至23行）。原告稱第1次 更正係依據說明書第0115、0185段所載實施例3、8內容，符 合更正之規定（本院卷㈦第13頁第7至11行，本院卷第60頁) 。 　㈡系爭專利3請求項之更正內容為請求項1、10、20，依系爭專 利3說明書實施例3、8限縮f/HEP範圍(1.82≦f/HEP≦2.051)， 並將原公告請求項2部分技術特徵併入，以及於請求項1新增 HAF(40.700deg≦HAF≦44.009deg)為限制條件，於請求項10、 20新增tan(HAF)( 0.8601≦｜tan(HAF)｜≦0.9657)為限制條件( 本院卷㈦第12頁第24至第13頁第9行、本院卷第60頁)。 f/HEP HAF tan(HAF) 實施例1 1.83 37.5 0.7673 實施例2 2.2 37.4999 0.7673 實施例3 1.82 44.0009 0.9657 實施例4 2.037 44.0013 0.9657 實施例5 2.28 39.5498 0.8258 實施例6 2.441 39.5499 0.8258 實施例7 1.600 40.700 0.8601 實施例8 2.051 40.700 0.8601 　㈢系爭專利3請求項6係間接依附更正後請求項1，請求項6界定 「滿足下列條件：0mm<SGI≤1mm」。如前所述，係依實施例3 、8內容進行更正，惟系爭專利3說明書[0118]記載SGI1321= -0.169782、[0188]記載 SGI1311=-0.330074、SGI1312=-0. 414418、SGI1321=-0.241885，依實施例3、8所為更正之SGI 皆包含負值，更正請求項1已造成附屬請求項6原公告專利範 圍實質變更，請求項1更正後減損原公告請求項6之發明目的 ，且產生系爭專利3說明書所未記載新的實施態樣，已實質 變更公告時之申請專利範圍。 　㈣系爭專利3請求項7係直接依附更正後請求項1，請求項7界定 「該第四透鏡為負屈折力」，惟系爭專利3說明書[0109]記 載實施例3「第四透鏡340具有正屈折力」，更正請求項1已 造成附屬請求項7原公告專利範圍實質變更，請求項1更正後 並減損達到原公告請求項7之發明目的，且產生系爭說明書 所未記載新的實施態樣，已實質變更公告時之申請專利範圍 。 　㈤系爭專利3第1次更正後請求項20，係依據實施例3、8內容進 行更正，請求項20前段界定「一第二透鏡，具有負曲折力」 ，惟該更正內容與系爭專利3說明書[0107]實施例3界定該「 第二透鏡具有正曲折力」之記載矛盾，且更正後請求項20「 f/HEP」、「｜tan(HAF)｜」參數端點範圍皆以實施例3、8之 值為其界定範圍，系爭專利3請求項20不符合實施例3、8所 界定之範圍，以實施例3、8之參數界定請求內容更正後產生 新的實施態樣，更正後雖減縮請求項所記載之數值範圍，但 減縮後所代表之涵義與更正前請求項解釋不同，已實質變更 公告時之申請專利範圍。 　㈥系爭專利3請求項20之發明目的為「第二透鏡可具有負屈折力 。藉此，可補正第一透鏡產生的像差」，惟更正後之數值參 數係依第二透鏡具正曲折力（參系爭專利3說明書[0107]） 之實施例3所界定。如前所述，系爭專利3更正後請求項20已 實質變更公告時之申請專利範圍，請求項21至25係直接或間 接依附更正後請求項20，亦已實質變更公告時之申請專利範 圍。 七、原告另主張附屬請求項與獨立項請求項應獨立觀之，不可基 於附屬請求項所載內容論斷更正是否合法，請求項本應獨立 看待，因獨立項更正後有自己的範圍，若附屬項有不一致的 情況，應是附屬項的問題，與獨立項的更正無關云云。 　㈠專利審查基準第二篇第九章第2-9-6頁「4.2實質變更公告時 申請專利範圍之判斷」(2)「請求項之技術特徵改變為實質 不同意義」(ii)記載「申請專利範圍雖未更正，而說明書或 圖式之更正結果，即使未超出申請時說明書、申請專利範圍 或圖式所揭露之範圍，但導致申請專利範圍之解釋與公告時 之申請專利範圍之涵義不同者」，即屬實質變更公告時申請 專利範圍。同理附屬項包含其所依附獨立項所有技術特徵， 獨立項經更正附屬項之權利範圍，亦應判斷是否因更正而實 質變更公告時申請專利範圍。又第2-9-7頁(4)「請求項引進 技術特徵後無法達成更正前請求項之發明目的。」「判斷各 請求項之發明目的，係由該發明所屬技術領域中具有通常知 識者，依每一請求項所載之發明的整體為對象，並審酌說明 書中所記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對 照先前技術之功效，認定該發明之具體目的。經比對更正前 、後請求項之發明，若更正後請求項之發明無法達成或減損 更正前請求項之發明目的，即屬變更公告時申請專利範圍。 」 　㈡系爭專利1請求項6、12，及系爭專利3請求項6、7、21至25為 附屬項且未更正該等請求項內容，惟系爭專利1請求項6間接 依附於更正後請求項1、請求項12直接依附於更正後請求項1 0，包含系爭專利1更正後請求項1或10全部技術特徵；系爭 專利3請求項6、7直接或間接依附於更正後請求項1、請求項 21至25直接或間接依附於更正後請求項20，包含系爭專利3 更正後請求項1或20全部技術特徵，如前所述，系爭專利1請 求項1及10及系爭專利3請求項1及20之更正內容顯已實質變 更原公告之申請專利範圍，導致解釋附屬請求項之專利範圍 亦與公告時之專利申請範圍涵義不同，系爭專利1、3之更正 已實質變更公告時申請專利範圍。 　㈢依專利審查基準第二篇第九章第2-9-9頁「6.審查注意事項」 (12)，更正之審查結果係全案為之，不得部分為之，亦即針 對全部更正內容（說明書、申請專利範圍或圖式）審定「准 予更正」或「不准更正」，不得審定部分更正內容「准予更 正」及部分更正內容「不准更正」(例如請求項1准予更正， 請求項3不准更正)。準此，系爭專利1及3之附屬項雖非更正 之範圍，惟更正之審查應全案為之，獨立項經更正已構成附 屬項專利申請範圍涵意不同，實質變更原公告之申請專利範 圍，故原告主張獨立項與附屬項應獨立觀之云云，與專利審 查基準更正審查應全案為之之準則有別，顯非可採。　 八、至原告主張系爭專利1、3之更正並無被告所指無法達成或減 損更正前請求項之微型化發明目的之情形，被告混淆「發明 目的」之概念與「效能」云云，並以美國最佳實施例模式(B EST MODE)爭執更正合法性。如前所述，光學系統技術領域 中各透鏡參數環環相扣，又系爭專利1、3之發明目的為「如 何有效增加光學成像鏡頭的進光量與增加光學成像鏡頭的視 角，除進一步提高成像的總畫素與品質外同時能兼顧微型化 光學成像鏡頭之衡平設計」(參系爭專利1、3說明書[0004]) ，其中進光量、成像鏡頭之視角、成像總畫素及微型化，與 HEP、HAF、TDT及HOS參數直接相關，然系爭專利1、3說明書 所載各實施例之正負曲折、反曲點、f(焦距)、f/HEP、HAF( 半視角)、tan(HAF)等基本條件均非相同，光學技術領域之 技術可預測性相當低，且各透鏡之參數環環相扣，系爭專利 1、3經更正限縮變動HEP及HAF，亦會連動HOS及HAF，系爭專 利1、3以一個或一個以上的實施方式或實施例總括之更正內 容主張數據互相影響難謂空言。另如前揭專利審查基準第二 篇第九章第4.2節第2-9-7頁「(4)請求項引進技術特徵後無 法達成更正前請求項之發明目的。」所述，系爭專利1、3更 正後已無法達成或減損更正前請求項之發明目的，故原告主 張並不足採。 九、結論： 　 綜上所述，系爭專利1、3之第2次更正違反專利法第67條第4 項規定，系爭專利1、3之第1次更正亦違反同法第67條第4項 規定。因此，系爭專利1、3確有應撤銷之原因，依修正前智 審法第16條第2項規定，原告於本件民事訴訟中不得對於被 告主張權利。故原告依前述專利法、民法及公司法規定，請 求排除防止侵害及連帶損害賠償，為無理由，不應准許。　 十、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日 智慧財產第一庭 法 官　蔡惠如 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　 6　　日 　　書記官　邱于婷 附註： 智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項 智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師 為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律 師資格者，不在此限： 一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟 法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。 二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴 訟事件。 三、第二審民事訴訟事件。 四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他 事件之聲請或抗告。 五、前四款之再審事件。 六、第三審法院之事件。 七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。 當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，並經 法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。

2024-11-29

IPCV-111-民專訴-41-20241129-3

民聲
智慧財產及商業法院

營業秘密限制閱覽

智慧財產及商業法院民事裁定 113年度民聲字第42號 聲 請 人 美商史賽克（遠東）有限公司台灣分公司 兼法定代理人 楊嘉駒 共同代理人 張哲倫律師 羅秀培律師 蔡昀廷律師 相 對 人 友信行股份有限公司 法定代理人 施濟濤 兼代 理 人 李永然律師 彭郁欣律師 劉和鑫律師 上列聲請人因本院112年度民營訴字第4號營業秘密損害賠償等事 件，聲請限制閱覽、抄錄或攝影，本院裁定如下： 主 文 禁止相對人友信行股份有限公司、李永然律師、彭郁欣律師、劉 和鑫律師閱覽、抄錄或攝影如附表所示之訴訟資料。 　　理 由 一、按智慧財產案件審理法民國112年1月12日修正之條文施行前 ，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前 之規定，112年1月12日修正、同年8月30日施行之智慧財產 案件審理法第75條第1項前段定有明文。本案訴訟係智慧財 產案件審理法修正施行前繫屬於本院，應適用修正前之規定 ，合先敘明。 二、聲請意旨略以： 　　聲請人即本案被告美商史賽克（遠東）有限公司台灣分公司 (下稱聲請人公司)與第三人康科特股份有限公司(下稱康科 特公司)間如附表所示文件(下稱系爭資料)，涉及聲請人公 司與康科特公司之交易條件、價格，並約定保密義務，為聲 請人公司之營業秘密。又依聲請人於本案訴訟之主張，聲請 人公司並無構成公平交易法(下稱公平法)第20條第1、3款規 定之事由，且聲請人公司與康科特公司之合作模式與相對人 公司之模式完全不同，此外聲請人公司係於與相對人公司契 約終止後，始簽訂相關契約，並無違反公平法之疑慮，再者 相關證人皆已於本案訴訟中詢問完畢，亦足以證明聲請人公 司無違反公平法之規定，況系爭資料與本案訴訟無關，無調 閱系爭資料之必要，更無供相對人閱覽之必要。是若未限制 系爭資料之開示或使用，聲請人將受有重大損害之虞，爰依 修正前智慧財產案件審理法第9條第2項、民事訴訟法第242 條第3項規定，禁止相對人公司、李永然律師、彭郁欣律師 、劉和鑫律師閱覽、抄錄或攝影系爭資料等語。 三、相對人答辯意旨略以： 　　康科特公司法定代理人劉靜怡到庭作證時，本案原告之訴訟 代理人曾詢問其可否提供與聲請人公司簽訂之契約，劉靜怡 表示請鈞院發函，可知劉靜怡不認為提供系爭資料有何侵害 康科特公司權益。公平交易委員會(下稱公平會)雖認定聲請 人公司之行為未違反公平法之規定，然聲請人認公平會未明 確查證，相對人迄今未看過系爭資料，因此為釐清聲請人有 沒有低價利誘使他事業斷絕與相對人公司間之交易，及聲請 人公司有無正當理由對相對人公司給予差別待遇，有審閱系 爭資料之必要等語。 四、按訴訟資料涉及營業秘密者，法院於不影響當事人行使辯論 權之範圍內，得依當事人或第三人之聲請，裁定不予准許或 限制訴訟資料之閱覽、抄錄、攝影或其他方式之重製，智慧 財產案件審理法第32條第1項定有明文。再按當事人得向法 院書記官聲請閱覽、抄錄或攝影卷內文書，或預納費用聲請 付與繕本、影本或節本；惟卷內文書涉及當事人或第三人隱 私或業務秘密，如准許聲請，有致其受重大損害之虞者，法 院得依聲請或依職權裁定不予准許或限制閱覽、抄錄或攝影 卷內文書，民事訴訟法第242條第1項、第3項亦定有明文。 上開規定所稱之卷內文書，包括法院辦理該事件所製作之文 書、當事人於訴訟進行中提出之文書，及法院依當事人聲請 之證據方法，依法調取之相關文書，且依同法第363條第1項 規定，包括文書外之物件有與文書相同之效用者；而不予准 許或限制閱覽、抄錄或攝影卷內文書，為訴訟平等原則之例 外，法院為此裁定應在不影響當事人行使辯論權之範圍內， 始得為之（最高法院107年度台抗字第372號裁定意旨參照） 。基此，法院在不影響當事人行使辯論權之範圍內，得限制 當事人閱覽、抄錄或攝影卷內訴訟資料。 五、經查系爭資料為聲請人公司、康科特公司所簽訂之契約，未 曾對外公開，而無由為一般公眾或同業所得知悉，具有秘密 性，系爭資料涉及被告與康科特公司就設備租賃之交易條件 、價格等約定內容，若為競爭對手或同業所知悉，恐有妨害 聲請人公司基於該營業秘密之事業活動之虞，可認具有實際 或潛在之經濟價值，聲請人及康科特公司就系爭資料亦約定 保密條款，已就系爭資料之內容採取保密措施，堪認聲請人 已釋明系爭資料為其具有經濟價值之營業秘密。又聲請人公 司與相對人公司之代理契約已因屆期而終止，是相對人公司 若因此知悉聲請人公司與康科特公司就系爭資料之內容，對 聲請人公司並非全無影響。且依本案訴訟之審理進度尚待兩 造就公平法之市場、競爭關係進行辯論，是尚無開示系爭資 料之必要，故相對人目前未閱覽系爭資料，尚無影響相對人 於本案之訴訟實施權及程序保障權，且同時兼顧聲請人之營 業秘密。綜上，聲請人聲請禁止相對人友信行股份有限公司 、李永然律師、彭郁欣律師、劉和鑫律師閱覽、抄錄或攝影 系爭資料，自有理由，應予准許。　　 六、據上論結，本件聲請為有理由，爰裁定如主文。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日 　 智慧財產第二庭 　　　　　　　　　　　 　　 法 官　王碧瑩 以上正本係照原本作成。 如對本裁定抗告須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳 納抗告費新臺幣1,000元。　　　　　　　　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　29　　日 　　　　　　　　　　　 　　 書記官　楊允佳 附表： 證 據 EQUIPMENT RENTAL AGREEMENT(設備租賃契約)

2024-11-29

IPCV-113-民聲-42-20241129-1

上
最高行政法院

發明專利舉發

最 高 行 政 法 院 判 決 112年度上字第229號 上 訴 人 日商迪愛生股份有限公司（ DIC Corporation） 代 表 人 猪野 薫 訴訟代理人 蔣文正 律師 江郁仁 律師 何娜瑩 律師 被 上訴 人 經濟部智慧財產局 代 表 人 廖承威 參 加 人 德商馬克專利公司(Merck Patent GmbH) 代 表 人 Sabine Schoen Martin Schmidt住同上 訴訟代理人 張哲倫 律師 蔡昀廷 律師 李協書 專利師 上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國112年1月 12日智慧財產及商業法院111年度行專訴字第26號行政判決，提 起上訴，本院判決如下： 　　主 文 一、上訴駁回。 二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。 　　理 由 一、本件於民國112年2月15日修正公布智慧財產案件審理法施行 前已繫屬於法院，依智慧財產案件審理法第75條第3項規定 ，應依修正施行前智慧財產案件審理法(下稱修正前智慧財 產案件審理法)規定審理。 二、上訴人於103年2月17日以「向列型液晶組成物及使用其之液 晶顯示元件」向被上訴人申請發明專利，同時主張優先權( 受理國家：日本，申請日：西元2013年3月6日)，申請專利 範圍共8項，經被上訴人准予專利(公告號第0000000號，下 稱系爭專利)。嗣參加人以系爭專利違反核准時專利法第26 條第1項、第2項、第31條第1項及第22條第2項規定提起舉發 ，上訴人乃於107年12月26日(第1次)、108年11月26日(第2 次)、110年5月10日(第3次)提出系爭專利申請專利範圍更正 本，被上訴人認系爭專利第3次更正本(以下提及「更正」或 「更正本」，如未特別標明日期即為該次更正本)不符專利 法第67條第2項規定，不准更正，而依原公告時申請專利範 圍審查，認系爭專利公告時請求項1至8項對應之說明書違反 核准時專利法第26條第1項、系爭專利請求項1至8項違反同 法第26條第2項及第22條第2項規定，於110年8月20日以(110 )智專三(五)01103字第11020813640號專利舉發審定書為「 請求項1至8舉發成立，應予撤銷」處分(下稱原處分)。上訴 人不服，循序提起行政訴訟，聲明撤銷訴願決定及原處分。 經原審判決駁回，提起本件上訴。 三、上訴人起訴主張及被上訴人、參加人於原審之答辯，均引用 原判決之記載。 四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠更正本請求 項2已非單純僅將公告本請求項2所界定之式(III)化合物群 組進行更正，而係自公告本請求項1及2界定之式(I)、(II) 及式(III)化合物群組中，分別選擇特定化合物，並增加式( II-c-1)化合物所構成之新組合。因系爭專利申請時說明書 等文件並未特定揭露含有「式(I-a-1)或式(I-c-1)」、「式 (II-d-1)及式(II-d-2)」、「式（II-c-1）」及「一種或兩 種之式(III-1)、(III-2)、(III-3)所表示之化合物作為第 三成分」之液晶組成物，故所屬技術領域中具有通常知識者 自申請時說明書或申請專利範圍，難謂能直接且無歧異得知 更正本請求項2所界定具有前揭特定組成之液晶組成物，是 請求項2之更正已超出申請時說明書等文件所揭露範圍，違 反專利法第67條第2項規定。更正本之請求項4、6依附於請 求項2、更正本請求項7則引用請求項2所有技術特徵，亦有 違反專利法第67條第2項規定之情形。由於更正本請求項2、 4、6、7違反專利法第67條第2項規定，應不准更正，本件自 應依公告本申請專利範圍進行審理。㈡系爭專利公告本請求 項1至8(下逕稱系爭專利請求項)違反核准時專利法第26條第 2項之規定：系爭專利請求項2、5記載有不明確之情事。又 系爭專利請求項1至5、7所界定範圍涵蓋如該證據2比較例2 所揭露之組成物(LCM-2)，系爭專利請求項6與8所界定之範 圍涵蓋如該證據2比較例4所揭露之組成物(CLCM-3)。證據2 之表5揭示前述液晶組成物LCM-2滴加痕評價結果為「△」(有 殘像且無法容許之等級)、表13揭示該CLCM-3滴加痕評價結 果為「×」(有殘像且相當惡劣)且烙印評價為「△」(有殘像 且無法容許之等級)，可證明系爭專利請求項1至8包含有「 滴下痕評價」或「烙印評價」無法容許之液晶組成物，即該 等請求項中包含了無法達成系爭專利說明書所載「難以產生 殘像或滴下痕跡」之液晶組成物，是系爭專利請求項1至8均 無法為其說明書所支持。㈢系爭專利說明書並未包含關於該 等無法達成所欲功效液晶組成物之明確說明或記載(如排除 該等組成物之方式等)，是系爭專利說明書(對應於公告本請 求項1至8)之記載，違反核准時專利法第26條第1項之規定。 ㈣證據4、7、8、11、12、14、15均足以證明系爭專利請求項 1至8不具進步性；證據6、9、10、13均足以證明系爭專利請 求項1至3、5至8不具進步性；及證據4、6至15之任一與證據 5之組合，均足以證明系爭專利請求項1至8不具進步性。是 被上訴人不准上訴人之更正而依系爭專利公告本審查，認系 爭專利請求項1至8項舉發成立，應予撤銷之原處分，並無違 誤等語，判決駁回上訴人在原審之訴。 五、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴意旨論斷如下：　 ㈠按「(第1項)發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範 圍或圖式，僅得就下列事項為之：一、請求項之刪除。二、 申請專利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不明瞭 記載之釋明。(第2項)更正，除誤譯之訂正外，不得超出申 請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。(第3項) 依第25條第3項規定，說明書、申請專利範圍及圖式以外文 本提出者，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之 範圍。(第4項)更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專 利範圍。」專利法第67條定有明文。準此，專利申請更正專 利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就申請專利範圍及說 明書請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯事項 之訂正、不明瞭記載之釋明等事項為之，且申請更正專利說 明書或申請專利範圍，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說 明書或申請專利範圍所揭露之範圍。所謂申請時說明書、申 請專利範圍或圖式所揭露之範圍，係指申請當日已明確記載 (明顯呈現)於申請時說明書、申請專利範圍或圖式(不包括 優先權證明文件)中之全部事項，或該發明所屬技術領域中 具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記 載事項能直接且無歧異得知者。又該發明所屬技術領域中具 有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載 事項能直接且無歧異得知者，係指該發明所屬技術領域中具 有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載 之事項，若能明確得知(或不懷疑)其已經單獨隱含或整體隱 含更正後之說明書、申請專利範圍或圖式所記載之固有的特 定事項，而沒有隱含其他事項，則該固有的特定事項(例如 單一技術特徵、複數技術特徵、功效或實施例等)係能直接 且無歧異得知者。　　　　 　㈡查更正本請求項2係依附於該更正本請求項1，並將公告本請 求項2所界定「其含有一種或兩種以上之通式(III)……所表示 之化合物作為第三成分」，更正為「其含有一種或兩種以上 之式(III-1)、(III-2)、(III-3)……所表示之化合物作為第 三成分」，而該更正本請求項1係將公告本請求項1所界定「 通式(I)化合物」具體限定為「式(I-a-1)或式(I-c-1)」、 「通式(II-d)化合物」具體限定為「式(II-d-1)及式(II-d- 2)」，並新增進一步含有「式(II-c-1)所表示之化合物」之 技術特徵。是更正本請求項2乃自公告本請求項1及2界定之 式(I)、(II)及式(III)化合物群組中，分別選擇特定化合物 (即自式(I)之R1、M1群組選出特定項目而成第一成分、自式 (II)之R21~R22、X21~X24群組選出特定項目而成第二成分、 自式(III)之R31~R32、M31、L31、n31群組選出特定項目而 成第三成分)，並增加式(II-c-1)化合物所構成之新組合， 　　此種自多重群組中選出之特定組合選項，倘非申請時說明書 或申請專利範圍有特定揭露者，實難認所屬技術領域中具有 通常知識者可自該說明書或申請專利範圍直接且無歧異得知 ，惟系爭專利申請時說明書、申請專利範圍或圖式，並未提 及或揭露特定含有「式(I-a-1)或式(I-c-1)」、「式(II-d- 1)及式(II-d-2)」、「式（II-c-1）」及「一種或兩種之式 (III-1)、(III-2)、(III-3)所表示之化合物作為第三成分 」之液晶組成物，故所屬技術領域中具有通常知識者自申請 時說明書、申請專利範圍或圖式，難謂能直接且無歧異得知 更正本請求項2所界定具有前揭特定組成之液晶組成物。原 審據此認定請求項2之更正本質上等同於在擇一形式的申請 專利範圍中增加新的特定組合，而引進申請時說明書等文件 並未特定揭露之組合選項，自非所屬技術領域中具有通常知 識者自申請時說明書或申請專利範圍能直接無歧異得知，該 更正係引進新事項，已超出申請時說明書等文件所揭露範圍 ，而有違反專利法第67條第2項規定之情形等語。原審以該 發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點，認定請求項2 之更正已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之 範圍，依前開規定及說明，經核並無違誤，亦無違反論理法 則、經驗法則或理由不備、理由矛盾情事。又原審敘明更正 本請求項2難謂符合關於馬庫西記載形式允許增加已揭露該 特定組合之相關規定（發明專利審查基準第六章第2-6-9頁( 5)參照）等語，僅在重申以擇一形式記載之請求項，如自多 重群組中選擇特定組合，若非申請時說明書或申請專利範圍 有記載者，即非該發明所屬技術領域中具有通常知識者能直 接且無歧異得知者。是無論系爭專利所請之化合物是否為上 開基準所稱之「化學物質」，均並不影響本件更正本請求項 2不符合專利法第67條第2項規定之認定。上訴意旨主張更正 本請求項2所為更正，乃申請時之說明書或申請專利範圍所 揭露之範圍，並未引進新事項，符合專利法第67條第2項規 定，原審之判斷未基於發明所屬技術領域中具有通常知識者 之觀點；專利審查基準第六章第2-6-9頁(5)係適用於馬庫西 形式記載之化學物質，自不適用於系爭專利之組成物，縱有 適用然其更正亦符合該規定，原判決援引與系爭專利無關之 該規定為不利上訴人認定，就更正合法與否之判斷有違背法 令之處，原判決有違反論理法則、經驗法則及理由不備、理 由矛盾情事云云，並無可採。 　㈢上訴意旨復主張：專利審查基準關於更正是否超出申請時範 圍之判斷，強調不得侷限於逐字逐句解釋申請時說明書、申 請專利範圍或圖式所記載之文字意思，原判決既引專利審查 基準，卻未於理由項下記載採用逐字逐句解釋申請時說明書 、申請專利範圍或圖式所記載之文字意思之理由，有違背法 令之處；原審認所屬技術領域中具有通常知識者不會任意調 整、變更系爭專利說明書所載實施例所示特定組合，或無從 自該等實施例推衍出直接且無歧異得知的其他組合等，無非 係僅以實施例作為認定更正合法性之依據，增加專利法第67 條第2項所無限制云云。然原判決已以所屬技術領域中具通 常知識者之觀點，審酌申請時說明書、申請專利範圍等文件 之內容，認定所屬技術領域中具通常知識者，自申請時說明 書或申請專利範圍，難謂能直接且無歧異得知更正本請求項 2所界定具有前揭特定組合之液晶組合物等語，並無上訴人 所稱係以逐字逐句認定更正合法性。又原判決上開有關實施 例之論述，係在論駁上訴人主張更正本請求項2所載，乃由 原請求項2記載與系爭專利說明書複數實施例揭露液晶組成 物而可直接且無歧異得知云云，不足採取之理由(原判決第2 8頁第11至22行)，並無上訴人所指僅以實施例作為認定更正 合法性之情形。至上訴人所舉0000000000專利之修正，係屬 另案，基於專利之個案審查原則，自不得執為本案之論據， 原判決據此論明無法比附援引該專利案之處理方式逕認本件 有何差別待遇之情形，經核亦無違誤，上訴意旨猶執詞主張 被上訴人准許該案修正，卻不准本案更正，被上訴人之審查 顯存有差別待遇，原判決違背法令云云，並無可採。 　㈣又按說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具 有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。申請專利範 圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各 請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持 。為核准時專利法第26條第1項、第2項所明定。是說明書應 明確且充分記載申請專利之發明，記載之用語亦應明確，使 該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在說明書、申請專 利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識， 無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使用申請專利 之發明，解決問題，並且產生預期的功效。而請求項之記載 須符合明確、簡潔與(為說明書所)支持等要件。每一請求項 之記載應明確，且所有請求項整體之記載亦應明確，使該發 明所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由請求項之記載內 容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。至於 請求項須為說明書所支持，係要求每一請求項記載之申請標 的必須根據說明書揭露之內容為基礎，若該發明所屬技術領 域中具有通常知識者，參酌申請時之通常知識，利用例行之 實驗或分析方法，即可由說明書揭露的內容合理預測或延伸 至請求項之範圍時，可認定請求項為說明書所支持。 　㈤查系爭專利請求項2所載用語「該伸苯基」之前文中並無記載 「伸苯基」；請求項5所載用語「通式(II)所表示之化合物 」，亦未記載於請求項5及其所依附之請求項1或2中，導致 所屬技術領域中具有通常知識者無法確定該等用語之意義而 對請求項2、5之範圍產生疑義，故系爭專利請求項2、5記載 有不明確之情事，不符合核准時專利法第26條第2項關於請 求項記載須明確之規定。又依專利審查基準第二篇第一章第 1.3.2點、第2.4.3.1點，可知為證明請求項所載發明涵蓋無 法據以實現之事實者，仍得援引申請後始公開之專利或非專 利文獻，而「據以實現」及「支持性」要件有相依關係，則 於審查「支持性」要件時，亦應得援引申請後公開之專利或 非專利文獻。證據2可證明系爭專利請求項1至8包含有「滴 下痕評價」或「烙印評價」無法容許之液晶組成物，即該等 請求項中包含了無法達成系爭專利說明書所載「難以產生殘 像或滴下痕跡」之液晶組成物，自難謂可由系爭專利說明書 揭露的內容合理預測或延伸至該等請求項之(全部)範圍，是 系爭專利請求項1至8均無法為其說明書所支持。由於系爭專 利請求項2、5未以明確方式記載，且請求項1至8無法為其說 明書所支持，故系爭專利請求項1至8確有違反核准時專利法 第26條第2項規定之情形。又系爭專利說明書並未包含關於 該等無法達成所欲功效液晶組成物之明確說明或記載(如排 除該等組成物之方式等)，所屬技術領域中具有通常知識者 無法基於系爭專利說明書之記載，參酌申請時之通常知識， 無須過度實驗，即能將該等液晶組成物應用於解決殘像或滴 下痕跡之問題並達成所欲功效，是系爭專利說明書(對應於 公告本請求項1至8)之記載，違反核准時專利法第26條第1項 之規定等情，業據原審詳述判斷之依據及得心證之理由，經 核並無違反論理法則、經驗法則及理由不備、理由矛盾情事 。上訴意旨主張請求項2之記載係微小瑕疵，另通常知識者 只要審酌說明書關於通式(II)之說明自可理解請求項5之意 義，該請求項2、5之記載已明確；系爭專利說明書已明確記 載其發明可達成所要求之效果，已受到系爭專利說明書的支 持，是系爭專利說明書及請求項1至8並未違反核准時專利法 第26條第1項、第2項規定云云，無非以其一己主觀見解，復 執陳詞為爭議，暨就原審認定事實、證據取捨之職權行使， 指摘原判決有違背法令情事，所述自無可採。又原判決所引 之專利審查基準第二篇第一章第1.3.2點記載：「……上述文 獻原則上僅限於申請時已公開的專利或非專利文獻，但為了 指出說明書的記載內容，違反該發明所屬技術領域中具有通 常知識者認為正確之『技術事實』，故違反本要件而引用之文 獻，亦包含申請後公開之專利或非專利文獻。」是說明書記 載的內容是否違反通常知識者認為正確之技術事實，可援引 申請後公開之專利或非專利文獻為證明，以判斷是否違反據 以實現及支持性要件，自不以該等技術事實屬廣為人知的一 般知識或普通技能為限。上訴意旨主張依專利審查基準上開 規定，該技術事實係指長久以來已廣為人知的一般知識或普 通技能，原審未說明證明證據2為長久以來廣為人知的一般 知識或普通技能，故不應以其判斷系爭專利是否符合支持要 件云云，亦無可取。 　㈥又按發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具 有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得 取得發明專利，核准時專利法第22條第2項定有明文。證據4 至15之公開日或公告日均早於系爭專利優先權日，可為主張 系爭專利不具進步性之適格證據。原審已斟酌全辯論意旨及 調查證據結果，適用前揭規定，就證據4、7、8、11、12、1 4、15均足以證明系爭專利請求項1至8不具進步性；證據6、 9、10、13均足以證明系爭專利請求項1至3、5至8不具進步 性；及證據4、6至15之任一與證據5之組合，均足以證明系 爭專利請求項1至8不具進步性等情，詳述得心證之理由。又 系爭專利請求項中包含了無法達成系爭專利說明書所載「難 以產生殘像或滴下痕跡」之液晶組成物，違反專利法第26條 第1、2項規定，已如前述，則原審認定系爭專利請求項所界 定液晶組成物難謂確均能達成上訴人所稱如較佳之VHR穩定 性、殘像、滴下痕跡評價結果等進步之功效(下稱系爭功效) ，自無法以此遽認系爭專利相較於先前技術具進步性等語， 尚無不合。上訴意旨主張證據4至15均未揭示系爭專利請求 項1至15所請組合物之特定組成，且均未記載或暗示可同時 達成系爭功效，原審係根據證據2來說明系爭專利之請求項 包含效果不佳者，然證據2公開日晚於系爭專利優先權日， 無法成為進步性爭執事項中所用的證據云云，無非重述其在 原審業經主張而為原判決不採之陳詞，或就原審認定事實、 證據取捨之職權行使，指摘違背法令，自無可採。 　㈦綜上所述，本件並無上訴人所指違背法令情事，上訴論旨指 摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。　 六、據上論結，本件上訴為無理由。依修正前智慧財產案件審理 法第1條，行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判 決如主文。　　 中　　華　　民　　國　　113　 年　　11 月　 28 日 最高行政法院第二庭 審判長法官 陳 國 成 　　　　　　　　　　　　 法官 簡 慧 娟 　　　　　　　　　　　　　　　法官 高 愈 杰 　　　　　　　　　　　　　　　法官 林 麗 真 　　　　　　　　　　　　　　　法官　蔡 如 琪 　　　　　　　　　　　　　　　 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　28 　 日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林　郁　芳

2024-11-28

TPAA-112-上-229-20241128-1

民專訴
智慧財產及商業法院

排除侵害專利權等

智慧財產及商業法院民事判決 113年度民專訴字第26號 原 告 MERCK SHARP ＆ DOHME LLC （美商默沙東有限責任公司） 法定代理人 Mark Stewart 訴訟代理人 張哲倫律師 羅秀培律師 蔡昀廷律師 張雅雯專利師 被 告 瑩碩生技醫藥股份有限公司 法定代理人 王建治 訴訟代理人 陳淑君律師 徐瑞毅律師 上列當事人間請求排除侵害專利權等事件，本院於民國113年11 月1日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 被告不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販 賣、使用及進口醣瑩得50/850毫克膜衣錠、醣瑩得50/500毫克膜 衣錠。 訴訟費用由被告負擔。 原告假執行之聲請駁回。 　　事實及理由 壹、程序部分： 一、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國 法院應先確定有國際管轄權，始得受理。次依內國法之規定或概 念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據 法）。我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法 律，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，並無明文規 定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於 管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、 裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄 。查本件原告為美國公司，於本件主張其所有中華民國第I22633 1號「用於治療或預防糖尿病之貝塔-胺基雜環二肽基肽酶抑制劑 」發明專利（下稱系爭專利）有受侵害之虞，是本件為涉外民事 事件，而被告之營業所所在地設在我國，原告主張該當有侵害專 利權之虞之行為地亦在我國，經類推民事訴訟法第2條第2項規定 ，我國法院自有國際管轄權。再按以智慧財產為標的之權利，依 該權利應受保護地之法律，涉外民事法律適用法第42條第1項定 有明文。原告於本件主張其依我國專利法規定取得之專利權有遭 侵害之虞，是本件自應以權利應受保護地之我國法為準據法。 貳、實體部分： 一、原告主張： ㈠原告為系爭專利之專利權人，系爭專利之申請日為西元2002 年7月5日，公告日為西元2005年1月11日，專利權期限為西 元2005年1月11日至西元2022年7月4日，西元2017年3月21日 准許延長專利權期限至西元2025年1月9日，核准延長範圍為 「Sitagliptin(as monohydrate phosphate salt)用於第二 型糖尿病」。訴外人美商默沙東藥廠股份有限公司臺灣分公 司（下稱默沙東臺灣分公司）於登載專利資訊期限內，依法 就其進口販售且取得許可證之衛署藥輸字第025041號新藥「 捷糖穩50/850毫克膜衣錠」藥品及衛署藥輸字第025043號新 藥「捷糖穩50/500毫克膜衣錠」藥品（下稱系爭專利藥品） 登載系爭專利相關新藥專利資訊，是系爭專利藥品受系爭專 利所保護。 　㈡原告於民國113年1月16日收受被告來函告知其已就學名藥「 醣瑩得50/850毫克膜衣錠」及「醣瑩得50/500毫克膜衣錠」 （下稱系爭藥品）申請查驗登記，並依藥事法第48條之9第4 款規定聲明（下稱P4聲明），系爭藥品未侵害專利藥品所對 應之系爭專利云云。被告既為P4聲明，於書面通知原告時， 應敘明、提供足以使原告判斷系爭藥品是否侵害系爭專利之 充分理由及證據。原告依據系爭藥品與系爭專利比對分析， 系爭藥品的活性成分與系爭專利藥品相同，適應症範圍均為 適用於第二型糖尿病患者的血糖控制，故系爭藥品落入系爭 專利之延長範圍，已侵害系爭專利，爰依專利法第96條第1 項後段規定請求防止侵害。並聲明：1.被告不得直接或間接 、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用及進口 系爭藥品；2.訴訟費用由被告負擔；3.原告願以現金或同額 之兆豐國際商業銀行安和分行之可轉讓定期存單供擔保，請 准宣告假執行。 二、被告則以：　 　 依103年專利法第56條規定，延長發明專利權期間之範圍應 嚴格限制於「衛署藥輸字第024668號許可證」所載之有效成 分及用途，不及於申請專利範圍中有記載而前開許可證未記 載之其他物、其他用途或製法，是以系爭藥品屬於複方成分 藥品(即Slitagliptin與Metformin)，僅有在使用單方的Sli tagliptin用於第一線的第二型糖尿病治療未獲改善時，方 能採用後線治療方式，二者屬於互斥關係，系爭專利專利權 延長範圍僅限於「Sitagliptin(as monohydrate phosphate salt)用於第二型糖尿病」，複方有效成分及後線適應症均 不屬延長範圍內，故系爭藥品未落入系爭專利所核准的延長 範圍等語，資為抗辯。並答辯聲明：㈠原告之訴及假執行請 求均駁回。㈡訴訟費由原告負擔。㈢如受不利判決，被告願供 擔保請准宣告免為假執行。　 三、兩造不爭執事項(本院卷二第102至103頁，並依本院論述與 妥適調整文句)： ㈠原告為系爭專利之專利權人，專利權期限為西元2005年1月11 日至西元2022年7月4日，西元2007年8月6日取得有效成分為 「Sitagliptin（as monohydrate phosphate salt）」之衛 署藥輸字第024668號藥品許可證，同年11月2日提出專利權 期限延長申請，西元2017年3月21日准許延長專利權期限至2 025年1月9日，核准延長範圍為「Sitagliptin（as monohyd rate phosphate salt）用於第二型糖尿病」。 ㈡默沙東臺灣分公司就其進口販售且取得許可證之專利藥品， 登載系爭發明專利之相關新藥專利資訊。 ㈢被告就系爭藥品之查驗登記申請以專利藥品為對照新藥，向 衛福部食藥署申請學名藥查驗登記，並依藥事法第48條之9 第4款及第48條之12第1項規定於113年1月10日分別以碩（智 ）字113010001及113010002號函知原告系爭藥品未落入其所 對應系爭專利之專利範圍，經原告於113年1月16日收受。 四、兩造間主要爭點（本院卷二第103頁，並依本院論述與妥適 調整文句）： ㈠系爭藥品是否落入系爭專利之專利權核准延長範圍？ ㈡原告依專利法第96條第1項規定，請求侵害排除及防止有無理 由？ 五、得心證之理由： ㈠系爭專利技術分析： 　⒈系爭專利技術說明： 　　本發明係有關作為二肽基肽酶IV抑制劑之化合物（「DP-IV 抑制劑」)，其可用於治療或預防二肽基肽酶IV相關疾病， 例如糖尿病，特別為第二型糖尿病。本發明亦係關於一種包 含此等化合物之醫藥組成物，以及此等化合物及組成物用於 預防或治療二肽基肽酶IV相關疾病之用途(參系爭專利摘要 ，本院卷一第34頁）。 　⒉系爭專利核准「延長」之專利權範圍分析： 　　系爭專利之原專利權期間已於111年7月4日屆滿，自同年7月 5日進入延長期間，依專利法第56條規定，其核准延長之專 利權範圍為「sitagliptin（as monohydrate phosphate sa lt）用於第二型糖尿病」（本院卷一第27頁）。 ㈡系爭產品技術內容： 　⒈系爭藥品係被告按我國西藥專利連結制度規定，依據藥事法 第48條之9第4款規定，於申請藥品許可證時，就新藥藥品許 可證所有人已核准新藥所登載之專利權，向中央衛生主管機 關衛福部為P4聲明(本院卷一第153至163頁)。被告於衛福部 通知學名藥查驗登記之資料齊備後，依據藥事法第48條之12 第1項規定，就上開聲明，應自衛福部就藥品許可證申請資 料齊備通知送達之次日起20日內，以書面通知新藥許可證所 有人及專利權人，該通知於113年1月16日發出（本院卷一第 153至163頁)，依據藥事法第48條之13第2項規定，衛福部食 品藥物管理署於上開通知之次日起12個月內即至114年1月16 日暫停核發藥品許可證。 ⒉系爭藥品僅進入藥品查驗登記審查程序，尚未核准上市，依 甲證10、11內容，系爭藥品係被告申請查驗登記藥品「醣瑩 得 50/850 毫克 膜衣錠」及「醣瑩得 50/500 毫克 膜衣錠 」，系爭藥品為複方藥品，有效成分包括2種，分別為「sit agliptin phosphatemonohydrate」(下稱sitagliptin)及「 metformin HC1 (eq to metformin hydrochloride，下稱為 metformin)」(本院卷一第156、162頁)，並以專利藥品為對 照藥品。 　⒊按「本法所稱仿單，係指藥品或醫療器材附加之說明書。」 、「藥物之標籤、仿單或包裝，應依核准刊載左列事項：一 、廠商名稱及地址。二、品名及許可證字號。三、批號。四 、製造日期及有效期間或保存期限。五、主要成分含量、用 量及用法。六、主治效能、性能或適應症。七、副作用、禁 忌及其他注意事項。八、其他依規定應刊載事項。」，藥事 法第26條、第75條第1項分別定有明文。故仿單對於臨床醫 事或藥事人員係為藥品使用指引，由於系爭藥品尚未核准上 市，先以系爭藥品仿單擬稿暫代正式仿單，可理解系爭藥品 仿單擬稿記載內容可以代表系爭藥品本身包含之有效成分及 賦形劑與系爭藥品之用法、用量及適應症等，故在判斷系爭 藥品是否落入系爭專利核准延長之範圍上，系爭藥品仿單擬 稿即具有重要參考價值。 　⒋依被告提出之系爭藥品仿單擬稿（本院卷一第165至227頁） ，系爭藥品技術內容如下： 【賦形劑】 　　microcrystalline cellulose,opadry II pink, povidone, sodium lauryl sulfate, sodium stearyl fumarate。 【適應症】 適用於配合飲食和運動，以改善下列第二型糖尿病患者的血 糖控制：已在接受sitagliptin和metformin合併治療者；或 僅使用sitagliptin或metformin但控制不佳者；或已使用me tformin與sulfonylurea合併治療，但控制不佳者；或已使 用metformin與PPARγ/促進劑合併治療，但控制不佳者；或 已使用metformin與胰島素合併治療，但控制不佳者。 【用法及用量】 Sitagliptin/metformin HCl複方的抗高血糖治療劑量應依據患 者目前所接受的治療、有效性及耐受性予以個人化，但不超過 sitagliptin最高每日建議劑量100毫克以及metformin 2000 毫克。Sitagliptin/metformin HCl複方通常以每日兩次與食 物併服的方式投予，漸進地提高劑量，藉以降低metformin的 胃腸道(GI)副作用。 ㈢系爭藥品落入系爭專利之專利權核准延長範圍： 　⒈系爭專利係於96年11月2日申請延長專利權期間，經經濟部智 慧財產局（下稱智慧局）於106年2月24日核准，故系爭專利 專利權期間延長範圍之判斷，應以核准延長審定時所適用之 103年1月22日修正公布、103年3月24日施行之專利法(下稱 「103年專利法」)規定加以判斷。按醫藥品、農藥品或其製 造方法發明專利權之實施，依其他法律規定，應取得許可證 者，其於專利案公告後取得時，專利權人得以第一次許可證 申請延長專利權期間，並以一次為限，且該許可證僅得據以 申請延長專利權期間一次。前項核准延長之期間，不得超過 為向中央目的事業主管機關取得許可證而無法實施發明之期 間；取得許可證期間超過五年者，其延長期間仍以五年為限 。經專利專責機關核准延長發明專利權期間之範圍，僅及於 許可證所載之有效成分及用途所限定之範圍，103年專利法 第53條第1、2項、第56條分別定有明文。且依103年專利法 第53條第1項規定及立法理由，該發明所屬技術領域中具有 通常知識者可理解當醫藥品欲上市販賣而實施專利發明時， 須向中央衛生主管機關申請藥品查驗登記，經審查獲准後該 醫藥品才能正式上市應用於病患治療，並非該發明專利核准 公告後即能立即實施，故制定專利權期間延長制度藉以彌補 專利權人因申請藥品許可證而無法實施該發明且予以補償。 因此，核准延長之專利權範圍解釋應符合「為補償專利權人 因申請許可而延誤其可行使權利之期間」之專利權期間延長 立法意旨。 　⒉系爭藥品與系爭專利核准延長範圍之比對分析說明： 　⑴要件編號A： 　　依被告P4聲明說明六記載，系爭藥品之有效成分包括二種， 分別為「sitagliptin」及「metformin HC1」，其中之有效 成分「sitagliptin(asmonohydrate phosphate salt)」與 系爭專利延長範圍中之有效成分相同，又依延長系爭專利之 許可證所載「降糖雅 100毫克 膜衣錠」之單方藥品(下稱據 以延長藥品)之仿單可知，據以延長藥品除進行sitagliptin 單一療法之臨床試驗外，亦進行包括sitagliptin與metform in合併治療等臨床試驗以確認其安全性及療效(本院卷二第2 51頁)，該臨床試驗結果經中央衛生主管機關查驗登記認可 足以支持用於「第二型糖尿病」之療效，是取得據以延長之 許可證所進行之臨床試驗所使用的試驗藥物包括sitaglipti n與metformin之合併治療，故應補償專利權人因申請許可而 延誤其可行使權利之期間的範圍不應僅侷限於sitagliptin 本身，有效成分為「sitagliptin與metformin」之組合亦屬 為補償專利權人因申請許可而延誤其可行使權利之期間所應 涵蓋範圍，且依系爭藥品仿單擬稿(第12節臨床試驗資料第3 至5行)可知，系爭藥品雖未針對sitagliptin/metformin HC l複方錠劑進行成人臨床療效研究，然sitagliptin/metform in HCl複方錠劑與合併使用sitagliptin錠劑與metformin錠 劑的生物相等性已經獲得證實；另系爭藥品仿單擬稿第12節 臨床試驗資料之內容與專利藥品仿單完全相同，經比對系爭 藥品仿單擬稿、專利藥品仿單與據以延長藥品仿單可知，系 爭藥品仿單擬稿所引用之臨床試驗，與據以延長藥品仿單記 載之臨床試驗亦有重疊，例如其中系爭藥品之臨床試驗第12 .1節與據以延長藥品仿單第1頁右欄「與Metformin併用的初 始合併治療」之臨床試驗實為同一臨床試驗，系爭藥品之臨 床試驗第12.2節與據以延長藥品仿單第1頁右欄「與Metform in合併治療」之臨床試驗亦為同一臨床試驗，亦即支持系爭 藥品之複方錠劑具有療效的部分臨床試驗係引用自據以延長 藥品仿單所記載者，且被告並未針對其複方錠劑進行成人臨 床療效研究，益徵系爭藥品之有效成分為系爭專利延長範圍 所涵蓋，是以，系爭藥品可為要件編號A所文義讀取。 　⑵要件編號B： 　　依被告P4聲明說明六記載，系爭藥品之適應症為「適用於配 合飲食和運動，以改善下列第二型糖尿病患者的血糖控制： 已在接受sitagliptin和metformin合併治療者；或僅使用si tagliptin或metformin但控制不佳者；或已使用metformin 與sulfonylurea合併治療，但控制不佳者；或已使用metfor min與PPARγ促進劑合併治療，但控制不佳者；或已使用metf ormin與胰島素合併治療，但控制不佳者」，系爭專利延長 範圍關於用途部分為「用於第二型糖尿病」，由於系爭藥品 之適應症皆與第二型糖尿病患者的血糖控制相關，故系爭藥 品之適應症為系爭專利延長範圍對應技術特徵(即用於第二 型糖尿病)之下位概念技術特徵，且在為取得據以延長之許 可證所進行用於支持「第二型糖尿病」之療效的臨床試驗中 ，包括「與Metformin併用的初始合併治療」、「與Metform in合併治療」、「Glimepiride或與Glimepiride加Metformi n的合併治療」、「以Glipizide作為活性藥物對照之研究」 等(本院卷二第251至253頁)，已分別為系爭藥品仿單擬稿記 載之臨床試驗第12.1節「Sitagliptin與metformin併用於在 飲食控制及運動之治療下未能達到適當血糖控制效果的第二型 糖尿病患者」、第12.2節「對單獨使用Metformin但未達適當 控制效果的第二型糖尿病患者進行Sitagliptin添加治療」、第1 2.3節「對合併使用metformin與glimepiride仍未達適當控 制效果的第二型糖尿病患者進行Sitagliptin添加治療」以及第1 2.6節「添加Sitagliptin與添加Glipizide於使用Metformin 治療仍未達適當控制效果的第二型糖尿病患者」所引用，其中 之glimepiride與glipizide即屬於sulfonylurea類藥物，亦 即用於支持系爭藥品之適應症中關於「適用於配合飲食和運 動，以改善下列第二型糖尿病患者的血糖控制：已在接受si tagliptin和metformin合併治療者；或僅使用metformin但 控制不佳者；或已使用metformin與sulfonylurea合併治療 ，但控制不佳者」部分的療效之臨床試驗係引用自據以延長 藥品仿單所記載者，該發明所屬技術領域中具有通常知識者 可以理解，上開可被據以延長藥品仿單之臨床試驗支持的系 爭藥品適應症應屬系爭專利延長範圍中「用於第二型糖尿病 」之上位概念技術特徵所包括下位概念事項，又既然上開臨 床試驗可用於支持據以延長藥品「用於第二型糖尿病」之療 效，亦可用於支持系爭藥品之部分適應症的療效，足證系爭 專利延長範圍中的用途部分與系爭藥品之適應症必定有重疊 之處，是以，系爭藥品可為要件編號B所文義讀取。 　⑶綜上，系爭藥品與要件編號A、B相同，故系爭藥品落入系爭 專利之專利權核准延長範圍。 　⑷被告雖主張：系爭專利延長範圍係單方sitagliptin用於第一 線之糖尿病治療與系爭藥品之複方sitagliptin及metformin 用於第二線（後線）糖尿病治療不同、系爭藥品之「用途」 已明確排除系爭專利專利權延長之範圍、仿單所載之臨床試 驗內容並非主管機關核准之用途、有貢獻原則之適用等，而 主張系爭藥品未侵害系爭專利之延長專利權範圍云云。惟查 ： 　 ①專利法第56條之立法理由雖提及「延長專利權期間之權利 範圍，僅及於申請專利範圍中與許可證所載之有效成分及 其用途所對應之物、用途或製法，不及於申請專利範圍中 有記載而許可證未記載之其他物、其他用途或製法」，然 此段落僅說明延長專利權範圍與原申請專利範圍間之關係 ，而非關於延長專利權範圍之解釋，系爭專利核准延長之 專利權範圍雖僅及於許可證所載之有效成分(sitagliptin (asmonohydrate phosphate salt))及用途(用於第二型糖 尿病)所限定之範圍，不及於申請專利範圍中有記載而許 可證未記載之上位式I化合物範圍內之其他化合物，至於 包含該有效成分之複方藥物是否可為該範圍所涵蓋，係關 於該範圍之解釋，仍應由法院視個案而定，若能符合「為 補償專利權人因申請許可而延誤其可行使權利之期間」之 專利權期間延長立法意旨，則包含該有效成分之複方藥物 亦可為該範圍所涵蓋。 　②因當初為取得據以延長之許可證所進行之臨床試驗，包括s itagliptin與metformin之合併治療，故所應補償專利權 人因申請許可而延誤其可行使權利之範圍亦應涵蓋到有效 成分為「sitagliptin與metformin」之組合，此與被告所 舉本院111年度行專訴字第73號行政判決中之臨床試驗僅 使用單一化合物鹽類的案情並不相同，自難逕予比附援引 ，遑論系爭藥品sitagliptin/metformin HCl複方錠劑與 合併使用sitagliptin錠劑與metformin錠劑具有生物相等 性(參系爭藥品仿單擬稿第12節臨床試驗資料第3至5行， 本院卷一第185頁)，兩種給藥方式在療效上並無實質差異 ，且據以延長藥品之所以經中央衛生主管機關查驗登記認 可其適應症為「用於第二型糖尿病」，係因其於申請查驗 登記時提供了多個臨床試驗結果包括sitagliptin與metfo rmin合併治療等足以支持用於「第二型糖尿病」之療效， 故系爭專利延長範圍中關於「用於第二型糖尿病」之用途 顯然屬於上位概念用途，自無法於許可證之適應症欄位中 一一記載其所涵蓋之下位概念用途，故據以延長藥品仿單 所載之臨床試驗結果雖非屬於許可證之適應症欄位記載的 內容，然而參酌該臨床試驗結果可理解該「用於第二型糖 尿病」之上位概念技術特徵所包括的下位概念事項，例如 據以延長藥品之仿單中關於「與Metformin併用的初始合 併治療」段落(本院卷二第251頁)，記載了在飲食控制及 運動之治療下未能達到適當血糖控制效果的第二型糖尿病患者 ，於併用Sitagliptin與Metformin後改善其血糖控制之臨 床試驗結果，即屬於一種下位概念事項的體現，該下位概 念事項自應為該「用於第二型糖尿病」之上位概念技術特 徵所涵蓋，而該臨床試驗結果亦已被系爭藥品仿單擬稿所 引用，因此，系爭藥品當符合文義讀取，構成文義侵權。 　③且當初為取得據以申請延長之許可證所進行用於支持「第 二型糖尿病」之療效的臨床試驗，其中「單一療法研究」 、「Glimepiride或與Glimepiride加Metformin的合併治 療」等為第二型糖尿病之第一線治療，「與Metformin合 併治療」、「以Glipizide作為活性藥物對照之研究」等 則為第二型糖尿病之第二線治療(本院卷二第251至253頁) ，亦即系爭專利延長範圍中所記載之「用於第二型糖尿病 」的用途可被第二型糖尿病之第一線及第二線治療之臨床 試驗療效所支持，該範圍當可及於第二型糖尿病之第一線 及第二線治療。被告雖一再以系爭藥品之適應症為「僅使 用sitagliptin但控制不佳者」而稱系爭藥品之用途已排 除系爭專利專利權延長之範圍，然而系爭藥品係可用於治 療多個以選擇式記載之適應症，例如「適用於配合飲食和 運動，以改善下列第二型糖尿病患者的血糖控制：···或 僅使用sitagliptin或metformin但控制不佳者···」，亦 即「僅使用sitagliptin但控制不佳者」僅為系爭藥品之 適應症的其中一個態樣，如前述，系爭藥品之部分適應症 如前開段落的另一個選項「僅使用metformin但控制不佳 者」等係引用據以延長藥品仿單之臨床試驗以支持其療效 ，故關於系爭藥品之該部分適應症確實已被系爭專利延長 範圍所涵蓋，因此，被告前開所辯，尚不足採。 　④被告雖又辯稱複方藥品需進行更多不同的臨床試驗方能取 得藥品許可證、系爭藥品用於後線糖尿病治療的適應症需 進行更多不同的臨床試驗、系爭藥品與據以延長藥品之給 藥方式並不相同，而無法加以比較等以佐證其未侵權云云 。然被告並未針對系爭藥品之複方錠劑本身進行成人臨床 療效研究，而係基於複方錠劑與合併使用sitagliptin錠 劑與metformin錠劑具有生物相等性，故於系爭藥品仿單 擬稿中引用據以延長藥品仿單記載用於支持「第二型糖尿 病」之療效的4個臨床試驗，以支持系爭藥品之適應症中 關於「適用於配合飲食和運動，以改善下列第二型糖尿病 患者的血糖控制：已在接受sitagliptin和metformin合併 治療者；或僅使用metformin但控制不佳者；或已使用met formin與sulfonylurea合併治療，但控制不佳者」之療效 ，業如前述，亦即系爭藥品之部分適應症僅需引用據以延 長藥品之仿單所記載的二種有效成分分開吞服之臨床試驗 即能支持其療效，無須重新以複方錠劑進行實驗，故並無 被告所稱2種有效成分分開吞服與複方錠劑之給藥方式不 同導致療效不同之情事，足證系爭藥品確實落入系爭專利 延長範圍，至於系爭藥品仿單擬稿中所記載之其他不同臨 床試驗係用以支持系爭藥品之其他適應症，並不影響系爭 藥品已然落入系爭專利延長範圍之前述事實，故被告此部 分所辯，亦不足採。 　⑤被告另辯稱依「貢獻原則」系爭藥品未侵害系爭專利延長 範圍，然「貢獻原則」為均等論的限制事項之一，系爭藥 品既已構成文義侵權，自無均等論限制事項之適用，故被 告前開所辯，顯無理由。 ㈣防止侵害請求部分： ⒈按發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之；有侵 害之虞者，得請求防止之，專利法第96條第1項定有明文。 所謂「有侵害之虞」係指侵害雖未發生，就現在既存之危險 狀況加以判斷，其專利權有被侵害之可能，而有事先加以防 範之必要。故當存有專利權遭侵害之虞之情況，自得以此規 定作為侵害防止之請求權基礎而提起訴訟。 　⒉又依藥事法部分條文修正草案總說明：「至專利連結制度， 係指新藥上市與專利資訊揭露之連結、學名藥(generic dru g)上市審查程序與其是否侵害新藥專利狀態之連結，並賦予 藥商一定期間釐清專利爭議，中央衛生主管機關以此為准駁 學名藥上市之依據，期能於學名藥上市之前，先行解決專利 侵權爭議，而不致影響藥物使用及公共衛生。」、「為降低 學名藥之專利侵權爭議，各國有不同作法。例如：德國及其 他歐洲國家之醫藥法律賦予新藥長達十年之資料專屬保護， 期間屆滿後，關於該藥品之專利權往往已消滅，因而可確保 上市之學名藥不會侵害藥品專利權。美國、加拿大及韓國之 醫藥法規對於新藥之資料專屬保護期間較短，惟於醫藥相關 法律建立專利連結制度，以公開新藥專利資訊方式，使學名 藥上市前有機會先釐清專利有效性或免除侵權疑慮。」、「 本法僅賦予新成分新藥與新適應症新藥五年及三年之資料專 屬保護，期間屆滿後由中央衛生主管機關准予上市之學名藥 ，仍有侵害藥品專利權之可能。如此，不僅對從事新藥研發 之藥商保護不足，亦與國際規範存有落差，本法容有檢討之 必要。考量若仿照歐洲國家作法賦予較長之新藥資料專屬保 護期間，影響學名藥上市時程甚鉅，爰本法係採行專利連結 作法，以公開藥品專利資訊之方式，減少藥品上市後之專利 爭議，避免因此限制病人用藥。」。依此，可知專利連結制 度之立法意旨即在落實新藥或學名藥上市前預先解決專利侵 權紛爭，因此賦予專利權人於藥品查驗登記審查階段即可向 新藥或學名藥藥證申請人提起專利侵權訴訟之權利，並得主 張將來侵害之防止。 　⒊本件系爭藥品雖未經核准製造、上市販賣，尚無實際損害而 足以請求金錢損害賠償與侵害排除，然被告為製造、販售系 爭藥品因而向食藥署申請查驗登記之行為，已足使原告預見 ，被告於取得系爭藥品之許可證後，必然將為侵害系爭專利 之製造、販售、進口系爭藥品等行為。又依藥事法第48條之 15第1項規定，於第48條之13第2項暫停核發藥品許可證期間 ，中央衛生主管機關完成學名藥藥品許可證申請案之審查程 序者，應通知學名藥藥品許可證申請人。亦即，本件專利侵 權訴訟之提起並不停止食藥署對於系爭藥品查驗登記之審查 。且原告係於113年1月16日接獲被告之「P4聲明」通知，依 藥事法第48條之13第2項規定，被告將於12個月之暫停核發 藥品許可證期間過後，即於114年1月17日之後可能取得系爭 藥品之許可證而得開始為製造、販售、進口系爭藥品等行為 ，此際系爭專利仍處於有效期間（113年11月27日止）。因 此，被告現在申請系爭藥品許可證並聲明不侵權之現時狀況 ，已足使原告確定且預期被告將來侵權行為之發生，當屬「 有侵害之虞」，且依前所述，系爭藥品已落入系爭專利之文 義範圍而構成侵權，則原告身為系爭專利之專利權人自有權 請求防止被告可預見之侵害。 六、綜上所述，本件被告申請查驗登記之系爭藥品已落入系爭專 利之專利權核准延長範圍，而構成文義侵權，且被告為製造 、販售或進口系爭藥品而向食藥署申請查驗登記之行為，已 有侵害系爭專利之虞。從而，原告依專利法第96條第1項規 定，請求如主文第一項所示之聲明，為有理由，應予准許。 　 七、經核原告就本判決主文第一項勝訴部分，雖陳明願供擔保聲 請宣告假執行，惟其性質上係禁止被告不得為或應為一定行 為，本質上在本案判決確定前不適於宣告假執行，故原告假 執行之聲請應予駁回。　　　 八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據資料 ，經本院審酌後認與判決結果不生影響，爰不一一論述，併 此敘明。 據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第2 條，民事訴訟法第78條，判決如主文。　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27 　日 　　智慧財產第二庭 　　法 官　王碧瑩 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上 訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但 書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附 具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所 定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上 訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27 　日 　　書記官　楊允佳 附註： 智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

2024-11-27

IPCV-113-民專訴-26-20241127-2

民聲
智慧財產及商業法院

保全證據

智慧財產及商業法院民事裁定 113年度民聲字第48號 聲 請 人 Boehringer Ingelheim International GmbH（德 商百靈佳殷格翰國際股份有限公司） 法定代理人 Dr. Jan-Wilhelm Bolt、Lukas Riedel 聲 請 人 台灣百靈佳殷格翰股份有限公司 法定代理人 邱建誌 共 同 訴訟代理人 張哲倫律師 陳佳菁律師 李瑞涵律師 張雅雯專利師 相 對 人 台灣山德士藥業股份有限公司 法定代理人 許勝維 上列當事人間保全證據事件，本院裁定如下： 主 文 第三人衛生福利部食品藥物管理署應提出相對人台灣山德士藥業 股份有限公司為「Dabigatran Etexilate Mesilate 86.475mg（ eq.to Dabigatran Etexilate 75mg）膠囊劑」、「Dabigatran Etexilate Mesilate 172.950mg（eq.to Dabigatran Etexilate 150mg）膠囊劑」申請學名藥查驗登記所檢附之全部完整資料影 本至本院保全。 理 由 一、程序部分： 按關於外國人或外國地涉訟之國際管轄權，我國涉外民事法 律適用法並未規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權， 應顧及當事人間實質上公平、裁判之正當妥適、程序之迅速 經濟等訴訟管轄權法理，類推適用內國法之民事訴訟法有關 規定（最高法院108年度台上字第819號民事判決意旨參照） 。次按，因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，民事 訴訟法第15條第1項定有明文。查本件聲請人Boehringer In gelheim International GmbH（德商百靈佳殷格翰國際股份 有限公司，下稱德商百靈佳公司）係依外國法律設立之外國 公司，主張相對人申請查驗登記之「Dabigatran Etexilate Mesilate 86.475mg（eq.to Dabigatran Etexilate 75mg ）膠囊劑」、「Dabigatran Etexilate Mesilate 172.950m g（eq.to Dabigatran Etexilate 150mg）膠囊劑」（下稱 系爭藥品），侵害聲請人德商百靈佳公司所有我國第I29387 9號發明專利（下稱系爭專利），提起防止侵害專利權訴訟 ，並聲請保全證據，是本件保全證據事件具有涉外因素，為 涉外民事事件，應類推適用民事訴訟法第15條第1項規定， 我國法院對此涉外保全證據事件有國際管轄權。　 二、聲請意旨略以： ㈠、聲請人德商百靈佳公司為系爭專利之專利權人，系爭專利於9 7年3月1日公告，原專利權期間於民國112年3月5日屆滿，自 112年3月6日至115年9月10日為延長專利權期間，核准延長 之範圍為「有效成分Dabigatran Etexilate Mesilate用於 預防非瓣膜性心房纖維顫動病患發生中風與全身性栓塞」， 聲請人台灣百靈佳殷格翰股份有限公司（下稱台灣百靈佳公 司）自99年8月30日起自聲請人德商百靈佳公司處取得製造 、販賣之專屬再授權，授權期間為97年3月1日至112年3月5 日，後經聲請人德商百靈佳公司申請專利期間延長及再授權 變更授權期間至115年9月10日止，均向經濟部智慧財產局（ 下稱智慧局）登記並公告在案，是聲請人德商百靈佳公司， 雖將系爭專利「製造、販賣」之權利專屬授權予聲請人台灣 百靈佳公司，惟其仍保有關於系爭專利「使用、販售之要約 、進口」等實施行為之權能，當有提起訴訟以防止侵害、聲 請證據保全之實益。 ㈡、聲請人台灣百靈佳公司依藥事法第48條之3及第48條之4規定 就其進口販售並取得許可證之衛署藥輸字第025458號「普栓 達膠囊150毫克」藥品、衛署藥輸字第025459號「普栓達膠 囊110毫克」藥品、衛部藥輸字第026233號「普栓達膠囊75 毫克」藥品（下稱「專利藥品」），登載系爭專利相關專利 資訊。嗣相對人依同法第48條之12規定通知聲請人台灣百靈 佳公司，稱其已就系爭藥品提出學名藥查驗登記申請，系爭 藥品並未侵害系爭專利各請求項，惟相對人未依法提供足使 聲請人評估、判斷是否提起侵權訴訟之資訊，且當相對人收 受法院送達之民事起訴狀後，極有可能竄改或隱匿相關文書 資料，以符合其不侵權抗辯、應對聲請人之侵權主張，屆時 聲請人恐陷於難以舉證或無從反駁相對人主張之窘境，本件 實有保全證據之必要。爰為確認相對人之不侵權理由是否真 實，使聲請人得以評估是否續行訴訟，並避免相對人於訴訟 中竄改或隱匿相關文書資料等，請准予命衛生福利部食品藥 物管理署（下稱食藥署）提出相對人為系爭藥品申請學名藥 查驗登記所檢附之全部完整資料影本（下稱系爭資料）至本 院以為保全。 三、按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院 聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時， 亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證，民事訴訟法第368條第1 項定有明文。次按保全證據之聲請，應表明應保全之證據、 依該證據應證之事實，及應保全證據之理由，同法第370條 第1項亦有明文規定。又民事訴訟法第368條第1項後段所定 「確定事、物之現狀有法律上利益並有必要」類型之證據保 全，其要件包括有「法律上利益」並有「必要性」。所謂有 法律上利益，係指經此證據保全而得有集中審理之促進，或 防免訴訟之提起。又所謂有必要性，應依比例原則審查（最 高法院111年度台抗字第437號民事裁定意旨參照）。 四、經查： ㈠、聲請人德商百靈佳公司為系爭專利之專利權人，聲請人台灣 百靈佳公司為取得製造、販賣系爭專利之專屬再授權人，嗣 相對人依藥事法第48條之12規定通知聲請人台灣百靈佳公司 ，稱其已就系爭藥品提出學名藥查驗登記申請，系爭藥品未 侵害系爭專利等情，業據聲請人提出系爭專利之專利證書、 說明書公告本、智慧局110年3月27日、108年3月19日函、西 藥專利連結系統新藥專利資訊查詢結果、相對人113年7月30 日通知函等為證，堪認聲請人就聲請證據保全請求原因已為 釋明。 ㈡、系爭藥品申請查驗登記應檢附通用技術文件之系爭資料，乃 系爭藥品是否侵害系爭專利延長範圍之重要證據，惟相對人 依藥事法第48條之12規定通知聲請人台灣百靈佳公司並為P4 聲明時所檢附不侵權分析報告中，相對人並未完全依藥事法 第48條之12條第2項規定敘明未侵害專利權之理由及附具證 據，難認系爭藥品可供比對專利侵權之資訊已為充分揭露， 　　而相對人就系爭藥品檢送查驗登記之系爭資料，係判斷系爭 藥品有無侵害系爭專利之重要書證，就此部分相關文件倘能 即時自食藥署取得，即能確定事、物之現狀，對於本案訴訟 之進行，具有爭點整理與簡化之法律上利益，應有助於聲請 人研判紛爭之實際狀況，以及審理本案訴訟時發現真實及妥 適進行訴訟之必要性。 ㈢、聲請人相對人P4聲明通知函後，依藥事法第48條之13第1項規 定，提起本案訴訟（113年度民補字第195號)，此經聲請人 陳明，並經調取該案卷宗核閱無訛。惟聲請人僅憑所收受相 對人提出之前揭不侵權分析報告及其檢附資料，欲確定系爭 藥品是否侵害系爭專利延長範圍，尚有不足，而系爭藥品依 藥品查驗登記審查準則第40條規定應檢送之系爭資料，就系 爭藥品是否侵害系爭專利之本案訴訟能提供促進訴訟、解決 紛爭之效果。參以系爭藥品之系爭資料既在食藥署保管中， 聲請人無從取得，倘聲請人無法即時取得系爭資料作為判斷 系爭藥品是否侵權之證明文件，即難使本案訴訟達成前述效 果。是以，經衡量聲請人有難以接近證據之情況，取得系爭 資料有助於兩造爭點整理及簡化、訴訟經濟等情況，應認聲 請人聲請食藥署提出系爭資料影本，有確定事、物之現狀之 法律上利益，並有保全之必要性，應予准許。　　 五、綜上所述，聲請人已釋明其所聲請保全之證據有確認事、物 現況之證據保全必要性，其聲請保全證據，核與民事訴訟法 第368條第1項之規定相符，應予准許。 六、依民事訴訟法第376條規定，保全證據程序之費用，除別有 規定外，應作為訴訟費用之一部定其負擔，故本件無須為訴 訟費用之諭知，附此敘明。 七、依智慧財產案件審理法第2條，民事訴訟法第371條第1項， 　　裁定如主文。　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日 智慧財產第二庭 法 官　林惠君 以上正本係照原本作成。 不得聲明不服。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日 　　　　　　　　　　　　　 書記官　余巧瑄

2024-11-27

IPCV-113-民聲-48-20241127-2

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