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民商訴
智慧財產及商業法院

侵害商標權有關財產權爭議

智慧財產及商業法院民事判決 113年度民商訴字第39號 原 告 高滄洋 被 告 焦湖釧 訴訟代理人 葉書佑律師 上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，本院於民國113 年12月3日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 訴訟費用由原告負擔。 　　事實及理由 壹、程序部分： 　　按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之 基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明、不甚礙被 告防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第255條第1 項第2款、第3款、第7款分別定有明文。查本件原告起訴時 ，聲明請求：被告應賠償原告新臺幣（下同）20萬元（見本 院卷第13頁），嗣於民國113年5月6日以民事起訴補充狀變 更訴之聲明第1項為：被告應賠償原告280,800元（見本院卷 第79頁），經核原告上開所為，係本於被告侵害原告商標權 之同一基礎事實擴張請求範圍，且不甚礙被告之防禦及訴訟 之終結，於法核無不合，應予准許。 貳、實體部分： 一、原告主張(本院卷第13、79、233頁)： ㈠原告為註冊第01295290號「貝多芬 BEETHOVEN」商標（下稱 系爭商標1）、第02140976號「貝多芬」商標（下稱系爭商 標2，與系爭商標1合稱為系爭商標）之商標權人，系爭商標 分別指定使用於第20類沙發等商品（詳如附圖所示）。被告 未經原告之同意，在網路上以系爭商標之「貝多芬 BEETHOV EN」圖樣使用於沙發商品，經原告於112年11月10日寄發存 證信函予被告，告知其侵害系爭商標，被告仍不知悔改，以 「倍朵芬Beiduoven」近似於系爭商標圖樣，繼續侵害。為 此依商標法第68條第1、2、3款、第71條第1項第3款請求被 告給付原告280,800元（計算式：沙發售價為46,800元X6倍= 280,800元）。 　㈡並聲明：被告應給付原告280,800元。　　 二、被告答辯　　　 　㈠被告出售之沙發於網站上均以著名人物及地點等作為沙發名 稱，以音樂家「貝多芬」命名為其中之一，僅用於被告與其 他出售系列沙發產品作為區隔，並無將之作為商標使用主觀 目的，不具有商標使用之意圖，不構成商標法第68條商標權 之侵害。又消費者進入被告「愛加沙發」網站，經點選「貝 多芬」（現為「倍朵芬」）沙發之選項後頁面最上方仍有清 楚標明「愛加沙發」商標，文字係單獨使用「貝多芬」並搭 配沙發圖片，可見消費者只需施以普通注意即可知「愛加沙 發」是為標示商品來源之依據，而「貝多芬」僅為該類沙發 之說明性文字。 　㈡系爭商標1於110年8月25日由經濟部智慧財產局（下稱智慧局 ）以中台廢字第L01100230號處分書，認該商標於申請廢止 日即110年4月20日前3年內，有將之使用於所指定「床墊」 商品之事實，而廢止系爭商標1指定使用於「桌、椅、餐椅 、沙發、書櫃、鞋櫃、衣櫥、病床、銅床、床架、床座、床 頭板、床頭櫃、枕頭、坐墊、靠墊」商品之註冊；僅剩指定 使用於「彈簧床墊、床墊、發泡聚乙烯床墊、家具」部分商 品之註冊，可見系爭商標1之使用範圍僅限於床墊相關商品 。智慧局之前揭處分意旨，亦認「沙發」與「床墊」非屬同 類商品。又原告所提出之其成功主張商標法第68條之相關判 決，所涉商品均為床墊，與本件所涉商品為沙發者不同，不 可直接援引至本案中。原告既主張有混淆誤認之虞， 　　其應就有實際混淆誤認之情事負舉證責任。 　㈢原告主張被告收受律師函後更改為「倍朵芬Beiduoven」，亦 仍持續侵害其商標，然「倍朵芬Beiduoven」與知名音樂家 「貝多芬」文字均不相同，文字的組成亦有其原創性，此與 「貝多芬」商標應無近似可言。兩造所售商品領域不相同， 也未曾有何合作或代工關係，被告無從得知也無法想像知名 音樂家「貝多芬」名稱為一商標，無侵害商標之故意或過失 。 　㈣並聲明：原告之訴駁回。 三、兩造不爭執事項（本院卷第303至304頁） ㈠原告為系爭商標1、2之商標權人，系爭商標分別指定使用於 第20類沙發等商品（詳如附圖一所示，見甲證1、2，本院卷 第84至89頁）。 　㈡第三人蔡馥嶸於110年4月20日以系爭商標1之註冊有商標法第 63條第1項第2款規定情形，對之申請廢止其註冊。經智慧局 以110年8月25日中台廢字第L01100230號為系爭商標1指定使 用於「桌、椅、餐椅、沙發、書櫃、鞋櫃、衣櫥、病床、銅 床、床架、床座、床頭板、床頭櫃、枕頭、坐墊、靠墊」部 分商品之註冊應予廢止；指定使用於「彈簧床墊、床墊、發 泡聚乙烯床墊、家具」部分商品之註冊，廢止不成立之處分 （見乙證1，本院卷第197至199頁）。第三人蔡馥嶸就前揭 廢止不成立部分之處分不服，提起訴願，經經濟部以111年3 月9日經訴字第11106301210號訴願決定駁回（見乙證1，本 院卷第201至203頁）。 　㈢原告於112年11月10日寄發存證信函予被告，主張被告任負責 人之愛加沙發有限公司（下稱愛加公司）長期在網路上侵害 系爭商標等情（見附證1，本院卷第15頁），被告於同年月1 7日以112紳律字第111701號律師函回覆否認侵害系爭商標， 並已更改產品名稱（見乙證2，本院卷第205至207頁）。 四、爭執事項 　㈠被告於其網站中就所販售之沙發商品使用「貝多芬」字樣， 　　是否構成商標之使用？ 　㈡如構成商標使用，是否構成商標法第68條第1款至第3款有致 　　消費者混淆誤認之虞，而侵害原告之系爭商標權？ 　㈢原告依商標法第71條第3項規定，請求被告賠償其損害，有無 理由？如有，損害賠償金額應如何計算？ 五、得心證之理由 ㈠按未經商標權人同意，為行銷目的而於同一商品或服務，使 用相同於註冊商標之商標者，或於類似之商品或服務，使用 相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者， 或於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標 ，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權，商標法 第68條第1、2、3款分別定有明文。次按商標之使用，指為 行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識 其為商標：⒈將商標用於商品或其包裝容器。⒉持有、陳列、 販賣、輸出或輸入前款之商品。⒊將商標用於與提供服務有 關之物品。⒋將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣 告；前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒 介物方式為之者，亦同，商標法第5條亦有明文。復按「商 標者，乃用以表彰商業主體商品或服務之標識，受保護之商 標須具有顯著性，亦即應足以使商品或服務之相關消費者認 識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服 務區別。基於表彰商品或服務之目的將商標使用於商品或服 務，始為商標法上所謂之商標使用；若非因表彰商品或服務 之目的，形式上縱有商標用於商品或服務之事實，審酌其目 的與方法，僅係用以表示商品或服務之相關說明者，而不具 有商標使用之意圖者，乃屬通常之使用，非商標法所稱之商 標使用。」（最高行政法院98年度判字第1487號判決意旨參 照)。又判斷是否作為商標使用，應綜合審酌其平面圖像、 數位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、 字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質 是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨其使 用目的是否有攀附商標權人商譽之意圖等客觀證據綜合 　　判斷，尚非一經標示於產品包裝或出現於產品廣告、說明書 　　內之文字、圖樣，即當然構成商標之使用。 　㈡再按商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或 　　據申請廢止其註冊：二、無正當事由迄未使用或繼續停止使 用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限。商標法第 63條第1項第2款定有明文。又商標廢止係對於合法註冊取得 之商標權，因嗣後違法使用、未使用等原因，而解消其註冊 制度，使商標權消滅。至商標權之效力何時消滅，商標法並 未如評定制度，於第60條明文規定之，惟參諸同法第65條第 3項規定「……原商標權人於廢止日後3年內，不得註冊、受讓 或被授權使用與原註冊圖樣相同或近似之商標於同一或類似 之商品或服務」，及行政程序法第125條本文規定「合法行 政處分經廢止後，自廢止時或自廢止機關所指定較後之日時 起，失其效力」，應認商標係從廢止之日起始解消其商標註 冊效力，而非溯及失效（最高法院113年度台上字第275號民 事判決可資參照）。 　㈢經查原告主張被告侵害系爭商標，僅稱被告長期在網路上盜 用系爭商標，提出被告任負責人經營之愛加公司在贊助商廣 告及蝦皮購物網站，展示出售沙發網頁截圖，其上載有系爭 商標文字為證（見本院卷第16至17、93頁)，惟該網頁截圖 之商品名稱另標示有愛加公司之「愛加沙發」商標。又上開 網頁另載有「貝多芬Beethoven-愛加沙發工廠 專業手工沙 發直營製作推薦」或點選貝多芬商品始出現「貝多芬Beetho ven」之文字，由原告提出前開網頁列印資料觀之，其前後 配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計無特別顯著性，且 其整體文字係描述愛加公司之商品系列或種類之區隔，可證 被告顯然並無將「貝多芬」文字作為商標使用之意，應可認 定不構成商標法第68條第1款侵害原告商標權之行為。 　㈣次查原告係以上開網頁截圖證明被告侵害系爭商標，但僅稱 被告「長期在網路上侵犯本人商標」對被告侵害行為時間起 訖未提出任何主張及證據，本件系爭商標1指定使用於「桌 、椅、餐椅、沙發、書櫃、鞋櫃、衣櫥、病床、銅床、床架 、床座、床頭板、床頭櫃、枕頭、坐墊、靠墊」商品之註冊 部分於110年8月25日經智慧局為廢止成立之處分，且上開廢 止案之行政爭訟程序業經終結，為兩造所不爭執，其廢止上 開商品之註冊的行政處分已經確定，依前揭說明，原告就系 爭商標1指定使用於前揭「沙發」商品之商標權自斯時起即 失其效力。是被告於同年9月間迄今縱有使用「貝多芬」字 樣於沙發商品，惟沙發與床墊商品性質並不相當，智慧局前 揭廢止處分亦明白揭示系爭商標1所指定使用於沙發商品， 與原告實際使用於「床墊」商品顯不相同，且不相當，故依 法為廢止註冊之處分，是原告於110年8月25日經智慧局為該 廢止處分後，即未享有系爭商標1指定於沙發商品之商標權 ，則被告無論是否自同年9月間起迄今持續使用「貝多芬」 字樣於沙發商品，並不構成商標法第68條第2、3款侵害原告 商標權之行為。 六、綜上所述，被告雖在其經營之愛加公司網頁上使用「貝多芬 」、「貝多芬Beethoven」之文字，然非作為商標使用，是 以原告主張被告侵害系爭商標，造成其受有財產上之損害， 依商標法第68條第1、2、3款規定請求損害賠償，並依同法 第71條第3款計算損害賠償數額為無理由，應予以駁回。 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所用之證據， 經本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，爰不一一論 列，附此敘明。 八、據上論結，本件原告之訴無理由，依智慧財產案件審理法第 2條，民事訴訟法第78條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12 　　月　　26 　日 智慧財產第二庭 法 官　李維心 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上 訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但 書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附 具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所 定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上 訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12 　 月　　26　　日 　　　　　　　　　　 　　　 書記官　林佳蘋 附註： 智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項 智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師 為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律 師資格者，不在此限： 一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟 法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。 二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴 訟事件。 三、第二審民事訴訟事件。 四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他 事件之聲請或抗告。 五、前四款之再審事件。 六、第三審法院之事件。 七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。 當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，並經 法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。　　　　 附圖：　　 系爭商標1（註冊第01295290號） 商標名稱：貝多芬 BEETHOVEN 申請日：96/05/31 註冊日：97/07/01 註冊公告日：97/07/01 專用期限：116/12/31 指定使用類別：第20類 商品或服務名稱：桌、椅、餐椅、沙發、書櫃、鞋櫃、衣櫥、病床、銅床、床架、床座、床頭板、床頭櫃、彈簧床墊、床墊、發泡聚乙烯床墊、家具、枕頭、坐墊、靠墊。 （111年7月1日公告撤銷部分商品：依商標法第63條第1項第2款規定，商標指定使用於「桌、椅、餐椅、沙發、書櫃、鞋櫃、衣櫥、病床、銅床、床架、床座、床頭板、床頭櫃、枕頭、坐墊、靠墊」部分商品之註冊，應予廢止）。 系爭商標2（註冊第02140976號） 商標名稱：貝多芬 申請日：109/09/15 註冊日：110/05/16 註冊公告日：110/05/16 專用期限：120/05/15 指定使用類別：第20類 商品或服務名稱：乳膠床墊；記憶床墊；床；床架；床墊；電動床；木製床架；彈簧床墊；桌；椅；餐椅；沙發；衣櫥；系統家具；辦公家具；金屬製家具；多層床墊；餐桌；電腦椅；電腦桌。

2024-12-26

IPCV-113-民商訴-39-20241226-1

民商上
智慧財產及商業法院

排除侵害商標權行為

智慧財產及商業法院民事判決 113年度民商上字第8號 上 訴 人 亞果元素國際股份有限公司 法定代理人 張仲英 訴訟代理人 侯冠全律師 被 上訴 人 廣穎科技股份有限公司 法定代理人 趙榮吉 訴訟代理人 李保祿律師 鄭錦堂律師 上列當事人間排除侵害商標權行為事件，上訴人對於中華民國11 3年2月20日本院112年度民商訴字第22號第一審判決提起上訴， 本院於113年11月6日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 一、上訴駁回。 二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。 事實及理由 壹、本件係智慧財產案件審理法修正施行（民國112年1月12日修 正、同年8月30日施行）前繫屬於本院（原審卷第11頁）， 依同法第75條第1項前段規定，應適用修正前智慧財產案件 審理法之規定。 貳、上訴人主張：上訴人為註冊第01891550號「ADAM elements 亞果元素及圖(彩色)」商標（圖樣如附表一附圖1所示，下 稱系爭商標）之商標權人，被上訴人未經同意，為行銷之目 的，使用如附表二編號1至3所示「ADAMOUTDOOR」字樣於其 官網、臉書、實體店面上，並使用如附表二編號4、5所示「 ADAM」、「ADAMOUTDOOR」字樣於PCHOME、MOMO購物網站上 ，有致相關消費者混淆誤認之虞，已構成商標法第68條第3 款規定之侵害商標權行為，爰依同法第69條第1項、第2項規 定，請求被上訴人排除防止侵害等情。 參、被上訴人則以：系爭商標與附表二圖樣並不近似，被上訴人 已將官方網站、臉書、實體店面使用之圖樣更改為「ADAMOU TDOOR」，並無單純「ADAM」字樣存在，附表二編號4、5使 用字樣是訴外人索樂企業股份有限公司、易日國際企業社所 為，並非被上訴人所為，並無侵害系爭商標情事等情置辯。 肆、原審判決上訴人敗訴，上訴人不服提起上訴，聲明：原判 決廢棄。被上訴人不得於附表二所示之被上訴人公司官網 、臉書、實體店面廣告、購物網站商品資訊等，使用相同或 近似於附表一所示商標之圖樣。被上訴人答辯聲明：上訴駁 回。 伍、爭點（本院卷第95至96頁）： 一、被上訴人於官方網站、臉書、實體店面使用如附表二編號1 至3所示「ADAMOUTDOOR」字樣，有無商標法第68條第3款規 定侵害商標權之情形？ 二、被上訴人是否於附表二編號4、5所示使用「ADAM」、「ADAM OUTDOOR」字樣於PCHOME及MOMO購物網站上？有無商標法第6 8條第3款規定侵害商標權之情形？ 三、上訴人依商標法第69條第1項、第2項規定，請求被上訴人排 除防止侵害，有無理由？ 陸、得心證理由： 一、上訴人為附表一附圖1系爭商標之商標權人，被上訴人為附 表一附圖2「ADAM ファッション&テクノロジ一」商標（下稱被上訴人商 標）之商標權人，被上訴人官方網站、臉書、實體店面係使 用如附表二編號1至3「ADAMOUTDOOR」字樣等情，兩造不爭 執（本院卷第95頁），並有原證1系爭商標註冊證、被證4系 爭商標查詢資料、原證2被上訴人商標查詢資料、被證1被上 訴人商標註冊證、原證4被上訴人商品銷售處實景拍攝照片 、原證5被上訴人網站網頁資料、原證7被上訴人目前商標實 際使用行為種類等在卷可稽，堪信為真。 二、被上訴人使用如附表二編號1至3所示「ADAMOUTDOOR」字樣 ，並無商標法第68條第3款規定侵害商標權之情形： ㈠商標之使用，使用人須有表彰自己的商品或服務來源的意思 ；且客觀上所標示的商標，需足以使相關消費者認識其為商 標。而判斷是否作為商標使用，除應依上開要件審認外，並 應斟酌平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之配置 、字體字型、字樣大小、有無特別顯著性以及是否足資消費 者藉以區別所表彰之商品來源等情綜合認定之。上訴人主張 被上訴人附表二編號1至3係以「ADAMOUTDOOR」字樣為商標 使用，然觀諸上訴人提供附表二編號1之官網頁面，「ADAMO UTDOOR」字樣上方有山型設計圖，下方有「-アウトドア。キャンプ- 」、「CARRY OUT THE SPIRIT OF OUTDOORS IN EVERY DETA IL OF LIFE」字串並列構成一整體圖樣（下稱山型圖樣）； 附表二編號2之臉書頁面，除有「ADAMOUTDOOR」字樣外，亦 有前揭山型圖樣，該山型圖樣明顯醒目，足使消費者藉以區 別所表彰商品來源，被上訴人應有以該山型圖樣為商標使用 之意，上訴人僅以局部「ADAMOUTDOOR」字樣為主張，尚有 未洽。又上訴人雖聲明請求被上訴人不得使用相同或近似於 附表一附圖2所示被上訴人商標之圖樣，然被上訴人於上訴 人提起本件訴訟後，即無單獨使用被上訴人商標於銷售商品 或行銷商品乙情，上訴人並不爭執（原審卷第256頁），本 件上訴人主張被上訴人使用態樣為附表二編號1至5，並不包 括被上訴人商標，先予敘明。 ㈡商標法第68條第3款規定：「未經商標權人同意，為行銷目的 而有下列情形之一，為侵害商標權：……於同一或類似之商 品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混 淆誤認之虞者」。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」， 係指二商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務 之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標 為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系 列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係 、加盟關係或其他類似關係而言。經查： ⒈系爭商標依附表一附圖1所示，是由一左上方紅色圓形內置經 設計白色側臉之圖形，與右上方外文較大字體「ADAM」、較 小字體「elements」，及與下方更大中文字體「亞果元素」 所組成。被上訴人附表二編號1至3均有「ADAMOUTDOOR」字 樣，其中編號1、2如前所述，尚有山型圖樣。二者圖樣雖均 有相同外文「ADAM」，然外文 「ADAM」一詞，為一般習見 之男性外文名字，經檢索註冊商標資料已有訴外人以之結合 其他文字或圖形申請商標註冊之情形（原審卷第347至361頁 ），並非上訴人所獨創，將其作為商標使用之識別性不高， 尚難因商標圖樣包含「ADAM」一詞即謂構成近似，仍應視其 與其他文字或圖形結合後，商標圖樣整體予人寓目印象有無 不同以為判斷。系爭商標除由外文「ADAM」組成外，尚有結 合較小字體「elements」，及左上方紅色圓形內置經設計白 色側臉之圖形、與下方更大中文字體「亞果元素」為設計圖 樣，系爭商標圖樣中「亞果元素」占比較「ADAM」字體大， 更引人注目；附表二編號1予人寓目印象為山型圖樣，附表 二編號2除醒目之山型圖樣外，並有與附表二編號3相同之單 純外文「ADAMOUTDOOR」字樣，二者圖樣整體外觀、讀音及 傳達予消費者之觀念均有差別，以具有普通知識經驗之消費 者，於異時異地隔離觀察，應可區辨，系爭商標與附表二編 號1至3圖樣近似程度不高。 ⒉系爭商標指定使用於「資料傳輸線；電池；電池充電器；電 源供應器；行動電源裝置；耳機；頭戴收話器；通訊器材； 網際網路設備；隨機存取儲存器；介面卡」商品、「通訊器 材零售；電子材料零售」服務，與被上訴人於官方網站、臉 書、實體店面所銷售之USB延長線、戶外充電式LED照明風扇 、電蚊拍捕蚊燈、戶外陶瓷電暖爐、LED香薰加濕器、雙人 電熱毯、戶外野戰工作燈、美食鍋、SHIRO無線吸塵器、MAS UMI無線塵螨機等商品；或被上訴人經銷商於PCHOME、MOMO 購物網站上銷售之戶外延長動力線等商品（原證3至原證5、 原證10、原證11），均屬電子相關商品或服務，且部分商品 之原料、用途、功能大致相當，亦常來自相同之產製者，於 商品用途、功能、行銷管道及滿足消費者需求等因素上亦具 有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，易使 一般消費者誤認為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，具 有類似關係。至被上訴人官方網站及其經銷商於前開購物網 站上所銷售之煤油爐收納包、戶外野戰摺疊箱、保溫瓶、陶 瓷電暖爐收納包、雙人電熱毯收納包、戶外野戰收納箱、各 式線材收納整理包，則與系爭商標所示指定商品或服務類別 ，於商品用途、功能、產製主體等因素上並無共同或關聯之 處，依一般社會通念及市場交易情形判斷，不具類似關係。 ⒊系爭商標與所指定之商品或服務無直接關聯；被上訴人附表 二編號1至3所示圖樣，亦與銷售商品無關，是二者各具相當 識別性。 ⒋衡酌附表二編號1至3圖樣所使用商品與系爭商標指定使用商 品或服務雖部分有類似關係，然二者圖樣近似程度不高，且 二者圖樣中之「ADAM」識別性不高，均結合其他文字或圖樣 設計可資區辨，整體圖樣各具相當識別性等因素綜合判斷， 被上訴人使用附表二編號1至3圖樣尚無致相關消費者誤認其 與系爭商標前揭指定使用之商品或服務為同一來源，或誤認 二者使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類 似關係，而產生混淆誤認之虞，上訴人主張被上訴人所為違 反商標法第68條第3款規定，即屬無據。 三、附表二編號4、5所示PCHOME及MOMO購物網站上之「ADAM」、 「ADAMOUTDOOR」字樣並非被上訴人所為： 上訴人主張附表編號4、5之使用已有使電商產生混淆誤認情 形，提出甲證6電商對話截圖為證（原審卷第233頁），被上 訴人則否認PCHOME及MOMO購物網站上之「ADAM」、「ADAMOU TDOOR」字樣為其所標示。查附表二編號4、5所標示之「ADA M」、「ADAMOUTDOOR」字樣，與系爭商標圖樣整體外觀、讀 音及傳達予消費者之觀念仍有差別，近似程度不高，且商標 是否有實際混淆誤認情事，僅為判斷混淆誤認之虞輔助參考 因素之一，尚非唯一或主要因素，是否有混淆誤認之虞，仍 應一併考量其他因素為綜合判斷。又經本院依上訴人聲請函 詢結果，索樂企業股份有限公司、易日國際企業社均函覆網 站上使用「ADAM」、「ADAMOUTDOOR」字樣為各該公司所為 （本院卷第130、132頁），實難認被上訴人有上訴人所指違 反商標法第68條第3款規定情事。 四、依上所述，被上訴人並無違反商標法第68條第3款規定情事 ，上訴人依商標法第69條第1項、第2項規定，請求被上訴人 排除防止侵害，即屬無據。 柒、綜上所述，上訴人依商標法第68條第3款、第69條第1項、第 2項規定，請求被上訴人不得於附表二所示之被上訴人公司 官網、臉書、實體店面廣告、購物網站商品資訊等，使用相 同或近似於附表一所示商標之圖樣為無理由，不應准許。原 審駁回上訴人之請求，核無不合。上訴意旨指摘原判決不當 ，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。 捌、本件事證已臻明確，兩造其餘之主張及攻擊防禦方法，經本 院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列。 玖、據上論結，本件上訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理 法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文 。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　11　　日 　　 智慧財產第一庭 　　 審判長法 官　汪漢卿 　　 法 官　蔡惠如 　　 法 官　陳端宜 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具 有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資 格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但 書或第2 項(詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提 起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　11　　日 　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　吳祉瑩 附註： 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

2024-12-11

IPCV-113-民商上-8-20241211-1

民商上
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排除侵害商標權行為

智慧財產及商業法院民事判決 113年度民商上字第9號 上 訴 人 張秀美 訴訟代理人 陳乃慈律師 蔡司瑾律師 被 上訴 人 黃筠堤 訴訟代理人 鐘育儒律師 複 代理 人 蕭浚安律師 上列當事人間排除侵害商標權行為事件，上訴人對於中華民國11 3年2月27日本院112年度民商訴字第14號第一審判決提起上訴， 本院於113年11月6日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分及訴訟費用(除確定 部分外)之裁判廢棄。 被上訴人不得以相同或近似於上訴人註冊第00135127號「八寶彬 圓仔惠及圖」之商標，跨類使用於第43類「餐飲店、冷飲店、小 吃店」服務。 第一(除確定部分外)、二審訴訟費用由被上訴人負擔。　　 　　事實及理由 壹、程序部分 一、依現行智慧財產案件審理法(民國112年1月12日修正、同年8 月30日施行)第75條第1項前段規定：「本法中華民國112年1 月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事 件，適用本法修正施行前之規定。」本件係智慧財產案件審 理法修正施行前繫屬於本院，應適用修正前之規定，合先敘 明。 二、次按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求 之基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在 此限；被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論 者，視為同意，民事訴訟法第255條第1項第2款、第3款、第 2項定有明文。又訴之追加變更，非經他造同意者，不得為 之，但第255條第1項第2款至第6款情形，不在此限，同法第 446條第1項前段亦設有規定。本件上訴人於原審起訴時，係 請求命「被上訴人不得使用相同或近似於附表編號1所示註 冊第00135127號商標(下稱系爭商標)之商標文字及圖於招牌 、遮雨棚、紅布條、店面及店内裝潢、價目表、杯具、貴賓 卡、員工制服、廣告文宣等促銷推廣商品之物品，或使用該 商標文字及圖於網頁、書報、雜誌或其他媒體之廣告。」( 原審卷第13頁)，並未限定禁止被上訴人使用相同或近似於 系爭商標之商標於何種商品或服務之類別，於提起本件上訴 時，仍為相同於前開聲明之請求(本院卷第79頁)，其後則更 正其上訴聲明第二項，請求命「被上訴人不得以相同或近似 於上訴人註冊第00135127號『八寶彬圓仔惠及圖』之商標，跨 類使用於第43類『餐飲店、冷飲店、小吃店』服務。」(本院 卷第133頁)，明文限定其禁止被上訴人使用相同或近似之商 標於「餐飲店、冷飲店、小吃店」等類別之服務，核其性質 應係減縮其請求，而非訴之追加，且與原起訴事實同一，並 經被上訴人為言詞辯論，依上開說明，自應准許。 貳、實體部分 一、本件上訴人起訴及上訴主張略以：伊於91年間自被上訴人之母呂宸惠(原名呂雅惠)受讓取得「八寶彬圓仔惠」位於臺南市中西區國華街2段99號之冰店(下稱國華店)，及附表編號1所示系爭商標，為系爭商標之商標權人，並以系爭商標設立經營國華店迄今，該店已廣為相關消費者所知悉。伊原本同意呂宸惠另於臺南市中西區金華路4段71號1樓經營「八寶彬圓仔惠」冰店(下稱金華店)，復於107年6月間基於親情因素授權被上訴人無償使用系爭商標經營金華店，嗣於107年7月12日被上訴人另於上址成立商號「撒豆成冰」剉冰店。詎被上訴人有意使消費者誤認金華店為創始店，竟未使用個人品牌，反基於搭便車之意而持續使用系爭商標宣傳，並與外送平台合作販售如原判決附表二所示之商品，侵奪伊經營國華店之成果，致消費者對上開兩店產生混淆誤認，將源於金華店之消費經驗，在伊經營之國華店Google地圖評論或臉書網路平台予以負評，對伊造成聲譽及經營上損害。被上訴人與外送平台合作販售商品部分已逸脫授權使用系爭商標之範圍，伊自得隨時終止授權被上訴人使用系爭商標，故於110年7月1日寄發存證信函通知被上訴人終止授權，被上訴人自不得再使用系爭商標於第43類服務。至被上訴人雖有以如附表編號2、3所示文字及圖樣向經濟部智慧財產局(下稱智慧局)申請商標註冊，並經核准取得第01964799號、第01964941號註冊商標(下稱被上訴人商標)，惟被上訴人以原判決附表二之「八寶彬圓仔惠」文字及圖案為宣傳並與外送平台合作販售商品之行為，業已跨類使用於第43類服務，構成商標法第68條第1款規定侵害商標權行為，爰依商標法第69條第1項規定，請求被上訴人防止侵害。原審駁回上訴人全部請求，上訴人不服，提起本件上訴，並聲明：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄。㈡被上訴人不得以相同或近似於上訴人註冊第00135127號「八寶彬圓仔惠及圖」之商標，跨類使用於第43類「餐飲店、冷飲店、小吃店」服務。 二、被上訴人則以：金華店為呂宸惠所經營，伊僅係「撒豆成冰 」剉冰店之名義負責人，並無實際經營金華店，上訴人對伊 起訴應屬當事人不適格。呂宸惠為系爭商標之原商標權人， 前於90年10月間將國華店之經營交予上訴人，另於同年11月 間設立金華店為經營，並同意上訴人使用系爭商標經營國華 店。嗣呂宸惠因債務問題，乃與上訴人約定由上訴人為出名 人，呂宸惠為借名人，並負有容許上訴人使用系爭商標經營 國華店之義務，兩人間成立附負擔借名登記契約，於91年5 月16日由上訴人登記為系爭商標之商標權人。自90年起至10 7年間，上訴人均未曾爭執呂宸惠非系爭商標之商標權人、 或無權使用系爭商標、或收取授權金、或明確向消費者表達 國華店與金華店為不同老闆各自營業，期間更曾轉發呂宸惠 臉書貼文至「八寶彬圓仔惠」國華店臉書粉絲專頁宣傳「八 寶彬圓仔惠」(包含金華店)，益徵上訴人明知呂宸惠為系爭 商標之真正商標權人，並與其共同協議使用系爭商標各自經 營冰店。縱認呂宸惠與上訴人間無借名登記契約，惟呂宸惠 將系爭商標移轉予上訴人時雙方即約定各自使用系爭商標經 營「八寶彬圓仔惠」冰店，成立商標授權使用契約，呂宸惠 迄今仍持續經營金華店，是呂宸惠使用系爭商標之目的自未 消滅，上訴人亦未舉證證明其有何合法終止事由，上訴人自 不得類推適用民法第470條終止授權契約。再者，呂宸惠先 前欲擴大系爭商標保護範圍時，上訴人因自認非系爭商標權 利人而不願承擔責任，乃於107年6月間出具商標並存註冊同 意書予呂宸惠，呂宸惠再以伊之名義將附表編號2、3所示之 文字及圖樣向智慧局申請商標註冊，經智慧局核准註冊後迄 今仍在商標專用期限内，是系爭商標與伊名下商標合法並存 ，呂宸惠自有權以附表編號2、3所示「八寶彬圓仔惠」文字 圖樣經營金華店。上訴人雖提起確認商標並存註冊同意書無 效之訴，惟業經本院以110年度民商上字第11號判決駁回其 上訴確定在案。至呂宸惠於107年7月間為變更金華店原報稅 義務人即上訴人，以伊名義為「撒豆成冰」剉冰店之商業登 記負責人，僅係便利金華店稅務事務之進行，與本件訴訟無 關，更不得據此逕認金華店之實際負責人當然為伊等語。聲 明：㈠上訴駁回。㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免假執 行。 三、不爭執事項： ㈠訴外人呂宸惠於89年2月2日以如附表編號1所示「八寶彬圓 仔惠」文字及圖向智慧局申請商標註冊，並指定使用於第42 類「餐飲店、冷飲店、小吃店」服務(現為第43類)，經智慧 局核准註冊為系爭商標，並於90年1月16日為註冊公告。嗣 於91年5月16日經呂宸惠移轉系爭商標予上訴人，系爭商標 之專用期限至119年12月15日止。 ㈡上訴人於107年6月間，於商標並存同意書簽名後交付予被 上訴人，被上訴人遂另行於107年6月5日、同年月6日以如附 表編號2、3所示「八寶彬圓仔惠」文字及圖向智慧局申請商 標註冊，並分別指定使用於第29類「豆花；仙草凍；愛玉凍 ；花生湯；花生仁湯；紅豆湯；綠豆湯；蕃薯湯；桂圓湯。 」、第30類「冰；冰品；八寶冰；芋仔冰；刨冰；冰沙；食 用冰；紅豆刨冰；水果雪泥冰；外覆圓錐杯之冰淇淋；冰淇 淋凝結劑；冰棒；雪糕；冰淇淋；冰淇淋粉；飲料用冰；優 酪冰淇淋；米糕粥；八寶粥；圓仔湯；燒仙草。」等商品， 經智慧局分別核准註冊為被上訴人之商標。 ㈢被上訴人以商號代表人身分設立「撒豆成冰」剉冰店，於1 0 7年7月12日經主管機關核准設立為獨資商號，商號所在地 為○○市○○區○○路0段00號0樓。 ㈣上訴人於110年7月1日寄發存證信函予「撒豆成冰」剉冰店 負責人即被上訴人；被上訴人以「撒豆成冰」剉冰店代表人 身分於110年7月15日寄發存證信函予上訴人。 四、爭點： ㈠被上訴人是否有違反商標法第68條第1款規定之行為？ ㈡上訴人依商標法第69條第1項規定，請求被上訴人防止侵害， 有無理由？ ㈢被上訴人是否有權繼續使用系爭商標於系爭商標指定之第43 類服務？ 五、本院判斷理由: ㈠被上訴人所為如原判決附表二所示使用「八寶彬圓仔惠」 文字或文字及圖宣傳、與外送平台合作販售商品之行為，構 成商標法第68條第1款規定而侵害上訴人之商標權： 1.經查，系爭商標原為呂宸惠所有，嗣於91年5 月16日移 轉予 　 上訴人，並於99年2月2日向智慧局申請延展註冊並指定使用 於第43類之「餐飲店、冷飲店、小吃店」等服務，經核准在 案，並由上訴人使用系爭商標持續經營國華店迄今等事實， 為兩造所不爭執，並有系爭商標之商標單筆詳細報表、西元 2022年米其林必比登美食餐廳網路截圖、網友票選臺南人最 推薦消暑冰店之網路截圖等件在卷可查(原審卷第35頁、第4 1頁、第43頁)，應堪予認定。又上訴人曾於107年6月7日簽 立系爭商標之並存註冊同意書予被上訴人，同意被上訴人以 同一商標圖樣向智慧局申請註冊於附表編號2、3所示之第29 類、第30類商品，並經智慧局核准註冊，被上訴人現仍為前 開二商標之商標權人等情，亦為兩造所不爭執，復有智慧局 中台異字第G01080218號、第G0108219號異議審定書、智慧 局111年9月29日智商40047字第00000000000號函等件在卷可 參(原審民暫卷第189頁至第192頁、原審卷第99頁)，前開事 實均堪認為真正。 2.按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並 足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其 包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入附有商標之 商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標 用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形， 以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦 同，商標法第5條定有明文。又我國商標法係採註冊主義， 商標權人就已註冊之商標應真實使用，且使用須符合一般商 業交易習慣，方能繼續維護其商標權利，此即商標之維權使 用。經查，如附表附圖2、3所示被上訴人商標之文字與圖案 與系爭商標相同，殆無疑問。又本件被上訴人係因上訴人出 具同意書而取得上開商標之註冊，並指定使用於第29類、第 30類商品，業如前述，是依商標法第35條第1項、第2項規定 ，被上訴人自得於上開商標指定使用之商品範圍內行使系爭 商標，並於該範圍內主張權益，亦無疑問。而觀諸被上訴人 所為如原判決附表二所示使用「八寶彬圓仔惠」文字或文字 及圖之內容(原審卷第337頁至第357頁)，其於臉書網路平台 、招牌、Google地圖、Food Panda及Uber Eats外送平台使 用「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖於其所經營銷售八寶冰 等冰品之金華店上，並於網路上結合冰品照片、或於店面結 合八寶冰、土豆仁湯、八寶湯等商品文字，可徵被上訴人前 揭所為均屬銷售其金華店內八寶冰等冰品、甜品商品之宣傳 行為，又「八寶彬圓仔惠」文字亦含「八寶冰」、「圓仔」 (臺語：湯圓)之意思存在，是相關消費者見被上訴人於前揭 網路、店面招牌、外送平台上使用「八寶彬圓仔惠」文字或 文字及圖之方式，應已認識到被上訴人使用上開商標作為表 彰其所銷售之八寶冰等商品，且上開商品得以透過外送平台 送達消費者。綜合前述，可知被上訴人係為行銷之目的，將 被上訴人商標所呈「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖使用於 所指定第29類、第30類之花生湯、花生仁湯、八寶冰等商品 上，並足以使相關消費者認識其為表彰上開商品之商標，是 被上訴人如原判決附表二所示使用被上訴人商標之行為，於 上開商品範圍內，應屬符合商標法第5條第1項規定商標使用 行為，應無疑義。 3.茲有疑義者，乃被上訴人所取得註冊之商標係指定使用於 第29類之「豆花；仙草凍；愛玉凍；花生湯；花生仁湯；紅 豆湯；綠豆湯；蕃薯湯；桂圓湯。」、及第30類「冰；冰品 ；八寶冰；芋仔冰；刨冰；冰沙；食用冰；紅豆刨冰；水果 雪泥冰；外覆圓錐杯之冰淇淋；冰淇淋凝結劑；冰棒；雪糕 ；冰淇淋；冰淇淋粉；飲料用冰；優酪冰淇淋；米糕粥；八 寶粥；圓仔湯；燒仙草。」等商品，並未及於提供上開商品 之服務，例如「餐飲店、冷飲店、小吃店」等，則被上訴人 可否以其所取得並存註冊之商標經營第43類之「餐飲店、冷 飲店、小吃店」等服務，此為本件上訴人爭執之重點。按商 標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權，商標法第 35條第1項定有明文。準此以解，商標權人僅得在其取得註 冊並指定使用之商品或服務範圍內，取得商標權，在其指定 使用之商品或服務範圍外，即無得主張商標權；進一步而言 ，商標權人在其取得註冊之商品或服務範圍內，得以排除他 人未經同意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服 務，此觀商標法第35條第2項各款之規定自明。次按經註冊 之商標於具體使用在商品或服務時是否會構成同一或類似， 應審酌一般社會通念及市場交易情形，就商品或服務之功能 、用途和市場實際交易情況等相關因素綜合判斷。承前所述 ，本件被上訴人所取得註冊之商標係指定使用於第29類、第 30類之商品，而上訴人所取得之系爭商標則係指定使用在第 43類之服務，二者一為商品、一為服務，依法兩造僅能在其 各自所取得註冊之商品或服務範圍內取得商標權並行使權利 ，倘其實際使用時擴及類似群組而有影響他人之註冊權益者 ，即難主張係行使註冊商標之合法行為。質言之，本件被上 訴人既係取得第29類、第30類之商品註冊，自不得經營提供 上開商品之「餐飲店、冷飲店或小吃店」等服務。反之，上 訴人僅取得第43類之「餐飲店、冷飲店及小吃店」服務，其 亦不能擴及經營第29類之「豆花；仙草凍；愛玉凍；花生湯 ；花生仁湯；紅豆湯；綠豆湯；蕃薯湯；桂圓湯。」、及第 30類「冰；冰品；八寶冰；芋仔冰；刨冰；冰沙；食用冰； 紅豆刨冰；水果雪泥冰；外覆圓錐杯之冰淇淋；冰淇淋凝結 劑；冰棒；雪糕；冰淇淋；冰淇淋粉；飲料用冰；優酪冰淇 淋；米糕粥；八寶粥；圓仔湯；燒仙草。」等商品，此觀智 慧局111年9月29日(111)智商40047字第00000000000號函之 解釋自明(原審民暫卷第91頁至第95頁)。 4.被上訴人雖辯稱系爭商標係借名登記予上訴人，呂宸惠嗣 後以系爭商標經營金華店，自無須獲得上訴人同意云云(本 院卷第99頁)。惟按，所謂借名登記契約，須出名者與借名 者間有借名登記之意思表示合致，始能成立。而意思表示是 否合致，所探求者為客觀上得認知之意思，法院應綜合締約 過程顯現於外之事實，斟酌交易習慣，本於推理之作用，依 誠信原則合理認定之。又主張有借名委任關係存在事實之當 事人，於對造未自認下，固得以在經驗法則或論理法則上， 足以推認該待證事實存在之間接事實為證，非以直接證明該 待證事實為必要，然仍須就此利己事實證明至使法院就其存 在達到確信之程度，方可謂已盡其依民事訴訟法第277條前 段規定之舉證行為責任。本件被上訴人主張其母呂宸惠與上 訴人間就系爭商標成立借名登記之法律關係，此為上訴人所 否認，是被上訴人就此部分利己事實自負舉證之責。經查， 呂宸惠於原審審理時固曾以證人身分證稱其在91年5、6月左 右將系爭商標移轉予上訴人，當時係因幫前夫當連帶保證人 ，怕其信用瑕疵影響保安店(國華店前店)、金華店營運，於 是跟其哥哥呂東南說要借用他的名字登記商標，呂東南說他 沒有管冰店的事情，要其找上訴人，其乃用上訴人名字登記 等語(原審卷第364頁至第365頁)；嗣又證稱其知道被上訴人 取得上訴人蓋章之商標並存契約書後去申請商標，其並沒有 想要上訴人返還系爭商標，因其已經要給他們，其只要可以 繼續經營金華店，沒有想要回來之念頭等語（原審卷第368 頁），依呂宸惠上開證述內容，可知其就系爭商標是否存在 借名登記法律關係或係單純移轉予上訴人之陳述前後並不一 致。另呂宸惠於同次庭期復證稱被上訴人係其女兒，107年 間金華店要申請工商登記，因其信用有瑕疵，故由被上訴人 申請「撒豆成冰」剉冰店之工商登記，金華店是從被上訴人 申請開始才有商號等語(原審卷第363頁、第368頁至第369頁 )，是綜觀呂宸惠證詞，倘呂宸惠係因其個人信用瑕疵而將 系爭商標借名登記於上訴人名下，則在金華店申請工商登記 時，何以未向上訴人要求將系爭商標移轉登記於被上訴人名 下，反係由兩造簽立商標並存契約書，再由被上訴人向智慧 局申請註冊被上訴人商標？再依呂宸惠於移轉系爭商標予上 訴人時所寫書信內容記載「哥、嫂：現在我很正式的把這張 專利權(為商標權之誤載)的正本，請你們好好的保存它，它 對我而言，其實只是一張廢紙，但對妳們的價值可就不一樣 囉，就算你們並不重視它，也請你們好好保存它。這是我和 書鈺唯一能報答你們的。」等語(原審卷第37頁)，其上全無 借用呂東南或上訴人名義移轉登記商標權之意思，可徵呂宸 惠於移轉系爭商標予上訴人時，並未與上訴人達成借名登記 法律關係之意思表示合致甚明。是被上訴人辯稱系爭商標係 其母呂宸惠借用上訴人名義而為登記乙節，自非可採。 　5.被上訴人復辯稱縱認兩造間未成立借名登記關係，惟依據客 觀事實可證明呂宸惠與上訴人間亦成立商標使用之授權契約 關係，伊依授權契約使用被上訴人商標於金華店，其使用目 的尚未完成，上訴人自不得終止授權關係云云(本院卷第109 頁至第111頁)。而上訴人則主張其為系爭商標之商標權人， 於107年6月間雖授權被上訴人無償使用系爭商標經營金華店 ，然因被上訴人未經其同意或授權，逸脫授權使用系爭商標 之範圍，且有意使消費者誤認金華店為創始店，對伊造成聲 譽及經營上損害，又消費者有對上開兩店產生混淆誤認之情 形，故於110年7月1日發函向被上訴人終止授權之意思表示 ，被上訴人自不得繼續使用被上訴人商標於第43類服務，又 被上訴人雖有取得被上訴人商標，然其所為如原判決附表二 所示使用「八寶彬圓仔惠」文字或文字及圖宣傳、與外送平 台合作販售商品之行為已跨類使用於第43類服務，應構成商 標法第68條第1款規定侵害商標權行為等語(本院卷第51頁至 第53頁)。按所謂商標授權他人使用，係商標權人將其專屬 使用商標的權利依授權契約約定的條件授予他人使用，商標 權人仍擁有商標權。商標之授權有其自律性，無需公權力干 預，只要商標授權人與被授權人合意，即生授權之效果，其 方式不以書面為限，口頭合意亦屬之(最高行政法院100年度 判字第191號判決參照)。經查，本件兩造就上訴人曾授權被 上訴人使用系爭商標一情均不否認，是縱使兩造間未就授權 關係訂定書面契約，惟綜觀兩造所述內容，亦堪認兩造間就 系爭商標之使用確有成立授權關係，殆無疑問。次按民法就 不定期之繼續性契約，如租賃、消費借貸、僱傭、委任等， 均以得隨時終止為原則，此觀民法第450條第2項、第478條 後段、第488條第2項、第549條第1項規定甚明，是無名之不 定期繼續性供給契約，應可類推適用民法相關規定，允許契 約當事人有任意終止契約之權(最高法院102年度台上字第22 43號、100年度台上字第1697號、100年度台上字第1619號、 94年度台上字第1860號判決意旨參照)。準此以解，本件兩 造間就系爭商標之授權使用並未明文約定期限屆至之日期， 性質上自屬不定期之授權契約關係，上訴人自得隨時終止授 權關係，無須具備任何理由。上訴人以被上訴人經營業務逾 越其所註冊之商標指定使用範圍，於110年7月1日寄發存證 信函通知被上訴人終止授權關係(原審卷第87頁至第91頁， 即甲證10)，自生終止授權關係之法律效果，是被上訴人此 部分之抗辯，亦非可採。 6.被上訴人又辯稱其係以其所取得之商標(即附表編號2、3商標)授權呂宸惠使用於外送平台、網路及店面招牌等，並未違反商標法第68條第1款規定云云。經查，我國註冊商標指定使用之商品或服務係採國際商品及服務之尼斯分類，其中對第43類之分類資訊是指包含「餐廳服務，亦包括其他類似服務，例如外燴服務以及自助餐廳、小吃店或快餐店所提供的服務。一般來說，該等服務為顧客提供立即食用的食物及∕或飲料」，並包含「提供外送服務之餐廳」，是以餐廳業者在接單後，即時為顧客準備，並自行或透過與Uber Eats等外送平台合作，以外送形式將餐飲提供予顧客，使其得以立即享用，仍不脫離餐廳服務之範疇，此部分說明亦有智慧局113年9月12日智商40047字第00000000000號函釋意旨在卷可參(本院卷第233頁)。準此以解，本件被上訴人將其所產製之第29類、第30類商品透過Uber Eats平台，將冰品以外送形式提供予消費者，已構成「餐飲店、冷飲店、小吃店」等餐廳服務之一部分，自屬提供餐飲服務之行為，此種服務並非被上訴人商標所指定使用之範圍，而係屬於經營第43類之「餐飲店、冷飲店、小吃店」等餐廳服務，已逾越被上訴人所取得註冊之商標指定使用之商品範圍。而被上訴人商標所指定使用之商品與上訴人系爭商標所指定使用之服務二者所訴求之消費者相同，自有致使同一或類似商品或服務之相關消費者誤認兩商標為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，而極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，依前開說明，自構成對上訴人商標權之侵害，而有商標法第68條第3款規定適用，被上訴人此部分之抗辯，亦無理由。 ㈡上訴人依商標法第69條第1 項規定，請求被上訴人防止侵害 ，為有理由： 　　承前所述，被上訴人以相同於系爭商標之商標，透過Uber Eats平台將冰品以外送形式提供予消費者，乃屬於經營第43 類之「餐飲店、冷飲店、小吃店」等餐廳服務，已逾越被上 訴人所取得註冊之商標指定使用之商品範圍，侵害上訴人系 爭商標權，是上訴人依商標法第69條第1項規定，請求被上 訴人防止侵害，並不得繼續使用被上訴人商標於系爭商標所 指定使用之第43類服務(爭點㈢)，即有理由。被上訴人雖辯 稱金華店係由其母呂宸惠經營，伊並未參與，上訴人不應對 伊主張云云(本院卷第187頁至第189頁)，惟被上訴人並不否 認其在金華店參與業務之事實，而該店之金流亦係透過其名 下帳戶運轉，縱使非每筆交易均由其親力親為，亦不能認為 其未經營金華店之業務，被上訴人既於同址經營「撒豆成冰 」剉冰店，並擔任負責人，而該店所使用之商標圖案與系爭 商標相同，其經營之業務型態包含餐飲服務，上訴人以被上 訴人使用商標之行為逾越指定使用範圍，請求被上訴人防止 侵害，並不得繼續使用被上訴人商標於系爭商標所指定使用 之第43類服務，自屬有據。 六、綜上所述，本件被上訴人以相同於系爭商標之商標，經營第 43類之「餐飲店、冷飲店、小吃店」等餐廳服務，已逾越被 上訴人所取得註冊之商標指定使用之商品範圍，侵害上訴人 系爭商標權，上訴人依商標法第69條第1項規定，請求被上 訴人防止侵害，並不得繼續使用被上訴人商標於系爭商標所 指定使用之第43類服務，即有理由，應予准許。原審駁回上 訴人此部分之請求，顯有未洽。上訴人提起本件上訴，求予 廢棄改判，於上開範圍內之請求為有理由，爰就此範圍內廢 棄原審判決，並另為判決如主文第二項所示。 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結 果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。　　 據上論結，本件上訴為有理由，依修正前智慧財產案件審理法第 1條，民事訴訟法第450條第1項、第78條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　11　　日 智慧財產第一庭 審判長法 官　汪漢卿 法 官　蔡惠如 法 官　陳端宜 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具 有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資 格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但 書或第2項(詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起 上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　17　　日 書記官　洪雅蔓 附註： 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

2024-12-11

IPCV-113-民商上-9-20241211-1

民商訴
智慧財產及商業法院

排除侵害商標權行為等

智慧財產及商業法院民事判決 112年度民商訴字第59號 原 告 欣亞國際酒店股份有限公司 法定代理人 林育葉 訴訟代理人 林傳源律師 被 告 亞太創業投資股份有限公司 亞太鹿港渡假村股份有限公司 上二人共同 兼法定代理人曹源龍 上三人共同 訴訟代理人 方文献律師 上列當事人間請求排除侵害商標權行為等事件，本院於民國113 年11月12日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 　　事實及理由 甲、程序部分 按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之 基礎事實同一、不甚礙被告防禦及訴訟終結者，不在此限， 民事訴訟法第255條第1項第2款、第7款定有明文。查本件原 告起訴時，聲明請求：被告二公司連帶給付原告新臺幣（下 同）200萬元及遲延利息，嗣於民國113年3月27日當庭變更 訴之聲明，追加被告二公司負責人曹源龍亦連帶賠償，被告 則不同意原告之追加起訴（見本院卷第286頁），經核原告 所為訴之追加，係本於被告侵害原告商標權之同一基礎事實 ，且不甚礙被告之防禦及訴訟之終結，於法核無不合，應予 准許。 乙、實體部分 一、原告主張： 　㈠原告為註冊第00101668號「亞太」商標、第00101210號「ASI A PACIFIC HOTEL」商標（以下合稱系爭商標）之商標權人 ，該二商標指定使用第42類餐廳、飯店、旅館業之等服務， 商標專用期間至117年7月31日、同年6月30日。原告經營亞 太飯店，於飯店實體及官網上均使用前開商標圖樣。 　㈡原告近來經他人反映，發現被告設立之「亞太鹿港渡假村ASI A PACIFIC RESORT」確實於相同之餐廳、飯店、旅館業之服 務上使用與系爭商標相同之「亞太」、「ASIA PACIFIC」圖 樣。被告之行為已侵害原告商標權，有攀附原告商譽及損害 原告和消費大眾之權益。原告發現被侵害商標權後，先於11 2年7月24日寄發警告函予被告，經被告亞太創業投資股份有 限公司（下稱亞太公司）回函表示，其前身為「統一鹿港渡 假村」，因公司名稱為亞太公司，故運用「亞太」文字取代 「統一」，其於111年5月16日申請登記亞太鹿港渡假村股份 有限公司（下稱亞太鹿港渡假村公司），於111年7月1日向 彰化縣政府申請旅館登記等語。但被告既經營旅館，使用「 亞太」「ASIA PACIFIC」名稱於旅館業，原告又於112年8月 9日第二次寄發警告函，請被告停止侵害系爭商標，被告雖 回覆「無侵權之意圖」，如有疑慮當在期限內改善云云，然 被告仍持續使用原告之商標圖樣，甚至在訂房網仍為使用， 顯見被告侵害原告商標權在持續。為此原告訴請排除侵害。 又被告一年毛利率高達近4千萬元，另請求被告曹源龍連帶 賠償損害。 　㈢並聲明： 　　⒈被告亞太公司、亞太鹿港渡假村公司不得使用相同或近似 於原告所有系爭商標圖樣於餐廳、飯店、旅館業之同一或 類似服務；並不得使用於與該服務有關之商業文書或廣告 ，或以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物等方式為 之；其已使用者並應除去之。 　　2.被告亞太公司、亞太鹿港渡假村公司及曹源龍應連帶給付 原告200萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年 息百分之5 計算之利息。 二、被告答辯： 　㈠原告主張被告侵害其所有之系爭商標，惟該商標為「亞洲、 太平洋地區」之中文、英文通用名稱，泛指亞洲、太平洋地 區；又各行業使用不具識別性之通用名稱「亞太」在公司登 記內多達1439家，使用「ASIA PACIFIC 」在公司登記有237 家，顯見系爭商標圖樣係各行業不具識別性之通用名稱。系 爭商標屬不得註冊或應聲明不在專用之列，然因經濟部智慧 財產局（下稱智慧局）在原告前手註冊時未發現，而原告申 請註冊後逾3個月亦無人異議下，罹於時效期間而未經撤銷 ，但系爭商標確有存在不得註冊應予撤銷情形。 　㈡被告亞太公司於111年5月間標得勞動部勞動力發展署中彰投 分署（下稱勞動部）位於○○縣○○鎮地區勞動學苑，作為教育 訓練基地等用途，因其前身為「統一鹿港渡假村」，而被告 名稱為亞太公司，故運用「亞太」取代「統一」。因為勞動 部要求本場所依政府規定須申請「旅館業登記」，被告乃採 用「亞太鹿港渡假村」作為旅館名，且以7個文字整體連續 運用，與單純以「亞太」使用二字應有極大差別。又被告亞 太公司冠名為亞太，營業地點在鹿港，性質係沿用「渡假村 」，故於111年5月16日後申請被告亞太鹿港渡假村公司，以 便業務區分。依勞動部規定於111年7月1日向彰化縣政府申 請旅館業登記，而於同年9月30日核發登記。 　㈢被告以本身公司名稱沿襲使用，非要攀附系爭商標，且依原 渡假村使用形態為公務機關公司團體教育訓練為主要營業標 的，客源及設備有極大差異而難以類同，亦不需要與原告競 爭。被告使用「亞太」、「ASIA PACIFIC」文字，係以符合 商業交易習慣之誠實信用方法，表示商品或服務之使用目的 ，雖有使用到原告商標文字情況，但符合商標法第36條第1 項第2款規定，應不受系爭商標效力所拘束。 　㈣系爭商標不具識別性，且被告使用「亞太」文字作為渡假村 名稱，不受系爭商標效力所拘束，原告依商標法第69條第1 、3項請求排除侵害系爭商標，及依民法第185條第1項、公 司法第23條第2項，請求被告連帶賠償，並無理由。又被告 於112年1月正式營運，迄今因開辦渡假村相關維修費用相當 龐大，且遭逢疫情，渡假村營運狀況不佳，目前未有任何利 潤，如認被告侵害系爭商標成立，原告得請求賠償數額為零 。 　㈤並聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；如受不利判決， 願供擔保請准宣告免為假執行。　　 三、兩造不爭執事項（本院卷第486頁） 　㈠原告為系爭商標之商標權人。 　㈡被告於111年5月間標得勞動部勞動學苑場地，承租作為教育 訓練基地等用地，其前身為「統一鹿港渡假村」，後更改為 「亞太鹿港渡假村」，並在臉書上使用此名稱。 四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（見本院卷第486至4 87頁）： 　㈠原告之「亞太」「ASIA PACIFIC」商標是否具識別性？ 　㈡被告使用「亞太」名稱是否符合商標法第36條第1項第1款之 描述性合理使用？ 　㈢被告使用「亞太」名稱是否符合商標法第36條第1項第2款之 誠實信用方法？　　 　㈣原告依商標法第69條第1項規定，請求排除系爭商標侵害，是 否有理由？ 　㈤原告依商標法第69條第3項、第185條第1項前段規定，請求被 告賠償損害，是否有理由？ 　㈥如被告侵害系爭商標成立，原告請求賠償金額為何？ 五、得心證之理由： 　㈠系爭商標具識別性 　　⒈被告抗辯系爭商標之「亞太」與「ASIA PACIFIC」圖樣為 亞洲太平洋地區，係描述地域性名稱，且公司登記使用亞 太名稱者達1439家，該名稱具通用性，不具商標識別性云 云。 　　⒉按商標僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、 產地或相關特性之說明所構成，或僅由其他不具識別性之 標識所構成，不具識別性；又有前項第1款或第3款規定情 形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務 之標識者，不適用之，商標法第29條第1項1、3款及第2 項分別定有明文。次按「描述性或其他不具先天識別性之 標識，依照商標法第29第2項規定，如經申請人於市場使 用後，相關消費者已經將其視為指示及區別一定來源的標 識，則該標識取得後天識別性，而得准予註冊。判斷申請 商標是否取得後天識別性，應就申請人提出之證據資料， 審查是否作為指示商品或服務來源之使用，並衡酌個案實 際交易市場的相關事實綜合審查，是否使我國消費者將商 標與商品或服務產生來源之連結。次按地理名稱若與指 定商品或服務間沒有任何關連，且消費者不會認為該地名 是商品產地、服務提供地，或商品或服務與該地點有關的 說明，則屬地理名稱之任意使用，具有先天識別性。」（ 最高行政法院108年度判字第566號判決意旨參照）。是不 具先天識別性的標識，未必不能取得商標註冊，如果申請 人可以證明該標識於市場使用後，相關消費者已經將其視 為指示及區別一定來源的標識，此時該標識具有商標功能 ，仍可以核准註冊。有使公眾誤認誤信單純之文字，祇要 得與他人之商品相區別，非不得為商標。 　　⒊查系爭亞太商標於87年8月1日註冊登記、系爭ASIA PACIFI C商標於87年7月1日註冊，原登記商標權人為新銳禾股份 有限公司，有原告提出之商標註冊簿影本可按（見甲證1 、2，本院卷第28、36頁）。又原告提出以「亞太」關鍵 字檢索，使用此名稱之商標達85筆，如亞太電信、亞太動 物醫院等，有智慧局商標檢索系統資料可據（見甲證13， 本院卷第214至219頁）。由此可知，系爭商標雖係描述地 理名稱，不具先天識別性，惟亞太之地理名稱，如與指定 商品或服務間沒有任何關連，且消費者不會認為該地名是 商品產地、服務提供地，依前揭見解，屬地理名稱任意使 用，具有先天識別性；又系爭商標取得註冊已近30年，該 標識使用於原告經營之亞太飯店，相關消費者亦已經將其 視為指示及區別一定來源的標識，系爭商標亦具後天識別 性。被告抗辯系爭商標不具識別性，並不可採。 　㈡被告未侵害系爭商標 　　⒈原告主張被告亞太公司及被告亞太鹿港渡假村公司使用系 爭商標之「亞太」「ASIA PACIFIC」圖樣作為渡假村名稱 ，構成商標法第68條第1款所定之商標使用，侵害系爭商 標，亦有攀附原告所經營之亞太飯店商標之意圖，且於go ogle網路會同時出現原告之亞太飯店及被告亞太鹿港渡假 村，導致相關消費者混淆誤認，違反上開規定侵害商標權 規定等語。是原告係以被告將系爭商標之文字作為被告亞 太鹿港渡假村公司名稱，認侵害其所有之系爭商標。 　　⒉按未得商標權人同意，於同一商品或服務，使用相同於註 冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害 商標權，商標法第68條第1款定有明文。本款所謂商標之 使用，指使用人須有表彰自己商品或服務來源的意思，且 客觀上標示的商標，足以使相關消費者認識其為商標。 　　⒊次按公司名稱之法律意義及功能在於識別企業之主體性， 得以與其他企業主體區別；公司名稱依上開具有之意義與 功能予以普通使用，與作為表彰商品或服務來源賦予表徵 （商標）之積極使用，二者迥異（最高法院101年度台上 字第1868號民事判決意旨參照）。因之，公司行號名稱的 作用，則是表示營業主體，目的在於跟其他的企業主體相 區別，與商標的性質並不相同；使用他人商標圖樣文字作 為公司名稱，在本質上尚非屬商標法第68條第1款所定之 商標使用。　　 　　⒋又按以他人商標作為自己公司名稱，是否為侵害他人商標 權，商標法先後有修正規定，分述如下： 　　　⑴92年5月28日修正商標法第62條規定增訂「未得商標權人 同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明知 為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該 著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域 名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商 標之識別性或信譽者。二、明知為他人之註冊商標，而 以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域 名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務 相關消費者混淆誤認者。」，立法意旨略以：以註冊商 標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或 其他表彰營業主體或來源之標識，侵害商標權之糾紛增 多，乃明定為侵害商標權，因以擬制方式規範「侵害」 之態樣，其構成要件須特別嚴格，故明定須以發生「減 損」或「混淆誤認」之結果，始足該當，第1款明定以 著名商標為對象，第2款以註冊商標為對象，明定「明 知」為他人註冊商標而使用其商標中之文字，有致相關 購買人混淆誤認，始視為侵害商標權等語。又法條明定 視為侵害商標，即係法律政策上一種擬制，以立法手段 將法律適用的價值判斷決定生活關係中的事實，不容許 舉反證加以推翻。 　　　⑵100年6月29日商標法修正，將上開第62條第1款規定修正 為現行商標法第70條第2款規定，第62條第2款規定則予 以刪除，立法理由為：「現行條文第2款規定僅明知為 他人之『註冊商標』，而未得商標權人同意，逕以該商標 中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其 他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費 者混淆誤認者，即視為侵害商標權，對註冊商標之保護 範圍顯然過廣，使得實務上有商標權人濫行寄發存證信 函之情形，且法院曾以商標註冊需經公告，該公告之公 示效果已足以使第三人知悉該註冊商標之存在，而認定 第三人符合『明知』之主觀要件，更加深商標權人濫用該 款規定之情形，為避免過度保護註冊商標，並造成權利 濫用之問題，爰予刪除。」等語。是以刪除以他人商標 文字作為自己公司名稱之緣由，係為防止註冊商標權人 濫用權利而排除，然實務上仍有未得商標權人同意，就 未達著名程度之註冊商標作為自己公司名稱，以「表彰 營業主體或來源之標識」之問題。 　　⒌商標法之立法目的，在於避免消費者因第三人以相同或近 似之名稱與商標權人之商標產生混淆，致無法區別何種產 品始為消費者所欲購買之真正標的，乃要求使用相同或近 似商標之第三人應禁止使用侵害他人商標之名稱，不僅在 於保護商標權人，亦同時在保護消費大眾；是故現行商標 法雖已刪除上開92年5月28日修正前第62條第2款規定，然 未達著名程度註冊商標被他人以相同於商標圖樣文字作為 自己公司名稱，且係以「不正競爭」方式辦理登記，取得 公司名稱專用權利，相關消費者如何區別而不致混淆，仍 有侵害商標權與否之疑義，形成法律漏洞。因之，如行為 人為行銷目的，未經商標權人同意，「明知」他人註冊商 標，而以與該商標相同文字作為自己公司名稱等，致商品 或服務之相關消費者「混淆誤認」，仍應受現行商標法規 範，就個案情節，判斷有無侵害他人商標權。 　　⒍查系爭商標原登記商標權人為新銳禾股份有限公司，該公 司於106年6月16日將兩商標非專屬授權予原告，至112年5 月16日始將兩商標移轉登記予原告，有原告提出之商標註 冊簿影本可按（見甲證1、2，本院卷第28、36頁）。原告 受讓系爭商標，繼受經營亞太飯店，僅提出亞太飯店官網 截圖、112年10月16日亞太飯店線上旅展新聞稿、亞太飯 店之google搜尋結果等為證（見甲證3、25、26，本院卷 第42至43、262至264頁），由前開事證並不足認系爭商標 為著名商標。 　　⒎次查被告亞太公司於80年2月13日設立登記，原名台碁建設 股份有限公司，於108年12月20日變更現行公司名稱登記 ，被告亞太鹿港渡假村公司於111年5月16日設立登記，有 本院依職權查閱之經濟部商工登記公示資料查詢附卷可稽 （見本院卷第74至84頁）。被告亞太公司於標得勞動部位 於鹿港之勞動學苑，為配合勞動部須申請旅館業登記之要 求，而於111年7月1日辦理被告亞太鹿港渡假村公司旅館 業登記，有其提出之旅館業登記證可按（見乙證9，本院 卷第180頁）。又原告經營之亞太飯店位於○○市○○區，為 一溫泉飯店（見原證25，本院卷第262頁），而被告亞太 鹿港渡假村公司係因被告亞太公司標租勞動部勞動學苑場 地而成立之公司，位於○○縣○○鎮，有被告提出之勞動部招 標投標契約文件及111年度勞動學苑場地標租案租賃契約 書為證（見本院卷第371至396頁），依上開租賃契約書第 16條約定，被告亞太公司須配合勞動部推動職業訓練、勞 工教育、技能檢定及試務工作，提供住宿餐飲、會議研習 、文化講座、展覽活動等所需場地及相關服務（見本院卷 第386頁），是以兩者地理位置相距尚遠，市場區隔明顯 。 　　⒏依上事證，被告亞太公司係於108年12月2日更名登記為現 行名稱，因於111年5月間標得勞動部鹿港場地租約，乃成 立被告亞太鹿港渡假村公司，始因經營旅館業而與原告經 營亞太飯店處於競爭關係，被告亞太公司標得鹿港場地而 變更渡假村名稱，並未從市場競爭中出於違法手段謀取競 爭利益，是其成立被告亞太鹿港渡假村公司非出於不正競 爭方式辦理登記，取得公司名稱專用權利。又被告亞太公 司是沿用其公司名稱成立鹿港渡假村公司，原告就其明知 為原告註冊商標，有致消費者混淆誤認原告亞太飯店商標 與鹿港渡假村名稱事實，並未提出具體事證。因之，原告 主張被告違反商標法第68條第1款規定侵害系爭商標，並 不足採，亦不符合現行商標法第70條第2款視為侵害商標 他人著名註冊商標規定之情況。 六、綜上所述，系爭商標具識別性。原告雖主張被告公司名稱使 用系爭商標之亞太、ASIA PACIFIC文字作為公司名稱，侵害 系爭商標，惟以他人商標文字作為自己公司名稱，本質上非 商標使用，商標法原擬制規定此行為視為侵害商標，嗣修正 限於以著名商標為對象，刪除原對於非著名商標相同保護規 定；他人如將非著名商標文字作為公司名稱，現行規定並未 明定，如他人以該商標文字作為公司名稱，係出於不正競爭 目的，並有減損系爭商標且致消費者混淆誤認之事實，或類 推適用現行規定，然本件原告未對此要件提出證據證明。從 而，原告依商標法第68條第1款、第69條第1至3項、第71條 第1項第2款及民法第185條第1項前段規定，請求排除及防止 侵害系爭商標及連帶賠償損害，為無理由。原告之訴既經駁 回，其假行聲請失其依據，併予駁回。 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及所提證據（ 即損害賠償），經本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰 不另逐一論述，附此敘明。　　　　　　 八、據上論結，原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2 條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　5 　日 智慧財產第二庭 法 官 李維心　 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。　　　　　　　　　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　5 　　日 　　　　　　　　　　　　　 書記官 林佳蘋 附註： 智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項 智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師 為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律 師資格者，不在此限： 一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟 法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。 二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴 訟事件。 三、第二審民事訴訟事件。 四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他 事件之聲請或抗告。 五、前四款之再審事件。 六、第三審法院之事件。 七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。 當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，並經 法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。

2024-12-05

IPCV-112-民商訴-59-20241205-1

民商上易
智慧財產及商業法院

侵害商標權有關財產權爭議

智慧財產及商業法院民事判決 113年度民商上易字第2號 上 訴 人 高滄洋 被 上訴 人 鍾國棋 上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華 民國113年5月17日本院112年度民商訴字第55號第一審判決提起 上訴，本院於113年11月21日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 上訴駁回。 第二審訴訟費用由上訴人負擔。 事實及理由 壹、程序事項： 一、依現行智慧財產案件審理法（民國112年1月12日修正、同年 8月30日施行）第75條第1項前段規定：本法112年1月12日修 正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用 本法修正施行前之規定。本件係智慧財產案件審理法修正施 行前繫屬於臺灣桃園地方法院，此有上訴人民事起訴狀上收 文章戳1枚在卷可佐（臺灣桃園地方法院112年度中壢簡字第 1451號卷【下稱桃院卷】第3頁），揆諸前開說明，應適用 修正前之規定，合先敘明。 貳、實體事項： 一、上訴人主張： 上訴人分別於97年1月1日、109年9月15日註冊第001295290 號商標及第02140976號「貝多芬」商標（如原審判決附表所 示，下合稱系爭商標），並分別指定使用於第20類床頭櫃、 床墊等商品，而為系爭商標之商標權人，現仍在商標專用權 期間内。嗣被上訴人竟未經上訴人之同意，自110年9月起， 在蝦皮拍賣網站上使用相同或近似於系爭商標之文字，刊登 販賣床墊及床等商品之資訊（蝦皮賣場見桃院卷第5頁、原 審卷第119頁、第121頁、第123頁、第185頁至第191頁，以 下稱系爭賣場），被上訴人利用蝦皮廣告並搭配提到品歐家 具，吸引消費者去蝦皮購物站買床墊，並連結到系爭賣場購 買床墊，嚴重侵害系爭商標。被上訴人為品歐家具有限公司 （下稱品歐公司）之負責人，被上訴人所為業已侵害上訴人 之商標權，爰依商標法第68條第1項第3款(漏載「第1項」) 、第69條第3項、第71條第1項第3款(漏載「第1項」)之規定 提起本件訴訟。 二、被上訴人抗辯則以： 被上訴人雖為品歐家具之負責人，且有於蝦皮拍賣網站上設 立賣場販售家具，然被上訴人係於111年4月29日始註冊蝦皮 賣場帳號，同年6月22日始經蝦皮購物客服中心寄發電子信 件驗證賣家身分。上訴人提出之系爭賣場網頁截圖，固有出 現被上訴人經營之品歐家具有限公司之特取名稱「品歐家具 」文字，及與系爭商標之「貝多芬」文字並列之床墊銷售資 訊，但系爭賣場未具體表明該床墊銷售者為何人，無從認定 系爭賣場為被上訴人或品歐家具所經營，被上訴人對於該賣 場亦無管理權限，上訴人亦未舉證系爭賣場為被上訴人所經 營管理。又上訴人迄今均未能提供相關錄影畫面或刊登該商 品之蝦皮帳號名稱或賣場名稱，以供查證，是尚難僅以系爭 賣場商品頁面標註有「品歐家具」等文字，即逕認系爭賣場 為被上訴人所刊登。至上訴人雖提出之判決書或起訴書等， 均係上訴人與他人間之另案刑事及民事訴訟，與被上訴人是 否有侵害上訴人系爭商標權之行為無涉，自不得據為有利上 訴人之認定等語，資為抗辯。 三、原審判決駁回上訴人之訴，上訴人不服，提起上訴，並聲明 ：㈠一審判決廢棄。㈡被上訴人應給付上訴人新臺幣(下同)38 萬5,640元。㈢第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。被上訴 人答辯聲明：㈠上訴駁回。㈡第二審訴訟費用由上訴人負擔。 　　 四、本件法官依民事訴訟法第463條準用同法第271條之1、第270 　　條之1第1項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議 簡化爭點如下： ㈠不爭執事項（原審卷第167頁）： ⒈上訴人分別於97年1月1日、109年9月15日註冊如原審判決附 　　表所示之系爭商標，並分別指定使用於第20類床頭櫃、床墊 　　等商品，而為系爭商標之商標權人，現仍在商標專用權期間 　　内。 ⒉上訴人所提出之蝦皮網站網頁（即系爭賣場），有出現「貝 　　多芬床頭櫃」、「貝多芬/床墊」等文字。 ㈡本件爭點（原審卷第167頁至第168頁）： ⒈被上訴人是否有使用系爭商標之行為？ ⒉上訴人主張被上訴人侵害上訴人系爭商標權，有無理由？ ⒊如果構成侵害，上訴人主張以商標法第71條第1項第3款規定 ，請求被上訴人賠償38萬5,640元，有無理由？　 五、得心證之理由：　　　　 ㈠上訴人主張被上訴人有使用系爭商標之行為，為無理由： 　⒈按未經商標權人同意，為行銷目的而有於同一或類似之商品 或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆 誤認之虞者，為侵害商標權，商標法第68條第1項第3款定有 明文；次按商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之 一，並足以使相關消費者認識其為商標：⑴將商標用於商品 或其包裝容器。⑵持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商 品。⑶將商標用於與提供服務有關之物品。⑷將商標用於與商 品或服務有關之商業文書或廣告；前項各款情形，以數位影 音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同，商標 法第5條亦有明文。 　⒉經查，依上訴人所提出之系爭賣場截圖以觀，該網頁截圖之 商品名稱標示有：｛香港現貨速發｝貝多芬/床墊/床/臥室 品 歐家具台中B001-02」，商品圖片則標有「品歐家具 MATTRE SS/床墊」等文字，此有上開截圖在卷可佐（原審卷第185至 191頁），上開截圖中固有出現「品歐家具」之名稱，而與 被上訴人所經營之品歐公司名稱相同，然系爭賣場網頁上記 載有「香港現貨速發」之字樣，經比對被上訴人所提出之品 歐公司賣場網頁（原審卷第71至97頁），其上商品則未曾記 載境外出貨等相關字樣；其次，系爭賣場網頁上記載「台中 」，此亦與被上訴人所經營之品歐公司所在地桃園市有所不 同，此亦有品歐公司之商工登記資料在卷可佐（原審卷第99 頁），系爭賣場商品頁面與品歐公司賣場頁面既有上開歧異 之處，加以上訴人起訴狀所附網頁截圖其上亦乏商場名稱， 此有該截圖可佐（桃院卷第5頁），則系爭賣場是否為品歐 公司所刊登，已屬有疑；況上訴人僅提供網路賣場之商品頁 面截圖，迄至原審言詞辯論終結前，均未能提供相關錄影畫 面或刊登該商品之蝦皮帳號名稱或賣場名稱，以供查證，而 上訴人上訴至第二審亦無其他積極證據用以證明系爭賣場是 否為品歐公司所刊登，有本院電話紀錄附卷可憑(本院卷第1 01頁)，是尚難僅以系爭賣場商品頁面標註有「品歐家具」 等文字，即逕認系爭賣場為被上訴人所刊登，故上訴人主張 被上訴人有侵害系爭商標權之行為，要屬無據。　 　㈢又上訴人於原審雖提出本院110年度民商上易字第2號民事判 決、111年度刑智上易字第40號刑事判決、臺灣桃園地方檢 察署(下稱桃園地檢署)109年度偵字第33987號起訴書，均係 上訴人與他人間之另案刑事及民事訴訟，與被上訴人是否有 侵害上訴人系爭商標權之行為無涉，自無從為有利於上訴人 之認定(原審判決第4頁第12至16行)。至於上訴人於本院所 提出之臺灣嘉義地方檢察署111年度請上字第86號上訴書、1 11年度偵續字第9號起訴書、本院111年度民商上易字第2號 民事判決、臺灣臺中地方法院(下稱臺中地院)臺中簡易庭11 2年度中簡字第2939號民事判決、本院111年度刑智上易字第 40號刑事判決、桃園地檢署111年度請上字第157號上訴書、 本院110年度民商上易字第2號民事判決、臺灣新北地方法院 板橋簡易庭112年度板司簡調字第2027號調解筆錄、○○市○區 調解委員會112年民調字第0425號調解筆錄、○○市○○區調解 委員會111年民調字第0517號調解筆錄、臺中地院113年度簡 上字第411號和解筆錄(本院卷第37、49至51、55至57、59、 61、63至64、65至71、75至76、77、183、189至190頁，於 原審已提出之書類不再重覆記載)，亦均係上訴人與他人間 之另案刑事及民事訴訟，與被上訴人是否有侵害上訴人系爭 商標權之行為無涉，亦無從為有利於上訴人之認定。 　㈣綜上，上訴人既未能證明被上訴人有侵害系爭商標之行為， 故上訴人主張其商標權受有損害，而請求被上訴人應負損害 賠償責任，洵屬無據。　　 六、綜上所述，本件依上訴人所提出之積極證據，尚難認被上訴 人有侵害系爭商標權之行為，是以上訴人主張被上訴人侵害 系爭商標，致其受有財產上之損害，並依商標法第69條第3 項之規定請求損害賠償，為無理由，應予駁回。原審為上訴 人敗訴之判決，並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予 廢棄改判，為無理由，應予駁回。 七、兩造其餘主張及攻擊防禦方法，經本院審酌後，認為均於判 　　決之結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。 八、據上論結，本件上訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理 法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文 。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　 5　　日 智慧財產第一庭 審判長法 官　汪漢卿 法 官　吳俊龍 法 官　曾啓謀 以上正本係照原本作成。 不得上訴。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　 12 　日 　　　　　　　　　　　　　 書記官　丘若瑤

2024-12-05

IPCV-113-民商上易-2-20241205-1

民商上
智慧財產及商業法院

侵害商標權有關財產權爭議等

智慧財產及商業法院民事判決 110年度民商上字第13號 上 訴 人 東森得易購股份有限公司 （兼森森百貨股份有限公司之承受訴訟人） 法定代理人 王令麟 上 訴 人 陳世志 廖尚文 上三人共同 訴訟代理人 謝協昌律師 鄒易池律師 上 訴 人 萬商科技股份有限公司 法定代理人 陳雍文 上 訴 人 劉永尚 上二人共同 訴訟代理人 張樹萱律師 上 訴 人 黃子華 被 上訴 人 英商布拜里公司（BURBERRY LIMITED） 法定代理人 Edward Charles Rash 訴訟代理人 楊代華律師 高訢慈律師 上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中 華民國110年9月3日本院105年度民商訴字第32號第一審判決提起 上訴，本院於113年10月23日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 一、原判決關於命㈠上訴人給付被上訴人逾附表所示應給付之金 額，及該部分假執行宣告；㈡上訴人劉永尚、廖尚文、陳世 志應連帶負擔費用，將本件民事判決書以新細明體十號字體 刊登於蘋果日報官方網站首頁壹日部分，暨訴訟費用（確定 部分除外）之裁判均廢棄。 二、上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴駁回。 三、其餘上訴駁回。 四、第一（確定部分除外）、二審訴訟費用由上訴人黃子華、萬 商科技股份有限公司連帶負擔百分之六十九；上訴人黃子華 、萬商科技股份有限公司、東森得易購股份有限公司連帶負 擔百分之二十四，餘由被上訴人負擔。 五、原判決主文第三項更正為：上訴人黃子華、萬商科技股份有 限公司、東森得易購股份有限公司應連帶負擔費用，將本件 最後事實審判決書之標題、案號、當事人、案由及主文內容 ，以新細明體十號字體刊登於聯合報頭版版頭壹日。 事實及理由 甲、程序方面： 壹、本件係智慧財產案件審理法修正施行（民國112年1月12日修 正、同年8月30日施行）前繫屬於本院（原審卷一第4頁）， 依同法第75條第1項前段，自應適用修正前智慧財產案件審 理法之規定。 貳、上訴人東森得易購股份有限公司（下稱東森公司）因其法定 代理人於訴訟進行中變更為趙世亨，後再變更為王令麟，均 具狀聲明承受訴訟並提出經濟部函附公司變更登記表及委任 狀為證（卷五第113至125頁、卷六第477至495頁），核無不 合，予以准許。 參、被上訴人原審聲明請求上訴人應負擔費用，將本件民事判決 書以新細明體十號字體刊載於蘋果日報官方網站首頁1日， 嗣因蘋果日報官方網站停止營運，於本院審理時變更請求上 訴人黃子華（以下省略稱謂）、劉永尚、萬商科技股份有限 公司（下稱萬商公司）、東森公司、陳世志、廖尚文應共同 負擔費用，將本件最後事實審判決書之標題、案號、當事人 、案由及主文內容，以新細明體十號字體刊登於聯合報頭版 版頭及東森購物網網站（www.etmall.com.tw）首頁置頂各1 日（卷三第458頁），其調整回復名譽之方法，核屬民事訴 訟法第256條規定，不變更訴訟標的而更正法律上陳述之情 形，上訴人在程序上亦表示無意見（卷三第468頁），而定 回復名譽方法，法院不受當事人聲明之拘束，此部分不涉及 訴之變更或追加，合先敘明。 乙、實體方面： 壹、被上訴人主張：被上訴人為如原審判決附件所示商標（下稱 系爭商標）之商標權人，系爭商標指定使用於皮包、手提包 、圍巾、背袋、手錶等商品。詎萬商公司透過原森森百貨股 份有限公司（下稱森森公司，於106年間與東森公司合併， 東森公司為存續公司，以下以合併前之「森森公司」、「東 森公司」稱之）所經營「森森購物網」、「森森購物頻道」 以及東森公司所經營「東森購物網」、「東森購物頻道」等 網路與電視購物台銷售管道，長期向社會大眾大量販賣使用 系爭商標之仿冒包包、手錶、圍巾等商品（下稱系爭商品） ，侵害系爭商標之商標權，被上訴人於103年5月及11月間自 「森森購物網」購得由萬商公司提供森森公司販賣使用系爭 商標之仿冒包包與手錶而悉上情，而警方於104年1月間在萬 商公司處所亦扣得使用系爭商標之仿冒包包、圍巾、手錶、 錶盒、紙袋、保證卡等（下稱扣案商品）。黃子華為萬商公 司副總經理，亦為實際負責人，劉永尚為登記負責人；廖尚 文、陳世志則分別為森森公司、東森公司斯時之登記負責人 。爰依爭點所示規定分別請求上訴人不得販賣未經被上訴人 授權使用相同或近似於系爭商標之商品、回復名譽及連帶損 害賠償如原審判決所示金額等情（被上訴人原審敗訴部分未 據聲明不服，非審理範圍）。 貳、上訴人方面： 一、萬商公司、劉永尚答辯以：被上訴人事實上從未製造、銷售 系爭商標手錶商品，其係與FOSSIL GROUP Inc.（下稱FOSSI L公司）達成合意，全權授權由FOSSIL公司自行設計、製造 具有系爭商標之手錶商品於全球銷售，此所以被上訴人無法 提出手錶商品以供比對鑑定，且被上訴人自身亦無法辨認手 錶商品是否為FOSSIL公司製造、銷售，FOSSIL公司顯屬商標 法第39條第5項規定之專屬被授權人，被上訴人無權就系爭 商標手錶商品主張權利。且被上訴人已由授權FOSSIL公司合 約中取得將系爭商標使用於手錶商品銷售全球之全部預期利 益，並無實際損失，況其未在臺進行系爭商標手錶商品之銷 售，並未支付任何進貨成本、行銷、廣告等費用，也無任何 銷售利益，卻逕向上訴人請求巨額賠償，不符合侵權行為之 填補損害立法原則，應依商標法第71條第2項規定酌減至被 上訴人實際受損金額。而依現有單據顯示，萬商公司購入系 爭商品成本加計進口稅、營業稅費用共計新臺幣（下同）3, 317萬4,805元，尚未包含運費、報關行等費用，計算賠償額 應予扣除等情。 二、東森公司（含原森森公司）、廖尚文、陳世志則以：被上訴 人迄今仍未舉證證明森森公司、東森公司、廖尚文、陳世志 販售仿冒商品，所提鑑定報告未依民事訴訟法第326條、第3 34條規定而為，不得採為判決依據，且該等鑑定報告亦不足 以證明系爭商品確屬仿冒商品，被上訴人迄今仍未提供真品 供鑑定，依民事訴訟法第282條之1第1項規定應認扣案商品 非仿冒商品。森森公司、東森公司、廖尚文、陳世志對於萬 商公司提供之系爭商品是否為仿冒商品乙節，已盡善良管理 人之注意義務，並無侵權之故意或過失，本件無商標法第71 條第1項第3款規定之適用，且依商標法第71條第1項第2款規 定計算損害賠償應扣除上訴人所需成本及必要費用，至少應 依商標法第71條第2項規定酌減賠償金額，被上訴人並未舉 證證明廖尚文、陳世志執行職務時有何侵害商標權情事，且 銷售系爭商品扣除萬商公司提供之成本後已無獲利，無須負 連帶賠償責任。又被上訴人所稱名譽上損害僅是臆測並無根 據，法院判決公開於司法院之網站供瀏覽，已足澄清事實並 回復被上訴人名譽，無將判決內容登報或刊登網站必要等情 置辯。 三、黃子華援引其他上訴人答辯內容，並稱已返還被上訴人300 萬元應予扣除等語。 參、原審為被上訴人一部勝訴、一部敗訴之判決，即判決萬商 公司、黃子華、東森公司不得販賣未經被上訴人授權使用相 同或近似於系爭商標之商品。上訴人應連帶賠償金額，森 森公司相關部分為2,249萬1,933元本息，東森公司相關部分 為2,020萬4,014元本息（任一上訴人已履行給付，其餘上訴 人免給付義務）。黃子華、劉永尚、萬商公司、東森公司 、廖尚文、陳世志應連帶負擔費用，將本件民事判決書以新 細明體十號字體刊登於蘋果日報官方網站首頁1日；並為准 、免假執行之宣告，另駁回被上訴人其餘之訴。上訴人不服 提起上訴，東森公司（含原森森公司）、陳世志、廖尚文聲 明：原判決不利上訴人部分廢棄。上開廢棄部分，被上訴 人第一審之訴駁回。如受不利判決，上訴人願供擔保請准 宣告免為假執行。萬商公司、劉永尚及黃子華均聲明：原 判決不利上訴人部分廢棄。上開廢棄部分，被上訴人第一 審之訴駁回。 肆、爭點（卷四第106至107頁）： 一、被上訴人得否依據商標法第68條第1款、第69條第1項規定， 請求上訴人不得販賣未經被上訴人授權使用相同或近似於系 爭商標之商品？ 二、被上訴人得否依據民法第195條第1項後段規定，請求上訴人 將本件判決書以新細明體十號字體刊登於聯合報頭版版頭及 東森購物網網站（www.etmall.com.tw）首頁置頂各1日？ 三、被上訴人得否依據商標法第68條第1款、第69條第3項、第71 條第1項第2、3款、民法第184條第1項前段、第185條第1項 、第28條、第188條第1項前段、公司法第23條第2項規定， 請求森森公司、廖尚文與萬商公司、劉永尚、黃子華連帶賠 償被上訴人，以及東森公司、陳世志與萬商公司、劉永尚、 黃子華連帶賠償被上訴人各如原審判決附表之金額？ 伍、本院得心證理由： 一、萬商公司、黃子華提供予森森公司、東森公司所販售系爭商 品，為未經被上訴人同意或授權之侵害系爭商標商品： ㈠商標法第68條第1款規定：「未經商標權人同意，為行銷目的 而有下列情形之一，為侵害商標權：於同一商品或服務， 使用相同於註冊商標之商標者」。森森公司、東森公司在其 等經營之購物網及電視購物台，銷售由黃子華以萬商公司名 義提供而使用與系爭商標圖樣相同之系爭商品予消費者，且 黃子華因與本件相關違反商標法案件，經臺灣新北地方法院 107 年度智訴字第 1 號刑事判決判處有期徒刑2年，並經 本院108年度刑智上訴字第60號撤銷原判決，判處有期徒刑2 年，緩刑4年，並應賠償被上訴人400萬元（下稱系爭刑案） 確定在案，此為兩造所不爭執，並經本院調閱系爭刑案，並 調取所扣得如系爭刑案判決附表一所示商品勘驗無誤（卷二 第255至347頁），堪認屬實。 ㈡系爭商品為未經被上訴人授權產製之仿冒系爭商標商品： ⒈系爭商品來源不明且無合法授權文件： ⑴萬商公司、黃子華稱系爭商品係向香港美珊公司取得，然查 ：①黃子華以證人身分於原審具結證稱：伊在102年底或103 年初向香港美珊公司輸入系爭商標之商品，伊是跟香港美珊 公司的吳先生以電子郵件或電話方式聯絡，吳先生有FOSSIL 公司之授權證明，但吳先生沒有告知是哪一家製造的，伊沒 有將香港美珊公司授權書給其他人看過，伊是分次購入等語 （原審卷三第62至67頁），顯見黃子華並未查證香港美珊公 司所提供系爭商標商品之製造商。②黃子華於系爭刑案供稱 ：伊沒有將系爭商標之商品抽樣或全部向臺灣子公司、分公 司確認該等商品是否經授權製作之真品等語（系爭刑案之原 審即臺灣新北地方法院107年度智訴字第1號卷二第79至80頁 ），而依系爭刑案森森公司、東森公司於該段期間代萬商公 司銷售系爭商標之包包至少303件、手錶3,536件，黃子華僅 提出向香港美珊公司購買3個系爭商標手提包之發票（系爭 刑案之臺灣新北地方檢察署104年度偵字第17388號偵卷二第 388至391頁、第406至410頁，105年度調偵字第1271號卷第1 41至143頁）。③萬商公司於原審及二審提出之進口報單（原 審卷三第253至273頁，卷四第161至499頁、卷五第7至111頁 ）其上日期、數量、品項與森森公司、東森公司提供之銷售 情形（原審卷四第392至391頁，卷六第341至376頁、第427 至468頁）無法相互勾稽核對，被上訴人亦提出諸多質疑（ 卷五第144至147頁、卷六第470至475頁），實難採認，足徵 系爭商品確有來源不明之情況。 ⑵萬商公司、黃子華所提出之①「BURBERRY授權書」（原審卷二 第16頁）所示住址、電話、授權對象、授權日期經被上訴人 質疑有異，並經證人李偉基證述在卷可稽（原審卷八第74至 75頁、原審卷三第14頁）；②「中國商業聯合會鐘錶眼鏡商 品質量監督檢測中心檢驗報告」（原審卷二第17至21頁）未 提供送驗手錶來源，無法證明與系爭商品為同批商品；③「 富思商貿（上海）有限公司銷售代理授權書」、「香港新中 天國際有限公司授權書」、「北京創展時空商貿有限公司授 權證明」、「古悅國際貿易（上海）有限公司授權證明」、 香港美珊公司出具之切結書等（原審卷二第22至32頁），經 被上訴人聲請原審函詢FOSSIL Asia公司關於系爭商標授權 事宜，經行政院大陸委員會香港事務局106年11月21日港局 綜字第10600011200號函覆稱：該公司或該公司關聯公司富 思商貿（上海）有限公司均未曾出具「銷售代理授權書」； 該公司、富思商貿（上海）有限公司及該公司其他關聯公司 均未授權香港新中天國際有限公司在中國內地或港澳台地區 代理銷售系爭商標品牌手錶等語明確，有前開回函暨檢附之 資料在卷可查（原審卷三第364至369頁），並經證人李偉基 證述：被上訴人是獨家授權FOSSIL公司製造及全球銷售被上 訴人之手錶，沒有授權香港美珊公司或其他公司，因為FOSS IL公司沒有FOSSIL AG這個單位，萬商公司、黃子華提出之 授權證明、銷售代理授權書都是不存在之文件等語（原審卷 三第13至14頁），均無法據為系爭商品有合法授權之證明文 件。 ⒉系爭商品與包裝盒、保證卡等數量不符，且品質不良： 警方於萬商公司查扣大量空盒、商標吊牌、使用手冊、保證 書、保證卡、紙袋等物品，無法與扣案手錶數量相對應乙情 ，業經本院查核屬實（卷二第467至513頁），顯與合法生產 之精品手錶以完整盒裝銷售之交易慣例不符。且萬商公司提 供森森公司、東森公司販售被上訴人系爭商標手錶期間，有 高達115只之手錶經消費者退貨、送修，其問題包含指針無 法歸零、指針無法運作、指針越走越慢、鏡面破裂、錶殼裂 開、錶殼浸水、指針掉落、錶帶斷裂、退色、脫皮、脫線等 等原因，有被上訴人提出扣案手錶退貨、送修紀錄之彙整表 及照片在卷可參（原審卷四第245至281頁）。 ⒊依被上訴人提出由李偉基出具之鑑定證明記載：「本人李偉 基任職於Fossil Asia Pacific Ltd.（FOSSIL亞太有限公司 ，設於香港）之品牌保護及防損總監，現以亞太區BURBERRY 手錶鑑定人之資格出具此一報告。……所扣查懷疑仿冒英商布 拜里商標產品包括手錶170只、錶盒93只、紙袋259個、手錶 保證卡873張及吊牌21組，經本人專業檢視後確定其中手錶1 67只、錶盒93只、紙袋259個、手錶保證卡873張及吊牌21組 製工粗糙；與原廠品質及商標字體均有差異，俱為仿冒英商 布拜里商標商品」等情明確（原審卷一第62頁）。李偉基復 以證人身分到庭證稱：本件鑑定報告（原審卷一第45至47頁 ）為伊出具，製作鑑定報告時有看到系爭刑案扣案手錶，FO SSIL公司是被上訴人授權做全球生產跟售賣，所以可以代表 被上訴人做商品鑑定，伊從事品牌保護工作，跟被上訴人開 會之後，瞭解伊有這方面的經驗及能力，伊接受過培訓，在 香港及中國大陸跟有關部門開會，瞭解商品生產過程及來源 ，有專業的鑑定能力，扣案型號BU1155手錶後面BURBERRY英 文字母的R、B與正宗產品的商標字體不同，錶帶的商標英文 字母字體都與真品不同；扣案BU1350手錶背後字母B與真品 不同，另此手錶錶帶是鋼帶，上面有BURBERRY商標，B字母 比較高、瘦，與真品不同，外觀上可看出是仿冒商品；扣案 型號BU1351手錶正面雖有BURBERRY商標，整個字母東倒西歪 ，手錶背面鋼帶上英文字母B與真品手錶不同也較為粗糙， 本件手錶都看過，清楚可從外觀，特別是其上英文字母字體 可看出是仿冒商品等語（原審卷三第9至14頁），系爭商品 中之手錶確未經被上訴人授權製造、銷售。 ⒋證人即台灣博柏利股份有限公司（下稱博柏利公司）品牌保 護經理陳亭樺亦以證人身分到庭證稱：「產品保護鑑定報告 」（原審卷一第38至44頁）為其所草擬，鑑定人名字為當時 之品牌保護主管巫孟芳，系爭刑案查扣使用被上訴人商標之 手提包、圍巾都是仿冒的，子母包上洗滌標商品型號與真品 不符，大包磁扣上BURBERRY字體不正確，吊牌字體、型號亦 不正確，扣案圍巾無洗滌標，觸感粗糙，與真品尺寸不同， 被上訴人不曾授權給香港美珊公司製造、銷售系爭商標之手 提包，萬商公司、黃子華提出之授權證明都不是被上訴人出 具的，所提供註冊編號也都跟中國商標資料庫之資訊不符等 語明確（原審卷三第26至30頁），系爭商品中之包包、圍巾 亦未經被上訴人授權製造、銷售。 ⒌基上，萬商公司、黃子華提供予森森公司、東森公司販售之 系爭商品，係在未有合法授權證明文件或經銷商出具合法出 貨文件，亦無可供核實之進口報單資料，亦即係在商品來源 不明情況下進貨，且觀諸系爭刑案卷附扣案商品照片、本院 勘驗照片，參佐上開證人證詞，系爭商品上之系爭商標英文 字母字型、手工藝、細節等處，均與真品存有重大差異，徵 以萬商公司處所扣得與手錶數量不符之包裝空盒及保證卡， 系爭商品之手錶退貨送修紀錄所示不良品質，被上訴人主張 系爭商品為未經被上訴人授權生產之仿冒系爭商標商品，應 屬有據可採。 ㈢上訴人辯稱被上訴人未依民事訴訟法第326條、第334條規定 提出之鑑定報告，不得採為判決依據，且該等鑑定報告亦不 足以證明系爭商品確屬仿冒商品，被上訴人迄今仍未提供真 品供鑑定，依民事訴訟法第282條之1第1項規定應認扣案商 品非仿冒商品云云。然查： ⒈按民事訴訟之目的旨在解決紛爭，維持私法秩序之和平及確 認，並實現當事人間實體上之權利義務，為達此目的，有賴 發現真實，與促進訴訟。惟為發現真實所採行之手段，仍應 受諸如誠信原則、正當程序、憲法權利保障及預防理論等法 理制約。又民事訴訟之目的與刑事訴訟之目的不同，民事訴 訟法並未如刑事訴訟法對證據能力設有規定，就違法收集之 證據，在民事訴訟法上究竟有無證據能力，尚乏明文規範， 自應權衡民事訴訟之目的及上述法理，從發現真實與促進訴 訟之必要性、違法取得證據所侵害法益之輕重、及防止誘發 違法收集證據之利益（即預防理論）等加以衡量，非可一概 否認其證據能力。苟欲否定其證據能力，自須以該違法收集 之證據，係以限制他人精神或身體自由等侵害人格權之方法 、顯著違反社會道德之手段、嚴重侵害社會法益或所違背之 法規旨在保護重大法益或該違背行為之態樣違反公序良俗者 ，始足當之（最高法院104年度台上字第1455號民事判決參 照）。揆諸前揭說明，證人李偉基、陳亭樺已到院證述其辨 識真品及仿冒品之區別，製作鑑定報告之經過，就其等之證 述已然符合民事訴訟法規定，況且證人李偉基及陳亭樺之證 述，系爭刑案確定判決亦認定其有證據能力（卷二第103至1 05頁），審酌上開證人之證詞，已證述其等製作鑑定報告之 依據及經過，並無上開最高法院所指明顯違法之情形，基於 解決紛爭、維持私法秩序和平、發現真實之權衡下，在本件 民事訴訟程序中，不應排除上開證人之證言及鑑定報告在本 件民事訴訟中之證據能力。 ⒉證人李偉基為被上訴人獨家授權製造系爭商標手錶之FOSSIL 公司品牌保護及防損總監，其自西元2011年10月進入該公司 後，負責亞太洲品牌保護及知識產權保護之工作，在臺灣、 南韓及香港地區之法院均都曾作證提供鑑定意見等情，業據 證人李偉基證述明確（原審卷三第8頁、第10頁），是證人 李偉基除有鑑定BURBERRY手錶真偽之專業能力外，亦是FOSS IL公司之品牌保護及防損總監，並非被上訴人公司員工。證 人陳亭樺亦已到庭具結證述其鑑定經過及扣案包包、圍巾確 為仿冒品而出具鑑定報告等情，其等與上訴人應無嫌隙，當 無甘冒偽證罪責風險而為虛偽不實之陳述，所為證言堪予採 信。東森公司等僅以證人李偉基服務之FOSSIL公司與被上訴 人有商業往來、陳亭樺為被上訴人臺灣代理商之員工，即謂 其等不足為公正誠實之陳述，尚難採憑。至於東森公司等所 舉另案（臺灣基隆地方法院97年度簡上字第78號刑事簡易判 決，原審卷一第248至249頁）所舉有關巫孟芳鑑定報告之案 情與本案有別，且該案為被上訴人在日本的公司福助株式會 社鑑定，被上訴人稱該株式會社地位與FOSSIL公司相同（原 審卷一第249頁，卷五第266頁），尚難比附援引為本件之論 據。 ⒊東森公司等雖質疑被上訴人拒絕提出真品進行比對鑑定，認 有民事訴訟法第282條之1規定妨礙舉證失權效果之適用云云 。然被上訴人已提出前揭事證可資佐證系爭商品為未經被上 訴人授權產製之仿冒系爭商標商品，本件經原審函詢財團法 人台灣綜合研究院、財團法人中華工商研究院、財團法人臺 灣經濟科技發展研究院，均回覆須取得同款真品始能進行比 對（原審卷二第70頁、第71至72頁、第77至78頁），而被上 訴人陳稱並無相同型號手錶庫存，再經本院以扣案商品照片 函詢FOSSIL亞太有限公司，李偉基回覆以「我確認附表一中 所展示的167只BURBERRY手錶均為FOSSIL GROUP於2016年前 位於瑞士錶廠生產的型號，但由於FOSSIL GROUP與BURBERRY 的商業關係已結束多年，我確定本公司及在瑞士的工廠均沒 有儲存有關手錶的樣本，所有樣本均已經被銷毀」等語（卷 二第461頁），本件實際上無法依前開鑑定機構要求進行鑑 定，尚難認被上訴人有東森公司等所指妨礙舉證之情，且參 佐與本件案情相似之另案即本院110年度民商上更㈡字第6號 東森公司等侵害被上訴人商標權損害賠償民事事件，經法院 發函予東森公司建議之鑑定機構，該等鑑定機構均回覆無法 協助進行扣案手錶鑑定工作，李偉基亦回覆無法續行協助鑑 定事宜（卷三第363至至379頁，卷四第124至125頁），亦有 無法進行鑑定之情形，東森公司等以被上訴人拒不提出真品 ，應生民事訴訟法第282條之1妨礙他造使用證據之失權效果 云云，並不可採。 二、森森公司、東森公司所為有侵害系爭商標之過失： ㈠森森公司、東森公司係銷售系爭商品的出賣人： ⒈東森公司於官網記載「ET Mall東森購物網為B2C（企業直接 與消費者交易）電子商務網站」、「『東森嚴選』是東森購物 的核心價值」、「從前端商品開發、行銷企劃、銷售、客戶 服務到後端物流配送」、「消費者消費商品金額分期利息均 由東森購物負擔」等（原審卷五第97至99頁），可知係採企 業對消費者之交易模式。 ⒉東森公司、森森公司有向消費者販賣系爭商品行為，依萬商 公司與東森公司、森森公司分別簽署的「商品寄售契約書」 、「供應商合作契約書」（原審卷五第84至96頁）前言及第 1條內容，可知雙方約定由萬商公司提供相關宣傳素材，再 由東森公司、森森公司負責製作相關節目及廣告；依「商品 寄售契約書」第8條、「供應商合作契約書」第9條第1項約 定，可知東森公司、森森公司有權就供貨廠商提供之宣傳素 材加以重製、改作及編輯，係實際負責製作相關節目及廣告 者。森森公司、東森公司之電視購物頻道節目強調系爭商品 之手錶係瑞士產製，向消費者宣稱購買得享有原廠一年保固 ，其節目主持人均為森森公司、東森公司員工，節目皆由森 森公司、東森公司主導完成，並在節目中使用被上訴人所有 之系爭商標行銷仿冒手錶（原審卷六第33至54頁、第99至10 3頁）。東森公司所有廣告皆為LIVE立即播送，一經播送無 法修改，且於製播會議後或播送前，並無預錄帶或錄影帶， 故供貨商無權對廣告內容修改或審核（原審卷五第101頁反 面）。系爭商品亦在其等購物網站銷售，觀諸前揭契約書約 定，係由森森公司、東森公司負責行銷販賣商品給消費者， 向消費者收取買賣價金，再與供應商拆帳，森森公司、東森 公司為銷售商品之出賣人。 ⒊依系爭刑案扣押物中取得之「VIP嚴選 商品明細表」（原審 卷五第100頁），可知消費者就瑕疵商品退換貨之對象為東 森公司、森森公司客服中心，是消費者認知的締約對象。且 依「供應商合作契約書」第3條第2項、第8條約定可知商品 訂貨、諮詢及退換貨等事宜，由森森公司辦理（原審卷五第 92、94頁），消費者購買發票均記載賣方為森森公司（原審 卷一第36頁、第44頁反面）；「商品寄售契約書」第3條、 第6條約定內容亦可知東森公司為賣方（原審卷五第85、87 頁）。 ⒋基上，森森公司及東森公司是以企業直接與消費者交易模式 ，是銷售商品給消費者的出賣人，自負有須注意其所販賣的 商品，不得侵害他人商標權的善良管理人注意義務，森森公 司、東森公司所辯其等為提供交易通路之平台業者，僅負擔 「通知/取下」義務云云，並不可採。 ㈡森森公司、東森公司未盡善良管理人注意義務，而有侵害系 爭商標之過失： ⒈證人即森森公司、東森公司員工謝端晨於原審證稱：伊負責 森森公司及東森公司之商品品質查核，在臺灣臺北地方法院 102年度智易字第99號刑事案件（下稱刑事前案）前都是照 公司的SOP處理，要求廠商提供真品切結書及報關關稅證明 ，有刑事前案後，我們有加強要求廠商提出完稅證明，真品 切結書是廠商簽的切結書，報關關稅證明是報關單，對於自 稱平行輸入的廠商不會要求其提出授權書，萬商公司上架系 爭商品時，只有針對樣品提供進口報單，萬商公司無法提供 商標權人或被授權人之書面契約，萬商公司本次被查獲後， 公司有要求要提供合法購買證明，就是要認發票等語（原審 卷三第32至40頁）；佐以證人即森森公司、東森公司法務主 管楊俊元亦於原審證稱：刑事前案後有要求要看報關單等文 件，萬商公司提出之授權書、檢驗報告等等資料是在有訴訟 案件發生之後由萬商公司提供的等語（原審卷三第46至47頁 ），此與黃子華以證人身分證稱：森森公司、東森公司上架 前只要提供真品切結書、進口報單及完稅證明就可以等語大 致相符（原審卷三第72頁），足見森森公司、東森公司並未 向萬商公司確認系爭商品之來源，有無取得商標權人之授權 ，僅憑萬商公司單方面出具切結書即為高單價精品之真品擔 保，難認其等已盡善良管理人之注意義務。 ⒉森森公司、東森公司以其已要求萬商公司保證所提供之商品 為合法來源取得非仿冒商品，且要求萬商公司提出完稅證明 及報關單，已盡善良管理人注意義務云云。惟證人謝端晨於 原審審理時已證稱：萬商公司在申請上架被上訴人系爭商標 之手錶及包包時，是提出樣品給東森公司，也只有針對樣品 提供進口報單，商品審查流程重點在商品品質，是否有侵害 商標權人，因為有簽署合約及真品切結書，所以應由廠商負 責，我們只是站在第三方等語（原審卷三第36至37頁），亦 與黃子華以證人身分證稱：森森公司、東森公司上架前只要 提供真品切結書、進口報單及完稅證明即可等語相符（原審 卷三第72頁）。則萬商公司提給森森公司、東森公司之客觀 資料僅有樣品進口報單、完稅證明之情形下，森森公司、東 森公司未核對全部上架商品之正本，亦未確認報單內所載內 容是否有明顯違誤之情形，均無任何查證動作，僅以萬商公 司形式上有提出進口報單、完稅證明即認系爭商品為真品， 在在難認森森公司、東森公司之作為已盡善良管理人之注意 程度。 ⒊森森公司、東森公司辯稱其等無能力判斷系爭商品是否為仿 冒商品等語，惟本件認森森公司、東森公司未盡善良管理人 注意義務，並非以其等未能辨別出系爭商品為仿冒商品，而 是以其等要求萬商公司提出進口報單、完稅證明及自行出具 切結書等文件，卻僅針對商品之樣品提出，亦未確認報單內 所載內容是否有明顯違誤之情形，森森公司、東森公司為國 內知名購物平台及網站，其等有能力控管風險卻不控管，其 等未盡善良管理人之注意義務，應可認定，是以森森公司、 東森公司有侵害被上訴人系爭商標之過失，其等應對被上訴 人負過失侵害商標權責任。至於森森公司、東森公司雖有引 用司法實務判決，然均與本件情節不同，自無法參酌援引而 為有利於其等之認定。 三、被上訴人請求劉永尚、廖尚文、陳世志分別與萬商公司、森 森公司、東森公司負連帶損害賠償責任，並無理由： ㈠按民法第184條第1項前段、第185條規定之侵權行為，以故意 或過失不法侵害他人之權利為成立要件；又公司法第23條第 2項係規定，公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法 令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。故 主張公司負責人應負侵權行為或公司法第23條第2項所定責 任時，就公司負責人之故意或過失，或違反法令執行公司業 務，應負舉證責任(最高法院105年度台上字第34號民事判決 意旨參照)。 ㈡劉永尚雖曾擔任萬商公司負責人，有萬商公司登記資料在卷 可稽（原審卷一第28頁），然劉永尚以證人身分於原審具結 證稱：伊不認識黃子華，是因為伊好友蕭侃邀請伊擔任萬商 公司負責人，伊只是掛名，沒有閱覽過萬商公司會計帳冊、 財務報表，伊不知道香港美珊公司等語（原審卷三第55至58 頁），參佐劉永尚提出之臺灣新北地方檢察署105年度調偵 字第1271號不起訴處分書所示，劉永尚自102年1月1日至104 年12月31日止之勞工保險投保資料，未曾任職於萬商公司， 並於96年4月1日起即任職於南山股份有限公司（原審卷二第 217頁），再依劉永尚106年3月10日之勞工保險被保險人投 保資料表（明細）所示，劉永尚從未有以萬商公司為投保單 位之投保記錄（原審卷二第217頁），可認劉永尚所辯僅為 萬商公司名義負責人，未曾參與萬商公司業務之執行等情屬 實，被上訴人並未舉證證明劉永尚對於販售仿冒系爭商標之 系爭商品有何實際侵權行為，或與萬商公司、黃子華有何侵 權之犯意聯絡，被上訴人主張劉永尚為本件侵權行為人，並 有公司法第23條第2項規定適用，應與萬商公司負連帶賠償 責任，即屬無據。 ㈢被上訴人主張森森公司、東森公司有侵害系爭商標之故意， 當時之負責人分別為廖尚文、陳世志，依證人楊俊元證述兩 人都知道刑事前案之民事糾紛，他們是被告都有收到傳票， 法務人員也會讓董事長知道，故兩人亦為本件實際侵權行為 人，並有公司法第23條第2項規定適用云云。惟被上訴人並 未舉證證明廖尚文、陳世志對於販售仿冒之系爭商品有何實 際侵權行為，或與萬商公司、黃子華有何侵權之犯意聯絡， 自難認其二人為實際侵權行為人。又東森公司、森森公司在 防免非法侵害他人商標權之機制方面，依東森公司、森森公 司與萬商公司簽訂之商品寄售契約書第8條、供應商合作契 約書第9條，均要求供應商應確保商品係依法報關進口課稅 之真品，商品來源是經過合法管道取得，並保證商品非仿冒 商品（原審卷五第88頁、第94頁反面），又東森公司、森森 公司要求萬商公司須提供系爭商品進口報單及保證書等資料 ，且於審核各廠商提供之商品可否於公司網路或電視平台銷 售時，均會由廠商先將商品提出於東森公司、森森公司，再 由公司內部商品審核部門加以審核等情，業經證人謝端晨於 系爭刑案偵審時證述明確（原審卷六第191至192頁、第210 至211頁），可見東森公司、森森公司均訂有要求廠商查核 來源及內部查驗流程相關機制，而如前述，本件認森森公司 、東森公司未盡善良管理人注意義務，是因森森公司、東森 公司人員未落實查核而有疏失，應直接由公司負責，並非係 負責人怠於建立防免仿冒品之機制，或是在執行職務時有故 意、過失而違反法令行為所致。準此，被上訴人主張廖尚文 、陳世志有公司法第23條第2項規定之適用，應與東森公司 、森森公司負連帶賠償責任，並不可採。 四、損害賠償數額之認定： ㈠商標法第69條第3項規定：「商標權人對於因故意或過失侵害 其商標權者，得請求損害賠償」。同法第71條第1項第2款、 第3款規定：「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇 一計算其損害：……依侵害商標權行為所得之利益；於侵害 商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品 全部收入為所得利益。就查獲侵害商標權商品之零售單價 一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時， 以其總價定賠償金額」。森森公司、東森公司販售系爭商品 侵害被上訴人系爭商標，且未盡善良管理人注意義務，而有 侵權之過失存在，已如前述，自應依上開規定，分別與萬商 公司、黃子華負連帶賠償責任。被上訴人主張依上開第2款 、第3款本文，擇一高者為有利被上訴人之判決，茲依被上 訴人之主張審酌並分述如後： ⒈商標法第71條第1項第2款部分： ⑴被上訴人主張依森森公司、東森公司於系爭刑案提供關於販 賣萬商公司系爭商品之銷售商品資料計算（原審卷四第134 至144頁），其中森森公司、東森公司銷售萬商公司系爭商 品之收入分別為2,249萬1,933元、2,020萬4,014元，而上開 銷售資料為森森公司、東森公司於系爭刑案中函覆保二總隊 之銷售資料，被上訴人據以作成107年5月7日民事陳報狀附 表1、2所示之前開金額（原審卷四第127至129頁），復經東 森公司、陳世志表示不爭執附表1、2之銷售數量及金額等語 （原審卷九第13頁），森森公司、廖尚文僅表示不應負責， 如認要負責則應扣除成本等語（原審卷九第110頁），黃子 華、萬商公司則表示不爭執等語（原審卷九第110頁），是 前揭銷售所得應可採為損害賠償計算基礎。 ⑵萬商公司雖先後提出進口報單辯稱購入系爭商品之成本及必 要費用合計689萬3,817元、3,317萬4,805元（卷三第344頁 、卷四第151至499頁、卷五第7至111頁），然其所依據之進 口報單上所載日期、數量、品項與森森公司、東森公司提供 之銷售情形無法相互勾稽核對，被上訴人亦提出諸多質疑， 已如前述，亦無明確佐證證明萬商公司所提進口報單之商品 即為萬商公司提供予森森公司、東森公司販售之系爭商品， 實難採憑。 ⑶森森公司、東森公司辯稱萬商公司為商品出賣人，銷售商品 所得之利益為其所有，森森公司、東森公司僅係收取平台通 路費用，並非銷售利益，購物平台給萬商公司之「廠商成本 」應予扣除等情，提出銷售資料明細為證（原審卷七第271 至272頁），被上訴人雖主張森森公司、東森公司給付予萬 商公司之廠商成本，僅為其等內部分擔問題，不得作為損害 賠償金額之減項，於所得利益中扣除，然依商標法第71條第 1項第2款規定計算損害賠償之基礎既為「依侵害商標權行為 所得之利益」，自應以各個侵權行為人在其侵害行為中所實 際獲得之利益為何作為計算基礎，森森公司及東森公司此部 分成本應予扣除，經扣除銷售資料明細中給付萬商公司廠商 成本後，森森公司銷售部分所得利益為676萬9,637元（22,4 91,933-15,722,296＝6,769,637）；東森公司銷售部分所得 利益為628萬1,095元（20,204,014-13,922,919＝6,281,095 ）。至於森森公司、東森公司雖辯稱尚須扣除分期手續費、 客服成本、行政處理費及上架費（限於電視平台部分）等等 之成本費用，惟本款所稱之成本及必要費用，應僅限於侵權 行為人為銷售侵權產品所投入之直接成本及必要之費用，而 不能一概將侵權行為人經營事業所花費之人事成本等其他間 接成本與相關費用全部納入，否則無疑是令受害人幫侵權人 分擔經營事業之花費，顯違事理之平。經審酌森森公司、東 森公司所舉上開費用，均為因為提供消費者以分期方式購物 而須支出之分期手續費，該費用與消費者若以刷卡方式購物 ，商家須支付銀行刷卡手續費之道理相同，該費用與侵害商 標權並無直接關聯，不得扣除；另客服成本是森森公司、東 森公司原本之人事成本，若可扣除，無疑是肯認商標權人必 須幫侵權人支付薪資聘請客服人員來協助侵害自己的商標權 ，自不可採，當不得扣除；至於「行政處理費」、「上架費 」為公司行政費用，乃間接費用，亦應不得扣除。是以森森 公司、東森公司主張應扣除上開費用，均不足採。 ⑷按刑事判決為緩刑之宣告，斟酌情形命犯罪行為人向被害人 為給付，其性質為財產或非財產上之損害賠償，此觀刑法第 74條第2項第3款規定即明。倘加害人就該刑事判決所命已為 給付，則於因其犯罪事實受損害賠償之請求時，自應予扣除 （最高法院103年度台上字第50號民事判決意旨參照）。查 黃子華所涉與本件相關之系爭刑案，經本院判處有期徒刑2 年，緩刑4年，並應賠償被上訴人400萬元，扣案仿冒商品沒 收，現已告確定乙節，為兩造所不爭執，並有系爭刑案判決 在卷可稽，觀諸系爭刑案判決命黃子華應對被上訴人所為之 給付，與本判決命黃子華應與萬商公司、森森公司、東森公 司連帶對被上訴人之給付，債權性質同一，被上訴人得於將 來取得民事執行名義相同債權金額內，擇一執行名義行使之 ，而萬商公司、森森公司、東森公司則得於給付金額範圍內 ，同時發生清償之效果，是以黃子華依系爭刑案判決已為給 付時，被上訴人依本判決所得請求賠償之金額應扣除該已給 付之金額。被上訴人主張與黃子華協議系爭刑案所支付金額 為賠償被上訴人支付律師費用，不應扣除云云，雖提出該協 議書為據（卷三第487至493頁），然觀諸系爭刑案判決並非 以該協議書作為緩刑附帶條件，且載明以此緩刑宣告之附帶 條件彌補被上訴人損害，並得為民事強制執行名義（卷二第 113頁），依前揭說明，應得扣除。查黃子華迄至本件言詞 辯論終結前，已給付系爭刑案緩刑賠償條件之300萬元予被 上訴人乙情，業經黃子華及被上訴人陳明在卷（卷六第506 頁），爰將應扣除之300萬元平均分配於森森公司相關、東 森公司相關之賠償額度計算，是以被上訴人依商標法第71條 第1項第2款得請求之金額中，萬商公司、黃子華部分為2,09 9萬1,933元(22,491,933-1,500,000＝20,991,933，森森公司 相關部分）、1,870萬4,014元（20,204,014-1,500,000＝18, 704,014，東森公司相關部分）；森森公司部分為526萬9,63 7元（6,769,637-1,500,000＝5,269,637）、東森公司部分為 478萬1,095元（6,281,095-1,500,000＝4,781,095），被上 訴人逾此部分之請求則無理由，應予駁回。 ⒉商標法第71條第1項第3款本文部分：　　 ⑴觀諸商標法第71條第1項第3款立法意旨，係因冒用他人商標 之商品，往往不循正常商業軌道銷售，其銷售數量多少，侵 害人亦多秘而不宣，故被害人實際受損害之情形，往往難以 計算或證明，而有此款以查獲侵害商標權商品之零售單價1, 500倍以下金額計算之規定。而有多樣侵權商品其零售單價 不同時，應以平均數作為計算零售單價之基礎，倘以各項侵 害商品單價分別乘以倍數後，再加總數額，最為損害賠償金 額之計算方法，易使被害人獲取遠逾其所受損害之賠償，反 致商標權人有不當得利之情事，有違損害賠償在於填補被害 人實際損害之立法目的。 ⑵被上訴人主張依此款本文計算損害賠償提出附表1、2為其依 據（卷二第215至229頁），係以各項商品之單價分別乘以倍 數後再加總數額，作為損害賠償金額之計算方法，顯與前述 該款本文「就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以 下之金額」之規定不符，且本件萬商公司、黃子華係透過森 森公司、東森公司之購物平台及網路銷售系爭商品，所銷售 商品數量已如前述，就本件銷售關係而言，並非難以計算或 證明，再參以附表1、2「卷證出處」欄有因東森公司、森森 公司不願提出手錶型號銷售資料，被上訴人僅暫以可辨識型 號名稱手錶之零售單價金額加總後取平均值1萬3,447元、1 萬3,407元，作為對應型號手錶之零售單價之記載，係就部 分商品推估零售單價，又被上訴人就森森公司銷售系爭商品 之零售資料製成表格（原審卷八第126頁，卷五第370頁）， 用以表示系爭商品在零售時之常態價格，並檢附零售單價之 網頁資料（原審卷四第190至198頁），而東森公司銷售系爭 商品部分則無法比對，本院無從以被上訴人所舉零售單價依 商標法第71條第3款規定計算損害賠償之金額。 ⒊依上所述，本件依商標法第71條第1項第2款規定計算損害賠 償金額如上，萬商公司、東森公司雖抗辯被上訴人請求損害 賠償金額應依商標法第71條第2項規定酌減，然上開賠償金 額並無顯不相當情形，請求酌減尚非有據，附此敘明。 ㈡萬商公司辯稱被上訴人未生產系爭商標之手錶應未受損害云 云，然被上訴人將系爭商標手錶授權予FOSSIL公司製造生產 ，僅為系爭商標手錶之獨家授權乙情，業經被上訴人陳述及 證人李偉基證述在卷（原審卷三第13頁），並不影響被上訴 人就系爭商標之權利使用，萬商公司及森森公司、東森公司 侵害被上訴人所有系爭商標，當然對被上訴人所有之系爭商 標造成損害，萬商公司臆測FOSSIL公司為商標法第39條第5 項規定之專屬被授權人，被上訴人無權就系爭商標手錶商品 主張權利云云，並不可採。 五、不真正連帶債務，係指數債務人以同一目的，本於各別之發 生原因，對債權人各負全部給付之義務，因債務人其中一人 為給付，他債務人即應同免其責任之債務而言（最高法院10 0年度台上字第848號、97年度台上字第453號、95年度台上 字第2779號民事判決意旨參照）。查森森公司、東森公司就 萬商公司於其平台銷售系爭商品侵害被上訴人所有系爭商標 ，為共同侵權行為人，自應就各該行為間，就前揭金額相互 負連帶賠償責任（即森森公司與萬商公司連帶、東森公司與 萬商公司連帶），然黃子華與萬商公司負連帶賠償責任，係 基於其為行為人而來，因上開各組連帶賠償責任人係基於不 同法律關係，就同一內容所應為之給付，各自獨立對被上訴 人負全部賠償責任，故其等間應負不真正連帶責任。 六、被上訴人請求非財產上之損害為無理由：　　 ㈠民法第195條第1項前段規定：「不法侵害他人之身體、健康 、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法 益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償 相當之金額」。又非財產上損害係指損害不能以金錢衡量的 精神或肉體痛苦而言；公司係依法組織之法人，其名譽遭受 損害，無精神上痛苦之可言，自無依民法第195條第1項規定 請求精神慰藉金之餘地（最高法院62年台上字第2806號判例 、93年度台上字第1434號及99年度台上字第175號民事判決 意旨參照）。 ㈡被上訴人依民法第185條第1項、第195條第1項等規定，請求 森森公司、廖尚文；東森公司、陳世志分別與萬商公司、劉 永尚、黃子華就販賣仿冒之系爭商品對於被上訴人造成商譽 上損害各1,000萬元負連帶賠償責任云云。惟被上訴人為法 人，依前揭說明，即無精神上痛苦，自不可能產生非財產損 害；且稱商譽者，係指法人之人格價值而言，因法人之商譽 價值可透過精算方式計算而得，在會計作業上亦可作為資產 項目，是被上訴人主張其商譽受損，自應說明其商譽價值若 干、受損若干之計算方式及其證據方法，其性質上可以金錢 衡量，以財產損害之賠償請求權請求即可，尚無須另闢非財 產損害賠償之蹊徑，非如自然人請求非財產損害賠償一般， 泛稱商譽受損即可請求彌補。故被上訴人既未受有精神上之 痛苦，對其商譽受損價值亦未證明，則被上訴人依前揭請求 權基礎請求上訴人連帶賠償其所受非財產上損害，即屬無據 。 七、被上訴人請求排除、防止侵害部分： 　　商標法第69條第1項規定：「商標權人對於侵害其商標權者 ，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之」。本件黃 子華、萬商公司、森森公司及東森公司販賣系爭商品，侵害 被上訴人所有系爭商標，而森森公司已為東森公司合併，是 被上訴人依上開規定，請求黃子華、萬商公司、東森公司不 得販賣未經被上訴人同意使用相同或近似於系爭商標之商品 ，為有理由，自應准許。又劉永尚、廖尚文及陳世志並非實 際侵權行為人，已如前述，是以被上訴人依上開規定請求其 等排除、防止侵害，自屬無據，應予駁回。 八、被上訴人請求將判決書刊登報紙為有理由：　　 　　按名譽被侵害者，被害人得依民法第195條第1項後段規定， 請求行為人為回復名譽之適當處分。所謂「適當之處分」， 係指該處分在客觀上足以回復被害人之名譽且屬必要者而言 。本院審酌萬商公司為系爭商品之供貨商，理應確認系爭商 品為真品始能提供上架販售，而森森公司、東森公司為國內 首屈一指的電視購物平台及網路購物業者，消費者因信任森 森公司、東森公司的知名形象及地位而購買商品，是其等於 販售國際知名品牌商品時，理應盡其善良管理人注意義務， 確認供貨人之產品來源是否可信，始能上架販售給消費者， 況且就森森公司、東森公司之企業規模而言，盡此查證義務 並非難事，惟其等竟然疏未查證，透過自家平台販賣仿冒之 系爭商品，且販售數量甚鉅，對被上訴人商譽及正常收益影 響甚鉅，並經當時蘋果日報、三立新聞、TVBS、中時電子報 等多家媒體報導而為社會大眾所得知（原審卷一第48至56頁 ），故除法院將判決公開於司法院網站供瀏覽外，宜以公開 登報方式，使社會大眾明確知悉法院已認定其等有不法侵害 被上訴人商譽之行為及判決結果，以回復被上訴人商譽。本 院審酌萬商公司、東森公司與被上訴人之規模、企業地位及 社會知名度，並考量本件侵害情節、程度、被上訴人所受損 害等等，認被上訴人請求黃子華、萬商公司、東森公司（含 原森森公司）負擔費用，將本件最後事實審判決書之標題、 案號、當事人、案由及主文內容，以新細明體十號字體刊登 於聯合報頭版版頭1日部分為適當處分，為有理由，應予准 許，逾此部分之主張即屬無據，不應准許。而劉永尚、廖尚 文、陳世志因非實際侵權行為人，亦無公司法第23條第2項 規定之適用，被上訴人此部分之請求，亦不應准許，應予駁 回。 九、黃子華、萬商公司、東森公司應賠償之前揭金額屬未定期限 之金錢債務，兩造就利率並無約定，亦無其他可據之利率計 付規範，被上訴人起訴狀繕本係分別於105年6月30日送達萬 商公司及黃子華，同年6月2日送達森森公司、東森公司（原 審卷一第110頁、第143頁、第145頁），是依民法第229條第 2項、第233條第1項、第203條規定，被上訴人請求自起訴狀 繕本送達翌日即萬商公司、黃子華為105年7月1日，森森公 司司、東森公司均為105年6月3日起至清償日止，按週年利 率百分之5計算之法定遲延利息，即屬有據。 十、東森公司（含原森森公司）雖聲請命被上訴人提出與扣案商 品型號及款是相同之真品到院，再將扣案商品與被上訴人所 提真品，一併送第三方專業公正之鑑定單位進行比對鑑定， 欲證明扣案商品是否均為仿冒商品；聲請命被上訴人提出其 與FOSSIL公司間以及其他授權廠商間，與生產扣案商品有關 之授權文件及其中譯本，證明授權內容、授權生產數量及授 權銷售範圍等相關事項；聲請通知博柏利公司派員到庭作證 扣案包包來源等情，欲釐清扣案包包之來源是否與該公司有 關等情（卷五第393至396頁）；聲請命被上訴人提出與系爭 商品全數相同型號之商品，提供予第三公正單位進行鑑定； 提出與扣案商品相同型號之歷來銷售資料以及銷售通路；提 出關於扣案商品之品項之授權製造商名單以及被上訴人與FO SSIL公司或其他授權製造商間之授權製造合約，請求向FOSS IL公司或其他授權製造商調取生產被上訴人公司手錶之期間 、品項及數量，欲證明扣案商品是否為侵權商品等情（卷六 第108至111頁）。然扣案商品為侵權商品，被上訴人稱已無 與扣案手錶相同型號之手錶可供比對，被上訴人依系爭刑案 資料計算損害賠償，扣案包包業經證人即時任博柏利公司品 牌保護經理陳亭樺證述確係仿冒商品，均如前述，本院認無 再予處理必要，附此敘明。 陸、綜上所述，被上訴人請求萬商公司、黃子華、東森公司（含 森森公司）不得販賣未經被上訴人授權使用相同或近似於系 爭商標之商品、連帶賠償如附表所示金額及為回復名譽之適 當處分，為有理由，應予准許，被上訴人逾此範圍之請求， 則無理由，應予駁回。原審（除已確定部分外）未及審酌黃 子華前揭給付金額，就超過上開應准許部分，為上訴人敗訴 之判決，自有未洽，上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予 廢棄改判，為有理由，應由本院廢棄改判如主文第二項所示 。又原判決主文第三項所定回復名譽之適當處分，業經被上 訴人更正，本院並依職權改定如本判決主文第五項所示。至 於上開應准許部分，原審判命黃子華、萬商公司、東森公司 如數給付，核無不合，上訴意旨就此部分聲明廢棄改判，為 無理由，應駁回其上訴。 柒、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證 據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不 逐一論列，併此敘明。 捌、據上論結，本件上訴為一部有理由、一部無理由，依修正前 智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第450條、第449條 第1項、第79條、第85條第2項、第463條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　3 　　日 　　 智慧財產第一庭 　　 審判長法 官　汪漢卿 　　 法 官　蔡惠如 　　 法 官　陳端宜 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具 有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資 格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項 但書或第2 項(詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　3 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　吳祉瑩 附註： 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。　 附表 編號 上訴人 應連帶賠償金額(新臺幣) [任一上訴人已履行給付，其餘上訴人免給付義務] 週年利率5％計算之利息起算日 [任一上訴人已履行給付，其餘上訴人免給付義務] 被上訴人應為上訴人提供擔保金額[任一上訴人已履行給付，其餘上訴人免給付義務] 上訴人應為被上訴人提供反擔保金額[任一上訴人已履行給付，其餘上訴人免給付義務] ㈠ 原森森公司有關部分 黃子華 萬商公司 2,099萬1,933元 黃子華、萬商公司均自105年7月1日起算 699萬7,311元 2,099萬1,933元 萬商公司 東森公司（原森森公司） 526萬9,637元 萬商公司自105年7月1日起算 東森公司（原森森公司）自105年6月3日起算 175萬6,546元 526萬9,637元 ㈡ 原東森公司有關部分 黃子華 萬商公司 1,870萬4,014元 黃子華、萬商公司均自105年7月1日起算 623萬4,671元 1,870萬4,014元 萬商公司 東森公司 478萬1,095元 萬商公司自105年7月1日起算 東森公司自105年6月3日起算 159萬3,698元 478萬1,095元

2024-12-03

IPCV-110-民商上-13-20241203-1

民商訴
智慧財產及商業法院

侵害商標權有關財產權爭議等

智慧財產及商業法院民事判決 113年度民商訴字第25號 原 告 貝格爾育成有限公司 法定代理人 洪敘峰 訴訟代理人 簡榮宗律師 複 代理 人 邱律翔律師 王智灝律師 被 告 卓孟潔 訴訟代理人 林佳瑩律師 黃子盈律師 上列當事人間請求侵害商標權有關財產權爭議事件，經臺灣臺北 地方法院以112年度智字第25號裁定移送前來，本院於民國113年 11月13日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 被告應給付原告新臺幣壹拾捌萬元及自民國一百一十三年三月一 日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用由被告負擔三十七分之一，餘由原告負擔。 本判決第一項得假執行。但被告如以新臺幣壹拾捌萬元為原告預 供擔保，得免為假執行。 原告其餘假執行之聲請駁回。 　　事實及理由 壹、原告主張： 　 原告為附圖所示註冊第01982771、02184171號「beagle及圖 」、「貝格爾」商標（下分別稱系爭商標1、2，合稱系爭商 標）之商標權人，目前仍在專用期限內。兩造於民國107年8 月30日簽立貝格爾育成集團托嬰中心加盟服務契約書(下稱 系爭契約)，由被告加盟於新北市林口區成立分館(下稱林口 館)，依系爭契約及加盟管理規章(下稱系爭規章)約定，被 告應開放林口館監視權限予原告、提供家長月刊，然被告至 110年10月18日仍不願履行，顯已違反系爭契約第12條第3項 第5款約定，原告遂於同日以通訊軟體LINE向被告表示終止 系爭契約，並依系爭契約第8條第2項第6款、第3項約定，通 知被告不得再使用系爭商標並建議儘快更名。112年6月9日 被告因不當對待嬰幼兒之行為經新聞報導，原告始知悉被告 仍繼續使用系爭商標營業，並於104網站上刊載使用系爭商 標徵才，於衛生福利部(下稱衛福部)社會及家庭署托嬰中心 仍登記為新北市私立貝格爾林口托嬰中心。是被告於系爭契 約終止後仍繼續使用系爭商標之行為已違反系爭契約第8條 第2項第6款、第3項約定，並構成違反商標法第68條第1款之 侵害系爭商標權之行為，致原告受有損害，爰依系爭契約第 8條第4項、第12條第3項第5款、商標法第69條第3項、民法 第184條第1項前段、第227條、第227條之1準用第195條之規 定擇一請求被告賠償3倍契約價款共750萬元等語。並聲明： 一、被告應給付原告750萬元，即自起訴狀繕本送達翌日起 至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。二、訴訟費 用由被告負擔。三、原告願供擔保，請准宣告假執行。 貳、被告則以： 　 兩造簽立系爭契約時並無系爭規章存在，原告遲至109年11 月13日始以電子郵件傳送系爭規章之草稿予被告，被告未同 意系爭規章，亦未於系爭規章上簽名確認，該規章非系爭契 約內容之一部，被告不受拘束，是被告並無購買月刊及提供 監視器畫面予原告的義務，況原告開放監視器連線之請求亦 違反托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法第6條 、兒童及少年福利與權益保障法(下稱兒少法)第108條之規 定；又系爭契約第12條第3項第5款約定「加盟中心經主管機 關或法院判定具有業務疏失等情事確立」乙方(即原告)得不 經催告終止合約，然被告雖於112年4月間發生托育照顧爭議 事件，於接獲新北市政府之廢止設立許可及註銷設立許可證 書處分後，旋提起訴願，經衛福部於112年10月4日為維持原 處分之決定，被告未提行政訴訟，故該案件於112年12月始 確定，原告自斯時始得終止契約，是原告於110年10月18日 終止契約不生效力，原告自得繼續使用系爭商標。另被告自 112年6月起停止招生，並積極安排歇業事宜，撤除招牌、廣 告，於112年8月4日正式歇業，112年6、7月間，被告為與主 管機關聯繫，及安排學員轉班，必須使用公司名稱處理事務 ，是被告主觀上並無侵害系爭商標之行為及故意等語，資為 抗辯。並聲明：一、原告之訴及假執行之聲請均駁回。二、 訴訟費用由原告負擔。三、如受不利判決，願供擔保請准宣 告准免為假執行。 參、兩造不爭執事項(本院卷二第10至11頁，並依本院論述與妥 適調整文句)： 　一、原告為如附圖所示系爭商標之商標權人，商標期間分別至 118年4月15日、120年11月15日。 　二、兩造於107年8月30日簽立系爭契約。 　三、原告於109年11月13日寄發標題為「貝格爾育成集團【年 度加盟管理會議】」之電子郵件予被告。 　四、原告法定代理人於110年10月18日以通訊軟體LINE向被告 表示「停止對林口館的一切服務與支持」(下稱系爭LINE 通知)，並建議盡快更名。 　五、原告於112年6月9日寄發臺北永春郵局存證號碼000312存 證信函與被告，被告於112年6月12日收受。 　六、新北市政府於112年8月2日以新北府社兒托字第112142039 0號函通知，新北市私立貝格爾林口托育中心字112年8月4 日起廢止設立許可及註銷設立許可證書。 肆、兩造間主要爭點(本院卷二第11頁，並依本院論述與妥適調 整文句： 　一、系爭規章是否為系爭契約之內容，被告是否受系爭規章之 拘束? 　二、原告法定代理人所發送之系爭LINE通知、甲證11存證信函 是否發生原告對被告終止系爭契約之效力？ 　三、被告於110年10月18日後仍繼續使用系爭商標營業，是否 違反商標法第68條第1款規定而侵害原告就系爭商標之商 標權？ 　四、原告依系爭契約第8條第4項、第12條第3項第5款約定、商 標法第69條第3項、民法第184條第1項前段、第227條、第 227條之1準用第195條規定請求損害賠償，有無理由？若 有，金額為何？ 伍、得心證之理由： 　一、被告應受系爭規章之拘束，被告未開放監視權限予原告， 違反系爭契約約定： 　　㈠按系爭契約第12條第3項第5款約定：「甲方(即被告)如有 下列情形之一者，乙方(即原告)得不經催告逕行終止或解 除本契約，並請求乙方賠償所受損害：⒌甲方未依貝格爾 育成有限公司所制定之加盟中心管理規範進行營運管理， 或加盟中心經主管機關或法院判定具有業務疏失等情事確 立者。」，可知被告於簽立系爭契約時已知悉依契約約定 各加盟中心須遵守原告所制定之管理規範進行營運，而觀 之系爭規章之內容係記載各加盟中心應行注意之管理規範 ，應屬前開約定之範圍，為系爭契約效力所及，無須被告 另行同意即生效力，故被告應受系爭規章之拘束，是被告 辯稱其未同意該規章，亦未於系爭規章上簽名故不受拘束 云云，自不足採。 　　㈡被告雖辯稱依托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用 辦法第6條、兒少法第108條之規定，其對於攝錄影音資料 應予保密，除主管機關基於職權、法院或司法檢察機關為 調查兒童保護建所需，或兒童之父母、監護人或其他實際 照顧人因托育照顧爭議事件，得調閱影音，原告非前開所 列之人，被告自無開放監視器權限予原告之義務云云。然 查，兩造為加盟關係，在加盟關係中總部(即原告)基於其 所累積之經驗，較各加盟中心(即被告)更為專業，加盟中 心基於加盟契約緊密合作與高度信賴之特性，與總部形成 一體之關係，是就營運管理及監督而言，總部並非前開規 定所認之第三人，是原告基於監督之目的，要求被告開放 監視錄影畫面權限供其遠端監看托嬰中心照顧嬰童之情況 ，屬營運體系之內部監督，並無違反被告所稱之前開規定 ，故被告所辯亦不足採。 　　㈢如前所述，系爭規章為系爭契約之一部，被告即應受系爭 規章之拘束開放監視器權限予原告，是被告未依約定開放 監視器權限予原告，已違反系爭契約第12條第3項第5款之 約定。 　二、無證據證明被告有未依規定提供家長月刊之情事： 　 原告提出原證5所示之對話紀錄，主張被告未依規定提供 家長月刊，而違反系爭契約云云。然被告辯稱其長期配合 原告要求提供孩童照片、撰寫文案，提供原告製作月刊之 素材，並購買月刊，僅因新冠肺炎疫情期間因托育之孩童 寥寥無幾，無法提供足以製作月刊之素材，並無原告所稱 不願提供家長月刊等語。觀之原證5之對話內容(臺灣臺北 地方法院112年度智字第25號卷〈下稱北院卷〉第43頁)，原 告法定代理人向被告之夫表示「本月林口館依然未製作月 刊」，被告之夫表示「你知道疫情對這個產業的影響有多 大嗎？」、「月刊我已經說要恢復製作」，由上開對話內 容無法得知係討論何時之何種月刊，又上開對話紀錄僅擷 取部分之對話內容，非完整之對話內容，無法得知該2人 對話之原委。且觀諸原告寄發給被告109年2至12月、110 年1至5、9月之請款單(本院卷一第109至177頁)均有列載 親職手冊或客製化月刊之款項，且依被告所提其與原告間 之訂購月刊之電子郵件及月刊內容(本院卷一第351至551 頁)，可知被告應有提供家長月刊之素材並購買月刊。再 者，依被告所提之衛福部110年5月20日衛授家字第110090 06號函及新聞報導資料(本院卷一第195至198頁)，足認11 0年5至7月間我國確實因新冠肺炎疫情而發布三級警戒之 情形，是被告前開所辯尚非顯不可採，故依原告所提之證 據尚難認定被告有未依規定提供家長月刊之情事，故原告 此部分主張顯無理由。 　三、被告對所照顧之嬰幼兒有不當對待行為，經主管機關判定 確立，違反系爭契約約定： 　　　經查，被告對所照顧之嬰幼兒有不當對待行為，經新北市 政府於112年6月8日以新北府社兒托字第1121070995號函 認定違反兒少法第49條第1項第15款規定，依同法第97條 規定處以罰緩15萬元，不得擔任居家托育服務提供者及3 年內不得擔任兒童及少年福利機構之負責人或工作人員之 處分，被告不服提起訴願，經衛福部於112年10月4日通知 被告訴願駁回之決定等情，有新北市政府社會局公告資料 、衛福部衛部法字第1120026953號函及所附訴願決定書可 參(北院卷第61頁、本院卷二第151至167頁)，是被告前開 行為於112年10月4日業經主管機關判定具有業務疏失情事 確立，而違反系爭契約第12條第3項第5款之約定。 　四、原告法定代理人所發送之系爭LINE通知、甲證11存證信函 未發生終止系爭契約之效力： 　　㈠依系爭契約第16條第1項約定：「任何依本契約所為之通知 ，應依書面為之，可由人親自送達，或以掛號信或存證信 函送至對方之下述地址：乙方：貝格爾育成有限公司，地 址：○○市○○區○○路00號0樓」，可知兩造約定系爭契約之 終止，應以書面方式為之。原告於110年10月18日以LINE 通知被告終止系爭契約，依前開所述，於該日之前，被告 違反系爭契約之事由僅有未開放監視權限予原告，至於被 告對所照顧之嬰幼兒有不當對待行為係於112年10月4日始 經主管機關判定具有業務疏失情事確立，於110年10月18 日之後，於當時尚非違反系爭契約之事由，合先敘明。原 告雖主張以系爭LINE通知終止系爭契約，然LINE通訊軟體 之對話方式並非書面，與前開約定之方式不符，又被告於 原告以LINE表示「總部即日起停止對林口館的一切服務與 支持，建議您們盡快向主管機關申請機構更名」之訊息， 立即回覆「請你依契約條款以書面形式通知林口館，林口 館地址：○○市○○區○○○路○段OOOO號。」，可知被告並未同 意原告得以LINE通知之方式終止系爭契約，並明確告知原 告應依契約約定以書面正式通知。故該對話內容並未發生 終止系爭契約之效力。 　　㈡觀諸甲證11存證信函(本院卷一第279至283頁)之內容，並 無終止契約之意思表示，而係表示系爭契約已終止請被告 於文到3日內撤除貝格爾品牌名稱與相關形象，並公開發 表托育糾紛情事與該品牌無關，及請求損害賠償之通知。 且原告亦表示該存證信函係重申110年10月18日已以LINE 通知被告終止系爭契約(本院卷二第9頁)，是該存證信函 亦非終止系爭契約之書面通知。 五、被告於110年10月18日後仍得繼續使用系爭商標營業，原告 主張被告無權使用系爭商標無理由： 　　系爭LINE通知、甲證11之存證信函均未發生終止系爭契約之 效力，業如前述，故系爭契約於110年10月18日後仍存續， 被告自得繼續使用系爭商標營業，並無侵害原告就系爭商標 之商標權。是原告依系爭加盟契約第8條第4項、第12條第3 項第5款約定、商標法第69條第3項規定、民法第184條第1項 前段規定請求損害賠償，無理由。 六、被告未開放監視權限予原告、對所照顧之嬰幼兒有不當對待 行為，經主管機關判定確立等行為，違反系爭契約約定，受 有損害，被告應負賠償責任： ㈠按因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付者，債權人得 依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利，民法第227 條第1項定有明文。次按當事人已證明受有損害而不能證明 其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所 得心證定其數額，民事訴訟法第222條第2項定有明文。倘依 外部客觀情事觀之，足認其可預期取得之利益，因責任原因 事實之發生，致不能取得者，即可認為係所失之利益。是此 項所失利益如具有繼續性之狀態，應就債權人在該繼續期間 所可預期取得之利益，綜合加以評估調查，不能單以一時一 地所失之利益作為認定之標準。倘不能證明債權人在該繼續 期間可取得利益之數額或證明顯有重大困難者，得依民事訴 訟法第222條第2項規定，由法院審酌一切情況，依所得心證 定其數額（最高法院102年度台上字第837號民事判決參照） 。經查：被告未開放監視權限予原告、對所照顧之嬰幼兒有 不當對待行為，經主管機關判定確立等行為，違反系爭契約 約定，業如前述，堪認被告有可歸責於己之事由，所為給付 之內容不符合債務本旨，應負不完全給付之債務不履行責任 ，則原告依民法第227條規定請求被告賠償損害，應屬有據 。原告主張依系爭契約第8條第4項約定被告應賠償系爭契約 價款之3倍即750萬元，然觀之該條規定「甲方若有本契約所 規範之任何智慧財產侵權行為，須至少賠償3倍合約價款金 額，並負擔一切法律責任」，該條所約定係針對智慧財產侵 權行為。然前開違約行為均非針對智慧財產侵權行為，故不 符該條項之約定，自難據此作為損害賠償金額之依據，準此 ，原告主張其不易證明實際損害額而請求法院依侵害情節酌 定賠償額，自屬有據。爰審酌被告前開違約之情事，其中不 當對所照顧之嬰幼兒有不當對待行為經主管機關裁罰15萬元 罰鍰及系爭契約加盟金為250萬元，參以原告為資本總額100 萬元之有限公司（本院卷二第309頁），被告為加盟之自然 人等一切情狀，認原告主張以750萬元酌定其損害賠償額， 尚屬過高，應以18萬元為適當，至逾此範圍之請求，即屬無 據，應予駁回。 　㈡末按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經 其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。其經債權 人起訴而送達訴狀，或依督促程式送達支付命令，或為其他 相類之行為者，與催告有同一之效力，民法第229條第2項定 有明文。而遲延之債務，以支付金錢為標的者，債權人得請 求依法定利率計算之遲延利息；應負利息之債務，其利率未 經約定，亦無法律可據者，週年利率為百分之5，民法第233 條第1項、第203條亦有明定。本件原告請求被告負損害賠償 責任，並未定有給付期限，而本件起訴狀繕本於113年2月29 日送達被告之受僱人，有臺灣臺北地方法院送達證書在卷可 參（北院卷第91頁），是被告應自本件起訴狀繕本送達之翌 日即113年3月1日起負遲延責任。是以，原告請求被告應自1 13年3月1日起給付法定遲延利息，即屬有據，應予准許。 　㈢按不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、 貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非 財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者 ，並得請求回復名譽之適當處分。債務人因債務不履行，致 債權人之人格權受侵害者，準用第192條至第195條及第197 條之規定，負損害賠償責任，民法第195條第1項、第227條 之1分別定有明文。次按公司係依法組織之法人，其名譽遭 受損害，無精神上痛苦可言，自無依民法第195條第1項規定 請求精神慰撫金之餘地（最高法院103年度台上字第2434號 、104年度台上字第599號、109年度台上字第3172號判決可 資參照）。本件原告固主張被告前開不當對所照顧之嬰幼兒 有不當對待行為，致原告商譽權受有損害，亦得依民法第22 7條之第1項前段、第195條第1項規定請求被告給付非財產上 損害賠償云云(本院卷二第299頁)，惟依前述，商譽為信用 之一環，具有人格權之性質，被害人雖得請求非財產上之損 害賠償，然僅限於自然人為權利主體，原告為有限公司，核 屬依法組織之法人，其商譽遭受損害，並無精神上痛苦之可 言，即無法依民法第195條規定請求被告賠償其商譽受損之 非財產上損害，原告此部分主張，應屬無據。 陸、綜上所述，系爭契約未終止，被告仍得使用系爭商標，故原 告主張被告使用系爭商標為營業行為侵害其商標權，為無理 由。另被告未開放監視權限予原告、對所照顧之嬰幼兒有不 當對待行為，經主管機關判定確立等行為，違反系爭契約， 是原告依民法第227條第1項之規定，請求被告應給付原告18 萬元及法定遲延利息，為有理由，應予准許。至逾此部分之 請求，為無理由，應予駁回。原告雖聲請傳喚證人董寧、陳 品宇以證明被告知悉應訂足月刊，開放監視器權限與系爭加 盟規範；被告聲請傳喚林緯祥以證明系爭契約並無約定加盟 者有訂購月刊及開放監視器權限義務，然此部分事實業經本 院認定如前，無傳喚之必要。 柒、本判決原告勝訴部分，所命給付金額未逾50萬元，爰依民事 訴訟法第389條第1項第5款規定，依職權宣告假執行，被告 陳明願供擔保請准宣告免為假執行，於法有據，爰酌定相當 之擔保金額宣告供擔保後得免為假執行；至原告敗訴部分， 原告此部分之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應 併予駁回。 捌、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經 本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附 此敘明。 訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第2條，民事訴訟法 第79條。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日 　　智慧財產第二庭 　　 法 官　王碧瑩 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上 訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但 書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附 具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所 定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上 訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　27　　日 　　 書記官　楊允佳 附註： 智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項 附圖：　　　 系爭商標1 註冊號：01982771 註冊公告日期：108/04/16 專用期限：118/04/15 商標權人：貝格爾育成有限公司 申請日期：107/08/02 商品或服務類別名稱： 第043類：幼兒照顧服務；安親班；托嬰中心 系爭商標2 註冊號：02184171 註冊公告日期：110/11/16 專用期限：120/11/15 商標權人：貝格爾育成有限公司 申請日期：110/05/05 商品或服務類別名稱： 第043類：幼兒照顧服務；安親班；托嬰中心。

2024-11-27

IPCV-113-民商訴-25-20241127-1

民商訴
智慧財產及商業法院

排除侵害商標權行為

智慧財產及商業法院民事判決 112年度民商訴字第58號 原 告 興南眼鏡有限公司 法定代理人 林麗珍 訴訟代理人 郭俐瑩律師 被 告 黃麗文即宏興眼鏡行 訴訟代理人 李杰儒律師 上列當事人間排除侵害商標權行為事件，本院於民國113年10月 28日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 被告應除去廣告看板「興南眼鏡附設興南眼鏡驗光所SHING NAN OPTICAL CO」之「興南SHING NAN 」，並不得製造、持有、陳列 、販賣、輸出、輸入或使用附有相同或近似於註冊第01736525號 「興南眼鏡shingnan及圖」商標、第01736938號「興南眼鏡shin gnan及圖」商標、第01948973號「興南shingnan」商標、第0194 9610 號「興南shingnan」商標及第01956234號「興南shingnan 」商標的行銷文書、網路廣告或行銷、社群媒體、行銷旗幟、眼 鏡零售服務、配鏡服務及驗光服務。 被告應給付原告新臺幣壹拾萬元及自民國112年11月21日起至清 償日止，按年息百分之5計算之利息。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。 本判決主文第二項得假執行，但被告如以新臺幣壹拾萬元為原告 預供擔保，得免為假執行。 原告其餘假執行之聲請駁回。　　　　 　　事實及理由 壹、程序部分 　　按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴；但請求之 基礎事實同一者、擴張或減縮應受判決事項之聲明者、不甚 礙被告之防禦及訴訟之終結，不在此限，民事訴訟法第255 條第1項第2、3、7款定有明文。本件原告原起訴之聲明僅為 ：被告應除去廣告看板上原告商標之行銷文書、行銷旗幟、 眼鏡零售服務、配鏡服務及驗光眼鏡等語（見本院卷第13頁 ）；嗣於訴訟中追加。查原告變更及追加聲明請求：「被告 應給付原告新臺幣（下同）100萬元，及自追加起訴狀送達 被告翌日起，依年利率百分之5計算之利息。」等語（見本 院卷第77至78頁），核其追加請求之基礎事實與原起訴聲明 所主張之基礎事實相同，原提出之證據均得沿用，不影響雙 方當事人實質攻擊防禦及訴訟之終結，符合民事訴訟法第25 5條第1項規定，應予准許。 貳、實體部分 一、原告主張： 　㈠原告為註冊第01736525號「興南眼鏡shingnan及圖」、第017 36938號「興南眼鏡shingnan及圖」、第01948973號「興南s hingnan」商標、第01949610號「興南shingnan」商標及第0 1956234號「興南shingnan」商標（原告書狀誤載為第01952 34號，下稱系爭商標）之商標權人。系爭商標為原告法定代 理人林麗珍已故配偶陳福興於民國74年起以「興南」二字作 為名稱特取部分與商標文字。被告黃麗文為陳福興胞弟陳福 全配偶。陳福興於73年10月22日設立原告公司後，基於公司 法規定，即借用陳福全名義，於形式上登記為原告公司股東 ，於79年4月12日辦理退股，雙方終止借名委任關係，之後 主動離職。陳福全於89年10月19日設立獨資商號宏興眼鏡行 ，其亦不幸身故，由被告繼承宏興眼鏡行。原告自設立開始 ，即使用「興南shingnan」眼鏡，超過38年，已為消費者所 認知與熟悉。 　㈡原告發現被告在其營業所在地的廣告看板使用「興南眼鏡 附設興南眼鏡驗光所、SHING NAN OPTICAL CO.」（下稱系 爭標誌），隨即於111年7月20日委託律師發函被告，請其停 止在招牌與行銷等文書上使用系爭文字。惟被告收受律師函 後，仍未更換廣告看板，繼續侵害系爭商標與系爭標誌，已 足以讓消費者產生混淆誤認被告為原告之關係企業、直營店 、加盟店或被授權關係，造成消費糾紛。 　㈢為此原告依商標法第68條第3款、第69條第1項、第3項、第71 條第1項第3款及民事訴訟法第222條第2項規定，請求排除侵 害系爭商標並賠償損害，又被告有公平交易法第21條第1、3 、4項虛偽不實表徵，亦依同法第29條規定請求排除被告侵 害。 　㈣並聲明： 　　⒈被告應除去廣告看板「興南眼鏡附設興南眼鏡驗光所SHING NAN OPTICAL CO」之「興南SHING NAN」，並不得製造、 持有、陳列、販賣、輸出、輸入或使用附有相同或近似於 系爭商標之行銷文書、網路廣告或行銷、社群媒體、行銷 旗幟、眼鏡零售服務、配鏡服務及驗光服務。 　　⒉被告應給付原告100萬元，及自追加起訴狀送達被告翌日起 ，依年利率百分之5計算之利息。 　　⒊前項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。 二、被告答辯： 　㈠原告公司最早係由陳福興於73年間設立，被告商號係陳福全 於78年設立，原告法定代理人林麗珍與被告黃麗文為姻親妯 娌關係。陳福興於87年間希望在臺南地區以「興南」名義建 立連鎖商家，以強化品牌辨識度，便與陳福全商議共同使用 系爭標誌。又系爭商標註冊於104年、107年間，惟被告早於 88年即開始以系爭標誌作為商標善意使用至今，被告在系爭 商標註冊申請前已經使用在先，非出於不正當競爭目的，因 之，基於商標法第36條第1項第4款規定，被告不受系爭商標 權效力所及。 　㈡縱認被告不符合上開善意先使用系爭商標規定，但陳福興與 陳福全兄弟自始即協議共同使用「興南」之商標，被告自88 年起即經原告同意得無償使用「興南」商標文字，被告於99 年間之前即使用明確標示「興南眼鏡安和店」名稱，甚而原 告當年要求被告開立發票時，均以原告之名義及統一編號開 立，而原告法定代理人對此亦知之甚詳，並期許與被告共同 努力共創更好的興南，因之，雙方授權契約至今無法定或意 定契約終止之事由，被告仍有權得繼續使用系爭標誌。原告 另稱被告有不公平競爭行為而違反公平交易法第21條情形， 惟被告得合法使用系爭標誌，故無任何欺罔或顯失公平，致 足以影響交易秩序之行為，自無違反上開公平交易法規定。 　㈢原告另追加起訴請求被告賠償損害，然被告自88年使用系爭 標誌文字至今早已逾20年以上，被告係合法使用系爭標誌， 無任何故意或過失侵害原告之系爭商標權利，原告早已知悉 被告係合法使用，其請求損害賠償，已逾商標法第69條第4 項所定之2年消滅時效期間。 　㈣並聲明：原告之訴駁回；如受不利判決，願供擔保請准宣告 免為假行。 三、兩造不爭執事項 　㈠原告為系爭商標之商標權人（見甲證1，本院卷第22至26頁） 。 　㈡被告自88年間起開始使用「興南眼鏡SHING NAN OPTICAL CO 」之名義至今，用以銷售眼鏡。 　㈢被告有收受原告委託律師主張被告涉及侵害商標權與違反公 平交易法之律師函（見甲證2，本院卷第28至31頁）。 四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（見本院卷第492頁 ）： 　㈠被告使用系爭商標是否符合商標法第36條第1項第3款先使用 情形？ ㈡被告使用系爭商標名稱，兩造是否有默示的商標授權契約關 係？ ㈢原告主張依商標法第69條第1、3項請求排除侵害系爭商標及 損害賠償，是否有理由？ ㈣被告抗辯排除侵害及損害賠償，依商標法第69條第4項提起消 滅時效抗辯，是否有理由？ ㈤原告主張依公平交易法第21條第1、3、4項、第29條排除侵害 系爭商標，是否有理由？ ㈥如認被告侵害商標成立，原告得請求之損害賠償金額為何？ 五、得心證之理由： 　㈠被告侵害系爭商標 　　⒈按未經商標權人同意，於同一或類似之商品或服務，使用 近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者 ，為侵害商標權；商標權人對於侵害其商標權者，得請求 除去之，有侵害之虞者，得請求防止之，商標法第68條第 3款及第69條第1項分別定有明文。所謂侵害，指第三人無 正當權源，妨害商標專用權之圓滿行使，商標專用權人無 忍受之義務。所謂有侵害商標專用權之虞，係侵害雖未發 生，就既存之危險現狀判斷，商標專用權有被侵害之可能 ，而有事先加以防範之必要謂之。此須就具體事實，依一 般社會觀念決之，如客觀上有不法實施侵害之準備等情， 自可請求防止（最高法院89年度台上字第521號判決意旨 參照）。所謂有無混淆誤認之虞，應參酌：⑴商標識別性 之強弱；⑵商標是否近似暨其近似之程度；⑶商品或服務是 否類似暨其類似之程度；⑷先權利人多角化經營之情形；⑸ 實際混淆誤認之情事；⑹相關消費者對各商標熟悉之程度 ；⑺系爭商標之申請人是否善意；⑻其他混淆誤認之因素等 ，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之；商 標近似與商品服務的類似，為判斷有無混淆誤認之虞的主 要因素，若商標近似程度高，商品服務類似程度高，則導 致混淆誤認之虞的機率極大，但若存在其他相關因素，則 應予參酌，以準確掌握有無混淆誤認之虞的認定（最高行 政法院111年度上字第908號判決意旨參照)。 　　⒉經查原告為公司組織，其營業項目為眼鏡製造、驗光、裝 配及買賣業務，而被告為獨資商號，以眼鏡零售等為營業 項目，有經濟部商工登記公示資料查詢服務可證（見本院 卷第54至56頁)，是兩造為眼鏡買賣同業。次查系爭標誌 由「興南眼鏡」及「SHING NAN OPTICAL CO.」組合，與 系爭商標之「興南 shingnan 」文字圖樣（見甲證1，本 院卷第22至26頁）相同，僅系爭商標尚有其他圖樣設計或 有使用「眼鏡」及「eyewear」圖樣，兩者圖樣高度近似 。是系爭商標與系爭標誌近似程度高，兩造均以眼鏡買賣 等為營業項目，商品服務類似程度高，堪認消費者見系爭 標誌會誤認係購買系爭商標商品。 　　⒊再查原告主張被告使用系爭標誌於宏興眼鏡行之廣告看板 上，有其提出之照片可證（甲證2附件二、甲證3，本院卷 第33至34、38至39頁）；原告另主張其於111年7月20日發 現被告使用系爭標誌，即委任律師發函予被告，經被告於 次日收受，有原告提出之律師函可證（見甲證2，本院卷 第28至31頁）；被告對此並不否認，辯稱其自88年間起開 始使用系爭標誌，對外亦使用系爭標誌之名義至今等語（ 見答辯狀，本院卷第102頁）。是被告於收到上開律師函 後仍繼續使用與系爭商標高度近似之系爭標誌，妨害到系 爭商標專用權利之圓滿狀態，依前揭定，被告之系爭標誌 侵害系爭商標。 　㈡被告非善意先使用系爭商標 　　⒈按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標 於同一或類似之商品或服務，不受他人商標權之效力拘束 ，但以原使用之範圍為限，商標權人並得要求其附加適當 之區別標示，為112年5月24日修正商標法第36條第1項第4 款定有明文（原為同條項第3款）。主張善意先使用抗辯 者，須證明如後要件：①其使用時間在商標權人商標註冊 申請日前。②先使用之主觀心態須為善意，不知他人商標 權存在，且無不正競爭目的。③使用相同或近似之商標於 同一或類似之商品或服務。準此，本款規範之目的，在於 平衡當事人利益與註冊主義之缺點，並參酌使用主義之精 神，故主張善意先使用之人，必須於他人商標註冊申請前 已經使用在先，並非以不正當之競爭目的，使用相同或近 似之商標於同一或類似之商品或服務，始不受嗣後註冊之 商標效力所拘束。商標權人得視實際交易需求，有權要求 善意使用人附加適當之標示，以區別商標權人之商標。所 謂善意者，並非以其不知他人商標之存在為判斷基準，而 係以其使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務 時，並無造成相關消費者混淆誤認之不正競爭意圖為判斷 基準。 　　⒉被告抗辯：宏興眼鏡行由陳福全於78年設立，87年間因哥 哥陳福興希望在臺南市區以「興南名義建立連銷商家，因 此宏興眼鏡行自88年間開始使用系爭標誌，而系爭商標分 別於104年間陸續註冊取得，依商標法第36條第1項第4款 規定，被告不受系爭商標之商標權效力拘束云云。 　　⒊經查原告除系爭商標之外，於75年6月1日即取得註冊第003 28169號「興南及圖」商標，嗣於87年6月1日取得註冊第0 0100590號「興南眼鏡及圖」商標（見甲證12，本院卷第1 96至197頁），原告陳述係為更改公司形象，重新設計系 爭商標等語（見本院卷第313頁）；又證人陳一芸即陳福 興與陳福全姐姐到庭證述：其因弟弟陳福興關係，成為原 告公司股東之一，弟弟陳福全原經營宏興眼鏡行，因陳福 興主動向陳福全提出要共同使用興南商標，時間在80幾年 間，詳細時間不記得，陳福興有說過想要在臺南建立興南 的連鎖店等語（見本院卷第341至342頁）；另證人李啟宏 即原告公司前經理人到庭證述：其於84至97年間在原告擔 任學徒、驗光師、店長及經理人，公司原有3家分店即臺 南市崇學路、長榮店、中山南路，陳福興為總經理，陳福 興想建立連鎖店，後來在安和路增加分店，由陳福全擔任 經理，陳福全不算代表宏興眼鏡行向原告購買眼鏡產品， 他們是一同進貨，都是跟廠商訂貨等語（見本院第423至4 25頁）。 　　⒋依上開事證，被告陳述陳福全於88年間始使用系爭標誌， 而原告於75年7月16日已取得註冊之「興南」商標，被告 使用時間在晚於原告商標註冊申請日，且陳福全當時雖創 立宏興眼鏡行，但係被納入原告公司之安和分店，其使用 系爭標誌時並非不知原告公司名稱與「興南」文字之商標 ，其辯稱本件有商標法第36條第1項第4款善意先使用云云 ，並不可採。 　㈢兩造間商標授權關係終止 　　⒈按商標法就商標授權作數次修正，74年11月19日修正商標 法原限制商標授權，其第26條規定「商標專用權人，除移 轉其商標外，不得授權他人使用其商標。但他人商品之製 造，係受商標專用權人之監督支配，而能保持該商標商品 之相同品質，並合於經濟部基於國家經濟發展需要所規定 之條件，經商標主管機關核准者，不在此限。」，82年12 月22日商標法修正規定，開放准予商標授權，其第26條規 定「商標專用權人得就其所註冊之商品之全部或一部授權 他人使用其商標。前項授權應向商標主管機關登記；未經 登記者不得對抗第三人。授權使用人經商標專用權人同意 ，再授權他人使用者，亦同。商標授權之使用人，應於其 商品或包裝容器上為商標授權之標示。」。92年5月28日 商標法修正增加授權標示規定，其第33條第4項規定「被 授權人應於其商品、包裝、容器上或營業上之物品、文書 ，為明顯易於辨識之商標授權標示；如標示顯有困難者， 得於營業場所或其他相關物品上為授權標示。」，100年5 月31日商標法修正為現行商標法第39條規定，將商標授權 區分為專屬與非專屬授權並刪除在商品上為商標授權標示 。 　　⒉商標授權他人使用，係商標權人將其專屬使用商標的權利 依授權契約約定的條件授予他人使用，商標權人仍擁有商 標權。商標之授權有其自律性，無需公權力干預，只要商 標授權人與被授權人合意，即生授權之效果，其方式不以 書面為限，口頭合意亦屬之（最高行政法院100年度判字 第191 號判決意旨參照）。 　　⒊被告抗辯：縱認被告不符合商標法第36條第1項第4款善意 先使用不受商標權效力拘束規定，被告自88年起即得原告 同意得無償使用「興南」之商標，被告於99年間使用招牌 已明確標示「興南眼鏡安和店」，且原告當年要求被告開 立發票均以原告名義開立，兩造成立無名商標授權關係等 語。 　　⒋經查證人徐淑惠即陳福興與陳福全同學及同鄉到庭證述： 大約在88年間，其先前認識陳福全時，使用招牌是「宏興 眼鏡」，過了兩、三年後他們搬到對面後招牌換成「興南 眼鏡」，當時陳福興說以後他們家族每一個人開相關的眼 鏡行，都要叫「興南」，那時我認為陳福全要改為「興南 眼鏡」是陳福興的意思等語（見本院卷第346至349頁）； 證人邵詠婕即原告公司協力廠商前員工證述：興南眼鏡安 和店（陳福全）與興南眼鏡其他分店間之財務係各付各的 帳，不知他們間之財務關係，但安和店是獨立進貨，也單 獨結算等語（見本院卷第429至433頁)。次查被告提出88 年9月間宏興眼鏡行改掛興南眼鏡照片，99年至109年間宏 興眼鏡行址google 街景圖照片（見乙證3至乙證5，本院 卷第118至140頁）；被告另提出協力廠商臺灣豪雅光學股 份有限公司97年間以興南眼鏡公司為發票人之送貨明細表 ，然亦記載抬頭為宏興眼鏡行等情（見乙證6，本院卷第1 42至162頁）。 　　⒌依上開事證，原告公司原法定代理人陳福興為擴大公司規 模，於88年間要求其弟弟陳福全使用「興南」字樣商標並 成為原告公司之安和店，而陳福全仍保有「宏興眼鏡行」 獨資商號，且得單獨向廠商進貨結帳，則陳福興於生前雖 未與陳福全訂有何商標授權契約之書面，惟自上述證據顯 示之外觀，其確有將「興南」商標授予陳福全使用之意思 ，雖未符合當時（82年12月22日）商標法第26條第4項使 用人應為商標授權標示之規定，但雙方間仍成立不定期商 標授權契約關係。 　　⒍又按民法債編第二章「各種之債」各節所規定之契約，固 可謂為有名契約，但並不能因而涵蓋所有類型之契約，本 於契約自由之原則，倘當事人因自由訂定而不能歸類之其 他無名契約，自仍可類推適用民法相關之規定。又繼續性 供給契約，乃當事人約定一方於一定或不定之期限內，向 他方繼續供給定量或不定量之一定種類、品質之物，而由 他方按一定之標準支付價金之契約。是無名之不定期繼續 性供給契約，亦應同可類推適用民法相關之規定（最高法 院94年度台上字第1860號判決參照）。又民法就不定期之 繼續性契約，如租賃、消費借貸、僱傭、委任等，均以得 隨時終止為原則，此由民法第450 條第2 項、第478 條後 段、第488 條第2 項、第549 條第1 項規定甚明，是無名 之不定期繼續性供給契約，應可類推適用民法相關規定， 允許契約當事人有任意終止契約之權（最高法院102年度 台上字第2243號、100年度台上字第1697號、100年度台上 字第1619號、94年度台上字第1860 號判決參照），準此 ，不定期繼續性契約當事人有隨時終止契約之權限。 　　⒎查原告已於111年7月20日委託律師發函表示：於文到起30 日內更換「興南眼鏡」招牌，且於店內各類文書均不得使 用「興南眼鏡」為行銷或標示等語（見本院卷第28至31頁 )，應可認為原告已為終止雙方之不定期商標授權關係， 上開律師函已送達被告，被告即不得再繼續使用掛有「興 南眼鏡」招牌及系爭商標。 　㈣被告無違反公平交易法 　　⒈按事業不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之方法 ，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽不 實或引人錯誤之表示或表徵；事業對於載有前項虛偽不實 或引人錯誤表示之商品，不得販賣、運送、輸出或輸入； 前二項規定，於事業之服務準用之，公平交易法第21條第 1、3、4項分別定有明文。所稱「引人錯誤」，係指表示 或表徵不論是否與事實相符，而有引起一般或相關大眾錯 誤之認知或決定之虞者。所稱「表示或表徵」，係指以文 字、語言、聲響、圖形、記號、數字、影像、顏色、形狀 、動作、物體或其他方式足以表達或傳播具商業價值之訊 息或觀念之行為。立法意旨係禁止事業以他人商品主體而 有產生混淆之行為，亦即不得為仿冒他人商品表徵之行為 。所稱「表徵」，係指某項具識別力或次要意義之特徵， 得以表彰商品來源，使相關事業或消費者用以區別不同之 商品；上述所稱識別力係指某項特徵特別顯著，使相關事 業或消費者見該特徵即知該商品為某特定事業所產製；所 稱次要意義係指某項原本不具識別力之特徵，因長期繼續 使用，使消費者認知並將之與商品來源產生聯想，因而產 生具區別商品來源之另一意義（最高法院110年度台上字 第3161號、109年度台上字第2726號判決意旨參照）。 　　⒉原告於起訴時原主張被告之行為另違反公平交易法第25條 其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為規定，惟於 準備程序表示不再主張本條規定（見本院卷第219頁）。 　　⒊本件被告使用系爭標誌係基於原告公司前法定代理人陳福 興要求被告之被繼承人陳福全而使用，並無引起一般或相 關大眾錯誤之認知或決定之虞者情形，原告未具體指明其 比較正確與錯誤之基準，亦未就系爭標誌符合表徵定義提 出具體之說明，被告僅於授權關終止後仍繼續使用系爭標 誌，難認其行為符合公平交易法第21條虛偽或廣告不實記 載規定要件。 　㈤被告應賠償系爭商標之損害 　　⒈按商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損 害賠償；商標權人請求損害賠償時，得選擇就查獲侵害商 標權商品之零售單價1500倍以下之金額，但所查獲商品超 過1500件時，以其總價定賠償金額，商標法第69條第3項 及第71條第1項第3款分別定有明文。上開第71條第1項第3 款規定是為減輕商標權人之舉證責任，而以推估商標侵權 人實際製造、銷售仿冒商品之件數定其倍數，所擬制之法 定賠償額，選擇依該規定請求者，不以證明損害及其數額 為必要；所謂查獲侵害商標權商品，不以經扣押為必要（ 最高法院106年度台上字第1179號、109年度台上字第2370 號判決意旨參照）。 　　⒉原告追加主張被告在臉書「興南眼鏡安和店」網站，侵害 系爭商標，依商標法第71條第1項第3款規定，被告搭售配 鏡5,000元即贈送2,580元，以該單價1500倍計算，得出損 害賠償額387萬元，原告僅一部請求100萬元，或請法院依 民事訴訟法第222條第2項規定酌定損害賠償額金額。 　　⒊被告於原告委託律師表示終止授權商標使用關係後，仍繼 續使用系爭標誌，侵害系爭商標，業如前述，是依前揭商 標法第69條第3項規定應負賠償責任。惟被告係違約而繼 續使用系爭標誌提供服務，而非經查獲販賣仿冒商標商品 ，與前揭商標法第71條第1項第3款規定要件尚有未合。原 告未就被告違約繼使用系爭標誌所造成之損害額提出證明 ，爰審酌被告主觀上認為其可以繼續使用含系爭商標之「 興南」文字，並非出於惡意仿冒侵害目的，依民事訴訟法 第222條第2項規定，酌定本件損害賠償金額為10萬元。 　　⒋被告抗辯其自88年間使用含系爭商標文字之系爭標誌，已 逾20年以上，依商標法第69條第4項規定，原告之損害賠 償請求權已罹於2年消滅時效期間云云。惟按侵害商標權 之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時 起，2年間不行使而消滅；自有侵權行為時起，逾10年者 亦同，商標法第69條第4項定有明文。本件授權使用含系 爭標誌之契約關係，於被告在111年7月21日收受原告律師 函時已然終止，業如前述，被告仍繼續使用含系爭商標文 字之系爭標誌，原告於112年9月13日提起本件訴訟（見本 院卷第12頁），未逾2年時效期間，被告上開抗辯，並不 可採。 六、綜上所述，被告於原告終止兩造間商標授權契約後，仍繼續 使用含系爭商標「興南」文字之系爭標誌，侵害系爭商標之 商標權。原告依商標法第69條第1項規定，請求被告不得使 用系爭標誌於廣告看板及不得使用「興南眼鏡」為行銷或標 示，及依同法第69條第3項規定，請求被告連帶給付原告10 萬元及自追加起訴狀送達翌日起即112年11月21日起至清償 日止按年息百分之5計算之遲延利息，均有理由，應予准許 。逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。 七、本判決主文第二項所命被告給付之金額未逾50萬元，依民事 訴訟法第389條第1項第5款規定宣告假執行，被告聲請免予 假執行部分，於法核無不合，茲酌定相當之擔保准許之。至 原告其餘敗訴部分，其假執行之聲請因失所附麗，亦予駁回 。 八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之 證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列 ，附此敘明。 九、據上論結，原告之訴一部有理由、一部無理由，依智慧財產 案件審理法第2條、民事訴訟法第79條、第389條第1項第5款 、第392條第2項，判決如主文。　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11 月　　21 日 智慧財產第二庭 法 官 李維心 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。　　　　　　　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　21　　日 書記官 林佳蘋 附註： 智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項 智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師 為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律 師資格者，不在此限： 一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟 法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。 二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴 訟事件。 三、第二審民事訴訟事件。 四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他 事件之聲請或抗告。 五、前四款之再審事件。 六、第三審法院之事件。 七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。 當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，並經法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。

2024-11-21

IPCV-112-民商訴-58-20241121-1

民商上
智慧財產及商業法院

侵害商標權有關財產權爭議

智慧財產及商業法院民事判決 112年度民商上字第16號 上訴人即附 帶被上訴人 鴻宇保全股份有限公司 鴻宇公寓大廈管理維護股份有限公司 (原名：誠品公寓大廈管理維護股份有限公司) 兼 共 同 法定代理人 陳書嫚 共 同 訴訟代理人 王通顯律師 鄭志誠律師 被上訴人即 附帶上訴人 誠品股份有限公司 法定代理人 吳旻潔 訴訟代理人 賴安國律師 複 代理 人 陳奕維律師 上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，兩造對於中華民 國112年9月26日本院111年度民商訴字第37號第一審判決各自提 起上訴、附帶上訴，本院於113年10月9日言詞辯論終結，判決如 下： 主 文 一、上訴、附帶上訴均駁回。 二、第二審訴訟費用關於上訴部分，由上訴人連帶負擔；關於附 帶上訴部分，由被上訴人負擔。 事實及理由 甲、程序方面 壹、按解散之公司除因合併、分割或破產而解散外，應行清算， 於清算範圍內，視為尚未解散，公司法第24條、第25條定有 明文。故公司法人於清算人了結其現務、收取債權、清償債 務、交付賸餘財產於應得者完結以前其清算不得謂已終結， 其法人格仍視為存在（最高法院97年度台抗字第375號民事 裁定意旨參照）。查上訴人即附帶被上訴人鴻宇公寓大廈管 理維護股份有限公司（下稱鴻宇管理公司）業於民國111年1 1月30日決議解散，選任上訴人即附帶被上訴人陳書嫚（下 省略稱謂）為清算人，並經登記在案，此有經濟部商工登記 公示資料查詢服務、股東臨時會議事錄及臺中市政府函在卷 可稽（原審卷二第245、249至255頁），依前揭說明，鴻宇 管理公司之法人格在清算範圍內，仍然存續，而有當事人能 力。 貳、按第二審訴之變更或追加，非經他造同意不得為之，但擴張 或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第44 6條第1項、第255條第1項第3款定有明文。被上訴人即附帶 上訴人誠品股份有限公司（下稱被上訴人）於本院第二審程 序中就其附帶上訴部分之利息起算日由起訴狀繕本送達翌日 變更為112年7月25日（卷一第293至294頁、第484頁），核 係減縮應受判決事項之聲明，應予准許。　　　　　　　 乙、實體方面 壹、被上訴人主張： 一、被上訴人為原審判決附表一（下省略原審判決）所示註冊第 00124686號、第01587935號商標（下稱系爭商標1、2，統稱 系爭商標）之商標權人。上訴人即附帶被上訴人鴻宇保全股 份有限公司（下稱鴻宇保全公司，與鴻宇管理公司合稱「上 訴人公司」，上訴人公司與陳書嫚則統稱「上訴人」）、鴻 宇管理公司自105年1月起至111年4月期間，於營業場所、營 業車輛與提供服務時所用之相關物品上使用如原審判決附表 三（下省略原審判決）編號1至16所示「誠品」文字，係共 同為商標法第68條第1、2款規定侵害系爭商標行為，亦構成 公平交易法第25條規定欺罔及顯失公平情形，爰依商標法第 69條第3項、公平交易法第30條、民法第185條第1項、第179 條規定，擇一請求上訴人公司連帶負損害賠償責任，並依公 司法第23條第2項規定，請求陳書嫚分別與上訴人公司連帶 負責，又上訴人就此損害負不真正連帶責任（針對原審判決 附表三編號17至20部分、請求曾麗雪給付部分未據上訴，非 本院審理範圍）。 二、在鴻宇保全公司、鴻宇管理公司設立登記前，被上訴人即以 「誠品」暨其相關組合圖樣申請商標註冊如原審判決附表二 （下省略原審判決）所示（包含系爭商標，統稱誠品商標） ，業經各類媒體廣泛報導及評選而享有盛譽，並經司法或行 政機關認定為著名商標。上訴人公司明知誠品商標為著名商 標，鴻宇保全公司自104年11月12日設立登記至111年3月24 日更名前，鴻宇管理公司自104年10月7日設立登記至111年8 月9日更名前，均以誠品商標之「誠品」二字作為公司名稱〔 即誠品保全股份有限公司（下稱誠品保全公司）、誠品公寓 大廈管理維護股份有限公司（下稱誠品管理公司）〕，均構 成商標法第70條第2款所定視為侵害商標權行為，爰依商標 法第69條第3項規定，請求上訴人公司各負損害賠償責任。 貳、上訴人答辯：　　 一、被上訴人所提附表三照片僅係展示公司名稱，其中編號3至1 1照片所示拒馬上使用之「誠品保全」文字，並未凸顯「誠 品」2字，且一併使用醒目之「鴻海物業集團」文字及大廈 圖示；編號13服務報價單及確認單文件，除契約當事人，並 非不特定社會大眾得以觀看見聞；編號14至16為配戴在保全 人員身上證件，若非刻意面對面接洽，不特定之社會大眾不 會看到證件上之文字記載，亦非以行銷為目的，附表三照片 均非商標使用行為，且僅與鴻宇保全公司有關，上訴人公司 分屬不同法人團體，營業項目不同，無從據以認定附表三所 示與鴻宇管理公司有關，不應負共同侵權連帶賠償責任。 二、被上訴人所提附表二誠品商標僅系爭商標與上訴人公司經營 之保全、大樓管理等營業項目有關，被上訴人以誠品商標在 其主要經營之藝文活動相關商品或服務，固有相當知名度， 但被上訴人並未設立或經營過保全公司或公寓大廈管理維護 公司，誠品商標均未為保全或公寓大廈管理相關事業者及消 費者所普遍知悉，難謂已達著名程度。商標淡化保護應限於 保護著名程度較高之商標，現今以「誠品」二字作為公司名 稱特取部分之公司多達86間，營業項目多元且有早於被上訴 人公司設立登記者，足證誠品商標之排他使用程度低微，縱 上訴人公司曾使用「誠品」二字，其識別性幾乎不可能遭受 損害，消費者不致誤認二者有何關聯。況經濟部允許讓經營 不同行業領域之不同公司以相同文字如「誠品」、「王品」 、「鴻海」等作為公司特取名稱進行公司登記，本件不得逕 以上訴人公司使用「誠品」作為公司名稱為由，認有減損誠 品商標識別性，自不構成商標法第70條第2款所定視為侵害 商標權行為。 參、原審為被上訴人一部勝訴、一部敗訴之判決，即判命上訴人 應連帶給付被上訴人新臺幣（下同）400萬元、上訴人公司 各給付上訴人50萬元及其法定遲延利息暨該部分假執行、免 為假執行宣告，並駁回被上訴人其餘之訴及假執行聲請。兩 造均不服，各別提起上訴、附帶上訴： 一、上訴人上訴聲明：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄。㈡第一項 廢棄部分，被上訴人在第一審之訴駁回。㈢如受不利判決， 上訴人願供擔保，請准宣告免假執行。被上訴人答辯聲明： 上訴駁回。 二、被上訴人附帶上訴聲明：㈠原判決駁回被上訴人之訴部分廢 棄。㈡上開廢棄部分，上訴人公司應再連帶給付被上訴人400 萬元，及自112年7月25日起至清償日止，按年息5％計算之利 息。㈢上開廢棄部分，鴻宇保全公司與陳書嫚應再連帶給付 被上訴人400萬元，及自112年7月25日起至清償日止，按年 息5％計算之利息。㈣上開廢棄部分，鴻宇管理公司與陳書嫚 應再連帶給付被上訴人400萬元，及自112年7月25日起至清 償日止，按年息5％計算之利息。㈤上開所命給付，如其中任 一上訴人已履行其給付義務，其餘上訴人於給付範圍內免給 付義務。㈥上開廢棄部分，鴻宇保全公司應再給付被上訴人5 0萬元，及自112年7月25日起至清償日止，按年息5％計算之 利息。㈦上開廢棄部分，鴻宇管理公司應再給付被上訴人50 萬元，及自112年7月25日起至清償日止，按年息5％計算之利 息。㈧被上訴人願供擔保請准宣告假執行。上訴人答辯聲明 ：附帶上訴駁回；如受不利判決，上訴人願供擔保，請准宣 告免假執行。 　　　 肆、爭點（卷二第19頁）： 　　 一、被上訴人主張上訴人公司於營業場所、營業車輛與提供服務 時所用相關物品上使用如附表三編號1至16所示「誠品」文 字，侵害系爭商標之商標權，且有構成公平交易法第25條規 定欺罔及顯失公平情形，依商標法第69條第3項、公平交易 法第30條、民法第185條第1項、第179條規定，擇一請求上 訴人公司連帶負損害賠償責任，有無理由？如有，損害賠償 金額應為何？ 二、被上訴人主張鴻宇保全公司自104年11月12日起至111年3月2 4日更名前，以誠品保全公司為公司名稱，侵害其商標權， 依商標法第69條第3項規定，請求鴻宇保全公司負損害賠償 責任，有無理由？如有，損害賠償金額應為何？ 三、被上訴人主張鴻宇管理公司自104年10月7日起至111年8月9 日更名前，以誠品管理公司為公司名稱，侵害其商標權，依 商標法第69條第3項規定，請求鴻宇管理公司負損害賠償責 任，有無理由？如有，損害賠償金額應為何？ 四、被上訴人依公司法第23條第2項規定，分別請求陳書嫚就上 訴人公司前述第項應連帶損害賠償部分，負連帶責任，有 無理由？ 伍、得心證理由：　　　　 一、上訴人公司自105年1月起至111年4月期間於營業場所、營業 車輛與提供服務時所用之相關物品上使用如附表三編號1至1 6所示「誠品」文字等情，係共同為商標法第68條第1、2款 規定侵害商標權行為（爭點一部分）： 　㈠依遠雄CASA管理委員會所提出與上訴人公司間之物業管理服 務契約書及上訴人公司提供社區之拒馬、制服、文書樣式照 片；惠宇敦品管理委員會所提出與上訴人公司間之駐衛保全 服務契約書、物業管理服務契約書（原審限閱卷第211至345 頁），其中鴻宇管理公司提供與遠雄CASA管理委員會之服務 報價單暨服務確認單下方併載「鴻海物業管理集團」及上訴 人公司，服務內容則包含公共區域之物業、清潔、安全服務 ，實際派駐人員包含社區經理、社區秘書、機電組長、清潔 員、保全員等，且派駐該社區之清潔員所穿工作服背心上載 有「誠品保全」；而惠宇敦品管理委員會係與上訴人公司分 別簽立保全服務契約、物業管理服務契約，該等契約封面均 載「鴻海物業管理集團」，提出上開契約服務人員價目表之 業務接洽人員則同一為誠品物業之簡姓人員，聯絡方式亦完 全相同。且依被上訴人提供之臺灣臺中地方法院108年度易 字第2606號刑事判決及駐衛保全服務定型化契約、物業管理 服務契約書（卷一第181至221頁），可知受僱於鴻宇保全公 司之員工，其工作內容除維護社區安全，亦包含代管社區管 理費、零用金等，屬鴻宇管理公司員工之工作內容（卷一第 182、213頁），上訴人公司有混用公司人員共同提供服務之 情形。參以上訴人公司營業場所現場照片所示（原審卷一第 441頁），鴻宇保全公司之營業處所將「誠品保全」、「誠 品物業」併列為表彰其服務之看板上，可徵上訴人公司同屬 鴻海物業管理集團，得以同時提供社區保全與管理維護之服 務，且依前述，上訴人公司與各社區同時簽立保全及管理服 務契約，並於提供社區服務期間共同使用公司車輛、制服、 文書、物品等相關資源，核屬各自分擔執行社區服務行為之 一部，顯為互相利用彼此行為，以達其等提供服務之目的， 是上訴人公司於營業場所、營業車輛與提供服務時所用之相 關物品上使用「誠品」文字，具有行為關連共同性，應成立 共同侵權行為。 　㈡上訴人公司自105年1月起至111年4月期間，於營業場所、營 業車輛與提供服務時所用之相關物品上使用附表三編號1至1 6所示「誠品」文字：　 　⒈被上訴人主張上訴人公司自105年1月起至111年4月期間，於 營業場所、營業車輛與提供服務時所用之相關物品上使用附 表三編號1至16所示「誠品」文字等情，業據其提出誠品保 全公司營業場所招牌照片、營業車輛車身照片、拒馬蒐證照 片、遠雄CASA社區清潔服務人員制服照片、誠品公寓大廈管 理維護公司服務報價單暨服務確認單、誠品保全員工識別證 於臉書之截圖等件在卷為憑（原審卷一第441至453頁、第45 9頁、第471頁、第473頁、第477頁、第497頁、第501至505 頁、原審卷三第49頁、第211至214頁、原審限閱卷第213至2 14頁），應屬有據可採。 　⒉上訴人雖自承於105年1月起至111年3月24日期間為上開行為 ，然辯稱：鴻宇保全公司於111年3月24日更名後即未再使用 「誠品」文字云云。惟查證人李昱晨於原審審理時證稱：伊 受雇於誠品生活股份有限公司，該公司與被上訴人為關係企 業，擔任法務。伊於111年8月21日下午6點23分休假期間， 偶然發現在新北市新店區央北二段遠雄青青社區正門口有誠 品保全之拒馬，即拍照存證，且併同拍當時配戴之手錶來確 認時間等語（原審卷三第9至11頁），並有拒馬蒐證照片在 卷為憑（原審卷二第176頁），可徵上訴人公司於鴻宇保全 公司更名後並未立即回收服務期間所提供之拒馬，亦未將拒 馬上「誠品」文字予以遮掩、刪除，上訴人所辯不足採憑。 　㈢上訴人公司自105年1月起至111年4月期間，於營業場所、營 業車輛與提供服務時所用之相關物品上使用附表三編號1至1 6所示「誠品」文字，構成商標法第68條第1、2款規定侵害 商標權行為： 　⒈商標法第68條第1、2款規定：「未經商標權人同意，為行銷 目的而有下列情形之一，為侵害商標權：於同一商品或服 務，使用相同於註冊商標之商標者。於類似之商品或服務 ，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之 虞者」；同法第5條規定：「（第1項）商標之使用，指為行 銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其 為商標：將商標用於商品或其包裝容器。持有、陳列、販 賣、輸出或輸入前款之商品。將商標用於與提供服務有關 之物品。將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告 。（第2項）前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路 或其他媒介物方式為之者，亦同」。而判斷是否作為商標使 用，應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫 ）面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特 別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表 彰之商品或服務來源，暨其使用目的是否有攀附商標權人商 譽之意圖等客觀證據綜合判斷。 　⒉被上訴人為系爭商標之商標權人，系爭商標僅由中文「誠品 」二字組成，上訴人公司於營業場所招牌、營業車輛、場所 看板，及提供保全及管理維護服務之社區置放之拒馬、清潔 員制服、服務確認單、員工識別證及證件繩上，均有標示「 誠品保全」、「誠品物業」、「誠品公寓大廈管理維護股份 有限公司」等文字（附表三編號1至16所示），整體觀之， 無論保全、物業、公寓大廈管理維護均僅表示提供服務種類 ，引人注意之主要識別部分仍為「誠品」二字，顯係以之作 為其等服務來源之識別，與系爭商標相較，應屬相同商標。 又上訴人公司所提供之保全及公寓大廈管理維護等服務，與 系爭商標1指定使用於第42類「大樓管理」服務、系爭商標2 指定使用於第45類「大樓安全管理、大樓安全管理諮詢顧問 、守衛服務、各種場所之安全保護、安全及防盜警報系統的 監控、為安全目的之行李檢查、保全、為保護財產或個人所 提供之安全服務、家事管理、管家服務、住家臨時看管、消 防、工廠安全檢查、火災警報器出租、滅火器出租、保險箱 出租」服務相較，在服務性質、內容及滿足消費族群等因素 上，具有共同或關聯之處，如標上相同商標，依一般社會通 念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同 或雖不相同但有關聯之來源，應屬同一或高度類似之服務。 而系爭商標之「誠品」二字並非既有字彙，與所指定使用之 前揭服務並無直接關聯，相關消費者會將之視為指示及區別 服務來源之標識，具有相當識別性。綜合前揭因素判斷，相 關消費者可能誤認上訴人公司使用與系爭商標相同之標識於 同一或高度類似服務，係來自同一來源或雖不相同但有關聯 之來源，或誤認二者之使用人間存在關係企業、授權關係、 加盟關係或其他類似關係，而有混淆誤認之虞，應有前揭商 標法第68條第1、2款規定之適用。　　 　⒊上訴人雖辯稱：附表三照片僅係展示公司名稱；拒馬上使用 之「誠品保全」文字，並未凸顯「誠品」2字，且一併使用 醒目之「鴻海物業集團」文字及大廈圖示；服務報價單及確 認單文件，除契約當事人，並非不特定社會大眾得以觀看見 聞；配戴在保全人員身上證件，若非刻意面對面接洽，不特 定之社會大眾不會看到證件上之文字記載，並非以行銷為目 的，均非商標使用行為云云。然附表三編號1至16照片所示 上訴人公司使用之「誠品保全」或「誠品」字樣並非上訴人 公司名稱全銜，消費者會以其上標示「誠品」二字作為識別 上訴人公司服務來源之標識，應為商標之使用。又附表三編 號3至11所示拒馬上雖有大廈圖形，且標示鴻海物業集團之 文字，惟就整體拒馬觀之，「誠品保全」占外觀主要三分之 二範圍較引人注意，而其主要識別之「誠品」二字與系爭商 標相同，以具有普通知識經驗之消費者，施以普通之注意， 可能會將上訴人公司提供保全、公寓大廈管理維護服務誤認 係來自於被上訴人，或可能認為與被上訴人有所關聯之服務 來源，業如前述，況縱拒馬上之大廈圖形、或鴻海物業集團 文字，亦屬商標圖樣或文字，然商標法並無禁止複數商標併 同使用，其上「誠品」、「鴻海物業集團」等文字及「大廈 」圖形分別標示於拒馬不同位置，亦無相互結合，實質上並 未變更「誠品」為其主要識別之特徵影響，仍足以使消費者 得以認知「誠品」為指示、表彰服務來源，上訴人所辯不可 採。 　⒋上訴人雖聲請向原審卷二第191頁所示附表6社區管理委員會 函詢鴻宇管理公司於104年以後保全、管理事務招標時，參 與投標繳交之文件中，有無任何與鴻宇保全公司相關聯之說 明或敘述，於簡報說明時，有無明示或暗示與被上訴人有關 等情，欲證明上訴人公司所為有無致相關消費者混淆誤認之 虞云云（卷一第473頁）。然上訴人公司所為有致相關消費 者混淆誤認之虞，已如前述，上訴人聲請詢問對象特定，並 非相關消費者整體，無法據為判斷相關消費者有無混淆誤認 之虞的論據，本院認無必要，附此敘明。　　 二、上訴人公司於更名前，分別使用誠品保全公司、誠品管理公 司，各構成商標法第70條第2款規定視為侵害商標權行為（ 爭點二、三部分）： 　㈠鴻宇保全公司、鴻宇管理公司分別於104年11月12日、同年10 月7日以「誠品」作為公司名稱，並經核准設立登記，嗣於1 11年3月24日、111年8月9日更名為鴻宇保全公司、鴻宇管理 公司等事實，為兩造所不爭執，且有經濟部商業司公司登記 資料查詢等在卷可參（原審卷三第243至245頁）。而觀之上 訴人公司更名前之全名分別為「誠品保全股份有限公司」、 「誠品公寓大廈管理維護股份有限公司」，其中「股份有限 公司」部分係公司組織型態之標示，而「保全」、「公寓大 廈管理維護」部分則係說明營業種類，故上訴人公司係以「 誠品」二字作為公司之特取部分，先予說明。 　㈡商標法施行細則第31條規定：「本法所稱著名，指有客觀證 據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者」。而著 名商標之認定，應就個案情況，考量商標識別性之強弱、相 關事業或消費者知悉或認識商標之程度、商標使用期間、範 圍及地域、商標宣傳之期間、範圍及地域、商標是否申請或 取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、商標成 功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著 名之情形、商標之價值、其他足以認定著名商標之因素等綜 合判斷。又按著名商標，係指有客觀證據足以認定已廣為相 關事業或消費者所普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍 知悉之程度（最高行政法院111年度大字第1號裁定意旨可資 參照）。經查： 　⒈被上訴人早於78年1月24日即經主管機關核准設立，並陸續以 其公司名稱「誠品」二字作為商標或商標圖樣之一部，申請 註冊如附表二所示誠品商標，自最早核准註冊公告之78年間 起迄今已長達30年餘，且於78年3月起以「誠品」為名於臺 北市仁愛圓環開設人文藝術專業書店，現發展範圍已涵蓋書 店、畫廊、藝文展演、零售通路、文化創意品牌、藝文行旅 、人文住宅、餐酒美食等，目前於臺灣、香港、蘇州、深圳 及東京共計有49個服務據點，每年平均舉辦超過5,000場藝 文表演活動，此有經濟部智慧財產局商標檢索系統資料、被 上訴人官方網站網頁截圖、經濟部商工登記公示資料查詢服 務等件在卷為憑（原審卷一第37至68頁、第87至88頁、第19 9頁）；復參酌本院108年度民商上易字第3號、107年度民商 訴字第35號、108年度民商訴字第1號民事判決（原審卷一第 136至182頁），分別認定被上訴人以「誠品」二字所註冊商 標於「知識或技術方面傳授」服務或商品於103年間已為著 名商標、附表二編號5、17所示商標為著名商標、被上訴人 以「誠品」二字所註冊商標於「代理各種百貨、圖書、文具 、圖畫藝品之進出口貿易及經銷」服務自82年間起迭經行政 機關認定為著名商標；及考之中台異字第821288、821289、 870638、G00881069號商標異議審定書（原審卷一第91至105 頁），其上所載「查『誠品』二字為被上訴人公司名稱特取部 分，並於78年間陸續申請註冊使用於代理各種百貨、圖書、 文具、圖畫、藝品之進出口貿易及經銷服務、畫廊、代售各 種藝文活動、展覽及比賽之入場券，並代辦各種講座之服務 等各項服務，取得註冊附表二編號81、48、72、42、18、46 、39、38等多件服務標章專用權，其將誠品定位為『文化、 藝術、創意、生活的資訊空間』，分別提供書店、畫廊、藝 文空間、家俱飾品、精緻禮品及家居生活用品，且其以人文 為本走出之經營創意，迭經各報章雜誌廣泛宣傳，並因提供 一寬敞、簡潔、舒適的空間設計，風格相當獨特，經評鑑為 臺灣公共建築空間十大傑作之一，予人印象頗為深刻……是其 以『誠品』表彰之服務信譽難謂不為一般消費大眾所熟知」、 「中文『誠品』係被上訴人於78年成立之初即創用於其所提供 之各種書刊、雜誌、文獻、編譯、出版、發行業務、百貨、 圖書、藝品、圖畫、手工藝品進出口貿易、籌辦國際會議、 畫廊、代售藝文活動展覽比賽入場券、代辦講座業務等服務 項目之服務標章，79年起即陸續取得註冊附表二編號81、48 、72、42、18、91等20餘件服務標章專用權，被上訴人為滿 足消費者之需求，以採書店和商場複合式的經營型態，提供 完整而多樣化的服務，並透過民生報、經濟日報、中國時報 、工商時報、聯合報、中央日報等各大報紙持續密集廣告， 廣為宣傳多年，除敦南總店外，至今已設有多家連鎖分店， 於本件審定服務標章85年7月3日申請註冊當時，該標章所表 彰商品之信譽及品質難謂不為一般消費者所熟知」、「查被 上訴人創設於78年，係以書店、商場及零售之複合式型態經 營之公司，目前在臺灣大都會區已有20家『誠品書店』之連鎖 分店，自78年起即以『誠品及圖eslite』、『誠品及圖Champio n』、『誠品及圖CHERNG PIIN』等標章圖樣，指定使用於多類 商品及服務，取得附表二編號81、48、43、42、72、18等多 件標章專用權。又被上訴人經營之行業廣泛，包含書局、餐 廳、藝廊、精品店等，除經常舉辦各類型展覽外，並於各知 名雜誌、報紙、海報、電視等傳播媒體廣為宣傳，亦有媒體 因被上訴人之經營型態及形象而加以報導，此有被上訴人檢 送之商標註冊證、『誠品』創刊號、展覽邀請函、海報、廣告 傳單、天下雜誌、經濟日報、民生報、中國時報、聯合報、 工商時報、民眾日報、大成報、新新聞、突破雜誌、中央日 報等報章雜誌廣告及報導等證據資料影本附卷可稽，堪認於 本件系爭商標86年12月1日申請註冊日前，該據以異議標章 所表彰之信譽已廣為國內相關事業及消費者普遍認知而達著 名標章之程度」等文，是依現有證據資料，堪認上訴人公司 於104年11月12日、同年10月7日設立登記時，被上訴人以其 公司名稱「誠品」二字作為商標或商標圖樣之一部註冊如附 表二所示誠品商標，表彰於書局、餐廳、藝廊、精品店、展 覽、書刊、雜誌、文獻編輯、出版、發行業務、百貨、圖書 、藝品、圖畫、手工藝品進出口貿易、籌辦國際會議、代售 藝文活動展覽比賽入場券、代辦講座業務、傳授知識或技術 等商品或服務之識別性與信譽，經被上訴人戮力行銷、推廣 多年，已廣為相關事業及消費者所普遍知悉而達著名之程度 。 　⒉被上訴人主張：「誠品」商標已屬著名商標，不限於特定某 一註冊號之商標，附表二所示全部商標均為著名商標云云， 然依前述，如附表二所示誠品商標僅於104年間表彰於書局 、餐廳、藝廊、精品店、展覽、書刊、雜誌、文獻編輯、出 版、發行業務、百貨、圖書、藝品、圖畫、手工藝品進出口 貿易、籌辦國際會議、代售藝文活動展覽比賽，入場券、代 辦講座業務、傳授知識或技術等商品或服務，及提供該等商 品相關服務之信譽，業經被上訴人長期廣泛行銷使用，已為 我國相關事業及消費者所認識而臻著名；而其餘指定使用類 別與上開商品或服務並無相關之誠品註冊商標，被上訴人並 無提出任何證明其以該等商標（包含系爭商標）於國內使用 於各別指定商品或服務之相關證據，且均無從證明該等商標 已於市場上廣泛使用而達相關消費者普遍認知之程度，本院 自無從僅憑部分誠品商標表彰於上開商品或服務之範圍為著 名商標，即認其餘商標同屬著名，是被上訴人前述主張，並 非可採。 　㈢商標法第70條第2款規定：「未得商標權人同意，有下列情形 之一，視為侵害商標權：……明知為他人著名之註冊商標， 而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域 或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞 或減損該商標之識別性或信譽之虞者」。查中文「誠品」二 字並非既有字彙，且與所指定使用商品或服務無直接關聯， 並經被上訴人長期廣泛行銷使用於書局、餐廳、藝廊、精品 店、展覽、書刊、雜誌、文獻編輯、出版、發行業務、百貨 、圖書、藝品、圖畫、手工藝品進出口貿易、籌辦國際會議 、代售藝文活動展覽比賽入場券、代辦講座業務、傳授知識 或技術等商品或服務，已為著名商標，具有相當之識別性。 上訴人公司更名前係以「誠品」二字作為公司之特取部分， 而與前揭被上訴人著名商標之「誠品」文字相同。雖上訴人 公司所營事業即保全業、公寓大廈管理維護業，與被上訴人 著名商標所著名之前述商品或服務相較，難認有相當關聯性 ，惟所謂減損著名商標識別性之虞，即商標之淡化，並不以 侵權人與著名商標所指定使用之商品、服務相同或類似為必 要，正因其等所指定使用之商品毫無關聯，才會使得原本單 一指向著名商標使用於特定之商品或服務，因侵權人之使用 行為而逐漸減弱或分散該商標曾經強烈指示單一來源的特徵 及吸引力，最後該曾經強烈指示單一來源的商標很有可能將 會變成指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標在社會 大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象。另被上訴人 表彰於上開商品或服務之著名商標，著名程度高，而依卷內 相關證據資料顯示，被上訴人服務據點遍及全台，且該部分 商品或服務之消費者範圍極廣，被上訴人並有跨領域多角化 經營之事實。是以，上訴人公司於104年11月12日、同年10 月7日設立公司時，當已明知前開著名商標之著名情形，卻 仍以與被上訴人著名商標完全相同「誠品」二字作為表彰上 訴人公司名稱特取部分，將使被上訴人著名商標部分原可使 消費者對該等商品或服務來源產生單一或獨特之聯想，因上 訴人公司以「誠品」文字作為公司名稱之特取部分，而削弱 上述著名商標於社會大眾心中之獨特印象及單一來源之聯想 甚明，亦有減損此部分商標之識別性，自構成商標法第70條 第2款規定視為侵害商標權行為。 　㈣上訴人雖辯稱：被上訴人係從事文化、藝術事業為知名，並 無經營保全或公寓大廈管理維護事業，系爭商標非屬著名商 標，現今以「誠品」二字作為公司名稱特取部分之公司多達 86間，經濟部允許讓經營不同行業領域之不同公司以相同文 字作為公司特取名稱進行公司登記，上訴人公司更名前之「 誠品」對誠品商標識別性不可能有損害，故不構成商標法第 70條第2款規定云云。惟被上訴人所主張之著名商標，非僅 限於系爭商標，尚包含附表二所示誠品商標，如前所述於10 4年間附表二所示商標表彰於書局、餐廳、藝廊、精品店、 展覽、書刊、雜誌、文獻編輯、出版、發行業務、百貨、圖 書、藝品、圖畫、手工藝品進出口貿易、籌辦國際會議、代 售藝文活動展覽比賽，入場券、代辦講座業務、傳授知識或 技術等商品或服務，已為著名商標。又按商標法第70條第2 款視為侵害商標權規定，乃商標法於92年修正時所增設（92 年商標法第62條，100年修正文字並移列於第70條第2款）， 目的在於加強對著名商標之保護，並與國際規範相調和。襲 用他人著名商標中之文字，致相關消費者對該著名商標與其 所表彰之商品或服務來源間之關聯性遭到淡化者，即有減損 商標識別性之虞，不以使用於同一或類似之商品或服務為要 件，是被上訴人所主張如附表二所示誠品商標，既部分經認 定為著名商標，且依前述，上訴人公司以「誠品」二字作為 公司名稱之特取部分，有減損該等商標識別性之情形，縱系 爭商標非經認定為著名商標，被上訴人未從事保全或公寓大 廈管理維護事業，公司登記名稱並無限制使用「誠品」二字 之情，對於上訴人公司所為構成商標法第70條第2款規定視 為侵害商標權均無影響，上訴人所辯不足採。 三、被上訴人主張損害賠償部分，分述如下： 　㈠商標法第69條第3項規定：「商標權人對於因故意或過失侵害 其商標權者，得請求損害賠償」；民法第185條第1項規定： 「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。 不能知其中孰為加害人者亦同。」。查上訴人公司自105年1 月起至111年4月期間，於營業場所、營業車輛與提供服務時 所用之相關物品上使用如附表三編號1至16所示「誠品」文 字，成立共同侵權行為；上訴人公司於更名前，分別使用誠 品保全公司、誠品管理公司之名稱，各構成商標法第70條第 2款規定視為侵害商標權行為等情，已如前述。又系爭商標1 、2早於89年7月1日、102年7月1日分別已註冊公告，並指定 使用於保全、大樓管理等服務類別；上訴人公司分別於104 年11月12日、同年10月7日核准設立迄今，各以保全業、公 寓大廈管理服務業為所營事業，有經濟部商工登記公示資料 查詢服務2份在卷可查（原審卷一第209頁、第213頁），而 被上訴人於上訴人公司設立登記前，即以「誠品」暨其相關 組合字樣及圖案申請商標註冊如附表二所示誠品商標，該等 商標中於104年間表彰於書局、餐廳、藝廊、精品店、展覽 、書刊、雜誌、文獻編輯、出版、發行業務、百貨、圖書、 藝品、圖畫、手工藝品進出口貿易、籌辦國際會議、代售藝 文活動展覽比賽、入場券、代辦講座業務、傳授知識或技術 等商品或服務，業經認定為著名商標，可徵上訴人公司於10 4年間設立登記時，被上訴人前揭著名商標已廣為相關事業 及消費者所知悉，衡諸交易市場常情，及以上訴人公司營業 規模而言，當知悉上開著名商標之著名情形，卻仍均以「誠 品」二字作為公司名稱申請公司設立登記，並自105年1月起 至111年4月期間，共同於營業場所、營業車輛與提供服務時 所用之相關物品上使用附表三編號1至16所示「誠品」文字 ，據此作為其等辨識服務來源，併考量上訴人公司更名前以 「誠品」二字作為公司之特取部分，及如附表三編號1至16 所示使用「誠品」文字之侵權態樣，與被上訴人所有之系爭 商標及上開著名商標所示「誠品」二字相同，上訴人公司自 有侵害被上訴人商標權之故意，是被上訴人依商標法第69條 第3項、民法第185條第1項規定，請求上訴人公司就上述共 同侵權行為負連帶賠償責任；依商標法第69條第3項規定， 請求上訴人公司就其等使用誠品保全公司、誠品公寓大廈管 理維護公司為公司名稱期間，各負擔損害賠償責任，皆屬有 理。 　㈡商標法第71條第1項第1、2、4款及第2項規定：「（第1項） 商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害： 依民法第216條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時 ，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除 受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。 依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其 成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利 益。……以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金 數額為其損害。（第2項）前項賠償金額顯不相當者，法院 得予酌減之」。又按商標權人依商標法第69條第3項規定請 求損害賠償，倘仍須依一般侵權行為之法則，證明侵害人所 得之利益或商標權人所受之損害，舉證頗為困難，致不易獲 致實益，不足以發揮抑制仿冒效果，同法第71條第1項各款 乃特別列舉其損害賠償金額之計算方式，並於同條第2項賦 予法院就該法定賠償額有酌減之權限，以符合衡平原則。此 為民法損害賠償之特別規定，且將民事訴訟法第222條第2項 法院應審酌之情況予以具體化，自應優先適用（最高法院10 9年度台上字第2159號民事判決意旨參照）。被上訴人就上 訴人公司爭點一行為主張先依商標法第71條第1項第2款規定 計算損害，爭點二、三行為主張先依同條項第1或4款計算損 害（卷二第70、75頁），然審酌上訴人公司所為均係同時期 使用「誠品」二字行為致生被上訴人前述商標權損害，得依 商標法第71條第1項規定各款擇一計算損害，徵以卷附證據 資料得為被上訴人擇定之商標法第71條第1項第2款而非第1 、4款規定之賠償計算依據，本件僅就被上訴人主張之商標 法第71條第1項第2款規定計算損害賠償數額。經查： 　⒈依上訴人公司105年至110年間營利事業所得稅結算申報書所 附之損益及稅額計算表（原審限閱卷第27至109頁、第127至 209頁），雖有「01營業收入總額」欄位，兩造並於原審同 意以105年至107年度同業利潤標準中保全服務之毛利率計算 成本與費用（原審卷三第190至191頁），然考量上訴人陳稱 該同業利潤之計算基礎有參酌一般以設備為保全工作之公司 ，例如中興保全、新光保全，上訴人公司均以人力服務為主 ，利潤上不能與設備為主的保全業相比（卷一第437頁）， 審酌前開計算表揭露上訴人公司營業情況，其上列有扣除銷 貨退回、銷貨折讓之「04營業收入淨額」以及「07毛利率」 欄位，本院認以該二欄位資料作為計算基礎，較原審判決計 算依據符合上訴人公司實際營收，當屬公允可採，則鴻宇保 全公司自105年至110年間之營業所得利益共計為4,901萬8,3 68元〔計算式：（23,779,548×0.1673）+（50,416,242×0.10 74）+（82,068,863×0.1099）+（108,427,367×0.084）+（1 54,747,040×0.067）+（178,080,431×0.0625）＝49,018,368 ，以下均小數點以下四捨五入〕，鴻宇管理公司自105年至11 0年間之營業所得利益共計4,710萬8,992元〔計算式：（25,0 91,687×0.0826）+（41,378,734×0.0993）+（75,340,522×0 .1041）+（107,847,067×0.0929）+（113,949,693×0.1309 ）+（106,530,121×0.0765）＝47,108,992〕。另被上訴人主 張以上訴人公司自105年至110年間營業收入總額之平均每月 金額，用以計算111年1月至4月期間營業收入云云，然公司 各年度營業收入總額影響因素甚多，或為因應政府政策、或 突發事故或疫情、或公司內部營運狀態改變或調整等等，均 有造成公司營業狀況及收益高低之情事，實無從以公司先前 營業收入總額之平均用以計算未來營業額度，況被上訴人並 無說明上訴人公司自111年1月至4月間營業狀況，或與先前 營業收入之關聯性，亦未提出證明上訴人公司於上開期間侵 害商標權所得利益之相關證據，卷內證據資料實無關於上訴 人公司此期間之營業收入，此部分期間利益自屬無法證明， 被上訴人此部分主張尚非有據。 ⒉上訴人公司雖有前述侵權情事，然斟酌被上訴人並無實際經 營保全業、公寓大廈管理維護業，依兩造公司基本資料所示 （原審卷三第237至245頁），被上訴人資本總額16億元、實 收資本額7億5,826萬元，鴻宇保全公司資本總額及實收資本 額各為4,000萬元，鴻宇管理公司資本總額及實收資本額各 為1,000萬元，是雙方商業規模相差甚大，再衡以公寓大廈 社區管理委員會選擇對於提供保全、公寓大廈管理維護服務 之業者，尚繫於提供服務具體內容、人力配置、保全與清潔 服務規劃及流程，甚或考量服務報酬、簽約期間、有無額外 提供服務項目等因素，非僅考量業者之公司名稱或所使用表 彰服務內容之商標文字，倘將上訴人公司上開侵權期間營業 所得利益，均評價為上訴人公司因侵害被上訴人商標權所得 利益，顯非合理，應依商標法第71條第2項規定予以酌減， 始屬公允適當，是本院綜合前情，認上訴人公司於105年1月 起至111年4月間，於營業場所、營業車輛與提供服務時所用 之相關物品上使用如附表三編號1至16所示「誠品」文字， 不法侵害被上訴人商標權所得利益應酌減為400萬元；鴻宇 保全公司於104年11月12日設立時起至111年3月24日更名前 、鴻宇管理公司於104年10月7日設立時起至111年8月9日更 名前，分別使用誠品保全公司、誠品管理公司名稱，不法侵 害被上訴人商標權所得利益各應酌減為50萬元、50萬元。 　⒊被上訴人主張企業淨銷售額5％至10％為普遍商標權利金比例， 本件賠償金額不應低於該比例計算之數額，並舉相關判決及 論文為據（卷二第72頁）。而經核算前揭上訴人公司105年 至110年間之營業所得利益總和之5％為480餘萬元〔計算式： （49,018,368+47,108,992）×5％＝4,806,368〕，而本院前述 酌定賠償金額共計500萬元（計算式：400+50+50），當無被 上訴人所稱數額過低之疑慮，附此敘明。　 　㈢依上所述，被上訴人依商標法第69條第3項、民法第185條第1 項規定，請求上訴人公司連帶給付400萬元；及依商標法第6 9條第3項，請求上訴人公司分別給付50萬元，均屬有據，應 予准許；逾此範圍之請求，則無理由，自應駁回。另被上訴 人依公平交易法第30條、民法第185條第1項、民法第179條 規定，請求上訴人公司連帶負損害賠償，並請求本院擇一為 勝訴判決（卷二第19頁），核屬請求權競合之選擇合併，本 院就商標法部分判決被上訴人請求為有理由，即無庸就其餘 請求權基礎再予審酌，併此敘明。　　　 　㈣按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受 有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條 第2項定有明文。又所謂「公司業務之執行」，指公司負責 人處理有關公司之事務而言（最高法院65年度台上字第3031 號民事裁判要旨參照）。經查陳書嫚為上訴人公司之負責人 ，此為兩造所不爭執，有經濟部商工登記公示資料在卷為憑 （原審卷一第209頁、第213頁），而上訴人公司自105年1月 起至111年4月期間，於營業場所、營業車輛與提供服務時所 用之相關物品上使用如附表三編號1至16所示「誠品」文字 之行為，核屬上訴人公司業務內容，自為陳書嫚執行公司業 務之範圍，是被上訴人主張陳書嫚應依公司法第23條第2項 規定，就上訴人公司上開應賠償400萬元部分，各負連帶賠 償責任，當屬有據。又被上訴人係依商標法第69條第3項、 民法第185條第1項規定請求上訴人公司負連帶賠償責任，及 依公司法第23條第2項規定請求陳書嫚與上訴人公司負連帶 賠償責任，上開連帶依據不同，係本於各別之發生原因，惟 其給付目的同一，核屬不真正連帶債務，是所命給付，如任 一上訴人為給付後，其他上訴人於已給付範圍內，即免為給 付責任。 四、上訴人應賠償之前揭金額屬未定期限之金錢債務，兩造就利 率並無約定，亦無其他可據之利率計付規範，依民法第229 條第2項、第233條第1項、第203條規定，被上訴人請求上訴 人連帶給付該債務自上訴人收受起訴狀翌日即111年7月6日 （原審卷一第225頁、第227頁）起至清償日止（其金額尚未 超出被上訴人起訴時主張之賠償額，並非前述變更利息起算 日為112年7月25日之範圍），按年息5％計算之利息，即屬有 據。 陸、綜上所述，被上訴人依商標法第69條第3項、民法第185條第 1項、公司法第23條第2項規定，請求上訴人公司連帶給付40 0萬元本息；鴻宇保全公司、陳書嫚連帶給付400萬元本息； 鴻宇管理公司、陳書嫚連帶給付400萬元本息，且上開任一 上訴人為給付時，其他上訴人於該給付範圍內免除其給付義 務，為有理由，應予准許；及依商標法第69條第3項規定， 請求鴻宇保全公司、鴻宇管理公司各給付50萬元本息，亦屬 有理，應予准許。逾此範圍之請求，為無理由，應予駁回。 原審就上開不應准許部分，駁回被上訴人之請求及假執行之 聲請，及就上開應准許部分，為上訴人敗訴之判決，並為供 擔保得、免假執行之諭知，均無不合。兩造就各自敗訴部分 分別提起上訴及附帶上訴，均指摘原判決不利己之部分不當 ，求予廢棄改判，為無理由，應駁回上訴人之上訴及被上訴 人之附帶上訴。 柒、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，核 與判決結果不生影響，爰不予逐一論駁，附此敘明。 捌、據上論結，本件上訴及附帶上訴，均為無理由，依110年12 月10日修正施行之智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法 第449條第1項、第78條，判決如主文。　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　13　　日 　　 智慧財產第一庭 　　 審判長法 官　汪漢卿 　　 法 官　蔡惠如 　　 法 官　陳端宜 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 (均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具 有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資 格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1第1項但 書或第2項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提 起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　13　　日 　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　吳祉瑩 附註： 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

2024-11-13

IPCV-112-民商上-16-20241113-1

民商上易
智慧財產及商業法院

侵害商標權有關財產權爭議

智慧財產及商業法院民事裁定 113年度民商上易字第3號 上 訴 人 高滄洋 被 上訴 人 鄭得軒 訴訟代理人 潘辛柏律師 上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華 民國113年7月16日本院113年度民商訴字第22號第一審判決提起 上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 第二審訴訟費用由上訴人負擔。 事實及理由 一、智慧財產案件審理法第10條第1項第3款、第5項規定：「（ 第1項）智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事 人應委任律師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有 法官、檢察官、律師資格者，不在此限：三、第二審民事訴 訟事件。......（第5項）當事人之配偶、三親等內之血親 、二親等內之姻親，或當事人為法人、中央或地方機關時， 其所屬專任人員具有律師資格，並經法院認為適當者，亦得 為第一項訴訟代理人。」 二、又智慧財產案件審理法第12條規定：「（第1項）第十條第 一項事件，除別有規定外，應由訴訟代理人為訴訟行為，始 生效力。（第2項）起訴、上訴、聲請或抗告，未依第十條 第一項、第五項規定委任訴訟代理人，或雖依第五項規定委 任，法院認為不適當者，審判長應定期間先命其補正；逾期 未補正亦未依前條第一項為聲請者，法院應以裁定駁回之。 （第3項）被告、被上訴人、相對人未依第十條第一項、第 五項規定委任訴訟代理人，或雖依第五項規定委任，法院認 為不適當者，審判長應先定期間命其補正。（第4項）當事 人依前二項規定補正者，其訴訟行為經訴訟代理人追認，溯 及於行為時發生效力；逾期補正者，自追認時起發生效力。 」 三、上訴人於民國113年8月1日提出上訴狀，嗣於同年月13日、9 月26日分別提出上訴狀（漏未簽章）及整理書狀（本院卷第 26至28、62至64、96至98頁），未依上開規定委任律師或具 律師資格之關係人為訴訟代理人，本院即於同年10月14日裁 定命其於收受裁定正本15日內，補正委任律師或具律師資格 之特定關係人為訴訟代理人之委任書，並依智慧財產案件審 理法第12條第4項規定追認上訴人自同年8月1日起所為之訴 訟行為，經上訴人於同年10月18日收受，逾期未補正亦未依 同法第11條第1項為訴訟救助之聲請（本院卷第174至178、1 88頁）。從而，上訴人所為之上訴行為不生效力，爰依同法 第12條第2項後段規定，駁回其上訴，裁定如主文。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　11　　日 智慧財產第一庭 審判長法 官　汪漢卿 法 官　陳端宜 法 官　蔡惠如 以上正本係照原本作成。 如不服本裁定應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納 抗告費新臺幣1,000元。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　14　　日 　　　　　　　　　　　　　 書記官　邱于婷

2024-11-11

IPCV-113-民商上易-3-20241111-2

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