保全證據
智慧財產及商業法院民事裁定
113年度民聲字第61號
聲 請 人 Hewlett-packard Development Company, L.P.
(惠普研發公司)
法定代理人 Benjamin Searle
代 理 人 陳佳菁律師(兼以上2人及以次4人之送達代收人)
楊代華律師
陳香羽律師
吳弈錡專利師
呂正忠專利師
相 對 人 研能科技股份有限公司
法定代理人 莫皓然 住同上
上列當事人間聲請保全證據事件,本院裁定如下:
主 文
一、准對於相對人設於新竹科學園區○○市○○○路00號0樓之處所,
為附表一所示之證據保全。
二、兩造於收受本裁定至實施保全證據之前後,均不得對本件當
事人及代理人以外之人公開本件證據保全之內容。
三、其餘聲請駁回。
理 由
一、程序方面:
㈠本件聲請人為外國法人,為涉外民事事件,而涉外民事法律
適用法未對國際管轄權及涉外保全程序事件之準據法為規定
,爰依該法第1條規定,應適用民事訴訟法第369條第1項後
段、智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、智慧財產案件
審理法第9條、第46條第1項前段等規定,定涉外民事事件之
管轄法院。
㈡聲請人主張相對人所生產及販賣之墨水匣侵害其所有之中華
民國發明專利第I323221號「具有資料信號閂鎖電路之流體
噴出裝置」專利及第I338624號專利「流體噴出裝置(二)
」(下稱系爭專利1、2,二者合稱系爭二專利)而聲請保全
證據,故本院對本件涉外保全證據事件有管轄權,並依涉外
民事法律適用法第42條第1項規定,以中華民國相關法律為
準據法。
二、聲請意旨略以:
聲請人係系爭二專利之專利權人,相對人生產及販賣墨水匣
型號至少包含60XL (黑色,或稱60XL BLACK。下稱系爭產
品1)、60XL(彩色,或稱 60XL COLOR、60XL COLOUR。下
稱系爭產品2)、901XL(黑色,或稱901XL BLACK。下稱系
爭產品3)與901(彩色,或稱901 COLOR、60XL COLOUR。下
稱系爭產品4)(以下合稱「系爭產品1至4」),且各該產
品內部本即已包含「墨水頭驅動IC」。經聲請人委託第三人
Pinkerton調查公司自韓商JCLine株式會社(JC Line Co. K
r)官方網頁購買系爭產品1至4,交由第三人專業檢測機構
(上海新微技术研发中心有限公司)檢測,確認系爭產品1
至4已落入系爭專利1請求項1至3,及系爭專利2請求項1至4
、7至9、16至19之文義範圍,顯有侵害聲請人之系爭二專利
,聲請人有權請求相對人負損害賠償責任。為確認相對人確
有製造、為販賣之要約、販賣系爭產品1至4等型號之產品事
實及數量,及以此侵害聲請人專利權方式所獲得不法利益之
金額,爰依民事訴訟法第368條第1項後段規定,聲請至相對
人之登記地址(新竹科學園區○○市○○○路00號0樓)及其觀音
分公司之登記地址(○○市○○區○○里○○○路0號)進行下列證據
保全:
㈠准予針對系爭產品1至4在內之噴墨墨水匣產品及用於前揭型
號產品之墨水頭驅動IC產品予以證據保全。
㈡准予針對系爭產品1至4在內之噴墨墨水匣產品及用於前揭型
號產品之墨水頭驅動IC產品之生產日報表、生產月報表及其
他有關系爭產品1至4型號及噴墨墨水匣產品、用於前揭型號
產品之墨水頭驅動IC產品生產數量之文件資料及檔案予以證
據保全;就文件資料予以影印,若為電磁記錄,應將該等電
磁記錄備份及列印為保全。
㈢准予針對系爭產品1至4噴墨墨水匣產品及用於前揭型號產品
之墨水頭驅動IC產品在內之訂單、商品進銷存明細表、客戶
銷貨明細表、出貨單、會計憑證、發票、帳冊、進出口報單
、成本及費用單據及其他有關銷售系爭產品1至4等型號墨水
匣產品及用於前揭型號產品之墨水頭驅動IC產品數量之文件
資料及檔案予證據保全;就文件資料予以影印,若為電磁記
錄,應將該等電磁記錄備份及列印為保全。
三、相關法律規定:
㈠依民事訴訟法第368條第1項後段規定,就確定事、物之現狀
有法律上利益並有必要時,得聲請為鑑定、勘驗或保全書證
。又同法第370條第1項規定,保全證據之聲請,應表明應保
全之證據、依該證據應證之事實,及應保全證據之理由,且
同條第2項規定,聲請人就上開應保全證據之理由,應提出
能即時調查可使法院信其主張為真實之證據,以釋明之。故
當事人於釋明其事實上之主張時,應同時提出可供法院得隨
時進行調查之證據。
㈡就「確定事、物之現狀有法律上利益並有必要」類型之證據
保全,其要件包括「法律上利益」並有「必要性」,所謂有
法律上利益,係指經此證據保全而得有集中審理之促進,或
防免訴訟之提起;所謂有必要性,應依比例原則審查,若認
為智慧財產案件之證據保全,需兼顧被告或相對人之實體及
程序利益,為避免證據摸索,宜於相當程度一併審酌聲請人
於本案請求有理由之蓋然性程度,然其蓋然性之要求,與本
案之證明度並不相同。
四、經查:
㈠聲請人主張其為系爭二專利之專利權人,所屬集團生產HP品
牌之墨水匣產品型號包括60XL(黑色)、60XL(彩色)、90
1XL(黑色)與901(彩色),而相對人有製造及販賣系爭產
品1至4,已落入系爭專利1請求項1至3,及系爭專利2請求項
1至4、7至9、16至19之文義範圍,有侵害聲請人之系爭二專
利等情,業據聲請人提出系爭二專利之專利資訊檢索系統查
詢資料、專利說明書公告本、專利證書(聲證1至6)、HP品
牌之墨水匣產品型號及系爭產品1至4之資料(聲證7、8)及
如附表二所示之證據,與聲請人於113年12月9日所提補充理
由狀第7至13頁之說明(本院卷㈥第98至104頁)已為釋明。
㈡關於准許附表一部分:
⒈聲請人雖自行在市場上購得系爭產品1至4,並為專利技術
比對,已釋明此為相對人製造及販賣,並有侵害系爭二專
利權之事實,然為確認系爭產品1至4之來源及技術特徵內
容以為侵權與否之判斷,以利聲請人於訴訟未繫屬前充分
蒐集及整理事證資料,有助於本案爭議之發現真實及妥適
進行爭訟,並供兩造研判各自勝敗之可能,斟酌是否提起
本案訴訟或協商和解,而達到預防訴訟之目的;倘若進行
本案訴訟,所保全之證據將有助於爭議事實之釐清,以及
將來本案請求損害賠償之認定。因此,保全系爭產品1至4
及其生產、銷售資料即有法律上之利益並有必要。
⒉聲請人現行所提出之證據僅釋明系爭產品1至4有侵害系爭
二專利權之事實,故本件保全證據之範圍僅限於系爭產品
1至4相關證據,並特定其查找條件及重製之保全方式,爰
准許保全如附表一所示(即主文第一項),以符比例原則
,兼顧兩造權益。
㈢由於保全證據為單方聲請,提出釋明即為已足,與本案訴訟
之證明度及程序保障誠屬有別,為免相對人因保全證據程序
受無謂之不利益,茲命兩造於收受本裁定至實施保全證據之
前後,均不得對本件當事人及代理人以外之人公開本件證據
保全之內容(即主文第二項),以維護市場秩序與公平競爭
。
㈣至聲請人聲請保全系爭產品1至4以外之其餘產品,並未提出
供釋明用之證據,應予駁回。聲請人另聲請至相對人之觀音
分公司(桃園廠,○○市○○區○○里○○○路0號)為證據保全,惟
聲請人自陳:相對人新竹廠為其總公司地點,於請求裁定事
項第一項產品及第二、三項相關文件資訊應有機會於新竹廠
取得等語(本院卷㈥第54、97頁),則本件實施保全證據之
地點,應以相對人位於新竹科學園區之處所即為已足,關於
桃園廠地點之聲請即無保全之必要,不應准許。
五、綜上所述,聲請人之聲請為部分有理由,部分無理由。爰裁
定如主文。又本件無須為訴訟費用之諭知(民事訴訟法第37
6條規定參照),附此敘明。
中 華 民 國 113 年 12 月 19 日
智慧財產第一庭
法 官 蔡惠如
以上正本係照原本作成。
本裁定准許保全證據部分,不得聲明不服。
其餘駁回部分,如不服本裁定應於收受送達後10日內向本院提出
抗告狀,並繳納抗告費新臺幣1,000 元。
中 華 民 國 113 年 12 月 30 日
書記官 邱于婷
IPCV-113-民聲-61-20241219-2